Consideraciones fundamentales en materia de PI para pequeñas empresas

Por Phil Wadsworth, asesor principal, Consejo de Innovación, anteriormente asesor principal de patentes de Qualcomm, y Jennifer Brant y Peter Brown, Consejo de Innovación

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son fundamentales en la economía de la innovación, en constante crecimiento. Las pymes crean nuevas tecnologías e incorporan importantes mejoras en tecnologías existentes. Asimismo, desarrollan, fabrican y comercializan productos aplicando tecnologías nuevas y mejoradas, y al hacerlo generan empleos bien remunerados. Por todo ello, las pymes son un pilar fundamental de las economías de todo el mundo. En la actualidad estas empresas representan alrededor del 90% de las empresas del mundo y emplean aproximadamente al 70% de la fuerza laboral mundial según la Encuesta del programa ENCORE de la OIT (ILO SCORE Programme survey) de 2020.

Es evidente la importancia capital que tienen las pymes para las economías nacionales; la gran pregunta es cómo contribuir a asegurar que su actividad sea fructífera. Un primer paso crucial es fomentar la sensibilización de las pequeñas empresas sobre la manera de proteger y gestionar sus activos de propiedad intelectual (PI).

No es necesario recordar que la protección de los derechos de PI no es una tarea sencilla. Un hecho que plantea cuestiones complejas es que en muchos casos las tecnologías desplegadas por las pymes surgen de la colaboración con diversas entidades, como organismos gubernamentales, universidades y otras empresas.

Afortunadamente, a la hora de aprovechar el valor potencial de sus activos intelectuales, las pymes pueden recurrir a una amplia gama de derechos de PI. Entre ellos se encuentran las patentes, los secretos comerciales (incluidos los conocimientos técnicos), el derecho de autor, los derechos sobre los diseños industriales y las marcas.

Proteger las invenciones: las patentes

Las patentes constituyen una forma fundamental de protección de productos derivados de la investigación y el desarrollo (I+D). En virtud de los derechos de patente, una pyme puede impedir el uso de una invención patentada en productos de terceros. Una pyme también puede conceder licencias de su tecnología para preservar su libertad de operar en un mercado, y obtener ingresos por regalías mediante la concesión de licencias de dicha tecnología a otras organizaciones.

Las pymes son un pilar fundamental de las economías de todo el mundo.

En el marco de las actividades de I+D es primordial establecer desde el inicio programas internos para gestionar el proceso de creación de una invención, protegerla mediante patente y gestionar y mantener la correspondiente cartera de patentes.

Los equipos de I+D deben comprender la necesidad de que su trabajo técnico sea confidencial ya que cualquier divulgación pública de una invención antes de presentar una solicitud de patente pone en peligro su patentabilidad.

Los equipos de I+D también deben entender la importancia de documentar cada fase de su trabajo, desde la concepción de una idea hasta la aplicación de la invención (lo que se conoce como "puesta en práctica"). Esta documentación es muy valiosa en caso de controversias sobre cuestiones como quién inventó la tecnología o quién tiene derecho a obtener los derechos de patente.

Además de un riguroso proceso de documentación, las empresas deben establecer un procedimiento de divulgación y evaluación de la invención. Eso suele implicar la elaboración de un formulario de divulgación de la invención que recoja los atributos básicos de la invención con un detalle técnico suficiente que permita a personal técnico ajeno evaluarla con vistas a una posible protección por patente. Lo ideal es que este proceso sea supervisado de cerca por un equipo de evaluación de la invención formado por especialistas de alto nivel en la tecnología en cuestión y un abogado de PI que identifique las mejores opciones para proteger la invención (por ejemplo, por patente o como secreto comercial). El equipo deberá estudiar las similitudes de la invención con otras tecnologías y preguntarse sobre la posibilidad de que otras empresas la utilicen. Por ejemplo, ¿constituye un punto de inflexión que otros deberán aplicar para seguir siendo competitivos? El equipo también examinará el tamaño potencial del mercado de la invención (especialmente si la licencia de la patente forma parte del plan empresarial) y dónde se venderán o fabricarán los productos que la incorporan.

Por último, las pymes harían bien en establecer un programa estratégico de desarrollo y gestión de su cartera de patentes. Estos programas pueden ser gestionados por abogados de patentes o por personal técnico y/o comercial de la empresa. Dado que una patente solo tiene fuerza ejecutoria en el país que la ha concedido, y dado que las tasas de mantenimiento se pagan durante toda la vida de la patente, un programa de este tipo ayuda a determinar dónde buscar la protección por patente y durante cuánto tiempo. Estas variables dependerán del mercado de la invención y de la esperanza de vida de la invención en un producto. Aunque el proceso de patentamiento puede ser oneroso para las pymes, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, ofrece una alternativa económica cuando se desea obtener protección en varios países. Por ejemplo, al presentar una única solicitud internacional en el marco del PCT, los solicitantes pueden aplazar el pago de algunas tasas importantes de presentación de la solicitud de patente relacionadas con la internacionalización durante 2,5 años, tiempo que permite evaluar el valor comercial de la invención. Además, para que el proceso sea más asequible un número cada vez mayor de países ofrece descuentos a las pymes.

Secretos comerciales

Los secretos comerciales son otra opción a la que pueden recurrir las pymes para proteger sus productos innovadores y toda información que no sea de carácter público. 

La mayoría de los países ofrecen alguna forma de protección jurídica de la información confidencial, incluidos los secretos comerciales. Por eso, el programa de protección de secretos comerciales se integra cómodamente en el programa de protección por patente, y es un componente esencial de la estrategia de PI de cualquier empresa. Los secretos comerciales son una forma de derecho no registrado, lo que significa que no exigen trámite alguno ante una oficina de PI.

Los programas de secretos comerciales identifican la información técnica y comercial confidencial y garantizan la existencia de acuerdos de no divulgación cuando se comparte dicha información con posibles socios, proveedores y otros. También garantizan que los contratos de los empleados incluyan cláusulas que obliguen a estos últimos a mantener la confidencialidad de cualquier información técnica y comercial sensible a la que accedan en el ejercicio de su actividad laboral.

Solo la información escrita que sea verdaderamente confidencial debe marcarse como tal. Puede ser tentador marcar todos los documentos como confidenciales, pero un programa de confidencialidad excesivamente inclusivo puede dejar desprotegida información que sea verdaderamente confidencial. Por lo tanto, es extremadamente importante distinguir entre información confidencial y no confidencial.

Un programa de secretos comerciales también garantiza que solo accedan a la información confidencial los empleados que necesiten conocerla para desempeñar su trabajo. Ello reduce el riesgo de divulgación de dicha información fuera de la empresa.

Es crítico que exista una estrecha coordinación entre las actividades sobre secretos comerciales y sobre protección mediante patente, principalmente porque algunas invenciones pueden estar mejor protegidas como secretos comerciales y otras, que pueden ser patentables, también deben ser tratadas como secretos comerciales hasta que se presenten las correspondientes solicitudes de patente.

Derecho de autor y contenido creativo

Las pymes también deben considerar cuidadosamente la manera en que la protección por derecho de autor puede apoyar su actividad empresarial. El derecho de autor, que permite al titular impedir que otros copien las obras pertinentes sin permiso, se aplica a una amplia gama de creaciones originales, por ejemplo, los programas informáticos y el material promocional.

El derecho de autor es inmediato y automático desde el momento de la creación de cualquier obra original. En otras palabras, por lo general no es necesario el registro. No obstante, sigue siendo una buena práctica insertar un aviso de derecho de autor en todas las obras creativas que la empresa lance al mercado. Con ello se informa al público de que la empresa tiene la intención de exigir la observancia de su derecho de autor y de esta forma un presunto infractor no podrá alegar desconocimiento de la protección de la obra. Aunque no existe un requisito formal para registrar el derecho de autor, en algunos países pueden existir sistemas de registro voluntario y en otros el registro puede ser un requisito previo para la observancia de esos derechos. Por lo tanto, es aconsejable recabar consejo jurídico sobre estas cuestiones.

Otra posibilidad a este respecto es que la pyme recurra a un servicio de sello de tiempo digital para demostrar que una obra ya había sido creada y estaba en posesión del creador en una fecha y hora determinadas. Estos servicios son fáciles de usar y asequibles.

Marcas y desarrollo de la imagen de marca

Las pymes también pueden obtener beneficios significativos mediante el establecimiento de un sólido programa de desarrollo de imagen de marca (branding) con el apoyo de equipos de marketing.

Las marcas constituyen el núcleo de cualquier programa de desarrollo de imagen de marca. Ayudan a crear una relación de confianza con los clientes, permiten a las empresas diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores y conforman su reputación comercial.

Las marcas solo ofrecen protección en los mercados donde se conceden. Por ello, los equipos de marketing deben colaborar estrechamente con los especialistas en marcas para establecer la disponibilidad de una determinada marca en los mercados objetivo. La creación de directrices internas para garantizar un uso adecuado de las marcas en los productos y servicios y en el material de marketing de la empresa es una buena práctica en el ámbito de la gestión de los derechos de marca, en particular, para evitar que se conviertan en términos genéricos sin fuerza ejecutoria.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas de la OMPI ofrece una manera económica y fácil de registrar, y posteriormente gestionar, los derechos de marca en hasta 124 países mediante la presentación de una única solicitud.

Los derechos de PI ofrecen a las pymes la oportunidad de proteger sus innovaciones técnicas y la flexibilidad necesaria para optimizar sus actividades empresariales.

Una vez más, al tratarse de derechos privados, corresponde al titular del registro de la marca controlar cualquier práctica abusiva o infractora. La observancia de los derechos de marca debe llevarse a cabo ante los tribunales del país donde se produce la infracción, y de acuerdo con el régimen jurídico nacional de marcas, que suele prever avisos específicos de registro de marcas relativos a productos y servicios. Las pymes deben cumplir estos requisitos para maximizar las indemnizaciones por daños y perjuicios que se reconozcan en casos de infracción.

Derechos sobre dibujos y modelos

Las pymes también pueden fortalecer sus marcas y su reputación en el mercado mediante los dibujos y modelos (diseños). El dibujo o modelo es un determinante clave del éxito comercial de un producto y constituye un aspecto de gran interés para todas las empresas. Un buen dibujo o modelo añade valor de mercado a un producto y hace que destaque entre la multitud de productos existentes. Las pymes pueden proteger su inversión en dibujos y modelos mediante los derechos sobre dibujos y modelos, también conocidos en algunas jurisdicciones como patentes de diseño. Los derechos sobre dibujos y modelos protegen los aspectos ornamentales de un producto, como la forma y el color. Para las pymes, solicitar derechos sobre dibujos y modelos en muchos países individuales y posteriormente gestionarlos puede ser un verdadero desafío. El Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, administrado por la OMPI, ofrece un mecanismo internacional único para obtener, gestionar y renovar los derechos sobre los dibujos y modelos de forma rápida y sencilla en más de 90 países mediante una única solicitud internacional.

Hacer frente a los infractores

Como se ha señalado anteriormente, las pymes tienen la responsabilidad de hacer frente a cualquier vulneración de sus derechos. ¿Cuáles son las opciones de una pyme? Si la infracción de los derechos de PI es evidente, la pyme puede convertir la situación en una nueva oportunidad comercial. ¿Cómo? Negociando un acuerdo de licencia. También puede hacer valer sus derechos ante los tribunales. Para empezar, es conveniente recabar asesoramiento jurídico profesional. En algunas jurisdicciones, marcar un producto con un aviso de derecho de PI pertinente puede maximizar la indemnización por daños y perjuicios si la pyme obtiene el reconocimiento de los tribunales. El marcado permite adelantar la puesta en marcha del reloj a un momento anterior con vistas a una indemnización por daños y perjuicios, iniciándolo no en el momento en que el infractor es advertido sino en el momento en el que realmente se inició la infracción asociada a un producto marcado.

Cuando las ventas se ven amenazadas por la importación de mercancías falsificadas o pirateadas, se puede solicitar a las autoridades de aduanas que retengan en la frontera las mercancías presuntamente infractoras a la espera del procedimiento de infracción. Cuando los delincuentes falsifican o piratean a escala comercial, los procedimientos civiles de observancia pueden no ser efectivos y puede ser necesaria la intervención de la policía o de la inspección del mercado.

Colaboraciones

A menudo las pymes colaboran con terceros para conseguir capital, participar en actividades de I+D, lanzar productos al mercado o conceder licencias de su tecnología patentada. Normalmente, estas colaboraciones se sustentan en derechos de PI.

A la hora de negociar dichas relaciones, los titulares de la PI necesitan conocer claramente el valor de los activos de PI que aportan a la colaboración. Una valoración independiente de la PI puede proporcionar una imagen más clara y potencialmente aumentar la financiación o capacidad inversora disponible. Cada vez más empresas utilizan los derechos de PI como garantía. Esto puede abrir nuevas vías de financiación a las pymes, pero también conlleva el riesgo de perder los activos más importantes de la empresa en caso de impago de un préstamo. Del mismo modo, a la hora de conceder licencias de activos de PI, las pymes deben ser cuidadosas y no gravar permanentemente su patente con una determinada licencia, lo que reduce el valor de la patente (por ejemplo, en caso de quiebra).

Actividades de investigación financiadas por el gobierno

Muchas pymes llegan a acuerdos contractuales con instituciones académicas financiadas por el gobierno a fin de tener un apoyo adicional para sus actividades de I+D. Estas colaboraciones pueden generar importantes beneficios; sin embargo, antes de llevarlas a cabo, deben tener en cuenta varios factores.

En primer lugar, las pymes deben entender correctamente las políticas del gobierno relativas a la titularidad y la gestión de la PI derivada de la colaboración. Las pymes deben cerciorarse de que podrán utilizar libremente esa PI, ya sea mediante la cesión de la titularidad o mediante una licencia. Este análisis debe contemplar una estrategia de salida de la pyme, incluida la posibilidad de que la PI pueda ser utilizada por un adquirente.

En segundo lugar, las pymes deben cerciorarse de que en los contratos de colaboración en materia de I+D se contemplen todas las formas de PI, de modo que gocen de todos los derechos necesarios para la comercialización. Por ejemplo, si la colaboración desarrolla un proceso de fabricación singular, la pyme puede querer referirse a él por su nombre. Si ese proceso está protegido por una marca, la pyme deberá tener derecho a utilizarlo en su material de comercialización.

En tercer lugar, el contrato debe definir cuidadosamente, entre otros, el alcance de la licencia, su duración y los productos que abarca, para que el licenciatario pueda fabricar, utilizar y vender los productos en cuestión.

En cuarto lugar, las partes en los contratos de investigación financiada por el gobierno deben acordar el tratamiento que se dará a las mejoras logradas en un producto con licencia, y proporcionar a las partes un acceso suficiente a toda la PI incorporada en esas mejoras.

Consideraciones finales

Existen varios tipos de derechos de PI que permiten a las pymes proteger sus innovaciones técnicas y disponer de la flexibilidad necesaria para optimizar sus actividades empresariales. Es fundamental que desde un principio las pymes establezcan un programa riguroso y estratégico de protección de la PI a fin de maximizar los beneficios derivados de los derechos de PI. Este enfoque facilita adoptar diferentes planteamientos y estrategias empresariales. Gracias a los derechos de PI, las pymes pueden establecer delimitaciones claras para el establecimiento de colaboraciones fructíferas, la comercialización y la obtención de otros resultados positivos a medida que evolucionan sus negocios.

Para empezar, verifique la Herramienta de la OMPI de diagnóstico de PI.