World Intellectual Property Organization

En los tribunales: ¿Se puede proteger el carácter distintivo de la identidad musical en virtud de la legislación de los Estados Unidos?

Julio de 2007

Astrud Gilberto, “la chica de Ipanema”, alega que ha adquirido derechos derivados de la marca con respecto a la explotación de su interpretación vocal de la canción, debido a la estrecha asociación de su imagen pública con la grabación y con el legendario personaje creado por su interpretación vocal.
Astrud Gilberto, “la chica de Ipanema”, alega que ha adquirido derechos derivados de la marca con respecto a la explotación de su interpretación vocal de la canción, debido a la estrecha asociación de su imagen pública con la grabación y con el legendario personaje creado por su interpretación vocal.

Por Barry Werbin

El carácter distintivo de la identidad musical se manifiesta cuando el público identifica de manera inequívoca a un artista famoso con una canción o melodía en particular, o cuando la voz del artista es tan singular como para constituir una marca significativa de su calidad vocal. En el presente artículo, Barry Werbin, de Herrick, Feinstein LLP, Nueva York, miembro del Bulletin Features-Policy & Practice Subcommittee de la INTA, analiza en qué medida esa identidad musical puede protegerse en virtud de la legislación sobre marcas. El artículo apareció por primera vez en el Boletín de la INTA de 1 de febrero de 2007 (Vol. 62, Nº 3), y está reeditado en forma revisada, con autorización de la Asociación Internacional de Marcas.

La singular y sensual voz de Astrud Oliveira, conocida profesionalmente como Astrud Gilberto, ha sido asociada desde hace mucho tiempo con la ya clásica grabación de 1964 de La chica de Ipanema, la canción de Antonio Carlos Jobim. La interpretación vocal de Gilberto recibió un premio Grammy. Sin embargo, la fama no fue suficiente para ganar la demanda judicial que la cantante presentó por la supuesta infracción de derechos de marca, a raíz de la utilización de su interpretación vocal de esa canción en un anuncio televisivo de Frito-Lay. Aunque Gilberto no es titular de derechos de autor derivados de la canción ni de su interpretación, la artista sostuvo que el público la había identificado con la grabación, y que, en relación con la canción, había adquirido derechos derivados de la marca, por lo que exigía al anunciante la obtención de su consentimiento. Según la cantante, sin ese consentimiento, el uso de la grabación suponía un aprovechamiento de su reputación, y probablemente causaría confusión acerca de su relación con Frito-Lay o su respaldo a esa empresa.

¿Una canción como imagen de la cantante?

La Corte de Casación de la Segunda Circunscripción (Nueva York) de los Estados Unidos confirmó la desestimación de la demanda presentada por Gilberto en relación con sus supuestos derechos de marca, por cuanto estimó que una investigación no podría demostrar un respaldo implícito a la empresa en cuestión. De todos modos, el tribunal de distrito había fallado más ampliamente al afirmar que no existía protección federal [de los derechos derivados de la marca] para las obras musicales, porque tales obras están protegidas por la legislación sobre derecho de autor. La Corte de Casación rechazó esa afirmación general y sostuvo, en cambio, que las composiciones musicales ciertamente podrían protegerse mediante los derechos derivados de la marca, teniendo en cuenta su condición de símbolo o emblema identificativo de los bienes o servicios de una persona, del mismo modo que los diseños gráficos pueden servir como marcas y, al mismo tiempo, gozan de la protección del sistema de derecho de autor. Sin embargo, la Corte desestimó otras reclamaciones de Gilberto relativas a derechos derivados de la marca y a un presunto deterioro de su imagen, dado que no existía jurisprudencia que avalara la alegación según la cual una artista ejecutante adquiere derechos derivados de la marca o marca de servicio con la que se la identifica en una de sus grabaciones más conocidas. 

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Nancy Sinatra sostuvo que ella había dado tal popularidad a la canción These Boots are Made for Walkin’ que su nombre estaba íntimamente relacionado con la obra. (Cortesía de Boots Enterprises, Inc.)

Esta conclusión se basó en un fallo emitido en 1970 en la Novena Circunscripción (California), en una acción judicial iniciada por Nancy Sinatra contra Goodyear Tire por el uso de la canción These Boots Are Made for Walkin´. Goodyear obtuvo de los titulares del derecho de autor la licencia correspondiente para utilizar esa canción, que artistas anónimos cantaron en el anuncio publicitario. Sinatra sostuvo que ella había dado tal popularidad a la canción que su nombre estaba íntimamente relacionado con la obra, a tal punto que la canción había adquirido una significación secundaria y ninguna otra persona podía cantarla en un anuncio comercial. El tribunal del caso Sinatra dictaminó que una composición musical no podría servir nunca como una marca en sí misma, y el tribunal del caso Gilberto reafirmó ese dictamen.

Falsa insinuación de respaldo 

El tribunal que tramitó el caso Gilberto reconoció otros casos en los que la “imagen” de un artista ejecutante se había protegido contra una falsa insinuación de respaldo, pero dictaminó que el uso de la canción por parte de Frito-Lay no implicaba que Gilberto promocionara el producto. El tribunal estimó que, aunque no es impensable que la legislación sobre marcas otorgue a un artista ejecutante la protección de su interpretación más famosa, tal ampliación de la legislación sobre marcas exigiría la aprobación de medidas legislativas. De otro modo, el otorgamiento de esos derechos a los cantantes ahogaría el comercio, porque posibilitaría las demandas judiciales contra partes que, no obstante, hubieran obtenido de los titulares de los derechos de autor de una obra las licencias relativas a todos esos derechos.

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Tom Waits gana un juicio por “falsa insinuación de respaldo” (Foto Wikipedia)

A diferencia de Gilberto y Sinatra, la imagen musical de Tom Waits sí fue suficiente para que en una decisión de 1992, un tribunal fallara a su favor en relación con una demanda presentada por falsa insinuación de respaldocontra una empresa que utilizó a un imitador del cantante, que en un anuncio comercial por radio imitaba el característico estilo de canto áspero y grave de Waits para elogiar las virtudes de sus productos de aperitivo. Waits nunca hizo anuncios comerciales ni respaldó ningún producto; de hecho, cree firmemente que los artistas musicales jamás deberían hacer anuncios comerciales. En su decisión, la Corte de Casación de la Novena Circunscripción de los Estados Unidos estimó que la demanda presentada por Waits era conforme a derecho en virtud de la legislación del Estado de California, donde la apropiación ilícita de la voz particular de un cantante es pasible de acciones judiciales (un resultado indirecto del amplio derecho de publicidad de California). Con respecto a la demanda por falsa insinuación de respaldo presentada por Waits con arreglo al artículo 43 a) de la Ley Lanham (Marcas), el tribunal sostuvo que una celebridad cuyo respaldo a un producto se insinúa mediante la imitación de los atributos distintivos de su identidad puede iniciar acciones por falsa insinuación de respaldo. Además, a diferencia de las demandas tradicionales por publicidad engañosa, no es preciso que una celebridad sea un competidor de la parte demandada. El tribunal entendió que el jurado había dado crédito a los indicios de confusión entre el cantante imitador y Waits, y consiguientemente confirmó la sentencia en favor de Waits. 

El artículo 43 a) de la Ley Lanham
El artículo 43 a) de la Ley Lanham (Marcas) de los Estados Unidos prohíbe las falsas denominaciones de origen, las falsas descripciones y la dilución. La norma alude a la falsa insinuación de respaldo en los términos siguientes:

 

Toda persona que en relación con cualesquiera productos o servicios... utilice con fines comerciales cualquier palabra, término, nombre, símbolo o recurso... o cualquier descripción falsa o que pudiera inducir a error... o cualquier representación de hecho que pudiera causar confusión... o engañar respecto de la filiación, conexión o asociación de esa persona con otra persona, o respecto del... patrocinio o aprobación de sus bienes, servicios o actividades comerciales por parte de otra persona, será pasible de una acción civil entablada por la persona que considere que tales actos la perjudican o pueden perjudicarla.

Utilización ilícita de la imagen de un artista musical

En 1988, la Novena Circunscripción había examinado una demanda presentada de conformidad con la jurisprudencia de California por la cantante Bette Midler, por utilización ilícita de su imagen, a raíz de la aparición de una imitadora suya en un anuncio comercial en el que Midler se había negado a participar. El tribunal desestimó la reclamación particular de Midler con arreglo a la legislación de California en materia de publicidad, por cuanto consideró que la voz utilizada no era su voz real; no obstante, el tribunal dictaminó que la legislación federal sobre derecho de autor no preveía otras reclamaciones por imitación de la voz, porque el “objeto” utilizado indebidamente, o sea, su voz, no se podía proteger en sí mismo mediante derecho de autor. 

En 2006, en el juicio Laws v. Sony Music Entertainment, la Novena Circunscripción aclaró aspectos de la jurisprudencia de California relativos a las demandas por uso indebido y a la relación con la legislación federal sobre derecho de autor.  [La artista Debra Laws demandó a Sony Music por el uso indebido de su voz y por intromisión en su vida privada, argumentando que algunos fragmentos de su grabación Very Special se utilizaban, sin su consentimiento, en la grabación y el video All I Have, de Jennifer López.] La Corte de Casación sostuvo que en relación con la demanda presentada por Debra Laws en virtud de la legislación de California, la Ley federal sobre derecho de autor era prioritaria, porque las reclamaciones se basaban sólo en reproducciones de su canción, en las que la voz de la cantante formaba parte de una banda sonora registrada en un medio fijo y material y, consiguientemente, sujeto al derecho de autor. Sin embargo, el fallo no confirmó una falsa insinuación de respaldo con arreglo a la Ley Lanham. El tribunal que tramitó la demanda presentada por Laws señaló que, a diferencia de los casos Midler y Waits, en los que las partes licenciatarias sólo obtuvieron las licencias relativas a las canciones y luego imitaron las voces de los artistas, en el caso Laws, Sony obtuvo una licencia [del titular del derecho de autor, Electra Records] para utilizar la propia grabación de Laws. Sony no realizó ninguna imitación de la forma en la que Laws podría haber cantado [la canción]. En cambio, utilizó un fragmento [de la canción] cantado por la propia Debra Laws.

Casos de artistas célebres ajenos al mundo de la música

 En lo que concierne a personalidades célebres no musicales, la Novena Circunscripción dictaminó, en 2000, que el uso de un fragmento de una filmación de Los tres chiflados en un largometraje no constituía una violación del derecho de marca en virtud de la Ley Lanham, aun cuando el correspondiente derecho de autor había pasado al dominio público. Si bien la parte demandante argumentó que el fragmento era particularmente distintivo de la comicidad habitual de Los tres chiflados, el tribunal sostuvo que ese elemento pertenecía al ámbito del derecho de autor. El tribunal calificó de “argumento extravagante” la demanda por violación de marca y dictaminó que el caso era diferente del caso Waits

o de otros en los que se habían reconocido las reclamaciones de artistas célebres. Dichos casos suponían el uso de la imagen de un artista famoso mediante imitadores de su voz o su apariencia física, con el fin de insinuar respaldos comerciales, y no el uso de un trabajo que incluyera una ejecución original del artista cuya protección correspondía exclusivamente al sistema de derecho de autor.

Merecen mencionarse otras dos sentencias por falsa insinuación de respaldo confirmadas por la Novena Circunscripción y relacionadas con artistas célebres ajenos al mundo de la música. En 1992, la actriz Vanna White planteó un controvertido caso a raíz de la utilización de un robot parecido a ella, en un anuncio comercial que aludía al programa de televisión Wheel of Fortune, del que la actriz había sido una de las presentadoras. El tribunal estimó que ciertas cuestiones materiales requerían un juicio por jurado. El segundo caso data de 1997, cuando el tribunal falló en favor de dos célebres actores de la exitosa serie televisiva Cheers, que plantearon una demanda por la colocación de robots con su apariencia física en algunos bares de aeropuertos.

¿California contra Nueva York?

Los dictámenes del caso Waits y de casos posteriores relativos a la imitación de la voz o la apariencia de un artista exploran teorías alternativas a la legislación estatal sobre falsa insinuación de respaldo y uso indebido, con miras a evitar conflictos con la legislación federal sobre derecho de autor y controversias por cuestiones de jerarquía de normas. Dado que, a diferencia de Nueva York, California reconoce amplios derechos de publicidad, los artistas musicales podrían tener más probabilidades de obtener resarcimiento judicial por las imitaciones de sus interpretaciones o la falsa insinuación de respaldo, ya sea en virtud de la legislación estatal o de la Ley Lanham, en los tribunales de California. Sin embargo, tanto la Segunda Circunscripción (Nueva York) como la Novena Circunscripción (California) han estimado demandas por falsa insinuación de respaldo de conformidad con el artículo 43 a) de la Ley Lanham. Es probable que el mejoramiento de los medios tecnológicos facilite la creación digital de imitaciones sonoras y visuales y, por lo tanto, dé lugar a nuevos acontecimientos en esta esfera.


Sentencias  citadas
Oliveira a/k/a Gilberto v. Frito-Lay, Inc., 251 F.3d 56 (2d Cir. 2001)
Sinatra v. Goodyear Tire & Rubber Co., 435 F.2d 711 (9th Cir. 1970)
Waits v. Frito-Lay, Inc., 978 F. 2d 1093 (9th Cir. 1992)
Midler v. Ford Motor Company, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988)
Laws v. Sony Music Entertainment, Inc., 448 F.3d 1134 (9th Cir. 2006)

“Three Stooges” case: Comedy III Productions, Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000)

White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992)
“Cheers” case: Wendt v. Host International, Inc., 125 F.3d 806 (9th Cir. 1997)

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