Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FNAC SA contre Monsieur Arion Daniel

Litige n° DRO2012-0003

1. Les parties

Le Requérant est la société FNAC SA de Ivry Sur Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Monsieur Arion Daniel de Le Plessis Robinson, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fnac.ro>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est RoTLD.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société FNAC SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 avril 2012.

En date du 4 avril 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, RoTLD, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2012, l’unité d’enregistrement RoTLD a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. En date du 11 avril 2012, le Centre a envoyé aux parties en français et en roumain une notification concernant la langue de la procédure. En date du 12 avril 2012, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé un amendement le 13 avril 2012.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 avril 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 mai 2012. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 mai 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 mai 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société FNAC SA est une société française spécialisée dans la commercialisation de produits culturels, y compris livres, disques, DVD, CD-Rom, micro-informatique, photos, hifi, TV, billeterie.

Cette société jouit d’une notoriété en France et possède également des magasins dans divers pays, notamment en Europe.

Le Requérant est titulaire de la marque communautaire FNAC n° 000149708 déposée le 1^er avril 1996 et dûment renouvelée. Cette marque étant une marque communautaire, elle couvre notamment le territoire de la Roumanie.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines, comprenant sa marque FNAC tels que :

- les noms de domaine génériques, y compris <fnac.com>, <fnac.net>, <fnac.info>, <fnac.biz>, <fnac.mobi>;

- les noms de domaine géographiques, y compris <fnac.fr>, <fnac.de>, <fnac.it>, <fnac.es>, <fnac.be>, <fnac.hu>, <fnac.ir>, <fnac.co.uk>, <fnac.ct>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <fnac.ro> le 2 juin 2007.

Le Requérant est entré en contact avec le Défendeur afin de solliciter le transfert du nom de domaine à son profit.

Malgré un courrier du 5 juillet 2009 aux termes duquel le Défendeur indique qu’il propose de négocier le rachat du nom de domaine litigieux par le Requérant, les échanges entre le Requérant et le Défendeur n’ont pas abouti. C’est la raison pour laquelle le Requérant a introduit la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou est à tout le moins similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs qu’il détient, en particulier la marque FNAC précitée, sa dénomination sociale et ses différents noms de domaine. Le Requérant rappelle en effet qu’il n’y pas de lieu de tenir compte de l’extension géographique “.ro” désignant la Roumanie pour apprécier le risque de confusion.

D’autre part, le Requérant soutient que le Défendeur ne détient aucun droit sur le terme “FNAC” ce qui est selon lui reconnu par le Défendeur lui-même dans le courrier du 5 juin 2009 précité.

Le Requérant n’a jamais donné de licence ou d’autorisation au Défendeur d’utiliser sa marque FNAC.

Le Requérant en conclut que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime sur le nom ou l’acronyme “FNAC”.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant, plusieurs indices amènent à penser que le Défendeur ne pouvait ignorer la notoriété et le domaine d’activité du Requérant sous le nom “FNAC”, notamment le fait que le Défendeur soit résident en France.

Le Requérant soutient également que l’exploitation du nom de domaine litigieux est une exploitation de mauvaise foi, ce nom de domaine n’ayant jamais fait l’objet d’une exploitation pour des produits et services depuis 2007, et ayant été proposé à la vente sur “SEDO” le 2 mars 2009 avant d’être redirigé sur des sites parking ou des liens commerciaux dont certains faisaient la promotion de produits concurrents aux produits du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur est défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le roumain. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, en l’absence d’accord express entre les parties ou de dispositions spécifiques dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, sans préjudice de la commission administrative d’en décider exceptionnellement autrement, sur demande de l’une des parties ou des deux, ou à sa discrétion en fonction des éléments de la procédure.

Il ressort des éléments de la procédure que le Requérant a rédigé sa plainte en français et a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français.

La Commission administrative a pris en compte cette demande, et notamment les éléments suivants :

a) le Défendeur est domicilié en France, ainsi qu’en témoignent les indications figurant sur la fiche WhoIs transmise par l’unité d’enregistrement;

b) les échanges avec le Défendeur ont été faits en français. Le courrier de réponse du Défendeur en date du 5 juillet 2009 est intégralement rédigé en français;

c) le Défendeur ne s’est pas opposé à l’utilisation du français lors des échanges avec le Requérant; et

d) le Défendeur n’a pas répondu à la plainte. S’il l’avait fait, il aurait eu l’occasion de se prononcer sur la question de la langue de la procédure.

En conséquence, la Commission administrative est d’avis que la langue française peut être utilisée pour la présente procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs antérieurs sur la dénomination “FNAC” visant le territoire communautaire, en ce compris la Roumanie, détenant notamment une marque communautaire enregistrée, déposée le 1^er avril 1996 sous le n° 000149708.

La Commission administrative constate également que le Requérant est titulaire de différents noms de domaine comportant tous la marque FNAC seule, enregistrés antérieurement au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est constitué de la reprise à l’identique de la marque antérieure du Requérant, à laquelle est ajoutée l’extension géographique “.ro”. Il est constant que la simple adjonction d’une extension géographique n’écarte en rien le risque de confusion entre les signes.

En raison de la forte similitude entre les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux, il existe un risque réel de confusion entre les signes pour les internautes, ces derniers étant amenés à penser que le nom de domaine litigieux <fnac.ro> correspond à un site local appartenant au Requérant, ce qui n’est pas le cas.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a démontré à première vue (prima facie) que le Défendeur n’avait aucuns droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que le Défendeur ne justifie d’aucun intérêt légitime sur la dénomination FNAC et n’a jamais été autorisé par le Requérant à procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

(i) Enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

La Commission administrative rappelle qu’il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l’enregistrement de ce nom de domaine, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Défendeur lui-même, dans une lettre adressée au Requérant avant l’introduction de la présente procédure, reconnaît la renommée de la marque FNAC et le droit du Requérant sur cette dénomination, démontrant ainsi sa connaissance de la marque avant de procéder au dépôt du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative considère que l’enregistrement du nom de domaine <fnac.ro> par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits du Requérant

Il résulte des pièces communiquées par le Requérant que le nom de domaine litigieux correspond à un site dit “parking” redirigeant l’internaute vers d’autres sites Internet dans des secteurs très variés.

Il est constant que l’exploitation d’un site parking permet une rémunération de l’exploitant à chaque fois qu’un internaute se redirige vers un site commercial lié.

La Commission administrative considère que le fait pour le Défendeur de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page parking démontre sa volonté purement spéculative, entendant ainsi tirer profit de la notoriété de droits antérieurs du Requérant par le trafic généré.

L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, même limité à une présence sur un site parking, peut constituer une violation des droits des tiers et en particulier des droits du Requérant qui détient les marques antérieures (Sanutri AG contre Lantec Corporation, Litige OMPI No. DFR2007-0011, Confédération Nationale des Crédits Mutuels contre Ambroise Breleur, Litige OMPI No. DFR 2009-0001).

La Commission administrative déduit également cette intention spéculative du Défendeur de par la mise en vente du nom de domaine litigieux sur le site SEDO après la prise de contact par le Requérant, de même que par l’offre de vente excessive formulée dans la réponse à la mise en demeure adressée par le Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <fnac.ro> de mauvaise foi et que le Requérant est donc fondé à en demander le transfert à son profit.

7. Décision

Conformément aux paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <fnac.ro>.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 29 mai 2012