Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Trek Bicycle Corporation v. Ecoesportiva, S.A. de C.V.

Caso No. DMX2011-0036

1. Las Partes

El Promovente es Trek Bicycle Corporation, con domicilio en Wisconsin, Estados Unidos de América, representado por Sequel Technology & IP Law, PLLC, Estados Unidos.

El Titular es Ecoesportiva, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Luis Lauro Garza Delgado, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <bontrager.com.mx>, <bontrager.mx>, <fisherbikes.com.mx>, <garyfisher.com.mx>, <garyfisher.mx>, <trekbikes.com.mx>, <trek.com.mx>,

<trekmexico.com.mx> y <trek.mx>, referidos conjuntamente en lo sucesivo como los “nombres de dominio en disputa”.

El registrador de los nombres de dominio en disputa es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación a los nombres de dominio en disputa. El 16 de noviembre de 2011, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información complementaria de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El 30 de noviembre de 2011, el Centro recibió un correo electrónico del Promovente solicitando información sobre el procedimiento, el cual fue respondido el 1 de diciembre de 2011.

El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, como resultado de lo cual el procedimiento dio inicio el 5 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de diciembre de 2011. El Escrito de Contestación fue presentado el 24 de diciembre de 2011.

El 29 de diciembre de 2011, el Centro recibió un correo electrónico del Promovente solicitando información adicional sobre el procedimiento, el cual fue respondido el mismo día.

El 30 de diciembre de 2011, el Centro recibió un correo electrónico del Promovente solicitando que el nombramiento del Experto fuera aplazado hasta obtener una traducción al inglés de la Contestación, con la finalidad de poder presentar argumentos contra la misma. El 3 de enero de 2012, el Centro informó al Promovente que el Reglamento únicamente prevé la presentación de la Solicitud por el Promovente y del Escrito de Contestación por el Titular, sujeto a la facultad discrecional del Grupo de Expertos para requerir posteriormente la traducción de promociones o anexos aportados por las partes, o información complementaria de las partes.

El 7 de enero de 2012, el Centro recibió vía correo electrónico un escrito de réplica en inglés por parte del Promovente. El 11 de enero de 2012, el Promovente presentó una traducción al español de dicho escrito de réplica.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de enero de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo previamente constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto envió a través del Centro a los representantes de las partes por vía electrónica una notificación de cierre del procedimiento el 20 de enero de 2012, pasando el expediente a estado de resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense fundada en 1976 que fabrica y distribuye mundialmente bicicletas, refacciones y accesorios para bicicletas bajo las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER.

El Promovente funda su Solicitud en los siguientes registros de marca mexicanos:

El Titular venía comercializando en México desde 2004 productos del Promovente por virtud de un contrato de distribución exclusiva celebrado con Power Distribution, S.A. de C.V., - quien a su vez se ostentaba como representante exclusivo en México de las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER -, y que estuvo vigente hasta el 30 de agosto de 2011.

Los nombres de dominio en disputa <trek.com.mx>, <garyfisher.com.mx>, <bontrager.com.mx>, <trekbikes.com.mx>, <trekmexico.com.mx> y fisherbikes.com.mx> fueron registrados el 1 de junio de 2007, mientras que los nombres de dominio <trek.mx>, <garyfisher.mx> y <bontrager.mx> fueron registrados el 10 de julio de 2009.

Los nombres de dominio en disputa se encuentran inactivos al momento de dictarse la presente Decisión.

Al percatarse del registro de los nombres de dominio en disputa y luego de solicitar sin éxito la transmisión voluntaria de los mismos por parte del Titular, el Promovente dio inicio al procedimiento regulado por la Política.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. Los nombres de dominio en disputa <trek.mx>, <trek.com.mx>, <garyfisher.mx>, <garyfisher.com.mx>, <bontrager.mx> y <bontrager.com.mx> son idénticos en grado de confusión respecto a cada una de las marcas registradas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER sobre las que el Promovente tiene derechos;

ii. Los nombres de dominio en disputa <trekmexico.com.mx>, <trekbikes.com.mx> y <fisherbikes.com.mx> de igual manera son similares en grado de confusión respecto a cada una de las marcas registradas TREK y GARY FISHER sobre las que el Promovente tiene derechos, salvo por los descriptores geográficos “mexico” o genéricos “bikes” (término anglosajón que significa “bicicleta”);

iii. El Titular no tiene ningún tipo de derecho ni interés legítimo con respecto a los nombres de dominio en disputa, ya que no está afiliado actualmente al Promovente ni ha sido nunca distribuidor autorizado del Promovente;

iv. Los nombres en dominio en disputa se encuentran inactivos, lo que no constituye un uso legítimo de los mismos;

v. El Titular registró los nombres de dominio en disputa para impedirle al Promovente reflejar sus marcas en el código territorial “.mx” y para obtener dinero de los primeros al ofrecer vendérselos al Promovente por una cantidad que excede los costos documentados del registro y mantenimiento de los mismos;

vi. El Titular no es conocido normalmente por los nombres de dominio en disputa y dada la fama de las marcas del Promovente, es inconcebible que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular sea para un fin distinto al de obtener dinero y confundir a los clientes, aprovechándose de la reputación y crédito mercantil del Promovente;

vii. El Titular tenía conocimiento de la fama de las marcas del Promovente al momento de registrar los nombres de dominio en disputa;

viii. El Titular registró los nombres de dominio en disputa con la intención de acaparar el mercado en los espacios “.mx” y “.com.mx”;

ix. La posesión del Titular de los nombres de dominio en disputa afecta de manera deliberada el negocio del Promovente y es probable que genere confusión entre los consumidores;

x. Bajo las circunstancias antes descritas, no es posible concebir algún uso real o contemplado plausible de los nombres de dominio en disputa que no sea ilegítimo y confuso para los consumidores.

B. Titular

El Titular, a su vez, manifiesta en su escrito de Contestación lo siguiente:

i. El Titular contaba con la autorización para vender al menudeo y al mayoreo los productos de las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER en territorio mexicano;

ii. El Promovente se conduce de mala fe al omitir mencionar que, gracias a las inversiones realizadas por el Titular, se dieron a conocer las marcas del Promovente en México;

iii. Los nombres de dominio en disputa fueron registrados para promover la venta de los productos del Promovente y que no fueran registrados con fines de lucro por terceros;

iv. El Titular necesita los nombres de dominio en disputa para terminar la existencia de su inventario de los productos con las marcas TREK, GARY FISHER y BONTRAGER;

v. El Promovente siempre estuvo enterado de que el Titular adquiría los productos TREK, GARY FISHER y BONTRAGER a través de su distribuidor exclusivo en México, Power Distribution, S.A. de C.V.;

vi. Los nombres de dominio en disputa están en uso por parte del Titular y se encuentran redirigidos al sitio Web “www.tecnobike.com” donde se siguen ofertando los productos del Promovente hasta agotar existencias y de donde se deriva un interés legítimo del Titular para conservar los nombres de dominio en disputa;

vii. El Titular y Power Distribution, S.A. de C.V. realizaron inversiones de publicidad en México para lograr el volumen de ventas de los productos Bontranger que refiere el Promovente;

viii. En su carácter de distribuidor final en México, el Titular estaba facultado para registrar los nombres de dominio en disputa, haciéndose notar que Power Distribution, S.A. de C.V. importaba a México los productos del Promovente que se distribuían al mayoreo y al menudeo a través del Titular, por lo que este último no puede ser considerado un tercero extraño al Promovente;

ix. El Titular no ha tenido ningún tipo de contacto con el Promovente y es totalmente falso que se haya solicitado algún tipo de remuneración económica a cambio de los nombres de dominio en disputa, como también es falso que el registro de éstos tuviera por finalidad perturbar la actividad comercial del Promovente;

x. El Promovente no acredita con prueba alguna que el Titular haya obrado de mala fe al registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP ya que un sinnúmero de precedentes relativos a esta última se encuentran disponibles en la base de datos pública accesible en el sitio Web del Centro.

B. Escritos suplementarios de las Partes

Como se ha reiterado en múltiples ocasiones, el procedimiento regulado por la Política y el Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Solicitud y la Contestación. Lo anterior se colige del artículo 14 del Reglamento, el cual confiere la más amplia facultad discrecional al Grupo de Expertos para admitir o requerir promociones ulteriores a la Solicitud y la Contestación. Ver Creo Products Inc. v. Website in Development, Caso OMPI No. D2000-1490 (pronunciándose en contra de que las partes formulen alegatos o exhiban documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Grupo de Expertos).

En el caso concreto, las alegaciones hechas por el Promovente el 7 de enero de 2012 a manera de réplica a la Contestación a la Solicitud, se estiman inadmisibles por ir en contra de la naturaleza sumaria de este procedimiento y no aportar elementos adicionales de juicio que incidan en el resultado de la decisión. Ver Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela, Caso OMPI No. DMX2009-0021 (resolviendo no admitir por redundantes las réplicas y contrarréplicas formuladas por las partes) y Dance Educators of America Inc. c. Victor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles, Caso OMPI No. DMX2007-0016 (desestimando argumentos y pruebas suplementarias al advertirse que los mismos se relacionaban con hechos respecto de los cuales el promovente tenía la carga de la prueba y por lo mismo debía demostrarlos al menos presuntivamente en su Solicitud).

C. General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

i Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y

iii Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

D. Identidad o confusión

Como la inmensa mayoría de expertos ha reiterado, la cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar mediante una comparación visual global si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).

Bajo esta premisa, al confrontar los nombres de dominio en disputa <bontrager.com.mx>, <bontrager.mx>, <garyfisher.com.mx>, <garyfisher.mx> <trek.com.mx> y <trek.mx> con las marcas registradas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK se advierte la identidad o exacta correspondencia entre los signos en pugna, salvo por los sufijos “.com” y “.mx” que pueden desestimarse del presente análisis de acuerdo a la interpretación uniforme de la Política, lo mismo que las diferencias de tamaño y diseño tipográfico existentes entre los respectivos identificadores. Ver Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de C.V./Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> en razón de que el titular se apropió indebidamente de la marca TOYOTA “tal como es”).

Por otra parte, el Experto aprecia que los nombres de dominio en disputa <trekbikes.com.mx> y <trekmexico.com.mx> reproducen en su totalidad de la marca TREK del Promovente, lo que conlleva la confusión entre los signos sujetos a estudio a pesar de la adición del término genérico “bikes”, que se traduce al español como bicicletas, o el indicador geográfico “mexico”. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Verónica Aquino Cruz, Caso OMPI No. D2004-0724 (determinando confusión entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA al considerar que “banco” es un término genérico en el sector de los servicios que presta el promovente) y Shurtape Technologies LLC. c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (determinando confusión entre el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y la marca SHURTAPE no obstante la inclusión de la expresión “demexico”, que es interpretada por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general).

Finalmente es de estimarse que el nombre de dominio en disputa <fisherbikes.com.mx> es semejante en grado de confusión con respecto a la marca GARY FISHER del Promovente al reproducir uno de los elementos más distintivos, identificables y memorables de esta última, conclusión que se ve robustecida con la inclusión del término “bikes” que confirma la asociación del nombre de dominio en disputa con los productos comercializados internacionalmente por el Promovente bajo su marca GARY FISHER.

En función de las consideraciones precedentes, el Experto estima superado el umbral que establece el artículo 1.A.i de la Política.

E. Derechos o intereses legítimos

Por principio de cuentas se hace notar que el Titular no alega poseer derechos de marca propios sobre las denominaciones “bontranger”, “trek” y/o “gary fisher”.

Asimismo, las constancias que integran el expediente no permiten inferir a este Experto que el Titular sea conocido en el mercado nacional de bicicletas, con los nombres de dominio en disputa. Por el contrario, en su Escrito de Contestación, el Titular refiere haber vinculado los nombres de dominio en disputa al portal de Internet “www.teknobike.com”, denominación que de ninguna manera justifica la elección de nombres de dominio en disputa por las marcas BONTRAGER, TREK y GARY FISHER.

En su defensa, el Titular básicamente arguye que el hecho de venir distribuyendo en México productos auténticos del Promovente amparados por las marcas BONTRAGER, TREK y GARY FISHER lo legitima en términos de la Política para mantener la titularidad de los nombres de dominio en disputa.

Al respecto se llama la atención sobre el contenido del contrato de distribución celebrado entre el Titular y Power Distribution, S.A. de C.V., que en su apartado conducente establecía:

DÉCIMA – SEGUNDA. – Marcas.

12.1 LA EMPRESA le entregará AL CLIENTE los logotipos de cada MARCA y los colores correspondientes de las mismas.

12.2 EL CLIENTE podrá utilizar los logotipos de las MARCAS, siempre y cuando se utilicen los colores oficiales de cada una de ellas y cuidando siempre la buena imagen de las mismas.

Como puede apreciarse, la cláusula sujeta a estudio en ningún momento faculta al Titular (CLIENTE) a registrar las marcas objeto del contrato como nombres de dominio, ni tampoco a conservar la titularidad de estos.

De lo anterior se colige que los derechos de distribución que poseía el Titular no lo autorizaban para reservarse en exclusiva el uso de las marcas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK como nombres de dominio de Internet, mucho menos después de concluida la vigencia del contrato respectivo. Ver Banco Nacional De México, S. A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex v. Juan Carlos García, Caso OMPI No. DMX2011-0022 (la ausencia de estipulación contractual que autorice el registro y reconozca la titularidad de un nombre de dominio acarrea la inexistencia de derechos o intereses legítimos en el mismo por parte del titular de acuerdo a la Política).

Asimismo, el Titular omitió exhibir contrato alguno entre Power Distribution, S.A. y el Promovente, a efecto de acreditar la existencia y alcance de la licencia de uso de las marcas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK que supuestamente otorgó el Promovente a Power Distribution, S.A. de C.V.

Por otra parte, de acuerdo a la opinión consensuada de los Grupos de Expertos, un distribuidor puede estar realizando una oferta de buena fe de productos y servicios, y con ello adquirir intereses legítimos en el nombre de dominio al tenor del artículo 1.C.i de la Política, cuando se satisfacen las siguientes condiciones mínimas: (1) el Titular está ofreciendo realmente productos y servicios dentro del portal adscrito al nombre de dominio en disputa, (2) el Titular está usando el portal para ofertar únicamente aquellos productos amparados bajo la(s) marca(s) del Promovente, (3) el portal revela de manera ostensible la relación entre el Titular y el dueño de la(s) marca(s) y (4) el Titular no debe haber intentado acaparar el mercado en todos los nombres de dominio en disputa, impidiendo así al Promovente reflejar su marca en un nombre de dominio. Ver párrafo 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).

El Experto encuentra que el Titular no cumple con el estándar arriba descrito ya que los nombres de dominio en disputa no se utilizan en relación con ningún portal de Internet activo mediante el cual se realice una oferta de buena fe de productos o servicios en el sentido de la Política. Por último, se destaca que el Titular sí intentó acaparar el mercado al registrar nombres de dominio en diversas extensiones del espectro “.mx”

De esta manera se surte la condición prevista en el artículo 1.A.ii de la Política.

F. Registro o uso de mala fe

El Titular admite conocer desde un principio las marcas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK del Promovente derivado de su condición de distribuidor de las bicicletas, refacciones y accesorios que ostentan dichas marcas.

En vista de que el Titular comercializó en México a partir de 2004 productos del Promovente, aquél podía y debía saber que las marcas BONTRAGER, GARY FISHER y TREK se encuentran registradas en México desde 2008, 1996 y 2004 respectivamente, a nombre del Promovente. Esta circunstancia por sí misma es demostrativa de mala fe registral en el sentido de la Política toda vez que la fecha de concesión de los registros marcarios base de la acción es anterior a la adopción de los nombres de dominio en disputa. Ver Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles c. 0x90, Caso OMPI No. D2001-0981 (el registro deliberado de un nombre de dominio con la obvia razón de que pueda resultar la marca de otro, aunado a la negligencia para averiguar que este no sea el caso ni hacer la más mínima búsqueda al respecto, constituye mala fe en el registro de ese nombre de dominio).

El Promovente aporta una comunicación electrónica en la que el contacto administrativo, técnico y de facturación para los nombres de dominio en disputa refiere que el Titular ha invertido tiempo y dinero para proteger los nombres de dominio en disputa, por lo que solicita un pago “justo” en retribución a dicha inversión.

Aún cuando no es posible cuantificar el monto de la oferta de venta de los nombres de dominio en disputa para fines de acreditación plena de la causal de mala fe contenida en el artículo 1.B.i de la Política, es de inferirse que al caracterizar el registro y conservación de los nombres de dominio en disputa como una “inversión”, el Titular esperaría obtener un retorno por dicha inversión y no solamente un reembolso de los gastos de registro y mantenimiento asociados a los nombres de dominio en cuestión.

No obstante, tomando en consideración i) la finalidad lucrativa detrás del registro de los nombres de dominio en disputa; ii) la inactividad de los mismos por periodos que van de dos a cuatro años; iii) el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas del Promovente; iv) el acaparamiento de las marcas base de la acción en las distintas extensiones “.mx”; y v) la circunstancia de que el Titular sea competidor de los vendedores autorizados del Promovente, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y usados de mala fe.

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito que establece el artículo 1.A.iii de la Política.

Por consiguiente, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto y fundado, y en aplicación de los artículos 1.G.ii de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que los nombres de dominio en disputa <bontrager.com.mx>, <bontrager.mx>, <fisherbikes.com.mx>, <garyfisher.com.mx>, <garyfisher.mx>, <trekbikes.com.mx>, <trek.com.mx>, <trekmexico.com.mx> y <trek.mx> sean transferidos al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 31 de enero de 2012