Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Società Editoriale Giornalistica Europea S.E.G.E. S.r.l. c. Francesco Raia - Mediacare S.p.A.
Caso No. D2010-1200
1. Le parti
La Ricorrente è la società Editoriale Giornalistica Europea S.E.G.E. S.r.l, Roma, Italia, rappresentata dall’Studio legale Nespega & Partners, Italia.
Il Resistente è Francesco Raia - Mediacare S.p.A., Roma, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione <portaportese.com> è registrato presso la società Network Solutions, LLC.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) via email il 20 luglio 2010. Il 21 luglio 2010, il Centro ha trasmesso via e-mail alla società Network Solutions, LLC una richiesta di verifica dei dati relativi al nomi a dominio in esame. Il 21 luglio 2010, Network Solutions, LLC ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 29 luglio 2010, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 18 agosto 2010.
La Risposta è stato inviato il 18 agosto 2010.
In data 30 agosto 2010, il Centro ha nominato Richard Hill Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è titolare del marchio PORTA PORTESE, per i servizi editoriali e di vendita on line, il quale è molto ben conoscituo in Italia (a Roma), sede di ambedue le parti.
La Ricorrente ha usato il nome a dominio in contestazione per molti anni, per fornire pubblicità online, ma non l’ha rinnovato per errore.
Il Resistente non aveva ha mai utilizatto prima un nome o marchio simile, ed attualmente utilizza il nome a dominio in contestatzione per i servizi di commercio elettronico prestati da una società avente sede in Roma.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorso è scritto in italiano e la Ricorrente chiede che la procedure si svolga in italiano perchè ambedue le parti sono italiane e tutta la corrispondenza fra le parti è in italiano.
La Ricorrente sostiene essere titolare di vari marchi per PORTA PORTESE, di essere titolare della omonima testata giornalistica et dei nomi a dominio <portaportese> e <porta-portese> nelle estensioni “.it”, “.eu”, “.net”, “.info”, “.biz” e “.mobi”. Essa pubblica da molti anni il rinnomato periodico bisettimanale di annunci ed inserzione PORTA PORTESE, accessible anche online.
La Ricorrente dice di essere stata titolare del nome a dominio in contestazione dal 1998 fino al 13 dicembre 2009, quando il nome a dominio non fu rinnoavato per un mero errore tecnico.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio contestato è identico al suo marchio PORTA PORTESE.
La Ricorrente sostiene che il Resistente non vanta alcun legittimo diritto nè interesse nel nome a dominio in contestazione. Non ha mai utilizatto prima un nome o marchio simile. Attualmente utilizza il nome a dominio in contestazione per i servizi di commercio elettronico prestati da una società avente sede in Roma.
Quindi, secondo la Ricorrente, l’uso del Resistente del nome a dominio in contestazione è illegitimo, perchè lo scopo è di sfruttare la notorietà del marchio PORTA PORTESE creando confusione nel mercato. La Ricorrente cita varie decisioni di tribunali italiani per sostenere questa tesi.
La Ricorrente dice aver proposto al Resistente di rifondergli le spese sostenute per la registrazione del nome a dominio in contestazione, contro trasferimento del nome a dominio. Ma il Resistente non ha accettato questa offerta, dicendo invece che si aspettava una “valida offerta”.
B. Resistente
La Risposta è scritta in italiano.
Il Resistente sostiene che “la disputa sollevata dalla Ricorrente non è un caso violazione della proprietà intellettuale. In tutti i sistemi giuridici occidentali la decorrenza dei termini per l’esercizio di diritti è causa di cessazione del diritto stesso e comunque di perdita del diritto. Cessato il diritto della Ricorrente (perchè non ha rinnovato il nome a dominio in contestazione), è subentrato il Resistente che nella corretta forma ha acquistato un nuovo asset da impiegare in progetti già in fase di sviluppo’”.
Il Resistente dice non aver infranto nessuna legge o commesso nessun atto o fatto ai danni della Ricorrente. Il Resistente deve essere considerato a tutti gli effetti il nuovo proprietario del nome a dominio in contestazione, anche se la Ricorrente è titolare del marchio PORTA PORTESE. Cioè, il Resistente è il nuovo proprietario del nome a dominio acquistato in pubblica e regolare asta, mentre la Ricorrente è il vecchio proprietario del nome a dominio.
Secondo il Resistente, “la Ricorrente non ha esercitato entro il termine della scadenza prevista, la volontà a rinnovare il nome a dominio. Essa non ha espresso tale volontà neanche nel periodo successivo alla scadenza (30 giorni) riservato esclusivamente al vecchio proprietario per ritornare il possesso del nome a dominio. Essa, inoltre, non ha esercitato tale diritto neanche nei confronti del sito dedicato alle aste dei domini scaduti, pur essendo chiara la possibilità fornita dal sito, di contattare il loro ufficio legale in caso di marchi registrati. In mancanza di tale esercizio e decorsi i termini, il diritto della Ricorrente deve considerarsi estinto, anche in presenza di un deposito denominativo. Una decisione in favore della Ricorrente quindi, calpesterebbe il diritto di proprietà del Resistente, creando un caso giuridico senza precedenti”.
Inoltre, dice il Resistente, “pur avendo preso visione di tutti gli allegati prodotti dalla Ricorrente, non rileva nessuna violazione, o casi di similitudine. Il Ricorrente è semplicemente subentrata alla Ricorrente nella proprietà del dominio a dominio in contestazione, nei corretti modi e nei termini previsti, senza volontà alcuna di sostituirsi alla stessa o di creare un danno alla Ricorrente o un vantaggio per se stesso. La Ricorrente è stata inoltre correttamente informata del diritto di proprietà del Resistente e della cessazione dei suoi diritti”.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Prima di discutere i tre elementi della Policy, il Collegio deve discutere a titolo preliminare la questione di procedura sollevato dal fatto che il Ricorso e la Risposta sono scritti in italiano, mentre il contratto di registrazione è in inglese. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti, ma il Collegio può decidere altrimenti, avendo considererato le circonstanze del caso.
In questo caso, tanto il Ricorso che la Risposta sono scritti in italiano ed ambedue le parti sono italiane. Visto questa situazione, il Collegio decide di utilizzare la lingua italiana per questa procedura. Vedi Burger King Corporation v. Burger King S.R.L, Caso OMPI No. DRO2008-0012.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha fornito la prova di essere titolare del marchio PORTA PORTESE ed è chiaro che il nome a dominio in contestazione è identico a questo marchio.
È infatti ormai pacificamente accettato che il nome a dominio di primo livello, in questo caso “.com”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente dice, giustamente, che il titolare di un nome a dominio deve rinnoavre regolarmente la sua registrazione, se no perde il nome a dominio, il quale può essere acquistato ed utilizzato in buona fede da una terza parte.
Ma il Resistente non prende in conto il fatto che l’eventuale mala fede del nuovo titolare può rendere illegitimo l’acquisto di un nome a dominio. In fatti lo scopo della Policy è precisamente di permettre ai collegi di invalidare certe registrazioni, che sarebbero altrimenti valide.
E questo è il caso qui: ambedue le parti sono di Roma, ed il Resistente quindi doveva conoscere perfettamente tanto il marchio che le attività della Ricorrente. Il Resistente utilizza il nome a dominio in contestazione per fornire servizi concorrenti a quelli forniti dalla Ricorrente. La Ricorrente ha fornito delle prove ed argomentato in maniera convincente che, data la reputazione locale e la grande notorietà del marchio PORTA PORTESE e l’uso fatto dalla Ricorrente di quel marchio, è difficile concepire come il Resistente potrebbe avere un qualsiasi diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio in contestazione. In fatti la Ricorrente dimostra che l’uso fatto dal Resistente è illegitimo, perchè lo scopo è di sfruttare la notorietà del marchio PORTA PORTESE creando confusione nel mercato. Vedi The PNC Financial Services Group, Inc. and PNC Bank, N.A. v. Azra Khan, Caso OMPI No. D2002-0701; ed anche AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937.
Il Collegio considera che la Ricorrente ha presentato delle prove sufficienti rispetto all’assenza di diritti o di interessi leggitimi dalla parte del Resistente in relazione al nome a dominio in contestazione.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Visto che le parti sono ambedue di Roma, il Collegio non crede che il Resistente potesse ignorare il marchio della Ricorrente quando ha registrato il nome a dominio in contestazione, e risulta difficile credere che il Resistente non abbia scelto ed utilizzato questo nome a dominio per attirare intenzionalmente, per scopi commerciali, gli utenti Internet, creando così una probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente, il che è contrario alla Policy, articolo 4(b)(iv). Vedi PRL USA Holdings, Inc. v. Ron Lee, Caso OMPI No. D2009-0269; ed anche Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M, Caso OMPI No. D2003-0159.
Quindi il Collegio considera che il Resistente ha registrato, e sta usando, il nome a dominio in contestazione per sfruttare la notorietà del marchio PORTA PORTESE creando confusione nel mercato. Tale registrazione ed uso è in malafede nei sensi della Policy.
7. Decisione
Il Collegio ritiene che la Ricorrente ha provato che il nome a dominio in contestazione crea confusione rispetto al marchio PORTA PORTESE, ritiene inoltre che il Resistente non ha nessun diritto od interesse legittimo in relazione al nomi a dominio in contestazione, e che il Resistente ha registrato ed usato il nome a dominio in contestazione in malafede nel senso della Policy. Quindi il Collegio ordina che il nome a dominio <portaportese.com> sia trasferito alla Ricorrente.
Richard Hill
Membro Unico del Collegio
Data: 13 settembre 2010