Développer et protéger votre marque en ligne : conseils destinés aux nouveaux entrepreneurs

Mars 2022

Kathryn Park, directrice, Strategic Trademark Initiatives, Connecticut (États-Unis d’Amérique)

Vous l’avez fait! Vous avez créé une boutique en ligne, vous vous êtes connecté à une chaîne YouTube, vous avez mis au point une application. Vous avez trouvé des investisseurs et élaboré un contenu et des produits dérivés de qualité. Et vous vous employez à créer une image de marque attrayante qui vous permettra de recueillir rapidement les fruits de votre dur labeur. La protection des marques est essentielle pour établir des droits susceptibles de protéger votre marque à long terme. L’image de marque comprend le nom, la marque, le logo, le slogan et d’autres signes relatifs à la marque, tels que la palette de couleurs (tous les éléments qui forment collectivement la marque). La plupart de ces éléments peuvent être protégés par le droit des marques dans tous les pays et ressorts juridiques.

Souvent, le choix du nom et de la marque d’une nouvelle entreprise est considéré comme la partie la plus amusante de l’aventure, mais il y a des étapes importantes à suivre pour faire en sorte que votre nouvelle identité bénéficie d’une protection juridique afin d’éviter d’être poursuivi pour avoir copié par inadvertance la marque d’un tiers. (Photo : Yok_Piyapong / iStock / Getty Images Plus)

Ne misez pas exclusivement sur les expressions descriptives

Souvent, le choix du nom et de la marque d’une nouvelle entreprise est considéré comme la partie la plus amusante de l’aventure. Vous ou vos amis trouvez un nom et un logo astucieux. Ou bien vous faites appel à un conseiller en stratégies de marques pour vous aider à choisir une marque pérenne. Voici quelques conseils importants pour vous accompagner dans cette démarche.

Ne misez pas exclusivement sur les expressions descriptives. Votre technologie est peut-être la plus brillante des solutions intelligentes, mais l’utilisation du terme SMART ne vous conférera aucun titre de protection. Les termes génériques, qui décrivent la classe des produits ou des services, ne sont jamais protégeables. Ainsi, le choix minimaliste de baptiser votre nouvelle fragrance “PARFUM” ne vous donnera droit à aucun titre de protection. Et les termes élogieux ne sont généralement pas davantage susceptibles de protection, de sorte qu’il ne sert à rien de choisir un nom de marque la qualifiant de MEILLEURE.

Si un tiers a participé à la création de la marque, qu’il s’agisse de votre meilleur ami ou d’un conseiller en commercialisation et stratégies de marques, veillez à obtenir de toutes les personnes impliquées des accords appropriés cédant tous ces droits à vous ou à la société qui possédera et exploitera la marque. Cela vous facilitera la vie de savoir clairement qui est le propriétaire légitime au moment de déposer une demande de protection de votre nouvelle marque.

En supposant que vous ayez évité ces erreurs courantes, vous devez maintenant prendre des mesures pour faire en sorte que votre nouvelle identité bénéficie d’une protection juridique afin d’éviter d’être poursuivi pour avoir copié par inadvertance la marque d’un tiers.

Avec un petit investissement en temps et en capital, et de bons conseils juridiques, votre marque est parée pour l’aventure!

Effectuer une recherche en matière de marques

Les lois sur les marques de la plupart des pays accordent des droits exclusifs sur la marque utilisée en relation avec certains produits ou services, à condition que la marque, ou un élément comparable sans être totalement identique à la marque, ne soit pas déjà utilisé par un tiers pour des offres identiques ou analogues.

La première étape consiste à effectuer des recherches d’antériorité pour identifier les utilisations concurrentes qui pourraient remettre en cause votre utilisation. Demander l’enregistrement de votre marque en omettant cette première étape pourrait vous coûter très cher, car les taxes de dépôt ne sont pas remboursables et défendre votre marque, devant les tribunaux ou dans le cadre d’une contestation auprès d’un office des marques, pourrait se révéler hors de prix.

Dans ces conditions, comment effectuer vos recherches et vérifications en rapport avec votre nouvelle marque proposée?

Commencez par réfléchir aux régions géographiques que vous voulez cibler en priorité. Cherchez-vous à attirer de nouveaux clients en Chine et en Indonésie? Votre marché se situe-t-il aux États-Unis d’Amérique ou dans l’Union européenne? Même si vous ambitionnez de devenir une entreprise à vocation mondiale, la recherche de marques similaires sur toute la planète est une tâche impossible, même pour des multinationales. Définissez d’emblée un point de départ.

Ensuite, examinez les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour effectuer les vérifications nécessaires. Tous les offices des marques ont des bases de données de marques enregistrées et de demandes en instance qui peuvent être consultées en ligne gratuitement. De nombreux nouveaux propriétaires de marques s’appuieront sur ces recherches pour déterminer si une marque peut être utilisée. Cet effort est certes louable et constitue un bon début, mais il n’est pas suffisant pour garantir que la marque que vous visez est disponible.

Comment interpréter les résultats lorsque des marques similaires ou comparables sont détectées, couvrant souvent une multitude de produits et de services?

Les sociétés spécialisées dans les recherches d’antériorité peuvent effectuer des recherches complètes sur la marque proposée. L’examen et l’interprétation des rapports, souvent très longs, qu’elles produisent peuvent se révéler compliqués. Malgré les efforts déployés par ces sociétés pour affiner sans cesse leurs produits et en faciliter l’usage pour les profanes, les tableaux de bord et les outils d’évaluation des risques ne reflètent pas toujours fidèlement le marché sur lequel votre marque sera en concurrence. Et surtout, les sociétés de recherche ne donnent généralement pas d’avis juridique sur la disponibilité de la marque, lequel pourrait s’avérer crucial si vos droits sont un jour contestés.

Bien que la plupart des offices des marques donnent aux propriétaires la possibilité de déposer leur demande directement en ligne, il est néanmoins recommandé de faire appel aux services d’un professionnel du domaine.

Obtenir des conseils juridiques

La meilleure approche consiste à prévoir de consacrer une partie de votre budget pour solliciter un accompagnement juridique. Un bon spécialiste des marques peut ordonner une recherche d’antériorité adaptée à vos besoins, l’examiner en s’appuyant sur sa connaissance du droit des marques, puis vous conseiller en vous indiquant les pièges potentiels et en mettant éventuellement sur pied une stratégie pour les éviter en amont.

Si les cabinets d’avocats peuvent être coûteux, beaucoup proposent des tarifs forfaitaires pour effectuer des recherches et prodiguer des conseils sur le choix d’une marque. Si vous êtes une jeune pousse ou un organisme à but non lucratif, certaines sociétés ainsi que des cabinets juridiques offrent une assistance à titre gracieux. Les facultés de droit peuvent également proposer des services pour régler ces questions.

Déposer une demande d’enregistrement de votre marque

Vous avez procédé à toutes les vérifications et êtes impatient de commencer à utiliser votre marque. Faut-il faire quelque chose de plus? La réponse simple à cette question est oui. S’il n’y a pas lieu d’attendre davantage pour mettre votre marque en service, vous devriez sans tarder déposer des demandes d’enregistrement de marques pour les noms de marques, slogans et logos de votre marque afin de les protéger pour les produits que vous vendez et les services que vous proposez.

Dans la plupart des pays, à l’exception notable des États-Unis d’Amérique, la partie qui dépose la demande d’enregistrement en premier est réputée avoir des droits exclusifs sur la marque. Il est essentiel de procéder au dépôt dès que votre marque a obtenu le feu vert. Aux États-Unis d’Amérique, où l’enregistrement est subordonné à une utilisation effective, un dépôt rapide fondé sur l’intention d’utiliser protégera votre marque contre les déposants ultérieurs, même si d’autres ont commencé à l’utiliser, à condition que vous présentiez une déclaration en établissant l’usage dans le délai imparti.

Où devez-vous déposer la demande d’enregistrement de votre marque? Il n’est clairement pas rentable d’effectuer le dépôt dans tous les pays et ressorts juridiques du monde. Commencez par déposer une demande d’enregistrement dans les pays où vous prévoyez d’utiliser la marque et/ou de fabriquer les produits identifiés par la marque.

Si la plupart des offices des marques donnent aux propriétaires la possibilité de déposer leur demande directement en ligne, il est néanmoins recommandé de faire appel aux services d’un professionnel du domaine. Le déposant doit fournir des informations spécifiques, notamment préciser la classification des produits et services pour lesquels la marque sera utilisée, indiquer les éventuelles renonciations à la protection des parties descriptives de la marque et présenter une liste écrite des produits et services proposés en respectant la terminologie correcte.

Bien que de nombreux portails en ligne des offices officiels des marques proposent des tutoriels, le dépôt par le déposant lui-même (en son nom propre) peut être source de difficultés à terme. Le recours à l’une des innombrables sociétés de services juridiques qui ne sont pas des cabinets d’avocats, mais proposent une aide pour le dépôt rapide d’une demande, peut être encore plus problématique. Souvent, ces sociétés ne font guère plus que vous demander les informations nécessaires au dépôt du formulaire, sans signaler les éventuels problèmes que pourrait rencontrer la marque, tels que son caractère descriptif, son caractère générique, la non-enregistrabilité ou autres. Même s’il est possible d’obtenir des conseils juridiques moyennant des honoraires supplémentaires, ces cabinets ne sont pas forcément équipés pour faire face aux objections complexes soulevées par les offices des marques ou à leurs demandes particulières de renseignements.

Là encore, la solution la plus économique consiste à solliciter l’aide de spécialistes chevronnés. De nombreux cabinets facturent des honoraires forfaitaires et vous pouvez aussi bénéficier d’une aide à titre gracieux. Votre conseiller juridique peut également vous aider à déterminer si vous devez déposer votre marque dans plusieurs ressorts juridiques et, le cas échéant, vous aider à élaborer une stratégie de dépôt complète pour protéger votre marque.

Une fois la demande déposée, l’office des marques l’examine et peut soulever des questions ou des objections sous la forme d’une lettre officielle. Un juriste devrait être en mesure de vous conseiller et de rédiger une réponse à ces questions et objections.

Plusieurs mois ont passé. Votre marque est enregistrée! Vous avez des droits exclusifs sur votre nouvelle marque dans vos catégories de produits! Qu’en est-il des étapes suivantes?

Une première étape vers l’acquisition d’un droit sur la marque consiste à effectuer des recherches d’antériorité pour recenser les utilisations concurrentes, qui pourraient remettre en cause votre utilisation. Ne pas le faire peut s’avérer coûteux.

Faire connaître la marque

Premièrement, faites un usage cohérent de votre marque afin de favoriser sa reconnaissance par les clients. Des marques comme Coca-Cola, par exemple, sont immédiatement reconnaissables en partie grâce à l’utilisation uniforme de la même palette de couleurs, de la même police et du même logo. À moins que les changements de couleur de la marque ou les variations de la police de caractère du nom ne soient volontaires, et que les clients reconnaissent ces éléments comme étant des attributs de la marque, privilégiez un usage uniforme. Si vous avez demandé l’enregistrement d’un logo ou du nom dans une police de caractères particulière, utilisez la marque conformément à la version déposée. En vous écartant du modèle initial, vous risquez de ne pas pouvoir vous appuyer sur vos enregistrements pour faire valoir vos droits en cas de besoin.

Deuxièmement, protégez votre marque en demandant son enregistrement en tant que nom de domaine et protégez-la sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Instagram et autres.

Assurez le suivi de votre marque en ligne

Vous devez assurer le suivi de votre marque en ligne pour veiller à ce qu’elle ne soit pas détournée ou utilisée à mauvais escient. Si cela se produit, vos clients seront souvent les premiers à vous le faire savoir. Si vous êtes l’objet d’une utilisation abusive, il vous faudra évaluer si l’atteinte se situe à un niveau qui vous oblige à prendre des mesures.

Si l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, elle peut mettre en péril les droits juridiques pour l’acquisition et la protection desquels vous avez travaillé d’arrache-pied. Dans un premier temps, il est recommandé d’envoyer une lettre de mise en demeure demandant l’arrêt immédiat de l’utilisation. Là encore, il est préférable que ce type de demande émane d’un conseiller juridique. Si l’utilisation préjudiciable concerne un nom de domaine portant atteinte à vos droits, il existe également des procédures pour contester cette utilisation, démarche qui peut être appuyée, de manière relativement rapide et peu coûteuse, par un conseiller juridique.

Si l’utilisation illicite est une contrefaçon effective, en d’autres termes, si des produits de contrefaçon sont commercialisés comme étant les vôtres, vous devrez peut-être prendre des mesures juridiques plus agressives, comme obtenir réparation devant un tribunal ou demander l’aide des forces de l’ordre. Ce genre de problèmes d’application de la loi ne survient généralement pas tout de suite, mais plutôt après qu’une marque a acquis une certaine notoriété auprès de sa clientèle démographique cible. Si vous avez établi une bonne relation avec un conseil en marques expérimenté, cette ressource pourra vous venir en aide rapidement. Votre avocat peut également vous aider à déterminer si vous devez prendre des mesures préventives, telles que le dépôt d’une copie de votre certificat d’enregistrement auprès de différents bureaux de douane, qui pourront ensuite saisir les produits de contrefaçon aux frontières.

Avec un petit investissement en temps et en capital, et de bons conseils juridiques, votre marque est parée pour l’aventure!

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