Enregistrement des marques : un tribunal britannique établit des limites

Par Joel Smith (associé) et Sarah Burke (avocate collaboratrice senior), Herbert Smith Freehills LLP, Londres

Le 4 octobre 2013, la Cour d’appel a rendu, en la personne du juge John Mummery, deux arrêts de principe dans les affaires Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Limited  [2013] EWCA Civ 1174 et JW Spear & Sons Limited & Ors c. Zynga Inc. [2013] EWCA Civ 1175. Les deux affaires portaient sur des points de principe similaires et ont été entendues par le même tribunal.

L’un des points examinés dans les deux cas, portait sur l’existence d’un “signe” susceptible d’enregistrement en tant que marque au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/EC (“la directive”) sur les marques, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). L’arrêt Nestlé c. Cadbury est la décision de principe qui examine l’intégralité des questions relevant de l’article 2.

L’affaire Nestlé c. Cadbury – Contexte

Cadbury avait déposé une demande d’enregistrement de marque pour le violet (Pantone 2685C) en tant que couleur “appliquée à l’ensemble de la surface visible ou couleur prédominante appliquée à l’ensemble de la surface visible du conditionnement des produits” pour une gamme de produits à base de chocolat relevant de la classe 30 de la classification internationale (NICE) des produits et services. Nestlé ayant fait opposition à cette demande, l’agent d’audience avait statué que la société Cadbury pouvait seulement enregistrer la marque pour des produits à l’égard desquels elle pouvait rapporter une preuve de caractère distinctif acquis par l’usage, à savoir chocolat sous forme de tablettes et de barres, chocolat à manger, chocolat à boire, préparations pour faire du chocolat à boire.

Nestlé avait formé un recours contre la décision de l’agent d’audience, au motif que la couleur violette n’était pas enregistrable à titre de marque en vertu de l’article 2 de la directive, dans la mesure où elle ne constituait pas un signe et n’était pas susceptible de représentation graphique. L’article 2 prévoit en effet trois conditions à l’enregistrement d’une marque : 1) il doit s’agir d’un signe, 2) ce signe doit être susceptible de représentation graphique et 3) ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

En octobre 2012, le juge Birss, C.R. (à l’époque) a estimé que Cadbury avait droit à l’enregistrement du violet à titre de marque pour ses produits de confiserie au chocolat au lait, mais que cela ne s’étendait pas à d’autres types de chocolats ou de produits. Nestlé a contesté cette décision devant la Cour d’appel, faisant valoir que le juge avait commis des erreurs sur les critères auxquels doit obéir une marque, à savoir qu’elle doit être “un signe” et être “susceptible de représentation graphique”, lesquels critères n’étaient pas remplis par la marque dont Cadbury demandait l’enregistrement en l’espèce.

L’arrêt de la Cour d’appel : principaux éléments

• Le pourvoi de la société Nestlé est accueilli, et la décision du juge d’instance autorisant l’enregistrement à titre de marque demandé par Cadbury pour la couleur “violet” est infirmée.
• L’agent d’audience et le juge d’instance ont commis une erreur de principe et interprété à tort la description verbale de la représentation graphique de la marque dont l’enregistrement était demandé.
• L’utilisation du mot “prédominante” dans la description ouvrait la porte à une multitude de formes visuelles différentes, en raison de la référence qu’elle faisait sans l’exprimer à d’autres couleurs non décrites dans la demande d’enregistrement. L’affaire Libertel (sur laquelle le juge d’instance s’est largement appuyé) était différente, dans la mesure où la demande Cadbury concerne l’enregistrement d’une nuance de couleur “plus” d’autres éléments, et non l’application immuable d’une couleur unique, comme dans l’affaire Libertel.
• La Cour d’appel a statué que la description, si elle est correctement interprétée, n’est pas celle d’un “signe” étant “graphiquement représenté” au sens de l’article 2. Si la couleur revendiquée est seulement “prédominante”, cela signifie que la demande porte sur d’autres éléments combinés à ladite couleur qui ne font l’objet ni d’une représentation graphique ni d’une description verbale présentant la précision requise. Ce procédé tend en réalité à permettre l’enregistrement de signes multiples permutés de différentes manières et qui ne sont ni représentés graphiquement ni décrits avec un degré quelconque de certitude ou de précision.
• Autoriser un enregistrement à ce point dénué de spécificité, de clarté et de précision serait contraire au principe de certitude et irait en outre “à l’encontre du principe d’équité en offrant un avantage concurrentiel à Cadbury et en désavantageant Nestlé et ses autres concurrents”.
• La Cour d’appel a choisi de ne pas faire référence sur ce point à la jurisprudence de la CJUE (invoquée par le conseil de Cadbury), estimant que les dispositions de l’article 2 avaient déjà fait l’objet d’analyses suffisamment claires et détaillées pour lui permettre de statuer sans importuner la CJUE.

L’affaire Mattel c. Zynga – Contexte

Cette affaire concernait la contestation de la validité de la marque enregistrée par la société Mattel pour un jeton utilisé dans le jeu de société SCRABBLE. Selon la description verbale, cette marque consistait en un jeton tridimensionnel ivoire sur le dessus duquel apparaissaient une lettre de l’alphabet romain ainsi qu’un chiffre compris entre 1 et 10. Les dimensions et la couleur exacte du jeton n’étaient pas précisées.

En novembre 2012, le juge Arnold avait rendu une décision de référé en faveur de Zynga, ayant conclu à la nullité de la marque au motif qu’elle ne remplissait pas les deux premiers critères de l’article 2 de la directive. En substance, elle ne constituait pas un signe susceptible de représentation graphique en raison de la grande variété de représentations qu’elle englobait (autrement dit l’étendue du nombre de combinaisons lettre/chiffre qu’elle permettait). Le juge Arnold avait statué que la marque visait “l’obtention d’un monopole perpétuel sur toutes les formes imaginables de jetons de couleur ivoire portant une combinaison quelconque de lettres ou de chiffres […]”.

Mattel fit appel, arguant que le caractère distinctif de la marque devait être pris en compte dans l’appréciation globale de la conformité aux critères de l’article 2, et que le cadre approprié pour une telle appréciation était celui d’une procédure sur le fond (et non de référé). Le juge Arnold avait estimé que le caractère distinctif de la marque (que Mattel avait l’intention de prouver au procès) n’avait aucune incidence sur la question de savoir si la marque remplissait les deux premières conditions de l’article 2.

L’arrêt de la Cour d’appel : principaux éléments

• Le pourvoi de la société Mattel est rejeté, et c’est à bon droit que le juge Arnold a considéré comme nulle la marque de Mattel, dans la mesure où celle-ci ne satisfaisait pas aux critères de l’article 2. Elle n’était pas un signe apte à communiquer un quelconque message; elle était une pluralité de signes.
• La Cour d’appel s’est rangée à l’opinion du juge Arnold, à savoir que la marque ne constituait pas un “signe” au sens de l’article 2. Elle pouvait en revanche s’étendre à un grand nombre de signes réalisables par de multiples permutations, présentations et combinaisons de la matière protégée par un enregistrement. La cour a relevé en outre l’absence de toute représentation graphique d’un signe répondant aux exigences de clarté, précision et objectivité.

Incidences en matière commerciale

• Une couleur bien déterminée reste protégeable, à condition d’être distinctive du produit ou service du déposant, mais les demandes d’enregistrement seront désormais examinées de très près, afin de vérifier qu’elles ne sont pas trop larges ou que la portée de la protection qu’elles revendiquent n’est pas excessive.
• Les titulaires de marques doivent éviter d’utiliser le mot “prédominant” dans leurs demandes d’enregistrement de couleurs. Le juge Timothy Lloyd estime, dans son opinion concordante dans l’arrêt Nestlé c. Cadbury, que la description aurait été meilleure si elle avait fait état d’une couleur appliquée “à plus de 50% de la surface visible”.
• Une marque ne doit pas être considérée comme un titre susceptible de jouer le même rôle qu’un brevet, à savoir d’assurer un monopole potentiellement perpétuel sur une immense variété de permutations, présentations et combinaisons différentes. Un signe recouvrant un large éventail de représentations ou combinaisons .
• La précision est déterminante dans la rédaction d’une demande d’enregistrement de marque, et les déposants doivent veiller à la clarté et à la rigueur des représentations graphiques de leurs marques. Si une demande d’enregistrement peut s’appliquer à des signes différents réalisables par un grand nombre de permutations, présentations et combinaisons de la matière à protéger, elle risque d’achopper sur les critères de l’article 2.