Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
AB Electrolux v. Karen Anabel Mejia Castro
Caso No. DMX2016-0011
1. Las Partes
La Promovente es AB Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia, con domicilio en Suecia.
La Titular es Karen Anabel Mejia Castro, con domicilio en Ecatepec, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <servicioespecializadoelectrolux.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC México ("Registry MX"). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de junio de 2016. El 1 de junio de 2016 el Centro envió a Registry MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio de 2016 Registry MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de julio de 2016. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de julio de 2016.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de julio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por la Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
a) La Promovente es una empresa sueca fundada en 1901, líder global en la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional vendiendo más de cuarenta millones de productos a clientes en más de ciento cincuenta mercados cada año.
b) La Promovente es titular de diversos signos distintivos respecto de la denominación ELECTROLUX, con cobertura y protección a nivel global, con registro en más de 150 países incluyendo México.
c) La Promovente exhibe copia del título del registro número 252689, solicitado en México el 14 de julio de 1980, habiéndose expedido el título correspondiente el 16 de octubre del mismo año, para distinguir "máquinas para lavar trastes, máquinas para enjuagar y máquinas para lavar trajes y vestidos; aparatos de todas clases para lavar trastos, para enjuagar y para lavar trajes y vestidos", originalmente correspondientes a la Clase 24 de la Clasificación Mexicana de productos y servicios en la que están comprendidos los "aparatos y máquinas para lavar" y que se encuentra reclasificada en la Clase 7 Internacional en la que se protegen "exprimidores de ropa, lavadoras de ropa y platos, lavadoras portátiles y máquinas de lavar".
d) Este registro se encuentra en vigor y surtiendo todos sus efectos legales, toda vez que se exhibe el oficio expedido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial ("IMPI"), de fecha 22 de julio de 2015, comunicando a la Promovente la renovación del registro número 252689, por 10 años contados a partir del 14 de julio de 2015.
e) Por otra parte, de una revisión de la base de datos del IMPI, ha sido posible percatarse que la Promovente es titular de diversos registros de marca 324106, 830066, 825785, 829146, en clases internacionales 37, 11 y 35 todas ellas con la denominación ELECTROLUX, los cuales se encuentran en vigor y surtiendo todos sus efectos legales, y solicitados ellos antes del 3 de junio de 2014 fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.
f) La Promovente aportó con la Solicitud, evidencia de que el nombre de dominio en disputa <servicioespecializadoelectrolux.com.mx> se utiliza como página Web en la que aparecen fotos de electrodomésticos junto con la expresiones "servicio" y "especializado".
g) La Promovente al tener conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa contactó a la titular del mismo con la intención de solucionar el conflicto en forma amistosa, sin embargo, no obtuvo contestación alguna a pesar de los distintos recordatorios enviados.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa <servicioespecializadoelectrolux.com.mx> es idéntico a la marca ELECTROLUX, toda vez que los términos "servicio" y "especializado" deben tenerse por genéricos y por consecuencia no tienen calidad distintiva alguna. El nombre de dominio en disputa crea una falsa impresión de tratarse de un sitio Web oficial de la Promovente, haciéndole creer al público consumidor que la Titular ofrece servicios especializados de mantenimiento y reparación, sin contar con consentimiento alguno.
2) La marca de su propiedad, ELECTROLUX, fue solicitada y otorgada en México con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
3) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que, al haber efectuado una búsqueda en la base de datos del IMPI, no se encontraron solicitudes de marca o marcas registradas a nombre de la Titular.
4) La Promovente como propietaria de la marca registrada ELECTROLUX, no ha otorgado licencia o consentimiento alguno para el uso de la misma como nombre de dominio, por lo que la Titular no puede acreditar derecho alguno como licenciataria o usuaria autorizada.
5) La Titular al registrar el nombre de dominio en disputa tenía pleno conocimiento de la existencia del registro de marca de la Promovente y registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de aprovecharse del tráfico de Internet, generado por el uso de la marca en el nombre de dominio en disputa. Todo ello con el fin de obtener un beneficio económico de los usuarios de Internet que son atraídos por el uso de la marca de la Promovente.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante hasta el grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y en virtud de que la Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, así como las disposiciones aplicables del Reglamento y el Reglamento Adicional.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa <servicioespecializadoelectrolux.com.mx> es idéntico a la marca ELECTROLUX, lo cual se infiere de un simple análisis comparativo de la denominación en cuestión.
El dominio de segundo nivel (".com") junto con el dominio de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión con las marcas de la Promovente. La adición de los términos genéricos "servicio" e "especializado" no es suficiente para evitar la similitud entre la marca ELECTROLUX de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior, se reitera que entre la marca titularidad de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, existe una incuestionable similitud en grado de confusión.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) la Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de este Experto, la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con la marca de la Promovente, (ii) que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a la marca que aparecen en el nombre de dominio en disputa, y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa, en una página Web activa en la que incluye además de la marca ELECTROLUX, fotos de electrodomésticos, creando la falsa impresión de tratarse de un sitio Web oficial de la Promovente en la que ofrece "servicios especializados de mantenimiento y reparación" que la Titular informa ser autorizados por la Promovente, lo cual es falso y pretende hacer creer que se trata de un centro de servicio autorizado, utilizando para ello el logotipo de la Promovente sin su aprobación.
La Titular realiza esas conductas intencionadamente, con ánimo de lucro y con ello desviar a los consumidores de manera equivocada y engañosa a su sitio Web haciéndoles creer que existe una relación o asociación con la Promovente. Ante esta circunstancia la Promovente al tener conocimiento envió una comunicación de fecha 26 de abril de 2016 a la Titular solicitándole se abstuviera de utilizar el nombre de dominio en disputa y llegar a un acuerdo amistoso sin que por parte de la Titular hubiere respuesta, a pesar de como lo señala la Promovente habérsele enviado diversos recordatorios.
Al no contestar la Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado la Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, y atendiendo al uso que la Titular hace del nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b) de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación de la Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fechas posteriores a los registros de marca de la Promovente, así como el que la marca ELECTROLUX existe en el mercado mundial desde hace más de cien años y con presencia en 150 mercados y el que se reproduzca íntegramente en el nombre de dominio en disputa, así como que la Titular ofrece servicios de mantenimiento de reparación de los productos de la Promovente, acredita el registro de mala fe, así como que la Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca ELECTROLUX al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.
La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa en una página Web activa en la que ofrece "servicios especializados de mantenimiento y reparación" de productos de la Promovente, sin su aprobación. La Titular realiza esas conductas intencionadamente, con ánimo de lucro y con ello desviar a los consumidores de manera equivocada y engañosa a su sitio Web haciéndoles creer que existe una relación o asociación con la Promovente.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <servicioespecializadoelectrolux.com.mx>, sea transferido a la Promovente.
Martín Michaus R
Experto Único
Fecha: 9 de agosto de 2016