Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cervecería Modelo, S. De R.L. de C.V. c. Monserrat Arenas Torres

Caso No. D2014-0140

1. Las Partes

La Demandante es Cervecería Modelo, S. de R. L. de C.V. con domicilio en México D.F., México, representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.

La Demandada es Monserrat Arenas Torres, con domicilio en Naucalpan, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupomodeloweb.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2014. El 30 de enero de 2014 el Centro envió a Network Solutions, LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de enero del 2014, Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante, en fecha 5 de febrero del 2014, indicando una deficiencia en la Demanda, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 5 de febrero del 2014. El 6 de febrero de 2014, el Centro informó a las Partes que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era inglés. En dicha comunicación, el Centro informaba a la Demandante de las diferentes opciones que le correspondían, esto es, 1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; o 2) remitir la Demanda traducida al inglés; o 3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. En la misma fecha, la Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento mientras que la Demandada no contestó.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la ”“Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2014. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de marzo de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de marzo del 2014.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de marzo de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

3.1 Idioma del Procedimiento

De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del acuerdo de registro es el inglés, por lo tanto el idioma del procedimiento debe normalmente ser el inglés. Sin embargo, la Demanda y sus anexos se presentaron en español. El Centro hizo notar este hecho a la Demandante, y lo notificó a la Demandada. El Centro hizo notar a las partes que de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, quedaba a reserva del Experto determinar el idioma del procedimiento.

Considerando que la información de la base de datos WhoIs establece que la Demandada está domiciliada en México, y que la evidencia presentada por la Demandante prueba que la página Web a la que ha resuelto el nombre de dominio en disputa ha tenido contenido en español, con lo cual se presume que la Demandada entiende el español y puede comunicarse en ese idioma, y considerando que la mayoría de las pruebas fueron presentadas en español y que la Demandada no contestó a la notificación del Centro en este sentido, con objeto de mantener la naturaleza expedita del presente procedimiento conforme a la Política, el Experto decide que el idioma del procedimiento se cambie a español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa mexicana que forma parte de la empresa Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., compañía que se dedica a la elaboración, distribución y venta de cerveza en México.

La Demandante es titular de las siguientes marcas, entre otras:

El nombre de dominio en disputa <grupomodeloweb.com> fue registrado el 6 de noviembre de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumenta lo siguiente:

Que es una empresa mexicana que forma parte de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.

Que cuenta con presencia comercial en ciento ochenta países y que desde el año 2013 forma parte de la compañía cervecera más grande del mundo.

Que es titular de varias marcas de cervezas mundialmente conocidas como Corona Extra, Corona Light, Coronita, Modelo Especial y Victoria, entre otras y que por la difusión que han tenido dichas marcas, la Demandada conoce a la Demandante y sus marcas.

Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus registros marcarios GRUPO MODELO pues dicho nombre de dominio comprende completamente a las marcas citadas.

Que el término “web” en español significa “red”, por lo cual se está utilizando para hacer referencia a Internet, lo cual hace que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a la marca de la Demandante.

Que la incorporación del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com” no evita que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a las marcas de la Demandante.

Derechos o intereses legítimos

Que no hay indicios de que la Demandada haya usado el nombre de dominio en disputa de buena fe.

Que la Demandada no ha sido comúnmente conocida como “grupomodeloweb.com”, y que la titularidad y derechos exclusivos a la marca GRUPO MODELO pertenecen a la Demandante.

Que no se ha otorgado ninguna licencia de uso de marca que permita a la Demandada usar las marcas de las cuales es titular la Demandante.

Que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada debía conocer que la Demandante tenía derechos exclusivos sobre la marca GRUPO MODELO.

Que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe y con ánimo de lucro intentando engañar al público consumidor ostentándose como Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.

Registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe

Que de las pruebas ofrecidas por su parte, se advierte que el contenido del nombre de dominio en disputa se encontraba dirigido a aprovecharse de la fama de la Demandante y de sus marcas con ánimo de lucro.

Que de la Fe de Hechos con número 18599 efectuada por el Notario Público 231 de México, Distrito Federal, se advierte el contenido de la página Web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, dentro de la cual se contenían distintas marcas de la Demandante, utilizadas sin su autorización.

Que la Demandada ha causado que el nombre de dominio en disputa deje de resolver a la página Web mencionada en el párrafo anterior, para tratar de eximirse de responsabilidad.

En atención al párrafo anterior, la Demandante argumenta que este es un caso de tenencia pasiva (y cita Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; y Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574).

B. Demandada

La Demandada no contestó a los argumentos de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar lo siguiente:

i) Que la Demandada posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y

ii) Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) Que la Demandada posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Debido a que la Demandada no ha contestado a la Demanda para rebatir los argumentos de la Demandante, el Experto puede decidir aceptar como ciertos todos los argumentos de la Demandada que sean razonables. (Ver Encyclopædia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en disputa <grupomodeloweb.com> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas GRUPO MODELO propiedad de la Demandante, toda vez que dicho nombre de dominio comprende en su totalidad las marcas citadas.

El hecho de que el nombre de dominio en disputa contenga el elemento “web” de manera adjunta a la denominación “grupo modelo”, en nada afecta al hecho de que el nombre de dominio en disputa sea semejante en grado de confusión a las marcas registradas de la Demandante. La mera adición de una denominación no distintiva no es relevante para determinar la semejanza en grado de confusión (ver Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez, Caso OMPI No. D2009-0434).

Asimismo, la adición del gTLD “.com” puede ser considerado como irrelevante en el análisis de semejanza en grado de confusión (ver Chernow Communications., Inc. v. Jonathan D. Kimball, Caso OMPI No. D2000-0119). La adición del gTLD “.com” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de los registros marcarios de la Demandante.

Por lo tanto, al ser el nombre de dominio en disputa <grupomodeloweb.com> semejante en grado de confusión a las marcas registradas de la Demandante GRUPO MODELO, el primer elemento del artículo 4(a) de la Política ha sido demostrado.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 4(c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o

(ii) la Demandada (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada por la Demandante, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

No existen pruebas en el expediente que permitan probar que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con una oferta de buena fe de productos o servicios. Las pruebas ofrecidas por la Demandante sugieren que la Demandada se ostenta como si fuera la Demandante y como si su página Web fuera la página web oficial de GRUPO MODELO. De acuerdo con dicha evidencia, la página Web de la Demandada contiene un membrete que dice “Grupo Modelo S.A. de C.V.”, seguida de marcas, logotipos y textos que podrían hacer suponer que se trata de la página Web de la Demandante.

No se encontraron en las pruebas relativas a dicha página Web leyendas (“disclaimers”) que previnieran al usuario de Internet que no se trataba de la página de la Demandante, sino de un tercero. De hecho, la sección que dice “contáctanos” y la que dice “responsabilidad social”, hacen parecer que se trata de la página Web de la Demandante, salvo por el teléfono allí indicado, el cual parece no ser el de la Demandante, (basado en una inspección realizada por el Experto).

En otra sección de la página Web de la Demandada, presentada como prueba por la Demandante, se aprecian distintas marcas de la Demandante, seguidas de las siguientes frases:

“TENEMOS TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD PARA BRINARLE A NUESTRO CLIENTE LA SATISFACCION DE NUESTROS SERVICIOS”.

“SIEMPRE DELANTE DE LAS DEMAS EMPRESAS SOMOS LOS MEJORES EN NUESTRO HAMBITO”

(la falta de ortografía y los errores de sintaxis son del documento original).

Este tipo de uso no puede considerarse hecho de buena fe, pues está destinado a inducir al público a error. Tampoco puede inferirse que este uso sea legítimo o leal. De las pruebas contenidas en el expediente, se deriva una intención de hacer caer en error a los consumidores y desviarlos a otro sitio Web.

La Demandada no ha demostrado ser conocida bajo el nombre de dominio en disputa. La Demandante en cambio ha probado ser conocida como “Grupo Modelo”, y ser titular de diversas marcas GRUPO MODELO. Debido a que la Demandada señaló en el acuerdo de registro tener su domicilio en México, es razonable presumir que conocía o debía conocer a GRUPO MODELO y sus productos, por la amplia difusión que han tenido dicha empresa y sus marcas en territorio mexicano y otras jurisdicciones.

La Demandante asevera que no ha autorizado a la Demandada a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual en adición a la existencia de marcas registradas genera un indicio de la ausencia de buena fe en el actuar de la Demandada (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431)

El experto considera que aún y cuando la Demandada hubiera estado vendiendo los productos de la Demandante, ello no le daba derecho de registrar un nombre de dominio que incorporara en su totalidad la denominación social y las marcas de la Demandante, y que indujera a confusión al público. (Ver Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113)

Por tanto, se puede concluir que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El segundo elemento del artículo 4(a) de la Política ha sido demostrado, en opinión del Experto.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 4(b) de la Política, las circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio son las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Para efectos de analizar si se ha demostrado la mala fe de la Demandada, conviene volver a valorar la Fe de Hechos número18599 efectuada por el Notario Público 231 de México, Distrito Federal, dentro de la cual ha quedado asentado que la Demandada tenía una página Web en donde se ostentaba como “Grupo Modelo, S.A. de C.V. ”, y reproducía diversas marcas de la Demandante, con textos y frases que inducían a error sobre la fuente, patrocinio o afiliación de dicha página Web, de lo cual se concluye que la Demandada conocía a la Demandante, a sus marcas y a sus productos.

En tal tenor, la conducta asentada dentro de la fe de hechos referida permite demostrar que la Demandada utilizaba el nombre de dominio en disputa con la finalidad de atraer, presumiblemente con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su propia página Web, creando la posibilidad de que existiera confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada. En ese sentido, la manera en que la Demandada ha utilizado las marcas, logotipos y denominación social de la Demandante, indica un intento de dicha Demandada por sugerir una autorización otorgada por la Demandante, o afiliación con la misma (ver Avon Products Inc. v. Jongsoo Lee, Caso OMPI No. D2001-0272). Este hecho es suficiente para encontrar mala fe por parte de la Demandada.

La Demandante sugiere que este es un caso de tenencia pasiva, de conformidad con la doctrina Telstra, porque argumenta que en algún momento posterior a la obtención de la Fe de Hechos relativa a la página Web a la que resolvía dicho dominio, el dominio en disputa se tornó inactivo. Sin embargo, la Demandante no argumenta ni prueba la existencia de los factores elaborados en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra. Por lo tanto, ese argumento queda desestimado.

En virtud de lo anterior, el Experto considera que el tercer elemento de la Política ha sido demostrado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio en disputa <grupomodeloweb.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 1 de Abril del 2014