Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. v. Acciones y Valores Banamex, S.A. de C. V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex
Caso No. DMX2011-0009
1. Las Partes
La Promovente es Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, representada por Avahlegal, México.
La Titular es Acciones y Valores Banamex, S.A. de C. V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex, con domicilio en México, Distrito Federal, México, actuando por conducto de su representante legal.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de febrero de 2011 de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro en esa misma fecha.
Asimismo el 11 de febrero de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 11 de febrero de 2011 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del Titular y de los contactos administrativo, técnico y de facturación, e indicando que los nombres de dominio en cuestión se mantendrán bloqueados durante el desarrollo del presente procedimiento.
En respuesta a una aclaratoria y/o enmienda a la Solicitud requerida por el Centro, el Promovente presentó la Solicitud enmendada el 23 y 25 de febrero de 2011 en formato electrónico así como en originales vía mensajería especializada.
El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud así como a la modificación de la Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 1 de marzo de 2011, que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Con fecha 1 de marzo de 2011, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 21 de marzo de 2011. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento. La Contestación fue presentada en fecha 21 de marzo de 2011. El Centro acusó recibo de la misma el 23 de marzo del 2011.
Con fecha 1 de abril de 2011, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el nombre de dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió al Centro el 1 de abril de 2011, la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.
El 5 de abril de 2011, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una “Notificación de Nombramiento del Grupo de Expertos y fecha proyectada para la Decisión” correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el día 19 de abril de 2011, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Finalmente, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con los nombres de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Manifiesta la Promovente que la empresa Revistas Novias y Eventos, S. A. de C.V., legítimamente constituida desde el 13 de octubre de 1999, ha tenido como objeto desde su incorporación actividades tales como la producción, creación, desarrollo y comercialización de publicidad y campañas publicitarias, así como la impresión de publicaciones periódicas, revistas y comercialización de espacios publicitarios en dichos medios publicitarios.
Que en el día 13 de mayo del año 2004, su representada comisionó al artista Víctor Hugo Haro Olivas la creación de una obra artística original y novedosa, cuyo título de origen lo fue precisamente “Blink” resultando que dicha obra se materializó a favor de su representada desde el año 2004 como se demuestra en la especie con el documento público (que constituye prueba plena) que hace consistir en la copia certificada de la carta finiquito emitida por el autor de la obra cuyo título, diseño e imagen lo es precisamente “Blink”, que para efecto del procedimiento en que se actúa se exhibió bajo el Anexo número seis.
Que de dicha obra su representada obtuvo su registro como obra gráfica bajo el título BLINK ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (México) a favor de la promovente, de conformidad con el Anexo número siete.
Posterior a la creación, existencia e incorporación del derecho de autor referido en el párrafo anterior a favor de la Promovente, cuyo título, imagen y logo lo es precisamente BLINK desde el mes de agosto de 2004, publicó la primera edición del medio de comunicación impreso titulado BLINK. Se acompañó a la solicitud del presente procedimiento administrativo, una copia certificada (con fecha cierta) de dicho ejemplar como Anexo número ocho. Más aún, señala la Promovente que dicho medio de comunicación impreso titulado BLINK ha venido publicándose y comercializándose interrumpidamente de forma mensual desde dicha fecha.
A la par del lanzamiento del primer ejemplar de la referida revista publicada BLINK, en fecha del 30 de julio del año 2004, la Promovente encomendó al personal de sistemas que al igual que en la publicación impresa, se diera de alta la versión en Internet bajo el nombre de dominio <blink.com.mx> para igualmente promocionar el medio de comunicación que ya circulaba en forma impresa y que hasta el año 2010 mi representada estuvo legítimamente explotando en su portal de Internet bajo el nombre de dominio <blink.com.mx>.
Lo anterior se acredita por la Promovente mediante las copias simples de las facturas números 038, 22 y 99 de fechas 22 de agosto de 2005, 13 de septiembre de 2007 y 18 de julio de 2008 emitidas por la empresa Vinetworks, S. A. de C. V., a favor de la Promovente por cuanto a los servicios de hospedaje anual y mantenimiento del nombre de dominio <blink.com.mx>, las cuales se exhibieron como Anexo número nueve, a efecto de acreditar que la Promovente había venido detentando y manteniendo dicho nombre de dominio desde el referido año 2004 y del cual siempre supuso era de su propiedad; sin embargo, aproximadamente a finales del mes del abril del año 2010, personal de sistemas le informaron que ya no podía accesar al sitio de Internet “www.blink.com.mx” para hacer cambios o modificaciones en el mismo y que en su lugar se encuentra la imagen e información de un sitio diverso, el cual incluso utiliza el mismo diseño gráfico y título amparado en la obra de derechos de autor registrada a favor de la Promovente, así como el mismo logo e imagen pero con contenido e información de servicios bancarios y financieros vinculados a una reconocida institución de crédito nacional en México (BANAMEX). De dicho portal de Internet se acompañó a la Solicitud una impresión de pantalla bajo el Anexo trece.
No obstante lo anterior, la Promovente Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. desde el 2 de octubre del año 2006 obtuvo la protección jurídica que, conforme con la Legislación Mexicana en materia de propiedad intelectual resulta la idónea para su actividad empresarial como lo es el Certificado de Derechos para Publicación Periódica bajo la denominación distintiva BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, así como el título de Certificado de Reserva de Derechos para la especie “Publicaciones Periódicas Vía Red de Cómputo”, bajo la denominación BLINK; certificados que a la fecha se encuentran vigentes y surtiendo plenos y totales efectos jurídicos y de los cuales se acompañan sendas copias certificadas que se identifican como Anexos siete, diez, once y doce, respectivamente, y los cuales se relacionan a continuación:
1. Reservas de Derechos obtenidas ante el Instituto Mexicano de Derechos de Autor: Número de Reserva: 04-2006-100211344500-102; Título: BLINK LIFESTYLE MAGAZINE; Titular: Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.; Especie: REVISTA; Concesión 2 de octubre del 2006; Número de Reserva: 04-2006-100211344500-102; Título: BLINK LIFESTYLE MAGAZINE; Titular: Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.; Especie: REVISTA; Concesión 15 de octubre del 2010 (última renovación); Número de Reserva: 04-2010-05123095000-203; Título: BLINK LIFESTYLE MAGAZINE; Titular: Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.; Especie: DIFUSIÓN VÍA RED DE COMPUTO; Concesión 12 de mayo del 2010 (Certificado Original);
2- Registro de Obra registrada ante el Instituto Mexicano de Derechos de Autor: Número de Registro: 03-2010-090711412700-01; Título: BLINK; Titular: Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.; Rama: DIBUJO; Concesión 29 de septiembre del 2010 (Certificado Original).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
La Promovente señala que los nombres de dominio en controversia, son idénticos con respecto a las Reservas de Derechos y derechos derivados del registro de derechos de autor, sobre los que Revistas Novias y Eventos, S. A. de C. V., es titular.
Que los nombres de dominio materia de la presente controversia a saber, <blink.com.mx> y <blink.mx>, son idénticos y por ello crean confusión en el usuario de Internet, respecto a las diversas Reservas de Derechos propiedad de la Promovente, pues el Titular reproduce íntegramente los títulos de las Reservas de Derechos que la Promovente posee en México y los cuales le proveen a la Promovente el derecho de uso exclusivo sobre los mismos.
Que el Titular utiliza en los referidos sitios en disputa una imagen idéntica a la obra gráfica y logo BLINK registrada a favor de la Promovente, derechos tales de propiedad intelectual que proveen a la Promovente del derecho de uso exclusivo sobre dicha obra, tal y como se demuestra con el Anexo número trece que se exhibió junto con la Solicitud, de donde se demuestra que el logo utilizado por el Titular reproduce la obra artística del logo e imagen de BLINK a que se refieren los anexos seis y siete antes descritos, y que fueron incorporados y protegidos por parte de la Promovente desde el año 2004.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y probado, se logra acreditar perfectamente que los nombres de dominio en disputa <blink.com.mx> y <blink.mx> resultan idénticos y/o similares en grado de confusión respecto a los derechos de propiedad intelectual, títulos de reservas de derechos y títulos de derechos de autor consagrados en forma previa y exclusiva a favor de Revistas Novias y Eventos, S. A. de C. V., lo que de suyo en conjunto resulta amplio, suficiente y basto para la procedencia de la petición formulada dentro del procedimiento en que se actúa.
Que el Titular de los nombres de dominio en disputa <blink.com.mx> y <blink.mx>, no posee derechos o intereses legítimos respecto a dichos nombres de dominio, ya que el Titular aquí demandado no es propietario de marcas o reservas de derechos que amparen a su favor la utilización de derechos de propiedad industrial sobre el signo BLINK, ni mucho menos de uno que ostente una fecha legal anterior a los derechos legítimamente incorporados a favor de Revistas Novias y Eventos, S. A. de C. V.
Que lo anterior se demuestra con la impresión de los resultados obtenidos en una búsqueda por titular realizada en la base de datos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la que se realizó búsqueda de antecedentes de marcas registradas o en trámite propiedad de Acciones y Valores Banamex, S. A. de C.V., búsqueda obtenida mediante el servicio electrónico de Consulta Externa sobre información de marcas Marcanet de la página del referido Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial visible en “www.marcanet.impi.gob.mx/ marcanet/ controler/” y cuya impresión se exhibió junto con la Solicitud como anexo número catorce, de la cual si bien es cierto se advierte que dicha empresa es propietaria de ciertos registros de marcas, también lo es que ninguna de ellas detenta la denominación BLINK o alguna otra similar.
Señala asimismo la Promovente que los nombres de dominio en disputa <blink.com.mx> y <blink.mx>, han sido registrados y se utilizan de mala fe por parte de su actual Titular, toda vez que son idénticos con respecto a las reservas de derechos descritas en líneas anteriores, sobre las cuales la Promovente, tiene derechos previos, únicos y exclusivos en la prestación de servicios de espacios publicitarios, publicaciones impresas y publicaciones vía red de cómputo.
De conformidad con lo establecido en el capítulo de hechos anteriormente descritos, la Promovente encomendó a personas de sistemas para que en su nombre creara y adquiriera el nombre de dominio y sitio de Internet <blink.com.mx>, el cual la Promovente suponía que tenía protegido desde el día 30 de julio del año 2004 mediante el cual se realizaba de manera continua la difusión electrónica de la publicación informativa BLINK propiedad de Revista Novias y Eventos, S. A. de C. V. y hasta el año 2010, a través de la página Web “www.blink.com.mx”.
Como prueba de lo anterior se exhibieron copias simples de las facturas números 038, 22 y 99 de fechas 22 de agosto de 2005, 13 de septiembre de 2007 y 18 de julio de 2008 emitidas por la empresa Vinetworks, S. A. de C. V., a favor de la Promovente por cuanto a los servicios de hospedaje anual y mantenimiento del nombre de dominio <blink.com.mx>, las cuales se exhibieron como anexo número nueve, con las cuales se acreditó fehacientemente que la Promovente era la titular originaria y propietaria de dicho nombre de dominio, desconociendo los tecnicismos en materia informática por virtud del cual el nombre de dominio <blink.com.mx> hubiera sido transferido a favor del actual titular, ya que la Promovente manifestó que puntualmente pagaba a la empresa Vinetworks, S.A. de C.V. por la conservación y hospedaje del nombre de domino de Internet <blink.com.mx> donde se había venido difundiendo la versión electrónica de su revista BLINK, pero en el año 2010 se les informó que ya no era posible utilizar dicho nombre de dominio y que ahora tendrían que utilizar el nombre de dominio <blinkmagazine.com.mx> lo cual les pareció muy extraño, más aún porque el actual sitio “www.blink.com.mx” desplegaba información de servicios financieros pero utilizando el mismo título “Blink” y el mismo diseño gráfico de la obra autoral registrada a favor de la Promovente desde el año 2004, siendo que jamás ha existido ningún tipo de relación o vínculo jurídico entre la titular actual y Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V., ni mucho menos la Promovente había concedido licencia, autorización, transmisión o cualquier acto jurídico alguno por virtud del cual la actual titular pueda estar utilizando el nombre de dominio <blink.com.mx> y ni mucho menos, derechos de propiedad intelectual que son propiedad de la Promovente en forma exclusiva, según se establece en los diversos cuerpos normativos en las áreas de especialidad.
Finalmente argumenta la Promovente que fue Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. quien oportunamente encomendó la creación, mantenimiento, hospedaje y conservación del nombre de dominio <blink.com.mx>, sino que incluso incorporó los derechos exclusivos en materia de propiedad intelectual y por ningún momento tolerará que hoy un tercero sin derecho ni consentimiento y valiéndose únicamente de medios tecnológicos e informáticos para hacerse de dicho nombre de dominio, pretenda detentarlo y explotarlo en mala fe, pues insiste la Promovente que ella jamás concedió autorización o licencia para la transmisión o uso del nombre de dominio en cuestión ni de la obra autoral gráfica BLINK que el mismo contenía y aun contiene.
El Experto toma nota asimismo que la Promovente ha llevado a cabo la publicación de la Revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE desde el mes de agosto del 2008 y por lo menos hasta el mes de noviembre del 2010.
B. Titular
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Titular apoya la procedencia de su defensa son los siguientes:
Que en el mes de marzo del año 2009, las instituciones Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX) y Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, giraron instrucciones para contactar a los responsables, titulares y/o propietarios de los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>, a fin de determinar si estaban dispuestos a vender dicho nombre de dominio y, en su caso, iniciar la negociación para la compra de los mismos sin revelar la identidad de los compradores (BANAMEX y la Titular).
Que de acuerdo con las instrucciones de BANAMEX y de la Titular, en el mismo mes de marzo de 2009 se procedió a investigar los datos de las personas responsables, titulares y/o propietarios de los nombres de dominio. Que dicha investigación se realizó directamente en el sitio de Internet asociado con el nombre de dominio <blink.com.mx>, que en aquel momento correspondía al sitio de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, la cual no estaba completamente disponible en forma electrónica (de hecho solamente contenía "pruebas" de imágenes y de textos) y supuestamente se distribuía de forma gratuita por la empresa denominada Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V., con domicilio en el Estado de Jalisco, México.
Que en aquel momento el nombre de dominio <blink.rnx> no estaba registrado y por lo tanto tampoco estaba asociado con el mismo u otro sitio de Internet. De hecho, en ese entonces estaba abierta la etapa de pre-registro de nombres de dominio con terminación “.mx”, y en ésta solamente el titular de un nombre de dominio con terminación “.com.mx” podía registrar su versión correspondiente en terminación “.mx”.
Que también se efectuaron las investigaciones conducentes en la base de datos WhoIs de NIC-México, disponible en el sitio de Internet “www.nic.mx”. Se adjuntaron impresión de los datos obtenidos de NIC-México como anexo 2 a su escrito de Contestación de la Solicitud.
Es importante comentar que de las investigaciones realizadas, y en especifico, por las conversaciones telefónicas sostenidas con el Señor Juan José Pujol, Director de la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., que en aquel momento se ostentaba como "titular" o Contacto Registrante de los multicitados nombres de dominio, el suscrito se enteró que la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. encargó a la empresa Vinetworks, S.A. de C.V. el registro de los nombres de dominio objeto de este procedimiento. Es decir, la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C. V., era o debía indicarse como la titular de los nombres de dominio en la base de datos WhoIs de NIC- México.
Sin embargo, por alguna razón desconocida, o más bien por una mala práctica recurrente de la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., esta última se ostentó y registró como Contacto Registrante y/o titular de los nombres de dominio, cuando debió indicar como tal a la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. Es importante mencionar que Vinetworks, S.A. de C.V. en otras ocasiones se ha mostrado como titular y/o Contacto Registrante de los nombres de dominio de sus clientes en las bases de datos WhoIs, tanto de NIC-México como de otras entidades registradoras nacionales y extranjeras, lo cual le ha provocado incluso estar involucrada en otros procedimientos de solución de controversias. Ver S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vilhaus/Vinetworks, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0009.
Tras haber obtenido los datos de contacto de los responsables de los nombres de dominio mediante las investigaciones realizadas y las llamadas telefónicas sostenidas con Juan José Pujol, en ese mismo mes y año el suscrito contacto a la Directora (Michelle Leafio Aceves) y el entonces Director Adjunto (Rubén Alberto Arroyo Ramos) de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, publicada por la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.
Que después de haber intercambiado varias Ilamadas telefónicas con las personas mencionadas y haber acordado previamente la compra-venta de los nombres de dominio referidos con Michelle Leaño Aceves, Directora de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, el día 14 de mayo de 2009 el representante del Titular se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de formalizar la compra de los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>. El Titular acompañó como prueba de dicho traslado y estancia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en esas fechas, copias de los pases de abordar de los vuelos de la aerolínea comercial Interjet con rutas México, D.F.-Guadalajara y Guadalajara-México, D.F.; recibos de consumo de un restaurante y una cafetería cercanos al domicilio de la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V.; una factura original por una noche de hospedaje en un hotel de Guadalajara, Jalisco; y un recibo de transporte terrestre (taxi) del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco a la zona del domicilio del Promovente en Zapopan, Jalisco.
Que incluso Michelle Leaño Aceves, Directora de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE y Rubén Alberto Arroyo Ramos, Director Adjunto de la revista, proporcionaron al suscrito los números de sus teléfonos celulares particulares, mismos que se omiten en su escrito de Contestación a la Solicitud por cuestiones de privacidad, pero se ponen a disposición del Experto.
Que habiendo concretado la compra-venta de los nombres de dominio el mismo día 14 de mayo de 2009, Michelle Leaño Aceves, Directora de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, ordenó al Gerente de Tecnologías de Internet del Grupo Editorial Ocho Columnas, J. Rivelino Martinez Farrera y a Juan José Pujol, Director de la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., que realizaran todas las gestiones necesarias y se coordinaran con el suscrito para llevar a cabo los cambios de Contacto Administrativo, Técnico y de Pago, quedando el representante del Titular como Contacto designado en los tres casos, así como para efectuar el cambio de Contacto Registrante y/o Titular, dejando al suscrito como Contacto Registrante y/o Titular de los mismos.
Asimismo, Michelle Leaño Aceves, Directora de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, ordenó al representante legal del Grupo Editorial Ocho Columnas, el Lic. Raúl Alfonso Covarrubias Velásquez, que se firmara una Carta de Transferencia de Derechos con relación a los nombres de dominio, la cual firmó éste como Cedente y el representante del Titular en su calidad de Cesionario, firmando como testigo Ma. Elena Murillo Blanco, Asistente Personal de la Sra. Leaño, y en esa misma calidad firmó el Lic. Rubén Alberto Arroyo Ramos, Director Adjunto de la revista. Se adjuntó la referida carta en "original" como anexo 4, siendo importante mencionar que la misma no incluye al nombre de dominio <blink.mx>, puesto que la compra-venta y transferencia del mismo se pactó momentos después de haber firmado dicha carta, de manera verbal, en el entendido y en consideración de que por la etapa de "pre-registro" de dominios “.mx”, solamente el representante del Titular, como nuevo titular del nombre de dominio <blink.com.mx>, podría efectuar los cambios en el nombre de dominio <blink.mx>.
Además de la referida Carta de Transferencia, también se adjuntaron como anexo 5 diversos documentos, como manifiesto de que el suscrito estuvo personalmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, negociando la compra y gestionando la transferencia de los nombres de dominio "personalmente" con los arriba mencionados; (i) la tarjeta de presentación personal de Michelle Leaño Aceves; (ii) la tarjeta de presentación personal del Lic. Rubén Alberto Arroyo Ramos; y (iii) otras publicaciones que se editan en las instalaciones del referido grupo editorial, mismas que fueron facilitadas por el Director Adjunto de la revista, como muestra del trabajo de dicho grupo.
Asimismo, se aportaron como anexo 6 diversas impresiones de búsquedas efectuadas en Internet, en donde se muestra que: (i) J. Rivelino Martinez Farrera está relacionado con el área de sistemas o Internet de la empresa Revistas Novias y Eventos, S.A. de C.V. (Buscar en Yahoo.com: Rivelino Martinez Blink); y (ii) el Lic. Raúl Alfonso Covarrubias Velásquez es abogado o representante de los intereses (de la familia "Leaño" de Guadalajara, o en especifico, de sus empresas, instituciones o negocios, tales como la Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. o el Grupo Editorial Ocho Columnas, al cual pertenece al promovente (Buscar en Google.com.mx: Raúl Alfonso Covarrubias).
Que a partir de dichas instrucciones, y el mismo día 14 de mayo de 2009, J. Rivelino Martinez Farrera, Gerente de Tecnologías de Internet del Grupo Editorial Ocho Columnas, Juan José Pujol, Director de la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., personal de NIC-México y el representante legal del Titular, comenzamos el intercambio de correos electrónicos y Ilamadas telefónicas para coordinar el cambio de Contacto Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico y Contacto de Pago asociados con los dos nombres de dominio, para quedar el representante del Titular como Contacto en los cuatro casos, en ambos nombres de dominio.
Se adjuntó como anexo 7 una Fe de Hechos que contiene impresiones de algunos de los referidos correos electrónicos, y en la cual consta que dichos correos fueron obtenidos de la dirección personal de correo electrónico del representante del Titular.
El día 3 de junio de 2009 concluyó el proceso de cambio de Contacto Registrante en el nombre de dominio <blink.com.mx>, reflejando como tal al representante del Titular, y en ese mismo día se procedió al pago de la renovación de dicho nombre de dominio. Posteriormente, el día 5 de junio de 2009, se concluyó el proceso de registro del nombre de dominio <blink.mx>, mostrando como Contacto Registrante, Administrativo, Técnico y de Pago al representante del Titular, y también se procedió al pago del mismo en esa misma fecha. Lo anterior consta en los correos electrónicos impresos que forman parte de la Fe de Hechos que se adjunta como anexo 7.
El 28 de agosto de 2009 el representante del Titular transfirió el nombre de dominio <blink.com.mx> al actual Contacto Administrativo, Ricardo Robles Castro, con el NIC-ID "monzal", y el día 1 de septiembre de 2009 se hizo lo propio con el nombre de dominio <blink.mx>. Tales transferencias constan en los correos que conforman al anexo 7.
Finalmente, en el mes de enero de 2010, por instrucciones de Banamex y del Titular, el representante del Titular realizó la transferencia y/o cambio de Contacto Registrante de ambos nombres de dominio a nombre de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex. Esto también consta en los correos impresos que conforman al anexo 7.
El Promovente no tiene derechos sobre marcas registradas, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen registradas y/o reservas de derechos, que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a los nombres de dominio <blink.com.mx> y/o <blink.mx>.
Primeramente, tal como consta en la impresión de una búsqueda por titular obtenida de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se adjunta como anexo 8, la Promovente solamente tiene 8 solicitudes de registro de marca en trámite, de las cuales le han negado o se han abandonado cuatro y a las otras cuatro les han sido citadas como anterioridades algunas marcas de Banamex y de otros terceros, sin perjuicio de que muy probablemente también serán negadas por virtud de la existencia previa de otras marcas y/o por carecer de distintividad.
En otras palabras, la Promovente no cuenta con marcas registradas (ni avisos y/o denominaciones de origen registrados) para denominaciones iguales o similares a los nombres de dominio objeto de este procedimiento, ya que solo tiene solicitudes que apenas constituirían una expectativa de derecho siempre y cuando fueran viables para registro, pero ni siquiera es el caso en ninguna de las marcas del Promovente.
Por otro lado, el Promovente argumenta tener tres reservas de derechos, dos para el titulo de la Revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE y una para el titulo de la Difusión Via Red de Cómputo BLINK.
Con relación a la reserva para el título de la Difusión Vía Red de Computo BLINK, se hace notar que dicha reserva fue concedida el día 12 de mayo de 2010, es decir, un año después de que la Promovente vendió a Banamex y a la Titular, los nombres de dominio objeto de este procedimiento.
En otras palabras, la Promovente claramente solicita de mala fe la protección como reserva para el título BLINK, únicamente con la intención de hacerse de elementos para acreditar o tener una base para el inicio del presente procedimiento. Analógicamente, tal protección "a modo puede compararse o identificarse con la práctica conocida como "Reverse Domain Name Hijacking", que tiene como objeto lograr el registro u obtención abusivo de derechos de propiedad intelectual para usarlos posteriormente como base en un procedimiento de nombres de dominio, como en este caso lo hace el Promovente.
Tan clara es dicha intención y la falta legítima de un interés o derecho del Promovente sobre la reserva BLINK, que los títulos de la reservas en la categoría de Difusión Via Red de Cómputo están todo el tiempo relacionados directamente con los nombres de dominio con los cuales se asocia el sitio de Internet en el que se encuentra la difusión. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Promovente no tiene los nombres de dominio <blink.com.mx> ni <blink.mx>, por lo que no puede acreditar que ella tenga derechos sobre tal reserva y mucho menos podrá acreditar el use de la citada difusión periódica para efectos de la renovación de su "mal-habida" reserva. Esto sin perjuicio de los derechos que asisten a Banamex y/o la Titular de los nombres de dominio, y que éstas se reservan, para demandar la nulidad o cancelación de la misma.
Por otro lado, con relación a las reservas para la Revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, no puede considerarse que la denominación BLINK LIFESTYLE MAGAZINE sea semejante en grado de confusión a la palabra BLINK, tal como lo señala el Promovente, toda vez que tanto la palabra “Lifestyle” como el término “Magazine” representan elementos que son intrínsecos y parte esencial de la citada reserva, sin los cuales dicha reserva no tendría la misma naturaleza ni el mismo carácter distintivo. Ver Virgin Enterprises Limited v. Internet Domains, Caso OMPI No. D2001-1008.
Para poder realizar un análisis objetivo y correcto sobre la supuesta similitud entre ambas denominaciones, debe considerarse a Ia reserva BLINK LIFESTYLE MAGAZINE en su conjunto, y no separarla indebidamente para su comparación con la denominación "Blink".
Además, el Promovente no ha demostrado que de hecho exista una similitud "en grado de confusión" entre sus reservas y los nombres de dominio objeto de la presente controversia. Ver Sallie Mae, Inc. v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2004-0648.
Es importante señalar que no puede darse una semejanza entre las denominaciones BLINK LIFESTYLE MAGAZINE y BLINK en el ámbito de los nombres de dominio y/o de Internet, puesto que es improbable que usuarios que deseen buscar, ingresar a sitios u obtener información de las partes en conflicto, respectivamente, no puedan o se confundan al descifrar los resultados de una búsqueda, o puedan confundirse at "teclear" los nombres en el browser o en los buscadores (sin perjuicio de sus disímiles dimensiones), o simplemente no sepan distinguir los servicios de una revista y los servicios propios de una institución financiera. Cualquiera de estos casos o escenarios resulta lejano e improbable.
Así pues, no puede el Promovente a su conveniencia y arbitrariamente afirmar o sostener un criterio contrario al que han establecido razonadamente los propios precedentes en materia de nombres de dominio, e incluso la autoridad en materia de marcas, quien es en todo caso la institución que tiene las bases y facultades legales para determinar si una denominación es o no similar en grado de confusión, sobre cualquier opinión de en particular, más aún cuando las denominaciones en conflicto son tan distintas en sus dimensiones y se aplican para distintos (muy distintos) productos y servicios, respectivamente.
Por otra parte, por lo que respecta at Registro de Obra obtenido por la Promovente para un dibujo que consiste en una estilización de la palabra BLINK, es importante tomar en cuenta tres cuestiones: (i) de acuerdo con la Política y el Reglamento, el Promovente debe acreditar que tiene derechos sobre marcas registradas, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen registradas y/o reservas de derechos, mas no sobre registros de obra: (ii) en todo caso un Certificado de Registro de Obra solamente "reconoce" (no otorga) los derechos (presumibles) que tenga el que se ostente como actor o causahabiente de una obra; y (iii) la protección que recae sobre una obra, registrada o no, es precisamente sobre la naturaleza artística de la misma, mas no sobre su título o nombre.
En el caso de una obra, registrada o no, el título o nombre es "banal" y no existe una protección como tal sobre dicho título o nombre, y mucho menos se adquiere el derecho al uso exclusivo del mismo a través de la creación o registro de una obra. En todo caso, existe cierta protección especial en ese sentido pero técnicamente para las obras famosas o para aquellas que provienen de autores famosos, tales como "Cien Años de Soledad", "El Pensador", etc.
Por lo tanto, no viene al caso la comparación que hace el Promovente de un diseño que supuestamente es de su propiedad con otro diseño que usa el Titular en los sitios de Internet asociados con los nombres de dominio materia de este procedimiento, pues además, como resulta evidente, un nombre de dominio no tiene diseño por lo que no puede parecerse a algún signo distintivo, reserva u obra que contenga un diseño. Es decir, hablando de los ámbitos de protección, su naturaleza jurídica y sus funciones, no puede compararse un dibujo con un nombre de dominio.
Además, resulta muy extraño que desde el año 2004 el Promovente haya encargado la realización de dicha obra y hasta el año 2011, siete años después, se haya tramitado el registro de la misma ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Lo anterior, sin perjuicio, de que la certificación notarial de la Carta Finiquito que presenta la Promovente con la solicitud (identificada como anexo 6) es precisamente una certificación de dicho documento, mas no se da fe ni consta que dicho documento haya sido firmado en el año de 2004.
También resulta muy extraño que el Promovente jamás haya usado dicha obra, y que "casualmente" esta se aprecie únicamente en los ejemplares impresos in más recientes de la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE y que hasta apenas hace unos meses se muestre en un escondido y reducido espacio dentro del sitio de Internet asociado con el nombre de dominio de la Promovente, es decir, “www.blinkmagazine.com.mx”. Desde luego, dicho uso es “a propósito”, y pretende crear o lograr que se le reconozcan al Promovente derechos que no tiene y no le asisten de forma legítima sobre un dibujo que es muy similar al que pertenece al Titular.
Lo anterior, sin perjuicio de ser reiterativos en el hecho de que el Promovente no tiene derechos sobre la reserva para el título de la Difusión Vía Red de Cómputo BLINK por pertenecer la herramienta principal de difusión (los dominios) al Titular, y tampoco tiene el Promovente derechos legítimos sobre la obra de dibujo por las razones antes comentadas.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Titular acredita que el Promovente no cuenta con derechos sobre marcas registradas, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen registradas y/o reservas de derechos: y que de las reservas de derechos y registro de obra que este obtuvo recientemente de forma ilegitima, ninguna de ellas es idéntica o semejante en grado de confusión a los nombres de dominio <blink.com.mx> y/o <blink.mx>
Contrario a lo que señala el Promovente en la Solicitud, el Titular si cuenta con (i) derechos sobre los nombres de dominio, y con (ii) intereses legítimos sobre los mismos.
El Titular si tiene derechos respecto de los nombres de dominio toda vez que:
Banamex, quien es solicitante de las 9 marcas en trámite y titular de las 27 marcas registradas que se enlistan en el documento que se adjunta como anexo 9, sobre las siguientes denominaciones: BLINK, BLINK BY BANAMEX, BLINK! BY BANAMEX Y DISEÑO, BLINK&PLAY, BLINK LIFE, BLINK MOBILE, BLINK TRADER, BLINK TRIAL, ha otorgado un Contrato de Licencia de Marcas a favor del Titular, con fecha 3 de marzo de 2009, para el uso de dichas marcas. Un ejemplar original del Contrato se adjunta como anexo 10.
Lo anterior es suficiente para acreditar que el Titular tiene derechos marcarios relacionados con los nombres de dominio. Ver DigiPoll Ltd v Raj Kumar, Caso OMPI No. D2004-0939.
De hecho, el Titular hace notar al Experto que la referida licencia no se encuentra inscrita en el IMPI, sin embargo, en contraste con la práctica y la interpretación superficial de la Iey de la Propiedad Industrial sobre la necesidad de inscribir contratos para que estos surtan efectos ante terceros, existen normal u ordenamientos jerárquicamente superiores a dicha ley, que omiten o consideran innecesario el registro de un contrato para que se considere que un tercero con autorización expresa tenga derechos sobre una marca.
Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el Titular opera los sitios de Internet identificados con los nombres de dominio objeto de este procedimiento, y usa de igual forma las marcas que se aprecian en dicho sitio, tales como BLINK, y otras, manteniendo un control directo sobre el uso de las mismas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Numeral 2, articulo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de acuerdo con los cuales se considera que la utilización de una marca por otra persona, constituye el uso de la misma por su titular cuando este último mantiene un control sobre el uso de su marca.
Por lo anterior, toda vez que existe un Contrato de Licencia, y siendo los Tratados Internacionales TLCAN y ADPIC la Ley Suprema de la Unión, no es necesario que obre licencia inscrita en los expedientes oficiales de cada una de las marcas de Banamex para que ésta surta efectos contra terceros.
Banamex, quien es el propietario (no titular, ni Contacto Registrante) de los nombres de dominio involucrados en este procedimiento, ha otorgado un Contrato de Licencia a favor del Titular, con fecha tres de junio de 2009, para el uso de dichos nombres de dominio. Un ejemplar original del Contrato se adjuntó como anexo 11.
En este respecto, es importante mencionar que la Política y el Reglamento que el Titular debe acreditar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, no sobre marcas u otras figuras relacionadas, equivalentes o similares a los nombres de dominio.
En este caso, tales derechos (derivados de un Contrato) se actualizan de forma directa y precisa. Esto, toda vez que del mismo Contrato nacen los derechos que tiene el Titular para usar y mantener los nombres de dominio, e incluso para administrar y operar los sitios de Internet asociados con estos.
Banamex, quien es el titular de la Reserva No.04-2010-072910165200-102 para el titulo de Revista BLINK!, otorgado el 29 de julio de 2010, ha celebrado un Contrato de Licencia a favor del Titular, con fecha 5 de noviembre de 2010, para el uso de dicha reserva. Un ejemplar original del Contrato se adjunta como anexo 12.
El contrato referido en el párrafo que antecede refuerza el hecho de que Banamex ha otorgado autorización expresa a favor del Titular para el uso de sus derechos de propiedad intelectual relacionados con el término BLINK.
Como es natural, de los contratos nacen derechos y obligaciones que vinculan a las partes contratantes, y que regula la relación entre ellos. En el caso que nos ocupa, tales derechos y obligaciones han nacido para el Titular con respecto a las marcas, nombres de dominio y la reserva BLINK, mediante el otorgamiento de los contratos referidos en los puntos 1, 2 y 3 anteriores, de manera que se acredita fehacientemente que el Titular sí tiene derechos sobre los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, el Titular también tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio toda vez que:
Banamex, quien es titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las marcas y reserva de derechos antes mencionados, y propietario (no Titular, ni Contacto Registrante) de los nombres de dominio, ha otorgado una Carta de Autorización de Uso de Marcas y Dominios a favor del Titular, con fecha 9 de septiembre de 2010. Un ejemplar original de dicha Carta se adjunta como anexo 13.
Es importante señalar que dicha autorización es paralela a los Contratos de Licencia celebrados, y que su naturaleza y efectos son distintos a los de una licencia de uso de derechos de propiedad intelectual. Esta carta, por ejemplo, contiene un extracto de los Contratos de Licencia, así como cláusulas operativas y administrativas adicionales, y más no está sujeta a formalidades o a inscripción ante autoridad alguna para que surta sus efectos en contra de terceros.
En dicha carta se establecen claramente los alcances de los acuerdos y de la autorización para el uso de los derechos marcarios y nombres de dominios de Banamex, por parte del Titular. De ella se derivan intereses legítimos como puede apreciarse.
El Titular se encuentra estrechamente vinculado corporativamente con Banamex. De hecho, tanto el titular como Banamex forman parte de un mismo grupo, a saber, el Grupo Financiero Banamex. Se adjunta como anexo 14 un documento que acredita la relación entre las partes y su pertenencia al mismo grupo financiero. Tal relación corporativa le permite al Titular gozar de ciertos derechos o prerrogativas sobre algunos productos/servicios y bienes intangibles de Banamex, como es el caso de las marcas mencionadas más arriba y de los nombres de dominio, entre otras cosas. El Titular y Banamex tienen un Convenio de fecha 3 de marzo de 2009, en el cual acuerdan (en términos generales) el desarrollo y operación del producto denominado BLINK, mediante la operación del sitio de Internet asociado con los nombres de dominio correspondientes. En tal acuerdo se muestra claramente la relación operativa entre las partes que conceden al Titular ciertas prerrogativas relacionadas con los sitios de Internet BLINK, naciendo de allí intereses legítimos para el Titular sobre los sitios y sus nombres de dominio.
Además de lo anterior, se puede observar en los Contratos y Convenios referidos que las partes acordaron, por así convenir a sus intereses, y por ser la forma de proceder de Banamex, que ésta última sería la propietaria de los nombres de dominio y que el Titular debía mostrarse en tal carácter y/o como Contacto Registrante en las bases de datos WhoIs de NIC-México y/o de cualquier otra entidad registradora. De dicho acuerdo nacen derechos e intereses legítimos que le asisten al Titular.
Incluso se puede acreditar fácilmente que el Titular si cuenta con derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio, conforme lo que señalan la propia Política y su Reglamento, toda vez que:
Antes de que el Titular recibiera cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos. Para demostrar lo anterior, se adjuntó como anexo 15 algunas impresiones del sitio de Internet del titular asociado con los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>, así como algunas noticias encontradas en Internet, en donde se hacen referencias a los productos/servicios prestados por el Titular a través de sus sitios; y
El Titular hace un uso legitimo y leal de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el nombre de la Promovente, marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro, pues el Titular a través de estos ofrece prestar servicios financieros, con respaldo de Banamex, usando las marcas de ésta.
Es falso que el Titular haya registrado o esté usando los nombres de dominio de mala fe. Primeramente, el Promovente manifiesta que el Titular ha registrado y usa los nombres de dominio de mala fe, pues éstos supuestamente son idénticos a las reservas de derechos del primero. Sin embargo, no basta ni es suficiente para acreditar un registro y uso de mala fe mediante la simple afirmación de que los nombres de dominio son idénticos a las reservas de derechos del Promovente.
En este caso el Promovente no explica ni demuestra en dónde radica la mala fe dentro del registro y uso de los nombres de dominio por parte del Titular, por lo que no actualiza la presente hipótesis.
Como parte de sus argumentos al respecto, la Promovente afirma que encomendó a personas de sistemas (no señala a quienes) para que "en su nombre" creara y adquiriera el nombre de dominio y sitio de Internet <blink.com.mx>, el cual suponía tenía protegido desde el año 2004.
También manifiesta la Promovente que mediante el nombre de dominio <blink.com.mx> se realizaba de manera continua la difusión electrónica de la publicación informativa BLINK y hasta el año 2010, a través de la página web “www.blink.com.mx”.
Al respecto, el Titular hace notar al Experto que no solamente es falso lo que señala la Promovente, sino que se aprecia una clara intención de engañar e inducir al error al Experto con semejante afirmación.
De inicio, es falso que la Promovente haya realizado, de forma continua la difusión de la publicación informativa BLINK. De hecho, hasta el día en que se compraron los nombres de dominio a la Promovente, el contenido del sitio de Internet identificado con los nombres de dominio consistía solamente en "pruebas" de texto y de imágenes que estuvieron a la vista en dicho sitio durante meses, sin cambio alguno. Para mayor referencia, puede el Experto consultar el sitio de Internet “www.archive.org” para confirmar la ausencia de contenido y de actualizaciones que en su momento tuvo el sitio de Internet “www.blink.com.mx”, cuando fue propiedad de la Promovente.
Resulta aún más falso y más evidente la intención de engañar e inducir al error al Experto con la afirmación del Promovente de que ésta operaba el sitio de Internet desde el año 2010, puesto que la compra de los nombres de dominio y los cambios de Contactos y Servidores relacionados con los nombres de dominio tuvieron lugar en el año 2009. En apoyo a los documentos que presenta el Titular (dentro del anexo 7) para comprobar esta compraventa y los cambios relacionados con los nombres de dominio, puede ese Experto solicitar a NIC-México que confirme la fecha en la cual se realizaron los cambios de Contacto Registrante, Administrativo, Técnico y de Pago de dichos nombres de dominio. Esta información no es pública y no puede ser proporcionada por NIC-México a cualquier tercero, ni a las partes del presente procedimiento, por lo que no fue posible para el Titular proporcionarla a su vez al Experto.
La Promovente presenta facturas que demuestran que contrató los servicios del Proveedor de Servicios de Internet llamado Vinetworks, S.A. DE C.V., lo cual se confirma por parte del Titular, tal como se explica en el apartado de Antecedentes al inicio del presente escrito de Contestación (ver páginas 4 a 7).
Sin embargo, es falso que la Promovente desconociera los tecnicismos en materia informática por virtud de los cuales el nombre de dominio <blink.com.mx> (no se refiere al nombre de dominio <blink.mx>) hubiera sido transferido a favor del actual Titular, puesto que la propia Promovente fue quien vendió los nombres de dominio a su actual titular, por medio del representante del Titular, teniendo pleno conocimiento de los efectos de dicha compraventa, y la consecuente transferencia de los nombres de dominio. Se insiste en que el Promovente tiene la intensión de engañar al Experto mediante tales aseveraciones.
La Promovente argumenta además que en el año 2010 se le informó (no especifica quién lo hizo) que ya no era posible utilizar el nombre de dominio <blink.com.mx> (continua refiriéndose únicamente a ese nombre de dominio y no a <blink.mx>) y que ahora tendría que utilizar el nombre de dominio “blinkmagazine.com.mx”.
Es realmente difícil de creer una aseveración así por parte de cualquier persona o entidad que tenga o haya tenido un nombre de dominio, conociendo que no es posible que "alguien" externo le indique o instruya al titular de un nombre de dominio que deje de usarlo o que registre una versión diferente para usarlo.
Para comenzar, la Promovente debería ser clara en sus afirmaciones y especificar "quién” le informó que ya no era posible usar el nombre de dominio <blink.com.mx>, y "quién" le dió "instrucciones o indicaciones" de usar el nombre de dominio “blinkmagazine.com.mx” en su lugar.
Resulta mas difícil de creer que el Promovente "sin reclamar" en ese momento (hace casi dos años) se haya conformado cuando "alguien" le dijo que ya no era posible usar el nombre de dominio y que haya "obedecido" las de ese u otro "alguien" y haya registrado y usado de inmediato el nombre de dominio <blinkmagazine.com.mx>. De hecho, casualmente el nombre de dominio <blinkmagazine.com.mx> fue registrado el día 14 de mayo de 2009 (no en el 2010) por el Promovente (en especifico por J. Rivelino Martinez del área de sistemas de la Promovente), tal como consta la base de datos de NIC-México, fecha en la cual tuvo lugar la compraventa de los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>.
Es también muy extraño que hasta el mes de abril del año 2010, es decir, más de un año después de que la Promovente vendió los nombres de dominio, ésta se percatara de que ya no tenía acceso al nombre de dominio <blink.com.mx>. Además de falsas, resultan absurdas la historia y las afirmaciones señaladas por el Promovente.
Por otra parte, no tiene nada de extraño y de hecho hasta es totalmente lógico que el actual Titular muestre el contenido de sus servicios en los sitios de Internet asociados con los nombres de dominio que le pertenecen. Se confirma también que el Titular no tiene relación alguna con el Promovente y mucho menos le ha solicitado ni necesita licencia alguna por parte de este, pues para empezar el Promovente no tiene derechos marcarios y la reserva que ha obtenido para el título de la difusión BLINK es espuria, al igual que el registro de obra que obtuvo para el dibujo de la palabra "Blink".
Finalmente manifiesta la Promovente que no tolerará que un tercero (refiriéndose aparentemente al Titular), que supuestamente no tiene derechos ni consentimiento, y valiéndose únicamente de medios tecnológicos e informáticos para hacerse de dicho nombre de dominio, pretenda detentarlo y explotarlo de mala fe, pues insiste en que ella jamás ha concedido autorización o licencia para la transmisión o uso del nombre de dominio en cuestión.
Es ya a todas luces evidente que la intención del Promovente es engañar y hacer caer en el error al Experto con tales afirmaciones.
Resulta "increíble" pensar que el Titular o un tercero sean capaces de realizar alguna maniobra "tecnológica e informática" como el Promovente lo señala, para hacerse de un nombre de dominio. Desde sus inicios NIC-México se ha preocupado por brindar seguridad a los titulares de los nombres de dominio y ha implementado mecanismos lo suficientemente seguros para que nadie pueda hacerse de un nombre de dominio sin la autorización por parte de su titular, y sólo mediante el uso de medios informáticos o tecnológicos.
Además, NIC-México contempla un procedimiento de transferencia de nombres de dominio que implica un proceso de Autenticación del titular cuando "éste" solicita la transferencia de un nombre de dominio. Dicho proceso tarda aproximadamente quince días, y en él, NIC-México solicita a los Contactos Registrantes (anterior y actual) una serie de documentos, incluso comprobantes de domicilio y algunos otros con firma autógrafa por parte del titular anterior, por lo que resulta virtualmente imposible para un tercero hacerse de un nombre de dominio proporcionando datos o documentos que no coincidan con los del titular anterior.
El Promovente a todas luces está mintiendo, pues como se ha sostenido y demostrado con los documentos que se adjuntan a este escrito en calidad de prueba, el suscrito estuvo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco tratando de forma personal y directa la compra-venta de los nombres de dominio con la Directora de la Revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, Michelle Leaño, quien ese mismo día por la tarde salió de viaje; y con el Director Adjunto de la Revista, Ruben Arroyo, con quien incluso tuvo una comida por la tarde (una vez concluido el cambio de Contactos) en un lugar cercano a las instalaciones del Promovente.
Por lo anterior, y toda vez que se llevó a cabo la negociación directamente con la Directora y el entonces Director Adjunto de la Revista, tampoco será procedente, aplicable o creíble siquiera el pensar que alguna persona del área de sistemas, el proveedor de servicios de Internet, o cualquier tercero no autorizado haya dispuesto de los nombres de dominio que anteriormente pertenecían al Promovente sin autorización de éste.
En su caso, si así lo considera la Promovente, tal situación no sería materia de un procedimiento de solución de controversias sino de acciones legales de otra naturaleza en contra de los responsables. Ver Andrew Prince v. Registrant [3197190], Caso OMPI No. D2010-1661.
Se insiste en el hecho de que el representante del Titular compró los nombres de dominio <blink.com.mx> y <blink.mx>, a nombre y en representación, y únicamente en calidad de representante de Banamex y del Titular, sin que dicha representación le fuera informada al Promovente, por cuestiones de confidencialidad.
No obstante, aparentemente el Promovente nunca se enteró y sigue hasta el día de hoy sin tener conocimiento de que el representante del Titular compró los nombres de dominios en representación de Banamex y del Titular, y debido al desconocimiento de tal hecho, quiere de alguna forma aprovecharse y argumentar que hubo un “gap” o lapso de tiempo en el cual se dieron cambios "desconocidos” o no reconocidos en la titularidad de los nombres de dominio.
Por supuesto, ni el Titular ni Banamex tolerarán que el Promovente y/o que cualquier tercero pretendan quitarle o despojarlo de bienes y activos que por derecho les pertenecen, y que legítimamente y de forma lícita han obtenido, y se reservan el derecho de iniciar cualquier tipo de acción en contra de quien lo intente. Además de lo anterior, es evidente que el Titular no ha registrado ni está usando los dominios de mala fé, toda vez que:
I. Los nombres de dominio fueron legalmente obtenidos por el Titular mediante una compraventa; 2. Los nombres de dominio han sido usados por el Titular con relación a productos y servicios financieros, que nada tienen que ver con las "revistas" del Promovente; 3. En ningún momento el Titular ha impedido que el Promovente registre los nombres dominio que sí le corresponden, como es el caso del nombre de dominio <blinkmagazine.com.mx> que ostenta y opera actualmente el Promovente; 4. Los nombres de dominio no fueron registrados/adquiridos para perturbar la actividad comercial del Promovente, puesto que el giro financiero del titular y los servicios/productos que en ellos se ofrecen nada tienen que ver con revistas de moda; 5. Tampoco se han registrado/adquirido los nombres de dominio con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios del sitio correspondiente a la revista BLINK LIFESTYLE MAGAZINE, pues al Titular no le interesa en particular el público al que va dirigido dicha revista.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que el Titular, al registrar los nombres de dominio en disputa con una empresa registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de sus nombres de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dichos nombres de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro de los nombres de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que los nombres de dominio, registrados por la parte Titular, son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y, iii) que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Este Experto encuentra que los nombres de dominio del Titular, son similares en grado de confusión a la reserva de derechos BLINK LIFESTYLE MAGAZINE de la Promovente, también notoriamente conocida simplemente como BLINK, ya que en la opinión del Experto, el elemento distintivo de la reserva no lo constituyen las palabras MAGAZINE (que significa revista), ni LIFESTILE (que significa estilo de vida) y que claramente refiere a una revista relacionada con cierto estilo de vida. El elemento distintivo de la reserva lo constituye el término BLINK el cual se encuentra comprendido dentro de los nombres de dominio bajo disputa <blink.com.mx> y <blink.mx>. Dicho término claramente aparece utilizado en la revista del mes de agosto del 2008 de la Promovente, y de manera independiente de las palabras MAGAZINE y LIFESTILE que se encuentran separadas del término notoriamente distintivo de BLINK.
Por un lado, este Experto asimismo considera que la adición de la clasificación “com.mx” o ".mx" no es descriptiva y no altera el valor de la reserva de derechos representada en los nombres de dominio en disputa. Por otro lado, que el término “.com.mx” o ".mx" no es un elemento necesario requerido para el registro de una marca, reserva de derechos o nombre de dominio genérico y de primer nivel o clasificación con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
Este Experto considera que la Promovente tiene claramente derechos sobre la reserva de derechos BLINK LIFESTYLE MAGAZINE notoriamente conocida también como BLINK, y que los nombres de dominio en disputa registrados por el Titular son similares en grado de confusión con la reserva de derechos registrada de la Promovente.
B. Derechos o intereses legítimos
En la opinión del Experto, el término legitimidad no está relacionado exclusivamente con la legítima adquisición del nombre de dominio, sino particularmente con el uso legítimo del término contenido en el nombre de dominio. Tan es así que todo aquel que registra un nombre de dominio usualmente lo adquiere de manera legítima de un proveedor de servicios de Internet como pudiera ser el caso de una adquisición efectuada directamente de NIC-México. Dicho lo anterior, la legitimidad en la adquisición del nombre de dominio no es suficiente para efecto de acreditar legitimidad en una decisión sobre el particular en los procedimientos de solución de controversias sobre disputas de nombres de dominio que debe recaer particularmente en la legitimidad en cuanto al uso del término contenido en el nombre de dominio en cuestión.
El espíritu de la Política y del Reglamento es que quien adquiera algún nombre de dominio, se encuentre plenamente legitimado para utilizar, el término contenido en el nombre de dominio, a manera de ejemplo, una marca o reserva de derechos, legitimación que en este ejemplo deriva por ser el titular originario o derivado de una marca o reserva de derechos, o por estar legitimado para utilizarla en virtud de la licencia que al efecto le haya sido otorgada por el titular de la marca o de la reserva de derechos en cuestión.
Asimismo, el Experto considera que debemos estar atentos a la naturaleza de los derechos que derivan del registro para utilización de un nombre de dominio. Estos derechos son de naturaleza contractual y convencional. El otorgamiento de la preferencia para su uso así como para prevalecer ante la solución de controversias relacionadas con el mismo, es, en el caso que nos ocupa, de origen totalmente convencional.
Al registrar un nombre de dominio se aceptan las premisas (de que no se infringirán directa o indirectamente los derechos legales de terceros), requisitos, políticas, y en general, derechos y obligaciones que derivan, exclusivamente respecto del uso del mismo en la Internet, así como de las consecuencias que se producirán ante incumplimientos o ante la actualización de los supuestos expresamente contemplados en los contratos de registro, y de la Política y Reglamento incorporados por expresa aceptación y referencia.
Independientemente de la decisión de este Experto, que surte efectos específicamente respecto de la legitimación para usar un término en los nombres de dominio en disputa, de la manera particular que fue contractualmente acordada bajo los contratos de registro de los nombres de dominio en disputa, y en consecuencia, sobre la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa, las partes conservarán a salvo los derechos que la legislación de sus países de origen les otorguen para hacer valer violaciones a derechos de propiedad intelectual, o respecto a los hechos o actos ilícitos que se hayan presentado en materia civil, mercantil o penal.
En el caso que nos ocupa, el Titular alega que ha sido el Promovente quien ha transferido el nombre de dominio <blink.com.mx>. El Promovente por su parte niega la legitimidad al Titular respecto del término distintivo contenido en la reserva de derechos que fue inscrito desde el año del 2006, anterior a los años del 2009 y 2010 que menciona el Titular como sus fechas de legitimación derivadas de la adquisición que alega haber realizado del Promovente. Es importante mencionar, que para efectos de legitimación, en este caso no es prioritario el uso previo de los nombres de dominio en Internet, como si lo es, la existencia de un derecho previo sobre el registro de una marca o de una reserva de derechos.
No obstante lo anterior, la naturaleza contractual para el uso y registro de nombres de dominio, exige una instancia o elemento de análisis adicional a la adquisición legítima de los nombres de dominio, para determinar la procedencia de toda Solicitud o demanda de transferencia o cancelación de nombres de dominio bajo disputa, esto es, se exige que la parte demandada no cuente o se encuentre en los supuestos de legitimidad o de evidencias de un uso de buena fe del nombre de dominio en cuestión, y los cuales se encuentran claramente descritos en los incisos b y c del artículo 1 de la Política.
Este Experto toma nota, por una parte, que el Promovente expresamente ha manifestado que jamás ha concedido licencia, autorización, transmisión o cualquier otro acto jurídico en virtud del cual el actual Titular pudiese estar utilizando el nombre de dominio <blink.com.mx>. Por otra parte, este Experto nota que existen documentos de los que se desprende que la transferencia de derechos claramente no está firmada por el Promovente ni por la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., proveedora de los servicios de hospedaje anual y mantenimiento del nombre de dominio <blink.com.mx> para beneficio del Promovente. Así como que las fechas de los contratos de licencia son anteriores a las de la adquisición del nombre de dominio. Asimismo, que el dibujo o diseño BLINK contratado en fecha fehaciente por la Promovente (13 de mayo del año 2004, presentado en el anexo 6 de la Solicitud y certificado por Notario Público en el mismo año) es notoriamente el mismo que ha sido utilizado por el Titular en el contenido de sus páginas “www.blink.com.mx" y “www.blink.mx”, con la adición solamente del signo de exclamación "!".
Por otra parte, el Experto toma nota también, de que como se desprende del presente procedimiento, existen manifestaciones y evidencias que fueron presentadas por el Titular, de que se llevaron a cabo negociaciones tendientes a la transferencia de la titularidad del nombre de dominio <blink.com.mx>, e instrucciones que fueron giradas e implementadas por la empresa Vinetworks, S.A. de C.V., quien figuraba como la proveedora de los servicios de hospedaje anual y mantenimiento del nombre de dominio <blink.com.mx>, y luego entonces reconocida como la titular registrada del nombre de dominio <blink.com.mx>.
Por lo que respecta al Promovente, el Experto considera que quedarán a salvo sus derechos para reclamar de Vinetworks, S. A. de C. V., de ser ello aplicable, la responsabilidad por los actos que haya efectuado si llevó a cabo de manera indebida la transferencia del nombre de dominio <blink.com.mx> que había sido contratado por encargo y para titularidad y mantenimiento del mismo para beneficio del Promovente como contratante con Vinetworks, S.A. de C.V. Resulta incuestionable que el Titular al que anteriormente se encontraba registrado el nombre de dominio <blink.com.mx>, era la empresa antes citada, y luego entonces la acreditada para transferir el mismo, contando con la información técnica requerida para ello.
Respecto al registro y uso per se del nombre de dominio <blink.com.mx> que se encuentra bajo disputa, el Experto debe someter el análisis de la controversia correspondiente, a la aplicación estricta del contenido contractual y en consecuencia de la Política y Reglamento aplicable para solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) .
Por lo que respecta a la legitimidad del registro y uso del nombre de dominio <blink.mx>, el Experto considera que la legitimidad del mismo se encuentra en consecuencia vinculada y soportada por la legitimidad que en principio le sea reconocida al Titular para el registro y uso del nombre de dominio <blink.com.mx>.
Una vez dicho lo anterior, no puede quedar fuera del análisis realizado, que el Titular, en interpretación estricta del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y en consecuencia, de su contenido obligacional y de la Política y Reglamento aplicable para solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) a que quedan sometidos los nombres de dominio bajo disputa, si ha logrado demostrar la existencia de derechos y legítimos intereses sobre los nombres de dominio, específicamente de la manera contractualmente acordada bajo el Contrato de Registro del nombre de dominio, y concretamente como lo contemplan dos de los supuestos requeridos para acreditar lo anterior, bajo el artículo 1.c.i. y 1.c.iii de la Política, esto es, (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, … en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios …; y (ii) se hace un uso legítimo y leal … del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada,… o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro. Esto último queda debidamente acreditado por el simple hecho de que los consumidores y las actividades comerciales del Promovente son de naturaleza notoriamente diferente de los del Titular, y por el hecho de que recibió la transferencia electrónica y virtual del nombre de dominio <blink.com.mx>, de la persona o empresa que estaba facultada para hacerlo.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera, que en el caso que nos ocupa, no existe la presencia de mala fe por parte del Titular en el registro o uso de los nombres de dominio bajo disputa, y particularmente bajo los supuestos expresamente contemplados en el artículo 1.b.i., 1.b.ii, 1.b.iii y 1.b.iv de la Política, ya que no existen: (i) circunstancias que indiquen que se han registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio al Promovente de quien se acreditó que es el titular de reserva de derechos BLINK LIESTYLE MAGAZINE; (ii) tampoco existen evidencias de que se han registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la reserva de derechos mencionada reflejara su denominación en un nombre de dominio correspondiente, ni de que el Titular haya desarrollado una conducta de esta índole; (iii) tampoco que se han registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor ni del Promovente; ni, (iv) que se hayan utilizado los nombres de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud presentada por el Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 19 de abril del 2011