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Sistema de Madrid: Gestión de registros internacionales de marcas – Función de "sustitución"

¿Es usted titular de un registro nacional o regional de marca en un país o región de un miembro del Sistema de Madrid que posteriormente ha designado en un registro internacional de marca?

En caso afirmativo, ¿sabía que su registro internacional de marca sustituye automáticamente a su registro nacional o regional en los países o regiones designados? Gracias a la función de sustitución del Sistema de Madrid, tendrá entonces la opción de dejar que caduque su registro nacional o regional, ¡manteniendo al mismo tiempo la fecha de protección anterior!

Nota: El registro nacional o regional de la marca sigue en vigor a menos que decida no renovarlo.

Importante: Espere a que finalice el periodo de dependencia de cinco años -y asegúrese de que se ha concedido protección al registro internacional en el miembro del Sistema de Madrid designado- antes de dejar que caduque el registro nacional o regional.

El registro internacional de la marca depende de su "marca de base" durante un periodo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional. Si por cualquier motivo su marca de base deja de surtir efecto -por ejemplo, si se deniega, retira, anula o no se renueva- dentro del periodo de cinco años, se anulará el registro internacional.

Principales ventajas de la sustitución

  • La sustitución agiliza la gestión de la cartera de marcas y permite reducir costes, ya que unifica los derechos nacionales y regionales en un único registro internacional.
  • Puede renovar el registro internacional con un solo procedimiento, pero seguir beneficiándose de las fechas anteriores de los distintos registros nacionales o regionales.

Condiciones de sustitución

  • El registro nacional o regional de la marca debe ser válido en el momento de la designación;
  • La designación en el registro internacional de la marca debe realizarse en una fecha posterior a la fecha de registro de la marca nacional;
  • La marca debe ser la misma tanto en el registro nacional/regional como en el internacional;
  • El registro debe estar a nombre del mismo titular;
  • La lista de productos y servicios debe coincidir (idénticos o similares).

Consejo: Asegúrese de que su solicitud posterior de registro internacional incluya todos los productos y servicios que desee proteger en el miembro del Sistema de Madrid.

¿Cómo se solicita la sustitución?

De hecho, no necesita hacer nada para beneficiarse de la sustitución, ya que es automática.

No obstante, puede pedir a la Oficina nacional/regional de PI correspondiente que "tome nota de la sustitución". Así tendrá la seguridad de que la sustitución cumple todos los requisitos y se ha llevado a cabo.

Al "tomar nota de la sustitución", la Oficina de PI en cuestión reconoce en su registro nacional de marcas que, aunque la fecha del registro internacional sea más reciente, la protección en el territorio es a partir de la fecha del registro nacional/regional.

La Oficina nos notificará que ha "tomado nota de la sustitución" para que también podamos anotarlo en el Registro Internacional. La información se pondrá entonces a disposición del público.

Consejo: Las distintas Oficinas de PI tienen procedimientos diferentes para "tomar nota de la sustitución". Es posible que se apliquen tasas. Encontrará más información en los perfiles de los miembros del Sistema de Madrid que encontrará en eMadrid. Basta con seleccionar las Oficinas PI que le interesen y marcar la casilla "Sustitución" en la pantalla "Seleccionar detalles".

Ejemplo práctico de sustitución

  1. Tiene un registro nacional de marca en Australia, con fecha 1 de enero de 2010.

  2. El 1 de marzo de 2022, presenta una solicitud de registro internacional de marca y designa a Australia.

  3. Si la Oficina de propiedad intelectual (PI) de Australia le concede la protección, tendrá la marca protegida en Australia en virtud del registro internacional a partir del 1 de marzo de 2022.

  4. Si el registro internacional de la marca coincide con el registro nacional/regional (es decir, la misma marca, con productos y servicios coincidentes, a nombre del mismo titular), sustituirá automáticamente al registro nacional australiano y conservará su fecha (1 de enero de 2010).

La sustitución y el Brexit

Si anteriormente había designado a la Unión Europea en un registro internacional, sepa que, debido al Brexit, la designación original de la Unión Europea ya no incluye al Reino Unido.

Si la Oficina de PI del Reino Unido le hubiera concedido la protección antes del 31 de diciembre de 2020, automáticamente habría creado un nuevo derecho de marca nacional británico específico para garantizar la protección tras el Brexit.

Si desea que el registro internacional de la marca vuelva a incluir al Reino Unido, puede solicitar una designación posterior mediante la opción "Ampliar la protección del registro" en eMadrid. A continuación, puede solicitar a la Oficina de PI del Reino Unido que "tome nota" de la sustitución del registro nacional. La Oficina indicará entonces -en su registro nacional- que tenía usted protección gracias a un registro nacional de marca en el Reino Unido, con una referencia a la fecha de designación original en la Unión Europea que figure en el registro internacional.

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