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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2093-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 717257-2017/DSD

 

SOLICITANTE: JORGE CANO PAREDES

 

OPOSITORA: JAFER ENTERPRISES R&D SLU

 

Distintividad del signo solicitado

 

Lima, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 18 de agosto de 2017, Jorge Cano Paredes (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación B.B CREAM y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir cosméticos no medicinales, lociones no medicinales, cremas cosméticas, jabones no medicinales, uñas y pestañas postizas y sus pegamentos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 13 de setiembre de 2017, Jafer Enterprises R&D SLU (España) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es una empresa con presencia en el mercado peruano y reconocida a través de sus principales productos de la línea de cosméticos, maquillaje y perfumería que comercializa bajo la marca registrada UNIQUE para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

- La marca de producto UNIQUE goza de reconocimiento por parte de los consumidores nacionales, ocupando un lugar de preferencia en el sector de los consumidores de productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

- El término BB CREAM que se pretende registrar como marca, carece de distintividad y es descriptivo, por lo que no sirve para indicar origen empresarial alguno.

 

- El signo solicitado resulta un término descriptivo del tipo de crema cosmética que pretende proteger, crema/bálsamo para imperfecciones.

 

- Existen diversas marcas registradas que hacen uso del término BB CREAM para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que dicho término no es sólo de uso frecuente en dicha clase, sino que además es descriptivo y carente de distintividad.

 

- El término BB CREAM -en español crema/bálsamo para imperfecciones- debe mantenerse de libre uso en el mercado, evitando que sea apropiado y monopolizado por un sector del mercado.

 

- El uso en el mercado del término BB CREAM es frecuente por parte de su empresa, así como de otras industrias cosméticas y de maquillaje para promocionar y publicitar un tipo de crema cosmética.

 

- Los elementos gráficos que acompañan a la frase BB CREAM son irrelevantes para dotarla de distintividad alguna.

 

Amparó su oposición en el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486.

 

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada.

 

Mediante Resolución N° 1588-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y DENEGÓ el registro del signo solicitado al considerarlo incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486. Consideró lo siguiente:

 

Análisis del signo solicitado

 

La denominación BB CREAM si bien está conformada por términos en idioma inglés, debido a que se viene utilizando en el mercado de productos de belleza por diversas personas, entre ellos compañías de cosméticos, maquilladores, revistas de belleza, entre otros, para referirse a cremas cosméticas que ocultan todo tipo de manchas e imperfecciones del rostro, tiene un significado conocido y entendido por el público consumidor de productos de belleza; por lo que la referida frase no puede ser atribuida a un único origen empresarial.

 

Cabe precisar que, si bien el signo solicitado contiene elementos gráficos adicionales, éstos no Ie aportan la distintividad requerida para acceder a registro, toda vez que se trata de una figura rectangular y dos líneas paralelas que no son suficientes para relacionar el signo solicitado con un determinado origen empresarial.

 

Con fecha 25 de abril de 2018, Jorge Cano Paredes interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

 

- El signo solicitado no resulta carente de distintividad y no resulta descriptivo para identificar a productos cosméticos, el término descriptivo sería “bálsamo anti-imperfecciones” pero no las letras B.B ya que este elemento no representa en nuestro idioma a ninguna referencia sobre el tipo de producto que se pretende inscribir.

 

- La representación estilizada de las letras B.B y el punto que las separa crean una representación gráfica suficientemente distintiva que permitirá su identificación en el mercado y su asociación con su origen empresarial.

 

Con fecha 6 de junio de 2018, Jafer Enterprises R&D SLU absolvió el traslado del recurso de apelación señalando lo siguiente:

 

- Lo relevante en este caso es que la expresión BB CREAM es conocida y entendida por el público consumidor de productos de belleza como una indicación informativa de un tipo de producto cosmético, en este caso, cremas para cubrir imperfecciones.

 

- Por ello, existen múltiples marcas registradas en la clase que usan dicho término, lo que por si solo determina su absoluta debilidad por uso frecuente.

 

- El signo solicitado no cuenta con elementos denominativos, figurativos y/o cromáticos que le otorguen suficiente fuerza distintiva. Las líneas horizontales y el recuadro son absolutamente insuficientes para dotar a la frase BB CREAM de distintividad alguna.

 

- Solicita adherirse al recurso de apelación en el extremo que no se consideró al signo solicitado como incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 (descriptivo).

 

Mediante proveído de fecha 25 de junio de 2018, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros aspectos, desestimó el pedido de adhesión formulado por Jafer Enterprises R&D SLU, toda vez que habiendo sido desestimada una de sus pretensiones principales (la prohibición de registro señalada en el artículo 135 inciso e) de la Decisión) dicha parte resultó vencida; por lo que, si la opositora no se encontraba de acuerdo con dicho fallo tuvo que impugnar el referido extremo.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado B.B CREAM y logotipo reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) La opositora Jafer Enterprises R&D SLU (España) es titular de las marcas SENTIVA BÁLSAMO DE BELLEZA BB CREAM (Certificado N° 199261), SENTIVA BB CREAM (Certificado N° 193988) y SENTIVA BB CREAM BALSAMO DE BELLEZA (Certificado N°198068), en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

b) Asimismo, Luther Dewing Romero Da Silva (Perú) es titular de la marca SOINSDERMA BB CREAM, que distingue jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 7577, vigente desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 3 de febrero de 2024.

 

2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

 

Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir de la impresión en conjunto que el mismo pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar su origen empresarial, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.

 

En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado por elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se centrará en los otros elementos. Ello obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí mismos no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.

 

Por lo tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general – como son los elementos genéricos y descriptivos – que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad, se justifica esta separación.

 

Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien una marca no puede estar constituida exclusivamente por términos descriptivos, genéricos o usuales – en tanto cada elemento que integra el signo mantenga cierta individualidad y proporcione información característica de los productos o servicios a los que se aplique – teóricamente podría suceder que la unión de estos elementos en su conjunto den lugar a un nuevo signo que sí sea distintivo. En todo caso, la unión de denominaciones irregistrables (descriptivas o genéricas) no determina necesariamente y en forma automática que éstas conserven o pierdan tal carácter, ya que será la función que cumplan dichas denominaciones dentro del conjunto al que se ha dado lugar – con relación a los productos o servicios a los cuales estén referidos – lo que determinará el carácter del signo. Así, en algunos casos, estas uniones darán lugar a marcas con una fuerza distintiva no muy fuerte, que deberán coexistir con otros signos que contengan elementos comunes.

 

Sentados estos presupuestos, se procederá a efectuar el análisis del signo solicitado.

 

3. Sobre la distintividad de los signos

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96[2] - durante la vigencia de la Decisión 344[3] -, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria.

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005[4], ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

 

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.

 

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[5] u otras razones[6] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

4. Aplicación al caso concreto

 

Jorge Cano Paredes solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación B.B CREAM y logotipo, para distinguir cosméticos no medicinales, lociones no medicinales, cremas cosméticas, jabones no medicinales, uñas y pestañas postizas y sus pegamentos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

 

Al respecto, se advierte que la denominación BB CREAM, que conforma al signo solicitado, hace referencia la denominación en inglés Blemish Balm, cuya traducción es bálsamo para imperfecciones. Estas cremas consiguen corregir imperfecciones, hidratar, iluminar el rostro y, además, protegerlo del sol. Su textura es más fina que la del maquillaje, por lo que, aunque el color es más suave, son más respetuosas con la piel, son muy fluidas, pero consiguen aportar luminosidad al rostro[7], por lo que, de concederse un derecho de exclusiva sobre dicha denominación podría impedirse su utilización por parte de los demás competidores que actúan en el mercado y que también ofrecen dichos productos, al resultar de uso necesario para ser consignada en los productos que contengan dicho tipo de crema[8].

 

En ese sentido, la denominación B.B CREAM que conforma el signo solicitado no puede ser reivindicada a favor de una sola persona.

 

Corresponde precisar que, un signo conformado por la denominación B.B CREAM sólo podría acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado.

 

Teniendo en consideración que el signo solicitado se encuentra conformado por su elemento denominativo (B.B CREAM) el cual se encuentra incluido en una figura cuadrada, siendo ubicada la denominación en dos niveles, primero la partícula B.B y luego el término CREAM, subrayado, separados por una línea horizontal, todo ello en color gris, corresponde determinar si el signo solicitado en su conjunto goza de la aptitud distintiva necesaria para identificar en el mercado los productos que pretende distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial.

 

 

Al respecto, la Sala considera que la grafía que presenta el signo solicitado no resulta relevante, pues el tipo de escritura en que se encuentra representada la denominación B.B CREAM no presenta características particulares ni distintivas. Asimismo, los elementos gráficos adicionales que presenta no son suficientes a efectos de poder identificar un origen empresarial determinado.

 

En tal sentido, el signo solicitado en su conjunto no resulta distintivo.

 

Por lo anterior, la Sala determina que el signo solicitado B.B CREAM y logotipo se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Jorge Cano Paredes; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 1588-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de producto B.B CREAM y logotipo (se reivindica colores[9]), conforme al modelo, solicitado por Jorge Cano Paredes.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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