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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2771-2017/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 667998-2016/DSD

 

SOLICITANTE : ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION

 

OPOSITORA : CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO

 

Oposición Andina en base a nombres comerciales y enseñas comerciales – Legítimo interés para interponer Oposición Andina – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios de las clases 16 y 35 de la Nomenclatura Oficial

 

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 5 julio de 2016, Roble International Corporation (Reino Unido) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 19 de setiembre de 2016, Ciudadela Comercial Unicentro (Colombia) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

 

(i)  Es titular del siguiente nombre comercial y enseña comercial, respectivamente, registrados en Colombia:

 

Signo	Certificado	Clase
UNICENTRO	16209	16
UNICENTRO	17760	35

 

(ii)  El nombre comercial y la enseña comercial registrados tienen como objeto social a los mismos servicios que el signo solicitado pretende distinguir (sic), además, tienen los mismos canales de comercialización, finalidad y público consumidor al que van dirigidos.

 

(iii)  Los signos confrontados son semejantes, toda vez que comparten la denominación UNICENTRO y, si bien el signo solicitado posee elementos figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan relevantes para diferenciarlos entre sí.

 

(iv)  El signo solicitado generará riesgo de confusión directa en el público consumidor.

 

(v)  Ampara su oposición en lo establecido en los artículos 136 inciso b) y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075. Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual que consideró aplicable al presente caso. Adjuntó medios de prueba a fin de sustentas sus afirmaciones.

 

Mediante proveído de fecha 5 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que la solicitante no absolvió el traslado de la oposición.

 

Mediante Resolución Nº 831-2017/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró IMPROCEDENTE la oposición formulada y OTORGÓ el registro del signo solicitado, en virtud de las siguientes consideraciones:

Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la Decisión 486

(i)  En el presente caso, la opositora fundamentó su oposición en los derechos que alega ostentar respecto de su nombre comercial UNICENTRO (Certificado Nº 16209) y su enseña comercial UNICENTRO (Certificado Nº 17760) en las clases 16 y 35 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente, registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y presumiblemente utilizados en dicho país.

 

(ii)  Al respecto, si bien la opositora ha presentado medios probatorios tendientes a acreditar los derechos en Colombia sobre el nombre comercial UNICENTRO (Certificado Nº 16209) y la enseña comercial UNICENTRO (Certificado Nº 17760), éstos no pueden ser opuestos a la presente solicitud de registro en base al citado artículo 147 de la Decisión 486, ya que dicha norma regula un supuesto de excepción que se restringe únicamente al caso de oposiciones formuladas en base a marcas registradas de producto o servicio y en base a solicitudes de marcas de producto o servicio, no estando dentro del supuesto de aplicación otros signos distintivos.

 

(iii)  Conviene precisar que la protección al nombre comercial y enseña comercial se otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado del país miembro donde se pretende hacer valer el derecho; por lo tanto, el nombre comercial y enseña comercial, registrados en Colombia, alegados por la opositora, en base a los cuales pretende hacer valer un mejor derecho, podrían tener protección en Perú si se prueba su uso real y efectivo en el mercado peruano.

 

(iv)  En atención a lo señalado, la opositora no se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a su nombre comercial y enseña comercial UNICENTRO registrados en Colombia (Certificados Nº 16209 y 17760, respectivamente). En consecuencia, se conviene en señalar que la presente oposición en base a los referidos signos resulta improcedente.

 

(v)  Finalmente, dado que en el presente procedimiento se ha determinado que la opositora no tiene legítimo interés para formular oposición, en base a sus referidos signos, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del alegado riesgo de confusión entre el signo solicitado y los signos de titularidad de la opositora registrados en Colombia.

 

Examen de registrabilidad

 

(i)  Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de dicha normativa.

 

Con fecha 8 de mayo de 2017, Ciudadela Comercial Unicentro interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto de la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y su nombre comercial y enseña comercial registrados en Colombia bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, respectivamente, y manifestando, adicionalmente, lo siguiente:

 

(ii)  En el presente caso, sí cuenta con legitimidad para oponerse a la presente solicitud de registro, ya que es titular del nombre comercial y enseña comercial registrados en Colombia bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, respectivamente, por lo que resulta aplicable el artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, más aún si cuentan con un establecimiento comercial en Colombia.

 

(iii) No debe perderse de vista que en Colombia los nombres comerciales y las enseñas comerciales no se vencen (sic) y su vigencia se determina con el uso que se demuestre en los casos que se requiera presentar oposición, aportando los documentos que permitan comprobar un uso anterior por lo menos tres años antes y hasta la presentación de la oposición.

 

(iv)  Ha acreditado el interés real en el mercado peruano con la solicitud de registro de las marcas UNICENTRO para distinguir productos y servicios de la clase 16 y 35 de la Nomenclatura Oficial, bajo Expedientes N° 677313-2016 y N° 677312-20156, respectivamente.

 

(v)  Contrariamente a lo señalado por la Primera Instancia, la legitimidad de su oposición está amparada en lo establecido en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 pues el referido texto normativo contempla la imposibilidad de registro de marcas que resulten confundibles con nombres comerciales o enseñas comerciales.

 

Con fecha 31 de julio de 2017, Roble International Corporation absolvió el traslado de la apelación señalando que Ciudadela Comercial Unicentro no tiene legítimo interés para oponerse al registro del signo solicitado UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo, pues, como bien lo estableció la Primera Instancia en la resolución apelada, aun cuando la norma permitiese presentar oposiciones en base a otro signo distintivo que no sea una marca de producto o servicio, como por ejemplo nombres comerciales o enseñas comerciales, la opositora no ha acreditado el uso real y efectivo en el mercado peruano del nombre comercial y la enseña comercial UNICENTRO para distinguir productos y/o servicios de las clases 16 y 35 de la Nomenclatura, respectivamente.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a)  Si Ciudadela Comercial Unicentro cuenta con legítimo interés para interponer oposición andina en base a su nombre comercial y enseña comercial UNICENTRO, inscritas en Colombia bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, respectivamente.

 

b)  Si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1.  Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

· En Colombia:

 

Ciudadela Comercial Unicentro (Colombia) es titular de lo siguiente:

 

-  El nombre comercial constituido por la denominación UNICENTRO, que distingue (16) empresario como tal, dedicado a las actividades relacionadas con productos de papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; material de instrucción o de enseñanza; materias para embalaje; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración de centros comerciales, negocios inmobiliarios, construcción; reparación; servicios de instalación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios de investigación en materia de centros comerciales, actividades comprendidas en las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrito el 14 de junio de 2005, bajo Certificado N° 16209.

 

-  La enseña comercial constituida por la denominación UNICENTRO, que distingue (35) establecimiento de comercio como tal, dedicado a actividades que tienen que ver con productos de papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; material de instrucción o de enseñanza; materias para embalaje; servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración de centros comerciales, negocios inmobiliarios, construcción; reparación; servicios de instalación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios de investigación en materia de centros comerciales, actividades comprendidas en las clases 16, 35, 36, 37, 41, y 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 29 de marzo de 2007, bajo Expediente N° 17760.

 

·  En Perú:

 

a)  Con fecha 19 de setiembre de 2016, Ciudadela Comercial Unicentro solicitó, bajo Expediente N° 677313-2016, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO para distinguir papel; cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 19 de diciembre de 2016, Roble International Corporation (Reino Unido) formuló oposición contra dicha solicitud.

 

Mediante Resolución N° 832-2017/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 2017 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro de la marca solicitada.

 

Con fecha 26 de mayo de 2017, dicha resolución quedó consentida, por lo que la marca fue inscrita bajo Certificado N° 251348.

 

b)  Con fecha 19 de setiembre de 2016, Ciudadela Comercial Unicentro solicitó, bajo Expediente N° 677312-2016, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración comercial de centros comerciales; servicios de investigación comercial en materia de centros comerciales, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 19 de diciembre de 2016, Roble International Corporation (Reino Unido) formuló oposición contra dicha solicitud.

 

Mediante Resolución N° 2513-2017/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos dispuso suspender el trámite del referido expediente hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 667998-2016.

 

c)  Roble International Corporation es titular de las siguientes marcas de servicio:

 

Marca	Servicios	Certificado
	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	97202
	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	97203
	publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	97204
	publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	97205
ROBLE CORPORATE TOWER	publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	101667

 

d)  En la clase 35 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran inscritas, a favor de terceros, marcas que incluyan en su conformación la denominación UNICENTRO.

 

2.  Cuestión Previa

 

Al momento de formular su apelación, Ciudadela Comercial Unicentro señaló que sí cuenta con legitimidad para oponerse a la presente solicitud de registro, ya que es titular del nombre comercial y enseña comercial registrados en Colombia bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, respectivamente, por lo que resulta aplicable el artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, más aún si cuentan con un establecimiento comercial en Colombia.

 

Sin embargo, de la revisión de su escrito de oposición, se advierte que Ciudadela Comercial Unicentro amparó su oposición andina únicamente en en los artículos 136 inciso b) y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075.

 

Así pues, se concluye que la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial no fue planteado por Ciudadela Comercial Unicentro ante la Primera Instancia como sustento de su oposición, constituyendo una nueva pretensión invocada ante la Segunda Instancia, por lo que no corresponde que la Sala se pronuncie al respecto, pues ello atentaría contra el derecho de defensa² de la solicitante, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia el fallo expedido por la anterior, situación que en este caso se produciría si la Sala emitiera un pronunciamiento respecto de una cuestión que no fue analizada previamente por la Primera Instancia.

 

En ese sentido, no corresponde a la Sala pronunciarse en segunda instancia respecto a la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial.

 

3.  Del legítimo interés para interponer oposiciones andinas

 

3.1. Marco legal

 

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca, dentro de los treinta días siguientes a la publicación.

 

Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

 

De otro lado, el artículo 1473 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

 

Al respecto, el Tribunal Andino, en el Proceso 46-IP-20074, ha señalado que el interés legítimo para presentar oposiciones “... conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, surge de:

 

a)  acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

b)  Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.

 

Asimismo, en el citado Proceso, el Tribunal Andino ha mencionado que: “La Decisión 486, en el artículo 147, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con este el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.”

 

3.2. Aplicación al caso concreto

 

En el presente caso, Ciudadela Comercial Unicentro formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, sustentándola en su nombre comercial y enseña comercial UNICENTRO, registradas en Colombia, bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, que distinguen productos y servicios de las clases 16 y 35, respectivamente.

 

Sobre el particular, esta Sala conviene en precisar que el artículo 147 de la Decisión 486 contiene un régimen de excepción al principio de territorialidad5 que rige en el Derecho de Marcas. Así pues, son dos los únicos supuestos en los que se podrá interponer una oposición en aplicación del artículo en comentario, a saber:

 

(i)  Que el opositor sea titular de un marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error en cualquiera de los Países Miembros.

 

(ii) Que el opositor haya solicitado el registro con anterioridad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error en cualquiera de los Países Miembros.

 

Adicionalmente, el artículo 147 en mención exige al opositor, como requisito de procedencia, que éste acredite su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga su oposición a través del registro de la marca base de la misma al momento de interponerla.

 

Sobre este último punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 152-IP-20126 ha establecido, teniendo en cuenta la finalidad de la oposición andina, que no es imprescindible que la marca con la que se pretende acreditar el interés real coincida de forma idéntica a la marca en la que funda su oposición.

 

Así, de la lectura de lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, se aprecia que el legislador comunitario contempla solamente a las marcas como el único derecho subjetivo válido para la presentación de las denominadas oposiciones andinas, dejando de lado a los demás signos distintivos reconocidos en la referida Decisión, tales como, por ejemplo, los nombres comerciales y enseñas comerciales.

 

Es necesario apuntar que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, aquellas normas que establecen excepciones deben poseer un contenido taxativo y son, por tanto, restrictivas, proscribiéndose su interpretación por analogía.

 

En ese orden de ideas, se aprecia que Ciudadela Comercial Unicentro no cuenta con legítimo interés para presentar oposición contra el signo solicitado UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo, pues ha basado su oposición en el nombre comercial y la enseña comercial UNICENTRO, registradas en Colombia bajo Certificados N° 16209 y N° 17760, signos que no se encuentran comprendidos en la excepción contenida en el artículo 147 de la Decisión 486.

 

A mayor abundamiento, si bien la opositora ha manifestado en su escrito de apelación que ha acreditado el interés real en el mercado peruano con las solicitudes de registro de las marcas UNICENTRO para distinguir productos y servicios de la clase 16 y 35 de la Nomenclatura Oficial, bajo Expedientes N° 677313-2016 y N° 677312-20156, respectivamente, esta Sala advierte que dichos signos son distintos a los que tiene registrados en Colombia, toda vez que se tratan de un nombre comercial y una enseña comercial, los cuales tienen en nuestro ordenamiento jurídico comunitario andino distinta naturaleza y, consecuentemente, un distinto régimen que el correspondiente a las marcas.

 

Finalmente, en relación con el argumento de la opositora, relativo a que la legitimidad de su oposición está amparada en lo establecido en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, pues el referido texto normativo contempla la imposibilidad de registro de marcas que resulten confundibles con nombres comerciales o enseñas comerciales, conviene señalar que el citado artículo contempla una prohibición relativa de registro cuando exista tal nombre comercial o enseña comercial protegido en el país en donde se presente la oposición, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

 

4. Determinación del riesgo de confusión

 

Teniendo en cuenta que en la presente Resolución se ha determinado que Ciudadela Comercial Unicentro no cuenta con legítimo interés para interponer oposición andina carece de objeto pronunciarse sobre este extremo.

 

5. Examen de registrabilidad

 

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala ha determinado que el signo solicitado UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo, que pretende distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 831-2017/CSD-INDECOPI de fecha 6 de abril de 2017 que OTORGÓ el registro de la marca de servicio constituida por la denominación UNICENTRO GRUPO ROBLE y logotipo (se reivindica colores7), conforme al modelo, a favor de Roble International Corporation (Reino Unido), para distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda y Gonzalo Ferrero Diez Canseco  

 

 

 

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/ic.