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Juicio Contencioso Administrativo Federal 1349/16-EPI-01-5 decidido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del 20 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Juez Relator: Ramón Ignacio Cabrera León. Secretaria: Ruth Beatriz de la Torre Edmiston

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

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SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

 

EXPEDIENTE: 1349/16-EPI-01-5.

 

ACTOR: ********* ******* **** ** ***.

 

AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

TERCERO INTERESADO: **** ***** *******.

 

Ciudad de México, a veinte de febrero de dos mil diecisiete.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los Magistrados que la componen, Licenciados LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala, RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN como Instructor en el juicio y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON; una vez que ha quedado cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo federal número1349/16-EPI-01-5, promovido por ********* ******* **** ** ****, en los siguientes términos:

 

R E S U L T A N D O.

 

1º.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA .- Por escrito presentado en este Tribunal el 23 de agosto de 2016, compareció ********* ******* **** ** **** , a través de su representante legal, demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número PI/S/2016/021392 de 31 de mayo de 2016, por la cual el Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó la declaración administrativa de nulidad del registro de marca ******* ******** * ******, por los motivos y fundamentos ahí precisados.

 

2º.- ADMISIÓN DE DEMANDA.- Por auto de 25 de agosto de 2016, se admitió a trámite la demanda ordenándose que con las copias simples de la misma y de los anexos exhibidos se corriera traslado a la tercero interesada y a la autoridad demandada para que en el término de Ley formularan sus manifestaciones y contestación respectivas.

 

3º.- APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO.- Por acuerdo de 16 de noviembre de 2016, se tuvo por apersonado al tercero interesado para comparecer en el presente juicio.

 

4º.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA .- Por diverso acuerdo de 16 de noviembre de 2016, se tuvo por contestada la demandada mediante oficio presentado el 3 del mismo mes y año, por admitidas las pruebas ofrecidas y por cumplimentado el requerimiento formulado, ordenándose el traslado de ley a la actora.

 

Asimismo, se tuvieron por recibidas, en 449 fojas, en copias certificadas, las constancias del expediente administrativo número P.C. 454/2015(N-141)4134, en el cual se dictó la resolución impugnada.

 

5º.- TÉRMINO PARA FORMULAR ALEGATOS .- En otro acuerdo de 16 de noviembre de 2016, al no existir cuestión alguna que resolver ni pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 47, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concedió a las partes el término respectivo para que formularan sus alegatos por escrito.

 

6º.- SE RECIBEN ALEGATOS.- Por acuerdo de 6 de enero de 2017, se proveyó respecto de los alegatos de las partes; y, al haber quedado cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de declaratoria expresa, se procede a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- COMPETENCIA POR MATERIA Y POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL ASUNTO.- Esta Sala es plenamente competente por materia y territorio, como se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 3º, fracción XII en relación con el artículo 28, fracción III, ambos de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente desde el 19 de julio de 2016; así como en el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aplicable en lo que no se opone a la Ley Orgánica antes citada, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Asimismo, el presente fallo se emite con apoyo en las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigentes desde el 14 de junio de 2016.

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos.

 

TERCERO .- ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. Con la finalidad de contextualizar esta resolución, se estima oportuna la cita de los siguientes antecedentes:

 

1.- Mediante la solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 3 de marzo de 2015, el apoderado de la enjuiciante, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro de marca ******* ******** * ******, con fundamento en el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

2. Substanciado el procedimiento administrativo mediante la resolución impugnada la autoridad negó la declaración de nulidad del registro de marca de la aquí tercera interesada, al no demostrarse la causal de nulidad hecha valer.

 

CUARTO.- SÍNTESIS DE ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS. En contra de la resolución impugnada, la parte actora expone en su demanda, bajo los apartados PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, que en esencia se reiteran en vía de alegatos, medularmente los siguientes argumentos:

 

▪ Estima erróneos los razonamientos de la autoridad, porque lo que invocó fue la aplicación de la figura de cosa juzgada refleja y no la de cosa juzgada; sin embargo en la resolución se señala que no existe identidad de cosas, identidad de causas, identidad de pruebas y que tampoco coinciden en circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que el pronunciamiento de la sentencia ofrecida como prueba no influye ni trasciende al procedimiento de origen; lo que pone en evidencia que no se atendió al estudio de la existencia o aplicación de la cosa juzgada refleja, que difiere de la cosa juzgada por lo que no es necesario que se den los tres supuestos de esta última.

 

▪ Destaca que, para la procedencia y aplicación de la cosa juzgada refleja, basta que exista un pronunciamiento firme en el que de manera clara se haya determinado o realizado un pronunciamiento sobre una situación que constituya un presupuesto lógico estrechamente relacionado o vinculado al segundo procedimiento, esto para evitar que existan pronunciamientos contradictorios sobre una misma situación o circunstancias en aras de preservar el principio de certeza jurídica.

 

▪ En consecuencia, estima indubitable la aplicación de dicha figura, de acuerdo con la sentencia de 16 de junio de 2011, en la que se determinó que su marca ****** **** ****** es notoria, por lo que es improcedente el registro de cualquier marca semejante, con independencia del producto o servicio que la misma proteja; y toda vez que en el procedimiento de origen se discute una situación estrechamente relacionada o vinculada con lo ya sentenciado en definitiva, como lo es la concesión de la marca **** ******** que es similar a su marca notoria, es claro que para evitar la existencia de fallos contradictorios la autoridad debió asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme, por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo y evitar la emisión de sentencias contradictorias.

 

▪ Insiste en que, de negarse la procedencia de la figura de cosa juzgada refleja equivaldría a permitir la evasión a lo definitivamente resuelto, en claro perjuicio a sus derechos fundamentales más elementales, puesto que se permite y se señala que es legal (que no es así) la obtención de otro registro marcario a nombre de la misma persona, hoy tercero interesada, haciendo de esa forma nugatorio el seguimiento del procedimiento que determinó lo contrario.

 

▪ Señala que la consideración de la autoridad, contraviene lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, porque pretende aplicar de manera retroactiva una ley en su perjuicio, basando sus razonamientos en una tesis aislada que se refiere al artículo 98 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, pasando totalmente por alto que la estimación de notoriedad de su marca se realizó al amparo de la legislación vigente en el año 2001, por lo que no es aplicable al caso la norma que fue modificada con posterioridad y, por ende, tampoco la interpretación realizada a la misma.

 

▪ En ese orden, sostiene que lo dispuesto en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial y la interpretación que el poder judicial haga del mismo, no puede afectar sus derechos adquiridos con anterioridad, como lo es la estimación de notoriedad efectuada al amparo de la legislación vigente en ese momento; y, por lo tanto, no era exigible que presentara pruebas en el procedimiento primigenio, sino que bastaba que se acreditara que se había realizado una estimación de notoriedad lo que sin duda fue demostrado con la sentencia de 16 de junio de 2011, así como con el cumplimiento a la misma, en donde se evaluaron las pruebas respectivas y se estableció la notoriedad de su marca.

 

▪ En la resolución, la autoridad señala que la estimación de notoriedad es una situación sujeta a una temporalidad, sin embargo, carece de bases o fundamentos; porque ni el artículo 98 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, mucho menos la interpretación efectuada, pueden considerarse aplicables a la enjuiciante, porque la estimación de notoriedad de su marca, se efectuó con base en la legislación vigente hasta antes de la reforma del 16 de junio de 2005.

 

▪ Agrega que la estimación de notoriedad contenida en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial previa a la reforma del 16 de junio de 2005, no se encontraba sujeta a ninguna vigencia, por lo que carece de todo sustento jurídico que la autoridad pretenda que la enjuiciante debió aportar pruebas para sustentar la notoriedad de la marca.

 

▪ Hace especial énfasis en que el procedimiento y juicio del que devino la ejecutoria ofrecida como prueba de 16 de junio de 2011 y el cumplimiento a la misma, fueron tramitados desde el año 2004, sin embargo, la tercera interesada solicitó y obtuvo el registro marcario sujeto a nulidad.

 

▪ De la fracción XV, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que es improcedente el registro de una marca que sea igual o SEMENJANTE a la marca notoria, es decir, no exige la existencia de una SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN sino que para la actualización de la improcedencia basta la SEMEJANZA entre la marca notoria y –en el caso- la indebidamente registrada.

 

▪ Agrega que la autoridad, en contravención a la norma, realiza un análisis de las marcas materia de litis a efecto de determinar si son SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN pasando completamente por alto que el precepto legal se refiere expresamente a SEMEJANZA y NO ASI A SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN cuestiones que son completamente diferentes, por ende, estima ilegal el estudio efectuado por la autoridad.

 

▪ Bajo esa tesitura, tal cuestión se cumple cabalmente dado que la marca sujeta a nulidad y su marca notoria son semejantes, pues a un primer golpe de vista y sin necesidad de un análisis exhaustivo o pormenorizado, la marca sujeta a nulidad reproduce casi en su totalidad el elemento icónico o esencial de su marca notoria, con lo que ambas marcas son visiblemente similares tanto en el aspecto visual o gramatical, así como en el aspecto fonético.

 

Precisa que, en el aspecto gramatical dichas denominaciones son visiblemente similares dado que aun cuando existan mínimas variaciones; a un primer golpe de vista y sin necesidad de un análisis minucioso o detallado se puede percibir que la marca cuyo registro se sujetó a nulidad reproduce en el mismo orden y secuencia el elemento esencial o icónico de la marca de su propiedad.

 

▪ En la marca cuyo registro se encuentra sujeto a nulidad se reproduce casi íntegramente su marca, pues únicamente se eliminan las letras "*" y "*", variación que prácticamente resulta imperceptible dado el contexto de la palabra, aunado al hecho de que la modificación en comento es insuficiente para cambiar la percepción visual general del signo que se sujetó a nulidad, toda vez que la marca controvertida reproduce su marca en el mismo orden y secuencia, la sustracción de dos letras no altera la marca de forma suficiente para que se le pueda percibir como diversa, por ende, la variación de dos letras no le atribuye ningún carácter distintivo; siendo visible que la impresión visual de la denominación sigue siendo prácticamente la misma.

 

▪ Agrega que la marca base de su acción, es una marca mixta y, por ende, se encuentra integrada tanto por una denominación como por un diseño, no obstante, en el caso, se debe atender al elemento icónico o esencial; siendo indudable que si una marca reproduce el elemento icónico o esencial de otra marca existirá invariablemente una similitud en grado de confusión.

 

▪ En ese orden, estima que las variaciones que se efectúan en la marca sujeta a nulidad en relación a su marca, no modifican el aspecto general de la marca, puesto que es evidente la similitud en su aspecto general, dado que supresión de las letras "*" y "*", así como la presencia de un diseño, no logran desvirtuar la reproducción casi íntegra de su marca.

 

▪ Señala que la autoridad, fue omisa en pronunciarse en relación a la procedencia o improcedencia de tales razonamientos dejándola en total estado de indefensión, puesto que desconoce las razones, motivos o causas en las que —en su caso se basó- para no tomar en cuenta tales argumentos, así como la aplicación de las tesis y jurisprudencias citadas en apoyo a los mismos.

 

▪ Por último, estima ilegal la resolución, porque la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial es expresa en establecer que la prohibición ahí contenida aplica con independencia de los productos o servicios a los que se aplique la marca, es decir, en el caso de una marca notoria, la protección concedida es mayor, extendiéndose al grado de impedir que se registren marcas iguales o similares sin importar el producto o servicio que se encuentren destinadas a amparar; pues la notoriedad de una marca rompe con el principio de especialidad que rige en materia de marcas, dado que se amplía la protección que se otorga a ese tipo de marcas, impidiendo que sean registradas otra u otras marcas iguales o similares sin importar el producto o servicio que se encuentren destinadas a amparar; y el registro de subsecuentes signos distintivos iguales o similares, aun cuando se destinen a productos o servicios diversos afectará la notoriedad que ha adquirido la marca, puesto que generará la dilución de un término que se ha vuelto icónico en un determinado sector a partir del trabajo, difusión y uso que de éste ha llevado a cabo su titular.

 

▪ Es incorrecto que no se actualiza ninguno de los incisos previstos en la fracción XV del artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, derivado de que las marcas se destinan a productos y servicios diferentes, puesto que de la simple lectura del texto de la porción normativa en mención se desprende que la improcedencia de registro es aplicable independientemente del producto o servicio que ampare la marca sujeta a nulidad.

 

▪ Arguye que sí se actualizan los supuestos descritos y la demandada pasó por alto que una marca como la de la enjuiciante, con el grado de conocimiento y prestigio generado, impide que cualquier persona introduzca una nueva marca, cuya similitud sea suficiente para establecer relación entre ambas, por virtud de que dicha situación fácilmente provocaría error y confusión entre los productos o servicios amparados por las marcas, al grado de implicar una seria limitación para llegar a acuerdos en materia de promociones, publicidad, patrocinios, organización de eventos, entre otros, con empresas distintas de la demandada, en virtud de que su marca es casi idéntica a aquella de una de sus principales empresas competidoras, lo que sin duda genera que se vinculen los servicios y productos de manera tal que se pueda pensar que ambos cuentan con el mismo origen, o que existe alguna vinculación entre las personas que los prestan, lo cual es del todo incierto.

 

▪ En adición a lo anterior, hizo valer que creó y registró la marca "**** ******" y posteriormente, la hoy tercero interesada basándose en el concepto y contenido de su marca, se aprovechó de la misma para registrarla en una clase diversa, pretendiendo que con ello quedaba desvirtuada la vinculación que inevitablemente surgiría entre su marca notoria y la marca a la cual se introduce una denominación casi idéntica.

 

▪ En ese mismo orden de ideas, la autoridad también pasó por alto, que el nivel de publicidad, que se ha reconocido (tanto en la ejecutoria de 16 de junio de 2011, así como en el oficio que dio cumplimiento a dicha sentencia), la enjuiciante realiza de su marca en el mercado mexicano, llevaría inevitablemente a una situación de "ocupación" de la marca, al grado de diluir completamente su función de distintividad, resaltando a ese respecto que se debió considerar que nuestro régimen legal de marcas opera bajo el principio de que las marcas deben ser inconfundibles para el consumidor, hasta el punto en el que no pueda existir una vinculación entre una y otra, en atención a la similitud entre las marcas y en el contexto del principio de especialidad.

 

▪ Es por ello que el nivel de difusión que la hoy tercero interesada puede generar respecto de sus productos distinguidos con su marca, es un factor más que causa una confusión y vinculación entre la marca notoria de la enjuiciante, dado que diluye la fuerza distintiva de esta última, además de que causa que el público consumidor las perciba como marcas relacionadas al enfrentarse al mismo concepto aplicado a productos y servicios relacionados con el *** ******* así como con las *********** ********** ********** ** **** *****.

 

▪ Más aún, considerando que el contenido ideológico de ambas marcas es coincidente, toda vez que las dos se dirigen al mismo tipo de consumidores, esto es, ********* ****** *** ***** ** ** ****** ** **** ******** * *** *********** ** **** ****** **** ** ********** * ********.

 

▪ De hecho, sostiene que la ********* que la tercero interesada expende con la marca "********" o "**** ********", promueve precisamente ese tipo de valores asociados a la marca, que son íntegramente coincidentes con el contenido mercadotécnico de la marca "**** ******", consecuentemente, es innegable que se genera una notable confusión entre las marcas, las cuales coinciden en su origen, valores y consumidores a los que se dirigen; y, reitera, su marca ha excedido los límites de su propio campo al ser notoria, lo cual es evidente que implica un claro desconcierto y confusión entre el público consumidor, ya que cualquier persona asumiría que los servicios prestados tienen la misma procedencia.

 

▪ En este orden de ideas, la autoridad debió tomar en cuenta el grado de conocimiento y prestigio con que cuenta la marca de mérito y que se dirige al mismo público consumidor, para de esa forma establecer que resulta indiferente que los productos y servicios prestados por ambas sean diversos, ya que en el caso dadas las circunstancias imperantes existe un evidente riesgo de asociación entre los signos en pugna.

 

▪ Bajo ese contexto, dadas las circunstancias que imperan en el caso planteado, el riesgo de asociación no se genera porque el público consumidor vaya a adquirir un producto o servicio por otro, sino que se materializa en la clara vinculación o asociación que se presenta entre los titulares de las marcas, puesto que, dado lo expuesto, existe el claro riesgo de que el público consumidor vincule o asocie las marcas al grado de pensar que los servicios que presta la enjuiciante son prestados o se encuentran vinculados con la hoy titular afectada , situación que le resulta inadmisible a quien ha procurado mantener y robustecer la notoriedad de su marca, por lo que es insostenible que una empresa que accedió a dicho registro de manera posterior pretenda diluir la fuerza distintiva de la marca creando un evidente riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos o servicios, o por lo menos que se piense que existe una vinculación entre las sociedades cuando no es así.

 

▪ Sus argumentos fueron hechos valer en el procedimiento de origen en debido tiempo y forma, no obstante, la autoridad demandada no estudió ni se pronunció acerca de los mismos, dejándola en total estado de indefensión dado que desconoce por completo las razones, motivos o circunstancias, con base en las cuales la demandada consideró improcedentes dichos argumentos.

 

▪ Estima indudable que se actualizan los supuestos previstos en los incisos a) y d) de la fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que ante la grave omisión de la autoridad demandada en estudiar dichos argumentos se solicita que sean estudiados por esta Sala atendiendo a que cuenta con plena jurisdicción para resolver el presente asunto; además, sostiene que sí aportó pruebas y efectuó argumentos que establecen la posible confusión o riesgo de asociación entre los titulares de la marca, así como la dilución del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. E insiste en que a través de la ejecutoria se acreditó que su marca es notoria, por lo que la simple concesión de la marca cuya nulidad solicitó establece la dilución del carácter distintivo de su marca, dado que la simple presencia de dicho registro abre la posibilidad de que otro y otros terceros soliciten el registro de marcas que contengan el término **** ****** lo que conlleva de manera inherente la dilución del carácter distintivo de su marca ya que se permitiría y toleraría la existencia de diversas marcas con tal término menguando con ello la notoriedad y distintividad de dicha marca.

 

▪ Asimismo, la difusión que realiza la tercero interesada de la marca sujeta a nulidad lleva a que el público relacione y asocie su marca con la de la tercero interesada, lo que deriva no solo en que se asocien dichas marcas, sino que de manera totalmente equivocada el público pueda pensar que la marca de la enjuiciante depende o se relaciona con la hoy tercero interesada, circunstancia que es inadmisible sobre todo atendiendo al hecho de que el registro primigenio le corresponde y que la misma es notoria, por lo que no debe permitirse de forma alguna que pueda asumirse que es subsidiaria de la marca de la tercero interesada.

 

Al excepcionarse de lo anterior, en el oficio de contestación de demanda, la autoridad sostuvo la legalidad de la resolución impugnada y que los argumentos de la actora, son de desestimarse por infundados.

 

Asimismo, el tercero interesado, en esencia, sostuvo que los argumentos de la enjuiciante son de desestimarse por infundados, resultando ajustada a derecho la determinación alcanzada en la resolución impugnada.

 

QUINTO.- LITIS.- Consiste en verificar la legalidad del acto impugnado al declarar la nulidad del registro marcario de la hoy actora, en cuanto a que la autoridad concluyó que era ella quien debía acreditar la veracidad de la fecha de primer uso, en su calidad de titular del registro cuestionado.

 

SEXTO.- Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

 

a) Documental Pública, consistente en la resolución impugnada, misma que se valora conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que se acredita, en sus términos, la existencia de la misma, visible de fojas 14 a 35 del presente expediente.

 

b) Documental Pública, consistente en las constancias que conforman el expediente administrativo del cual derivó el acto impugnado.

 

c) Sentencia dictada por esta Sala, el 25 de junio de 2014, en el juicio 883/13-EPI-01-1.

 

SÉPTIMO.- Estudio de la Sala.

Establecido lo anterior, los antecedentes previamente expuestos, el acto impugnado y los argumentos de las partes, permiten fijar la litis, que consiste en determinar la legalidad de la resolución impugnada, por la cual se negó la declaración administrativa de nulidad del registro de la aquí tercera interesada.

 

Ahora bien, para acreditar su pretensión, la parte actora ofreció como pruebas, las siguientes:

 

1.- La documental consistente en el oficio en que se contiene la resolución impugnada, que corre agregada de fojas 28 a 54 del presente expediente.

 

2.- La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el expediente administrativo P.C. 454/2015(N-141)4134.

 

A las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 129, 197, 200, 202, 203 y 210-A, de Código Federal de Procedimientos Civiles.

 

Precisado lo anterior, este Cuerpo Colegiado estima que los argumentos en estudio, resultan infundados e insuficientes para declarar la nulidad solicitada, con apoyo en las consideraciones que de hecho y de derecho se exponen a continuación.

 

En efecto, deviene infundado que la autoridad realizó una indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, dado que la sentencia de esta Sala fue de 16 de junio de 2011 y la concesión de la marca sujeta a nulidad fue el 14 de agosto de 2013.

 

Asimismo, es infundado su argumento cuando sostiene que de la referida sentencia se desprende que laestimación de notoriedad de la marca ****** **** ****** * ****** se debió haber realizado desde el 18 de enero de 2005, de acuerdo a lo alegado y probado en el procedimiento de declaración administrativa de nulidad P.C. 152/2004 (N-71)1914.

 

Y cuando aduce que la autoridad pasó por alto que la aplicación retroactiva se refiere a una ley y, en el caso particular, estamos en presencia de una sentencia ejecutoriada, cuestiones completamente diferentes; por lo que estima que en la resolución impugnada se confundió la figura de la cosa juzgada, con la procedencia y aplicación de la cosa juzgada refleja, pues para esta última basta que exista un pronunciamiento firme en el que de manera clara se haya determinado o realizado un pronunciamiento sobre una situación que constituya un presupuesto lógico estrechamente relacionado o vinculado al segundo procedimiento, para evitar que existan pronunciamientos contradictorios sobre una misma situación o circunstancia.

 

También deviene infundado su argumento, cuando aduce que no le asiste la razón a la autoridad, al señalar que la enjuiciante debió aportar en el procedimiento de origen pruebas que acreditaran la notoriedad de la marca, pasando totalmente por alto que la estimación de notoriedad de la marca ****** **** ****** * ****** se realizó al amparo de la legislación vigente en el año 2001, por lo que no es aplicable la tesis aislada a que se refiere al artículo 98 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, ni la aplicación retroactiva de dicho precepto; en tanto que, conforme a la legislación vigente en esa época, no se encontraba prevista ninguna temporalidad para la estimación de notoriedad .

 

Lo anterior es así, pues en primer lugar, se destaca que, para acreditar la “notoriedad” de su marca, la actora ofreció diversas pruebas, las cuales, como acertadamente determinó la enjuiciada,no resultaron idóneas ni suficientes para acreditar la notoriedad, precisamente a la fecha en que se concedió el registro de marca cuestionado, propiedad de la aquí tercera interesada, es decir, al 14 de agosto de 2013, tal y como se detalló en el Considerando TERCERO, a partir de la página 27 de la resolución impugnada.

 

Lo anterior, en virtud de que, las pruebas al efecto ofrecidas por la hoy actora, no demuestran que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conozcan la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, PRECISAMENTE en la fecha en que se concedió el registro de marca ******* ******** * ******.

 

Lo anterior es así, pues sobre el particular, no es suficiente la existencia de la declaración de notoriedad de la marca de la enjuiciante ****** **** ****** * ******* pues como la misma expresamente lo reconoce, ello se apoyó en el caudal probatorio que, en su momento ofreció, relativo a los AÑOS DE 1997 A 2003.

 

Luego entonces, si el registro marcario cuya nulidad pretende,******* ******** * ******, se concedió el 14 de agosto de 2013, era menester que la enjuiciante demostrara, además, que las circunstancias que dieron origen a la referida notoriedad subsistían a esa fecha ; más aún, considerando, como sostuvo la autoridad, no es posible constatar la notoriedad de una marca en un solo instante, pues ello implica que con el desarrollo propio de la actividad realizada por su titular a través del tiempo, el consumidor o usuario conozca o advierta y reconozca un producto o servicio por sus cualidades o características.

Lo anterior, de ninguna manera desconoce ni pasa por alto lo resuelto en el diverso juicio 44/08-EPI-01-4, como lo es, precisamente, la estimación de la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ******* pero se insiste, ello fue con apoyo en diversos medios de prueba relativos al periodo comprendido entre el año 1997 y 2003.

 

Tan es así, que evidentemente el material probatorio ofrecido por la enjuiciada, en el caso concreto materia del diverso juicio 44/08-EPI-01-4, no acredita un reconocimiento de su marca por los consumidores al 14 de agosto de 2013.

En ese sentido, es claro que la enjuiciante tampoco demostró, al 14 de agosto de 2013, la inversión realizada durante los últimos años en publicidad o promoción de su marca en nuestro país y, en su caso, en el extranjero ; tampoco acreditó el aérea geográfica de influencia efectiva de su marca; no acreditó ni ofreció prueba alguna en relación los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados por su marca **** ****** * ****** .

 

De lo anterior se desprende que lo idóneo sería que el sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales, otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales y los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, lo cual se acreditaría con una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley, lo cual no aconteció en la especie, ya que como se observó de las pruebas valoradas por la autoridad demandada, no se ofreció ninguna de tal naturaleza.

 

Es así, que para demostrar la notoriedad de una marca se pueden emplear todos los medios probatorios necesarios, por lo que no basta con que se afirme la notoriedad de un signo distintivo sino que dicha notoriedad debe probarse con elementos de prueba convincentes, pues la autoridad no puede de manera caprichosa declarar o estimar la notoriedad de una marca.

 

Ahora bien, es INFUNDADO que en el presente asunto sea aplicable la figura de cosa juzgada refleja, siendo necesario precisar que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; sin embargo, existen circunstancias particulares en las cuales la eficacia de dicha institución no tiene un efecto directo respecto a un juicio posterior, al no actualizarse la identidad tripartita, esto es, partes, objeto y causa.

 

Es decir, en la especie no se debe considerar que existe cosa juzgada refleja , ello tomando en consideración la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las página 661, Tomo: XXXIII, enero de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

 

“COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La institución de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; sin embargo, existen circunstancias particulares en las cuales la eficacia de dicha institución no tiene un efecto directo respecto a un juicio posterior, al no actualizarse la identidad tripartita (partes, objeto y causa), sino una eficacia indirecta o refleja y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme -cosa juzgada-por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, sobre el o los elementos que estén estrechamente interrelacionados con lo sentenciado con anterioridad y evitar la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. Ahora bien, si en términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, alguna de las partes hace valer como prueba superveniente dentro de un juicio contencioso administrativo instado contra actos tendentes a la ejecución de un diverso acto administrativo, la resolución firme recaída al proceso donde se impugnó este último y se declaró nulo, procede que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplique lo resuelto en el fondo de dicha ejecutoria, haga suyas las consideraciones que sustentan el fallo y declare la nulidad de los actos impugnados, a fin de eliminar la presunción de eficacia y validez que, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación posee todo acto administrativo desde que nace a la vida jurídica, evitando así la emisión de sentencias contradictorias.”

 

De la tesis invocada con antelación, es preciso retomar los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia de la cosa juzgada refleja, y que a continuación se reproducen:

 

a) La existencia de un proceso resuelto en definitiva;

 

b) La existencia de otro proceso en trámite;

 

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación substancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios;

 

d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con el primero;

 

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico o necesario para sustentar el sentido de la decisión en litigio;

 

f) Que en la sentencia definitiva se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; y,

 

g) Que para la resolución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

 

En este sentido, se considera que en el presente asuntono subsiste laeficacia refleja de la cosa juzgada, dado que NO se reúnen los requisitos antes señalados; toda vez que:

 

● La sentencia dictada por esta Sala el 16 de junio de 2011, fue respecto del registro marcario****** ********, concedido el 13 de diciembre de 2001.

 

● La mencionada estimación fue realizada el 16 de junio de 2011, pero respecto a la fecha de concesión del diverso registro marcario ****** ********, esto es, al 13 de diciembre de 2001; mientras que el registro marcario cuya nulidad pretende la enjuiciante, se otorgó el 14 de agosto de 2013; es decir, casi 12 años después de la concesión del registro marcario citado en primer término.

 

● Las condiciones, pruebas y elementos que dieron origen para que esta Sala estimara la notoriedad de la marca ****** ********, no fueron ofrecidas en el procedimiento de origen, menos aún se ofrecieron otros medios relativos a los años de 2003 a 2013, para que la autoridad estuviera en aptitud de determinar que las circunstancias subsistían y, por lo tanto, se actualizara la notoriedad de la marca base de la acción, PRECISAMENTE al momento de la concesión del registro marcario sujeto a nulidad.

 

● La declaración de la notoriedad se realizó bajo las condiciones de las disposiciones contenidas anteriores a la Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005; siendo que el registro marcario ******* ******** * ******, fue concedido el 14 de agosto de 2013, es decir, con posterioridad a la citada Reforma.

 

● De igual manera, en virtud de que se trata de objetos y causas distintas, resulta improcedente la cosa juzgada refleja, alegada por la accionante.

 

Consecuentemente, si bien esta Sala estimó notoria la marca ****** **** ****** * ****** también lo es, como sostuvo la enjuiciada en la resolución impugnada, que la hoy actora no acreditó en el caso concreto, que las condiciones, pruebas y circunstancias que llevaron a esta Sala a estimar tal notoriedad, se hayan mantenido y subsistieran al momento de la concesión de la marca registrada ******* ******** * ****** , es decir, al 14 de agosto de 2013.

 

Por todo lo cual, no son aplicables al caso concreto los efectos de la mencionada sentencia, toda vez que desde el 13 de diciembre de 2001, fecha en que se concedió el registro marcario ****** ******** –materia de la sentencia dictada por esta Sala en el juicio 44/08-EPI-01-4- al 14 de agosto de 2013, fecha en que se concedió el registro marcario ******* ******** * ******; transcurrieron casi doce años; y siendo que la estimación de notoriedad es una situación de hecho sujeta a una temporalidad, era necesario que se acreditara que dichas condiciones subsistían al momento de la concesión del diverso registro marcario cuya nulidad pretende la enjuiciante.

 

En este orden de ideas, este Cuerpo Colegiado estima esencialmente ajustada a derecho la determinación de la autoridad, a que se refiere en el Considerando TERCERO; en virtud de que la actora invocó como causal de nulidad la prevista en la fracción I, del artículo 151, en relación con la fracción XV, del artículo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Siendo así que, respecto al primer supuesto de la causal, fue necesario puntualizar los previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del concepto de notoriedad de una marca, a fin de establecer si la marca ******* ******** * ******, invade los derechos de la marca ****** **** ****** * ******, propiedad de la actora, que a su parecer es considerada como notoriamente conocida en México.

 

Lo anterior, porque la notoriedad de una marca se da por el transcurso prolongado en el tiempo del uso de la misma y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de mayores adeptos cada día, debido a la calidad de los productos o servicios que se comercializan bajo el distintivo marcario y publicidad que de ella se realiza . Por lo tanto, es a través del público consumidor como se sabe si una marca es notoria, al ser la notoriedad una prueba de la utilización de la marca, significando que la misma ha tenido éxito.

 

Asimismo, es correcta la precisión en cuanto a que la notoriedad nace cuando el signo tiene un reconocimiento del público consumidor, quién lo hace distinguible o notorio, la notoriedad encuentra su delineamiento en el conocimiento de su existencia por un público determinado, lo cual en muchos casos está relacionado con factores de mercadotecnia, publicidad o penetración histórica de una marca en el público que llega a distinguirla.

 

Siendo el caso que el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, prohíbe el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, en cualquier caso en que el uso pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, cuando se pueda constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de ésta, cuando se pueda causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o bien, cuando se pueda diluir el carácter distintivo de la misma .

 

En consecuencia, la notoriedad de una marca radica en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma, debido a las repercusiones del uso y la publicidad correspondiente en el país en el que se reclama anular el registro; y, para considerar a un signo distintivo como una marca notoria, debe demostrarse que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conozcan la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca con relación a sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la marca.

 

En esa tesitura, la enjuiciada válidamente consideró que tal estimación debe basarse en el conocimiento de la marca por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, en el conocimiento de un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

 

Y que, las pruebas valoradas y ofrecidas por la hoy actora, ********* ******* **** ** ***., consistentes en el instrumento notarial para acreditar la personalidad del promovente; el título de registro de marca ******* ******** * ******; el título de registro de marca ****** **** ****** * ******; la sentencia de 16 de junio de 2011; así como la resolución contenida en el oficio 17571 de 31 de mayo de 2013; adminiculadas entre sí, no resultaron idóneas, ni suficientes para estimar la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ******, propiedad de ********* ******* **** ** ***., AL MOMENTO EN QUE SE OTORGÓ el registro ******* ******** * ******, es decir, al 14 de agosto de 2013.

 

En efecto, con dichas pruebas no es posible estimar la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ******, al momento de la concesión del registro ******* ******** * ******, ya que no se acredita el conocimiento de la marca por un sector del público consumidor mexicano a la fecha de concesión de la marca ******* ******** * ******, esto es, aún y con la adminiculación de dichas probanzas, no es posible constatar cuál es el sector determinado del público o los círculos comerciales del país, que conocen la marca citada al rubro, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero.

 

Razones por las cuales, evidentemente, la autoridad no podía tomar en consideración la “estimación” hecha valer por la enjuiciante,de forma directa y sin mayor análisis, ya que fue realizada en el año 2011 y el registro ******* ******** * ******, se otorgó en el año 2013.

 

En efecto, no puede soslayarse que el registro marcario ******* ******** * ******, fue concedido el 14 de agosto de 2013, mientras que el pronunciamiento de esta Sala es de 16 de junio de 2011; máxime que el supuesto legal referido dice: "El registro de una marca será nulo cuando: I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o LA QUE HUBIESE ESTADO VIGENTE EN LA ÉPOCA DE SU REGISTRO ..."

 

Además de que, la legislación aplicable al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ******, fue reformada, respecto a la legislación vigente bajo la cual esta Sala emitió su pronunciamiento de notoriedad de la marca ******* **** ****** * ******.

 

Luego entonces, los diversos procedimientos P.C.153/2004(N-71)1914 y P.C.436/2004(N-242)6068, fueron resueltos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, vigente al momento de la CONCESIÓN DEL otrora REGISTRO ****** ******** ; mientras que el procedimiento origen del acto materia de este juicio, se funda en las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, reformadas el 16 de junio de 2005.

 

Lo anterior, porque no puede soslayarse que la declaración de la notoriedad se realizó bajo las condiciones de las disposiciones anteriores a la Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005; siendo que el registro marcario ******* ******** * ******, fue concedido el 14 de agosto de 2013, es decir, con posterioridad a la citada Reforma.

 

De igual manera, atendiendo al principio de relatividad de las sentencias no se obliga a seguir un mismo criterio, bajo la premisa de que se trata de objetos y causas distintas, por lo tanto, efectivamente, resultó improcedente la cosa juzgada refleja alegada por la accionante .

 

Razón por la cual, en el caso, era necesario que ********* ******* **** ** ***., acreditara de forma idónea y suficiente que las condiciones para estimar la notoriedad, valoradas por esta Sala en la sentencia de 16 de junio de 2011 dictada en el diverso juicio 44/08-EPI-01-4, a la fecha de concesión del diverso registro marcario ****** ******** - 13 de diciembre de 2001- estaban vigentes y subsistían al momento del otorgamiento del diverso registro marcario ******* ******** * ******, es decir, al 14 de agosto de 2013.

 

Siendo el caso que la actora no presentó ningún otro medio probatorio idóneo para acreditar sus argumentos , ya que las pruebas aportadas carecen de eficacia probatoria para sus pretensiones, incluyendo la sentencia dictada por esta Sala, toda vez que, para acreditar a la fecha de concesión del registro marcario ******* ******** * ******, es decir, al 14 de agosto de 2013, que un sector del público o de los círculos comerciales del país conocieran la marca registrada****** **** ****** * ******, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas por ********* ******* **** ** ***., y que han subsistido dichas condiciones desde 2001, de conformidad a la estimación de esta Sala de la notoriedad del registro propiedad de la actora, era necesario presentar pruebas relativas hasta el año 2013, lo que en la especie no sucedió.

 

Por todo lo cual, la enjuiciada válidamente concluyó que los medios de prueba ofrecidos por la hoy actora, adminiculados entre sí, NO DEMUESTRAN la notoriedad de la marca registrada ****** **** ******, al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ******, es decir, al 14 de agosto de 2013; en consecuencia, válidamente concluyó que no se actualizó el primer supuesto de la causal de nulidad en estudio.

 

En razón de lo anterior, es evidente que la parte actora no logró acreditar la notoriedad de la marca **** ******, al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ****** y, en su caso, que las condiciones que dieron origen para que esta Sala Especializada estimara su marca registrada ****** **** ****** * ******, notoria al año 2001, subsistieran al momento de la concesión del registro marcario impugnado, es decir, al año 2013.

 

En tanto que la notoriedad que debía probarse es en la fecha en que se otorgó el registro marcario ******* ******** * ******, más no respecto de un registro marcario que fue concedido con anterioridad, es decir, en 2001.

 

Lo anterior deriva de la regulación de la propia Ley de la Propiedad Industrial, que otorga un beneficio a quien demuestre la notoriedad de su marca en las condiciones previstas en la propia causal; sin embargo, su acreditamiento debe ser fehaciente y, en el caso, con las pruebas ofrecidas por la accionante no se demuestra la notoriedad de la marca **** ******, al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ******.

 

En consecuencia, al no haberse probado que la marca registrada ****** **** ****** * ******, fuera notoria al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ******, por parte de la accionante ********* ******* **** ** ***., es decir, al 14 de agosto de 2013, fecha de concesión del mencionado registro, no se configura el primer supuesto necesario que integra la causal de nulidad invocada.

 

En mérito de lo anterior, la autoridad no estimó notoria la marca ****** **** ****** * ******, al 14 de agosto de 2013, en consecuencia, no quedó demostrado el primer supuesto de la causal de nulidad hecha valer por la hoy actora; sin embargo, procedió al estudio de todos y cada uno de los supuestos normativos de dicha causal de nulidad.

 

En ese sentido, en cuanto al segundo supuesto derivado de la causal de nulidad, acotó que era necesario que ********* ******* **** ** ***., acreditara que el registro marcario que pretende sea anulado es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca de su propiedad .

 

En esos términos y no obstante que no se estimó la notoriedad de la marca propiedad de ********* ******* **** ** ***. y toda vez que ofreció como prueba la copia certificada de los títulos de registro de las marcas en pugna, en los que se advierten dichos signos distintivos, procedió al análisis de semejanza y, en su caso, determinar si el signo distintivo registrado por **** ***** *******, es idéntico o semejante en grado de confusión al diverso propiedad de ********* ******* **** ** ***.

 

Al respecto, determinó que, en cuanto al aspectoFONÉTICO la semejanza SÍ se configura en razón a la parte inicial o radical de los dos signos marcarios en estudio, **** ****** * ****** y ******** * ******, aún y cuando en la marca de la actora los dos vocablos que la componen, cuenta cada uno de ellos, el primero con una “*” de más y el segundo con una “*” de más, eso no es suficiente para establecer que las marcas sean diversas fonéticamente.

 

En cuanto al aspecto GRÁFICO, concluyó que se presenta desde el punto de vista ortográfico, toda vez que el elemento de ambos registros, **** ****** (actora) y ******** (demandada), son elementos semejantes, que contienen las mismas letras o raíz ********; sin embargo, tal circunstancia no constituye un factor decisivo para determinar que no existe imitación marcaria, además de que son elementos que sustraen o transforman más no individualizan la marca sujeta a nulidad; por lo tanto, analizadas en forma conjunta las marcas en conflicto, se observa que, a primer golpe de vita, se asemejan.

 

Y, desde el punto de vista gráfico, considerando que se trata de marcas mixtas, es el conjunto del signo marcario, el que de ser sujeto de análisis y no sus partes integrantes por separado; y, en este sentido, la enjuiciada puntualizó que la marca sujeta a nulidad es distinta, en su conjunto, de la marca propiedad de la enjuiciante .

 

En cuanto al aspecto CONCEPTUAL, concluyó que no se actualiza, porque las marcas en conflicto no tienen un concepto o significado alguno ; en consecuencia, al ser apreciadas de manera alternativa por el público consumidor, no conllevan al riesgo de ser asociadas, al pensar que provienen de una misma persona, que se trata de la misma marca o una variación de la otra.

 

En ese sentido, el segundo supuesto necesario para la actualización de la causal de nulidad hecha valer por la hoy actora, tampoco quedó demostrado.

 

Y, respecto a la tercera hipótesis del supuesto en estudio, consistente en demostrar, una vez acreditada la notoriedad de la marca de la actora, que el uso de la marca impugnada pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o diluir el carácter distintivo de la marca de la marca notoriamente conocida.

 

La enjuiciada válidamente concluyó que las pruebas ofrecidas por ********* ******* **** ** ***., consistentes en el instrumento notarial; el título de registro marcario ******* ******** * ******; el título del registro de marca ****** **** ****** * ******; la sentencia de 16 de junio de 2011; así como la resolución 17571 de 31 de mayo de 2013; no resultaron idóneas y carecen de eficacia probatoria, para acreditar el tercer supuesto necesario de la causal de nulidad hecha valer.

 

Para lo cual, precisó que debe entenderse por riesgo de asociación, no sólo a la proximidad de las marcas, en cuanto a sus similitudes, sino además, en cuando a los productos o servicios que distinguen; mientras que, el aprovechamiento no autorizado, debe entenderse como la obtención de un beneficio por el registro y empleo de la marca notoriamente conocida, sin la autorización de su titular; por desprestigio de la marca, que éste dependerá de la mala o nula calidad de los productos o servicios, o por ser de calidad diversa a los ofrecidos bajo la marca estimada como notoria; y por dilución, se debe entender como la pérdida de la distintividad de una marca, por la existencia de diversas marcas para distinguir productos y servicios por terceros no autorizados.

 

En ese sentido, para establecer si la marca registrada ******* ******** * ******, crea un riesgo de asociación o confusión respecto de la marca propiedad de la actora, estimó necesario analizar los productos y servicios que protegen ambos registros, en tanto que en cuanto al segundo supuesto, concluyó que entre dichas marcas no existen una semejanza en grado de confusión.

 

Al respecto, preciso que la marca ******* ******** * ******, protege de la Clase ** Internacional, los productos consistentes en ********* ** ****** * ****** ************ ******** * ****; mientras que el registro de marca de la actora ****** **** ****** * ******, protege de la clase ** Internacional, los servicios consistentes en ********* ** ********** ************* * *********** *********** ** ********* *** *********** ********** ********** ** **** ***** * ** ******** *** ** **********; destacando que se trata de productos y servicios que se encuentran en clases diferentes y no pertenecen a la misma especie, porque no poseen características esenciales comunes que permitan su unificación dentro de un conjunto; y no son la división de un género, de ahí que los lugares en los que se comercializan y sus canales de comercialización son diferentes; por lo tanto, no es factible que el público consumidor pueda llegar a confundirse al solicitarlos, toda vez que los productos y servicios precisados, son fácilmente diferenciables por un consumidor promedio y su naturales es perfectamente distinguible.

 

Es decir, que los consumidores de un producto como lo es un ********* y de un servicio ********* o de ************* o que requiere una ********* *********, no pasarían por alto dichas diferencias; por lo tanto, consideró “difícil” que el consumidor promedio pueda ser engañado, por lo que, atendiendo al principio de especialidad de la marca, se cumple plenamente la función de distinguir los productos y servicios para los cuales fueron concedidos los citados registros.

 

Y, en atención a que las marcas en controversia no se aplican a los mismos productos y servicios, que se encuentran en distintas clases, no convergen en los mismos canales de distribución y comercialización, ni guardan relación entre sí; determinó que no se actualiza un riesgo de asociación entre dichas marcas.

 

Asimismo, que las pruebas ofrecidas por la hoy actora, ya precisadas en párrafos anteriores, no resultaron idóneas y carecen de eficacia probatoria para acreditar que la marca sujeta a nulidad constituye un aprovechamiento no autorizado; así como para demostrar que ha causado un desprestigio a la marca de la enjuiciante.

 

Agregó que, además, considerando que los productos o servicios a que se aplican las dos marcas, son de naturaleza sustancialmente diferente, o se aplican a usos sustancialmente diferentes y se expenden en comercios sustancialmente diferentes, cuando se trata además, de establecimientos especializados, no se advierte razón que actualice una posible semejanza con la otra.

 

También consideró que las pruebas de la hoy actora, consistentes en el instrumento notarial; el título de registro marcario ******* ******** * ******; el título del registro de marca ****** **** ****** * ******; la sentencia de 16 de junio de 2011; así como la resolución 17571 de 31 de mayo de 2013; no son idóneas y carecen de eficacia probatoria para demostrar que la marca sujeta a nulidad puede diluir o ha diluido el carácter distintivo de la marca propiedad de la enjuiciante.

 

Agregó que no debe perderse de vista que, el derecho exclusivo se dirige a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada la marca; protegiendo, por una parte, la titularidad de la marca y, por otra, impidiendo que se genere confusión por parte del consumidor.

 

En esa tesitura, puntualizó, toda vez que las marcas en conflicto se refieren a distintos servicios y productos, que se encuentran en clases distintas y, sobre todo, que no tienen relación entre sí, por su naturaleza y por su uso ; no se acreditó la causal de nulidad que hizo valer ********* ******* **** ** ***.

 

Consecuentemente, al no configurarse ninguna de las cuatro hipótesis normativas del tercer supuesto de la causal de nulidad, la misma no quedó demostrada.

 

Reiterando que la parte actora no ofreció pruebas idóneas y con eficacia probatoria suficiente para probar la notoriedad de su marca registrada ****** **** ****** * ******, al momento de la concesión del registro marcario ******* ******** * ******, esto es, al 14 de agosto de 2013 .

 

Por ello, en apego a las reglas planteadas en los Criterios Jurisprudenciales expuestos, la autoridad demandadaconcluyó que las marcas en cuestión, no resultan semejantes en grado de confusión, considerando además que no se acreditó que la marca****** **** ****** * ******, haya sido notoriamente conocidaa la fecha de concesión de la marca impugnada yque el uso del registro******* ******** * ******, pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida; en consecuencia, que la marca objeto de nulidad no fue concedida en contravención a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial; por lo tanto, resultó improcedente la causal de nulidad hecha valer con base en la fracción I, del artículo 151, en relación con el artículo 90, fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Ahora bien, dichos motivos y fundamentos en que se sustenta la resolución impugnada se ajustan a derecho.

 

En ese orden de ideas , son infundados los argumentos en estudio, cuando la actora sostiene la notoriedad de su marca y la aplicación de la figura de “cosa juzgada refleja”, porque lo resuelto en la sentencia de dieciséis de junio de dos mil once, dictada por esta Sala en el diverso juicio44/08-EPI-01-4, no resulta aplicable al presente asunto, menos aún en la forma y términos que la enjuiciante pretende, pues es evidente que la declaratoria de notoriedad de la marca ****** **** ****** (y diseño), se acreditó porque se estableció que era notoriamente conocida en el periodo del uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete al veintiocho de diciembre de dos mil tres .

 

Sin embargo, lo resuelto en dicha sentencia no puede surtir efectos en relación con la litis que se plantea en el presente asunto , dado que, la hoy actora tenía la obligación de demostrar la notoriedad de la marca en comento, al momento en que fue otorgada la marca ******* ******** * ******, esto es, al catorce de agosto de 2013.

 

En efecto, en el procedimiento administrativo P.C.454/2015(N-141)4134, la pretensión de la hoy actora, consistió en que se declarara administrativamente nula la marca ******* ******** * ******, bajo la consideración de queal momento en que ésta fue otorgada, su marca ****** **** ****** (* ******), era notoriamente conocida; lo que evidencia que no se actualizan todos los supuestos de la cosa juzgada refleja , porque no existe una relación sustancial de interdependencia entre el objeto sobre el que versó el diverso juicio 44/08-EPI-01-4 y el juicio que aquí se resuelve.

 

De ahí que, lo resuelto en la sentencia de dieciséis de junio de dos mil once, NO RESULTA APLICABLE AL PRESENTE ASUNTO EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA REFLEJA , pues en cuanto a la naturaleza relativa a la notoriedad de una marca, se debe acreditar que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales del país y no inferirlo a partir de apreciaciones subjetivas; y que la estimación de marca notoriamente conocida que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para negar o cancelar el registro de una marca igual o semejante a otra, sólo surte efectos en el procedimiento en el que se emite y, por ende , puede atribuírsele un ámbito temporal de validez.

 

Bajo tales premisas, lo resuelto en el diverso juicio de nulidad en el sentido de que, en el periodo de mil novecientos noventa y siete al dos mil tres, la marca ****** **** ****** (* ******), se declaró notoriamente conocida, no es suficiente para considerar que se haya mantenido y subsistiera la mencionada notoriedad al momento de la concesión de la marca registrada ******* ******** * ******, esto es, al catorce de agosto de dos mil trece; lo que evidencia que, en el presente, no resulta aplicable la referida sentencia en atención a la figura de cosa juzgada refleja .

 

Destacándose que la hoy actora no demostró el conocimiento de su marca por un sector del público consumidor mexicano a la fecha de la concesión de la marca ******* ******** * ******, pues como se ha visto, de la adminiculación de sus pruebas aportadas en el procedimiento administrativo, no se advierte cuál es el sector determinado del público o los círculos comerciales del país que conocen la marca ****** **** ****** (* ******), como consecuencia de las actividades comerciales que desarrolla en el país o en el extranjero.

 

Al respecto, SE REITERA, sus pruebas ofrecidas, consistentes en el instrumento notarial; el título del registro de la marca ******* ******** * ******; el título del registro de la marca ***** **** ****** * ******; la sentencia de dieciséis de junio de dos mil once; así como la resolución contenida en el oficio ***** de treinta y uno de mayo de dos mil trece; adminiculadas entre sí, no resultaron idóneas, ni suficientes para estimar la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ******, al momento en que se otorgó la marca cuya nulidad pretende la enjuiciante, ******* ******** * ******, esto es, al catorce de agosto de dos mil trece.

 

Por todo lo cual, los argumentos de la actora, relacionados con el tema relativo a la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ****** , son infundados.

 

Ahora bien, este Cuerpo Colegiado estima que los argumentos de la enjuiciante, en los cuales controvierte el tópico relacionado con el análisis de semejanza en grado de confusión entre las marcas en controversia , expuestos en el segundo concepto de impugnación, son infundados e insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

 

Y, para corroborar que la conclusión de la autoridad , en esencia, fue correcta, cabe destacar que la hoy actora invocó como causal de nulidad la prevista en la fracción I del artículo 151, en relación con la fracción XV, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial; la cual requiere la demostración de las siguientes hipótesis normativas:

 

a).- Que la marca de la parte actora, sea estimada notoria, en el momento en el que fue otorgado el registro marcario impugnado .

 

b).- Que las marcas en conflicto sean iguales o semejantes .

 

c).- Una vez acreditada la estimación de notoriedad de la marca de la actora, que el uso de la marca impugnada pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

 

En ese sentido, en cuanto al primer supuesto, en mérito de lo expuesto en párrafos anteriores, NO QUEDÓ demostrado, toda vez que las pruebas ofrecidas por la hoy actora, no resultaron suficientes ni idóneas para estimar la notoriedad de la marca ****** **** ****** * ******, al 14 de agosto de 2013 en que se otorgó la marca ******* ******** * ******, cuya nulidad pretende la enjuiciante.

 

En cuanto a la segunda hipótesis, consistente en que las marcas en conflicto sean iguales o semejantes, resulta conveniente precisar que, como la Ley de la materia no fija los lineamientos para efectuar el examen de semejanza entre marcas, esta Sala recurre a los criterios jurisprudenciales que al efecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

 

Uno de dichos criterios se encuentra en la tesis de jurisprudencia I.4o.A.613, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, página 2793, de rubro “ MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ”, conforme a la cual LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS PUEDE SER DE TRES TIPOS: a) FONÉTICA, b) GRÁFICA y c) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.

 

Tal criterio jurisprudencial también refiere que la confusión fonética se actualiza cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación obedeciendo ese tipo de confusión a la manera en que se percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual; y por último, el contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca; por ello, cuando el recuerdo es el mismo por ser el mismo contenido conceptual la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas.

 

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia I.3o.AJ/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 686, de rubro “MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.”, ha fijado que, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse, bajo la óptica de un consumidor promedio, a las semejanzas y no a las diferencias entre las marcas que se comparan; así como que la imitación de marcas debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

 

Por su parte, la jurisprudencia en materia Administrativa de la Novena Época con número de registro: 163387, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Tesis: I.4o.A. J/89 Página: 1606, de rubro: CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.” apoya lo sostenido con anterioridad, respecto a que la similitud entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención común y ordinaria.

 

Adicionalmente, los últimos criterios judiciales, como el sostenido en la jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103, bajo el rubro PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.”, refieren que, cuando las marcas en conflicto son mixtas, debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental y éste último es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.

 

Entendiéndose por consumidor promedio a aquella persona capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, de los que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

 

Lo anterior se robustece, con la siguiente tesis I.4o.A.614 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, página 2765, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, de rubro “CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.”

 

Ahora bien, para que sea jurídicamente tutelable una marca se exige que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los productos de la misma clase o especie, es decir, se exige que la marca tenga una eficacia distintiva, esto es, que no induzca al error al público consumidor; todo ello, con el propósito de proteger al público consumidor para evitar posibles errores sobre la naturaleza y origen de los diversos productos o servicios que concurren en el mercado.

 

Por otra parte, debe quedar claro que el análisis para determinar la posible confusión de marcas debe realizarse en forma alternativa, instantánea y no comparativa, esto es, debe realizarse integrando en una percepción global todos los elementos, tal y como lo hace el consumidor, que atiende a la impresión de conjunto y no analítico.

 

En virtud de lo antes expuesto, es de señalar que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas:

 

1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto;

 

2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas;

 

3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y

 

4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria.

 

En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los tres aspectos referidos en párrafos anteriores. Lo anterior es así, ya que debe tenerse en cuenta que una marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

 

En este tenor de ideas, la confundibilidad entre dos marcas existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor pueda ser llevado a engaño, siendo suficiente que se actualice la confusión en alguno de sus tres aspectos, es decir, a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica.

 

Asimismo, es importante precisar que la semejanza en los signos marcarios, debe entenderse referida a toda relación que exista entre un producto y otro, atendiendo al uso, destino, medio o fin de los mismos, lo que permita presumir que la procedencia u origen de ellas es la misma, o que siendo de titulares diversos, una marca intenta aprovechar el prestigio de otra, introduciéndose en un nuevo mercado.

 

A todo lo cual, en esencia, se ajustó la enjuiciada, partiendo de que las marcas en comento, de acuerdo con lo plasmado en las páginas 2, 3, 43 y 44 de la resolución impugnada, consisten en lo siguiente:

 

****** **** ******

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

******* ******** * ******

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Como se ve, el registro de marca ****** **** ****** * ******, se trata de una marca mixta que, en su conjunto, se conforma de los elementos nominativos “**** ” y “******” así como de un ******; mientras que el registro de marca sujeto a nulidad, ******* ******** * ******, se trata de una marca mixta, conformada por la denominación ******** y un diseño.

 

En efecto, en el caso de la marca de la enjuiciante, se compone de un diseño conformado por la denominación **** ****** en ****** ********** ** ********** ******* ** ***** ****** ******** *** *** ****** ****** * ******** *** ****** *** ***** ** ** **** * ** ** ******** ** ** ***** ******* ***** ** ******* ** ***** ******** **** * *** ******** ** **** ****** *** ******** ***** ***** ** ******** ** ******* ****** * ***** ****** *** ** ******* ** ** ****** ** *** ******* *** ***** ***** *** ** ********.

 

Mientras que la marca sujeta a nulidad, de constituye por ** ********** ** ***** ****** ****** *** ***** ******** *********** * ** ***** *** ***** ** ******* ********* ******* ** *** ****** ********** *** ****** ********** ** ********** ******* ********** ***** ** ******** ** ***** ***** ********** ** ****** *** ****** “*” * “*”.

 

Siendo así, que la marca sujeta a nulidad, en su conjunto, es distinta de la marca de la enjuiciante, por lo que a primer golpe de vista ambas resultan diferentes y distintivas.

 

Además, no puede soslayarse que no se estimó la notoriedad de la marca propiedad de ********* ******* **** ** ***., por lo tanto, no quedó demostrada la primera hipótesis necesaria para la actualización de la causal de nulidad hecha valer por ésta; lo cual, para esta Sala, hace innecesario el estudio de las restantes hipótesis que se derivan de la causal de nulidad invocada.

 

En este sentido, para esta Sala, el signo distintivo registrado por **** ***** *******, NO es semejante en grado de confusión con el diverso propiedad de ********* ******* **** ** ***.

 

Para lo cual, en efecto, en cuanto al aspecto FONÉTICO, sí se configura en razón a la parte inicial o radical de los dos signos marcarios en estudio, **** ****** * ****** y ******** * ******, aún y cuando en la marca de la actora los dos vocablos que la componen, cuenta cada uno de ellos, el primero con una “*” de más y el segundo con una “*” de más, eso no es suficiente para establecer que las marcas sean diversas fonéticamente.

 

La anterior conclusión, es congruente con lo aducido por la actora, en su argumento en el sentido de que la marca sujeta a nulidad y su marca, son semejantes fonéticamente, pues a primer golpe de vista, se advierte que la marca sujeta a nulidad reproduce casi en su totalidad al elemento icónico o esencial de la marca notoria ; asimismo, cuando aduce que de la comparación de los signos de manera alternativa, es perceptible a primer golpe de vista, la evidente similitud, porque la marca sujeta a nulidad se reproduce casi íntegramente en la marca de su propiedad, pues únicamente se eliminaron las letras “ * y “ * ”, variación que prácticamente resulta imperceptible dado el contexto de la palabra, aunado a que la modificación en comento es insuficiente para cambiar la percepción visual general del signo sujeto a nulidad, toda vez que éste reproduce su marca en el mismo orden y secuencia, por lo que la sustracción de dos letras no altera la marca de forma suficiente para que se le pueda percibir como diversa a la que defiende la actora, por ende, la variación de dos letras no le atribuye ningún carácter distintivo a la marca sujeta a nulidad.

 

Sin embargo, es infundado que, en su conjunto y a un primer golpe de vista, las variaciones que se efectúan en la marca ******** * ****** en relación a la marca **** ****** * ******, no modifican el aspecto general de la marca, dado que la supresión de las letras “ * ” y “ * ”, así como la presencia de un diseño, son insuficientes para desvirtuar la reproducción casi íntegra de la marca de su propiedad, lo que estima suficiente para considerar que las marcas son similares en su aspecto gramatical y fonético.

 

Lo anterior es así, pues como se ha visto, los últimos criterios judiciales, como el sostenido en la jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103; refieren que, cuando las marcas en conflicto son mixtas, debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental y éste último es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.

 

En ese sentido, la marca base de la acción y la sujeta a nulidad, es una marca mixta, integrada tanto por una denominación como por un diseño, siendo este último,en ambos casos, el elemento icónico o esencial, es decir, su componente fundamental; punto de partida del cotejo marcario; de ahí que la enjuiciada válidamente estableció que se actualiza la semejanza fonética y gráfica en el aspecto ortográfico y, por lo tanto, que la pronunciación de las denominaciones no es diferente; pero que tal semejanza no lo es en grado de confusión.

 

Por lo anterior, es infundado el argumento de la actora, cuando estima incorrecto lo resuelto por la autoridad demandada, porque a su parecer quedó demostrado que, por lo que se refiere al aspecto gramatical, las referidas denominaciones son visiblemente similares dado que aun cuando existan mínimas variaciones, a primer golpe de vista se advierte que en la marca sujeta a nulidad se reproduce en el mismo orden y secuencia el elemento esencial o icónico de la marca de su propiedad; pues como se ha visto, en la marca de la actora, los vocablos **** ******, en forma aislada, no constituyen el elemento icónico o esencial, es decir, su componente fundamental, sino la parte gráfica, el diseño de su marca; al igual que en la marca sujeta a nulidad.

 

Por último, nada dice la actora, en cuanto al aspecto CONCEPTUAL, por lo que queda intocada la conclusión de la enjuiciada, de que tampoco se actualiza, porque las marcas en conflicto no tienen un concepto o significado alguno ; por lo que al ser apreciadas de manera alternativa por el público consumidor, no conllevan el riesgo de ser asociadas, al pensar que provienen de una misma persona, que se trata de la misma marca o una variación de la otra.

 

Por todo lo cual, el segundo supuesto necesario para la actualización de la causal de nulidad hecha valer por la hoy actora, tampoco quedó demostrado; y, si bien es cierto, como arguye la enjuiciante, la autoridad realizó una interpretación incorrecta de lo dispuesto en el artículo 90, fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo incorrecto que analizara la semejanza en grado de confusión, pues el referido precepto se refiere únicamente a semejanza, cuestiones que son totalmente diferentes ; y que, contrario a lo sostenido por la autoridad no era necesario que la similitud alcanzara un grado de confusión , sino que era suficiente que se apreciara una semejanza entre los signos, dado que tal circunstancia se advertía de la imposición de las marcas.

 

También lo es que, para ello,era necesario que en primer lugar se estimara notoria, en el momento en el que fue otorgado el registro marcario impugnado, la marca de la hoy actora; lo que en la especie no sucedió; de donde resulta lo infundado por insuficiente de lo argüido por la enjuiciante, porque en nada afectó sus defensas ni trascendió al sentido de la resolución impugnada, la conclusión de la autoridad de que las marcas en conflicto no son semejantes en grado de confusión.

 

Más aún, si se toma en cuenta que la tercera hipótesis del supuesto en estudio, consistente en que “una vez acreditada la estimación de notoriedad de la marca de la actora, que el uso de la marca impugnada pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”, tampoco quedó demostrada, pues para ello, era también necesario que se demostrara, en primer lugar, la notoriedad de la marca de la enjuiciante a la fecha en que se concedió el registro de la aquí tercera interesada; lo que no sucedió.

 

De donde resulta lo infundado por insuficiente de los argumentos de la enjuiciante, porque NO PUEDE SOSLAYARSE que para determinar actualizada la causal de nulidad por ello invocada, debe existir la concurrencia de todos y cada uno de losaspectos o hipótesis anteriormente establecidos; lo cual no sucedió.

 

Por último, es infundado por insuficiente su argumento consistente en que la autoridad no atendió a los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que no atendió a los argumentos y jurisprudencias que se hicieron de su conocimiento ”; pues además de los argumentos antes analizados, no refiere otros que la autoridad haya dejado de analizar, el alcance que tuvo dicha omisión y su trascendencia en el sentido de la resolución impugnada.

 

SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN. En las relatadas consideraciones, al haberse agotado el estudio de los argumentos de agravio expuestos por la actora en su demanda, sin que alguno de ellos resultara fundado y suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que le asiste a la resolución impugnada, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede reconocer la validez de la misma, de conformidad con el diverso 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse:

 

I.- La parte actora no acreditó su pretensión.

 

II .- Se RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada.

 

II.- NOTIFÍQUESE.

 

El presente fallo fue aprobado por unanimidad y firmado a favor por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

 

___________________________

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ.

Presidente y Titular de la Primera Ponencia.

 

 

___________________________

RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN.

Instructor Titular de la Segunda Ponencia.

 

 

___________________________

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CORONA.

Titular de la Tercera Ponencia.

 

 

___________________________

RUTH BEATRIZ DE LA TORRE EDMISTON.

Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe.

 

RBDE*

 

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y fracción I del Trigésimo Octavo y Cuadragésimo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia los nombres de la actora y del tercero interesado; el número, denominación, tipo y diseño de los registros de marca en conflicto y los servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”