À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Espagne

ES038-j

Retour

“CERVEZA ESTRELLA DE MADRID” vs. “ESTRELLA DAMM”, Resolución No 295/2018, decidida por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2018

Roj: STS 763/2018 - ECLI: ES:TS:2018:763

Id Cendoj: 28079130032018100084

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 3

Fecha: 26/02/201

Nº de Recurso: 1153/2016

Nº de Resolución: 295/2018

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE

Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ M 2043/2016, STS 763/2018

T R I B U N A L S U P R E M O

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 

Sección Tercera

 

Sentencia núm. 295/2018

 

Fecha de sentencia: 26/02/2018

 

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

 

Número del procedimiento: 1153/2016 Fallo/Acuerdo:

 

Fecha de Votación y Fallo: 20/02/2018

 

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde

 

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

 

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. LuisMartín Contreras

 

Transcrito por: AVJ Nota:

 

RECURSO CASACION núm.: 1153/2016

 

Ponente: Excmo. Sr. D. Diego Cordoba Castroverde

 

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. LuisMartín Contreras

 

TRIBUNAL SUPREMO

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 

Sección Tercera Sentencianúm. 295/2018

 

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

 

D. Eduardo Espin Templado, presidente

 

D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat

 

D. Eduardo Calvo Rojas

 

Dª. Maria Isabel Perello Domenech

 

D. Diego Cordoba Castroverde

 

D. Angel Ramon Arozamena Laso

 

En Madrid, a 26 de febrero de 2018.

 

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación número1153/2016, formulado por el procurador don Rafael Gamarra Megías, en la representaciónque ostenta de Sociedad Anónima DAMM, bajo la dirección letrada de don CarlosGonzález-Buenos Catalan de Ocon y por el procurador de los Tribunales don RamónRodríguez Nogueira en nombre y representación de la mercantil Hijos de Rivera,S.A., bajo la dirección letrada de don João Paulo Oliveira Vaz Miranda Sousa ydoña Celia Sueiras Villalobos, contra la sentencia de 24 de febrero de 2016,dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 412/2014 , en materiade marcas.

 

Han sido partes recurridas la procuradora de los tribunalesdoña Margarita Contreras Herradon en nombre y representación de doña Estibaliz bajo la dirección letrada de don Juan Antonio García Solano y la Administracióndel Estado, representada por el Abogado del Estado.

 

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D.Diego Cordoba Castroverde.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO . Los representantes legalesde la Sociedad Anónima DAMM y de la sociedad mercantil "Hijos de RiveraSA" interponen sendos recursos de casación contra la sentencia de laSección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014 ) por la queestimó el recurso contencioso interpuesto por doña  Estibaliz  contra lasresoluciones dictadas el 21 y el 23 de mayo de 2014 por la Oficina Española dePatentes y Marcas por las que se estimaron sendos recursos de alzada contra laconcesión de la marca nº 3078330 "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta)para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

 

La sentencia de instancia anuló las resolucionesadministrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y acordó lainscripción de la marca solicitada para amparar los productos de la clase 32.

 

La sentencia consideró que la marca "Cerveza Estrella deMadrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas), enuna comparación global con las marcas enfrentadas, no tenía similitudes de tipodenominativo, fonético o conceptual suficientes para apreciar riesgo de error oasociación indebidos por parte del consumido. Argumenta que si bien las marcasenfrentadas <<son coincidentes en el vocablo "ESTRELLA" dichotérmino es relativamente común en el sector de los alcoholes ( sentencia delTribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ) de ahí que a la horade evaluar la compatibilidad de las marcas enfrentadas no sea dicho término elúnico a valorar>> [...]. <<Si observamos, todas la marcasoponentes, junto al vocablo ESTRELLA, añaden otro. Así, en relación con lasmarcas de titularidad de hijos de Rivera SA, resulta frecuente encontrar elvocablo GALICIA, vocablo donde reside el elementos individualizador ydiferenciativo de la marca>> [...]. <<Otro tanto cabe señalarrespecto de las marcas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM en las que junto al vocabloESTRELLA se acompaña el vocablo "DAMM, vocablo donde reside la fueradistintiva de las marcas de su titularidad. En la solicitada, la fuerzadistintiva no pues, tampoco, residenciarse en el vocablo ESTRELLA, sino en elvocablo MADRID (al igual que sucede con la prioritaria ESTRELLAGALICIA>>).

 

La sentencia también añade que desde un punto de vistagráfico, es cierto que en la solicitada se incorpora una estrella, al igual quesucede con algunas de las marcas oponentes, pero considera que dicho elementográfico no puede ser monopolizado por nadie y que existen elementos diferenciadoresrespecto del gráfico de las prioritarias en cuanto a la disposición de laestrella, color y contenido.

 

Por todo ello concluye afirmando que se advierten entre losdistintivos enfrentados suficientes disparidades denominativas, fonéticas ygráficas como para garantizar la convivencia pacífica entre todos ellos, sinque se advierta riesgo de confusión o asociación

 

SEGUNDO. El recurso interpuesto por lasociedad DAMM se funda en los siguientes motivos de casación:

 

1º El primer motivo, planteado al amparo del art. 88.1.d) dela LJ , denuncia la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas . Para elTribunal de instancia la aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas vienesupeditada a la previa aplicación del artículo 6 de dicha norma , considerandoque si no existe riego de confusión entre marcas no hay porque entrar a valorarla aplicación del art. 8 de la Ley de Marcas .

 

Considera que la sentencia infringe la jurisprudencia delTJUE en la que se establece que no es necesaria la existencia de riesgo de confusiónpara que opere la protección del art. 8.1 de la Ley de Marcas .

 

2º El segundo motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d)denuncia la infracción del art 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas . Consideraque el tribunal de instancia no realiza un juicio comparativo entre las marcasen conflicto y los productos protegidos, pues no existe convivencia pacíficaentre marcas "ESTRELLA" para identificar cervezas en el mercado sinoque solo el grupo DAMM e HIJOS DE RIVERA son las únicas que pueden comercializarcerveza mediante el término ESTRELLA gracias a un acuerdo de convivencia yambas mantienen una defensa activa contra terceros que pretenden valerse de lanotoriedad del término "ESTRELLA" que es el relevante pues lautilización de un término geográfica (Galicia, Madrid, Levante) sondescriptivos de un lugar de procedencia sin que posean carácter dominante sobreel conjunto del signo y así lo consideró el Tribunal Supremo en la sentencia de20 de diciembre de 2013 (rec. 172/2013 ). Y no siempre el término estrellautilizado para identificar cervezas contenía el término DAMM (ESTRELLA LEVANTE,ESTRELLA DORADA, ESTRELLA DEL SUR, ESTRELLA ROJA). Aduce que el tribunal deinstancia ha incurrido en un error en la valoración de la prueba sobre eljuicio de confundibilidad.

 

3º El tercer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.c) dela LJ , considera infringido el art. 218 de la LEC por incongruencia omisiva yfalta de motivación de la sentencia. El tribunal con su argumentacióndesconoció lo alegado en el recurso de alzada y en la contestación del recursoafirmando que además de la marca "estrella DAMM" es titular de otrasdenominaciones "Estrella Levante", "Estrella Sur" etc porlo que no todas las marcas están compuesta por los términos"Estrella" y "DAMM" y porque existen decisiones de la OEPMy de expertos que valoran la existencia de riesgo de confusión sin que lasentencia ofrezca una motivación suficiente que ofrezca una valoraciónsubjetiva opuesta.

 

TERCERO . El recurso interpuesto porla sociedad "Hijos de Rivera SA" se funda en los siguientes motivosde impugnación:

 

1º El primer motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) dela LJ , denuncia la vulneración del art. 6.1.d) de la Ley de Marcas 17/2001 porno ponderar globalmente y de forma independiente los factores que puedendeterminar la existencia de un riesgo de confusión, prescindiendo de lasimilitud conceptual entre las marcas enfrentadas, la identidad aplicativaconcurrente y la notoriedad de las marcas oponentes.

 

2º El segundo motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) dela LJ , denuncia la infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas en relacióncon los artículos 4.4 a ) y 5.2 de la Directiva de Marcas , por estimarexigible la existencia de un riesgo de confusión para otorgar protección reforzadaa una marca notoria.

 

3º El tercer motivo, formulado al amparo del art.88.1.c) dela LJ , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por incurrirla sentencia en falta de motivación al concluir que no existe riesgo deasociación en los plazos denominativo, fonético, conceptual y gráfico sin haberrealizado análisis conceptual.

 

CUARTO. Mediante Auto de la SecciónPrimera de 21 de junio de 2017 se acordó "Inadmitir el motivo tercero desendos recursos de casación interpuestos por las respectivas representacionesprocesales de las entidades "Hijos de Rivera SA" y "SociedadAnónima DAMM" contra la sentencia de 24 de febrero de 2016 dictada por laSala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deMadrid (Sección 2ª) en el recurso nº 412/2014 " y admitir los motivosprimero y segundo de ambos recursos.

 

QUINTO . La representante legal dedoña  Estibaliz  presentó escrito, fechado el 25 de septiembre de 2017,oponiéndose a los recursos de casación.

 

Argumenta que la sentencia recurrida procedió a una correctaaplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , acorde con lajurisprudencia dictada por los tribunales de justicia en supuestos análogos.

 

SEXTO.- Evacuado dicho trámite, sedieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo laaudiencia el día 20 de febrero de 2018, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndoseobservado las formalidades legales referentes al procedimiento.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO . Los representantes legalesde la "Sociedad Anónima DAMM" y de la sociedad mercantil "Hijosde Rivera SA" interponen sendos recursos de casación contra la sentenciade la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014 ). Lasentencia de instancia anuló las resoluciones administrativas de 21 y el 23 demayo de 2014 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y acordó lainscripción de la marca solicitada nº 3078330 "Cerveza Estrella deMadrid" (mixta) para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

 

La sentencia consideró que la marca solicitada, en unacomparación global con las marcas enfrentadas, no tenía similitudes de tipodenominativo, fonético o conceptual suficientes para apreciar riesgo de error oasociación indebidos por parte del consumidor. A tal efecto razona que si bienlas marcas enfrentadas <<son coincidentes en el vocablo"ESTRELLA" dicho término es relativamente común en el sector de losalcoholes ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec.3082/2013 ) de ahí que a la hora de evaluar la compatibilidad de las marcasenfrentadas no sea dicho término el único a valorar>> [...]. <<Siobservamos, todas la marcas oponentes, junto al vocablo ESTRELLA, añaden otro.Así, en relación con las marcas de titularidad de hijos de Rivera SA, resultafrecuente encontrar el vocablo GALICIA, vocablo donde reside el elementosindividualizador y diferenciativo de la marca>>[...]. <<Otro tantocabe señalar respecto de las marcas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM en las quejunto al vocablo ESTRELLA se acompaña el vocablo "DAMM", vocablodonde reside la fuera distintiva de las marcas de su titularidad. En lasolicitada, la fuerza distintiva no pues, tampoco, residenciarse en el vocabloESTRELLA, sino en el vocablo "MADRID", al igual que sucede con laprioritaria "ESTRELLA GALICIA>>.

 

La sentencia también añade que desde un punto de vistagráfico, es cierto que en la solicitante se incorpora una estrella, al igualque sucede con algunas de las marcas oponentes de Damm, pero considera quedicho elemento gráfico no puede ser monopolizado por nadie y que existenelementos diferenciadores de la solicitada respecto del gráfico de lasprioritarias en cuanto a la disposición de la estrella, color y contenido.

 

Por todo ello concluye afirmando que se advierten entre losdistintivos enfrentados suficientes disparidades denominativas, fonéticas ygráficas como para garantizar la convivencia pacífica entre todos ellos, sinque se advierta riesgo de confusión o asociación.

 

SEGUNDO . Las cuestiones que espreciso analizar han quedado circunscritas a las infracciones sustantivasplanteadas por ambos recurrentes, que, en esencia, resultan coincidentes, ypueden sintetizarse en las siguientes:

 

a) porun lado, la infracción del art. 8.1 de la Ley de Marcas , por entender que lasentencia infringe la jurisprudencia del TJUE en la que se establece que no esnecesaria la existencia de riesgo de confusión para que opere la protección delart. 8.1 de la Ley de Marcas ;

 

b) porotro, en la infracción del art. 6.1.b) de la Ley de marcas por entender que lasentencia no ha ponderado correctamente el riesgo de confusión existente entrela marca solicitada y las marcas prioritarias opuestas, en las que se incorporatambién el vocablo "estrella" que ha de considerarse el vocablopredominante para identificar el producto y la procedencia comercial y que tansolo lo utilizan pacíficamente las dos empresas recurrentes en virtud de unacuerdo comercial oponiéndose a su utilización por terceros, sin que losvocablos geográficos sean suficientemente distintivos al hacer referencia a unaprocedencia geográfica del producto.

 

TERCERO . Sobre el riesgo devinculación con las marcas notorias.

 

El art. 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcasestablece que <<No podrá registrarse como marca un signo que sea idénticoo semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite suregistro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos pordichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados enEspaña, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos oservicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general,cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamientoindebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombrede dichos signos anteriores>>.

 

Las resoluciones administrativas consideraron que las marcasoponentes tienen carácter notorio en el sector de la comercialización decervezas. La sentencia de instancia no cuestionó el carácter notorio de lasmarcas opuestas pertenecientes a la Sociedad DAMM ("Estrella Damm") ode la empresa Hijos de Rivera (las marcas "Estrella especial""Estrella Extra" "Estrella Pilsen" "EstrellaGalicia", entre otras) para comercializar cerveza, si bien consideró queentre las marcas enfrentadas existían elementos denominativos y fonéticosdiferenciadores, destacando el vocablo "DAMM" o la denominacióngeográfica ("Galicia" entre otras) que acompaña al término"Estrella" añadiendo <<sin que se advierta, por otra parte,riesgo alguno de confusión o asociación, lo que excluye la aplicación de lainvocada protección de las marcas notorias oponentes, que requiere,inexcusablemente, la existencia de riesgo de confusión o asociación ( Sentenciadel Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ), que en el casopresente no advertimos>>.

 

En definitiva, las marcas opuestas por las empresas hoyrecurrentes, que incorporan el término "Estrella", se considerantanto por la Administración como por la sentencia de instancia marcas notorias,valoración que ha de ser asumida en casación.

 

La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnadaentiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entrela marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentesconsideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase unriesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastabaun grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que elpúblico estableciese un vínculo entre los distintivos que permitieseaprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

 

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en talsentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras - quelas marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por unlado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signosnotorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de lasmarcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signosrelativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos,precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y comoconsecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá delestricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto másnotorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcasrenombradas.

 

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigibleun riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como laposibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el productoamparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista unriesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio queambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial,aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

 

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (AsuntoC-323/09 ) afirma que <<[...] en lo tocante al alcance de la protecciónconferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadasdisposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultadospara prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticoso similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso seaproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de lasmencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

 

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marcade renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente( sentencias antes citadas Adidas- Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en lamedida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y elsigno utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud[...]>>,

 

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec.5602/2006 ) se afirmaba que <<La interpretación según la cual, si noexiste riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar deaprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados,ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los AsuntosC-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A . -,en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentrode su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidorconfunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino queconsidera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo yla marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesadopor los productos o servicios amparados por ella>>.

 

Y en dicha sentencia se concluía <<[.. . ] Esdecir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existeriesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en quela aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de talmanera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido deaquélla>>.

 

Ello implica que también cuando la confrontación se producecon marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribirevoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en casocontrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marcacuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y enese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de juliode 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar <<En efecto, una cosa es que dichoriesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea lamarca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, loque carecería de sentido . Así, la protección de toda marca prioritaria,incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión oasociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa laprotección>>.

 

En el supuesto que nos ocupa las marcas opuestas tienen unelemento común y característico, el término "Estrella", que seconstituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar unacategoría de cervezas que gozan de una reputación entre los consumidores, porlo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca laspreexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con el origenempresarial y la calidad de los productos protegidos por las marcas notorias.En contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia y en ciertaforma con la STS de 21 de julio de 2015 (rec. 3082/2013 ), el vocablo que seañade en estos casos al término "Estrella" (en el caso enjuiciado"de Madrid") no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgode asociación o vinculación con las marcas notorias, pues al margen de que noes exigible un riesgo de confusión tan estricto en el caso de las marcasnotorias, tal y como hemos afirmado anteriormente, debe añadirse que también enel caso de las marcas notorios opuestas junto con el término"Estrella" también incorporan otros vocablos, algunos de ellos decarácter geográfico (como "Estrella Galicia", "Estrella deGalicia") y otros que no lo son ("Estrella Damm" o"Estrella Pilsen"), de modo que en el sector de la comercializaciónde las cervezas la utilización como elemento relevante del vocablo"Estrella" puede hacer pensar que se trata de productos procedentesde un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación.

 

Por todo ello, procede estimar el recurso de casación porentender que la marca solicitada resulta incompatible con las marcas notoriasopuestas por las empresas recurrentes, por lo que procede casar la sentenciasin necesidad de entrar a conocer el resto de los motivos planteados.

 

CUARTO . Costas.

 

Procede, por todo lo expuesto, la estimación del recurso decasación sin que se aprecien circunstancias que justifiquen la condena encostas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJ .

 

Por lo que respecta a las costas causadas en la instancia noprocede imponerlas pues el asunto planteado planteaba a la vista de losantecedentes jurisprudenciales serias dudas de derecho.

 

F A L L O

 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridadque le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

 

PRIMERO.- Que debemos estimar yestimamos los recursos de casación interpuestos por la "Sociedad AnónimaDAMM" y por la sociedad mercantil "Hijos de Rivera SA" contra lasentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo delTribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de febrero de 2016 (rec. 412/2014) que se casa y anula.

 

SEGUNDO.- Que debemos desestimar elrecurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña  Estibaliz contra lasresoluciones dictadas el 21 y el 23 de mayo de 2014 por la Oficina Española dePatentes y Marcas por las que se estimaron sendos recursos de alzada contra laconcesión de la marca nº 3078330 "Cerveza Estrella de Madrid" (mixta)para distinguir productos de la clase 32 (cervezas).

 

TERCERO.- No hacemos expresa condenasobre las costas de este recurso de casación ni sobre las devengadas en lainstancia.

 

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

 

Así se acuerda y firma.

 

D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel BandresSanchez-Cruzat

 

D. Eduardo Calvo Rojas Dª. Maria Isabel Perello Domenech

 

D. Diego Cordoba Castroverde D. Angel Ramon Arozamena Laso

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido laanterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Diego CordobaCastroverde , estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo quecertifico.

 

AVISO LEGAL

 

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización desentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debeponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-