TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ACTOR: *** ***** ******** ***** ******* ** ** **** ** ****
AUTORIDAD DEMANDADA:
COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS “B” DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EXPEDIENTE: 356/09-EPI-01-4
México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil nueve .- Estando debidamente integrada la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por las Magistradas CC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO y MARÍA TERESA OLMOS JASSO, en sesión de esta misma fecha, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada DENISSE JUÁREZ HERRERA, quien autoriza y da fe; encontrándose integrado el expediente, se procede a dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 9, 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 35 de la Ley Orgánica de este Tribunal vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, en los siguientes términos:
R E S U L T A N D O
1º.- PRESENTACIÓN DE DEMANDA.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, el día 20 de febrero de 2009, compareció la C. ****** ****** ***** **********, en representación legal de *** ***** ******** ***** ******* ** ** **** ** ****, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio *********** de fecha 24 de septiembre de 2008, emitido por la Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos “B” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se niega el registro como marca del ***** ******* ****** * ******* contenido en el expediente *******
2º.- REQUERIMIENTO PREVIO.- Por auto de fecha 24 de febrero de 2009, se requirió a la actora, para el efecto de que en el término de cinco días, señalara el nombre y domicilio de la empresa titular del registro marcario ****** ******, tercero interesado en el juicio, apercibiéndola que en caso de incumplimiento, se tendría por no presentada la demanda.
3º.- CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA.- Mediante proveído de fecha 19 de mayo de 2009, se tuvo por cumplimentado el requerimiento efectuado a la actora en el auto de 24 de febrero de 2009, dejando sin efectos el apercibimiento decretado y, en consecuencia, se admitió a trámite la demanda interpuesta y las pruebas ofrecidas, ordenándose correr traslado con copia de la misma y sus anexos, a la autoridad demandada, para que formulara su contestación, así como a la empresa ********** ******* **** ** ***** en su carácter de tercero interesado, para que se apersonara al presente juicio, bajo los apercibimientos respectivos.
4º.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA.- Por oficio recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal el día 14 de agosto de 2009, la autoridad demandada formuló oportunamente su contestación, controvirtiendo los agravios propuestos por la parte actora y ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes. Contestación que se tuvo por admitida mediante acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2009.
5º.- APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO.- Mediante escrito recibido el 20 de agosto de 2009, la C. ***** ******** ******, en representación legal de la empresa ********** ******* **** ** ***** en su carácter de tercero interesado, se apersonó en el juicio, controvirtiendo los agravios de la actora, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes e invocando una causal de improcedencia y sobreseimiento. El escrito fue acordado mediante diverso proveído de 28 de septiembre de 2009, en el que se reservó el estudio de la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada, para ser estudiada en el momento procesal oportuno.
6º.- TÉRMINO DE ALEGATOS.- En el último acuerdo citado de 28 de septiembre de 2009 y al no existir cuestión pendiente por desahogar, se otorgó a las partes término para formular alegatos, habiendo ejercido este derecho a la autoridad demandada.
7°.- CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Mediante acuerdo de 27 de noviembre de 2009, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- COMPETENCIA POR MATERIA Y POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL ASUNTO.- Esta Sala es competente para resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, al tratarse de una resolución que pone fin a un procedimiento administrativo, y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal, aprobado mediante Acuerdo G/SS/1/2009 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009, siendo competente esta Sala por tratarse de la materia en Propiedad Intelectual y por tener competencia en todo el territorio nacional.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada en el juicio en que se actúa, quedó acreditada en autos, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con la exhibición que de la misma realiza la parte actora, así como por el reconocimiento expreso que hace la autoridad en su contestación a la demanda, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
TERCERO.- ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRSEIMIENTOS QUE HACE VALER EL TERCERO INTERESADO, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO RESPECTO A UNA NEGATIVA MARCARIA RELACIONADA CON EL SIGNO, DERIVADA DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DISTINTA.- Por cuestión de orden y al tratarse de una cuestión cuyo estudio resulta necesario previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de la única causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer el tercero interesado en su escrito de apersonamiento, en donde arguye, substancialmente, que la presente vía es improcedente, en términos del artículo 8º, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la actora ya había solicitado desde el año de 2003, el registro de la marca ******* ****** * ******, para los mismos productos que ahora solicita, registro que le fue negado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Que en contra de dicha negativa la actora intentó la nulidad de la resolución mediante el juicio 22978/05-17-08-2, en el que se seguido el tramite de ley, se emitió sentencia con fecha 2 de abril de 2007, en la que se resolvió sobreseer la demanda de nulidad intentada en contra de la resolución contenida en el oficio de fecha 31 de marzo de 2005, con número integrado al código de barras ***********, emitida por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “C” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio del cual se negó el registro como marca del signo “******* ****** * ******”, por haber resultado extemporánea su ************.
Que en consecuencia, el juicio en el que se actúa resulta improcedente, pues mediante una nueva solicitud de registro del mismo signo marcario pretende revivir la acción intentada en aquella instancia, a través de la presentación de un nuevo juicio en contra de una resolución que no impugnó oportunamente en su momento procesal.
La autoridad demandada , en relación con la causal de improcedencia que se estudia, fue omisa en realizar pronunciamiento al respecto.
A juicio de esta juzgadora, la causal de improcedencia en estudio resulta infundada y por lo tanto, insuficiente para decretar el sobreseimiento del presente juicio; en atención a las siguientes consideraciones:
En principio, resulta pertinente trascribir el artículo 8º, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, invocado por el tercero interesado para fundar la causal de improcedencia que hace valer:
“Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.
Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.
(…)”
(Énfasis añadido)
El precepto transcrito en esencia señala que es improcedente el juicio contencioso administrativo promovido ante este Tribunal, respecto de los actos que hubiere consentimiento, es decir, que no se haya promovido juicio ante este Tribunal, en los plazos que señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ahora bien, la parte tercero interesada basa la actualización de dicho supuesto, esencialmente, en que previamente a la resolución que en esta vía se impugna, existe una diversa que puso fin a una solicitud de registro marcario, identificada con el oficio número *********** de fecha 31 de marzo de 2005, a través de la cual se negó a la hoy actora el registro como marca del signo ******* ****** * ******, y que presuntamente es el mismo signo que dio origen a la resolución que en esta vía se controvierte; siendo que en contra de la primer negativa, compareció al juicio contencioso administrativo, mismo que fue radicado en la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, con el número de expediente 22978/05-17-08-2; Sala que mediante sentencia de 2 de abril de 2007, resolvió sobreseer dicho juicio, al haber resultado extemporánea la presentación de la demanda que le dio origen; razón por la cual considera que se actualiza la improcedencia del presente juicio, pues a su parecer, se trata del mismo tema de fondo (la misma marca), y la impugnación primigenia resultó extemporánea.
Así las cosas, esta juzgadora considera infundada por insuficiente la causal de improcedencia que se hace valer, toda vez que en los términos en que lo propone, la causal de improcedencia relativa sólo es procedente en contra de la resolución que se impugna, es decir, contra de la negativa marcaria que es materia del juicio, en el caso, la resolución contenida en el oficio con número de folio*********** de fecha 24 de septiembre de 2008; pues de conformidad con el precepto anteriormente transcrito, la improcedencia del juicio contencioso administrativo promovido ante este Tribunal, en relación con la extemporaneidad en su presentación y por lo tanto, su consentimiento, sólo puede suscitarse respecto de los actos que sean materia del juicio, y no así de diversos; máxime que el mismo precepto legal establece que no habrá consentimiento aun cuando la resolución administrativa o parte de ella no impugnada, derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada [pues se entiende que atiende a sus propios fundamentos y motivos], por lo que, por mayoría de razón, no podría surtirse la improcedencia del juicio por consentimiento, respecto de resoluciones independiente entre sí, al derivar de procedimientos administrativos distintos.
Y si bien el tercero interesado afirma que el tema de fondo es el mismo (negativa del mismo signo marcario ******* ****** * ******); lo cierto es que, por una parte, no lo acredita [ya que no se encuentra relación acreditada entre la copia de la sentencia que exhibe y la solicitud de registro marcario que también exhibe] y, por otra, aun cuando lo hubiere acreditado, debe considerarse que no existe precepto legal que impida conocer del presente asunto, habida cuenta que de conformidad con la diversa fracción III del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes citada, la “cosa juzgada” únicamente se suscita cuando un asunto ha sido previamente ventilado ante este Tribunal, mediante un diverso juicio, siempre y cuando se trate del mismo acto impugnado y exista identidad de partes, tal como se advierte a continuación:
“Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
(…)
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.
(…)”
(Énfasis añadido)
Así las cosas, si el acto que se impugna en la presente vía, se contiene en el oficio con número folio 20080483812 de fecha 24 de septiembre de 2008, a través del cual se negó a la hoy actora el registro de la marca ****** ******* ****** * ******, entonces es respecto de este acto que se debe actualizar la improcedencia, siendo que en el caso, de acuerdo con los artículos 13, fracción I, inciso a) y 74, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el diverso 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la demanda que nos ocupasí fue interpuesta dentro del término legal de los 45 días hábiles que ahí se establecen, ya que si como se desprende autos, la resolución impugnada que dio origen al presente juicio, se notificó a la hoy actora el día 27 de noviembre de 2008, entonces surtió sus efectos ese mismo día, empezando a correr el término de los 45 días hábiles antes aludidos, el 28 de noviembre de 2008 y concluyendo el 20 de febrero de 2009, siendo inhábiles los días 29 y 30 de noviembre, 6, 7, 13 al 31 de diciembre de 2008, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, 1, 2, 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2009, por tratarse de sábados, domingos, días inhábiles y segundo periodo vacacional de este Tribunal, según lo dispuesto en los Acuerdos G/2/2008, G/63/2008 y G/1/2009, emitidos por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal y publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 3 de enero de 2008 y 22 de enero de 2009.
En tal virtud, si la demanda promovida por la actora, fue interpuesta el 20 de febrero de 2009, tal como se hizo constar en el Resultando 1º de este fallo y como se corrobora del sello asentado en la parte superior derecha en la foja 1 del expediente en que se actúa; es claro que de conformidad con los numerales antes señalados, la demanda de nulidad fue promovida dentro del plazo prevista para tales efectos, de tal forma que no se actualiza el consentimiento, en términos del artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Asimismo, tampoco se actualiza una posible “cosa juzgada”, ya que como se ha expresado, en el caso, la actuación que es materia de este juicio es diversa de la que invoca el tercero interesado, y por lo tanto, contiene sus propios fundamentos y motivos, lo cual debe ser analizado mediante otro proceso; máxime que en la otra vía no se resolvió el tema de fondo, en virtud de que se sobreseyó por extemporáneo ese juicio.
Al respecto, sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
“Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008
Página: 589
Tesis: P./J. 85/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Común
COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales.
Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho.”
En tal virtud, esta juzgadora estima que es improcedente sobreseer el presente juicio en términos del artículo 9º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se no se surte el supuesto de improcedencia previsto en el diverso artículo 8º, fracción IV, de la Ley procesal citada, ya que la resolución que por esta vía combate la actora no fue consentida al haberse impugnado en el plazo legal establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni tampoco existe cosa juzgada en términos de lo dispuesto por la diversa fracción III del mismo precepto legal.
CUARTO.- ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR AUSENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN.- De conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede al estudio conjunto de los conceptos de impugnación identificados como PRIMERO y SEGUNDO que hace valer la parte actora en su demanda, en los que sostiene, substancialmente, los siguientes argumentos de agravio:
Que la resolución impugnada viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, derivado de una indebida interpretación y aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, pues para negar el registro de la marca ******* ****** * ******, la autoridad la consideró semejante en grado de confusión a la marca registrada ******, resultando improcedente su registro, pues de otorgarse, se invadirían los derechos de uso exclusivo otorgados a favor del titular de la marca registrada, lo que pone de manifiesto un criterio subjetivo de la autoridad, pues en otros casos ha otorgado registros que a pesar de tener un elemento común, siendo que éste no genera confusión en el público consumidor.
Que no obstante los elementos que comparten los signos en pugna, se puede concluir que fonética y gráficamente difieren, pues la marca solicitada se compone de dos palabra y un diseño, mientras que la marca registrada se forma de una sola palabra. Que la marca solicitada cuenta con elementos gráficos, ortográficos, fonéticos y sobre todo, conceptuales, que la hacen suficientemente distintiva y por lo tanto, no permiten que exista confusión en el público consumidor, el cual tiene conocimiento de que las empresas titulares de las marcas tienen prestigio mundial en sectores diversos como lo es la industria *********** * ********* respectivamente; siendo que en este sentido, la autoridad realizó un estudio segmentado y no conjunto de los signos en controversia.
Que los productos que amparan las marcas son diferentes, y si bien pertenecen a la misma clasificación, no existe relación alguna entre estos, pues las marcas citadas como oponibles amparan únicamente ******** y sólo una ampara también *******, ello por la reclasificación realizada por la autoridad; mientras que la marca solicitada ampara solamente *********, de lo que se colige que los productos no van dirigidos al mismo sector de consumidores y que los canales de comercialización difieren, además de que para la comercialización de cerveza existen diversas restricciones de carácter sanitario, a las cuales no se encuentran sujetas los ********* que pretende proteger. En este sentido señala que a pesar de que los productos se ubiquen en la misma clasificación internacional, no existe posibilidad de confundir ********* con ********, como tampoco ha existido confusión con la marca ** ****** que también se registró en la misma clase para amparar *********.
Que existen diversas marcas registradas que contienen elementos comunes que se ubican en circunstancias semejantes a la solicitada, sin embargo, han podido coexistir gracias al principio de especialidad, lo que implica que poseen un mercado diferente o porque cuentan con algún elemento que les otorgue suficiente distintividad.
Por último, manifiesta que la autoridad violó en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad, pues la autoridad no hizo pronunciamiento alguno respecto a los argumentos que se hicieron valer en el escrito de contestación al oficio de anterioridades, en específico, la diferencia entre productos, transcribiendo al efecto los argumentos que a su consideración, la autoridad omitió estudiar.
La autoridad demandada , al momento de formular su contestación, manifestó que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, en la que se estudiaron en forma particular las circunstancias de la marca ******* ****** * ******, resultando que se actualizaba la causal de impedimento prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la marca solicitada es semejante en grado de confusión a la citada como anterioridad ******, desde su aspecto fonético y gráfico, pues la marca solicitada se conforma con el término ****** que es la marca citada como anterioridad, sin que el hecho de agregar la palabra ******* le otorgue distintividad, ya que no deja de existir el elemento común entre ambas denominaciones.
Que la semejanza en grado de confusión se refuerza por el hecho de que los signos en pugna amparan o pretenden amparar productos coincidentes de la clase 32 en las que, contrario a lo aseverado por la actora, los productos amparados por la marca registrada abarcan: *******; ***** ********* * ********; * ***** ******* ** ***********; ******* ** ****** * ***** ** ******; ******* * ***** ************* **** ***** *******, generalidad en la que se encuentran y contemplan los productos tales como *********, que son los que se pretenden amparar con la marca solicitada, lo que favorece la confusión, pues estos artículos encuentran iguales canales de distribución, además de que se dirigen al mismo público consumidor.
Que la actora realizó algunas manifestaciones en su escrito de contestación al oficio de cita de anterioridades, a lo que se le contestó en la consideración CUARTA de la resolución impugnada, que la marca registrada se había solicitado para amparar los otros productos ya referidos, además de la cerveza y que, al no haberse desvirtuado la semejanza en grado de confusión, resultó improcedente en los términos del artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, otorgar el registro de la marca solicitada, pues dicha marca no cumple los requisitos de distintividad previstos en los artículos 87, 88 y 89 del mismo ordenamiento.
Que contrario a lo aducido por la actora, previo a la emisión del acto impugnado se valoraron en su totalidad los argumentos expuestos en su escrito de contestación al oficio de impedimentos, sin que con dichas argumentaciones se haya logrado desvirtuar la semejanza al grado de confusión determinada por la autoridad.
El tercero interesado, en su escrito de apersonamiento, manifestó que no es posible conceder la marca solicitada, pues de acceder a las pretensiones de la actora, se violaría flagrantemente lo dispuesto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la marca ******, cuenta con el carácter de marca notoria a pesar de no contar con tal reconocimiento, por lo que la marca solicitada incurre en la prohibición prevista en la fracción XVI citada, pues en la especie, la marca solicitada centra su carácter distintivo en la palabra “******”, que resulta ser idéntica a la contenida en las marcas registradas ******* ****** ******* ****** * ******, todas con la denominación “******”.
Que si bien la actora afirma que existen otros registros marcarios con la denominación “******” en la clase 32 internacional, así como que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha otorgado diversos registros de signos distintivos como “*** ********* ***”; lo cierto es que no ofrece documental alguna en donde comprueba la existencia de dichos títulos, ni las razones específicas bajo las cuales pudieron ser otorgados; aunado a que la autoridad no está obligada a seguir criterios anteriores, ya que el estudio de las marcas es particular.
Que la autoridad sometió a los signos en pugna a un análisis detallado, en el que determinó que existía semejanza en grado de producir confusión y que los signos se solicitaron para ampara productos semejantes, sin embargo, la actora no aportó ningún elemento que destruyera la presunción de validez de la resolución tomada por la autoridad; y el hecho de que agregara la palabra *******, no le otorga la suficiente distintividad a la marca, pues del conjunto de la marca se advierte que el elemento de mayor énfasis radica en la denominación ******, además de que la palabra ******* por sí sola, sólo describe el sabor de la ****** que se pretende amparar.
Destaca el tercero interesado que la marca creada por la actora centra su carácter distintivo en la denominación “******” que sería fácilmente identificada y reconocida por los consumidores, debido a la forma en que se presenta el diseño en el que a primer golpe de vista y de voz, se advierte el énfasis en la palabra ******; marca respecto a la cual el tercero interesado tiene el oficio de notoriedad en relación con la marca ****** *****, tal como acredita con el anexo que señala acompaña.
Que no es verdad que las marcas registradas amparan únicamente ******* como lo aduce la actora, sino también fueron registradas para ******* ******* *** ******** ***** ************* * ********* ******* ** ****** * ***** ** ****** ******* * ***** ************* **** ***** *******, de lo que se colige que también en este rubro se surte la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Que en el segundo concepto de impugnación, la parte actora no hace más que reiterar los infundados conceptos esgrimidos en su primer concepto de impugnación, aduciendo que la autoridad omitió el estudio de los argumentos planteados en su escrito presentado ante la autoridad demandada, sin precisar específicamente cuáles de dichos argumentos se omitieron, así como las razones lógico jurídicas por las que su estudio era procedente para al resolución de la controversia, ni tampoco menciona ni acredita en qué forma su estudio hubiera trascendido al sentido de la resolución impugnada; razón por la cual su argumento en este sentido debe declararse inoperante.
Por último manifiesta que este Tribunal no tiene competencia para pronunciarse en relación con la violación de garantías que aduce la actora.
En sus alegatos, la autoridad demandada sostiene la validez de la resolución impugnada y solicita se tengan por reproducidos los argumentos expuestos en su contestación de demanda.
Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, esta Sala estima infundados por insuficientes e inoperante, los argumentos de agravio hechos valer por la actora, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:
En principio, debe señalarse que de la simple lectura a la resolución impugnada (fojas 33 a 42 de autos), misma a la que se otorga valor probatorio en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que la causa medular por la cual la demandada resolvió negar el registro marcario del signo ****** ******* ****** * ******, fue porque a su parecer, existe similitud fonética y gráfica en grado de confusión con la marca registrada ****** ******, toda vez que la marca propuesta a registro se integra por un elemento que resulta fonética y gráficamente (en cuanto a las letras o grafías) idéntico a la totalidad de la denominación de la marca ******, generándose así, la idea de que se trata de marcas pertenecientes a un mismo titular, por lo que aún y cuando agrega el término *******, persiste la semejanza en grado de confusión, en virtud de que este término es indicativo del sabor del producto que pretende amparar, lo cual fue reconocido incluso por la solicitante.
Además, señala que la confusión marcaria se refuerza, ya que la marca citada como anterioridad no solamente ampara ******** , como afirma la solicitante, sino además ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ************ ******* ** ****** * ***** ** ******* ******* * ***** ************* **** ***** *******; por lo que dentro de la generalidad de los productos que protege la marca registrada se encuentran comprendidos los *********, los cuales pretende amparar la solicitante y que se pueden comprender dentro de las ******* no alcohólicas, resultando suficiente esta identidad de productos para que se actualice la invasión de derechos.
Por último, señaló que se actualiza en los mismos términos la confusión marcaria respecto de los registros ******* ****** ****** * ******, todos con la misma denominación ****** y pertenecientes al mismo titular del registro ******. Y que en relación con los registros ****** * ****** citados también como anterioridades, dejan de constituir impedimento, toda vez que en su conjunto resultan no semejantes en grado de confusión con la marca que se pretende registrar.
Ahora bien, conforme al artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en que fundó su determinación la demandada, no son registrables como marcas, aquéllas que seanidénticas o semejantes en grado de confusión a otras en trámite de registro presentadas con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios , exceptuándose de esto, aquéllas que siendo idénticas a otras ya registradas, su solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares; última situación que cabe hace la precisión, en el caso no se actualiza, ya que el titular de los registros marcarios que se le opusieron como excepción es distinto a la actora.
En tal virtud, se desprende que aun en el supuesto de que pudiera existir similitud o identidad entre las marcas propuestas a registro y las ya registradas o en proceso de registro previo, para que la confusión de marcas se actualice, deben considerarse los siguientes elementos: 1) que los signos similares o idénticos se apliquen a los mismos o similares productos o servicios, y 2) que dicha similitud o identidad genere la convicción que de concederse la marca solicitada, pueda ocasionar confusión entre el público consumidor, el cual identificaría dicho signo con el previamente registrado; de tal suerte que con ello se está garantizando, por un lado, el derecho de las empresas a identificar sus productos o servicios y posicionarlos en el mercado y, por otra, el derecho de las empresas cuyos productos o servicios ya están amparados por una marca y posicionados en el mercado, a evitar la competencia desleal, evitando con ello que se tome ventaja por terceros de su posición económica en el mercado, para colocar sus propios productos o servicios.
Precisado lo anterior, se procede al estudio de similitud fonética entre los signos en pugna, esto es, entre los signos ******** ****** (y diseño), ****** y ****** (y diseño) [perteneciente a los registros ******* ****** ******* ****** * ******], a fin de dilucidar si existe o no, el grado de confusión a que alude la autoridad, y que niega la demandante:
Previamente, debe decirse que ha sido criterio reiterado y sostenido por el Poder Judicial de la Federación y por este Tribunal, que en materia de confusión de marcas, el estudio que se deba realizar entre dos marcas en pugna, debe hacerse en forma conjunta, tomando en cuenta principalmente las semejanzas, viendo alternativamente las marcas, tomando en consideración los elementos principales o esenciales y, suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de mediana inteligencia, por lo que deberá atenderse a la primera impresión, al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente.
Al efecto, tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia VJ-SS-111, aprobada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2005 y visible en la Revista de este Órgano Jurisdiccional, Quinta Época, Año VI, número 63, Marzo 2006, página 129; que a la letra indica:
“ MARCAS.- REGLAS PARA DETERMINAR LAS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros similares y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, siendo que para que un signo pueda constituir una marca, es necesario que, entre otros requisitos, tenga una eficacia distintiva, es decir, que revista un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; de ahí que uno de los objetivos al autorizar el registro de una marca es evitar la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión. Ahora bien, aun cuando la ley no contempla la forma de determinar si una marca registrada es semejante en grado de confusión a otra, el Poder Judicial, ha sostenido a través de tesis y jurisprudencia, que la regla aplicable cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, en productos o servicios de la misma clasificación o especie, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, no a las diferencias, por lo que para determinar la semejanza en grado de confusión se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 3) La imitación debe apreciarse por oposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.”
En la especie, para realizar el estudio de similitud fonética en grado de confusión debemos atender, en principio, a la pronunciación de manera similar o idéntica de dos o más palabras, lo que implica que al pronunciarse se escuchan de forma similar o idéntica, ello en atención a que puede darse la confusión por semejanzas ortográficas, influyendo la misma secuencia de vocales, la misma longitud de vocales y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se transcribe:
“Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-I, Febrero de 1995
Página: 207
Tesis: I.3o.A.581 A
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar . En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes .
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.
Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.”
(Énfasis añadido)
Bajo ese contexto, esta juzgadora considera que entre los signos marcarios en pugna ******* ****** (y diseño) y ****** y ****** (y diseño) [perteneciente a los registros ******* ****** ******* ****** * ******], existe similitud fonética en grado de confusión, ello es así, pues acorde a la pronunciación de sus denominaciones, prevalecen las siguientes características:
******
******** 3 golpes
******** 3 sílabas
3 vocales ( ** ** * )
3 consonantes (** ** * ) Longitud de letras corta
******* ******
****************** 6 golpes
****************** 6 sílabas
6 vocales ( ** ** ** ** ** * )
7 consonantes ( ** ** ** ** ** ** * )
Longitud de letras larga
De acuerdo al análisis anterior, se concluye que existe similitud fonética en grado de confusión, toda vez que prevalece similitud en cuanto a su pronunciación; pues no obstante los signos citados como anterioridades no son coincidentes en número de golpes, sílabas, vocales, consonantes y longitud de letras, con la que se pretende registrar, fonéticamente resulta coincidente la palabra ******, misma que constituye la totalidad de los signos citados como anterioridades (en caso de las marcas nominativas) y por supuesto su elemento distintivo a nivel fonético de éstas, y aun cuando la marca propuesta agrega el elemento ******* al inicio de la denominación, lo cierto es que esto no le da un elemento distintivo o diferencial, dado que en el signo propuesto el elemento ******* resulta de menor impacto auditivo que el elemento ****** que sigue siendo la parte auditiva que más destaca de la marca propuesta a registro; por lo que se colige que fácilmente podría confundirse el público consumidor promedio, de que se tratan de derivaciones marcarias, y por lo tanto, de un mismo titular marcario, cuando esto no es cierto.
En efecto, aun y cuando fonéticamente, los signos en pugna difieren en la palabra “*******”, de un análisis conjunto y pronunciamiento alternado de los signos, tal como lo disponen las interpretaciones jurisdiccionales, da la idea de que ambas denominaciones pertenecen al mismo grupo marcario , es decir, que la denominación “******* ******” es una subespecie o clase de la denominación ya registrada “******”, ello al ser una denominación de pronunciación más larga pero que sigue familiarizada o asociada con la pronunciación fonética de la citada como anterioridad, habida cuenta que el elemento tónico o de mayor énfasis fonético que se encuentra en ambas denominaciones es la palabra “******”, misma que fonéticamente constituye la totalidad (en la parte nominativa) de los registros marcarios citados como anterioridad; por lo que en el contexto comercial, podría generarse la idea de que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular, circunstancia que no es verídica.
A mayor abundamiento, si bien es cierto que la similitud o identidad de dos o más denominaciones marcarias no es un elemento esencial para determinar su confusión, tal y como ha quedado precisado con anterioridad, lo cierto es que sí constituye un elemento indicativo de la confusión marcaria que puede generar en el público consumidor, lo cual se complementa con el análisis conjunto y alternado de las denominaciones, es decir, observándolas por la totalidad de sus elementos y pronunciándolas una seguida de la otra (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, consultada a través de la página de Internet www.rae.es), tal y como lo han señalado los criterios jurisdiccionales, y como se aprecia en el ejercicio que a continuación se expone:
******
******* ******
******
******* ******
******
******* ******
******
******* ******
******
******* ******
Precisado lo anterior, se procede al estudio de similitud gráfica entre los signos en pugna, siendo que al respecto, debe señalarse que de conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, para realizar el estudio de similitud gráfica en grado de confusión, debemos atender, en principio, a la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación, siendo que esto obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo, y esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual.
En tal tesitura, esta juzgadora considera que entre los signos en pugna ******* ****** (y diseño), ****** y ****** (y diseño) [perteneciente a los registros ******, ****** ******* ****** * ******], se actualiza la similitud gráfica en grado de confusión, ello es así, pues considerándose que en algunos casos se tratan de marcas mixtas y en otros, de nominativas, acorde a su composición ortográfica y diseños que se acompañan, se advierten las siguientes características [mismas que se observan a fojas 8, 43, 54 a 57, 151 a 156 de autos]:
Registro de marca ******
******
Registro de marca ******
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Registro de marca *****
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Registro de marca ******
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Registro de marca ******
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Solicitud de marca ******
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
De lo anterior se advierte que existe similitud gráfica en grado de confusión, ello así porque el elemento visual que más destaca, a golpe de vista, es el elemento ortográfico ******, mismo que integra el elemento distintivo de los signos marcarios registrados ****** [perteneciente a los registros ******* ****** ******* ****** * ******]; de ahí que aunque la marca propuesta agregue la palabra ******* y un diseño de ******* en el fondo, esto no le genera distintividad frente a la marca citada como anterioridad, en la inteligencia que lo que sigue destacando en la marca propuesta es precisamente el elemento ortográfico ******, coincidente con la integridad de la marca nominativa registrada y parte de los elementos distintivos de las marcas mixtas registradas, citadas como anterioridad, quedando en un segundo plano, el diseño de una ******* y el elemento ortográfico ******* (escrito con menor letra), por lo que se actualiza un parecido visual, que puede generar confusión en el público consumidor.
Ahora bien, desde su aspecto conceptual, debemos atender a la idea que produce la marca en su conjunto, a primer golpe de vista o de voz, ya sea porque mantienen palabras con una misma o similar connotación gramatical o bien, porque conservan rasgos gráficos que pueden generar una misma o similar idea a las marcas registradas previamente.
En este sentido, esta juzgadora considera que entre los signos en pugna se actualiza la similitud conceptual en grado de confusión, ya que la palabra “******”, por su definición remite a la idea del ***** ** ******* ** ***** * ** ***** *** *** ** **** ** ******* **** ******* ******** ********** * ******* ** ******** [Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, consultado a través de Internet www.rae.es], mientras que por ******* se entiende la referencia al ***** *** ******** ** ***** ******* **** ******* *** *** ******** *** **** ** ********* ******** **** * ** ***** ***** ****** ******** ****** * ********** ********** *** ***** ******* * *********** ********** * ******** ********* ** ***** ** ****** ********** ** ** ********** ******** [Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española]; siendo que en el caso de la marca propuesta a registro, la parte actora sólo agregó la palabra *******.
De tal suerte que correlacionando las definiciones antes referidas con los productos que se amparan y pretenden amparar por las marcas en pugna, se provoca la idea de que en el caso de las marcas citadas como anterioridad, el titular de las mismas pretende asociar sus productos [******** ; ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ***********; ******* ** ****** * ***** ** ******; ******* * ***** ************* **** ***** *******] con la idea de superioridad, es decir, de algo supremo, ya que la “******”, de acuerdo con su definición, es un distintivo que se otorga a alguien en señal de insignia honorífica o símbolo de dignidad, lo cual se corrobora con los elemento gráficos de las marcas; mientras que la denominación ******* ******, al estar compuesta en uno de sus elementos con la connotación de las marcas citadas como anterioridad, en relación con los productos que pretende amparar [*********], genera la idea conjunta de productos con superioridad o supremacía, sabor a “*******”, habida cuenta que la *******, conforme a su definición, es un producto **********, que es un hecho notorio que en el comercio se utiliza para indicar el ***** ** *** *********, lo que se refuerza con el aspecto gráfico de la misma; en consecuencia, las ideas que evocan las marcas en pugna son semejantes.
Finalmente, las denominaciones en pugna, se encuentran encaminadas a proteger los mismos productos, en cuanto a los coincidentes , pues tal y como se advierte de autos, fojas 38, 41, 153 a 156, los registros marcarios citados como anterioridad, amparan productos de la clase 32 Internacional, consistentes en: ******** ; ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ***********; ******* ** ****** * ***** ** ******; ******* * ***** ************* **** ***** ******* ; mientras que la marca solicitada a registro ******* ****** (y diseño) pretende amparar *********, de la clase 32 Internacional, siendo que por su definición, el “********” es la ****** ** **** *** ***** ****** ****** ***** ************ (*** ** ******* ** *** ** ***** *********) * *** ***** *** ****** ********* ** ********* [consultado en el Diccionario Breve de Mexicanismos, de Guido Gómez de Silva, 1ª edición, México, Fondo de Cultura Económica 2001, a través de la página en Internet de la Academia Mexicana de la Lengua http://www.academia.org.mx/dicmex.php y el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, consultado a través de su página en Internet www.rae.es]; y en consecuencia, resulta claro que tales ******* (*********) se encuentran comprendidas en la generalidad de las ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ***********; ******* ** ****** * ***** ** ****** ; pues cualquiera de éstas consiste en una ******, que puede contener algún ***** (* ***** ************) y que tiene por objeto ********* ** **********
En las anotadas consideraciones, resultan infundados por insuficientes los argumentos de agravio expuestos por la parte actora, ya que contrario a lo que aduce, del estudio efectuado por esta juzgadora en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a los signos en pugna, se advierte que se estudiaron las marcas de conformidad con lo previsto por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, así como de conformidad con las interpretaciones jurisdiccionales y doctrina que al efecto se ha establecido; siendo que en el caso se actualiza la similitud fonética, gráfica y conceptual en grado de confusión entre las marcas ******* ****** (y diseño), ****** (y diseño) y ****** [perteneciente a los registros ******* ****** ******* ****** * ******], en atención a las consideraciones antes expuestas.
Asimismo, si bien la autoridad demandada fue omisa en el estudio del aspecto conceptual que la actora hace valer en su demanda, no por ello se puede considerar ilegal la resolución impugnada, habida cuenta que para que se actualice el impedimento legal antes señalado, basta con que se presente la similitud o identidad de las marcas, en cualquiera de los aspectos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido [fonética, gráfica o conceptual], ya que el consumidor puede incurrir en el error en cuanto al titular de las marcas, a través de cualquiera de sus sentidos, ya sea por lo que escucha (fonético), por lo que observa (gráfico) o por lo que entiende (conceptuan( � sin que por ello se pueda afirmar que se hace un estudio seccionado o segmentado de la marca, ya que el análisis de los aspectos de similitud marcaria (fonético, gráfico o conceptual), es una cuestión distinta al estudio integral de los elementos de la marca (nominativo, gráfico, forma tridimensional, etcétera), pues lo que disponen los criterios jurisdiccionales y la doctrina en este tema, es que la marca se estudie por el conjunto de sus elementos, es decir, por sus componentes, entendiéndose como tales, la denominación completa, su gráfico (en caso de marcas mixtas), o bien, el elemento tridimensional que lo conforme, no así que se estudien todos los aspectos de la similitud marcaria (fonético, gráfico o conceptual), pues es claro que basta con que se actualice alguno de estos aspectos, para que se pueda generar la confusión, ya que el público consumidor puede incurrir en confusión por lo que escucha, observa o entiende; y con base en lo anterior, se advierte que la demandada no disecciona o segmenta el estudio de las marcas, ya que se observa analiza los elementos fonéticos y gráficos (en el caso de las marcas nominativas) de las mismas en su conjunto.
Igualmente, si bien es cierto que no es factor determinante para concluir la confusión marcaria, el hecho de que los signos compartan elementos comunes, lo cierto también es que esto último sí es obstáculo cuando dicho elemento común es el distintivo o pretende ser el distintivo en las marcas en pugna; situación que se actualiza en el caso, pues derivado del estudio efectuado por esta juzgadora a los signos en controversia, se encontró que el elemento común ******, es el elemento que más destaca a nivel fonético, gráfico y conceptual en las marcas; de ahí que aunque la marca propuesta se acompañe de otros elementos, éstos resultan insuficientes para adquirir un grado distintivo frente a los signos citados como anterioridad, de conformidad con el estudio antes referido.
En la misma tesitura, tampoco es obstáculo que a juicio de la actora, existan otras marcas otorgadas que al igual que su caso, compartan elementos comunes y que se encuentren protegiendo productos y/o servicios dentro de las mismas clasificaciones internacionales; ya que, por una parte, como se ha precisado, en el presente caso, el elemento común es el preponderante entre las marcas en pugna, sin dejar de lado sus otros elementos [siendo que en los otros casos probablemente no lo era], y por otra parte, debe considerarse que de conformidad con el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el estudio de los signos propuestos a registro, debe ser de carácter individualizado, atendiendo a sus propias características y caso en concreto.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se transcribe:
“Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998
Tesis:
Página: 405
MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL.
La autoridad responsable, debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto, según se colige de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Invenciones y Marcas, por ende, es inexacto que la responsable esté obligada a registrar las denominaciones propuestas, por el solo hecho de haber registrado otras parecidas a aquéllas.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 324/88. Edison Brothers Store. 10 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: César Thome González.”
Por otro lado, debe precisarse a la actora, que en el hecho no concedido de que las empresas titulares de los signos en punga tengan prestigio mundial en sectores diversos como lo son la industria refresquera y la cervecera, respectivamente; no hace que por ese simple hecho, desaparezca la actualización del supuesto de grado de confusión a que se refiere el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el precepto es muy claro en precisar cuándo se actualiza dicho impedimento, siendo que este momento es cuando existe similitud o identidad entre las marcas [en cualquiera de sus aspectos: fonético, gráfico y/o conceptual] y cuando éstas se encuentran encaminadas a amparar similares o idénticos productos y/o servicios.
De ahí que si en el caso, se ha determinado que se actualiza la similitud fonética, gráfica y conceptual entre la marca propuesta ******* ****** (y diseño), ****** (y diseño) y ****** [perteneciente a los registros ******* ****** ******* ****** * ******], y que todas las marcas se encaminan a amparar los mismos productos, en cuanto a los coincidentes, en la clase 32 Internacional [********* = ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ************ ******* ** ****** * ***** ** ******], en atención a los argumentos vertidos a lo largo de este Considerando; entonces es procedente que se actualice el grado de confusión a que se refiere el precepto legal antes referido.
Sin que en este último aspecto, sea óbice que la demandante afirme que no se tratan de los mismos productos, ya que debido a la reclasificación oficial efectuada, las marcas citadas como anterioridad, sólo amparan ******** y sólo una de ellas, también *******; mientras que la marca solicitada a registro sólo ampara *********.
Lo anterior es infundado por insuficiente, pues por una parte, en este juicio, la actora no acredita la supuesta “reclasificación” a la que alude, y en consecuencia, no debe soslayarse lo estudiado párrafos anteriores, en donde se señaló la identidad que existe entre los ********* y las demás ******* consistentes en ***** ********* * ********, y otras ******* no ************ ******* ** ****** * ***** ** ******; siendo que de esta forma fueron concedidos los registros marcarios al hoy tercero perjudicado, por lo que debe atenderse alos términos en que fueron otorgados los títulos respectivos. Por otra parte, aun en el supuesto no concedido de que efectivamente se hubiere efectuado dicha reclasificación y en consecuencia, la modificación en los títulos de marcas correspondientes, no debe dejarse de lado que en todos los casos, las marcas amparan, en términos generales, *******; las cuales pueden ser *********** (******** ) * *** ******* (********** ***** ********** ********), y en consecuencia, los ámbitos de comercialización y público al que se encuentren dirigidos pueden coincidir, habida cuenta que los productos comparten la mismanaturaleza u origen, al tratarse en todos los casos de *******, por lo que esto de suscitarse, no sería óbice para que se presentara el grado de confusión a que se ha aludido en este fallo.
Por último, en cuanto al argumento de que la demandada omitió tomar en consideración los argumentos esgrimidos en contestación al oficio mediante el cual le fue comunicado el impedimento legal para el registro de la marca solicitada, en específico, el argumento relativo a la diferencia de los productos; es de mencionarse que tal argumento es infundado por insuficiente, pues de la simple lectura de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad en el cuerpo de su resolución se refirió a que en cuanto al argumento de la hoy actora, en el sentido de que existen diversas marcas registradas que incluyen elementos en común, siendo propiedad de diversos titulares, tales registros cuentan con otros elementos que les otorgan distinción entre ellos, y en tal medida, la posibilidad de coexistencia, además de que la autoridad al momento de recibir todas y cada una de las solicitudes efectuadas por sus titulares, realiza una serie de exámenes de fondo y forma, pero dicho estudio se realiza en completa individualidad, sin importar si se han registrado o no, las demás solicitudes existentes, por lo que la autoridad no está obligada a registrar denominaciones propuestas por el hecho de que se han registrado otras, a dicho de la parte solicitante, parecidas a la que se pretende registrar; por lo que es inexacto el argumento que hace valer en tal sentido.
De igual forma, se refirió en específico a la aseveración de la actora relativa a que las marcas citadas como anterioridades únicamente amparaban ******** , y en consecuencia no podría generarse la confusión marcaria, refutando lo anterior señaló el hecho de que los registros de las marcas fueron otorgados para amparar además ***** ********* * ********* * ***** ******* ** ***********; ******* ** ****** * ***** ** ******; ******* * ***** ************* **** ***** ******* ; por lo que tenían que respetarse los términos en que fueron concedidos los títulos respectivos, por lo cual, contrario lo que afirma la demandante, la autoridad sí se pronunció en relación con el argumento específico que invoca.
Además de lo anterior, debe calificarse de inoperante el argumento de cuenta, ya que a pesar de que realiza la transcripción del documento presentado ante la autoridad en la instancia administrativa, es omisa en señalar qué argumento hecho valer en la fase administrativa, además del antes precisado, no fue estudiado por la autoridad en la resolución impugnada y en qué trascendió en sus defensas y en el sentido de la resolución impugnada.
Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, cuyo texto y datos de publicación a continuación se transcriben:
“Novena Época
Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.6o.C. J/29
Página: 1147
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICOJURÍDICOS TENDIENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3206/92. Juan Rodríguez López. 2 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís Sandoval.
Amparo directo 4207/92. Felisa Domínguez viuda de Acosta. 2 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís Sandoval.
Amparo directo 1001/92. Samuel Laban Jasqui. 22 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís Sandoval.
Amparo directo 12346/99. Instituto Nacional Indigenista. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.
Amparo en revisión 1216/2001. María Elena Ruiz Villagrán de Muñoz. 26 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada Pacheco. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1051, tesis I.6o.C. J/21, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.
LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.".
En las relatadas consideraciones y tras haberse realizado el estudio exhaustivo de los argumentos de agravio expuestos por la parte actora en su escrito de demanda, sin que ninguno de ellos resulte fundado y suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que le asiste al acto impugnado, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede reconocer su validez, de conformidad con el diverso 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 8 y 9, interpretados a contrario sensu, 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:
No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio; en atención a los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero de este fallo.
II.- La parte actora no probó su pretensión, en consecuencia;
III.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, señalada en el Resultando 1º. del presente fallo, en atención a los argumentos sentados en el Considerando Cuarto del mismo.
IV.- NOTIFÍQUESE.
Así lo proveyeron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciadas LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO y MARÍA TERESA OLMOS JASSO, ante la C. Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Licenciada DENISSE JUÁREZ HERRERA.
LMAD/DJH/mach
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de los representantes de las partes, así como los datos relativos a las marcas y productos a los que se aplican, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”