Entrada N° 101094-2025
Proceso de Nulidad y Cancelación en contra de los Certificados de Registro n.°294364-01, n.°294376-01 y n.°294368-01, correspondientes a las marcas NU BANK, en la clase 36 internacional, NIU en la clase 42 internacional y NIU PAY, en las clases 9 y 36 internacional, respectivamente, propuesto por NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO en contra de NIU, S.A. DE C.V.
Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S:
Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el expediente contentivo del Proceso de Nulidad y Cancelación en contra de los Certificados de Registro n.°294364-01, n.°294376-01 y n.°294368-01, correspondientes a las marcas NU BANK, en la clase 36 internacional, NIU en la clase 42 internacional y NIU PAY, en las clases 9 y 36 internacional, respectivamente, propuesto por NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO en contra de NIU, S.A. DE C.V.
El Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los trámites de ley, profirió la Sentencia n.°34-25 de trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025) que resuelve:
«En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del presente proceso de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registros No.294364- 01, correspondiente a la marca NU BANK, en clase 36 internacional; No.294376-01, correspondiente a la marca NIU, en clase 42 internacional; y No.294368-01, correspondiente a la marca NIU PAY, en las clases 9 y 36 internacionales, incoado por NU PAGAMENTOS S.A. -INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contra NIU, S.A. DE C.V. , ACCEDE a la pretensión de la parte actora.
En consecuencia, DECLARA LA NULIDAD y ORDENA LA CANCELACIÓN de los Certificados de Registros No.294364-01, correspondiente a la marca NU BANK, en clase 36 internacional; No.294376-01, correspondiente a la marca NIU, en clase 42 internacional; y No.294368-01, correspondiente a la marca NIU PAY, en las clases 9 y 36 internacionales, expedidos por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) a favor de la sociedad NIU, S.A. DE C.V.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte demandada NIU, S.A. DE C.V. , las cuales son fijadas en la suma de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retiren las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
Regúlese por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en el libro respectivo».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), se observa que la sentencia recurrida fue emitida y publicada el 13 de mayo de 2025 (cfr. secuencial 202), y que, al día siguiente, es decir, el 14 de mayo de 2025, el despacho de grado inferior generó los eventos de notificación digital personal a favor de los apoderados judiciales de las partes relacionadas con la presente causa (cfr. secuenciales 205 y 208, respectivamente). No obstante, la firma forense GUINARD & NORIEGA, procuradora judicial de NIU, S.A. DE C.V. se notificó personalmente el 27 de mayo de 2025, para, el 30 de mayo de 2025, anunciar el recurso de apelación (cfr. secuenciales 214 y 220, respectivamente) , por lo que se tiene que este fue interpuesto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
El medio de impugnación vertical fue concedido en el efecto suspensivo a través de la resolución de 10 de junio de 2025 (cfr. secuencial 230), lo que propició el ingreso del cuaderno procesal a este Tribunal.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), esta Magistratura procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 1 de julio de 2025 (cfr. f. 4 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada tanto por la representación legal del demandante como por la de la demandada (cfr. fs. 7 a 11 y 12 a 15, respectivamente del expediente físico).
Así las cosas, procederá este Tercer Tribunal Superior a emitir la decisión que exige la resolución de esta segunda instancia, previo estudio de la sentencia de primer grado y, por supuesto, de los argumentos expuestos en la sustentación de la apelación y la oposición.
MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA
(cfr. secuencial 202 del EJE)
La Sentencia n.°34-25 de 13 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, fue expedida esencialmente con fundamento en las siguientes motivaciones:
· La demandante acreditó ser titular en la República de Colombia de las marcas NU y NUBANK desde marzo de 2015, y en Brasil desde enero de 2014. Además, adquirió titularidad sobre la marca NUPAY en mayo de 2017, y en Colombia en marzo de 2018 en las clases 9, 36 y 42 internacionales.
· La parte actora cuenta con una extensa cartera de registros de sus marcas en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), desde el 2016.
· Nubank (de la demandante), se presenta en distintos sitios web como una empresa vanguardista en el sistema bancario y financiero en algunos países del continente americano, con una amplia cartera de clientes, que innova con nuevos productos y emplea el método fintech, y que tiene impacto en el mercado financiero, expandiéndose en América Latina, patrocinando eventos deportivos de alto reconocimiento.
· La demandada ostenta el registro de la marca NU y DISEÑO en la clase 36, en Guatemala, de 19 de octubre de 2015.
· La demandada no acreditó la titularidad de las marcas disputadas o bien la prioridad del derecho. La diligencia notarial realizada en El Salvador, si bien cumple con los requisitos formales, muestra contenidos propios del Banco Cuscatlán, que no forma parte del litigio, en tanto que las declaraciones del representante legal de la sociedad demandada, acerca de la publicidad desplegada en El Salvador de la denominación NIU, tampoco tuvieron utilidad en este sentido.
Los certificados de registros del signo NIU, refieren a signos marcarios otorgados fuera del territorio de Panamá, de los cuales no se dispusta la coexistencia en el mercado, y corresponden a titulares que no son parte del proceso.
· La demandante al ser titular de las marcas NU, NUBANK y NUPAY, desde antes del registro de los signos distintivos NU BANK, NIU y NIU PAY de la demandada, cuenta con el derecho prioritario, por lo que está legitimada para demandar la nulidad, en los términos establecidos en el artículo 142 de la Ley n.°35 de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 2012.
· Dada la naturaleza de la causal de prohibición invocada por la demandante, corresponde someter a las marcas confrontadas a los rigores del cotejo, considerando la identidad ortográfica, fonética, visual y conceptual entre las marcas prioritarias de la demandante y los signos impugnados de la demandada, a propósito de determinar si son capaces de confundir al público consumidor al momento de hacer una elección, por tratarse de productos y/o servicios de la misma clase, conexos o relacionados entre sí.
· Del análisis marcario se desprende que las marcas se encuentran registradas con denominaciones extremadamente similares, y, a pesar de que las marcas demandadas utilizan características muy sutiles para pretender diferenciarlas (como es el espaciado entre palabras y agregar la letra «i»), no ha sido suficiente para separarlas de los signos de NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
· Las denominaciones NU o NIU resultan de fantasía.
· El objeto de las marcas es la distinción y diferenciación de un producto y/o servicio, por lo que el uso de términos o vocablos lo suficientemente parecidos, incumple los requisitos de registrabilidad de todo signo nuevo: originalidad, novedad y distintividad.
· La demandada hizo alusión a su razón social y nombre comercial; no obstante, el nombre de NIU, S.A. DE C.V., es adoptado a partir del 21 de febrero de 2022 (así consta en el poder otorgado y presentado ante el tribunal), lo que demuestra que su asignación denominativa se dio con posterioridad al registro de la sociedad demandante, por lo que, al considerar las normas que protegen dicho nombre, estas no le son aplicables frente a otro que ostenta mejor derecho.
· La composición ortográfica, gramatical, fonética y auditiva, no deja lugar a dudas en cuanto a que, los signos distintivos NU BANK, NIU y NIU PAY de la demandada, están conformados por los mismos elementos denominativos contenidos en las marcas NU, NUBANK y NUPAY de la demandante, resultando casi idénticos, lo que, irremediablemente, llevaría al público consumidor de estos servicios financieros a asociar las marcas, lo que irrumpe con la función distintiva que estas deben cumplir en el tráfico mercantil.
· Las marcas cuya nulidad y cancelación han sido solicitadas replican derechos previos de la parte actora, con lo cual incurren en la prohibición contenida en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 2012, y también en los convenios internacionales a los que Panamá está suscrito, en circunstancias que también afectan el principio de la libre competencia.
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
(cfr. fs. 7 a 11 del expediente físico)
El licenciado Nicolas A. Saval Zimmermann, abogado sustituto de NIU, S.A. DE C.V., mediante el recurso vertical promovido, solicita al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoque la sentencia impugnada, y, en consecuencia, rechace las pretensiones relacionadas con los Certificados de Registro n.°294376, de la marca NIU en la clase 42 y n.°294364, correspondiente al signo NIU PAY en las clases 9 y 36 internacional.
El recurrente expresa las razones por las cuales debe revocarse la sentencia apelada, resaltando las siguientes:
· El presente proceso de nulidad y cancelación presentado por NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO contiene tres (3) pretensiones distintas e individuales; por lo tanto, el Tribunal a quo debió analizar cada asunto por separado y así mismo pronunciarse, de conformidad con los artículos 676 y 991 del Código Judicial.
· Con un análisis y cotejo individual de cada marca, la juez primaria no habría ordenado la nulidad y cancelación de los signos NIU y NIU PAY.
· Hay similitud o identidad entre las marcas NU BANK y NUBANK. Sin embargo, sí existen diferencias sustanciales entre las marcas NIU y NIU PAY de la demandada, y NU y NUPAY de la demandante.
NIU PAY está compuesta por un diptongo de las vocales “IU”, que son vocales cerradas, lo cual causa que su pronunciación, usualmente con una menor apertura vocal, sea totalmente diferente al pronunciar únicamente la letra «U» de NUPAY. La combinación de la “IU” genera distintividad por sí sola, para no confundirse con la marca extranjera NU, no registrada en Panamá.
· La gesticulación de un individuo al pronunciar la marca NUPAY vs NIU PAY es totalmente distinta, no solo por la propia composición de su contenido, sino porque el signo de la demandada está compuesto de dos palabras mientras que el de la demandante solo tiene una.
· La palabra NIU tiene un sonido similar a la pronunciación del vocablo NEW que significa nuevo en inglés; por su parte, PAY quiere decir pago o pagar. Es decir, la marca NIU PAY lo que pretende evocar es que nos encontramos ante una nueva forma o método de pago, o ante algo nuevo, moderno, novedoso y diferente, tal y como quedó acreditado en los sitios web de su representada, siendo esta la forma por medio de la cual se promociona y vende el servicio.
· El significado en portugués de la marca de la actora es desnudo, no refiere a novedad sino a la supuesta transparencia de sus servicios.
· NIU S.A. de C.V. mantiene registro de la marca NU y DISEÑO en la clase 36 internacional en la República de Guatemala, lo cual demuestra que la demandada tiene en otros países la protección sobre NU.
· Las marcas NIU y NIU PAY de NIU, S.A. de C.V. son lo suficientemente distintivas para coexistir en el mercado panameño sin causar confusión en la mente de los consumidores.
· Los signos NIU y NIU PAY en las clases 9, 36 y 42 internacional, refieren a productos y servicios relativamente especializados. La adquisición de este tipo de productos y servicios se hace de manera consciente por parte de los consumidores, quienes toman decisiones con base en un cúmulo de factores relevantes al momento de elegir productos o servicios financieros.
· La demandada, a diferencia de la parte actora, ha probado el uso de su marca e imagen y los servicios que ofrece a través de su página web, comprobándose que es un negocio operativo, que tiene alianzas con VISA y que las tarjetas de crédito NIU de NIU BANK son promocionadas por medio del Banco Cuscatlán de El Salvador. Asimismo, ha probado el uso en El Salvador, mediante la publicidad que aportó como prueba documental, debidamente apostillada.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA NU PAGAMENTOS, S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
(cfr. fs. 12 a 15 del expediente físico)
La firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, en representación de la sociedad NU PAGAMENTOS,S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, presentó memorial de oposición solicitando que se confirme la sentencia apelada, y, en consecuencia, se mantenga la orden dirigida a la Dirección General de Registro de Propiedad Industrial de cancelar los Certificados de Registro de las marcas NU BANK en la clase 36 internacional(n.°294364-01), NIU en la clase 42 internacional (n.°294376-01), y NIU PAY en las clases 9 y 36 internacional (n.°294368-01).
La opositora, en resumen, manifiesta lo siguiente:
· Las marcas de la demandante NU, NUBANK y NUPAY cuentan con registros marcarios en países suscriptores del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, con fecha de registro anterior a los presentados por la demandada.
· En la sentencia recurrida, la juez sí realizó un análisis de conjunto e integral de las tres pretensiones planteadas en la demanda. Efectuó un estudio comparativo de cada una de las marcas impugnadas con las marcas de la demandante.
· El argumento del apelante sobre las diferencias sustanciales entre las marcas NIU y NIU PAY frente a NU y NUPAY, carece de fundamento, ya que, en el idioma español, la pronunciación de ambas resulta notoriamente similar al punto de generar confusión. La vocal «I» en NIU es casi imperceptible en el uso cotidiano.
· Hay similitud fonética y visual en las marcas de la demandada, incrementando el riesgo de confusión en el mercado.
· Frente a las denominaciones NIU y NU, el consumidor ordinario tiende a leerlas y pronunciarlas de forma prácticamente idéntica, sin detenerse a considerar posibles significados en lenguas extranjeras.
· El registro en Guatemala de la sociedad demandada no desvirtúa los derechos preexistentes de la parte actora, en vista de que cuenta con títulos anteriores, obtenidos en Colombia el 25 de marzo de 2015, entre otros, y ha presentado procesos contra NIU, S.A. DE C.V. ante distintas jurisdicciones debido a los intentos de registrar marcas sustancialmente similares que podrían generar confusión.
· Ninguna de las pruebas presentadas por la recurrente demuestra un uso efectivo de sus marcas; por el contrario, son elementos relativos a otras marcas como VISA y Banco Cuscatlán, ajenas al presente proceso.
· La apelante hizo el registro de sus signos con la clara intención de aprovecharse del prestigio y reconocimiento mundial de las marcas de la demandante y de inducir a error al consumidor sobre una inexistente conexión o asociación entre las partes en litigio.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como del escrito de sustentación del recurso de apelación y de oposición, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual la juez de primera instancia accedió a la pretensión de la actora.
Por ende, procederá esta Sala de Decisión a examinar los razonamientos de la alzada con el fin de verificar si es acertada la decisión de primer grado o si, por el contrario, le cabe razón a la apelante.
A los efectos, será considerado que la normativa aplicable a la solución de la presente causa, de competencia exclusiva y privativa de esta jurisdicción especializada en temas de propiedad industrial, es la contenida en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se regula lo relativo a la propiedad industrial, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017. Tomando en cuenta que la demandante NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO es nacional de Brasil, país signatario del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual Panamá también es parte, se le otorga protección con observancia del principio de trato nacional al que hace referencia el artículo 2 de la Ley n.°41 de 13 de julio de 1995 que aprobó dicho convenio.
El desacuerdo del recurrente se centra principalmente en los resultados del cotejo que le han sido adversos a su representada sobre las marcas NIU y NIU PAY, ya que considera que los signos de NIU, S.A. DE C.V., son suficientemente distintivos, lo que les permite coexistir en el mercado panameño, sin generar un riesgo de confusión para el público consumidor, añadiendo que, la demandada sí probó el uso de sus marcas.
En el escrito que sustenta la apelación, el apoderado judicial de la demandada señala estar conforme con la decisión del a quo, respecto al cotejo realizado sobre las marcas NU BANK de la demandada y NUBANK propiedad de la demandante. Por consiguiente, estas marcas no estarán sujetas al ejercicio de colación marcaria, y, en consecuencia, la decisión del Tribunal primario en este aspecto queda confirmada.
Pues bien, determinado que NU PAGAMENTOS, S.A. -INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, ostentaba derechos prioritarios más antiguos sobre sus marcas NUBANK y NU (registradas desde el 17 de abril de 2015, con fecha de presentación de 25 de marzo de 2015), y NUPAY (registrada desde el 19 de abril de 2018, presentada el 2 de marzo de 2018), todas en la República de Colombia (cfr. secuencial 156 doc 3q5g241031or474, pp. 51 y 52, 61 y 62, 66 a 68), para distinguir servicios en las clases 36 y 42 internacional, y comprobado que las solicitudes de registro de las marcas NIU y NIU PAY, fueron presentadas en fecha posterior (el 16 de febrero de 2022), lo que venía a propósito era la correspondiente colación intermarcas.
En términos normativos, la parte actora cumplió con el deber que le viene impuesto por el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, modificada en 2012, y el canon 124 del Decreto Ejecutivo 85 de 2017, en cuanto a que la marca preexistente tiene que demostrar que cuenta con un mejor derecho sobre la impugnada (la demandante debe probar que el signo distintivo de su propiedad viene siendo usado o conocido, o que está registrado o en trámite de registro, con anterioridad al registro de la marca impugnada por considerarla idéntica, semejante o parecida a la suya).
En tales circunstancias, la atención de la Sala, de manera preceptiva, ha de dirigirse a la comparación de las marcas en conflicto.
El recurrente ha destacado que las marcas NIU y NIU PAY, son distintivas en cuanto al aspecto gráfico, fonético y conceptual frente a los signos de la parte actora NU y NUPAY, a lo que se suma el que, unas y otras, están destinadas a amparar productos y servicios especializados, donde el riesgo de confusión no es tan fácil de producirse, ya que los consumidores adquieren este tipo de productos y/o servicios financieros considerando varios factores; por lo tanto el consumidor medio no podría equivocarse en la adquisición de los productos y servicios marcados.
Sobre el particular, esta Magistratura ha de indicar que el método de cotejo entre las marcas debe hacerse de manera integral o en su conjunto y de forma sucesiva y no simultánea, a fin de garantizar un análisis objetivo y comprobable. Es decir, que debe realizarse a partir de una confrontación global de todos los elementos o aspectos de las marcas bajo estudio, debiendo tenerse en cuenta las semejanzas y/o similitudes; esto de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, que señala que no pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas: «Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia...».
En ese examen, para definir si existen similitudes en grado de confusión entre las marcas en contraposición, a fin de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse algunos lineamientos, mismos que exponemos a continuación:
1. La percepción de la semejanza entre las marcas debe hacerse desde una consideración de conjunto o de manera global, desde la perspectiva de un consumidor medio, observando los signos de manera sucesiva y no simultánea ya que en el mercado el comprador no necesariamente tendrá los productos frente a sí uno al lado del otro.
2. Debe prestarse atención a las similitudes existentes entre los elementos principales de la marca, y entre los productos y/o servicios a identificar.
3. Tienen relevancia los parecidos y no las desemejanzas.
Ya se ha identificado que la definición del presente negocio exigía someter las marcas registradas por la demandada al método del cotejo intermarcario, como atinadamente precisó la operadora de justicia de primer nivel, que involucra una comparanza sucesiva, haciendo énfasis en los parecidos intersignos (que es donde podría apreciarse el riesgo de confusión), lo que, además, implica colocarse en el lugar del consumidor medio quien tiene derecho a elegir libremente, y sin errores, los productos y/o servicios de su preferencia, a los efectos de satisfacer sus necesidades.
En ese sentido, esta Superioridad detecta, sin esfuerzos, como lo hizo la juez de primera instancia, que, entre las marcas cuestionadas NIU y NIU PAY y, los signos prioritarios NU y NUPAY, existen similitudes que no se mitigan aun cuando la demandada haya incluido en su marca la vocal «I» en el caso de NIU, y haber agregado, además, una separación entre letras en el signo NIU PAY.
Tenemos entonces por un lado, el aspecto fonético: NIU y NU se pronuncian casi igual en español; y, por el otro, el que, visualmente, ambas marcas están constituidas por palabras cortas, monosílabas, no muy distantes la una de la otra, lo que sí podría generar un alto riesgo de confusión, especialmente porque los signos están destinados a desarrollarse en el mismo mercado como lo es el de los servicios financieros o de pago.
Por su parte, NUPAY y NIU PAY, se componen de una sílaba inicial altamente similar y tienen un elemento coincidente de orden denominativo (ortográfico, gráfico, fonético y visual) y que reside en el término PAY. Visualmente son casi idénticas ya que están compuestas de una misma estructura gráfica, un prefijo NIU o NU, que puede parecer una simple variante o alteración ortográfica, más el vocablo PAY al final de las denominaciones que, en el idioma español se sugiere a pagos, que no puede ser considerado como un signo distintivo, lo que deja al elemento inicial como el más relevante, en circunstancias que ya hemos señalado en párrafo anterior que NIU y NU son palabras parecidas casi llegando a ser idénticas. De modo que, el signo de la demandada NIU PAY no aporta suficientes componentes de distinción y singularidad aptos para que no se genere confusión, error o equívoco en el público consumidor, situación que se agrava cuando se observa que, de igual manera, se dedican a la comercialización de productos y/o servicios financieros similares a aquellos relacionados a los signos distintivos de la parte actora.
En conclusión, entre NIU y NIU PAY, signos de la sociedad demandada, y NU y NUPAY, con derechos preferentes previamente comprobados en el proceso, por tratarse de marcas que han sido registradas con antelación por su titular NU PAGAMENTOS-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, existen notables similitudes fonéticas, visuales y conceptuales, mismas que se intensifican debido a que los primeros (de NIU, S.A. DE C.V.) están destinados a amparar servicios en las clases 9, 36 y 42 internacional, de la clasificación de Niza, precisamente las categorías donde las segundas (las de la demandante) están inscritas y protegidas, lo que claramente podría llevar a un consumidor promedio a asociar y relacionar, unos y otras, con un mismo origen empresarial, lo que podría, incluso, debilitar la capacidad distintiva de las marcas prioritarias.
De manera que, esta Colegiatura, coincide con el criterio de la juez de primer grado en el sentido de que los signos registrados por la demandada no son lo suficientemente distintivos como para individualizar sus servicios, con categórico éxito, y diferenciarlos de aquellos que ya identifica en el mercado la demandante con sus marcas precedentes.
Ante la preexistencia de los signos distintivos de la actora, las marcas registradas por la sociedad demandada-recurrente se muestran desprovistas de la capacidad distintiva o diferenciadora inherente a la función esencial que debe cumplir toda marca a fin de garantizarle al consumidor o usuario final, su derecho a identificar, sin equivocación, el origen o la procedencia de los servicios que va a contratar.
Respalda el criterio aquí expuesto, la opinión experta del doctrinario Christian Schmitz Vaccaro, quien, en su artículo denominado «Distintividad y uso de las marcas comerciales», publicado en la Revista Chilena de Derecho, vol. 39, n.°1, 2012, pp. 9-31, define la distintividad indicando que:
«es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará regularmente referido a los productos o servicios a los que va a identificar. De esta forma, hay que tener en cuenta que para calificar el carácter distintivo de un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relación:
– a la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado,
– al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios, y
- a los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión».
La jurisprudencia de este Tribunal Superior reiteradamente ha sostenido que la distintividad de la marca es la función consustancial a esta, que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto o servicio, evitándoles incurrir en confusiones con otros productos o servicios de distinta procedencia; por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes seleccionen signos distintivos que sean claramente diferenciados de los que ya existen en el mercado.
En definitiva, las similitudes advertidas por la Sala entre las marcas en contraposición, perfeccionan la causal de prohibición contenida en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, ya que son aptas para inducir al público consumidor a errores, confusiones, equivocaciones o engaños respecto a los servicios en sí mismos o a su procedencia empresarial. Estatuye la Ley por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial en su canon 142, numeral 1, que el registro de una marca es nulo cuando «se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley».
En consecuencia, esta esfera jurisdiccional, luego de examinar los aspectos que fueron traídos a su justipreciación en alzada, concluye que no hay motivos válidos para variar la decisión de primera instancia, por lo que será confirmada con la correspondiente condena al pago de costas en los términos previstos en los artículos 1072 y 1078 del Código Judicial, con vista del punto 7.6.3 de la Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos de los Abogados en la República de Panamá.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia n.°34-25 de trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registro n.°294364-01, n.°294376-01 y n.°294368-01, correspondientes a las marcas NU BANK, en la clase 36 internacional, NIU en la clase 42 internacional y NIU PAY, en las clases 9 y 36 internacional, respectivamente, propuesto por NU PAGAMENTOS, S.A.-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO en contra de NIU, S.A. DE C.V.
Las costas de segunda instancia a cargo de NIU, S.A. DE C.V. se fijan en el monto de MIL CUATROCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.1,400.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL IIIR