Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.
Vistos:
En los autos Rol N° 17232-2013 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento sumario de uso ilegal de marca registrada, la demandante, Transportes Cruz del Sur Ltda. y la demandada, Transportes Cruz del Sur S.A.C., dedujeron sendos recursos de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, revocando el fallo de primer grado, accedió a la acción marcaria deducida sólo en cuanto ordenó a la demandada el cese de todo uso de la marca "Cruz del Sur" para la clase 39 en la República de Chile, disponiendo las medidas necesarias para evitar que se prosiga con la infracción, desestimándose la petición de declarar la responsabilidad civil de la demandada.
A fojas 241 se ordenó traer los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso de casación en el fondo deducido por el representante de la demandada denuncia, como primer capítulo, la infracción al artículo 19 inciso 1° de la Ley de Propiedad Industrial, porque la marca de la actora, como expresión o etiqueta, es diferente a la de su parte en aspectos tales como el tipo de letras, color, las palabras que incorpora y el logotipo. Explica que su mandante usa la expresión CRUZ DEL SUR INTERNACIONAL, en que su diseño, gráfica y etiqueta son distintas, encontrándose amparada por el derecho marcario de su país de origen desde hace más de 50 años, lo que la sentencia no considera.
Enseguida se expresa en el recurso que se infringieron los artículos 19 bis D inciso 2° de la Ley N° 19.039 y 6 bis del Convenio de París, normas que exigen perentoriamente para prohibir el uso de una marca que lleve a error o confusión al consumidor, en términos que éste estime que está adquiriendo un producto o servicio determinado en circunstancias que se está recibiendo otro distinto, lo que surge como consecuencia del uso de marcas parecidas o similares. Aclara que su representada es una empresa peruana que desde el año 1960 presta servicio de transporte de pasajeros en ese país y hacia otros países de Latinoamérica, como sucede con la ruta Lima - Santiago de Chile y viceversa, iniciando operaciones en Chile en el segundo semestre del año 2010. En tales condiciones no se está en presencia de un uso no consentido de marcas similares o idénticas, porque la actora omite elementos que forman parte del signo de la demandada como la palabra internacional, que tiene capacidad de diferenciar el servicio de su representada, y sus elementos figurativos, sus símbolos y combinaciones de colores, todos constitutivos de la marca comercial de su parte y que la hacen totalmente diferente a la de la actora. Tampoco hay identidad de servicios, porque la marca protegida fundante de la demanda no comprende el transporte internacional de pasajeros, que es el único tipo de servicios que presta la demandada -entre Lima y Santiago y viceversa-, siendo la cobertura geográfica de la actora de Santiago a Punta Arenas, incluyendo Chiloé. La demandada no realiza transporte nacional al interior de las fronteras de Chile.
Enseguida denunció infracción al artículo 6 bis del Convenio de París, conforme al cual el elemento de prohibición esencial es la confusión, lo que, por las razones ya anotadas, en la especie, no se produce.
Finaliza solicitando que se anule la sentencia y se dicte la correspondiente en su reemplazo que confirme el fallo de primer grado que rechazó en todas sus partes la demanda deducida, todo ello, con costas del recurso.
SEGUNDO: Que, por su parte, el recurso de casación en el fondo de la demandante se alza contra la decisión del fallo de desestimar la declaración de existir responsabilidad civil de la demandada, denunciándose como infringidos los artículos 106 y 108 de la Ley N° 19.039, en relación a los artículos 19 a 24 del Código Civil.
Sostiene el recurso que, atendiendo a las dos primeras normas antes señaladas, asiste al titular del derecho lesionado la posibilidad de determinar una indemnización por medio de reglas que se desvinculan totalmente del daño causado y que se puede fijar a partir de las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia del uso ilegítimo de la marca, de manera que no es necesario la culpa, el perjuicio o daño ni la relación causal, puesto que la naturaleza de la acción es de enriquecimiento sin causa y no una acción de reparación de daño, ya que lo que busca el infractor es lucrarse indebidamente a costa de un patrimonio ajeno, sacando una ventaja económica de una marca consolidada perteneciente a un tercero. Sin perjuicio de ello, su representada se reservó el derecho de cuantificar el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo.
Solicita en la conclusión que se anule parcialmente el fallo y se declare en su reemplazo que la sociedad demandada es responsable civilmente como consecuencia del ilícito cometido, con costas.
TERCERO: Que, para mejor entendimiento de la controversia, conviene destacar que Transportes Cruz del Sur Limitada demandó a la sociedad peruana Transportes Cruz del Sur S.A.C. la cesación de los actos de esta última que atentan contra el derecho de propiedad industrial que aquélla detenta sobre la marca "Cruz del Sur", registrada a su nombre para diferenciar servicios de la clase 39, entre ellos, el transporte de carga y pasajeros, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley N° 19.039, acción que descansa en que el demandado ocupa la marca "Cruz del Sur", para el mismo servicio, sin su autorización expresa ni tácita, que es idéntica y, por tanto, confundible con el membrete de su dominio. Junto con la cesación del uso de la marca solicitó la declaración consistente en que el demandado es responsable civil de los perjuicios, reservándose el derecho a determinar su monto para la etapa de cumplimiento del fallo.
CUARTO: Que para resolver del modo que se impugna, a partir del fundamento duodécimo del fallo, el tribunal ad quem razona que la sociedad demandada presta el servicio de transporte de carga y pasajeros entre las ciudades de Santiago de Chile y Lima, Perú, en recorridos en ambos sentidos, esto es, servicios de la clase 39, y que la misma sociedad usa la marca "CRUZ DEL SUR" para identificar esa actividad en el territorio nacional de la República de Chile, donde ya existe un registro marcario para la clase 39, que ha sido previamente conferido a la demandante, para los mismos servicios. Añade que el hecho que la demandante preste sus servicios en la zona sur del territorio nacional no constituye una excepción legal para disminuir el ámbito de protección de la exclusión y exclusividad que el legislador ha previsto para el titular de la marca; en consecuencia, el único autorizado para usar, gozar y disponer en todo el territorio nacional de la marca CRUZ DEL SUR para la clase 39 es la sociedad demandante y es la única facultada para autorizar el uso de ella por parte de un tercero. En relación a la indemnización de perjuicios, apunta el fallo que la demandante no ha formulado alegación alguna en que exprese algún sustento fáctico o jurídico de aquella pretensión, por lo cual la mera petición formal de indemnización resulta per se insuficiente para resolver si el actor tuvo o no perjuicios, porque la normativa marcaria no importa una responsabilidad objetiva del infractor sino que requiere de la acreditación de un daño, independiente que la cuantía del mismo se reserve para otro juicio. En cuanto a la petición de revocar la autorización de funcionamiento del demandado en cuanto empresa de transportes no resultó procedente, porque el objeto de la litis es el uso de la marca, de manera tal que declarado el uso indebido este no necesariamente se extiende a decretar el término de una autorización administrativa de funcionamiento que considera otros parámetros, distintos de la marca, para autorizar el funcionamiento, por lo que éste, en lo sucesivo, debe ejercerse alejado del uso dentro del territorio nacional de la marca "Cruz del Sur".
QUINTO: Que en relación al recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada, es menester recordar que el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039 dispone que "La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los ... servicios ... comprendidos en el registro". "Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para ... servicios ... que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión". "Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para ... servicios ... idénticos, se presumirá que existe confusión".
Por su parte, el artículo 106 del mismo ordenamiento dispone que "El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. B) La indemnización de los daños y perjuicios. C) La adopción de las medidas necesarias para evitar que siga la infracción. D) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante".
SEXTO: Que, es un hecho pacífico en la causa que la demandante es una empresa de transporte de pasajeros y carga que desarrolla sus actividades entre las ciudades de Santiago de Chile y Punta Arenas, incluyendo Chiloé, en tanto que la demandada es una sociedad peruana que despliega el servicio de transporte de pasajeros y carga entre las ciudades de Santiago de Chile y Lima, Perú, y viceversa.
SÉPTIMO: Que en el caso en análisis, la sentencia razona en torno a la identidad de las marcas con que se distinguen en el mercado las partes litigantes y los servicios que ofrecen, lo que induciría a confusión entre el público consumidor, en la forma que prevé el artículo 19 bis letra D de la Ley de Propiedad Industrial, en su parte final, porque ambas empresas giran bajo la denominación, "Cruz del Sur", y prestan idénticos servicios de la clase 39, consistente en transporte de carga y pasajeros, lo que ha sido autorizado únicamente a la sociedad demandante.
OCTAVO: Que para decidir si existió error en la decisión ha de considerarse que la marca que usa la demandada corresponde a una combinación de figuras, símbolos o gráficos con vocablos o denominaciones, de modo tal que al analizar su carácter distintivo o bien su posible identidad o similitud con la marca registrada por la demandante, deben considerarse especialmente tres criterios de determinación, a saber, la apreciación global, que consiste en que los signos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal.
En relación a estos tópicos, no cabe duda que el fallo impugnado, al analizar exclusivamente los elementos denominativos de las marcas en conflicto, sin ponderar los componentes representativos del signo con que opera la demandada, no consideró los parámetros propios del derecho marcario que llaman a analizar una marca mixta en términos globales, esto es, no sólo a la denominación, sino también a las figuras o gráficos que la componen.
En efecto, para determinar la distintividad de una marca y excluir la posibilidad de confusión en el público consumidor, ésta debe ser analizada como un todo; por ello, si bien la denominación que compone la marca de la demandada incluye siglas que distinguen a la actora, ésta, como conjunto, puede perfectamente descartar la posibilidad del error, pues en derecho marcario debe analizarse la integridad del signo y no los diversos componentes aisladamente considerados, como sucedió con la seña de la demandada, que fue el camino utilizado por el fallo para llegar a sostener que ambas marcas son idénticas. Es decir el proceso de confrontación no se ajustó a la ley, pues ha debido ponderar no sólo a la denominación, sino también las figuras anexas, integrantes de la marca, y que, en la especie, en el caso de la demandada, se presenta en letras de tipo imprenta color amarillo y/o amarillo y rojo, adicionando el término "internacional" y conteniendo además un logotipo con la imagen de un sol incaico. La fuente o tipo de letra de la marca de la actora es itálica color negro y, en el caso de la etiqueta registrada, mantiene el mismo tipo de letra sobre un fondo color blanco.
NOVENO: Que por otro lado, respecto de la supuesta identidad de los servicios, según consta de los títulos de propiedad acompañados por la actora, éstos no comprenden el transporte internacional de pasajeros, que precisamente es el único servicio que presta la demandada en el país, a quien le está vedado realizar dicha actividad con puntos de partida y destino dentro del territorio nacional, como opera la demandante. Entonces, mientras la demandada presta el servicio de transporte de carga y pasajeros de Perú a Chile y viceversa, la actora brinda el servicio solo dentro de Chile, y específicamente desde Santiago al sur del país.
De ello deriva que los destinatarios de los servicios son diversos, descartándose la posibilidad de confusión en el público consumidor, porque se trata de mercados que no confluyen, cuyos destinatarios son diversos.
DÉCIMO: Que, por último, es preciso recordar que por Resolución Exenta N° 3040 del Ministerio de Transportes se autorizó a Transportes Cruz del Sur S.A.C. para efectuar transporte internacional de pasajeros entre Lima, Perú y Santiago de Chile, con determinación de la flota a utilizar, frecuencia y ruta de ingreso, lo que avala la actividad que legítimamente desarrolla en el país.
UNDÉCIMO: Que de este modo se vulneró por la sentencia el artículo 19 bis letra D de la Ley N° 19.039, en relación al artículo 19 inciso primero de la misma normativa, al desconocer el derecho de la demandada de operar en el mercado nacional en la forma que le facultó la autoridad administrativa, para lo cual se ha distinguido en esa actividad con la denominación que le fue conferida por el registro de Propiedad Industrial de Perú, el que difiere del registrado por la demandante en Chile, y aun tratándose en ambos casos de servicios de la clase 39, no existe colisión ni identidad entre ellos.
DUODÉCIMO: Que por las consideraciones anotadas, y siendo evidente el error de derecho en que incurrió el fallo, el recurso de casación en el fondo de la demandada será acogido.
DÉCIMO TERCERO: Que en cuanto al recurso de casación en el fondo deducido en representación de la parte demandante Transportes Cruz del Sur Limitada, para su eventual acogimiento es indispensable la acreditación del uso ilegítimo de la marca con que ésta opera en el mercado nacional, lo que en la especie no ha sucedido, de manera que al descartarse la contravención a las normas del derecho marcario nacional por parte de la sociedad extranjera, carece de base fáctica el perjuicio que se dice irrogado, por lo cual el recurso no se encuentra en condiciones de ser acogido.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada Transportes Cruz del Sur S.A.C. en lo principal de la presentación de fojas 203 contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil trece, escrita a fojas 195 y siguientes, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de la demandante en lo principal de fojas 224.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 17.232-13.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
Sentencia de reemplazo.
En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada pero a partir de fojas 145 se corrige la denominación de sus fundamentos como sigue:
a. El "octavo" pasa a ser el considerando "cuarto".
b. El "noveno" pasa a ser el considerando "quinto".
c. El "décimo" pasa a ser el considerando "sexto".
d. El "décimo primero" pasa a ser el considerando "séptimo".
e. El "duodécimo" pasa a ser el considerando "octavo".
f. El "décimo tercero" pasa a ser el considerando "noveno".
g. El "décimo cuarto" pasa a ser el considerando "décimo".
h. El "décimo quinto" pasa a ser el considerando "undécimo".
i. El "décimo sexto" pasa a ser el considerando "duodécimo".
j. El "décimo séptimo" pasa a ser el considerando "décimo tercero".
k. El "décimo octavo" pasa a ser el considerando "décimo cuarto".
l. El "décimo noveno" pasa a ser el considerando "décimo quinto".
m. El "vigésimo" pasa a ser el considerando "décimo sexto".
Se reproduce, asimismo, lo razonado en los motivos sexto, octavo, noveno y décimo de la sentencia de casación que antecede.
Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:
Que la marca con que opera la demandada en el mercado de transportes de carga y pasajeros, correspondiente a la clase 39, considerada en su conjunto, posee suficientes diferencias gráficas con los signos de la de la demandante, Asimismo, los servicios ofrecidos difieren de los que desarrolla la actora, pues ambas concurren a satisfacer necesidades de mercados diversos, todo lo cual permite al consumidor diferenciar el origen de los servicios ofrecidos por ambas empresas sin que exista posibilidad de inducirlo a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los mismos.
Y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 19, 19 bis D de la Ley N° 19.039, se confirma la sentencia apelada de veintisiete septiembre de dos mil once, escrita de fojas 134 a 159.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 17.232-13.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.