Richtlinien in Markensachen
- Allgemeiner Teil
- Markeneintragungsverfahren
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruchsverfahren
- Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
Bern, 1.1.2017
1
Inhalt
Inhalt 1
Abkürzungsverzeichnis 15
Teil 1 – Allgemeiner Teil 18
1. Einleitung 18
2. Rechtsgrundlagen 18
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5) 19
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 19
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5) 19
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 19
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 19
3. Parteien 19
3.1 Parteirecht 19
3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 20
3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 20
3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21
3.1.3.1 Aktivlegitimation 21
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 21
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 21
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 21
3.1.3.2 Passivlegitimation 21
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 21
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22
3.2 Übertragung 22
3.2.1 Allgemein 22
3.2.2 Besonderheiten 22
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 22
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 23
3.2.2.3 Konkurs einer Partei 23
4. Vertretung und Zustellungsdomizil 23
4.1 Vertreter 23
4.2 Vollmacht 24
4.3 Zustellungsdomizil 25
5. Allgemeine Verfahrensregeln 25
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege 25
5.2 Zuständigkeitsprüfung 26
Inhalt
2
5.3 Ausstand 27
5.4 Feststellung des Sachverhalts 27
5.4.1 Untersuchungsmaxime 27
5.4.2 Mitwirkungspflicht 28
5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit 28
5.4.4 Beweise 29
5.4.4.1 Beweismittel 29
5.4.4.1.1 Grundsätze 29
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 29
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 30
5.5 Fristen 30
5.5.1 Allgemeines 30
5.5.2 Berechnung der Fristen 30
5.5.3 Fristerstreckung 31
5.5.4 Einhaltung der Fristen 32
5.5.4.1 Im Allgemeinen 32
5.5.4.2 Elektronische Zustellung 32
5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 32
5.5.5 Stillstand der Fristen 33
5.5.6 Säumnisfolgen 33
5.5.7 Weiterbehandlung 33
5.5.7.1 Im Allgemeinen 33
5.5.7.2 Ausschluss 33
5.5.7.3 Verfahren 34
5.5.8 Wiederherstellung der Frist 34
5.6 Register- und Akteneinsicht 35
5.6.1 Grundsatz 35
5.6.2 Ausnahmen 35
5.7 Rechtliches Gehör 36
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern 36
5.7.1.1 Schriftenwechsel 36
5.7.1.1.1 Einparteienverfahren 36
5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren 36
5.7.1.2 Replikrecht 37
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 38
5.7.2 Beweisanerbieten 38
5.8 Verfahrenssprache 38
5.8.1 Eintragungsverfahren 38
5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 39
6. Sistierung 39
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 39
Inhalt
3
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 40
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 40
6.4 Sonstige Sistierungsgründe 40
7. Verfügung 40
7.1 Inhalt und Begründung 40
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 41
7.2.1 Rückzug 41
7.2.2 Vergleich 42
7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 42
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 42
7.3.1 Eintragungsverfahren 42
7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43
7.3.2.1 Verfahrenskosten 43
7.3.2.2 Parteientschädigungen 43
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen
Entscheiden 44
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 44
7.4 Eröffnung 46
7.4.1 Schriftlichkeit 46
7.4.2 Amtliche Publikation 46
7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen 46
8. Rechtsmittel 47
8.1 Endverfügungen 47
8.2 Zwischenverfügungen 47
9. Rechtskraft 48
9.1 Formelle Rechtskraft 48
9.2 Materielle Rechtskraft 48
10. Wiedererwägung und Revision 49
11. Gebühren 50
11.1 Im Allgemeinen 50
11.2 Pauschalgebühren 50
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 50
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut 50
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 51
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 53
1. Einleitung 53
2. Eingangsprüfung 53
2.1 Hinterlegung 53
2.1.1 Eintragungsgesuch 53
Inhalt
4
2.1.2 Wiedergabe der Marke 53
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 53
2.1.4 Unvollständiges Gesuch 53
2.2 Hinterlegungsdatum 54
3. Formalprüfung 54
3.1 Hinterlegung 54
3.1.1 Formular 54
3.1.2 Hinterleger 54
3.2 Wiedergabe der Marke 55
3.2.1 Farbanspruch 56
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 56
3.2.3 Akustische Marken 57
3.2.4 Dreidimensionale Marken 57
3.2.5 Hologramme 58
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken 58
3.2.7 Muster 59
3.2.8 Positionsmarken 59
3.2.9 Bewegungsmarken 59
3.2.10 Geruchsmarken 60
3.3 Markenart 60
3.4 Prioritätsanspruch 60
3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 61
3.4.2 Gegenrechtspriorität 62
3.4.3 Ausstellungspriorität 62
3.5 Beschleunigte Markenprüfung 63
3.6 Gebühren 63
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 63
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 64
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 64
4.1 Rechtliche Grundlagen 64
4.2 Die Nizza-Klassifikation 65
4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 66
4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 67
4.5 Begriffsbestimmung 67
4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 68
4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 68
4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 69
4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 69
4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware 69
4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 70
4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 70
Inhalt
5
4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 71
4.14 Problematische Formulierungen 72
4.15 Klassifikationshilfsmittel 72
Teil 3 – Registerführung 74
1. Einleitung 74
2. Eintragung 74
3. Verlängerungen 75
4. Änderungen und Löschung 75
4.1 Übertragungen 75
4.2 Teilübertragungen 76
4.3 Teilung 76
4.4 Lizenzen 77
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 77
4.6 Teillöschung 78
4.7 Reglementsänderung 78
4.8 Sonstige Änderungen 78
4.9 Berichtigungen 79
4.10 Löschungen 79
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 79
5.1 Markenregister 79
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 80
6. Prioritätsbelege 80
Teil 4 – Internationale Registrierungen 81
1. Einleitung 81
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 81
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 81
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 81
2.2.1 Berechnung der Priorität 82
2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut 82
2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 83
2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 83
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24
GAFO) 84
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 84
2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO) 85
2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO) 85
2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO) 86
Inhalt
6
2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel
25.1)a)iv) GAFO) 86
2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)
GAFO) 86
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 86
2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO) 86
2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO) 87
2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO) 87
2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO) 88
2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP) 88
2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO) 88
2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO) 89
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31
GAFO) 89
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO) 89
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 90
3.1 Verfahren vor der OMPI 91
3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die
Schweiz 91
3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 91
3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 91
3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO) 91
3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO) 92
3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel
18ter 2), 3) und 4) GAFO) 93
3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO) 94
3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO) 94
3.2 Verfahren vor dem Institut 94
3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 94
3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 95
3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 95
3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil 95
3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 96
3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 97
3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 97
3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren 97
Teil 5 – Materielle Markenprüfung 99
1. Rechtsgrundlagen 99
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 99
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 100
Inhalt
7
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 100
3.2 Gesamteindruck 101
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 102
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 102
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 103
3.6 Berücksichtigte Sprachen 104
3.7 Grenzfälle 105
3.8 Gleichbehandlung 105
3.9 Vertrauensschutz 106
3.10 Ausländische Entscheide 107
3.11 Internetrecherchen 108
4. Gemeingut 108
4.1 Gesetzliche Grundlagen 108
4.2 Der Begriff des Gemeinguts 109
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 109
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 109
4.3.2 Freihaltebedürfnis 111
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 112
A. Konventionelle Zeichen 113
4.4 Wortmarken 113
4.4.1 Allgemeines 113
4.4.2 Beschreibende Angaben 113
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 113
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 114
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 114
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 114
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 115
4.4.2.6 Synonyme 115
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 116
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 116
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 116
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 116
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 117
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 118
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 118
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen 119
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 119
4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben 120
4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN) 120
Inhalt
8
4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten 120
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 121
4.4.4 Übliche Zeichen 121
4.4.5 Slogans 122
4.4.6 Firmen 123
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern 123
4.4.8 Freizeichen 124
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 124
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 125
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 125
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit
einzelnen Buchstaben oder Ziffern 126
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 126
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 127
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 127
4.4.9.5 Mehrere Sprachen 128
4.5 Einfache Zeichen 128
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern 128
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 128
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 129
4.5.4 Geometrische Figuren 129
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 130
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 130
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 130
4.5.6.2 Monogramme 131
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 131
4.7 Bildmarken 134
4.8 Piktogramme 136
4.9 Akustische Marken 136
B. Nicht konventionelle Zeichen 137
4.10 Muster 138
4.11 Farbmarken 139
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 140
4.12.1 Begriff 140
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S. 141
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S. 142
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 142
4.12.4.1 Wesen der Ware 142
4.12.4.2 Technisch notwendige Form 143
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 143
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 143
Inhalt
9
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen 147
4.13 Positionsmarken 148
4.14 Bewegungsmarken 149
4.15 Hologramme 150
4.16 Sonstige Markentypen 150
5. Irreführende Zeichen 150
5.1 Allgemeines 150
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 151
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 152
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 152
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 154
7.1 Allgemeine Bemerkungen 154
7.2 Wappenschutzgesetz 155
7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz 155
7.2.1.1 Wappen 155
7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen 156
7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen 156
7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 157
7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes 157
7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit 158
7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze 158
7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 161
7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen 161
7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen 161
7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 162
7.3 Schutz des Roten Kreuzes 162
7.4 Internationale Organisationen 163
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 165
8. Herkunftsangaben 166
8.1 Begriff der Herkunftsangabe 166
8.2 Herkunftsangaben als Marken 167
8.3 Arten von Herkunftsangaben 168
8.3.1 Direkte Herkunftsangaben 168
8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben 168
8.3.3 Einfache Herkunftsangaben 168
8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben 169
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen 169
8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung 170
8.4.2 Unbekannte geografische Namen 171
8.4.3 Symbolische Zeichen 171
Inhalt
10
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit 172
8.4.5 Typenbezeichnungen 172
8.4.6 Gattungsbezeichnungen 173
8.4.7 Betriebliche Herkunft 173
8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.) 174
8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben 174
8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie 175
8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften 175
8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen 176
8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen 176
8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren 177
8.4.15 Reisedienstleistungen 177
8.5 Gemeingut 177
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben 177
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben 178
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 179
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 179
8.6.1 Grundsatz 179
8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen
zweiten Bedeutung («secondary meaning») 181
8.6.3 Korrektive 181
8.6.4 Entlokalisierende Zusätze 182
8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere spezifische
Tätigkeiten 182
8.6.6 Einschränkungspraxis 184
8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen 185
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 186
8.7.1 Bilaterale Verträge 186
8.7.2 TRIPS-Abkommen 187
8.7.3 Stresa-Abkommen 187
8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 188
8.7.5 Art. 50a MSchG 189
8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen und Zeichen
enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG 189
8.8.1 Nationale Herkunftsangaben 189
8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben 190
8.8.2.1 Bilaterale Verträge 190
8.8.2.2 TRIPS 190
8.8.2.3 Übersicht 191
9. Kollektiv- und Garantiemarken 191
9.1 Einleitung 191
Inhalt
11
9.2 Kollektivmarken 191
9.3 Garantiemarken 192
10. Geografische Marken 193
10.1 Allgemeines 193
10.2 Eintragbare Zeichen 193
10.3 Hinterlegungsberechtigte 194
10.4 Markenreglement 195
10.5 Beurteilungsgrundlagen 195
10.6 Sistierung 195
11. Verkehrsdurchsetzung 195
11.1 Allgemeines 195
11.1.1 Begriff 195
11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 197
11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 197
11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise 198
11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung 199
11.1.6 Hinterlegungsdatum 199
11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 200
11.2.1 Allgemeines 200
11.2.2 Beweismittel 200
11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 200
11.2.4 Ort des Gebrauchs 201
11.2.5 Dauer des Gebrauchs 201
11.2.6 Markenmässiger Gebrauch 201
11.2.7 Abweichender Gebrauch 202
11.2.8 Umfang des Gebrauchs 202
11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 202
11.3.1 Allgemeines 202
11.3.2 Anwendungsfälle 203
11.3.3 Zu verwendendes Zeichen 203
11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 203
11.3.5 Ort der Durchführung 204
11.3.6 Art der Erhebung 204
11.3.7 Repräsentativität 205
11.3.8 Zu stellende Fragen 205
11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung 207
11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 207
Teil 6 – Widerspruchsverfahren 209
1. Einleitung 209
Inhalt
12
2. Sachentscheidvoraussetzungen 210
2.1 Widerspruchsschrift 210
2.2 Rechtsbegehren 211
2.3 Begründung 211
2.4 Parteien 211
2.4.1 Aktivlegitimation 211
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 211
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 212
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 212
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 212
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit 212
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 214
2.4.2 Passivlegitimation 214
2.5 Widerspruchsfrist 215
2.6 Widerspruchsgebühr 215
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 215
2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts 216
3. Mängel des Widerspruchs 216
3.1 Nicht behebbare Mängel 216
3.2 Behebbare Mängel 217
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 218
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 218
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 218
4.2 Sistierung 218
4.3 Information über eingegangene Widersprüche 219
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 219
5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages 219
5.2 Einrede des Nichtgebrauchs 219
5.3 Karenzfrist 220
5.3.1 Beginn der Karenzfrist 220
5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung 221
5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 221
5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 222
5.4.1 Gebrauch in der Schweiz 222
5.4.2 Zeitlicher Gebrauch 222
5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 223
5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt 223
5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 224
5.4.5.1 Subsumption 224
5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 224
5.4.6 Gebrauch in abweichender Form 226
Inhalt
13
5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 227
5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 227
5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 228
5.6 Verfahrensrechtliches 228
5.6.1 Schriftenwechsel 228
5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 228
5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 229
6. Widerspruchsgründe 229
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 230
6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit 231
6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit 231
6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 231
6.2 Zeichenidentität 233
6.3 Zeichenähnlichkeit 233
6.3.1 Wortmarken 233
6.3.2 Bildmarken 234
6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken 235
6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 235
6.4 Verwechslungsgefahr 236
6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr 236
6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr 236
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit 237
6.6 Aufmerksamkeit 237
6.7 Kennzeichnungskraft 238
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 240
8. Eröffnung der Verfügung 241
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 241
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 241
8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten
Ausschlussgründe vorliegen 241
8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen 241
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung
eines Vertreters 242
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der
Benennung eines Vertreters innert Frist 242
9. Kasuistik 242
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 243
1. Einleitung 243
Inhalt
14
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 243
2.1 Löschungsantrag 243
2.2 Rechtsbegehren 244
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 244
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 244
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 245
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 245
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 246
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 246
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 246
4. Löschungsgründe 246
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 247
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 247
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 247
5. Verfahrensabschluss 248
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 248
5.2 Materieller Entscheid 248
5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags 248
5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags 248
5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 249
5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen 249
6. Kasuistik 249
Anhang 250
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 250
15
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. am angeführten Ort
Abs. Absatz
a.M. anderer Meinung
Art. Artikel
betr. betreffend
BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche
Sammlung)
BGer Schweizerisches Bundesgericht
BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz,
SR 173.110)
BLW Bundesamt für Landwirtschaft
BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer Bundesverwaltungsgericht
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E. Erwägung
EDI Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD
EUIPO
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff. folgende Seite/Seiten
fig. figurativ
Fn. Fussnote
FusG Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und
Vermögensübertragung (Fussionsgesetz, SR 221.301)
GAFO Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem
Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine protégée
Abkürzungsverzeichnis
16
HKA Herkunftsangabe
HR-Auszug Handelsregister-Auszug
i.d.R. in der Regel
i.e.S. im engeren Sinn
IGE-GebV Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (SR 232.148)
Institut Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m. in Verbindung mit
i.w.S. im weiteren Sinn
KUB/AOC
LGV
LKV
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine contrôlée
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von
Lebensmitteln (SR 817.022.21)
LMG Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit. litera
LwG Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.3)
MMP Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H. mit weiteren Hinweisen
Nizza-
Abkommen
Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza-
Klassifikation
NZSchG
Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017
Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der
Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen
(SR 232.23)
OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum
OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht
(SR 220)
Abkürzungsverzeichnis
17
PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(SR 0.232.04)
RKGE Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
(Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog. sogenannt
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-
Botschaft
Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des
Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des
Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-
Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
TabV Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit
Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums,
SR 0.632.20)
VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl. vergleiche
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher
Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff. Ziffer
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)
18
Teil 1 – Allgemeiner Teil
1. Einleitung
Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen
Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.
2. Rechtsgrundlagen
Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG.
Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG
(Art. 1 Abs. 1 VwVG)1 bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes
Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits
durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP2 ergänzt.3
Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts
regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen
zurückzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die
ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder
MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese
Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind
gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen
anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.4 Des Weiteren
kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht.
Demzufolge ist auf andere jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen.
Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,5 weshalb ihre Anwendung durch Art. 4
VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher
Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des
Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend
unterscheiden.
Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind
insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:
1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG. 2 Art. 19 VwVG. 3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche
Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG). 4 BGE 130 II 473, E. 2.4.
5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1
BV).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
19
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5)
Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG
und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)
Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die
Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis
27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5)
Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2
MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis
46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV
besonders geregelt. Diese durch die GAFO ergänzten internationalen Abkommen
bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)
Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden
Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den
allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)
Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und
35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.
Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
3. Parteien
3.1 Parteirecht
Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung
berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel
gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den
Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.6
Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich für
natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,
6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
20
Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.7 Als Parteien
können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften8, Konkursmassen und
Erbengemeinschaften9 gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit
besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften10 sowie nicht selbstständige
öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.11
Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts gelten
folgende Personen:
3.1.1 Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung
Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt
ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1
oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54, für
Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 9.2, S.191).
Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können
ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die
Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.
Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine
Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die
Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.12 Soll die Marke für eine
juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter
zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.
Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden
könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie
können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines
zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.
3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung
Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im
Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a
MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).
In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte
Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.
7 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2. 8 Art. 562 und 602 OR. 9 BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 23). 10 BGE 132 I 256, E. 1.1. 11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.
12 Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
21
3.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
3.1.3.1 Aktivlegitimation
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz
Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle
Inhaber der älteren Marke,13 Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die
nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2
MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 211). Der
Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs massgebend.14 Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der
Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch
nicht eingetreten werden kann.
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers
Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen
des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens
regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register
eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.15 Der Lizenznehmer kann allerdings (wie
irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im
Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem Institut schriftlich
eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.16
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 19) kann einen Antrag auf Löschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes
Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
3.1.3.2 Passivlegitimation
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
13 BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
22
Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden
(Art. 31 Abs 1bis MSchG).
Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität
zur Hinterlegungspriorität.17 Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der
Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im
Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf
eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann
der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter
gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs
keinen Einfluss.18
Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in
das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art.
17 Abs. 3 MSchG).
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten
übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so
bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
3.2 Übertragung
3.2.1 Allgemein
Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren
grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17
MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren
mit mehreren Verfahrensbeteiligten:
3.2.2 Besonderheiten
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu
unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer
des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es
17 Art. 6 MSchG. 18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
23
ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO
zurückzugreifen.19
Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der
veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel
kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die
gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet
die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen
Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei
zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben
vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).
Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne
Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen
weitergeführt.20
Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch
allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das
Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.21
3.2.2.3 Konkurs einer Partei
Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das
Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die
Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren
fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere
Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden
(Art. 207 Abs. 2 SchKG).
4. Vertretung und Zustellungsdomizil
4.1 Vertreter
Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen
Vertreter verbeiständen lassen.
Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter
(Art. 5 Abs. 2 MSchV).
19 Vgl. Ziff. 2, S. 18.
20 Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der
Erbschaft feststeht. 21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
24
Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.
Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der
Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen
Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das
Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht
anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird
die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei
Widerruf der Vollmacht.
4.2 Vollmacht
Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche
Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein
Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.
Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.
5 MSchV).22 Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten
können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer
Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von
Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift
des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für
den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten
ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel
oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.
Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch
aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend
vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen
vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.
Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht
einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des
Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des
Einzelfalls zu beachten.23
Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 38) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2
MSchV).
22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage
gesendet werden (vgl. Teil 15.15.1, S. 25).
23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
25
Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).
Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom
nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten
Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
nicht eingetreten.24
4.3 Zustellungsdomizil
Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt,
muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).
Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr
direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen25. Kommt
sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom
15. November 196526 oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das
Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist. Handelt die Partei innerhalb der gesetzten
Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw.
auf den Widerspruch oder den Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten
(Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw.
Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das
Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im
Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b
Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei durch Publikation im Bundesblatt
eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 46).
5. Allgemeine Verfahrensregeln
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege
Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle
Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) grundsätzlich der Schriftform, um vom Institut
berücksichtigt zu werden.27
24 VPB 70 Nr. 33.
25 Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines
Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 95). 26 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.
27 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten
Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
26
Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut
bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das
Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie
Verzeichnis der Kommunikationswege).28 Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe
ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu
unterscheiden:
Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch
Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten
Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf
Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3,
Ziff. 4.10, S. 79 und 4.6, S. 78) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit
Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 210).
Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75, oder Vollmachten
gemäss Ziff. 4.2, S. 24, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4, S. 60, sofern das
Institut die Einreichung verlangt).
Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut
gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 31) oder
Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 78).
Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an
die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.
Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf
der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Zuständigkeitsprüfung
Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und
Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch
Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.29
Falls sich das Institut als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der
zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das Institut seine Zuständigkeit als
zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der
Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das Institut räumt den
Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei
Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.
28 Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html. 29 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
27
5.3 Ausstand
Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten
Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn
sie:
a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit
ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
verwandt oder verschwägert sind;
c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten
lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während
die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.30
Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.31 Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.32
5.4 Feststellung des Sachverhalts
5.4.1 Untersuchungsmaxime
Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren
grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes
wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsätzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die
Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2).
Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches
Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren
«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess
30 BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1. 31 BGE 138 I 1, E. 2.2. 32 BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
28
ähnlich ist.33 Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie
Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.34 Der Widersprechende
bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG
ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller
bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der
Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.
Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch
Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten
verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten
Rechtsbegehren gebunden.
5.4.2 Mitwirkungspflicht
Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der
Parteien relativiert.
Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.35 Sie gilt vorab gerade für solche
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne
vernünftigen Aufwand erheben können.36
Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB
trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen
Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten
Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.37
5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit
Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und
das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),
unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem
Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter
Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem
Gegner versetzt.38
33 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.). 35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 BGE 128 II 139, E. 2b. 37 BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN
BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 BGE 137 IV 172, E. 2.6.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
29
Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von
Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil
verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen
Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie
Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,39 die Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der Marke40 oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat
sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.
5.4.4 Beweise
5.4.4.1 Beweismittel
5.4.4.1.1 Grundsätze
Die vor dem Institut zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In
Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61
BZP anwendbar.
Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,
Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine,
Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial sowie Angaben zu Umsatz oder
Werbeausgaben. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen und Bestätigungen von
Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 247) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2,
S. 181, und Ziff. 11.3, S. 202).
Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern
ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von
Beschwerdeverfahren angeordnet werden.
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln
Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.
Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis
zusammenzufassen und zu numerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede
vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das
Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.
Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu numerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede
39 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.). 40 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
30
vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass
Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.41 Ein
Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer
Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird
diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine
Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete
Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung
wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als
das Gegenteil.42
5.5 Fristen
5.5.1 Allgemeines
Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.
In der Regel setzt das Institut zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige
Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten
Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist fünf Monate. Für eine Stellungnahme zur
Mitteilung über eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus
relativen Schutzverweigerungsgründen, d.h. im Fall eines Widerspruchs gegen eine
internationale Registrierung, beträgt die Frist jedoch drei Monate.
Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,
Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von
Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift)
geklärt werden muss, räumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein. Für
eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.
5.5.2 Berechnung der Fristen
Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden
Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).
Nach den Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder
vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder
41 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a. 42 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
31
Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht43 gilt jeder Tag, der
nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften
als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen
Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise
geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.44
Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.
Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so
endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu
laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten
Monats.
5.5.3 Fristerstreckung
Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die
Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des
Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der
Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG).
Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Praxis der
Fristerstreckung ist im Institut einheitlich geregelt.45
Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden.46
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine
dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.
Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen
Monat erstreckt.
Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte
ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung
vorzunehmen.
43 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen
werden: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-
feiertage.pdf. 44 BGE 63 II 331, E. 2. 45 Vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-
schutzrechtsuebergreifend.html. 46 Für Beispiele vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-
und-schutzrechtsuebergreifend.html.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
32
5.5.4 Einhaltung der Fristen
5.5.4.1 Im Allgemeinen
Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe
spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der
Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut können nicht
gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).
Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen
Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die
schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der
letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon
ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des
Poststempels zusammenfällt.47
Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt,
seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser
nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die
aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung
umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem
Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel
vorlegt.48
Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist
angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom
Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).
5.5.4.2 Elektronische Zustellung
Bei elektronischen Eingaben an das Institut über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt
die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per
E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als
nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt
ebenfalls als nicht zugestellt.
5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren
Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 51).
47 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H. 48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
33
5.5.5 Stillstand der Fristen
Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30
Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe
der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:
a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.
5.5.6 Säumnisfolgen
Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen
der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese
Folgen in Betracht.
Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder
Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im
VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich
rechtsverwirkend.49 Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit
verbundenen subjektiven Rechts führt.
5.5.7 Weiterbehandlung
5.5.7.1 Im Allgemeinen
In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen
Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die
Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.
5.5.7.2 Ausschluss
Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender
Fristen ausgeschlossen:
Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S.
34);
Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG50);
Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss
Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);
Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;
49 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.
50 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann
die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
34
Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG
sowie
im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.
Das Institut ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c
MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in
diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das
Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen
Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige»)
Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines
beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut
angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann
diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine
Wiederherstellung der Frist verlangen.
5.5.7.3 Verfahren
Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der
Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden
(absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig
nachgeholt51 und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der
Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern
kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des
Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig
ist.52
Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41
Abs. 4 lit. a MSchG).
Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht
zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.
Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).
5.5.8 Wiederherstellung der Frist
Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er
unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht
51 Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.
52 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der
Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
35
und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung
wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis
unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber
Arbeitsüberlastung oder Ferien.53
Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die
Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.
5.6 Register- und Akteneinsicht
5.6.1 Grundsatz
Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen
Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede
Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG
und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke
können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht
nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80). Diese Bestimmungen des
MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.54
Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.55
5.6.2 Ausnahmen
Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.
Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet
das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37
Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im
Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36
Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder
Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe
des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das
grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein
allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme
wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine
53 BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c. 54 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex. 55 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
36
sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.56
Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück
verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das
Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem
Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
5.7 Rechtliches Gehör
Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen
Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise
entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.57
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern
5.7.1.1 Schriftenwechsel
Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG).
Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c
VwVG).
5.7.1.1.1 Einparteienverfahren
Das Institut gibt dem Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich grundsätzlich bis zu
zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines
Gesuchs führen können. Unter bestimmten Umständen sind zusätzliche Schriftenwechsel
denkbar.
5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das Institut grundsätzlich jede
Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c
Abs. 1 MSchV).
Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen
Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1
MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen58 wird ohne Anhörung
56 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H. 57 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,
E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.
58 Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung
usw.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
37
der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung
angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung
erlassen.59
Grundsätzlich führt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch
die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird
in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet
und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der
widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht
abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet.
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der
beiden Marken geäussert hat.
Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,
wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern
können muss.
Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der
Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik
aufgefordert.
Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen
(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden
oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall
zusätzlicher Schriftenwechsel.
5.7.1.2 Replikrecht
Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem
Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder
Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.
Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt
das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres
Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den
Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.60 Das Institut geht davon aus, dass die Parteien
ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr
Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.61
59 Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während
des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen. 60 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H. 61 BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb
eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des
Replikrechts darstellt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
38
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen
Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VwVG).62
5.7.2 Beweisanerbieten
Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),63 aber das Institut
kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener
Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener
Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere
Beweiserhebungen nicht geändert würde.64
5.8 Verfahrenssprache
Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.65 Folglich können
Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des
Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen
rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).
5.8.1 Eintragungsverfahren
Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die
Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und
Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für
das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem
Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.
Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.
38), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren-
und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,
Ziff. 2.2.2, S. 82), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe
Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).
Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:
Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder
Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf
das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1
BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).
62 BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.). 63 BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide. 64 BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte
Entscheide. 65 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
39
Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es
gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder
eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe
– mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während
beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird
beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen
aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die
Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.
5.8.2 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache
durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde
(Verfahrenssprache).
Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich
in der Verfahrenssprache zu äussern.66 Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs-
bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können
keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen.
Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen
Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.67
Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das
Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2
MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3
VwVG).
6. Sistierung
Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung68 sistieren.
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens
Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der
Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst
werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur
Entscheidung gelangt.69 Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,
wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden
ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist
66 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H. 68 Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 47.
69 Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24d
Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
40
eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB
oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang
Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie
Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine
Demoskopie durchführen lässt, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin für einen
grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien
Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei
gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte
Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,
gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die
Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6
VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung
haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die
Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit
des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen
Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller
Parteien nicht dazu verpflichtet.70 Bei sehr lange bzw über mehrere Jahre sistierten
Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von
Vergleichsbemühungen eingefordert werden.
6.4 Sonstige Sistierungsgründe
Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2).
7. Verfügung
Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5
Abs. 1 VwVG ab.
7.1 Inhalt und Begründung
Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das
Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.71
Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht
70 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG. 71 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
41
anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den
besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das Institut
wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das
Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel
und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32
Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschränken.72 Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe
an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).
Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen für die
Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags
kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden:
Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In
Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem
insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.
44). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.
7.2.1 Rückzug
Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der
Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und
das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen
(Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen
werden und auch nicht unter einer Bedingung73 erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der
Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und
Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.
Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der
Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der
Beschwerdeinstanz erklärt werden.74
72 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue. 73 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen
regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). 74 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem
Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)
auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer
B-4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das
Löschungsverfahren.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
42
7.2.2 Vergleich
Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand
einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine
Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.
Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine
Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags
oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende
Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass
sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben,
wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht.
Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder
der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für
den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt
werden.
7.2.3 Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge
Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge
Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der
Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die
Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs-
oder Löschungsverfahren widerrufen wird.
Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz
für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und
Dienstleistungen verweigert,75 wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen
7.3.1 Eintragungsverfahren
Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der
Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei
vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter
Zahlung nicht zurückerstattet.
Das Institut gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das
Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.
75 Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel
erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
43
7.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
7.3.2.1 Verfahrenskosten
Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom Institut
erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.76
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu
bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der
vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht
rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor
Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten
Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt
dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine
bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).
Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so
wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2
MSchV).
Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten
Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5
VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem
Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen
(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b
VwVG erfüllt sind.
7.3.2.2 Parteientschädigungen
Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen
Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst
insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.
Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,77
wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine
Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.78 Unaufgefordert eingereichte
Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten
76 Vgl. Ziff. 11.2, S. 50. 77 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de
Nina Ricci / Nina. 78 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
44
oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen
Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.79
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen
Entscheiden
Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das Institut zu
bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der
unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3
MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie
in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.80 Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.81 Wird der
Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-
bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten
werden wettgeschlagen.
Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch
sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine
Parteientschädigung zugesprochen.82 Wird bei einer internationalen Registrierung das nach
Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,
so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm
auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung
zugesprochen.
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)
Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden,
ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine
Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.83
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien
zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der
widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.84
In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie
bei einem materiellen Entscheid.
79 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im
Löschungsverfahen wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen
Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.
80 Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG. 81 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG. 82 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV. 83 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS. 84 BGE 105 III 135, E. 4.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
45
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien
zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern,
ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die
Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen
Fällen nicht zu befinden.
Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung)
gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass
die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1
VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der
Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle
Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten
und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag
trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung
von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.
Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht,
wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die
Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.85
Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res
iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.
Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr
vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.86 Da der Widerspruchsgegner nicht
verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst
nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur
widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der
Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die
Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen.87 Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner
jedoch vorgängig rechtzeitig88 abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so
hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht,
durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und
entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in
Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.
85 IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,
583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider.
86 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
46
Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf
Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der
Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn
der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit
der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im
Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne
vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags
keine Parteientschädigung auszurichten.
Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird
aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende
bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der
Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten
angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.
7.4 Eröffnung
7.4.1 Schriftlichkeit
Das Institut eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die
Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.
7.4.2 Amtliche Publikation
In folgenden Ausnahmefällen kann das Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl)
eröffnen:
gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer
Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;89
gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in
Verbindung mit Art. 42 MSchG).
Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche
Publikation möglich ist, sind unerheblich.
7.4.3 Eröffnung bei internationalen Registrierungen
Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.
S. 91) behandelt werden.
89 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich
damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen
während des Verfahrens von sich aus mitteilt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
47
8. Rechtsmittel
8.1 Endverfügungen
Gegen Endverfügungen des Instituts, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).
Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen
(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder
seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend
gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat
(Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde
in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht
richtet sich nach dem BGG.
Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen
letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide
des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).
8.2 Zwischenverfügungen
Gegen Zwischenverfügungen des Instituts, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen
zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG)
(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:
wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie
bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);
gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn
diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a
VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).
Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfügung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hängt in der Regel mit
dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die
Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein
tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine
Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der
geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es
genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss
ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der
Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es
Teil 1 – Allgemeiner Teil
48
obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.90
Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).
9. Rechtskraft
9.1 Formelle Rechtskraft
Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.91 Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung
rechtskräftig.92
Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren
wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei
bescheinigt.
9.2 Materielle Rechtskraft
Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).93 Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und
wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts
(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).94 Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut
hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw.
Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines
neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer
Streitgegenstand vor.95
Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,
bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder
Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.
90 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H. 91 BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a. 92 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG 93 BGE 133 III 580, E. 2.1. 94 BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a. 95 Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die
Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche)
nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
49
10. Wiedererwägung und Revision
Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfügung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die
Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung
vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff.
5.7, S. 36).
Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht
widerrufen werden.96 Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer
eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären
(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um
Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der
Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen,
die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller
vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite»,
die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell
rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es
soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen
werden.97
Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwägung.98 Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine
Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und
eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im
früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn
rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.99 Aus Gründen
der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen
oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der
Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere
dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage
zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.100
Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen
96 RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN 97 BGE 107 V 191, E. 1. 98 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H. 99 BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H. 100 BGE 127 I 133, E. 6.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
50
beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der
Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die
Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt
seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der
verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.101 In einem
Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der
Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwägen.102
11. Gebühren
11.1 Im Allgemeinen
Das Institut ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu
verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).
Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.
11.2 Pauschalgebühren
Die vom Institut erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV
sowie Anhang I); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel
Die Gebühren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1
IGE-GebV).
Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür
vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte
Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/ueber-
uns/zahlungsmethoden.html) – zu bezahlen.
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut
Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden
ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen
101 BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H. 102 BGE 121 II 273, E. 1a/aa.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
51
Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent103 hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres
erkennen lassen. Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der
Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn
behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne
Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen
Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass
es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen
schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig
korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht
eingetreten werden,104 bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen
(Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren
Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem
Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).
Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,
wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der
Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.
Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf
dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.
Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der
Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto
der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.105 Die Erteilung des Zahlungsauftrages am
letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am
nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch
bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.106
Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des
Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von
der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird
und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen
Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des
Belastungsauftrags durch das Institut.
Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der
Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut
noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit
103 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html. 104 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein
(fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 105 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.
106 Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011
m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
52
der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist
nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des
Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom
Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben
wird (Art. 8 IGE-GebV).
53
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
1. Einleitung
Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder
Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung,
Formalprüfung und Materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt
wird.
Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl.
Ziff. 3.7, S. 63) mehr möglich.
2. Eingangsprüfung
2.1 Hinterlegung
Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von Art. 28
Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden überprüft:
2.1.1 Eintragungsgesuch
Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden
(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom
Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder
tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name
(bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)
ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).
2.1.2 Wiedergabe der Marke
Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,
welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.
2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen
Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.
2.1.4 Unvollständiges Gesuch
Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist
zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,
wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
54
2.2 Hinterlegungsdatum
Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des
Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und
Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch
eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.1 Dieses entspricht dem
Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der
elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die
Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden
konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,
zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.2
Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung
der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV.)
Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.
Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.
3. Formalprüfung
3.1 Hinterlegung
3.1.1 Formular
Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 53). Allerdings kann einem
Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein
vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular
verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des
Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten
Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).
3.1.2 Hinterleger
Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein
Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 20). Eine Ausnahme gilt für
Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5,
Ziff. 9.1 f. S. 191). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die
Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 10.3, S. 194).
Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die
bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger
unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-
1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 63. 2 Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
55
Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a
MSchG).
Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,
d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein
gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich
handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen.
Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein
gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut eine Person als
Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).
Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff 4.3, S. 25).
3.2 Wiedergabe der Marke
Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen
vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen
Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht
konventionellen Markentypen3 mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10
Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.
Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem
breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich
abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.4 Eine
Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere
Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1
MSchV in fine).5 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig
ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes
sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 59).
Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das
Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer
dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 57), muss diese insgesamt das angegebene
Format einhalten.
Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet
(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch
zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).
3 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme. 4 Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln
(Geruchsmarke).
5 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im
Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation
ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere
Arten der Darstellung zuzulassen.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
56
Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen
der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,
S. 53).
3.2.1 Farbanspruch
Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen
Ausführungen geschützt.6 Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle
beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in
einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die
Farbbezeichnung(en) zusätzlich mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B.
Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.
Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der
Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in
schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt
sind.
Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:
CH 649 873
Farbanspruch Rot (Pantone 185)
3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken
Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-
Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang) und für die keine Farben beansprucht werden.
Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein
Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie
Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die
6 BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
57
Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt
werden.7
Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine
farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch
müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten
umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 56.
Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke
oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den
Schutzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend
benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.
3.2.3 Akustische Marken
Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten
Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte).
Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden nicht akzeptiert; sie bilden keine
genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugängliche
und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche garantieren.
Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der
Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt
werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder
kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische
Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
3.2.4 Dreidimensionale Marken
Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das
Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische
Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.8 Zudem hat
der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»
anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut
als Bildmarke behandelt.
7 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-
/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden
Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür
benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 249). Als Wortmarke (oder
Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden.
8 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
58
Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:
CH 609 069, Kl. 3
CH 634 580, Kl. 36
3.2.5 Hologramme
Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen)
Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher
der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen
des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je
nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen
Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände
enthalten.
Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm
beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke
besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».
3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen
und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu
präzisieren.
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen
(Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art.
10 Abs. 2 MSchV).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
59
Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei
der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend
erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die
aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.
3.2.7 Muster
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10
Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10
Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert
wiederholenden Verzierung besteht.
3.2.8 Positionsmarken
Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts der
Markenschutz beantragt wird. Diejenigen Teile, auf die sich der Schutz nicht erstrecken soll,
können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch
können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
3.2.9 Bewegungsmarken
Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der
markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der
einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch
anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die
Bewegung erfolgt.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
60
Beispiel:
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von
Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,
welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und
zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den
rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug
angefügt, dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten
‹Coaching für junge Erwachsene›.»
3.2.10 Geruchsmarken
Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den
Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde9 (vgl.
Ziff. 3.2, S. 55). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch
ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem
Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 55). Um Verwechslungen mit
anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis
«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
3.3 Markenart
Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke
und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke
eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen
(Art. 9 Abs. 2 lit. c und cbis MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der
Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 63). Für
Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes
Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).10
3.4 Prioritätsanspruch
Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.
Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 54). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der
Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die
9 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).
10 Für Details siehe Teil 5, Ziff. 9.2, S. 191 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 9.3, S. 191 (für die
Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 10.4, S. 194 (für die geografischen Marken).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
61
Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der
Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.
3.4.1 Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
(sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate
vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der
Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also
beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das
Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht
werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der
schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1
PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht
eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1
MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum
gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die
Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter
der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der
Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).
Das Institut kann im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs
verlangen.11 Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen
innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).12
Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der
Prioritätsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die
Möglichkeit der Weiterbehandlung.13
Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein
(Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen
Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der
Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2
MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt
worden sein.14
Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der
Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.
11 Siehe Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610. 12 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der
Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist. 13 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.
14 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1 S. 25).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
62
Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.15 Ausserdem muss es sich um den
gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln
(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).
Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter
gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die
übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf
dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist
die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der
schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.
3.4.2 Gegenrechtspriorität
Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur
dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7
Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen
unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen
Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch
Anwendung.16
Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S.
61.
3.4.3 Ausstellungspriorität
Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den
Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell
anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen
Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.
Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von
demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch
genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).
Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe
praktische Bedeutung zu.
15 Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge
hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im
Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts
ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur
zusammen mit der Marke übertragbares Recht. 16 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz
Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde
aufgehoben.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
63
3.5 Beschleunigte Markenprüfung
Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und
der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen
Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und
zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte
Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das
Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.
3.6 Gebühren
Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des
Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt
Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.
Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung
geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3
MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2
lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren
werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 50).
Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,
ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet
(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen
hinzugefügt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt
Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze
Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das
Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen
weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurückerstattet.
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung
Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums, wenn:
- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps
und der Markenart;17
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die
vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird oder wenn ein den Gesamteindruck
wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch
Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und
17 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da
beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht
grundlegend unterscheidet.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
64
Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen
oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen
ist).
Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe
oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch
auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 54).
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer
Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert
(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte
Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.
Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig
(Art. 10 Abs. 1 MSchG).
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
4.1 Rechtliche Grundlagen
Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass
die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird,
präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.
Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen,
effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht.
Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene
Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von
registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu
bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht
werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).18
Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation
anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der
Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).
Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im
Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)
und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht
fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28
Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass
18 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.4.5, S. 223.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
65
der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.19
Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert
das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht
behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11
MSchV).20 Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der
Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die
Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der
Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten
Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt
die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt
es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.2 Die Nizza-Klassifikation
Die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie
die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe
(11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und
Dienstleistungen.
Falls eine Ware mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder der
alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss der Nizza-Klassifikation die
folgenden Kriterien:
a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn
dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in
Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren
klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere
subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt
sind, oder ihre Wirkungsweise.
b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können
gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese
Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien
gemäss Absatz (a) anzuwenden.
c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem
Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden
grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie
üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen
Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.
19 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.3, S. 66. 20 BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
66
e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach
dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen
Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das
überwiegt.
f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind,
werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.
Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder
der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:
a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die
in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder
hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der
alphabetischen Liste aufgeführt sind.
b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen
zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen
(z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird
jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.
c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen
Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information
bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung
(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe
von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die
Klassifikation dieser Dienstleistung.
d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse
zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.
Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Be-
zug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-
geschäften [Kl. 45]).
4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-
Klassifikation
Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des
Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift
der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und
der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in
Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der
damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann
beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,
während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um
Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines
Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher
Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
67
umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener
Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach
privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).
Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,
die diesen effektiv zugeordnet werden können.21 Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung
sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser
Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht
unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter»,
«Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Notenständer» (Kl. 15), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37),
«Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39),
«Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl.
41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen
abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die
Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene
Oberbegriffe ausgedehnt.22
4.4 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»
Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche
Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.
28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die
Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,
um als solche akzeptiert werden zu können.23 Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen
zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob
der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren-
und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der
Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht
besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer
ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine
nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies
als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer
Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.5 Begriffsbestimmung
Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten
Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs
abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der
Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu
beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen
im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»
21 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5. 22 Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5. 23 Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
68
(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.6). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der
Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu
berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt sind der allgemeine
Sprachgebrauch und die marktübliche Verwendung miteinzubeziehen,24 solange diese mit
der Systematik der Klassifikation vereinbar sind. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch
gesetzliche Begriffsdefinitionen.25
Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche
Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.
4.6 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung
Für Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe
miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein
Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei ist aber immer auch
die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berücksichtigen
(vgl. Ziffer 4.5). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich durch die
Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar unter einen
in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach
wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7: Motoren» ist
zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens zusätzlich
noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche
Formulierung fallen.
Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe
miteinbezogen. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen oft
nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenüberschriften oder einem Begriff in der
alphabetischen Liste zugeordnet werden können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse
enthalten» führt auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe
den rechtlichen Anforderungen genügen würden.
4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen
Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel
nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 38). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe,
die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt
sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den
Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur
branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit
der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue
Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.
24 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5. 25 Vgl. BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die
gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit
Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
69
Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in
Klasse 15 «chinesische Trompeten (suona)».
4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»
Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in
Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert
werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile
oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und
deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör
einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in
Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu,
soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden
Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde
z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).
Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten,
dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung
«Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere
Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten
Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl.
11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der
Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder
«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.
4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits»
Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn
es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein
«Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in
einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein
«Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht
beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert
würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend
für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit
verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse
eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder
«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist
klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits
enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und
entsprechend zu klassieren.
4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware
«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff
«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
70
bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme»
akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen,
– einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»
(Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme
für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.
4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42
Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im
Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer
anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die
Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und
weisen weder Inhalt noch Thema auf.26 Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu
Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als
Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.
Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur
Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen
hingegen in die Klasse 42.
4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»
Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter
diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».27 Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.28 Unter Detailhandel ist somit
eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.29 Somit fallen die Produktion und der
Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe
«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden
Warenklasse einzuordnen.30 Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen
«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35
beansprucht wird.
26 RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
27 Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35. 28 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.
4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
29 Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 230. 30 BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
71
4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse
40
Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-
Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die
hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung
«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen akzeptiert werden.
Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die
Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies
keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren
beansprucht werden.
Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware
sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten
Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese
Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die
hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den
spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von
Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen
Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen,
ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine
Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.
Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise
Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des
Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein
Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist
dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise
erachtet wird (vgl. Ziffer 4.6). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter
Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche
Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff
muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.
Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im
Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen
«Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der
Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.
Beispiele für zulässige Formulierungen:
«Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben
eines Kunden».
«Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den
Anforderungen eines Kunden».
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
72
4.14 Problematische Formulierungen
Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und
Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis.31 Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie
Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen
unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente
Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für
Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein
Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,
sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe
wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware
angesprochen werden.
Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen
Angaben oder von Marken als Produktbezeichnung im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der Marken oder der geschützte
Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein
Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33 enthält, muss
zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff, sondern eine
geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.32 Zulässig
ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur
näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie
«Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‹Tequila›» in der Klasse 33
akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung ‹Gruyère›» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten
geografischen Angabe ‹Saucisson Vaudois›» in derselben Klasse.
4.15 Klassifikationshilfsmittel
Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt
dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.
Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und
Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:
Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Französisch
auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-Dokument herunterladbar.
Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,
Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer
Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen
wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den
Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten
31 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.
32 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
73
Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in
die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim
Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch
einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der
Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI
validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr
hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch
übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im
Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet
werden.
Die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und
Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten
werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche
ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt
der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit
der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot
versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig
einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die
Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche
oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und
Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung
bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen
der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten
wird.
74
Teil 3 – Registerführung
1. Einleitung
Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).
Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem
Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt
und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr.
Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,
eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung
der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement
einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).
Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren
Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut
kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem
Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben
werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.
Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder
per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung
Ziff. 4.6, S. 78 und 4.10, S. 79), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde,
wonach eine Marke auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 75 f.),
können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.
Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung
auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener
Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufener Marken werden während fünf Jahren
nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2
MSchV).
2. Eintragung
Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 53), der
Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 54) und der materiellen Prüfung (Art. 17
MSchV, vgl. Teil 5, S. 99 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine
Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind
(Art. 30 Abs. 3 MSchG).
Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem
Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register
eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).
Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 81) und
internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 90)
Teil 3 – Registerführung
75
werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden
ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.
3. Verlängerungen
Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen
Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden
(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebV). Der Antrag auf
Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden
(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb
der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die
Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu
entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die
Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).
In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen
Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese
Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung
der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.
Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder
Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es
können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der
Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein
reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden
grundsätzlich nicht geprüft.
4. Änderungen und Löschung
Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert
werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren
Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über https://www.swissreg.ch öffentlich
einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten
veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register
gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.
4.1 Übertragungen
Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).
Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,
Ziff. 10, S. 193). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17
Abs. 2 MSchG).
Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des
Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben
an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom
Teil 3 – Registerführung
76
nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich.
Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register
gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register
Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber
übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den
Erwerber übergegangen ist, enthalten1 (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind
beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber
(falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls
erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.
Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24).
Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur
Verfügung.
4.2 Teilübertragungen
Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue
Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.
Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem
neuen Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die
Übertragung hervorgeht, präzise bezeichnet werden.
4.3 Teilung
Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,
dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).
Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die
beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.
Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,
welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des
ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von
Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.
1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).
Teil 3 – Registerführung
77
4.4 Lizenzen
Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch
überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der
Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer
Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein
bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz
(Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum
Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register
eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit
der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).
Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister
grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist
die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des
Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde2 begleitet sein, aus der die
Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der
Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren
und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die
Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur
Verfügung.
Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung
nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht
werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2
MSchV).
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung
Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung
überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte
erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und
Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine
schriftliche Vereinbarung voraus.
Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des
Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde3 (Art. 30 MSchV). Wie
bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die
2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).
3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).
Teil 3 – Registerführung
78
Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor
(Art. 19 Abs. 2 MSchG).
Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt
auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).
4.6 Teillöschung
Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung
gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb
nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.
neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.
Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke
ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz
für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines
identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
erlangt werden.
4.7 Reglementsänderung
Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich
geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
4.8 Sonstige Änderungen
Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und
die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen
Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen
Marken informieren können.
Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma
oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund
einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden
Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).
Diese Änderungen sind gebührenfrei.
Teil 3 – Registerführung
79
4.9 Berichtigungen
Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn
sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).
In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.
4.10 Löschungen
Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder
teilweise gelöscht, wenn
- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird
(Art. 33 MSchG),4
- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b
MSchG),
- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit.
c MSchG),6
- die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die
sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),5
- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).6
Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist
die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht
5.1 Markenregister
Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen
Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein
Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich
sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit
Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen
nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register
(Art. 41 Abs. 2 MSchV).
4 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach
Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
5 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach
Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
Teil 3 – Registerführung
80
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht
Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über
Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs.
1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren
Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen
Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b
MSchV)6.
Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister
Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen.
Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37
Abs. 3 MSchV).
Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach
der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger,
dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom
Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich
zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation
derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels
genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von
Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).
Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6, S. 35).
6. Prioritätsbelege
Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemäss PVÜ stellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser
enthält eine Kopie des Markeneintragungsgesuchs sowie einen Datenbankauszug mit den
aktuellen Registerdaten.
6 Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.
81
Teil 4 – Internationale Registrierungen
1. Einleitung
Das MMA und das MMP sind unabhängige Verträge mit getrennter, sich aber
überschneidender Mitgliedschaft. Alle Vertragsparteien haben entweder nur das MMP oder
beide Verträge unterzeichnet.
Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der
Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am
16. Oktober 2016 gehörten diesem System 98 Vertragsparteien an.
Artikel 9sexies MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als
auch dem MMP angehören, das MMP zur Anwendung kommt.1
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems
Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende
Grundsätze:
a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale
Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.
b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
werden (Art. 2 MMP):
Der Hinterleger muss
in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung haben oder
seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder
Schweizer Staatsangehöriger sein.
Gemäss Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde
die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit
Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider
System benannt werden kann.
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)
Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online
(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausfüllen des Formulars
1 In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 82) und die Schutzverweigerungsfrist
(siehe Ziff. 3.2.1, S. 94) bestehen jedoch zwei Einschränkungen.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
82
«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der
Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.
Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.
2.2.1 Berechnung der Priorität
Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 61) für
die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).
Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.
Ziff. 2.1, S. 81), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen
werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer
Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der
schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um
internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise
die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein.
Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich
einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.
Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität
aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die
sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend
angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.
Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1
S. 81), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die
Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.
Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb
von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer
Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut
zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass
bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.
2.2.2 Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut
Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der
schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren
und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart2 beziehen wie
die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen
bezeichnet werden.
Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art.
47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der
2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem
Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet
(Regel 9)4)x) GAFO).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
83
Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche
die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,
ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend
die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu
erfolgen.
Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).
Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur
Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die
OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis
Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der
formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt.
Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.
2.2.3 Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI
Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger
und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel
beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).
Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der
Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».
Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen
und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 89).
2.2.4 Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder
Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die
internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und
dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten
Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 3.2, S. 94).
Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der
benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel
17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt
aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter
bestellt werden muss.
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte
Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die
Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
84
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP,
Regel 24 GAFO)
Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können
weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche
Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann
für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.
Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom
Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.
Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags
eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis
Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.
Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt
der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet
werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei
der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen
internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise
zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zweier Monate die Gebühren zweimal zu
bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach
der Verlängerung gemacht werden soll.
Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung
einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend
Benennung gelten soll.
Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine
nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder
eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist
eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich,
wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise
Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum
Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder
Dienstleistungen.
Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im
internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines
Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 81).
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen
Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das
internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung,
Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters.
Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen
und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die
Teil 4 – Internationale Registrierungen
85
schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale
Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der
Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88).
2.4.1 Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)
Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur
einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie
für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine
Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die
Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt
(vgl. Ziff. 2.1, S. 81). Diese Voraussetzungen müssen für jede einzelne in der internationalen
Registrierung benannte Vertragspartei erfüllt sein; sind sie es nur in einem Teil der
benannten Länder, ist nur eine Teilübertragung der Registrierung für diese Länder möglich.
Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss
vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.
Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO
vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem
Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete
ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend
können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein
Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.
Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in
Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung
einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist
gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
2.4.2 Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)
Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen
lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich
von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Die Eintragung einer
Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können
bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn
die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer
teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen
endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese
Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder
beansprucht werden.
Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der
OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut
eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in
Teil 4 – Internationale Registrierungen
86
Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der
Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung
in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)
Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten
Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt
werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung führt die Eintragung
eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die
benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird bzw. werden aus
dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung dieser Vertragsparteien ist
demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf
dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche vom Schutzverzicht betroffen
sind. Der Antrag kann über das Institut oder auch direkt der OMPI eingereicht werden. Ein
Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebührenfrei.
2.4.4 Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»;
Regel 25.1)a)iv) GAFO)
Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale
Register eingetragen. Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das
Institut gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die
Eintragung einer Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist
gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
2.4.5 Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und
25.1)a)i) GAFO)
Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die
Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt
werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen
2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO)
Gemäss Regel 20bis GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen
werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche
Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.
Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder
direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über
die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht
werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe
ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,
Teil 4 – Internationale Registrierungen
87
dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise
eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI
weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den
Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem
angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde;
wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist
dieses Gebiet anzugeben.
Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.
2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO)
Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke
eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 1) MMP als durch die internationale
Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide
Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der
benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren
und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die
nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.
Ältere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die
Ersetzung nicht tangiert.
Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert
so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung
beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88) liegt.
Gemäss Art. 4bis 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die
Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund
nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die
Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen
Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI
hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine
entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.
2.5.3 Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)
Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil
der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der
Antrag kann über das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.
Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
einer Löschung ist gebührenfrei.
Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus
dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder
Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht
werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die
Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
88
2.4.2, S. 85), und die vollständige Löschung hat weiterreichendere Folgen als ein
Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86).
2.5.4 Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)
Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date
d’enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz
vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht
länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des
Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise
infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem
Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches
innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum
Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen
dieser absoluten Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff.
2.5.5, S. 88).
2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP)
Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf
Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig
gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 88), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden
(Art. 9quinquies MMP).
Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der
internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9quinquies MMP; Art. 46a
Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.
Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum wie die
ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren
Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die
umgewandelte nationale Anmeldung). Die umgewandelte Anmeldung wird einer materiellen
Prüfung unterzogen werden (Art. 9quinquies MMP i.V.m. Art. 46a Abs. 1 Bst. d MSchG). Nach
der Prüfung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk
publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein
Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).
2.5.6 Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)
Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine
teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise
nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung
zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil
der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer
Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene
Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die
Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch
Teil 4 – Internationale Registrierungen
89
sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale
Registrierungen entstanden sind.
Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers
gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.
2.5.7 Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20
GAFO)
Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen
Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche
Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte
Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch
die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer
benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei.
Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und
Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung
einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt
werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer
Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette
publiziert; sie ist gebührenfrei.
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29
bis 31 GAFO)
Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt
dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem
Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber
bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).
Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO;
Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen
Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 84). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet
ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der
OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und
leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es
Gebührenzahlungen hierfür entgegen.
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)
Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in
gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:
es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die
OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;
es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;
Teil 4 – Internationale Registrierungen
90
der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder
die Nummer der Basiseintragung betrifft.
Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen
(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die
Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht
berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die
Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der
Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften
Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die
«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler
in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu
benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die
Eintragung einer Berichtigung verlangen.
Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten
Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind
gebührenfrei.
Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten
Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen
erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz
Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.2 MMA wie auch Art. 5.1 MMP prüft das
Institut jede international registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die
Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 82).3 Wenn materielle oder formelle Mängel
vorliegen, erlässt das Institut eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen
welche der Hinterleger Stellung nehmen kann.4 Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe
bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser
Richtlinien verwiesen.
3 Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten
Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 –
PROLED (fig.). 4 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen
(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut insbesondere gemäss
seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen
zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September
2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
91
3.1 Verfahren vor der OMPI
3.1.1 Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung
für die Schweiz
Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein
Jahr bzw. 18 Monate5 (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der
internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die Prüfung
wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91) oder der Mitteilung betr.
die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 91).
3.1.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwölf
bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information
der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI.
3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung
Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP
genannten Fristen der Post übergeben oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18
GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das
Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung
die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren
und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur
Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der
vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,
denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.
3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)
Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und
GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis
d’irrégularité» gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO
aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert
die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der
Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das
Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen
fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur
berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum
eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.
5 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
92
3.1.5 Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)
Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die
internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die
benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert
und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI
über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die
Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der
OMPI beantragte Änderung zu informieren.
A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO
Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz
einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen,
sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 85).6 Kann ein
Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann
der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige
Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der
OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i)
GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an
den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.
Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe
trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird
das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.
Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5)
GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine
Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung
namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff
enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine
Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche
Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der
Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).
B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO
Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der
benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86). Der entsprechende Verzicht,
der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im
internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen
benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen
Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres
beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in
6 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies
ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 96).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
93
Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen
wurde).
C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO
Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten
Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der
ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3,
S. 87). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im
internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende
Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:
Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder
Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und
ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid
ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige
Schutzverweigerung erlassen wurde).
Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen
Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser
teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen
Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz
gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung
ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen
hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den
Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser
Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für
die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den
Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl.
vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 85).
3.1.6 Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung
(Regel 18ter 2), 3) und 4) GAFO)
Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das
Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der
teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der
entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für
das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die
Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor
dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder
teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.
Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven
Schutzverweigerung gemäss 18ter 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl
die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die
Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser
Teil 4 – Internationale Registrierungen
94
Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der
ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung
gemäss Regel 18ter 4) GAFO machen.
3.1.7 Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)
Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen
Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer
internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder
widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betr. Vertragspartei muss der
OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,
falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen
und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung
und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der
Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.
3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)
Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine
(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen
Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor
dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen
darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der
internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme
aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung
über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) GAFO zukommen.
3.2 Verfahren vor dem Institut
3.2.1 Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz
Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen
entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten
Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18
Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,7 um eine allfällige
vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit
internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur
7 Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf
(dreidimensionale Marke).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
95
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.8 Da die Frist von
18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer
internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP
angehört (Art. 9sexies 1) b) MMP), prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem
innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser
Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.
Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine
beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe
gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 97).
3.2.2 Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor
keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.9 Die Information der
Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).
3.2.3 Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur
Stellungnahme
Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgründe erlässt das Institut eine vorläufige
Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den
Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die
Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus
total») oder nur für einen Teil derselben («refus partiel»).
Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine
zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser
Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG
(vgl. Teil 5).
Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung
zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom
Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Sie beginnt mit dem Versand
der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren
Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.
3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil
Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 25). Ernennt der
8 Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
9 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer
internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
96
Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter
muss gehörig bevollmächtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24). Substitutionsvollmachten des
bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.
In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten
Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise
hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels
eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI
eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem
Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel
zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der
internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der
Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der
Regel 18ter 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).
3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers
Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere
Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.
A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung
Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2
MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der
Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels
einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO.
B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung
Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche
Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten
Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) GAFO ab.
C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung
Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der
Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das
Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel
18ter 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem
Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 95). Sollte der
Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist
dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens
möglich.
Teil 4 – Internationale Registrierungen
97
D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz
Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der
Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86); das
Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.
Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm
zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer
Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und
vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) GAFO gefolgt
wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel
25.1)a)iii) erklären.
3.2.6 Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers
Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen
Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die
definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) GAFO. Diese
Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis
auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.
Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie
vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 96 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine
vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens
durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt
der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der
OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4)
GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen
Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.
3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversäumnis
Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der
in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.
dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.7, S. 33).
3.2.8 Beschleunigtes Prüfungsverfahren
Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat
der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen
(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil
2, Ziff. 3.5, S. 63 dargestellt.
Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der
vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender
Erklärung gestellt werden.
A) Gesuche um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen
Schutzverweigerung
Teil 4 – Internationale Registrierungen
98
Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen
Schutzverweigerung, wird die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe nach Eingang der
Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz
gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung gemäss Regel
18ter 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet
wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter
Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das
Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 95 ff. ausgeführt.
B) Gesuche um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung
Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment
der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut
und dem Inhaber Anwendung.
Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgründe ist von
Gesetzes wegen nicht vorgesehen.
99
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
1. Rechtsgrundlagen
Art. 1 Abs. 1 MSchG
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG
Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:
c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.
d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht
entspricht.
e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.
Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.
Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder
Verpackung, die technisch notwendig sind;
c. irreführende Zeichen;
d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht
verstossen.
Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen1 den Vorgaben, welche mit
Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von
Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.
dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 81) zu beachten sind.
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit
Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten
bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der
1 Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
100
Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen
Anbieter zu unterscheiden.2 Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:3 Sie
gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem
bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen
Betrieben) stammen.
Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung
bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.4 Die
Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft
bezeichnet.5 Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren
Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden
und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise
Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den
Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen
wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener
Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien6.
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen
Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen
Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich7 der gleiche
Massstab angelegt.8
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt
auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte
Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der
2 BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 –
Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,
E. 3 – Bouton (Bildmarke).
3 BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer
B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). ((diese Fussnote auf Seite 98 platzieren)) 4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke). 5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1
MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des
Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 109).
6 Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke);
vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154. 8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des
Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen
Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich
«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und
«Schutzverweigerung».
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
101
Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich
wahrgenommen werden.9 Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der
Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem
Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend
unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer
zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 113) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.
lit. B, S. 137). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine
Anwendung (Art. 27a MSchG).
3.2 Gesamteindruck
Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.10
Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem
beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung
und Farben.11 In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den
Gesamteindruck zu beurteilen.
Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein
gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die
Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)
grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.12 Solche
Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.13 Eine
unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder
Mutilationen14 infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG
schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG
grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der
sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.15
9 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_374/2007, E. 2.5
– Praliné (dreidimensionale Marke). 10 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659,
E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 –
Outperform.Outlast. 11 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 131.
12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard
saint germain paris 5e (fig.). 13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen
Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements
führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.
die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 169 und 8.4.8, S. 174. 14 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 126 und Ziff. 8.6.1, S. 179.
15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die
spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 155 ff. und 8.7 ff., S. 185 ff.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
102
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen
Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug
auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret
beansprucht wird.16 Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den
Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.17 Ob ein Begriff unter einen
Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere
Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne
Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 67 ff.).18 Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all
jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen –
eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.19
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches
Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung
mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf
die Angaben im Eintragungsgesuch.20 Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung
bleiben unberücksichtigt.21 Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung
geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des
Zeichens ausser Betracht.22 Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung,
d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich
gebraucht werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.23
16 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic!
2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT.
17 Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale
Marke) und für beschreibende Angaben BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-
3377/2010, E. 5.5 – RADIANT APRICOT. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt
dieser Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes
Produkt nicht täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 151).
18 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 20 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a –
The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 – roter Koffer
(dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 – Paradies.
21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke). 22 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 –
BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im
Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 109. 23 BVGer B-7425/2006, E. 3.2 – Choco Stars.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
103
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise
Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen24 bzw.
nicht unbedeutenden25 Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu
legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen26 Abnehmer der infrage stehenden
Waren und/oder Dienstleistungen27 – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer
und/oder spezialisierte Fachkreise;28 auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.29 Im
Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die
Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten.30 Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgründe gemäss
Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 152.
Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch31 (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).
An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung
von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es
ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.32 Durchschnittsabnehmer sind
nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige
Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,
dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.33 Sind Fachleute betroffen, geht das Institut
grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen
Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).
24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer
B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.
25 Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225
E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 –
TegoPort.
26 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416,
E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS. 27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,
E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.
28 BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH. 29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können
angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 –
Bouton (Bildmarke). 30 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2
– YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re. 31 BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer
(dreidimensionale Marke). 32 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3
– Stuhl (dreidimensionale Marke). 33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
104
Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus
Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;34 die Grösse der Verkehrskreise
bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.35 Richtet sich ein
Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zurückgewiesen werden, wenn es z.B. allein von
diesen als direkt beschreibend verstanden wird.36
3.6 Berücksichtigte Sprachen
In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des
Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder
Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in
einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz
zugelassen werden kann.37
Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.38 Ob dem so ist, wird
grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen
Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,39 wobei davon ausgegangen wird, dass
die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt,
sondern auch komplexere Aussagen verstehen.40 Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen
aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,
dass dieses dem Gemeingut angehört.41 Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte
34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD;
BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer
B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank.
35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken
(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und
B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch
BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt. 37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III
495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,
E. 3.2 – PALACE (fig.).
38 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich
Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten
Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die
Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der
Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 152).
39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT;
BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR
PROMISES. 40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT;
BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II. 41 BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
105
Fachkreise auf ihrem Fachgebiet42 über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen43 (z.B.
ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).
3.7 Grenzfälle
Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung
eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.44
Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden45, gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter46
eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.47
3.8 Gleichbehandlung
Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten
Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in
rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.48 Gegenüber sich
selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.49
Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in
jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind50 (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,51
42 Vgl. BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011,
E. 7.2 – GLASS FIBER NET. 43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK.
44 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 –
MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV. 45 BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA. 46 BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.). 47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN. 48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z. 49 BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer
B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke).
50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) /
TGMESSE (fig.). 51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die
Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); auch
ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar
(BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die
einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
106
Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen52). Ältere Entscheide können
für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.53
Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter
Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.54 Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht
ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht
geltend gemacht werden.55 Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt
angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner
rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
werden.56 Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall
eingeführt worden ist.57
Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.58 Zwar
müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,59
doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.60 Dazu kommt, dass bei der
erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.61
3.9 Vertrauensschutz
Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch
auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,
52 Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER und
BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die
Vergleichsmarken für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer
B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 –
READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.
53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht
Jahre zurückliegt: BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; BVGer
B-1165/2012, E. 8.3 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-283/2012, E. 9.1 –
NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 – QATAR AIRWAYS; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573,
E. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer
B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.
55 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl. 56 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;
BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127
II 113.
58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL. 59 BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). 60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch
BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour
Saver. 61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
107
bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.62 Vorausgesetzt wird, dass
die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage
vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht
mehr rückgängig machen kann.63 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird
kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.64
3.10 Ausländische Entscheide
Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht
nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle
Wirkung.65 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.66
Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den
schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um
einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische
Eintragungen unberücksichtigt bleiben.67 Generell ist zu beachten, dass einerseits das
Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom
Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann – weil jedes
Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt68 – die
Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen
Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.69
Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten70 infrage stehen, sind ausländische Eintragungen
unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 8.8.2, S. 190).
Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie
das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine
Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.
62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I
161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber
(dreidimensionale Marke). 64 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS
FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag. 65 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI; BVGer B-283/2012,
E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO. 66 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic!
2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 –
MASTERPIECE. 67 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic!
2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl.
68 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.). 69 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS. 70 Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
108
3.11 Internetrecherchen
Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen
verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die
diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden;
Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.71 Das
Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters
die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;72
Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs.
Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies
gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,
wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im
betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.73
Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens
herangezogen werden.74 Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein
Indiz darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig
und/oder freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 111).
4. Gemeingut
4.1 Gesetzliche Grundlagen
Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 99), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die
Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der
Regelung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ75. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung
von Marken verweigert werden, wenn sie
jeder Unterscheidungskraft entbehren oder
ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder
71 BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE
DUAL PERSONALITY.
73 BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer
4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke). 74 BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic!
2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela. Gemäss BVGer B-1920/2014, E. 5.3 – Nilpferd (Bildmarke) ist durch
das Institut zu belegen, dass auf ausländischen Internetseiten gezeigte Waren auch in der Schweiz
angeboten oder dennoch online von einem Schweizer Publikum wahrgenommen werden. Aus Sicht
des Instituts entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich die Abnehmer in der Regel
auch auf ausländischen Seiten informieren.
75 BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BGer
4A_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN; BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
109
in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, üblich sind.
4.2 Der Begriff des Gemeinguts
Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine
unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.
99) zu verhindern.76 Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom
Markenschutz ausgeschlossen sind:
Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss
zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine
bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 109),
sowie
Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb
freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 111).
Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige
Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis
häufig.77 Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und
umgekehrt.
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus
der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2 S. 99).
Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.
Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.
Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im
Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.78 Ohne konkrete Unterscheidungskraft
sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen
76 BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm. 77 Vgl. BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU /
ONLY YOU. 78 Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 121.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
110
können.79,80 Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen
Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen,
mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen
nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den
einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen.
Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit
denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,
Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht
genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die
gewöhnlich farbig gestaltet sind.81
Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen
Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen82 (vgl. im
Einzelnen Ziff. 3.5, S. 103).
Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist
konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete
Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und
die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.83 Wurde ein
Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht
geprüft zu werden.84
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,
wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits
erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;85 die originäre
Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.86
Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf
Antrag geprüft.87
79 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.
80 In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden
Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden
müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 113. 81 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen
unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 113 ff. 82 BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer
B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS. 83 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon
RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM.
84 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176). 85 Vgl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot
(fig.). 86 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE
CARIBBEAN. 87 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 11, S. 195.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
111
4.3.2 Freihaltebedürfnis
Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr
angewiesen ist.88 Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar
unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht
monopolisiert werden dürfen.89
Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten.90 Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die
Verwendung des Zeichens angewiesen sind.
Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom
Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13
MSchG), zu erfolgen.91 Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen
Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung
ernsthaft in Betracht fällt.92 Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der
Waren oder Dienstleistungen dienen können,93 aber auch Farben oder Formen, die eine
banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein
oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis
beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.94
Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach
erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem
Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen
werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss
das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.
An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 11.1.2, S. 197). Die Regelung von Art. 2
lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten
dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 142).
88 Vgl. BGE 131 III 121, E. 4.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011,
E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR. 89 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm. 91 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST.
92 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 –
YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1
und 4.4 – SWISSDOOR. 93 BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.
94 Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 –
SNOWSPORT.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
112
4.3.3 Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.
Beispiele:
Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln
Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder
Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive
Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im
Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der
Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich
deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative
Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen
Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.95 Beispielsweise wäre im
Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme
von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen
Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des
beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht
wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder
Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).96 Eine Einschränkung auf
«Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert,
da es keine spezifischen Stoffe für Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser
Formulierung nicht klar ist.
Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5,
S. 150). Wird z.B. ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN für «alkoholische Getränke
mit Ausnahme von Wein» beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen
ausgelöst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfüllt werden können. Ein
solches Zeichen würde deshalb als offensichtlich irreführend zurückgewiesen werden.
In Ausnahmefällen vermögen besondere Umstände des Einzelfalls (erhöhte
Aufmerksamkeit des Publikums o.ä.) die prinzipiell bestehende Irreführungsgefahr zu
beseitigen.
95 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer
B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe. 96 BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
113
A. Konventionelle Zeichen
4.4 Wortmarken
4.4.1 Allgemeines
Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel
Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden
Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie
beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.97 Solche
Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft
und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 109 f.).
Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind
(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 121 ff.).
4.4.2 Beschreibende Angaben
Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.98
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen
grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).99
Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben
Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen
Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf
Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.100 In die zweite Kategorie
können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen101
(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 121).
Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder
Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den
betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten
Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.102
97 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 98 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción. 100 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE. 101 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE
IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 –
COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE. 102 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
114
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand
Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur
entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.103
Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage
stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der
Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter
Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.104 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei
(oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere
Denkarbeit.105 Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.106
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe
Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 101), ist es bei
zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich
genommen beschreibend sind.107 Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im
Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1 f., S. 125.
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen
Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die
Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert
hat.108 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren
beschreibenden Charakter nicht aus.109 In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter
Bedeutungsinhalt gesucht.110 Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn
103 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ;
BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.
104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD;
BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB.
105 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 106 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone. 107 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND.
108 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke). 109 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer
in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.
110 BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 – 5 am Tag; BVGer
B-1710/2008, E. 3.3 – SWISTEC.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
115
ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.111 Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von
den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen aufgefasst werden112 (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,
S. 126). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden
ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.113
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen
Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen
Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage
über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.114 An die Stelle einer bei abstrakter
Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung gesetzt wird.115 Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als
auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem
ausgehen.116 Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-
liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.117
4.4.2.6 Synonyme
Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke
(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das
Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine
Alternativen bestehen.118 Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,
nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.119
111 BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER. 112 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer
B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver.
113 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH
ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. –
KEYTRADER.
114 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 –
GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ. 115 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer
B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.
116 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z. 117 BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.). 118 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
116
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben
Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf
(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche120) Eigenschaften und Merkmale121 der
Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen
erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.
Beispiele:
- APFEL für Früchte (Kl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben
Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken
registriert werden.122 Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne
Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.123
Beispiele:
- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)124
- SMART für Waffen (Kl. 13)125
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale
Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,
wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder
wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.126
Beispiele:
120 Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer
B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW. 121 Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag. 122 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl. 123 Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt.
126 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BVGer B-6068/2014, E. 2.2 – GOLDBÄREN;
BVGer B-5274/2009, E. 2.2 – SWISSDOOR.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
117
Ein Zeichen GOLD BAND wird für Tabakwaren zurückgewiesen, weil ein goldenes Band
eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung häufig
verwendet wird.127
Ein Zeichen ROTRING ist schutzfähig für Werkzeuge,128 da rote Ringe nicht zu den
üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zählen.
Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die
vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,
welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet129 ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage
der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.130 Als nicht unerwartet
gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser
Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes
darstellen.
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre
Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,
sind vom Markenschutz ausgeschlossen.131 Dabei genügt es, wenn die betroffenen
Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks
verstehen.132 Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder
Dienstleistungen beschrieben werden.133
Beispiele:
VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)134
ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten135
127 BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND.
128 BGE 106 II 245 – ROTRING. 129 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete
Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 113) als beschreibende Angabe
erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf
abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. 130 Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 143 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des
banalen Formenschatzes.
131 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm;
betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV. 133 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der
avisierten Benützer oder Empfänger».
134 BVGer B-1000/2007 – Viaggio. 135 BGer in sic! 1997, 159 – ELLE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
118
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise
Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren können nicht als
Marken geschützt werden.136
Beispiele:
RAPIDE für Arzneimittel (Kl. 5)
COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)137
FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)138
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen
Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben,
um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise
Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9)
oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den
möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind
grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.139
Beispiele:
TIERE für Bücher (Kl. 16)
JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)
Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen140 bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen
Bestandteil141 werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind
schutzfähig.
Beispiele:
DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16
Wii SPORTS (CH 587 365) u.a. für Kl. 9, 16, 28
Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,
unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von
bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.
136 Vgl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA. 137 RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL &
ADVENTURE CHANNEL. 140 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer
B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
119
Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen
von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt
haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und
deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren
und/oder Dienstleistungen benutzt werden.
Beispiel:
MOZART für Tonträger (Kl. 9)
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen
Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art
nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.142 Sie werden nicht als
Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.
freihaltebedürftig.
Beispiele:
QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)143
FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)144
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen
Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte
ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien) oder
wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet
wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).
Auf PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise trifft keines dieser Kriterien zu; ein
solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da
Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.
An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der
Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.145
142 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER. 143 BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 BVGer B-3550/2009 – FARMER. 145 Vgl. Ziff. 11.1.2, S. 196.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
120
4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben
Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren
Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für:
die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).146
den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 für die
Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein
[Kl. 33]),
die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten
Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]147; GLASS FIBER NET
für Telekommunikation [Kl. 38]148),
den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen149
(SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für
Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,
S. 166 ff.).
4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN)
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und
zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic
Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können
entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für
gemeinschaftliche Stämme.150 das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer
Gruppe von Wirkstoffen indizieren.151 Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser
Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem
Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt. Dass die
massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen,
schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise
stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende Abwandlung des INN ROBININ dar.
4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Namen von Pflanzensorten. Als
Sachbezeichnungen beschreiben diese direkt die Art bzw. Gattung der beanspruchten
146 BGE 118 II 181 – DUO. 147 BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 149 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Vgl. die unter http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/ einsehbare Liste der WHO. 151 Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
121
Pflanzen und sind deshalb auch freihaltebedürftig. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im
Sortenschutzregister152 eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen
geltendes Recht zurückzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).
4.4.3 Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen
Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise153) auf die Qualität der Waren oder
Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des
Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von
den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;154 das Gleiche
gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren
bzw. Dienstleistungen erschöpfen.155 Zeichen, welche aus der Kombination einer
Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz
ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.122).
Beispiele:
MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)156
ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)157
4.4.4 Übliche Zeichen
Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen
ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.158 Solche Zeichen gelten als banal.
Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende
Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.
Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.
Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses –
Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen
Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE159 oder NETTO160 für
beliebige Produkte.
152 Vgl. www.blw.admin.ch und www.upov.int. 153 Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW. 154 Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;
BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 –
AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.
155 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED
(fig.). 156 BGE 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 RGKE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 –
FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.
159 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE. 160 RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
122
4.4.5 Slogans
Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden
zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:
Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,
Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,161
allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,162
Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache
Aufforderungen163 (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten
Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche
Redewendungen darstellen.
Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,
werden zurückgewiesen.
In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die
Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.164
Beispiele:
BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)
DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte
Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und
deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie
Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.
Beispiel:
METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) für Futter für Haustiere (Kl. 31)
161 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen
Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 121. 163 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
164 Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr.
reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
123
4.4.6 Firmen
Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen
von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,165,166 zumal der
Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.167
Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren
Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.168
Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH,
Inc. usw.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)
POMME S.A. für Detailhandel (Kl. 35)
4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern
Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse
gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG
oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche
Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung
zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der
betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können
insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder
eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig
und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben
keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.169
Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land170 und werden somit als
geografische Angaben geprüft (vgl. Ziff. 8, S. 166).
Beispiele:
AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)
ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung
schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind
165 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción;
BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 –
SWISTEC.
166 Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen
Handelsregisterbehörden unter
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.
167 Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.). 168 BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON. 169 Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
124
Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw.
Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr
nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden
und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die
Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei
üblichen Kombinationen zu verneinen.
Beispiel:
0800PIZZA (ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43))
4.4.8 Freizeichen
Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge
ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die
Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise
verstanden werden.171 Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein
Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden
kann.
Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei
registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,
wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der
Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis
auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb,
sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes
Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die
Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.172
4.4.9 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie
sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.173 Sie
können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige
Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.
Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich
geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das
Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des
Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen
sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann
insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen
nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.
171 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI. 172 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI. 173 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
125
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes
Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)
unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.174 Das Institut trägt aus verschiedenen
Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen
unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente
Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom
Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend
modifiziert oder ungewöhnlich175 bzw. falsch sind.
Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,
schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente
verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.176
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LIPOLÈVRES (IR 693 436, Kl. 3, 5)
INFOINVENT (IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42)
Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare
sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe
Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein
Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.177 Auch neue, bisher ungebräuchliche
Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen
beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 113). Das blosse Zusammenschreiben
zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.178 Kann ein
Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache179) ohne
Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung
keine besondere Denkarbeit.180 Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge
umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.181
Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt
werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.
174 BGer 4A_528/2013, E. 5.1 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109. 175 Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 176 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 –
NOBLEWOOD.
177 BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule
und smartCore. 179 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 –
NOBLEWOOD. 181 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
126
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen
Buchstaben oder Ziffern
Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder
Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die
fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein
bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von
Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)
MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)
Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben
vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die
Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.
Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,182
während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.183
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen
Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben
weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken,
dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.184 Es
genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.185
Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen
erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen
Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,
S. 124). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden
Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der
Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter
Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der
Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im
einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der
Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen
ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig
182 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.
183 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH. 184 Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d
MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 101 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 150 ff. 185 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot
(fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
127
erkennbar bleibt186 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht
wesentlich verändert.
Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine
Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,
«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «christmas».
Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete
Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.187
Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen
grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für
Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da
sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff
unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.188
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
COMPUTEACH (CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42)
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
SERVICENTER (Kl. 37, 39, 41, 42)
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele
Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines
beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (z.B.
ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).
Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der
wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen
Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).
Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden,
wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung
dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen
nicht schutzfähig.
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, Kl. 32)
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen
Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern
mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im
Verkehr allgemein üblich sind.
186 Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT. 188 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
128
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LILIPUT (CH 475 970, Kl. 25)
BLUE WATER (CH 451 907, Kl. 3)
4.4.9.5 Mehrere Sprachen
Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren
verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosse Zweisprachigkeit
macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit
weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.
Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich
geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den
Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
FreshDelica (IR 727 588, Kl. 31)
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
AQUASWISS
4.5 Einfache Zeichen
4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern
Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne
Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen
(0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.189 Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,
ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind
Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung
dem Verkehr freizuhalten.
4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen
Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine
eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).190
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)
189 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer
B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z. 190 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
129
kp für Messgeräte (Kilopond)
V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)
M8 für Schrauben (metrisch/8 mm)
Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in
Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden
Angaben oder Abkürzungen darstellen oder keine erkennbare beschreibende Jahreszahl
wiedergeben.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
4×4 (CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge [Kl. 12])
PCC (CH 481 135, Kl. 9, 16, 42)
4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen
Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder
«ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.
Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.
Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,
wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit
bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe
betrachtet werden.
4.5.4 Geometrische Figuren
Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im
Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.191 In Alleinstellung sind sie aufgrund
ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl
freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer
Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit
einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 484 666, Kl. 42
IR 879 264 (Kl. 25)
191 BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
130
4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen
Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund
ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen
Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).
Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss
ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 250, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern
vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 128) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–)
oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter
sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig
sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
(CH 656 895, Kl. 7, 12)192
1+1 (IR 691 908, Kl. 20)
4.5.6 Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete
Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,
z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht
eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von
Alphastrahlen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
GAMMA (CH 630 735, Kl. 9, 42)
DELTA (CH 658 197, Kl. 35, 41, 45)
In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als
Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht
freihaltebedürftig erachtet.193 Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen
wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 152).
Beispiele:
CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
192 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148. 193 Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen
der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 185).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
131
CH 479 392, Kl. 34
4.5.6.2 Monogramme
Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt,
also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig,
sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.194
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 498 510, Kl. 16, 28, 35
CH 452 689, Kl. 37
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken
Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen195 sind kombinierte Wort-/Bildmarken196 nach
dem Gesamteindruck zu prüfen.197
Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch
gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.198 Das
Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.
Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.199 Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.
Im Einzelnen gilt, was folgt:
194 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-
joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.). 195 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 196 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 56.
197 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer
B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
199 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 –
Chocolat Pavot (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
132
a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:
Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen
sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.200 Das Bundesgericht verlangt in diesem
Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.201
Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;202 z.B. sind etikettenhafte
Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsätzlich nicht
geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.203
Übliche Schriftarten204, regelmässige Handschriften205 und Varianten in der
Gross-/Kleinschreibung206 geben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso
wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung207 und Interpunktion208 bei Wortmarken.
Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder
banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) reicht grundsätzlich aus, um die
Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement
ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich
beeinflusst.
Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.209
b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:
Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,
S. 134) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger
Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 143 angeführten Kriterien zu bewerten.
Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um
den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.
Eine grössere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.
200 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer
B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.). 201 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer
4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.).
202 BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010,
E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.). 205 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot
(fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.).
206 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer
B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt. 207 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER.
208 Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02. 209 Zum Ungenügen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
133
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
CH 504 137, div. Klassen
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
Farbanspruch: Gold
IR 866 199 Kl. 29, 32210
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL 3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), Weiss
CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41,
42, 44211
CH 54082/2006, Kl. 29-33212
Farbanspruch: Blau
Farbanspruch: Gelb
CH 7299, 7300/2001, Kl. 1, 39213
210 BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 212 BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
134
Farbanspruch: Blau (Pantone 294)
CH 2755/2005, Kl. 5214
4.7 Bildmarken
Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen
Elementen.215
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
CH 489 939 Kl. 35, 36, 42
Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, können gleich wie
Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie
beansprucht werden, wahrgenommen werden.216 Im Gemeingut stehen übliche bzw.
naheliegende bildliche Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe) insbesondere
– der Ware oder ihrer Verpackung,
– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters217),
– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten
Technik218, der Zweckbestimmung, der Destinatäre oder des Verkaufsortes).
Schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, sind diejenigen
Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Ausgestaltung genügend von
banalen bildlichen Darstellungen abheben219 oder deren Gegenstand (Motiv) genügend von
214 BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 215 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung
bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei
denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist. 216 Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 –
Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 138.
218 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für
«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich
der Waren und Dienstleistungen.
219 Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): Das Bildzeichen ist
nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
135
den banalen Formen bzw. Motiven des entsprechenden Waren- oder
Dienstleistungssegments abweicht.220
Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich
eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination221 grafischer
Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.
dazu Ziff. 4.10, S. 138) zu erscheinen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in
einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware
selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf
(«Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).
CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht
durch das Element der wimpelförmigen Tropfen
ausreichend von der banalen Darstellung einer
Darreichungsform ab.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
IR 690 455, Kl. 3222
220 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). In diesem Zusammenhang kommen die für
die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 140) analog zur
Anwendung; vgl. BVGer B-1920/2014, E. 3.2 – Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 –
Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.
221 Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 129. 222 RKGE in sic! 2003, 498 – Waschmitteltablette (Bildmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
136
IR 744 631, Kl. 20, 24223. Das Zeichen zeigt einen
Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt
dem Zeichen die Unterscheidungskraft.
IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.224 Das Zeichen zeigt einen
Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.
«Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit
bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische
Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem
Zeichen die Unterscheidungskraft.
4.8 Piktogramme
Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder
Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die
Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.
Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung
sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen
Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den
üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen
verwendeten Piktogrammen ab.
4.9 Akustische Marken
Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die
menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen225 sowie
Mischformen davon.
Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und
nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter
223 RKGE in sic! 2005, 280 – Karomuster (Bildmarke). 224 BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke). 225 Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3, S. 57).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
137
anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder
Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein
beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem
Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für
Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem
Text ist der Gesamteindruck massgebend.
Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,
Ziff. 3.2.3, S. 57. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 99.
B. Nicht konventionelle Zeichen
Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das
Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.
Dies gilt insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei
der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.
Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten
Unterscheidungskraft gelten,226 kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem
äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die
Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.227 Während die
Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in
gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.228
Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken für
Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die
Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein
Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar
als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 99) wahrgenommen wird, ist es originär
unterscheidungskräftig.229
Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand
eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des
beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Unterscheidungskraft besitzen nur
diejenigen Zeichen, die auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des
entsprechenden Produktsegments abweichen.230 Aufgrund der im beanspruchten
Warensegment üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind
226 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,
E. 3.5 – Bouton (Bildmarke). 227 Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es
nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt
werden, die der Art des Zeichens angemessen sind. 228 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 229 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
230 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III
547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
138
gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die
Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.231
Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet,
kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden.232
Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte Elemente von bestehenden
Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer
Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten
individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben
oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts über die originäre Unterscheidungskraft
einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).
Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)
der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach
zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr
erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren
Funktion oder Ausstattung.233 Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht
konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung
von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.234
4.10 Muster
Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.
Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen
Verzierung erscheinen.235 Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme,
dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren
Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie
das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen
Herkunftshinweis.
Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie
bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese
Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten
gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment
231 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342,
E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).
232 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 233 Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke). 234 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.
235 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»
bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 131 angeführten Beispiele.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
139
üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.236 Mustern, die so komplex sind, dass
sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.
Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit
basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich
in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes
oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in
erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand
eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.
Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches
Gutachten als geeignetstes Beweismittel.237
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)
Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.6 S. 131.
4.11 Farbmarken
Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination
gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.
Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die
Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.
Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das
Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere
als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden
ist (vgl. lit. B, S. 137). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen
naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung
dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als
solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den
verschiedensten Formen verwendet.238 Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr
ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch
Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen
grundsätzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in
236 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S.
geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6,
E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von
denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.
237 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 238 Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
140
aller Regel in ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke
grundsätzlich entgegensteht.
Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,
wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.
Dienstleistungssegments abhebt. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben
verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.
Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu
gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu
verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht
übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein
erhebliches Freihaltebedürfnis.
Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen,
sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis untersteht.239 Da Farben im
Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch nach längerem Gebrauch auf dem Markt
noch als ästhetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst
werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung
der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als
geeignetstes Beweismittel.240
Beispiele (durchgesetzte Marken):
Farbe GELB241 (CH 496 219), Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und
Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und
abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)
Farbe Zink-Gelb RAL 1018 (CH 612 176), Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)
4.12.1 Begriff
Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:
Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder
Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der
Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.242
239 Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche
Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die
betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher). 240 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202. 241 RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).
242 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
141
Beispiel:
CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch, Milchprodukte)
Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht
identisch.243 Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und
können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt
werden244 (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für
Dienstleistungen beansprucht.
Beispiel:
CH 634 580 (Kl. 36)
4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.
Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter,
Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper).
Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören
zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben,
oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen,
Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.
Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen
geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der
Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder
der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines
Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für
dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 142, Ziff. 4.12.5,
S. 143 und Ziff. 4.12.5.2 S. 147) zur Anwendung.
Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2
lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.245
243 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den
nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu
den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen. 244 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke). 245 A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
142
4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.
Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und
Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B, S. 137). Entsprechend schwierig ist es,
die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der
Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder
Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der
Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.246 Die Gestaltung
einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung
funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher
Herkunftshinweis zu dienen.247 Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder
ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist
sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.
Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a
als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein
Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der
hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.
4.12.4 Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG
Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch
notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.
Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG
fällt, kann nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.
4.12.4.1 Wesen der Ware
Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus
rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente
einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung
charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus
ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.
Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des
entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen
der Ware.
Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche
Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für
Spielbälle.
246 BGer in sic! 2007, 831, E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 –
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 – Sprühflasche (dreidimensionale
Marke). 247 BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
143
Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben
(z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund
Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen
bestehen.248 An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.
4.12.4.2 Technisch notwendige Form
Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch
notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG
anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der
gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder
eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet
werden kann.249 Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die
Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine
weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten
verbundene Lösung wählen müssten.250
Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine
ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen
mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den
Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.
Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte
Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss
Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).
4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze
Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere
Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination
vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher
mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.251 Mit anderen
Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffällig von den im
248 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale
Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
249 Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 250 Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. –
Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale
Marken).
251 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 –
Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
144
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt252
(vgl. lit. B, S. 137) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines
Herkunftshinweises verstanden wird.253
In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten
Waren- bzw. Dienstleistungssegment254 üblicherweise verwendeten Formen255 gedanklich
eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser
Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im
betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.256 Denn bei grosser Formenvielfalt ist es
schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als
Variante einer der gewöhnlichen Formen,257 sondern als betrieblicher Herkunftshinweis
erachtet wird.258 Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als
banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse
Formenvielfalt herrscht.259
Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-
bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der
Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.260 Dabei gilt, dass die Unüblichkeit
einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)
deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.261 Denn entscheidend ist nicht, dass
sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden
Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.262 Massgebend ist einzig, dass
die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig,
unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher
252 Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 –
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale
Marke). 253 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!
2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).
254 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur
der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.
BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).
255 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des
Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012,
E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]). 256 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 108.
257 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 258 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014,
E. 5.4 – Nilpferd (Bildmarke). 259 Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke). 260 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,
E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale
Marke). 261 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 –
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen
(dreidimensionale Marken). 262 BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
145
Herkunftshinweis verstanden wird.263 Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die
massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der
entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.264 So kann auch eine unübliche
Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck)
und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich als rein
dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal.
Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass
sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den
allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 100) dessen Wahrnehmung durch die
angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer
Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch
einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt
werden.
Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 11.3.2, S. 203.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)
CH 618 695, Kl. 29 und 30
263 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. –
Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl
(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),
wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein
langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird. 264 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
146
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)265
Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)266
Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)267 und
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)268
Kl. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)269
265 BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 266 BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke). 267 BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 268 BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 269 RKGE in sic! 2004, 98 – Handtasche (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
147
Kl. 9 (u.a. Radios)270
Kl. 16 (Zigarettenschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)271
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen
Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,
bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des
Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend
noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht
– von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.272
Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck
wesentlich beeinflussen.273 Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner
Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer
Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.274
Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu
klein sind275 oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten
Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
270 RKGE in sic! 2006, 33 – Radiogehäuse (dreidimensionale Marke). 271 BGer in sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke). 272 Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!
4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 –
Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-498/2008, E. 4.2 – Behälter
(dreidimensionale Marken). In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt,
ob die nicht unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise
kombiniert sind.
273 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Vgl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke). 275 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
148
IR 847 313, Kl. 9, 11, 16
IR 879 107, Kl. 29
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
CH 55569/2004, Kl. 29, 30 (der kaum erkennbare
Schriftzug «Bonne Maman» beeinflusst den
Gesamteindruck ungenügend; das Karomuster
ist nicht unterscheidungskräftig).276
4.13 Positionsmarken
Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement,
an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grössenverhältnissen
auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfähig, die Kombination von Zeichen und
Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.
Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende
Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich
zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element
erkennen oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware
auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei
Zeichen gegeben, die sich nicht in einer beschreibenden oder banalen Angabe erschöpfen
und sich von den banalen Ausstattungen des betroffenen Warensegments genügend
abheben.277
Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand
angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die
vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der
276 BVGer B-7401/2006 – Verpackung (dreidimensionale Marke).
277 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken geltenden
Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
149
Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene
Dienstleistung zu prüfen.
Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die
im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.
die Markenhinterlegung vgl.Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 59).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
CH 585 153 (Farbanspruch: Schwarz, Gold, gelb)
Kl. 29, 30
4.14 Bewegungsmarken
Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.
Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der
Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,
fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise
bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in
erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis
erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für
das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten
Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional
bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig
sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die
Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder
dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 134, Ziff.
4.12.2, S. 141 und Ziff. 4.12.5, S. 143).
Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die
Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 134 verwiesen werden.
In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte
eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,
Ziff. 3.2.9, S. 59).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die
Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden
dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem
Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit waagrechten Armen
auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
150
anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein
lachendes Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angefügt,
dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten ‹Coaching für junge
Erwachsene›.»
4.15 Hologramme
Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines
oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines
Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.
Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass
Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der
Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4,
S. 113, Ziff. 4.6, S. 131 und Ziff. 4.7, S. 134).
Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.
3.2.5, S. 58.
4.16 Sonstige Markentypen
Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,
so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht
zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,
S. 55). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der
Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.
5. Irreführende Zeichen
5.1 Allgemeines
Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen
irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist
grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.278 Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr
der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.
Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich
irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).
In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG
i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusätzlich u.a. von den
relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestützt wird (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 179). In
diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt,
278 Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
151
sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der Abnehmer ausgeschlossen werden.
Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen
bestehen, nur mit einer Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen
auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr
Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte
Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zwingend nicht erfüllt werden können.279, 280
Beispiele:
Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für
Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 Verordnung
des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe,
Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen für Oberbegriffe wie
Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch
solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch
Kaffee enthalten können.
Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden
Abbildungen wird für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer wegen
Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder
Fruchtsaftanteile enthalten dürfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22
i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwässer, SR
817.022.102).
Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend
zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),
werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.281
Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold
sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber oder
Geschirr. Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die
beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.
Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,
Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den
Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit.
c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und
279 Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ. 280 Es existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung
irreführender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verpönten Begriffe
ausdrücklich genannt, greift zusätzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes
Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5, S. 165). 281 BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
152
PHARM für Getränke der Klassen 32 und 33 und allgemein für Lebensmittel282 als
irreführend zurückgewiesen. Keine Irreführungsgefahr besteht nur für Waren mit
medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.
Marken für alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen keine
Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10
Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie
«stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch» oder
«Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).
Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke
irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines
bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der
Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des EDI
über alkoholische Getränke, SR 817.022.110).
Zeichenelemente wie «light» oder «mild» werden im Weiteren gemäss Art. 17 TabV für
Tabakerzeugnisse wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S.
165).
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs
Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die
gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die
Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten
Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch
intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im
Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch
ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese
Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 181) glaubhaft macht, kann das
Zeichen als Marke eingetragen werden.
Beispiel:
CH 351 861, Kl. 29, 32
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen
Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.283 Die Beurteilung dieser Begriffe
erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht
jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich
das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es
282 Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG. 283 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.101.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
153
nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein
Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch
Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften
gehalten sind, zu berücksichtigen.
Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen
wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind
beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen,
das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören
könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen
Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von
Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne
Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend
betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese
Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.
Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse
Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.284 Für die Beurteilung der
Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das
sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise
verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz
lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.285
Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines
durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.286 Es werden nur
solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der
betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt
die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine
Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken
kann.287 Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen
beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die
wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen
ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise
die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke288 oder religiöser
Symbole für Schmuckwaren.
Beispiele:
ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne
Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».
284 BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA. 286 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.). 287 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR. 288 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
154
sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für
CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.289 SIDDHARTA für Fahrzeuge,
Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.290
Schutzfähige Zeichen:
CH 667 807, Kl. 14, 18, 25
CH 505 111, Kl. 39, 41, 43, 44
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen
7.1 Allgemeine Bemerkungen
Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d
MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den
internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in
Konflikt stehen.
Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung
geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als
Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.291
Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder
staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist.292 als auch Zeichen, welche Angaben enthalten
oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher
oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.293
Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Benutzung
aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig
der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der
289 BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA. 291 BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 154 ff. Vgl. weiter auch das Internationale Übereinkommen zum Schutz
von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163), das die Eintragung einer geschützten Sortenbezeichnung
als Marke ausschliesst. 293 Vgl. Ziff. 7.5, S. 165.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
155
Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht
ausschlaggebend;294 sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der
Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere,
schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des
fraglichen Elements führen können295 und somit bewirken, dass dieses nicht in der
geschützten Bedeutung erkennbar ist.
7.2 Wappenschutzgesetz
Das Wappenschutzgesetz (WSchG) verbietet die Eintragung verschiedener öffentlicher
Hoheitszeichen und amtlicher Bezeichnungen als Marken. Soweit die Eintragung gemäss
WSchG zulässig ist, beanspruchen ergänzend die in Ziff. 8, S. 166 zu Herkunftsangaben
festgehaltenen Grundsätze betr. Art. 2 lit. a und c MSchG Geltung.
7.2.1 Öffentliche Zeichen der Schweiz
Mit der «Swissness»-Gesetzgebung erfährt das WSchG eine Totalrevision. Das
Schweizerkreuz darf von jedermann für Waren und Dienstleistungen schweizerischer
Herkunft verwendet und entsprechend auch als Markenbestandteil eingetragen werden.
Verboten ist demgegenüber die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteil,
deren Gebrauch nach den Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist. Vom Eintragungsverbot sind
Zeichen ausgenommen, für die das EJPD oder die zuständigen kantonalen Behörden ein
Weiterbenützungsrecht erteilt haben (Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 und 4 WSchG).
7.2.1.1 Wappen
Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 WSchG und
Anhang I des Wappenschutzgesetzes). Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld aufrechtes,
freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als
breit sind (Art. 1 WSchG).
Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die
charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen im Zusammenhang mit einem
Wappenschild sowie die mit ihnen verwechselbaren Zeichen dürfen nicht als Marke bzw.
Markenbestandteil eingetragen werden.296 Davon ausgenommen ist die Eintragung als
Marke durch das Gemeinwesen, zu dem diese Zeichen gehören (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8
Abs. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Wortzeichen, die sich auf das
Schweizerwappen oder das Wappen eines Kantons, Bezirks, Kreises oder einer Gemeinde
beziehen (z.B. «Schweizer Schild» oder «Berner Wappen») oder die damit verwechselbar
294 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 295 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.). 296 Das Eintragungsverbot gilt auch in den Fällen, in denen Art. 8 Abs. 4 und 5 WSchG den Gebrauch
zulassen (Abs. 4 nennt die Fälle, in denen der Gebrauch der Wappen nach Art. 8 Abs. 1 WSchG
durch andere Personen als das berechtigte Gemeinwesen zulässig ist (Bst. a bis f); gemäss Abs. 5
können die Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den Gebrauch ihrer Wappen durch andere
Personen auch in weiteren Fällen vorsehen; vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8629 bis 8631).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
156
sind (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 2 WSchG). Diese Bestimmung ist beschränkt auf
Wappen, erstreckt sich aber nicht auf die charakteristischen Bestandteile der
Kantonswappen, sodass sprachliche Anspielungen auf diese Bestandteile, wie «Basler
Stab», «Uri Stier» oder «Berner Bär», zulässig sind.
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen des Gemeinwesens:
CH 683 143, Kl. 35, 39, 40, 41, hinterlegt durch die
Stadt Bern
7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen
Verboten ist die Eintragung amtlicher Bezeichnungen in Alleinstellung (z.B.
«Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «kantonal», «Gemeinde», «kommunal») und mit
diesen verwechselbarer Ausdrücke. Neben den amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn
sind auch Bezeichnungen oder Ausdrücke geschützt, die auf eine amtliche Tätigkeit oder
eine hoheitliche Funktion schliessen lassen (z.B. «Polizei»). Erfolgt die Anmeldung durch
das Gemeinwesen oder durch Personen, die eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit
ausüben, wird die Eintragung gewährt (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 WSchG).
Wird demgegenüber eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder
Bildelementen verwendet, kann sie eine vollkommen andere Bedeutung erhalten und wird in
dieser Form nicht mehr als Hinweis auf eine Behörde verstanden. In entsprechender
Kombination kann es sein, dass die geschützten Bezeichnungen nicht mit dem Staat oder
seinen Organen in Verbindung gebracht werden und auch nicht auf Beziehungen zu den
Behörden hinweisen (z.B. «Eidgenössisches Turnfest» oder «Eidgenössisches Schwing- und
Älplerfest», da in diesen beiden Kombinationen dem Begriff «Eidgenössisch» eine
Bedeutung zukommt, die nicht auf eine angeblich amtliche Beziehung zum Gemeinwesen
hinweist). Hier gilt der allgemeine Vorbehalt, dass ein Zeichen nicht irreführend297 sein,
gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen darf (Art.
14 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 WSchG).
7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen
Die Fahnen und die anderen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft (namentlich das
Schweizerkreuz), der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie damit verwechselbare
Zeichen dürfen als Markenbestandteil eingetragen werden, es sei denn, das Zeichen ist
irreführend298 oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
297 Gemäss Art. 9 Abs. 3 WSchG ist eine Eintragung irreführend, falls die amtliche Bezeichnung
fälschlicherweise mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht wird und/oder auf
Beziehungen mit den Behörden hinweist. Zur Irreführungsgefahr vgl. auch Swissness-Botschaft,
S. 8631. 298 Zur Irreführungsgefahr vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632 bis 8633.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
157
Recht299 (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 WSchG). Insbesondere müssen für eine Eintragung als
Marke die Voraussetzungen von Art. 2 lit. c MSchG in Bezug auf die Irreführung über die
geografische Herkunft erfüllt sein (Art. 13 WSchG); d.h., das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis muss entsprechend eingeschränkt werden (vgl. Ziff. 8.6.6, S.
184).
7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen
Nationale Bild- und Wortzeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen,
Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz300 beziehen, dürfen von jedermann
frei gebraucht werden und Bestandteil einer Marke sein. Das Zeichen darf allerdings nicht
irreführend301 sein und nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 WSchG).
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
CH 678 250, Kl. 30, 32, 43, eingetragen mit
Einschränkung der Waren auf
schweizerische Herkunft und negativem
Farbanspruch hinsichtlich des Kreuzes.
7.2.2 Öffentliche Zeichen des Auslandes
Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen oder mit ihnen verwechselbare Zeichen sowie
Bild- und Wortzeichen ausländischer Staaten dürfen nur zugunsten des Staates als Marke
oder Bestandteil davon eingetragen werden, zu dem sie gehören (Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs.
1 WSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das berechtigte Gemeinwesen302 eine
Ermächtigung erteilt hat (Art. 16 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann
insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die
Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder
durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde
erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).
299 Zum Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht vgl.
Swissness-Botschaft, S. 8633 bis 8634. 300 Für Beispiele vgl. Swissness-Botschaft zu Art. 7 WSchG, S. 8627. 301 Betrifft die geografische Irreführungsgefahr. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8634.
302 Die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke gilt nicht als Ermächtigung eines berechtigten
Gemeinwesens.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
158
7.2.3 Prüfung der Verwechselbarkeit
7.2.3.1 Allgemeine Grundsätze
Das Eintragungsverbot gilt auch für Zeichen, die mit den gemäss Wappenschutzgesetz
geschützten Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht
weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs. 1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung
verpflichtet die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen
staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf-
und Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als
Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für
ungültig zu erklären.303 Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz
Stilisierung bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den
Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches
Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den
Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische
Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von
Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung «verwechselbarer Zeichen»
schlechthin. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen
Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begnügen
würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend
abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.
Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlicher Bestandteile
kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem
geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten
Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine
Verwechslungsgefahr auszuschliessen.304
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Österreichs)
303 Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. 304 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des
Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass
regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung
verringern.»
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
159
CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers
des deutschen und des österreichischen
Wappens)
IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches
Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende
Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem
Wappen zugeordnet werden. Zudem genügende
Abänderung des Löwen der geschützten
Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer
Saarland und Rheinland-Pfalz, des
österreichischen Bundeslandes Salzburg und
des Staatswappens von Senegal).
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Italiens)
IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge und dem Wappen Italiens)
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten
Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des
Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen.
Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a
MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang
grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.305 Ob der fragliche
Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;
es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom
Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem
305 BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic! 2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur
insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III
406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
160
Bedeutungswandel führen können.306 Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der
fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten
Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,
die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des
Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare
Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt, und somit keine
Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt mit Letzterem keine
Verwechslungsgefahr vor.
Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:
CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:
15/100/100/0], Weiss)
Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen
Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil
erkennen lässt.
Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist
entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen
aufgefasst wird.307 Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen
als Marken für Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in
ihrer charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären,
den schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang
mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe).308 Sobald der fragliche
Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von
den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden.
306 Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 307 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein
aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht
werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-
Botschaft, S. 8622 und 8628). 308 Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in
den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG
vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
161
7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs
7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen
Die Charakterisierung des Schweizerwappens als Schweizerkreuz in einem Dreieckschild
(Art. 2 und 1 WSchG) sowie die Tatsache, dass für den Durchschnittskonsumenten der
Bezug zwischen dem Schweizer.Kreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist,
führt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses
Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz verwechselt wird.309 Die
Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B.
grünes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder
in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu
Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden
Farbe wiedergegeben») ausgeschlossen werden.310 Ein Farbanspruch „schwarz/weiss“ ist
nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen zu beseitigen, da es
sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben
verwendet werden311.
Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die geografische
Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz
verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 7.2.1.3, S. 156).
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(Farbanspruch: Weiss, Blau)
7.2.3.2.2 Bei ausländischen Hoheitszeichen
Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die
Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch
einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die
Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine
Gefahr der Verwechslung mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen
ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die
einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems
und ist daher unzulässig.
309 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+. 310 Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten
Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 162. 311 Siehe Swissness-Botschaft S. 8628.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
162
7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen
Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und
der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben
(Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht
(Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/juristische-
infos/rechtsgebiete/marken.html abrufbar.
7.3 Schutz des Roten Kreuzes
Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des
Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken
aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies
betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»
oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (dies betrifft sowohl Waren- wie
auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt
für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund
und den «Roten Kristall»312 sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit Roter
Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des
Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in
jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.313
Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die
Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch
ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.3.1, S. 161). Das Rotkreuzgesetz untersagt die
Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne
Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke
zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden
sollen.314 Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 7.2.3,
S.158 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das
Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem
Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich»)
zukommt und somit keine Gedankenverbindung zu einem (Roten) Kreuz hervorgerufen wird.
312 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer
Abkommen.
313 BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke);
vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet
permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).
314 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);
BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
163
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)
7.4 Internationale Organisationen
Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und
-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und
dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke315 oder als Bestandteile solcher eingetragen
noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen
(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter PVÜ ist eine Bestimmung des
Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen
Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor
der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.
In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz
zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und
anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes
verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen,
Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit
verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).316
Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher
Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der
Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).
Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der
Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der
Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher
Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten
Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.
Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in
verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.317 So bleibt
beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter
315 Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf
Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.
316 Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das
Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie
vor im Bundesblatt.
317 BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer
B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
164
Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei
denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des
Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor
Nachahmung im heraldischen Sinne vor.
Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6ter PVÜ und
verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das
NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht.318 und es ist unbeachtlich, für welche Waren und
Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.319 Der nationale Schutz auf der Grundlage
des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen
Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht
auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung
im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.3, S. 158). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit
einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche
Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung
folglich nicht zu berücksichtigen.320
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen [BGE 135 III 648]).
IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der
Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem
geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als
beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche
aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens321 im Vordergrund steht.322 Diese
Regelung greift allerdings nur, sofern die geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens
nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.323
Beispiele:
318 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS. 319 BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 101.
320 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 321 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen. 322 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.). 323 Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
165
CH 633 334, Kl. 3; hier steht nicht die geschützte
Abkürzung für die «Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL)», sondern die weitere
eigenständige Bedeutung als englische
Übersetzung für das Wort «Öl» im Vordergrund.
UNO, DUE, TRE
Kl. 25; hier steht nicht die geschützte Abkürzung
für die «United Nations Organisation (UNO)»,
sondern die weitere eigenständige Bedeutung als
italienische Übersetzung für die Zahl «eins» im
Vordergrund.
Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder
beliebigen Farbe zu.324 Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im
Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem
geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven
Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen
durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die
Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das
Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.3.1,
S.161). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven
Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher
unzulässig.
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe
Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in
Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer
möglichen Irreführung. Werden die verpönten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das
Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund
Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurück. Beispielsweise
enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit
324 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
166
alkoholischen Getränken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner
Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. «stärkend»). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a.
Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer
menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. «med», «pharm»), und Art. 17 Abs. 3 TabV
verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die
den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schädlich als ein
anderes (z.B. «leicht», «mild»). Der Gebrauch solcher Angaben ist irreführend und stellt
gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden
somit sowohl gestützt auf Art. 2 lit. c als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen
(vgl. auch Ziff. 5.2, S.151).
Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie
das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;
SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich
auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen
Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines
Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf
den Verstoss gegen geltendes Recht.325 In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und –
je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl.
auch Ziff. 8.8, S. 189).
8. Herkunftsangaben
8.1 Begriff der Herkunftsangabe
Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten
Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich
Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.326 Ob geografische Namen und
Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe
verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die
fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.327 Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit
enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»;
Letztere umfassen sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren
Qualifikation als Herkunftsangaben.
325 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,
E. 3.1 f. – Champ. 326 BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 – HYDE PARK; BVGer B-7407/2006, E. 3.3 –
TOSCANELLA. 327 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
167
Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.
Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier
aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die
Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese
steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.
Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der
geografischen Angabe oder eine behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht
notwendig.328 Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender
Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch
täuschender Herkunftsangaben.
8.2 Herkunftsangaben als Marken
Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgründe
von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5, S. 177 und 8.6, S. 179). Davon ausgenommen
sind die geografischen Marken. Auf diese findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (vgl.
Ziff. 10, S. 193).
Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des
Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung
von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt,
die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den
die Angabe hinweist.329 Dieser Erfahrungssatz beansprucht auch für die Kennzeichnung von
Dienstleistungen Geltung.330 Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und
ihrem Herkunftsort i.d.R. nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner
Herstellung, und es sind in diesem Zusammenhang teilweise andere Ausnahmen zum
Erfahrungssatz zu beachten als für Waren (vgl. nachfolgend Ziff. 8.4.5 ff., S. 172). Auch bei
Zeichen, die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehen, findet der
Erfahrungssatz Anwendung.331
328 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss
Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.
329 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008,
E. 4.2 – AFRI-COLA; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 – LUXOR. 330 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 –
WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
168
8.3 Arten von Herkunftsangaben
8.3.1 Direkte Herkunftsangaben
Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer
Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen,
Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.332
8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben
Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den
Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.333 Sie weisen nicht
ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen334 auf ein
bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und
Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten,
sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.335 Indirekte Herkunftsangaben
können im Weiteren Namen und bekannte Abbildungen berühmter historischer bzw.
allegorischer Persönlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell» oder «Uncle Sam»336.
In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte
Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus
bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle
am Matterhorn gelegen ist).337
Beispiel einer indirekten Herkunftsangabe:
Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)
8.3.3 Einfache Herkunftsangaben
Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der
Hinweis beschränkt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die
Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.
Beispiele:
332 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv
(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. 334 Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.
335 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA. 336 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM. 337 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund
sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 171) als direkte
Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.
betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
169
Berner Konfitüre
Schweizer Teigwaren
Deutsche Kleider
8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben
Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein
besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die
geografische Herkunft zurückzuführen sind, d.h., wenn die geografischen Verhältnisse
(natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen
wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele für qualifizierte
Herkunftsangaben sind «Genève« für Uhren, «Schweiz» für Schokolade oder Uhren,
«Carrara» für Marmor, «Alsace» für Honig oder «Kreta» für Olivenöl. Auch bei
Dienstleistungen können ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften
wesentlich mit ihrer geografischen Herkunft zusammenhängen.
Für die qualifizierte Herkunftsangabe für Waren werden oftmals auch die Begriffe
(geschützte) geografische Angabe und (geschützte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung
(«appellation d’origine») verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und
Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im
Markenschutzgesetz nicht explizit erwähnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47
MSchG.338
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
können.339
Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere340 geografische Namen und Zeichen, die
sich in die nachfolgend angeführten Gruppen einordnen lassen.
Werden geografische Namen und Zeichen mit zusätzlichen Elementen verwendet, sind
weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des
Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen.341 Voraussetzung dafür
ist, dass die geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen
338 Betr. den Schutz für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemäss
Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.
339 BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON. 340 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE
PARK. 341 Vgl. BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5480/2009, E. 7.2 –
Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain
paris 5e (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
170
Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verständnis als Herkunftsangaben
ausgeschlossen ist.342
8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung
Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt
zukommen.343 Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens
und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und
dominiert,344 fällt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus
diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
Beispiele:
CH 575 706, Kl. 9, 11, 35
CH 571 586, Kl. 16 und 41
CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44
Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als
mythologischer Vogel, Sakralbau bzw. Gewürzpflanze gegenüber jenen als geografischer
Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt bzw. eines
südamerikanischen Staates. Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454)
für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege usw.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der
antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die
Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend
zurückgewiesen.345
342 BGer 4A_357/2015, E. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA;
BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. – Tahitian NONI (fig.).
343 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der
Fachsprache zu berücksichtigen. 344 BGer in sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer
B-608/2015, E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. schon RKGE in sic!
1998, 475, E. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 RKGE in sic! 2004, 428 – PHOENIX.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
171
8.4.2 Unbekannte geografische Namen
Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist
einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder
Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als
Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden.346 Je
abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt erkannt wird, und desto
eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung
aufgefasst.347 Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands348 bringt es mit sich, dass ein
allfälliges (zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen
bleibt.349 Für die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien
herangezogen: Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische, wirtschaftliche (Tourismus,
Industrie) und kulturelle Bedeutung,350 besonderer Ruf.
Beispiele für unbekannte geografische Namen:
- YUKON (IR 659 288; Kl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)351
- NYALA (CH 543 179; Kl. 10, 25 und 28)
8.4.3 Symbolische Zeichen
Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz
eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden352 (z.B. ALASKA für mentholhaltige
Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser
Ausnahmefallgruppe ist beschränkt.353 Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des
klar erkennbaren354 Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen
im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht
zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen
346 BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.
185. 347 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 348 Vgl. Ziff. 4.2 f., S. 109 f. 349 Vgl. Ziff. 8.5.1, S. 177. 350 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA. 351 BGE 128 III 454 – YUKON. 352 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer
B-915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
353 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM. 354 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
172
kann;355 dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische
Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.356
Beispiele:
- MAGIC AFRICA (IR 967 030) für Parfümeriewaren in Kl. 3
- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch für Waren in Zusammenhang mit
Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20, 28
8.4.4 Sachliche Unmöglichkeit
Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht
als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile
der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage.357 gelten die bekannten
geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe. In diesem Zusammenhang
spielt es zum einen keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor
Ort nachweisen lässt.358 zum anderen reicht die blosse Unwahrscheinlichkeit einer
entsprechenden Herkunft nicht aus.359
Beispiele:
- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen
8.4.5 Typenbezeichnungen
Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete
Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden.360
Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren
Markenbestandteilen erkennbar sein.
Beispiel:
SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG
Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der
Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthält
(die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen
werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewöhnt sind,
geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen.
355 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1.2 – YUKON. 356 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM; BVGer
B-386/2008, E. 7.4 – GB. 357 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. 358 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.). 359 BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009,
E. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
173
Beispiel:
TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)
Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene
Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort für die
beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall begründet der Ruf
eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.
8.4.6 Gattungsbezeichnungen
Herkunftsangaben, die ihren ursprünglichen Sinngehalt verloren haben und von den
massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art,
der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind
als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr,
dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil
einer Marke über die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregeführt
werden. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE
COLOGNE für Parfümeriewaren.
Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des
Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden können. Die Umwandlung
einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die
Bezeichnung muss während Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und
die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in
Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen
angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung
durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung
handelt.361
8.4.7 Betriebliche Herkunft
Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich362 als
Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen
Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen
Herkunftserwartungen.363 In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet
sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum
entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft
der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das
Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie
(zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen bezüglich seines
361 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON). 363 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
174
Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der
beanspruchten Waren zu tun hat.
Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft, dann entfällt grundsätzlich eine Irreführungsgefahr betr. die Herkunft
der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in
der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschränkt werden; dies ist der Fall, wenn der
betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall
begründet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft
der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein
bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise
grundsätzlich eine Einschränkung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls
ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.
Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen
(vgl. Ziff. 8.4.11, S. 175 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, Ziff. 8.4.12, S. 176 betr.
Namen von Sportorganisationen).
8.4.8 Verkaufsort (Messen u.Ä.)
Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots
Bezug nehmen, werden weder für die beanspruchten Waren noch für Dienstleistungen als
Herkunftsangabe aufgefasst.
Beispiele:
CH 615 653, Kl. 12 und 42364
CH 669 700, Kl. 25, 35, 39
8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben
Zeichen, welche für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)
Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann
364 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem
Zeichenbestandteil „Auktion“; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.
4.4.7, S. 123.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
175
keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema
oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt
insbesondere für Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,
bespielte CDs und Videofilme (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16)
fallen; er gilt nicht für unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien,
Druckereierzeugnisse und Drucksachen usw.
Beispiele:
CH 595 560: ohne Einschränkung zugelassen für
Verlagserzeugnisse.
CH 504 253: keine Einschränkung für Fotos365
8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie
Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen nicht
als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht
oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (Kl. 43) sind
geografische Namen und Zeichen keine Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf
einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf
die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder Verpflegung.
Beispiele:
ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann ohne Einschränkung der Warenliste
zugelassen werden, da «Pizza Hawaii» nur auf ein bestimmtes Gericht hinweist.
ABC Swiss Chalet: Dieses Zeichen kann für Verpflegungsdienstleistungen (Kl. 43) ohne
Einschränkung der Dienstleistungsliste zugelassen werden, da «Swiss Chalet» nur
einen Hinweis auf die Ausstattung des Lokals darstellt.
8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften
Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen
und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen
Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort
für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).
365 RKGE in sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
176
Beispiel:
- ABC AIR KÖLN (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Für Biere (Kl. 32) gilt KÖLN als
Herkunftsangabe, da die Stadt für diese Waren einen besonderen Ruf geniesst. Bei allen
anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Bezüglich
Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend müssen die
Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt sein.
8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen
Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sportverband oder
eine kulturelle Organisation hinweisen, werden i.d.R. für Waren nicht als Herkunftsangaben
aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings
dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen
besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).
Beispiele:
CH 621 086; ohne Einschränkung zugelassen für
Kl. 14, 16, 18, 21, 24–25, 28, 35, 41.
CH 513 168; ohne Einschränkung zugelassen
insbesondere für Kl. 25
8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen
Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische
Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen
geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der
betreffende Ort für die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. für den
besonderen Ruf Ziff. 8.4.7, S. 173).
Beispiel:
ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (Kl. 1–32): für die Waren der Kl. 9 (elektronische
Geräte) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land für diese
Waren einen besonderen Ruf geniesst.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
177
8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren
Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsätzlich als
Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des
Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung
wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).
8.4.15 Reisedienstleistungen
In Zeichen, die geografische Namen und Zeichen enthalten und für Reisedienstleistungen
hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die
geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.
Beispiele:
CH 637 536, Kl. 39 und 43
CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)
8.5 Gemeingut
8.5.1 Direkte Herkunftsangaben
Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.3.1, S. 168 ff.) Herkunftsangaben beschreiben
die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut.366 Dies gilt
nicht bloss, soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden
Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden
können, sondern auch, soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen als
Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten.367 Da die angesprochenen Abnehmer
in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es
366 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE
(fig.). 367 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
178
diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.368 Dazu kommt, dass es jedem
Anbieter möglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen
hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch freihaltebedürftig. In diesem
Zusammenhang wird neben den aktuellen Verhältnissen auch darauf abgestellt, ob die
geografische Bezeichnung in Zukunft – unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen
Entwicklung – als Herkunftsangabe für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen
verwendet werden könnte.369 Herkunftsangaben gelten daher so lange als freihaltebedürftig,
als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige
Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen.370
Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:
Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,
Industrie) usw. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im
Prüfungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen
Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses
aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.
Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im
Register des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie (auch) in der Schweiz als nicht
freihaltebedürftig.371 Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt
ist.372 Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die
Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung
dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz373 (vgl. Ziff. 4.3. S. 109 f.). Entsprechend
lässt der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des
Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.374
8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben
Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben
grundsätzlich nicht im Gemeingut.375 Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit
Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden Bildzeichen, soweit sie üblicherweise als
Herkunftshinweise verwendet werden und im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische
Gestaltung aufweisen:376 das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der
368 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101. 369 Vgl. BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON. 370 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson. 371 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. –
MONTPARNASSE. Nach der Praxis des Instituts kann der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt
werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).
372 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN. 373 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE. 374 Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ist nur dann relevant, falls der ausländischen
Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt. 375 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL
PERSONALITY. 376 Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 134.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
179
Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen
Hoheitszeichen.377 Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu
prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG378
oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.
8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben
Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die
allgemeinen Ausführungen in Ziff. 11, S. 195). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in
Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu
qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.
Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind
insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen
ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder
Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.379
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft
8.6.1 Grundsatz
Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf
die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
zulässt.380 Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil
verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Vorstellung, die
Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 167).
Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthält – und
sei es nur als untergeordneten Bestandteil381 – oder aus solchen besteht und die
angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder
Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe
hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.382 In Fällen der Kombination mit weiteren
Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,
377 Bezüglich allen genannten in- und ausländischen Zeichen bleiben die Verbotsbestimmungen des
Wappenschutzgesetzes vorbehalten; vgl. Ziff. 7.2, S. 155. 378 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.). 379 BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER. 380 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE
in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2,
S. 101. 381 BGer in PMMBl 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE
diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).
382 Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer
B-6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
180
der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und
Dienstleistungen ausschliesst383 (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen
bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem
bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe
weckt.384 Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann
herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.385 Dies ist der Fall,
wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt –
und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein
sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 101).
Das Verbot der Irreführungsgefahr386 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des
Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder
Dienstleistungen,387 und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.388 Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist
deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.389 Aus diesem Grund gilt die Regel,
wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur
für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 105).
Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestätigt wurde,390
werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in
Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn
jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses
ausgeschlossen werden kann391 (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.6, S. 184). Mit anderen
Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff.
5.1 f., S. 150 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben
nicht aus für die Erteilung des Markenschutzes. Das Erfordernis der Einschränkung hat
einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits
wird damit der Schutzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die
auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein
Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12
Abs. 1 MSchG darstellt)392. Eine Lockerung dieser Praxis würde den nationalen und
383 Vgl. BGer 4°_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA. 385 BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und
BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).
386 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener
Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.). 387 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA. 388 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer
B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.).
389 BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer
B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.). 391 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird
vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft. 392 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
181
internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen
Verträgen) der Schweiz widersprechen. Eine Einschränkung nach der geografischen
Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt393 (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.6,
S. 184).
8.6.2 Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer
eigenständigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine
Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.394
Ausnahmsweise können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen
Gebrauchs eine eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.395 Dies
ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die
ursprünglich irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt
hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im
Vordergrund steht, dass eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft im
konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.396
Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die
Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im
Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren
ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenständige Bedeutung erlangt hat.397
Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen
erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen
Bedeutung liefern. Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer
demoskopischen Umfrage.
8.6.3 Korrektive
Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer
Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller
393 Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom
2.9.2015, S. 23
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf). Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den
Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG
statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt
eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen.
394 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR. 395 Vgl. BGer in PMMBl 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La
Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009,
E. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
396 Vgl. auch BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER. 397 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
182
Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse,
Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.
Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert
werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als
solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind
offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels
Bildelementen erfolgen.
Beispiel:
ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien
und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer
Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in
USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft
erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer
Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)
8.6.4 Entlokalisierende Zusätze
Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ», «Art», «nach Rezept», «Genre»,
«méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen
verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffende
Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3bis MSchG). Solche Zusätze sind
nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der
damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.398 Im Gegenteil werden sie meist bewusst
mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich
aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein
Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die
Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die dem verwendeten geografischen Namen
und Zeichen entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur
schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt
würde.
8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere
spezifische Tätigkeiten
Bezieht sich eine geografische Bezeichnung im Gesamteindruck des Zeichens klar nur auf
eine spezifische Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ware (etwa Forschung, Design,
Prüfung, Verpackung; vgl. Art. 47 Abs. 3ter MSchG), löst sie keine Erwartungen an die
geografische Herkunft der Ware als solcher, sondern auf die Herkunft der entsprechenden
Tätigkeit aus. Damit die Bezeichnung im Gesamteindruck lediglich als Hinweis auf die
Herkunft eines Produktionsschrittes verstanden wird, muss die grafische Gestaltung derart
sein, dass ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die Herkunft der Waren
ausgeschlossen ist. Dabei sind das Schriftbild und ein allfälliger Farbanspruch zu
398 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
183
berücksichtigen. Beispielsweise muss aufgrund der Angaben «designt in der Schweiz» für
Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs keine Einschränkung auf die Herkunft der
beanspruchten Waren vorgenommen werden, sondern nur auf die entsprechenden
Produktionsschritte des Designs («Schuhe, deren Design vollumfänglich in der Schweiz
stattgefunden hat») bzw. des Räucherns («Lachse, die vollumfänglich in Österreich
geräuchert wurden»).
Beispiel eines mit Einschränkung auf die Herkunft der entsprechenden Tätigkeit
schutzfähigen Zeichens:
(Farbanspruch: Schwarz, Weiss. «Waren, deren Design
vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat»)
Fehlt es an der genannten klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische
Tätigkeit, sind die Waren auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.
Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft
schutzfähig sind:
CH P-513 768 («Innovation» ist keine spezifische
Tätigkeit).
CH P-519 511 (Weder ist «Technologie» eine spezifische
Tätigkeit, noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der
unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec»).
SWISS DESIGN by NOVAVRA
Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und
«DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt,
sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
184
8.6.6 Einschränkungspraxis
Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als
Marke nur für Waren und Dienstleistungen zulässig, welche diesem Hinweis auch
entsprechen; daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf der Grundlage der
Erwartungen der Konsumenten so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung
ausgeschlossen wird (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 179). Folgende Fallgruppen können
unterschieden werden:
Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.3,
S. 168) für Waren wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschränkt.399
Bei einfachen schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für
Dienstleistungen wird ebenfalls auf das betreffende Land eingeschränkt (vgl. Art. 47
Abs. 4 MSchG).
Bei qualifizierten schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.4,
S. 169) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschränkt,
weil bei diesen eine bestimmte Qualität, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte
Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen im Wesentlichen auf die geografische
Herkunft zurückzuführen sind. Zu nennen sind insbesondere folgende Kategorien:
o Bodenprodukte wie Früchte, Gemüse; Wein und Spirituosen400 und gewisse
Milchprodukte.
o Industrielle Produkte (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualität sind
z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berücksichtigen: ST. GALLEN für
Stickereierzeugnisse, oder HEREND für Porzellanwaren).
o Dienstleistungen (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben
zu berücksichtigen: GENÈVE für kundenspezifische Herstellung von Uhren
oder DAVOS für medizinische Dienstleistungen eines Lungensanatoriums).
o Mineralwässer, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein
Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die
Einschränkung der Waren bezüglich ihrer Herkunft auf die entsprechende
Quelle zu erfolgen. Beispiel: Ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-
THERME erfordert eine Einschränkung auf Mineralwasser aus der Cristalin-
Quelle Rheinfelden.
o Bei geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten
geografischen Angaben (GGA) gemäss Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4,
S. 188) und gemäss Art. 50a MSchG bezieht sich die Einschränkung auf das
im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnungen definierte geografische
399 BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE.
400 Für die Prüfung der Irreführungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfällige Einschränkung
der Warenliste vgl. Ziff. 8.8, S. 189.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
185
Gebiet. Die Einschränkung erfolgt deshalb auf die geschützte
Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe401.
Beispiel:
CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der
geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».
o Eine Einschränkung auf die geschützte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund
staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen
Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft sowie den bilateralen
Verträgen Ziff. 8.7.1, S. 186).
o Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzüberschreitende Region,
muss sich die Einschränkung grundsätzlich auf den angesprochenen Raum
(Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend
bestimmt ist. Eine engere Einschränkung erfolgt dann, wenn ein in der Region
enthaltenes Land einen besonderen Ruf für die beanspruchten Waren
geniesst.
Beispiel:
IR 714593, Kl. 32: kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft
enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der
Bodensee-Region
8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen
Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4, S. 182) gilt auch die Verwendung von zwei sich
widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In
einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich,
weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.
401 Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass «wer Namen einer eingetragenen
Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach
Absatz 2 Buchstabe b erfüllen muss». Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit
Angaben, für die beim BLW ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist, bis
zum definitiven Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher,
dass die hinterlegte Marke – als Voraussetzung für die Eintragung – gegebenenfalls den
Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
186
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)
Es wird auf die allgemeinen Ausführungen in Ziff. 7.1, S. 154 verwiesen. Für
Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfähigkeit besondere Regeln, da
neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des
Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.
8.7.1 Bilaterale Verträge
Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Verträge zu berücksichtigen:
Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen
geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,
Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei402, der Russischen Föderation sowie
Jamaika.403
Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom
21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),
insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8
über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor
Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 zum Schutz von
Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.404
Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen
Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge
beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.405 Diese geschützten
Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen
Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.
Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen
Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in
unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer
Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der
geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1,
S. 190.
402 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen
Republik und der Slowakei, übernommen worden. 403 Vgl.: Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR
0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), der
Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), der Russischen Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie
Jamaika (SR 0.232.111.194.58). 404 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GUB und GGA
in der Schweiz geschützt.
405 Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden
Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der
Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der
Verträge).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
187
8.7.2 TRIPS-Abkommen
Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es
unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben
vorzusehen.406
Gemäss Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die «Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre
Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung
einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die
ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklären sie für ungültig, wenn
die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betr. Mitgliedstaat geeignet
ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen.» Dieser Schutz
bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).407
Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,
greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung
werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom
Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende
geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.408 Die
Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem
Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der
ihr im Ursprungsland gewährt wird.
Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt
anwendbar.
8.7.3 Stresa-Abkommen
Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom
1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der
Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für
Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und
Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des
Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als
geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend
eingeschränkt.
Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen
Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch über eine
behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen
hingegen auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer
anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom
betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese
Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das
406 BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK. 407 Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A_674/2010, E. 3.2 ff. – ZACAPA. 408 BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
188
Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL:
Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen
Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland
(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).
8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)
Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische
Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung
Nr. 1151/2012409, welche ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen
und geografische Angaben eingeführt hat.
Das Register für qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom BLW
geführt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung»
(GUB) und «Geschützte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem
der Herkunftsangaben eingeführt. Zurzeit (Stand Januar 2017) sind 34 Bezeichnungen im
Register eingetragen:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. GUB und GGA sind Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG.
Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von
Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass
das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht,
dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da mit der Eintragung im
GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen Produzenten
offensteht, welche das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das Bedürfnis, die
Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedürfnis).410
Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn
es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.411
Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges
Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche
Produkt auf das im Pflichtenheft der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet
eingeschränkt wird.412 Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184.
409 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November
2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 410 Vgl. Fn. 401, betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus
solchen bestehen, für die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist. 411 Vgl. RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
412 Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten GUB/GGA in-
frage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
189
8.7.5 Art. 50a MSchG
Das Institut führt gemäss Art. 50a MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren,
mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren
Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen
(vgl. www.ige.ch).
Um eine Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges
Zeichen mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur
eingetragen, wenn das Warenverzeichnis für das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft
der geschützten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschränkt wird. Zur
Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.6 S. 184.
8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen
und Zeichen enthalten, gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG
Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden
grundsätzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.3.4 f., S. 169 und
8.7.1 f., S. 186). Der Schutz betr. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des
nationalen Rechts, aufgrund von Staatsverträgen (bilaterale Verträge sowie TRIPS-
Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betr. Qualitätsanforderungen
sind entscheidend für die Prüfung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen
Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.
8.8.1 Nationale Herkunftsangaben
Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr
von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein
schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für
Weine nach Art. 21.413 Die Kantone übermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von
ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der
einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.
Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das
Zeichen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
Art. 2 lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemäss kantonalem Recht geschützte
Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der
kantonalen Gesetzgebung aufgeführte Bezeichnung eingeschränkt werden. Geniessen
die geografischen Namen und Zeichen gemäss kantonalem Recht keinen Schutz, ist
entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nachdem erfolgt die
Einschränkung auf den Ort oder die Schweiz.
413 Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
190
Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschränkung gemäss vorstehendem Lemma ist das
Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurückzuweisen.
Die geschützten Ursprungsbezeichnungen für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW
geführten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-
Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend
Ziff. 8.7.4, S. 188).
8.8.2 Ausländische Herkunftsangaben
8.8.2.1 Bilaterale Verträge
Auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186) gilt Folgendes:
Art. 2 lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz
abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführt (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186), stellt sie in
Alleinstellung Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar und eine Eintragung als Marke
ist ausgeschlossen.
Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskräftigen Elementen414
eine gemäss einem bilateralen Vertrag geschützte Ursprungsbezeichnung telquel oder in
veränderter Form beinhalten, muss die Warenliste auf die geschützte
Ursprungsbezeichnung eingeschränkt werden, sofern aus Sicht der Schweizer
Konsumenten eine Verwechslungsgefahr besteht.415 Wurde die geschützte Bezeichnung
telquel übernommen und erscheint das Zeichen im Gesamteindruck als Name, greifen
besondere Bestimmungen.416
8.8.2.2 TRIPS
Art. 2 lit. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemäss bilateralen
Verträgen, so prüft das Institut gestützt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen
Ort bzw. eine Region (unabhängig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet,
der oder die einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur
mit einer Einschränkung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) möglich.
Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemäss Art.
2 lit. a MSchG dar.
414 Es kann sich um grafische oder weitere Wortelemente handeln. 415 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Unter dem Vorbehalt der Irreführung ist die Eintragung als Marke unter der Voraussetzung
zulässig, dass es sich um den Namen des Anmelders (bei juristischen Personen: den Namen des
Gründers) handelt und ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
191
8.8.2.3 Übersicht
Der Eintragung eines Zeichens für Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste
ausländische Herkunftsangabe enthält, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse
gemäss Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:
Art. 2 lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-
Abkommen verstösst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurückzuweisen.
Art. 2 lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen,
die unter die bilateralen Verträge oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen
Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar.
Art. 2 lit. c MSchG: Ohne Einschränkung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw.
die Region) oder auf die geschützte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen
bilateralen Vertrag ist das Zeichen irreführend gemäss Art. 2 lit. c MSchG.
9. Kollektiv- und Garantiemarken
9.1 Einleitung
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.417 Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch für eine
Garantie- oder Kollektivmarke ist gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem
zurückzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 bis 23 MSchG
entspricht (vgl. nachstehende Ausführungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen
Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).
9.2 Kollektivmarken
Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder
einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger
kommen keine natürlichen Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur
Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt,
dass die Vereinigung Trägerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als
Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere
Körperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet
werden.
Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54 und Ziff.
3.3, S. 60) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement
mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und
417 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer
Garantiemarke.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
192
Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG).
Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).
Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das
Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2
MSchV).
9.3 Garantiemarken
Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von
verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame
Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft
(Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus
biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere
gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprüfung oder aus
fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewährleisten.
Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von
Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigt sind, von Waren und/oder
Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.418
Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 MSchG). Der
Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG),
hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen. Das Benützungsverbot gilt
ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.
Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das
folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:
Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke,
gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke
gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen für den Fall des
unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).
Das Reglement darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).
Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das
Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2
MSchV).
Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der
Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem
Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3
MSchG).
418 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
193
10. Geografische Marken
10.1 Allgemeines
Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das
Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.
8.6.1, S. 179 und 8.6.6, S. 184). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als
geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören
(Art. 27a MSchG).
Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen
beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.
«Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf
kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.
Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt
sind (z.B. Uhren).
Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen
des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie
schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie
dessen Erlaubnis.
Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im
geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der
Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss
Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
10.2 Eintragbare Zeichen
Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung419 oder
eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,
geografische Angabe420 oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates421
beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.422
Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:
419 Vgl. hierzu Fn. 423.
420 Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen
der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder
geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche
gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).
421 Vgl. Fn. 427. 422 Art. 27a lit. c MSchG.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
194
eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene
geografische Angabe423 (Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe424
(Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung425
(Art. 27a lit. b MSchG),
eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63
LwG entspricht426 (Art. 27a lit. b MSchG),
eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach
Art. 50 Abs. 2 MSchG427 ist (Art. 27a lit. c MSchG),
eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische
Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).
10.3 Hinterlegungsberechtigte
Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:
die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat
eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die
repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung
oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,
der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde,
die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG
entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung
hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);
die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf
Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine
gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).
423 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13
der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und
die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die
Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz. 424 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss
Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. 425 Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der
Weinverordnung des Bundes; SR 916.140. 426 Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke
eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung
festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17
Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG). 427 Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
195
10.4 Markenreglement
Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den
Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden
Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG).
Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen
einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht
vorgesehen sind.
Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen
(Art. 27c Abs. 2 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt
werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
10.5 Beurteilungsgrundlagen
Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke
gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»
in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. dbis MSchV).
Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses
den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV).
10.6 Sistierung
Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss
Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das
Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der
zuständigen Stellen428 sistiert.
11. Verkehrsdurchsetzung
11.1 Allgemeines
11.1.1 Begriff
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.
428 Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen
Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische
Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der
Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
196
Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der
Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.429 Dies setzt
i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden
ist.430 Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung
gleichzusetzen.431
Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten
Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.432
Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen
(vgl. nachfolgend Ziff. 11.1.2).
Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr
(Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary
meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 181).
Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem
Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen
(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).433
Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination
einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen
besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.
Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als
solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.434 Die
Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen
auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der
aktuellen Praxis überprüft.435 Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur
für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren
anerkannt wurde.
429 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2
– ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M‘s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 430 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 431 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück
Schweiz. 432 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke).
433 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect
(fig.). 434 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der
originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1
S. 109). 435 Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
197
11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis
Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.436 Sie sind daher
selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.437
Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder
in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden
Waren oder Dienstleistungen438 angewiesen sind.439 Neben den in Art. 2 lit. b MSchG
aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,
«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.440 Im Weiteren besteht ein
absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 179)441
und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder
banalen Zeichen442 und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 128). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen
i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung443 des Zeichens sowie die Tatsache, dass es
durch zahlreiche gleichwertige Alternativen444 ersetzt werden kann.
11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft
erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.445 Ein Antrag ist im Weiteren
erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene
durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 11.1.1 in fine S. 195).
436 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in
sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST;
BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re.
437 Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in
sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ. 438 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS. 439 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton
(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS.
440 BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss
das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft
werden.
442 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken). 443 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken).
444 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III 121,
E. 4.4 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR
AIRWAYS.
445 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 –
Rhätische/Bernina-/Albulabahn.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
198
Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.446 Im
Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
glaubhaft gemacht wird.447 Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für
die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht.448 Die Verkehrsdurchsetzung kann nicht erst
im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.449 Dies kann aber für den
Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der Kosten des
Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.450
Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative
Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 11.3, S.
202) ermittelt werden.451 Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels
Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl.
nachfolgend Ziff. 11.2, S. 200). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht,
ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden
(bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30). Das Institut erachtet die
Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;452
angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen
jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.453 Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel
(Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.454 Jedoch können mittels Demoskopie
ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert
werden.
11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise
Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der
Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des
Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der
Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich
um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe
446 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit
Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1
– Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER.
447 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband
(dreidimensionale Marke). 448 BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 449 So tendenziell BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011,
E. 9.3.5 – ASV.
450 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV. 451 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.).
452 Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 453 BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 454 BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
199
und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle
potenziellen Abnehmer.455
Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung
zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.456 Eine Einschränkung
der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist
ausgeschlossen.457
11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung
Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht
werden.458 Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 11.2.4, S. 201 und betr. Demoskopien
Ziff. 11.3.5, S. 204.
11.1.6 Hinterlegungsdatum
Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen459 und bei der Eintragung noch andauern. Ist die
Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das
Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der
entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.460
455 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in
sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht
bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind
massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht
alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen
Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben). 456 Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke). 457 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von
«Designmöbeln» unzulässig. 458 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c –
YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz. 459 BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz;
BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 –
SALESFORCE.COM. 460 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem
Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der
Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
200
11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen
11.2.1 Allgemeines
Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen
Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.461 Dazu
gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden
sind, oder intensive Werbeanstrengungen.462 Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege
einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,
in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen
markenmässig eingesetzt worden ist.
Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen
Zustimmung erfolgt sein.463
11.2.2 Beweismittel
Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten
Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu belegen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,
S. 29. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein,
dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des
Hinterlegers verstanden wird.464 Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen.465
Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse
enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch
Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80, letzter Abschnitt).
11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung
nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie
glaubhaft gemacht wurde.466 Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und
Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den
461 BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit
Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV. 462 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST. 463 Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke). 464 Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima. 465 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum
Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.
466 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer
B-2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine
Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung
erbracht wird).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
201
entsprechenden Oberbegriff nach sich.467 Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren
und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke
eingetragen werden soll.
11.2.4 Ort des Gebrauchs
Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.468 In der Praxis reichen
solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,
Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum
Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich,469 können
aber in Ausnahmefällen ein zusätzliches Indiz darstellen.
11.2.5 Dauer des Gebrauchs
Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen
markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.
Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.470 Die eingereichten Belege
müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.
Je nach Intensität des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen
Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der Gebrauch während
eines kürzeren Zeitraums genügen.471 Gleiches gilt für den Nachweis eines kontinuierlich
gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.472
11.2.6 Markenmässiger Gebrauch
Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.473 Die blosse
Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher
Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 11.1.1, S.195). Nicht anrechenbar sind Belege, die
einen rein dekorativen474, firmenmässigen475 oder einen Gebrauch für Hilfswaren476 zeigen.
Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.
Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten und
467 So zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die
Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.
468 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER. 469 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 470 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199. 471 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER;
BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 473 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware
verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke).
474 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 476 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
202
Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen
ersichtlich ist.477 An einem solchen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch
der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung
stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten
Hinweis auf ein Unternehmen dar.
11.2.7 Abweichender Gebrauch
In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie
es hinterlegt ist und geschützt werden soll.478 Der langjährige Gebrauch eines originär
schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse
auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.479
Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen.
Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im
Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen
vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens
zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.480 Der Gesamteindruck
kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst
werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer
direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 11.3,
S. 202).
Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des
rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung.481
11.2.8 Umfang des Gebrauchs
Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.482 Dafür geeignet sind
beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,
Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.
11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie
11.3.1 Allgemeines
Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie)
stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu
477 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 478 Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER. 479 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 480 Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke).
481 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST. 482 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
203
klären.483 Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht
unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl.
dazu oben Ziff. 11.1.6, S. 199) als Marke wahrgenommen wird.
11.3.2 Anwendungsfälle
Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege
den vorstehend in Ziff. 11.2.3 bis 11.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden.
Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:484
Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch
zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.485
Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,
wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 138), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11
S. 139) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 140). Anders als
Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch
nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,486 deren Funktion oder
dekorative Ausstattung.
11.3.3 Zu verwendendes Zeichen
Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch
enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und
Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form
als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die
Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.
11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung
durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage
zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf
alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder
Dienstleistungen bezieht.487
483 BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 484 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein
ausgeschlossen.
485 Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 486 BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 487 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
204
11.3.5 Ort der Durchführung
Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz
nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 11.1.5, S. 199), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region
in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen
auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein.
Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der
Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der
schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-
Land-Verteilung beachtet wird.
Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz
vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage
für die demoskopische Beweisführung ausreichend.488 Glaubhaft zu machen ist diesfalls
zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und
dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.489
Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.490
11.3.6 Art der Erhebung
Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem
fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche
Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise
eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder
Farbmarken).
Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer
und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp
Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der
Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.491
488 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 489 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 490 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt
werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der
Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in
Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen. 491 Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen ist namentlich die Repräsentativität in Bezug
auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewährleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 11.3.7, S. 204). Bei
diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die
Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere
sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die Antwort verändert
werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo zusätzlich die
Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden
Fragen gewährleistet sein muss.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
205
Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen
anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht
wie hinterlegt vorliegt.
11.3.7 Repräsentativität
Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach
Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) ist daraus i.d.R.
eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.
Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen
die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres
identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.
Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die
Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können.
Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher
Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes
Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.
Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die
Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der
Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die
Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von
mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen
sind,492 und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von
Fachkreisen zu ermitteln ist.
11.3.8 Zu stellende Fragen
Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der
gestellten Fragen abhängig.493 Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits
durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mängel in Methodik
und Durchführung als ungenügend bewertet werden,494 empfiehlt sich eine vorgängige
Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen müssen im Zusammenhang
mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-,
des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.495
492 B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST. 495 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
206
Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:496
a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades
Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?
Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage
stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die
möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.
b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades
Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder
auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen?
Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf
mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in
welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten
Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm
somit kennzeichnenden Charakter beimessen.
Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit ich kann dazu nichts
sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest
sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer
vorzugeben.
Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene
Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum
Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge
bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur
Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten
miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen.
c) Ermittlung des Zuordnungsgrades
Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese
Farbe / usw.] hin?
496 Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das
vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes
und seit Jahren bewährtes Modell.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
207
Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem
Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um
eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung
der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne
vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann
unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,
beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht
erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.497 Klare
Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads
abzuziehen.498
Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche
sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der
massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) oder zur Beantwortung der Frage,
seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem
Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,
Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.
11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung
Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für
die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei
allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es
in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen
hatte.499
Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen
nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade
nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.
11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage
Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral
dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse
einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält
sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind
sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen
bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf
eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis
(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.500
497 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 498 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
208
Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen
wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des
Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird.
Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)
beizulegen.
209
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
1. Einleitung
Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach
erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3
MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den
Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die
Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine
Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift1
und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke
beantragt.
Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst
einfach, rasch und kostengünstig sein.2 Insoweit handelt es sich um ein summarisches
Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter
Einzelsachverhalte geeignet ist.3 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31
MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine
Marke vom Markenschutz auszuschliessen.4 Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch
einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige
Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden
können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft
gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige
Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu
berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der
Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
beschränkt;5 darüber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder
namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.6 Das
Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein
Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt.7 Das Argument der
Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im
Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.8
1 Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie
bei der Markenprüfung. 2 BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.). 3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 BVGer B-40/2013, E. 1.2 – EGATROL / EGATROL.
8 BVGer B-6665/2010, E. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 –
OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
210
Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15
MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.9 Art. 31
Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3
Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.
2. Sachentscheidvoraussetzungen
Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch
erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.1 Widerspruchsschrift
Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).10 Dazu
kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.11 Ein
Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen
unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten
Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige
Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich
identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des
Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die
speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)
geschickt werden.12 Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der
Eingabe.
Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der
Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die
Firma des Markeninhabers;
d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.
9 BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 10 Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge
usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen. 11 Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc). 12 Vgl. https://ekomm.ipi.ch.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
211
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur
gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke
eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen
genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn
z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren
ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.13 Um Differenzen bei der Übersetzung zu
vermeiden, wird empfohlen, bei teilweisen Widersprüchen die Waren, gegen welche sich der
Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register
eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des
Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der
Widerspruchsfrist zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren
Einschränkung dagegen nicht.14
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,
um das Rechtsbegehren zu präzisieren.
2.3 Begründung
Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine
kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheidrelevanten
Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht
eingetreten.
2.4 Parteien
2.4.1 Aktivlegitimation
Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 21.
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke
Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8
MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch
eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der
Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist
ein Widerspruch ausgeschlossen.
13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK. 14 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
212
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen
Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,
dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.
6bis PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der
notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist
lediglich auf Art. 6bis PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den
Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke
verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS15 findet Art. 6bis PVÜ auf
Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den
Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des
geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche
Frage.16
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts
Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der
Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen
Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist
Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen
rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland
bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen
ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher
Markenpiraterie entgegenzuwirken.17
Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische
Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in
der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland
geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen
Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.18
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit
Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der
Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.19 Die PVÜ spricht
im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von
15 SR 0.632.20 Anhang 1 C. 16 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com /
InternetCom (fig.). 17 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus
Conelli. 19 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
213
«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-
known mark». Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur
Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der
Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im
Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.20 Mit anderen Worten sind für das
Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer
eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer
bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 238). So hält auch das
Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore
notoire».21 Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis
der Existenz der Marke im Inland voraus.
Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken
der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls,
wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:22 der Bekanntheitsgrad
der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische
Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die
geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige
Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die
zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.
Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die
Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die
notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und
sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im
Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht
näher umschrieben.23
Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.24 Den
massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von
einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber
beansprucht wird.25 Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen
Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in
Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv
gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland
gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat
erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht
voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen
20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,
48 f.
23 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
214
Verkehrskreisen beurteilt.26 Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des
Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf
diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte
Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb
der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.27 Eine Ausdehnung des
Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren
nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.28
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät
Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4.1
f., S. 27) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie
vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder
angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich
auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass
er sein Recht nachweist.29 Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit
seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von
Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.
Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische
Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede
des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,
dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus
wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,
insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen
wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,
was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und
raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im
Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.30
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig
überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.31
2.4.2 Passivlegitimation
Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1, S. 21.
26 BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 28 BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp.
29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.). 30 BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung
einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten
Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS. 31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
215
2.5 Widerspruchsfrist
Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22
Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41
Abs. 4 lit. c MSchG).
Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.
Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten
Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht
(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).
Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst.
Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.
Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des
Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden
Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).
Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl.Teil 1, Ziff.
5.5.2, S. 30).
Beispiele für die Fristberechnung:
Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014
um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.
Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn
am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.
2.6 Widerspruchsgebühr
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebührenhöhe
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.32 Das Widerspruchsverfahren ist dabei
auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der
angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird
für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.33 Dasselbe gilt auch, wenn sich der
Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr
zu bezahlen.34 Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer
Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der
Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.35
32 IGE-GebV Anhang I. 33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7. 34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
216
Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen
(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 50 f.).
Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).
Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen
mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der
Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch
klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.36
Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht
mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.37
2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts
Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt
wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil
1, Ziff. 11.3 ff, S. 50).
3. Mängel des Widerspruchs
3.1 Nicht behebbare Mängel
Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um
eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.
Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter
Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).38 Nicht eingetreten werden kann sodann auf
einen Widerspruch,
der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);
der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1
MSchG);
der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);
der sich gegen ein Markengesuch richtet;39
bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die
Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
36 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet.
37 Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG. 38 RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) /
REXOL. 39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen
Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,
ausgeschlossen.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
217
bei dem die Aktivlegitimation,40 die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.
3.2 Behebbare Mängel
Behebbare Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar
vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit
dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde
(Art. 23 VwVG).
Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,
bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein
solches noch fehlt,
bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das
Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
der keine Unterschrift enthält.41
Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder
auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des
Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).42 Untergeordnete Mängel können auch ohne
Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.43
Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen
einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und
Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen
aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle
gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren
handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil
(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht
möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei
Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen
werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des
Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den
Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht
eingetreten.44
Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber
der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre
Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.45 Kann die
Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.
40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Vgl. Ziff. 2.1, S. 209. 42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.). 44 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK. 45 Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
218
Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert
das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht
muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter
bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut
nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist
Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf
der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit
in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird
der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die
widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke
Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.
23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Höhe der
Widerspruchsgebühren.46
Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere
Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus
Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die
Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.
4.2 Sistierung
Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 39) wird das
Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine
eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das
Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3
MSchV).
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt,
welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten
Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig
entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).
Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international
registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht
wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung47 in ein nationales Gesuch zu
beantragen (Art. 9quinquies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von
46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 214. 47 Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 88.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
219
drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt
werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer
materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren
wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung
beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.
4.3 Information über eingegangene Widersprüche
Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein
Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,
Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der
folgenden Statusinformationen angezeigt:
bisher kein Widerspruch
hängig beim Institut
Entscheid Institut vom …
hängig bei BVGer
Entscheid RKGE bzw. BVGer vom …
Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen
werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.48 Die Publikation
dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.
Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf
der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch
erhoben worden ist.
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren
5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages
Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im
Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register
eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.49
5.2 Einrede des Nichtgebrauchs
Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,
muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren
Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.50 Die Behauptung des
48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei
der Zustellung oder Bearbeitung.
49 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
220
Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort
hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss
zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der
Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.51 Ist nach
den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch
im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren.
Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom
Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,
wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.
Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im
Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht
geprüft werden.
Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind
die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend,
auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren
und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.52 Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist
aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf
(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der
Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.
5.3 Karenzfrist
Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur
Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss
Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.53
5.3.1 Beginn der Karenzfrist
Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer
Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem
Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,54 analog zur Situation bei Schweizer Marken
gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.
51 BVGer B-5641/2012, E. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
52 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 54 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene
oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter GAFO. Vgl. zur
Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die
Rechtsprechung.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
221
Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der
Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO55 erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem
Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.56
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 GAFO
im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.
Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu
diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der
Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,
ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr
entgegenstehen (können). Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom
Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 94),
sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.
Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung
18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).57 Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum
der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das
Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer
Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres
um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register
abweichen.
Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die
Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)
zu laufen.
Findet das MMA Anwendung, so beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung ein
Jahr. Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fällen zwölf Monate nach dem Datum der
Mitteilung («date de notification»).
5.3.2 Verlängerung der Markeneintragung
Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um
einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12
Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.
5.3.3 Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens
Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des
Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der
55 Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige
Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom
1. September 2009). 56 Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für
den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.
57 Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer
Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
222
Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).
Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede
unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch
nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.58 Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in
dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht
berücksichtigt wird.59
5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs
5.4.1 Gebrauch in der Schweiz
Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.60 Eine Ausnahme ergibt sich aus
dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz.61 Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der
Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer
Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als
rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.62 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter
Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus
diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie
eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.63 Die Marke muss zudem in
beiden Staaten geschützt sein.64
Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG
ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in
der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die
reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.65
5.4.2 Zeitlicher Gebrauch
Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während
der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen
58 Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV. 59 BVGer B-4471/2012, E. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).
60 BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 SR 0.232.149.136; BVGer B-6251/2013, E. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP. 63 BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 64 BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
223
(Art. 32 MSchG).66 Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die
Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs
beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet
werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit
anderen, datierbaren berücksichtigt werden.67 Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs
ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange
niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der
Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).
5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird
in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu
wollen.68 Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls.69 Nicht als
ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch
einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.70 Um als ernsthaft
zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher
abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz,
wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des
Marktes zu befriedigen.71 Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke
gefordert als bei Luxusgütern.72 Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter
Markengebrauch.73
5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt
Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend
wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen
vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden
wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,
Rechnungen usw. sein.74 Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten
Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.75
66 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 67 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 68 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 69 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 70 BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 71 BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) /
fünf Streifen (fig.).
72 BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 74 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
224
An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder
Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.76
Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein
produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein
Unternehmen dar.77 So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von
Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger
Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen
übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen
direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.78
Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als
solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden
Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den
Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und
Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.79
5.4.5 Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
5.4.5.1 Subsumption
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder
Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In
einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht
wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.
Teil 2, Ziffer 4.5, S. 67). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung
von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren
abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.80 Allfällige Einschränkungen der
Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für
Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch
für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.81
5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs
Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke,
lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen
glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren
oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.
76 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.3 S. 66. 81 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
225
Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für
diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft
gemacht wurde82.
Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der
Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte
Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen
ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte
betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise
bestimmt werden kann83. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines
branchentypischen Anbieters gehören84. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht
dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts85, welche im
Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis
übereinstimmt.
Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter
gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch
für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der
diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf
sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c
MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt
werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig
beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff86
ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren
oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst87. Der
Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren
oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht
so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden
können88. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder
Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften
82 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita 83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 84 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) 86 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita
87 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita 88 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 - RESPICUR
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
226
und die Zweckbestimmung89 im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder
Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können90.
5.4.6 Gebrauch in abweichender Form
Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur
so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.91
Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher
Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während
das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.92 Entscheidend ist
daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische
Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.93 Dies ist nur der Fall,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke
sieht.94 Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich
strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines
unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild,
weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen
für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann
etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als
ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene
Unterscheidungskraft aufgefasst werden.95 Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz
abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt
anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr
sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.96 Die Rechtsprechung pflegt
bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch
Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als
Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.97
89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New 90 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New
91 BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III
267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 92 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 93 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) /
PD&C.
94 BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 97 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
227
Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden
Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen
wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den
rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne
Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet
noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame
Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R.
nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils
im Einzelfall zu bestimmen.98
5.4.7 Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen
Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der
Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.99 Ob eine
Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch
anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem
Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung
einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen
funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.100 So
dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als
Hilfswaren dem Produkt «Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht
jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.
Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,
Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt
i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem
zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im
Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke
verwendet werden kann.
5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung
Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich
den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat
zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.101 Sie kann vertraglich, beispielsweise im
Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als
rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich
eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.102
98 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 99 BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola. 100 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani. 101 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
228
Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.103 Von
massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber
gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.104
Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch
die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes
oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht,
einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne
dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.
5.5 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz
Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als
triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche
Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische
oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem
Markeninhaber zuzurechnen.105
5.6 Verfahrensrechtliches
5.6.1 Schriftenwechsel
Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2, S. 36 verwiesen.
5.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende
beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.106 Da der Gebrauch
der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der
Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in
Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.107 Das bedeutet, dass das
Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom
Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.
103 BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora. 106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.
107 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA /
MILLEZIMUS.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
229
Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede
zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise
anerkannt wird.108 Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich
dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im
Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime109 als Urteilsgrundlage so
hingenommen werden.
Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt
zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung,
vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30).
Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 5, Ziff. 5.4.4.1, S.
29).
Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des
Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf
einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.110 Gemäss
Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren,
isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische
Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der
wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und
Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen
Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche
Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit
zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das
Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche
Erklärungen als reine Parteibehauptungen.111
5.7 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs
Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen
Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft
gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher
ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.112
6. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die
108 BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK. 110 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 –
WHEELS / WHEELY. 112 BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
230
mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese;
mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen
Unternehmen hergestellt.113 Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch
keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative
Hilfsfunktion erfüllt.114
Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.115 Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch
form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und
Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke
glaubhaft gemacht hat.116
In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss
als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.117 Dabei ist davon
auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen
kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).118 In einem ersten Schritt ist
daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und
welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziffer 4.5,
S. 67). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke
gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3
MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.119
113 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.). 114 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS /
Pallas Seminare (fig.).
115 BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM /
carpe noctem. 116 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 27.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
231
6.1.1 Indizien für die Gleichartigkeit
Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres
Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.120
Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter
das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.121
Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware
angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein
Indiz für Gleichartigkeit.122
Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute
fast alle denkbaren Waren anbieten.123 Hingegen kann der Verkauf von Waren in
Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.124
6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit
Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist
eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.125
Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches
Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.126
Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine
Gleichartigkeit.127 Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.
Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht
gleichartig zur Fertigware.128 Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die
Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung
haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.129
6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen
Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,
sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.130 Wegen des
120 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) /
Organic Glam OG (fig.).
121 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) /
max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).
128 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex. 130 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
232
unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen
Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen
kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem
Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.131 Zur Feststellung dieser
Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von
besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die
Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.132 So
können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot
ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).133 Auch zwischen
dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits
und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da
es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den
kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden
müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich
bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen
Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.134 Allen diesen Fallgruppen
gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der
Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss
thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.135
Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber
auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch
Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht
werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,
Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für
«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»
(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird.
Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»
zu verneinen.136 Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1
bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss
Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»
und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt.137
131 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
133 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 134 BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX. 137 Vgl. Teil 2, Ziff. 4.12, S. 70; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
233
6.2 Zeichenidentität
Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.
Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.
6.3 Zeichenähnlichkeit
Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.138 Nach
bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.
Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.139 Dieses wird die Zeichen meist nicht
gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene
Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht.140 Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.141
Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet
sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn
somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen.142 Daran ändert auch
nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.143 Dieses Vorgehen
führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung
einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit
dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.144 Wird eine ältere Marke oder einer ihrer
kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element
wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine
Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element)
derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im
jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.145
6.3.1 Wortmarken
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt.146 Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine
138 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 140 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
141 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS. 142 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 145 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
234
Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.147 Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale
beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge148 sowie der
Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.149 Das Schriftbild wird vor allem durch die
Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet.150 Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,
kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine
grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.151
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt
entscheidend sein.152 In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch
Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die
sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren
regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt
auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,
dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild
täuschen lässt.153 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier
Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der
konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden
muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.154
Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch
und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert
sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge
Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.155
6.3.2 Bildmarken
Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte
der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.156 Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die
unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine
147 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer
B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.). 148 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 –
OMEGA / OU MI JIA (fig.).
150 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG. 151 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 152 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 156 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
235
Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke
als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder
Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert.157 Doch auch hier sind der Gesamteindruck
und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.158
6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken
Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der
Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden
werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der
Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem
Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.159 Ausschlaggebend
ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.160 Enthält eine Marke
sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das
Erinnerungsbild gleichermassen prägen.161 Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus
untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.162
6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)
Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen
Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der
Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den
Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen
Gestaltungen klar abhebt.163 Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren
Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente
vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.164 Übereinstimmungen in schutzunfähigen
Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.165
Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist
möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer
unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo
für Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend
157 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.).
158 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic
Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 159 BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 160 BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.). 162 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER
FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.
163 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 165 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
236
ausgestaltet wird.166 Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des
gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,
besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung
aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.
Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen
Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale
Umsetzung der Bildmarke ist.167 Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,
dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.168
6.4 Verwechslungsgefahr
6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.169 Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine
solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss
entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,
dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
verwechselt.170
6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr
Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum
die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber
falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene
Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen kennzeichnen.171
166 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 167 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 168 Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de
Poisson» (dreidimensionale Marke).
169 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 –
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 170 BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat. 171 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM
/ carpe noctem.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
237
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder
i.w.S. – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern
stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der
Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des
Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.
Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.172
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere
Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.173 Dasselbe gilt
auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.174 Ergibt
bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die
Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die
Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen.175
6.6 Aufmerksamkeit
Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder
Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,
dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und
einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von
Berufsleuten beschränkt bleibt.176 Aufgrund der Formulierung der Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in
solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.177
Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft.178 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in
Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management-
und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und
Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und
172 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE
122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside
(fig.) / GALDAT INSIDE. 173 BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 175 BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a –
Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).
177 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
238
Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss
entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien
vorausgeht.179 Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und
industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische
Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher
eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.180 Hingegen werden Unterhaltungs-
und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher
mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.181 Waren der Klasse 14 (Uhren
und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden,
aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb
von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.182 Ebenfalls ein durchschnittlicher
Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33)
angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf
breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.183 Gleiches gilt für Waren
der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein
breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere
Aufmerksamkeit erwartet werden darf.184 Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im
Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten
Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.185 Als
Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des
Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30186, Getränke der
Klasse 32187 sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)188.
6.7 Kennzeichnungskraft
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei
schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
179 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 180 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 184 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.). 187 BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella.
188 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 –
Kamillosan / Kamillan.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
239
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen189. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.190 Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen
eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche
geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.191
Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar
gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element.192, 193 Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.194 Damit aufgrund einer
Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch
Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss
beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der
gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.195 Allenfalls können
auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien
Markenbestandteils als Serienmarke.196
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der
Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den
Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren
Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht
erfolgen.197 Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,
189 Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis
zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die
Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien
dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weiter Informationen unter:
https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
190 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in
sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 BVGer B-8242/2010, E. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Vgl. Fn. 189. 194 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 –
(fig.) / (fig.). 195 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,
E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.).
197 BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex /
LIFETEA.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
240
weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten
Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.198
Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche
Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob
eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.
«schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des
Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in
Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche
nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen
müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in
Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.
Bekannte Marken199 verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft200. Im
Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen
nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es
vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte
Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich
Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der
Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche
Bekanntheit einfach nur zu behaupten:201 Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren
Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke).
Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich
nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der
originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.
Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die
Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke
als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.202
Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke
aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein
rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.203
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)
Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die
angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch
abgewiesen (Art. 33 MSchG).
198 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 105. 199 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er
mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.
200 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 202 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
241
8. Eröffnung der Verfügung
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke
Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der
Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz
zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen
Postzustellung).
Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a
und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen
Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder
Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen
(Art. 42 MSchG).
8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine
absoluten Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative
Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.
die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom
Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).
Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen
Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch
Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG).204 Nach Eintritt der
Rechtskraft wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la
protection», eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la
protection» übermittelt.
8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
204 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
242
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden sowohl
relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.
Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das
Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.
Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in
welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und
Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung
eines Vertreters
Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die
Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 100 ff.) ganz oder
teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren
fortgesetzt.
Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird
dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche
Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde
eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in
Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls
wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder
aufgenommen.
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung
eines Vertreters innert Frist
Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines
Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter
Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 25).205 Wird daraufhin weder
Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das
Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos
abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des
Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die
Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt
eröffnet.
9. Kasuistik
Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die
Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.
205 U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und
Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.
243
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
1. Einleitung
Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhält jede
Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch.
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation
Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a
Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.3, S. 21).
Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine
internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann
frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt
werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 244).
2.1 Löschungsantrag
Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet
werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.
Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;
b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den
Namen oder die Firma des Markeninhabers;
c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;
d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch
glaubhaft macht;
e) entsprechende Beweismittel.
Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem
Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 39). Für einen vom
Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen
Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Löschungsantrag.
Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren
ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke
geltend zu machen.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
244
Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann
das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst
über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 218).
Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung
wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine
ältere Marke stützt;1 wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen,
behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c
MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden
Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der
Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens
zulässig ist.
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um
das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Bei
unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel
Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch
nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem
Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 247).
Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird
dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,
S. 30). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird
auf das Gesuch nicht eingetreten.
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags
Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt
bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden
kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 219).
1 Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 210.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
245
Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der
Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)
MMP2), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu
laufen.3 Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige
Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der
Schweiz zu laufen.
Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das Institut gemäss
Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs
Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um
eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die
Gebühr beträgt CHF 800.– .4
Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung
der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt
und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid
Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel
durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid
ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.
Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird dem Markeninhaber zur
Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.
5.7.1.1, S. 36 ff).
2 Die Verplichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
besteht erst seit dem 1.1.2011.
3 Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die internationale
Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht. Falls eine
vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen – erlassen
wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine
Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der
Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP
Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was
beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit
Erlass dieser Schutzgewährung. 4 Vgl. Anhang IGE-GebV.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
246
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu
machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:
Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und
haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.5
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke
Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen
Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies
hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für
die Löschung.
Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das Institut
weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der
Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.
4. Löschungsgründe
Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht
nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.
Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke
glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 247).
Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:
Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,
S. 247) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,
S. 247). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 247).
Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen
zweiten Schriftenwechsel an.
Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der
Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der
Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.
5 Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
247
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das
Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den
Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen.
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs
Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke
glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch
von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut
insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren
Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des
Hinterlegers zu berücksichtigen.
Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel (beispielsweise Benutzungsrecherchen,
Bestätigung von Dritten) einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als
Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das
Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der
Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.
Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel
des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte
Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den
Antragsteller aufkommen lassen.
Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist
es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke
Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner
Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle
geeigneten Beweismittel vorzulegen.
Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Würdigung der
Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im
Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.
Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.4 ff., S. 222 ff.).
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger
Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
248
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter
oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu
beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.5, S. 228).
5. Verfahrensabschluss
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,6 erklärt das Institut
den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.
Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen
Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 41 f).
5.2 Materieller Entscheid
Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 243 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit
einem materiellen Entscheid ab.7 Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag
ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig
entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8
5.2.1 Abweisung des Löschungsantrags
In den folgenden Fällen weist das Institut den Löschungsantrag ab:
a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b
Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 247).
b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der
Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b
MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 247).
5.2.2 Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten9 des
Löschungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise
(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens
im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 244).
6 Vgl. Ziff. 2, S. 242 ff. 7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 40 ff. 8 Vgl.Teil 1, Ziff. 7.3, S. 42 ff. 9 Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 48 ff.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
249
5.2.3 Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft macht oder macht der Antragsgegner den Gebrauch oder
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b
Abs. 2 MSchG) und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem
Zusammenhang ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen
Gebrauchs der Marke auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder
Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.
Beim Löschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im
Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung10. Der
Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter
objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im
Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei
Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch lediglich für einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder
Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff
eingetragen ist, wird die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder
Dienstleistungen aufrecht erhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der
erweiterten Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder
Dienstleistungen wird die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit
Art. 35b Abs. 2 MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine
neue Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.
5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen
Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer
internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel
18ter 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.
6. Kasuistik
Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können in der
Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) abgerufen werden.
10 Vgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2, S. 223.
250
Anhang
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)
0
1
2
3
4
5
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Direttive in materia di marchi
- Parte generale
- Procedura di registrazione di un marchio
- Tenuta del registro
- Registrazione internazionale di un marchio
- Esame materiale di un marchio
- Procedura di opposizione
- Procedura di cancellazione per mancato uso
Berna, 1.1.2017
o IGE iIPI
Eldgenosslsches lnstltut fiir Gelstlges Elgentum
lnstltut Fédéral de la Proprlété lntellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swlss Federai lnstltute of lntellectual Property
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T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
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1
Indice
Indice 1
Elenco delle abbreviazioni 16
Parte 1 – Parte generale 19
1. Introduzione 19
2. Basi giuridiche 19
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5) 19
2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3) 20
2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5) 20
2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6) 20
2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7) 20
3. Parti 20
3.1 Qualità di parte 20
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale 21
3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro 21
3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.1 Legittimazione attiva 22
3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio 22
3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario 22
3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.2 Legittimazione passiva 23
3.1.3.2.1 Procedura di opposizione 23
3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso 23
3.2 Trasferimento del marchio 23
3.2.1 In generale 23
3.2.2 Particolarità 23
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione 23
3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 24
3.2.2.3 Fallimento di una parte 24
4. Rappresentanza e recapito 24
4.1 Rappresentante 24
4.2 Procura 25
4.3 Recapito 26
5. Regole procedurali generali 26
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione 26
Indice
2
5.2 Esame della competenza 27
5.3 Ricusazione 27
5.4 Accertamento dei fatti 28
5.4.1 Massima inquisitoria 28
5.4.2 Obbligo di cooperazione 29
5.4.3 Principio della parità delle armi 29
5.4.4 Prove 30
5.4.4.1 Mezzi di prova 30
5.4.4.1.1 Principi 30
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova 30
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova 30
5.5 Termini 31
5.5.1 In generale 31
5.5.2 Calcolo dei termini 31
5.5.3 Proroga dei termini 32
5.5.4 Osservanza dei termini 32
5.5.4.1 In generale 32
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica 33
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse 33
5.5.5 Sospensione dei termini (ferie) 33
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza 33
5.5.7 Proseguimento della procedura 34
5.5.7.1 In generale 34
5.5.7.2 Esclusione 34
5.5.7.3 Procedura 35
5.5.8 Restituzione del termine 35
5.6 Consultazione del registro e degli atti 36
5.6.1 Principio 36
5.6.2 Eccezioni 36
5.7 Diritto di essere sentiti 36
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 37
5.7.1.1 Scambio di allegati 37
5.7.1.1.1 Procedure con una parte 37
5.7.1.1.2 Procedure a due parti 37
5.7.1.2 Diritto di replica 38
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 38
5.7.2 Offerta di prove 38
5.8 Lingua della procedura 39
5.8.1 Procedura di registrazione 39
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 39
Indice
3
6. Sospensione 40
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale 40
6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica 40
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti 40
6.4 Altri motivi di sospensione 41
7. Decisione 41
7.1 Contenuto e motivazione 41
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 42
7.2.1 Ritiro 42
7.2.2 Transazione 42
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto 43
7.3 Spese di procedura e indennità di parte 43
7.3.1 Procedura di registrazione 43
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 43
7.3.2.1 Spese di procedura 43
7.3.2.2 Indennità di parte 44
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione
materiale 44
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione
formale (decisione di stralcio) 45
7.4 Notificazione 46
7.4.1 Forma scritta 46
7.4.2 Pubblicazione ufficiale 46
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali 47
8. Rimedi giuridici 47
8.1 Decisioni finali 47
8.2 Decisioni incidentali 47
9. Crescita in giudicato 48
9.1 Crescita in giudicato formale 48
9.2 Crescita in giudicato materiale 48
10. Riesame e revisione 49
11. Tasse 50
11.1 In generale 50
11.2 Tasse forfettarie 50
11.3 Esigibilità e termini di pagamento 50
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto 51
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 51
Indice
4
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio 53
1. Introduzione 53
2. Esame preliminare 53
2.1 Deposito 53
2.1.1 Domanda di registrazione 53
2.1.2 Riproduzione del marchio 53
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi 53
2.1.4 Domanda incompleta 53
2.2 Data del deposito 54
3. Esame formale 54
3.1 Deposito 54
3.1.1 Modulo 54
3.1.2 Depositante 54
3.2 Riproduzione del marchio 55
3.2.1 Rivendicazione di colore 56
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi 56
3.2.3 Marchi acustici 57
3.2.4 Marchi tridimensionali 57
3.2.5 Ologrammi 58
3.2.6 Marchi di colore (astratti) 58
3.2.7 Motivi 59
3.2.8 Marchi di posizione 59
3.2.9 Marchi di movimento 59
3.2.10 Marchi olfattivi 60
3.3 Categoria di marchio 60
3.4 Rivendicazione di priorità 60
3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 61
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità 62
3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione 62
3.5 Esame dei marchi accelerato 62
3.6 Tasse 63
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito 63
3.8 Pubblicazione e validità 64
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi 64
4.1 Basi giuridiche 64
4.2 Classificazione di Nizza 65
4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza 66
4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe» 67
4.5 Definizione dei termini 67
Indice
5
4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini 68
4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale 68
4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» 68
4.9 Termini «set» e «kit» 69
4.10 Termine «sistema» quale prodotto 69
4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42 69
4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» 70
4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40 70
4.14 Formulazioni problematiche 71
4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione 72
Parte 3 – Tenuta del registro 73
1. Introduzione 73
2. Registrazione 73
3. Proroghe 74
4. Modifiche e cancellazioni 74
4.1 Trasferimenti 74
4.2 Trasferimenti parziali 75
4.3 Divisione 75
4.4 Licenze 75
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 76
4.6 Cancellazione parziale 76
4.7 Cambiamenti del regolamento 77
4.8 Altre modifiche 77
4.9 Rettifiche 77
4.10 Cancellazioni 77
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti 78
5.1 Registro dei marchi 78
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 78
6. Documenti di priorità 79
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio 80
1. Introduzione 80
2. Registrazioni internazionali con base svizzera 80
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid 80
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM) 81
2.2.1 Calcolo della priorità 81
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto 81
Indice
6
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI 82
2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati 82
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC) 82
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali 83
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC) 83
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC) 84
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC) 84
2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola
25.1)a)iv) ResC) 85
2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)
ResC) 85
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali 85
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC) 85
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC) 85
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC) 86
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC) 86
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM) 87
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC) 87
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20
ResC) 87
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC) 88
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC) 88
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera 89
3.1 Procedura presso l’OMPI 89
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la
Svizzera 89
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC 89
3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio 90
3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC) 90
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC) 90
3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC) 92
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC) 92
3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC) 92
3.2 Procedura presso l’Istituto 93
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 93
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter
1) ResC 93
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta 93
3.2.4 Rappresentanza e recapito 94
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare 94
Indice
7
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto 95
3.2.7 Proseguimento della procedura 95
3.2.8 Procedura d’esame accelerata 96
Parte 5 – Esame materiale di un marchio 97
1. Basi giuridiche 97
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio 97
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione 98
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi 98
3.2 Impressione d’insieme 99
3.3 Relazione con i prodotti e servizi 99
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione 100
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate 100
3.6 Lingue contemplate 102
3.7 Casi limite 102
3.8 Parità di trattamento 103
3.9 Tutela della buona fede 104
3.10 Decisioni estere 104
3.11 Ricerche in Internet 105
4. Dominio pubblico 106
4.1 Basi giuridiche 106
4.2 Nozione di dominio pubblico 106
4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM 107
4.3.1 Assenza di carattere distintivo 107
4.3.2 Bisogno di disponibilità 108
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi 109
A. Segni convenzionali 110
4.4 Marchi verbali 110
4.4.1 Considerazioni generali 110
4.4.2 Indicazioni descrittive 110
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali 110
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di
riflessione o di immaginazione 111
4.4.2.3 Combinazioni di più termini 111
4.4.2.4 Neologismi 111
4.4.2.5 Significati duplici o multipli 112
4.4.2.6 Sinonimi 112
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive 113
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche 113
Indice
8
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà 113
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione 113
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari 114
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti 114
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose 115
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
116
4.4.2.7.8 Designazioni di colore 116
4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive 116
4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI) 117
4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali 117
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria 117
4.4.4 Segni usuali 118
4.4.5 Slogan 118
4.4.6 Ditte 119
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono 120
4.4.8 Segni liberi 120
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio 121
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico 121
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali 121
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o
cifre 122
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni 123
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole 124
4.4.9.4 Designazioni simboliche 124
4.4.9.5 Pluralità di lingue 124
4.5 Segni semplici 124
4.5.1 Singole lettere e cifre 124
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre 125
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso 125
4.5.4 Figure geometriche 125
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili 126
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio 126
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri 126
4.5.6.2 Monogrammi 127
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati 128
4.7 Marchi figurativi 130
4.8 Pittogrammi 132
4.9 Marchi acustici 133
B. Segni non convenzionali 133
Indice
9
4.10 Motivi 134
4.11 Marchi di colore 135
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 136
4.12.1 Nozione 136
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato 137
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto 138
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM 138
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto 138
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica 139
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 139
4.12.5.1 Principi generali 139
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con
elementi bidimensionali con carattere distintivo 143
4.13 Marchio di posizione 144
4.14 Marchio di movimento 145
4.15 Ologrammi 146
4.16 Altri tipi di marchi 146
5. Segni che possono indurre in errore 146
5.1 Considerazioni generali 146
5.2 Rischio palese d’indurre in errore 147
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso 148
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi 149
7. Segni contrari al diritto vigente 150
7.1 Considerazioni generali 150
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi 151
7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera 151
7.2.1.1 Stemmi 151
7.2.1.2 Designazioni ufficiali 152
7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi 153
7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali 153
7.2.2 Emblemi pubblici esteri 153
7.2.3 Verifica del rischio di confusione 154
7.2.3.1 Principi generali 154
7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di
colore 156
7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera 156
7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri 157
7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti 157
7.3 Protezione della Croce Rossa 157
7.4 Organizzazioni internazionali 158
Indice
10
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini 161
8. Indicazioni di provenienza 161
8.1 Nozione di indicazione di provenienza 161
8.2 Indicazioni di provenienza come marchi 162
8.3 Tipi di indicazioni di provenienza 163
8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette 163
8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette 163
8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici 163
8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate 164
8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza 164
8.4.1 Indicazioni con duplice significato 165
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti 165
8.4.3 Segni simbolici 166
8.4.4 Impossibilità oggettiva 166
8.4.5 Denominazioni di tipo 167
8.4.6 Denominazioni generiche 167
8.4.7 Provenienza aziendale 168
8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili) 168
8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto 169
8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia 169
8.4.11 Nomi di compagnie aeree 170
8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali 170
8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali 171
8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco 171
8.4.15 Servizi di viaggio 171
8.5 Dominio pubblico 171
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette 171
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette 173
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette 173
8.6 Inganno circa la provenienza geografica 173
8.6.1 Principio 173
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio
acquisito («secondary meaning») 175
8.6.3 Correttivi 176
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti 176
8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività
specifiche 177
8.6.6 Prassi in materia di limitazione 178
8.6.7 Denominazioni contradditorie 179
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) 180
Indice
11
8.7.1 Trattati bilaterali 180
8.7.2 Accordo TRIPS 181
8.7.3 Convenzione di Stresa 181
8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr) 182
8.7.5 Art. 50a LPM 182
8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici, secondo
l’articolo 2 lettere a, c e d LPM 183
8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali 183
8.8.2 Indicazioni di provenienza estere 184
8.8.2.1 Trattati bilaterali 184
8.8.2.2 TRIPS 184
8.8.2.3 Sommario 184
9. Marchi collettivi e di garanzia 185
9.1 Introduzione 185
9.2 Marchi collettivi 185
9.3 Marchi di garanzia 185
10. Marchi geografici 186
10.1 Considerazioni generali 186
10.2 Segni ammessi alla registrazione 187
10.3 Qualità di depositante 188
10.4 Regolamento 188
10.5 Basi di valutazione 188
10.6 Sospensione 189
11. Imposizione del marchio nel commercio 189
11.1 Considerazioni generali 189
11.1.1 Nozione 189
11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità 190
11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio 191
11.1.4 Cerchie commerciali determinanti 192
11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio 192
11.1.6 Data del deposito 193
11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti 193
11.2.1 Considerazioni generali 193
11.2.2 Mezzi di prova 193
11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi 194
11.2.4 Luogo dell’uso 194
11.2.5 Durata dell’uso 194
11.2.6 Uso a titolo di marchio 195
11.2.7 Uso in forma divergente 195
11.2.8 Estensione dell’uso 195
Indice
12
11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica 196
11.3.1 Considerazioni generali 196
11.3.2 Casi di applicazione 196
11.3.3 Segno da presentare nell’indagine 196
11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi 197
11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica 197
11.3.6 Modalità dell’indagine 197
11.3.7 Rappresentatività 198
11.3.8 Domande da porre 198
11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio 200
11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica 200
Parte 6 – Procedura di opposizione 201
1. Introduzione 201
2. Condizioni procedurali 202
2.1 Atto di opposizione 202
2.2 Conclusioni 203
2.3 Motivazione 203
2.4 Parti 203
2.4.1 Legittimazione attiva 203
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato 203
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto 204
2.4.1.2.1 Basi giuridiche 204
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale 204
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria 204
2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà 206
2.4.2 Legittimazione passiva 206
2.5 Termine di opposizione 207
2.6 Tassa di opposizione 207
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare 207
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto 208
3. Irregolarità dell’opposizione 208
3.1 Irregolarità irrimediabili 208
3.2 Irregolarità rimediabili 209
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione 210
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura 210
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio 210
4.2 Sospensione 210
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate 211
Indice
13
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione 211
5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro 211
5.2 Eccezione del mancato uso 211
5.3 Termine di carenza 212
5.3.1 Inizio del termine di carenza 212
5.3.2 Proroga della registrazione del marchio 213
5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura 213
5.4 Verosomiglianza dell’uso 214
5.4.1 Uso in Svizzera 214
5.4.2 Periodo d’uso 214
5.4.3 Carattere serio dell’uso 215
5.4.4 Legame tra marchio e prodotto 215
5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati 216
5.4.5.1 Sussunzione 216
5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale 216
5.4.6 Uso in una forma divergente 218
5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari 219
5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso 219
5.5 Mancato uso per gravi motivi 220
5.6 Aspetti procedurali 220
5.6.1 Scambio di allegati 220
5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 220
5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso 221
6. Motivi di opposizione 221
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi 221
6.1.1 Indizi a favore della similarità 222
6.1.2 Indizi contro la similarità 223
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi 223
6.2 Identità dei segni 224
6.3 Similitudine dei segni 224
6.3.1 Marchi verbali 225
6.3.2 Marchi figurativi 226
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati 226
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 227
6.4 Rischio di confusione 228
6.4.1 Rischio di confusione diretto 228
6.4.2 Rischio di confusione indiretto 228
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi 228
6.6 Grado di attenzione 229
6.7 Forza distintiva 230
Indice
14
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione) 232
8. Notificazione della decisione 232
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero 232
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali 232
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi
assoluti d’esclusione 232
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi
assoluti d’esclusione 233
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un
rappresentante 233
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un
rappresentante entro i termini 233
9. Casistica 234
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso 235
1. Introduzione 235
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva 235
2.1 Domanda di cancellazione 235
2.2 Conclusioni 236
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova 236
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione 236
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso 237
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione 237
3. Osservazioni generali in merito alla procedura 238
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 238
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio 238
4. Motivi di cancellazione 238
4.1 Verosimiglianza del mancato uso 239
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio 239
4.3 Mancato uso per gravi motivi 239
5. Conclusione della procedura 240
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 240
5.2 Decisione materiale 240
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione 240
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione 240
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione 240
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali 241
6. Casistica 241
Indice
15
Allegato 242
ISO 8859-15 (caratteri stampabili) 242
Parte 1 – Parte generale
16
Elenco delle abbreviazioni
Accordo di Nizza Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)
p.es. per esempio
AM Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(RS 0.232.112.3)
art./artt. articolo/articoli
CC Codice civile svizzero (RS 210)
cfr. confronta
cl. classe
Classificazione di
Nizza
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si
applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 11ª edizione,
1.1.2017
CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid. considerando
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del (Codice di
procedura civile, RS 272)
cpv. capoverso
CRPI Commissione federale di ricorso in materia di proprietà
intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
(RS 0.232.04)
DFI Dipartimento federale dell’interno
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DOP Denominazione di origine protetta
DOC Denominazione di origine controllata
ecc. eccetera
estratto del RC estratto del registro di commercio
Parte 1 – Parte generale
17
EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques
FF Foglio federale
fig. figurativo
GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Gazette Gazette OMPI des marques internationales
IGP Indicazione geografica protetta
Istituto Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LAgr Legge federale sull’agricoltura (RS 910.1)
LEF Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett. lettera
LDerr Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0)
LFus Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LPM Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di
provenienza (RS 232.11)
LPNE Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli
emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre
organizzazioni intergovernative (RS 232.23)
LPSt Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di
altri segni pubblici (RS 232.21)
LTAF Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
Messaggio
«Swissness»
Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della
legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla
protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici
(Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7425-7556
n. numero/numeri
N.B. Nota bene
OCDerr Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle
derrate alimentari (RS 817.022.21)
ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)
OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
Parte 1 – Parte generale
18
OPM Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
OPSt Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri
segni pubblici (RS 232.211)
OTab Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con
succedanei del tabacco (RS 817.06)
OTa-IPI Ordinanza dell’IPI sulle tasse (RS 232.148)
PA Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC Legge di procedura civile federale (RS 273)
PM Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)
ResC Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a
tale Accordo (RS 0.232.112.21)
RS Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg. seguente/seguenti
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de
la concurrence
TAF Tribunale amministrativo federale
TF Tribunale federale svizzero
TLT di Singapore Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio; RS 0.632.20)
UFAG Ufficio federale dell’agricoltura
Parte 1 – Parte generale
19
Parte 1 – Parte generale
1. Introduzione
La presente parte delle direttive in materia di marchi tratta delle regole procedurali generali
applicabili alle diverse procedure dinanzi all'Istituto.
2. Basi giuridiche
L'Istituto è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c
PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette
dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)1, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da
un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39–41 e 43–61 PC2,3.
Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LPM,
sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale giusta l'articolo 4 PA. L'Istituto
ritiene che il CPC sia applicabile in forza dell'articolo 4 PA. Pur contenendo determinate
regolamentazioni relative ad aspetti di diritto procedurale non menzionati esplicitamente nella
PA o nella LPM, la PC non può essere applicata. Conformemente alla giurisprudenza, nella
procedura amministrativa sono infatti applicabili soltanto le disposizioni indicate
esplicitamente all'articolo 19 PA in quanto tale elencazione è da ritenersi esaustiva4. Inoltre
viene considerato solo il diritto federale emanato dopo l'entrata in vigore della PA. Di
conseguenza vanno applicate altre disposizioni più recenti del diritto federale. Dal momento
che il CPC rientra nel diritto federale5, la sua applicazione in virtù dell'articolo 4 PA non è
esclusa, tanto più che il CPC è specialmente concepito per la composizione di controversie
di diritto civile, da cui le procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi con due o
più parti non differiscono in modo fondamentale.
Le diverse procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi sono disciplinate in
particolare dalle disposizioni della LPM e dell'OPM trattate di seguito.
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5)
La procedura di registrazione di un marchio è disciplinata in particolare dagli articoli 28–30
LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 8–19 OPM.
1 Più precisamente agli artt. 1–43 PA. 2 Art. 19 PA. 3 Nella fattispecie gli articoli 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l’audizione delle
parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA). 4 DTF 130 II 473, consid. 2.4. 5 La legislazione nel campo della procedura civile compete alla Confederazione (cfr. art. 122 cpv. 1
Cost.).
Parte 1 – Parte generale
20
2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3)
Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 10, 17–19,
35 e 37 segg. LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 25–27, 28–32 e 35
OPM.
2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5)
Salvo che l'AM e il PM non dispongano altrimenti (art. 44 cpv. 2 LPM), la procedura di
registrazione internazionale di un marchio è disciplinata segnatamente dagli articoli 44–46a
LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 47–49 e 51 seg. OPM. Tali accordi
internazionali, completati dal ResC, determinano pertanto in larga misura la procedura di
registrazione internazionale di un marchio.
2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6)
La procedura di opposizione è retta dagli articoli 31–34 LPM e dalle disposizioni
d'esecuzione di cui agli articoli 20–24 e 50–52 OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr.
n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla PA (art. 44
segg.) nonché il CPC.
2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7)
La procedura di cancellazione per mancato uso del marchio è specialmente disciplinata dagli
articoli 35a e 35b LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 24a–24e OPM.
Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per
analogia le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 44 segg. PA)
nonché il CPC.
3. Parti
3.1 Qualità di parte
Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero
essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un
rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende
dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione6.
Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò
vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio
la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della
Confederazione7. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in
6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3. 7 DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.
Parte 1 – Parte generale
21
accomandita8 nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie9, seppur dispongano di
una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici10
come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali)
e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi11.
Sono considerate parti delle diverse procedure di competenza dell'Istituto le persone di
seguito elencate.
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale
Nelle procedure di registrazione nazionali e internazionali la qualità di parte è conferita
esclusivamente al depositante. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 LPM può trattarsi di tutte le
persone indicate al numero 3.1 di cui sopra (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag.
54; per i marchi collettivi cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 185).
Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono
depositare marchi. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con
capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità
amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità
giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'Istituto parte dal presupposto che il deposito sia
effettuato per la società cui appartiene la succursale12. Se il marchio deve essere depositato
per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci
fondatori (in qualità di più depositanti).
Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai
terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un marchio. Essi
possono fare valere i propri diritti soltanto in un secondo momento nel quadro di una
procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.
3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro
Il titolare del marchio iscritto nel registro dei marchi è considerato parte per tutte le procedure
connesse a una modifica del registro (domanda di cancellazione secondo l'art. 35 lett. a
LPM, cambio di rappresentante, divisione, ecc.).
In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati
dalla modifica del registro richiesta (p.es. licenze, trasferimento, trasferimento parziale; cfr.
Parte 3, n. 4.1, 4.2 e 4.4, pag. 74/75).
8 Artt. 562 e 602 CO. 9 DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v.
anche sotto (cfr. n. 3.2.2.2 e 3.2.2.3, pag. 23). 10 DTF 132 I 256, consid. 1.1. 11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f. 12 Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella
procedura di esecuzione.
Parte 1 – Parte generale
22
3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso
3.1.3.1 Legittimazione attiva
3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio
In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare del
marchio anteriore13. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che
godono di una priorità secondo gli articoli 6–8 LPM e i marchi che, al momento del deposito
del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM). Questi concetti
sono definiti più avanti (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 203). In deroga all'articolo 31 LPM, il titolare
di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un
marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
Nell'ambito della procedura di opposizione è determinante chi è il titolare del marchio al
momento dell'inoltro dell'opposizione14. Qualora al momento dell’invio dell’opposizione il
titolare iscritto al registro e l’effettivo titolare non corrispondano, l’opponente deve fornire la
prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia
sull’opposizione.
3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario
La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede una valutazione
delle disposizioni del contratto di licenza che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della
procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare
del marchio iscritto nel registro è riconosciuto come parte15. Il titolare del marchio può tuttavia
designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di
opposizione. Tale autorizzazione deve essere presentata per iscritto all'Istituto e deve essere
stata allestita prima dello scadere del termine di opposizione16.
3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso
Qualsiasi persona fisica o giuridica (cfr. n. 3.1, pag. 20) può presentare una domanda di
cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM). Non occorre provare un
interesse particolare.
13 TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
Parte 1 – Parte generale
23
3.1.3.2 Legittimazione passiva
3.1.3.2.1 Procedura di opposizione
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio geografico (art. 31 cpv. 1bis LPM).
In seguito all’entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall’uso è
stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito17. Il resistente che ha iniziato a
utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma ha depositato il suo
segno solo successivamente, non può nella procedura di opposizione invocare né il diritto di
proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 14 LPM né il fatto che l’opponente abbia tollerato per
anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno ai
sensi dell’articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del
marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sulla valutazione
dell’opposizione18.
Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato
registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
Alla stregua di quanto previsto nella procedura di opposizione, qualora il marchio impugnato
sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta
passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.2 Trasferimento del marchio
3.2.1 In generale
In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono
portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 17 LPM, cfr. Parte 3, n. 4.1,
pag. 74). Per le procedure con più parti vigono le particolarità di seguito illustrate.
3.2.2 Particolarità
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione
In caso di trasferimento del marchio durante una procedura di opposizione o di cancellazione
si distingue tra la situazione giuridica materiale e le conseguenze giuridiche procedurali. Né
la LPM né la PA disciplinano esplicitamente le conseguenze giuridiche procedurali di un
17 Art. 6 LPM. 18 CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.
Parte 1 – Parte generale
24
trasferimento del marchio nel corso della procedura di opposizione. In virtù dell’articolo 4 PA
si applicano pertanto le disposizioni speciali del CPC19.
In caso di trasferimento del marchio durante la procedura l'acquirente può subentrare nel
processo al posto dell'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). Tale sostituzione di parte non necessita
del consenso della controparte. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie.
La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate
(art. 83 cpv. 2 CPC).
3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche
Se non vi è trasferimento del marchio, la sostituzione di parte può avvenire solo con il
consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di
successione legale (art. 83 cpv. 4 CPC).
Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi
sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro20.
In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al
marchio) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e
la procedura è portata avanti senza indugio21.
3.2.2.3 Fallimento di una parte
Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al marchio
(art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all’amministrazione del
fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al
marchio è trasferito a uno o più creditori. Fino all’emissione di tale decisione la procedura
può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).
4. Rappresentanza e recapito
4.1 Rappresentante
Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un
rappresentante in ogni stadio del procedimento.
È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5
cpv. 2 OPM).
19 Cfr. Parte 1, n. 2, pag. 19.
20 Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l’eredità è
accettata. 21 All’occorrenza Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono
identificati e l’eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è
disciplinata in modo risolutivo.
Parte 1 – Parte generale
25
I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di
persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita). Al
rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.
Se viene designato un rappresentante, l’Istituto indirizza le sue comunicazioni
esclusivamente a quest’ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze
del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto
giuridico. L’Istituto decide caso per caso se l’istanza del depositante sia da considerare come
revoca della procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante
siano in contraddizione, in linea di principio l’incertezza viene risolta tramite il
rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.
4.2 Procura
Se il depositante nomina un rappresentante, l’Istituto può esigere una procura scritta
secondo l’articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante
viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell’articolo 28 LPM.
Qualora l’Istituto esiga una procura, quest’ultima deve essere presentata in forma scritta
(art. 5 OPM)22. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le
procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l’Istituto può chiedere che
sia presentata una procura originale. Il documento deve contenere almeno i dati personali
del mandante e del mandatario, l’estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13
cpv. 1 CO in combinato disposto con l’art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate
per singoli casi e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la
procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una
procura generale.
Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza
presentazione di una procura dispone di norma dell’intero diritto di rappresentanza in
relazione al titolo di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto
giuridico per conto del rappresentato. L’Istituto è libero di esigere una procura in un secondo
momento.
Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve
sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale
agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di
fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso23.
La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. Parte 1, n. 5.8, pag. 39). Se il
documento è redatto in un’altra lingua, l’Istituto può richiederne la traduzione (art. 3 cpv. 2
OPM).
22 Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere
allegata come file PDF (cfr. n. 5.1, pag. 25). 23 È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante
combinazione (cfr. art. 3 LFus).
Parte 1 – Parte generale
26
La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34
cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all’Istituto, il rappresentante rimane
autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).
Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del
rappresentante non legittimato non sono considerate. Conformemente all'articolo 13
capoverso 2 PA non si entra in materia su una domanda di cancellazione o un'opposizione
presentate da un rappresentante non legittimato24.
4.3 Recapito
Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve
designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
Qualora una parte non designi un recapito in Svizzera, l’Istituto la invita a farlo con uno
scritto informale recapitato all’estero25. In caso di inadempienza, l’Istituto emana una
notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale
illustra le conseguenze di un’eventuale inosservanza dei termini. La notificazione avviene in
conformità a quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 196526 o per via
diplomatica o consolare nei casi in cui la Convenzione dell’Aja non è applicabile. Qualora la
parte non agisca entro tale termine supplementare la domanda di registrazione viene
respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM), rispettivamente l'Istituto non entra nel merito
dell'opposizione o della domanda di cancellazione per mancato uso (art. 21 cpv. 1 e art. 24b
cpv. 1 OPM). Se la parte è resistente o controparte nell'ambito di una procedura di
opposizione o di cancellazione, la procedura è portata avanti d’ufficio senza che questa sia
sentita e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2
e 24b cpv. 2 OPM). La decisione finale è notificata a tale parte mediante pubblicazione nel
Foglio federale (art. 36 lett. b PA; cfr. anche n. 7.4.2, pag. 46).
5. Regole procedurali generali
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione
La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto, in linea di principio, per essere considerati
dall'Istituto, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono avere la forma scritta27.
Al fine di facilitare l’invio delle istanze per posta elettronica, in applicazione dell’articolo 6
capoverso 3 OPM, l’Istituto ha rinunciato all’obbligo della firma per la maggioranza delle
istanze ad esso indirizzate (cfr. la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554 e l’elenco dei
24 GAAC 70 n. 33. 25 Un rifiuto provvisorio contenente l’invito a designare un recapito è notificato mediante l’OMPI (cfr.
Parte 4, n. 3.2.4, pag. 93).
26 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commercialeconclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). 27 In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'Istituto accetta ad esempio
richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.
Parte 1 – Parte generale
27
canali di comunicazione)28. A seconda del caso, se per l’istanza vi è l’obbligo della firma o se
vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:
- Laddove il diritto federale prevede che un’istanza sia presentata per iscritto e se l’Istituto
accetta copie, l’istanza firmata può essere inviata come allegato (PDF) per posta
elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle
richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (Parte 3, n. 4.10, pag. 77) e
di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione ad eccezione delle richieste di
proroga di termini (cfr. Parte 6, n. 2.1, pag. 202).
- I documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come
file PDF (ad esempio dichiarazioni di trasferimento come indicato alla Parte 3, n. 4.1,
pag. 74, procure come indicato al n. 4.2, pag. 75, documenti di priorità come indicato alla
Parte 2, n. 3.4, pag. 60, purché l'Istituto ne esiga la presentazione).
- Tutte le altre istanze possono essere inviate all'Istituto senza firma con un messaggio
elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 32) e
le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.8, pag. 77).
Le istanze trasmesse elettronicamente all'Istituto sono giuridicamente valide e osservano i
termini solo se inviate all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.
Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono
reperibili alla pagina: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Esame della competenza
L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle
richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra
l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse29.
Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità
competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca
senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA).
L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di
contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.
5.3 Ricusazione
L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo
tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:
a. se hanno un interesse personale nella causa;
b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
28 L'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/it/profilo/contatto/canali-di-
comunicazione.html.
29 GAAC 67 n. 66, consid. 2a con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
28
bbis se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una
parte;
c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10
capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di
prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente
l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il
rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno
tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo,
mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di
ricusazione non sono determinanti30.
Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo
la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in
perenzione31. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la
composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso,
sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede32.
5.4 Accertamento dei fatti
5.4.1 Massima inquisitoria
Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la
massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su
riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'Istituto incombono l'obbligo della prova e
l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 29).
La procedura di opposizione e la procedura di cancellazione non sono tipiche procedure
amministrative (procedure in cui viene emanata una decisione), bensì procedure «sui
generis» che, in quanto procedure con (almeno) due parti, sono paragonabili a un processo
civile33. Per quanto riguarda l'avvio e l'estensione delle opposizioni e delle domande di
cancellazione vale la massima dispositiva come nell'ambito dei processi civili34. L'opponente,
rispettivamente il richiedente, decide pertanto se esercitare il proprio diritto in virtù
dell'articolo 3 o dell'articolo 35a LPM, ovvero se interporre un'opposizione, rispettivamente
richiedere la cancellazione del marchio per mancato uso. L’opponente, rispettivamente il
richiedente, determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente,
rispettivamente il titolare del marchio impugnato, definisce in che misura intende accogliere
30 DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.
31 DTF 138 I 1, consid. 2.2. 32 DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii. 33 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con rinvii – BALLY / BALU (fig.).
Parte 1 – Parte generale
29
(volontariamente) l’istanza, rispettivamente la domanda. Le parti sono libere di terminare la
procedura in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto
valere. In altre parole, le parti dispongono dell’oggetto della lite e l’Istituto è vincolato alle
conclusioni delle stesse.
5.4.2 Obbligo di cooperazione
La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito
all'articolo 13 PA.
Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono in particolare tenute a cooperare
all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal
fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto35. Vale
soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe
altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato36.
Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le
conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende
dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non
è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto37.
5.4.3 Principio della parità delle armi
Siccome la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione vedono contrapposte
due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento
(art. 29 cpv. 1 Cost.), queste procedure sono altresì assoggettate al principio della parità
delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di
presentare i propro argomenti in condizioni che non la pongono in una situazione di netto
svantaggio rispetto alla parte avversaria38.
Di conseguenza, nelle procedure di opposizione e di cancellazione l'Istituto non procede a
un'assunzione delle prove vera e propria giacché occorre evitare che gli accertamenti
dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e
contemporaneamente un indebolimento della posizione dell’altra parte. Se una parte non è in
grado di provare in modo conforme alla legge un fatto da cui intende dedurre diritti (p.es. la
notorietà del suo segno39, la verosimiglianza dell'uso del marchio40 o del suo mancato uso),
deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC.
35 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 DTF 128 II 139, consid. 2b. 37 DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con
rinvii – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 DTF 137 IV 172, consid. 2.6. 39 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
40 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
Parte 1 – Parte generale
30
5.4.4 Prove
5.4.4.1 Mezzi di prova
5.4.4.1.1 Principi
I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla
procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39–41 e 50–61 PC.
In particolare, rientrano nei mezzi di prova appropriati i cataloghi, i prospetti, i listini prezzi, le
confezioni, le etichette, le fatture, il numero di abbonati, la tiratura, i bollettini di consegna, gli
esemplari delle merci interessate, il materiale pubblicitario e le indicazioni su fatturato o
spese pubblicitarie. Sono inoltre appropriate le ricerche sull’uso, le conferme da parte di terzi
(cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 239) e le indagini demoscopiche (cfr. Parte 5, n. 8.6.2, pag. 175 e n.
11.3, pag. 196).
Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata
dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c)
nell'ambito di una procedura di ricorso.
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova
Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.
L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli
allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di
prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.
Qualora le circostanze lo giustifichino (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di
una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'Istituto può
accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di
prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti
mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'Istituto decide sulla base degli
atti.
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova
L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento41. In linea di
principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di
un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'Istituto, tuttavia, questo
principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è
sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile
in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione
41 Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.
Parte 1 – Parte generale
31
dell'Istituto, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla
possibilità contraria42.
5.5 Termini
5.5.1 In generale
L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.
Di norma sono fissati termini di due mesi. Per le risposte a un rifiuto di protezione provvisorio
di una registrazione internazionale per motivi assoluti di esclusione dalla protezione, il
termine è di cinque mesi. Per le risposte a una notifica di un rifiuto di protezione provvisorio
di una registrazione internazionale per motivi relativi di esclusione della protezione, ovvero
nel caso di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine è per contro di
tre mesi.
Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente,
firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza
proroga del termine, gli atti di opposizione o le domande di cancellazione per mancato uso),
l'Istituto accorda un termine di 10 giorni. Per la risposta relativa a una domanda di
sospensione il termine è di 15 giorni.
5.5.2 Calcolo dei termini
Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20
cpv. 1 PA).
Per il calcolo dei termini, se l’ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per
legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del
Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È
considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale43 qualsiasi giorno parificato alla
domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non
sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre
imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo44. I giorni festivi
comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.
L'articolo 2 OPM precisa inoltre che se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno
dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere.
Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.
42 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec. 43 Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo:
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.
44 DTF 63 II 331.
Parte 1 – Parte generale
32
5.5.3 Proroga dei termini
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in
particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA), del termine di opposizione (tre
mesi, art. 31 cpv. 2 LPM) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento
della procedura (entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto
conoscenza dell’inosservanza del termine, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza
del termine inosservato, art. 41 cpv. 2 LPM).
I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della
scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). La prassi della proroga dei
termini è regolata in maniera uniforme presso l'Istituto45.
Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre
proroghe. La firma sulle prime due domande non è obbligatoria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una
terza domanda di proroga deve per contro essere firmata e viene concessa solo in via
eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi46.
Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso una terza
proroga dei termini è accordata solo eccezionalmente e dopo audizione della controparte.
Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una
sola volta.
Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini l'Istituto concede un ultimo
termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.
5.5.4 Osservanza dei termini
5.5.4.1 In generale
Secondo l'articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti
sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più
tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all’Istituto non possono essergli
validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
(art. 21 cpv. 1bis PA).
Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la
giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle
lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo
l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che
45 Cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html
(Proroga dei termini e proseguimento della procedura). 46 Per esempi cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html
(Proroga dei termini e proseguimento della procedura).
Parte 1 – Parte generale
33
la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro
postale47.
Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la
lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa
essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona
desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto
procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità
competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari48.
All’Istituto spetta l’onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è
stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le lettere raccomandate che non sono
state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il
primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica
Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto per via elettronica tramite l'indirizzo
tm.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema
informatico «ekomm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una
conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure
un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse
Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più
avanti (cfr. n. 11.5, pag. 51).
5.5.5 Sospensione dei termini (ferie)
Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai
sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA o il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna
della dichiarazione di priorità ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPM), non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza
Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina
contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto
esse sono applicabili.
47 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii. 48 TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
Parte 1 – Parte generale
34
Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LPM (p.es. il
termine di ricorso o il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es.
il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria49. Di conseguenza
un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.
5.5.7 Proseguimento della procedura
5.5.7.1 In generale
Di norma l’inosservanza di un termine fissato dall'Istituto non comporta necessariamente una
perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi il depositante ha la possibilità di richiedere il
proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 capoverso 1 LPM.
5.5.7.2 Esclusione
Giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettere a–e LPM il proseguimento della procedura è escluso
in caso d'inosservanza:
- dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura nonché per il
pagamento delle tasse di proseguimento della procedura e per compiere integralmente
l'atto omesso (art. 41 cpv. 2 LPM; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 35);
- dei termini per rivendicare una priorità (artt. 7 e 8 LPM50);
- del termine per presentare una richiesta di trasformazione di una registrazione
internazionale secondo l'articolo 46a LPM (art. 41 cpv. 4 lett. b LPM per analogia);
- del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2 LPM;
- del termine per presentare la richiesta di proroga per una registrazione giusta l'articolo 10
capoverso 3 LPM e
- dei termini nella procedura di cancellazione per mancato uso.
L'Istituto ritiene inoltre che l'esclusione di cui all'articolo 41 capoverso 4 lettera c LPM
nell'ambito della procedura di opposizione abbia carattere generale e di conseguenza il
proseguimento della procedura di opposizione sia di regola escluso. La possibilità di
chiedere il proseguimento della procedura prevista dall’articolo 41 capoverso 1 LPM è
indubbiamente specifica delle domande di registrazione dei marchi. Una possibilità di questo
tipo («indipendente dalla colpa») non è prevista nell’ambito dei processi civili né in quello di
altre procedure contenziose che coinvolgono più parti. La disposizione è in contrasto con
l’obiettivo di una procedura accelerata. Nell’ambito della procedura di opposizione tutti i
termini prescritti dall’Istituto possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano
decisive possono essere considerate in virtù dell’articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte
cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del
termine in virtù dell’articolo 24 PA.
49 Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii. 50 Un’eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in
questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, sic! 2006, 182 –
KEW).
Parte 1 – Parte generale
35
5.5.7.3 Procedura
La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a
contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine
(termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato
(termine assoluto); entro lo stesso termine dev’essere inoltre compiuto integralmente l’atto
omesso51 e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell’ordinanza. La domanda
di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto
(art. 41 cpv. 1 LPM), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento
della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l’assegnazione alla
procedura sia inequivocabile per l'Istituto52.
L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della
procedura (art. 41 cpv. 4 lett. a LPM).
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p.es., la tassa è pagata senza aver
compiuto l’atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Se è
stata pagata entro i termini, la tassa di proseguimento della procedura non viene rimborsata.
Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura
viene ripresa (art. 41 cpv. 3 LPM).
5.5.8 Restituzione del termine
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine
stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1
PA). La restituzione è concessa in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da
un’autorità.
La prova dell’impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti
definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d’esempio, può essere
considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un’assenza
per vacanze53.
Il significato pratico della restituzione è attenuato dall’articolo 32 capoverso 2 PA, secondo
cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive. Nell'ambito della
procedura di registrazione l'applicazione di questa disposizione è tuttavia esclusa.
51 La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione. 52 Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che
permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.
53 DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.
Parte 1 – Parte generale
36
5.6 Consultazione del registro e degli atti
5.6.1 Principio
Secondo l’articolo 39 LPM chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo
contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di
consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 3 OPM). In
questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Ciò vale anche per la procedura di
opposizione. Prima della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo
chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 3, n.
5.2, pag. 78). Queste disposizioni della LPM e dell’OPM hanno la priorità rispetto agli articoli
26–28 PA54.
Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel
corso di una procedura di opposizione o di cancellazione55.
5.6.2 Eccezioni
Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono
conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM) e sono esclusi dalla consultazione degli atti.
Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36
cpv. 3 OPM), l'Istituto decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione
separata (art. 37 cpv. 4 OPM). A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione
all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA, la cui portata è equipollente all'articolo 36
capoverso 3 OPM, non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione
del diritto di consultare il fascicolo. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un
interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio
(parimenti) importante, interesse alla consultazione del fascicolo. Un'esclusione generale di
determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione sarebbe inammissibile. In
considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e
accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti56.
L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere
adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il
contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di
pronunciarsi e indicare prove contrarie.
5.7 Diritto di essere sentiti
Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29
PA comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti
prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di
54 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex. 55 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex. 56 TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
37
produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di
partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo
risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione57.
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti
5.7.1.1 Scambio di allegati
L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è
tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle conclusioni delle
parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
5.7.1.1.1 Procedure con una parte
Di norma l'Istituto dà la possibilità al depositante di esprimersi, in linea di massima, fino a
due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una
domanda. A determinate condizioni sono ipotizzabili ulteriori scambi di allegati.
5.7.1.1.2 Procedure a due parti
Nell'ambito della procedura di opposizione e della procedura di cancellazione, in linea di
massima l'Istituto sente ogni parte sulle allegazioni della controparte (art. 31 PA e artt. 22
cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM).
Nel caso di un'opposizione o di una domanda di cancellazione per mancato uso
palesemente irricevibile non si effettuano scambi di allegati (artt. 22 cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM
a contrario). Qualora le condizioni procedurali non sono chiaramente adempiute58, viene
pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Nel caso di
un’opposizione nei confronti di una registrazione internazionale, viene comunque emesso un
rifiuto provvisorio di protezione59.
In linea di principio l'Istituto effettua un solo scambio di allegati, tuttavia può ordinare ulteriori
scambi di allegati (cfr. art. 22 cpv. 4 OPM). Se nella risposta il resistente fa valere il mancato
uso del marchio e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli
allegati e si offre all’opponente la possibilità di rendere verosimile l’uso o il mancato uso per
gravi motivi (cfr. art. 32 LPM). Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione è
inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il
resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.
57 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1;
TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii. – ABSINTHE, FÉE VERTE e LA BLEUE.
58 P.es. inoltro tardivo di un’opposizione, mancato pagamento della tassa, assenza della motivazione,
ecc. 59 La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del
rifiuto di protezione potrebbe scadere durante la procedura di ricorso.
Parte 1 – Parte generale
38
Nella procedura di cancellazione un secondo scambio di allegati è ordinato segnatamente
allorquando la controparte produce mezzi di prova in merito ai quali il richiedente deve
potersi esprimere.
In mancanza di una replica da parte dell’opponente o del richiedente, il resistente o la
contraoparte non è invitato/a a presentare una duplica.
La risposta del resistente o della controparte deve essere inoltrata in due esemplari (artt. 22
cpv. 2 e 24c cpv. 2 OPM). Lo stesso vale per la replica (dell'opponente o del richiedente) e la
duplica (del resistente o della controparte) nell'eventualità di ulteriori scambi di allegati.
5.7.1.2 Diritto di replica
Dopo il primo ed eventualmente il secondo scambio di allegati l'Istituto informa l'opponente o
il richiedente in merito alla risposta o alla duplica del resistente o della controparte e chiude
lo scambio di allegati.
Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non
assegna a questo punto alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di
replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli
scritti del resistente o della controparte60. L'Istituto parte dal presupposto che le parti
conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere
tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica61.
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari
In linea di principio l’autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che
sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)62.
5.7.2 Offerta di prove
Sebbene una parte abbia tra l’altro il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione
delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)63, l'Istituto può rinunciare a procedere a
chiarimenti qualora le prove già assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e
abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle
prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua
opinione64.
60 In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii. 61 DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro
un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica.
62 TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.). 63 DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni
citate. 64 DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e
decisioni citate.
Parte 1 – Parte generale
39
5.8 Lingua della procedura
Nell'ambito della procedura dinanzi all'Istituto è garantita la libertà di scelta della lingua65.
Pertanto, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all’Istituto
possono essere presentate in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il
tedesco, il francese o l’italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti
con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).
5.8.1 Procedura di registrazione
La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato
il deposito (art. 33a cpv. 1 PA). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e/o dei servizi
determina, in linea di massima, la lingua della procedura di esame dei marchi. In una
procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.
Costituiscono un’eccezione alla regola della libera scelta della lingua i documenti di priorità
(cfr. n. 5.8, pag. 39), che ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in
inglese, e la lista dei prodotti e/o dei servizi di domande di registrazioni internazionali
(cfr. Parte 4, n. 2.2.2, pag. 81), che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM;
cfr. Comunicazione dell’Istituto, sic! 1997, 250).
Qualora le istanze non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:
- Se la domanda di registrazione non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o
romancio, ai sensi dell’articolo 15 OPM viene concesso un termine supplementare e la
domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM in combinato
disposto con l’art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).
- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento),
conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all’Istituto decidere se accettare il
documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di
scadenza inosservata del termine, l’Istituto non prende in considerazione l’istanza, e il
depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre in linea di principio le procure
in inglese possono essere accettate, per motivi di certezza giuridica ad esempio le
dichiarazioni di trasferimento o i regolamenti relativi a marchi collettivi e di garanzia
devono generalmente essere tradotti nella lingua della procedura della domanda.
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
Conformemente all'articolo 33a capoverso 1 PA la procedura si svolge di regola nella lingua
ufficiale in cui è stata presentata l’opposizione o la domanda di cancellazione (lingua della
procedura).
In virtù del principio della libera scelta della lingua, il resistente o la controparte può scegliere
una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligato a esprimersi nella lingua
65 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
Parte 1 – Parte generale
40
della procedura66. Qualora il resistente o la controparte utilizzi un’altra lingua ufficiale, le
decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua
ufficiale. Le parti non possono esigere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale,
in particolare qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole
attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali
svizzere67.
Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l’Istituto
può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione (art. 3
cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell’altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione
(art. 33a cpv. 3 PA).
6. Sospensione
L'Istituto può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale68.
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale
La sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla
decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera
considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una
procedura parallela69. A titolo di esempio, la procedura di opposizione o di cancellazione
deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio oggetto della controversia sia stata
avviata un’azione per nullità, dal momento che l’esito di quest’ultima pregiudica la procedura
dinanzi all'Istituto. Nell'ambito di una procedura di registrazione la sospensione è ad esempio
giustificata qualora sia in corso dinanzi all'UFAG, alI’stituto, al TAF o al TF una procedura per
la registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione
geografica protetta (IGP) e il relativo esito influisca sull'esistenza di motivi assoluti
d'esclusione.
6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica
Qualora una parte predisponga un’indagine demoscopica (p.es. nell'ambito dell'imposizione
nel commercio di un segno), su richiesta l'Istituto sospende la procedura per un periodo, in
linea di massima prolungabile, di sei mesi.
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti
Ciascuna parte può richiedere la sospensione della procedura al fine di trovare un accordo
amichevole con l'altra parte (art. 33b cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concesso
66 TAF B-1297/2014 consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii. 68 In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 46. 69 Cfr. per la procedura di opposizione l’art. 23 cpv. 4 OPM e per la procedura di cancellazione l’art.
24d cpv. 2 OPM nonché l’art. 126 CPC in generale.
Parte 1 – Parte generale
41
generalmente a tempo indeterminato e con l’accordo dell’altra parte. Le parti possono
tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione richiesta da una parte e il
proseguimento della procedura (art. 33b cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non
hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti
di interesse pubblico (p.es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al
marchio) o relativi all’opportunità della procedura. L'Istituto dispone di un grande potere di
apprezzamento: può sospendere la procedura ma non è obbligato a farlo, neppure qualora
sussista l'accordo di tutte le parti70. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o
per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a
rendere verosimili gli sforzi di conciliazione.
6.4 Altri motivi di sospensione
L'OPM prevede ulteriori motivi speciali che giustificano una sospensione della procedura di
opposizione o di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 6, n. 4.2, pag. 210).
7. Decisione
L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5
capoverso 1 PA.
7.1 Contenuto e motivazione
Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione,
in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione
sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato71.
La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro
della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi ad un'istanza
superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e
dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le
considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere
ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi,
conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della
decisione in modo esente da arbitrio72. Quando l'Istituto accoglie una domanda di
registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35
cpv. 3 PA).
La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio
giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2
PA) (cfr. anche n. 8).
70 Cfr. anche art. 33b cpv. 1 PA. 71 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii. 72 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.
Parte 1 – Parte generale
42
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Oltre alla decisione d’irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il
deposito di un marchio, l'inoltro di un'opposizione o di una domanda di cancellazione, la
procedura può essere conclusa senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro,
transazione tra le parti nonché opposizione o domanda di cancellazione priva di oggetto.
Nelle procedure che coinvolgono due parti viene emessa una decisione formale (decisione di
stralcio) che disciplina in particolare la ripartizione delle spese di procedura (cfr. n. 7.3.2.4,
pag. 45). Negli altri casi il ritiro di una domanda della parte è confermato per iscritto.
7.2.1 Ritiro
In virtù della massima dispositiva, il depositante, l’opponente o il richiedente (domanda di
cancellazione) può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda
di registrazione, l’opposizione o la domanda di cancellazione (desistenza). Il ritiro conclude
direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni73. Ciò significa,
ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l’opposizione o la
domanda di cancellazione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e
servizi del marchio impugnato.
Un ritiro dopo che l'Istituto ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso
al Tribunale amministrativo federale. In tal caso, sulla base dell’effetto devolutivo secondo
l’articolo 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all’autorità di ricorso74.
7.2.2 Transazione
La transazione è un contratto tra le parti in merito all’oggetto della lite. Poiché una
transazione giudiziale non è possibile, la transazione non è un atto procedurale, bensì un
negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la
procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio
il ritiro dell’opposizione o della domanda di cancellazione oppure la cancellazione del
marchio impugnato. Se la parte opponente o richiedente trasmette una transazione (cfr.
art. 33b PA) all'Istituto o si limita a comunicargli che è stato raggiunto un accordo tra le parti
senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita, l’opposizione o la domanda di
cancellazione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato,
benché l’opponente o il richiedente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare
l’opposizione o la domanda di cancellazione per la «parte rimanente».
73 Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr.
TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con rinvii).
74 Nel suo giudizio di stralcio relativo a una procedura di opposizione il Tribunale amministrativo
federale revoca la decisione dell’Istituto (o le relative cifre del dispositivo), perché in caso contrario la
decisione impugnata crescerebbe in giudicato (cfr. in merito TAF B-4080/2015 – Decisione di stralcio
del 31 marzo 2015). Ciò vale per analogia anche per la procedura di cancellazione.
Parte 1 – Parte generale
43
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto
Infine, la procedura di opposizione o di cancellazione può concludersi se diventa priva di
oggetto. Ciò accade se viene a mancare l’oggetto della lite o l’interesse giuridico, ad
esempio se il marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in
qualità di «marchio impugnato» nell’ambito di un’altra procedura di opposizione o di
cancellazione precedente.
La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando ad una registrazione
internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi assoluti di
esclusione per gli stessi prodotti e servizi75.
7.3 Spese di procedura e indennità di parte
7.3.1 Procedura di registrazione
La tassa di deposito e un’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare devono
essere pagate al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 28 cpv. 3 LPM e
art. 18 cpv. 2 OPM). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento
tardivo, esse non sono rimborsate.
Nella procedura di registrazione l'Istituto non accorda alcuna indennità di parte, neppure
qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
7.3.2.1 Spese di procedura
Le spese per la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione equivalgono alle
tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e
dal grado di difficoltà del caso76.
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine per la presentazione
dell'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa per la procedura di cancellazione deve essere
pagata entro il termine stabilito dall'Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM).
Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata
tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Parimenti, se la domanda di
cancellazione è presentata prima della scadenza dei termini giusta l'articolo 35a capoverso 2
LPM e l'articolo 50a OPM o la tassa per la domanda di cancellazione non è pagata
tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. In tutti questi
casi non sono riscosse spese e la tassa già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 e art. 24e
cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione
75 Nel caso delle registrazioni internazionali, l’esame dei motivi assoluti d’esclusione avviene in genere
solo dopo che è stata presentata un’opposizione.
76 Cfr. n. 11.2, pag. 49.
Parte 1 – Parte generale
44
o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione o di cancellazione è restituita
(art. 24e cpv. 2 OPM).
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata in seguito all’inoltro di
una transazione, in applicazione dell’articolo 33b capoverso 5 PA, l’Istituto non riscuote
alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione o di cancellazione viene quindi restituita
all’opponente o al richiedente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito
alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all’articolo 33b PA.
7.3.2.2 Indennità di parte
L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale
dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende in particolare
l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.
Poiché le procedure di opposizione e di cancellazione devono essere semplici, rapide ed
economiche77, per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto secondo la prassi è accordata
un’indennità di parte pari a 1'200.– franchi78. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati
su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo
rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'Istituto rimborsa le spese sostenute qualora
superino i 50.– franchi79.
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale
Nella decisione in merito all'opposizione o alla domanda di cancellazione l’Istituto statuisce
se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente
(artt. 34 e 35b cpv. 3 LPM). Gli articoli 34 e 35b capoverso 3 LPM conferiscono all’Istituto la
competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione e nella procedura
di cancellazione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.
Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente80. Inoltre alla parte
vincente viene solitamente accordata un’indennità di parte81. Se l’opposizione o la domanda
di cancellazione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione o di cancellazione è di
norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.
Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla
procedura, non gli è accordata un’indennità di parte nemmeno in caso di vittoria82. Se nel
77 CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, consid. 2 –
Nina de Nina Ricci / Nina.
78 Cfr. anche CRPI in sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER. 79 Nella procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso la necessità di una
rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle
fattispecie, bensì generalmente riconosciuta.
80 Art. 66 LTF e art. 63 PA. 81 Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA. 82 P.es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l’art. 22 cpv. 1 OPM.
Parte 1 – Parte generale
45
caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi
dell’articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente o la controparte è escluso/a dalla procedura e
non ha diritto a un’indennità di parte neppure se l’opposizione o la domanda di cancellazione
è stata respinta.
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale
(decisione di stralcio)
Se in merito all’opposizione o alla cancellazione non deve essere emessa una decisione
materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve nondimeno
disciplinare la ripartizione delle spese di procedura83.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle
parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate
alla parte opponente o richiedente che ha dichiarato la desistenza84. Quanto all’indennità di
parte, in linea di principio valgono gli stessi criteri applicati nel caso delle decisioni materiali.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti,
senza che venga fatta menzione dei costi, l’Istituto suppone che nella transazione sia stato
raggiunto un accordo anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna
decisione in merito all’indennità.
Se le parti desiderano risolvere l’opposizione o la domanda di cancellazione mediante una
transazione (accordo amichevole) in virtù dell’articolo 33b PA, questa deve specificare che le
parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese
(art. 33b cpv. 1 PA). L’accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o
tradotto in una lingua ufficiale. L’Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa
integralmente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le
condizioni di cui all’articolo 33b PA.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l’opposizione o la domanda di cancellazione può
essere stralciata sulla base dell’accordo tra le parti, conformemente agli articoli 24
capoverso 2 e 24e capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa.
Se il marchio è cancellato dopo l’inoltro dell’opposizione o della domanda di cancellazione, la
procedura diventa priva di oggetto. Se non c’è una transazione, la ripartizione delle spese è
fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa
priva di oggetto e imputabilità della procedura85.
Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res
iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra
sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull’imputabilità della procedura. Per
questi due criteri è tra l’altro decisivo sapere se l’opponente ha adempiuto il suo dovere
83 CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS. 84 DTF 105 III 135, consid. 4. 85 IPI, sic! 1998, 337; CRPI in sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI in sic! 1998,
583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.
Parte 1 – Parte generale
46
d’informazione prima dell’inizio della procedura86. Poiché il resistente non è obbligato ad
eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua
attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio
opponente solo dopo l’inoltro dell’opposizione e pertanto fino a quel momento agisce in
buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione
e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente87. Se, invece, l’opponente ha
tempestivamente88 avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il
resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l’inoltro dell’opposizione è reo di aver
inutilmente causato l’avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad
addossarsi le spese e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente. Il presunto esito del
contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.
Lo stesso vale per la procedura di cancellazione. Un marchio che non è utilizzato per un
periodo di cinque anni non è automaticamente cancellato dal registro e il suo titolare non è
tenuto a chiederne la cancellazione (art. 12 LPM). Se non è fatto valere il mancato uso, il
diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria alla ripresa dell’uso del
marchio. In tale contesto anche nella procedura di cancellazione si presuppone un dovere
d’informazione prima dell’inizio della procedura. Se la domanda di cancellazione è accolta,
qualora non sia stata avvisata tempestivamente la controparte, il richiedente non ha diritto a
un’indennità di parte.
L’Istituto non procede all’assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si
fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte
opponente o richiedente alleghi una copia dell’avviso già al momento dell’inoltro dell’atto di
opposizione o della domanda di cancellazione, per evitare che l’avviso sia considerato non
avvenuto.
7.4 Notificazione
7.4.1 Forma scritta
In linea di principio l'Istituto notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le
decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure
esclusivamente al rappresentante designato.
7.4.2 Pubblicazione ufficiale
A titolo eccezionale, l'Istituto può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul
Foglio federale (FF) nei casi seguenti:
86 CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Secondo CRPI almeno due settimane (cfr. CRPI sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
Parte 1 – Parte generale
47
- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a
PA); tale è il caso se l'Istituto non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una
ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali89;
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera
o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA in combinato disposto con l'art. 42 LPM).
Gli altri casi elencati all'articolo 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante
pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali
La notificazione concernente registrazioni internazionali è soggetta a regolamentazioni
speciali, le quali sono illustrate separatamente più avanti (cfr. Parte 4, n. 3.1 segg., pag. 89).
8. Rimedi giuridici
8.1 Decisioni finali
Contro le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può
essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. e
LTAF).
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50
cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione
impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la
LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di marchi può essere
interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al
Tribunale federale è retta dalla LTF.
Nelle procedure di opposizione, per contro, il Tribunale amministrativo federale decide in
ultima istanza in quanto in tale ambito non sono ammissibili rimedi giuridici ordinari contro le
decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 73 LTF).
8.2 Decisioni incidentali
Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente
concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es.
sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale alle condizioni seguenti:
89 N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti
procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi
cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.
Parte 1 – Parte generale
48
- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle
decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se
tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46
cpv. 1 lett. b PA).
Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione
incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente
subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la
decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura
puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle
spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in
senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve
avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della
decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al
ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe
causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di
dubbio90.
I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50
cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr.
n. 8.1, pag. 47).
9. Crescita in giudicato
9.1 Crescita in giudicato formale
La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile
impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario91. La decisione cresce in giudicato
30 giorni dopo la notificazione92.
Su specifica richiesta, un’attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della
decisione su opposizione o della decisione su domanda di cancellazione viene emessa un
mese dopo la sua entrata in vigore.
9.2 Crescita in giudicato materiale
Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia
ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)93. La crescita in giudicato
90 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii. 91 DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a. 92 Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA. 93 DTF 133 III 580, consid. 2.1.
Parte 1 – Parte generale
49
materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti
di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse
considerazioni di fatto e di diritto)94. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di
un’opposizione o di una domanda di cancellazione e il marchio viene nuovamente depositato
e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la
registrazione è oggetto di una nuova opposizione o se viene aperta una nuova procedura di
cancellazione, l’oggetto della lite non è più lo stesso95.
Perlomeno fintantoché l’Istituto non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e
penali non sono vincolati dalla decisione in merito a un'opposizione o a una domanda di
cancellazione, che non è dunque ancora cresciuta in giudicato materiale.
10. Riesame e revisione
In caso di ricorso l’Istituto può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L’articolo 58 PA non disciplina il riesame
nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di
ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione
(cfr. n. 5.7, pag. 36).
L'Istituto può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo
di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un
marchio non può tuttavia essere revocata dall'Istituto96. Soltanto i tribunali civili hanno la
possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un marchio registrato, di
dichiarare nulla la registrazione di un marchio e di ordinare la cancellazione (artt. 52 e 35
lett. c LPM). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo
la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all’autorità che
ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la
sua sostituzione con un’altra decisione più favorevole. L’amministrazione può modificare una
decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata
dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale.
Ciò consente l’applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura97.
La domanda è un semplice mezzo d’impugnazione che non conferisce alcun diritto a un
riesame materiale. In determinati casi l’autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie
decisioni98. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale retta dall’articolo 4 vCost., che
conserva la sua validità nell’articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l’autorità è tenuta a
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un
94 DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a. 95 Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in
seguito a un’opposizione, nel caso in cui un’estensione della protezione a posteriori (sempre ancora
possibile) viene richiesta successivamente.
96 CRPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN. 97 DTF 107 V 191, consid. 1. 98 DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
50
motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova
di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per
cui non c’era una ragion d’essere99. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la
presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste
dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere
lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere
le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l’impugnazione dei rimedi giuridici100.
Secondo l’articolo 66 PA l’autorità di ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, procede alla
revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1),
la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova
che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di
determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli
sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli sull’esame degli atti o gli articoli sul diritto di
essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell’autorità, le parti possono pertanto
presentare una domanda di revisione in virtù dell’articolo 66 PA. La dottrina e il Tribunale
federale evincono dall’articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti
hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l’autorità che ha emesso la
decisione scaduto il termine di ricorso101. In una procedura che coinvolge due parti, occorre
tuttavia ponderare tra l’interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della
decisione e gli interessi del richiedente102.
11. Tasse
11.1 In generale
L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle
procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare artt. 28 cpv. 3, 31 cpv. 2 e 35a cpv. 3 LPM). I
dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.
11.2 Tasse forfettarie
Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e Allegato I) e non
dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado
di difficoltà del caso.
11.3 Esigibilità e termini di pagamento
Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).
99 DTF 127 I 133, consid. 6 con rinvii. 100 DTF 127 I 133, consid. 6. 101 DTF 113 Ia 151, consid. 3 con rinvii. 102 DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.
Parte 1 – Parte generale
51
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un
apposito conto dell’IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso
dall’Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto
presso l’Istituto oppure mediante carta di credito (https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-
pagamento.html).
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto
Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l’Istituto è necessario un
esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l’utilizzo
del conto corrente103, l’ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo
scopo del pagamento (che deve risultare palese). Osservazioni del tipo «addebitare sul
conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate
come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato
in modo univoco e risulti chiaramente dall’ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa
indicazioni di questo tipo, l’Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad
addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di
un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è
considerata «non pagata» e non si entra in materia sull’opposizione o sulla domanda104, risp.
la domanda di registrazione di un marchio è respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM).
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse
È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'Istituto è stato
accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).
Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il
pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla
Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.
Secondo la giurisprudenza, se l’importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che
l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza
del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento
in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto
postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato105. Di norma non è
sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo
non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per
contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto106.
103 Pubblicate su https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html. 104 CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e consid. 5 – Tigermarket; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 –
Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
105 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii. 106 Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
52
Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso
l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l’ordine di addebito
all’Istituto o alla Posta entro il termine e se, al momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di
addebito il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è
invece determinante il momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di addebito.
In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in
cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa
per la quale l’Istituto non ha ancora emesso una fattura (p.es. se la tassa di deposito è
pagata al momento del deposito del marchio mediante il portale «e-trademark») e il cui
termine di pagamento non è legalmente definito, è considerato giorno del pagamento quello
in cui è emessa la fattura. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la
commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto
dell'Istituto (art. 8 OTa-IPI).
53
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
1. Introduzione
La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il
rigetto della domanda (art. 30 LPM). È suddivisa in esame preliminare, esame formale ed
esame materiale (quest’ultimo è trattato nella Parte 5 del presente documento).
Quando il marchio è registrato oppure la domanda è respinta, non è più possibile nessuna
modifica del segno (cfr. n. 3.7, pag. 63).
2. Esame preliminare
2.1 Deposito
Nell’ambito dell’esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i
contenuti minimi richiesti dall’articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:
2.1.1 Domanda di registrazione
La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è
necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i
sistemi messi a disposizione dall’Istituto (https://e-trademark.ige.ch oppure
tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Dai dati della domanda deve risultare l’identità del depositante. Oltre al nome (in caso di
persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ragione commerciale (in caso di persone
giuridiche) è necessario fornire anche l’indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).
2.1.2 Riproduzione del marchio
In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il
segno che il depositante intende far registrare.
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi
La domanda deve includere una lista dei prodotti e/o dei servizi.
2.1.4 Domanda incompleta
Se il deposito non soddisfa le condizioni di cui sopra, l’Istituto fissa al depositante un termine
per completare la sua domanda ai sensi dell’art.15 OPM. Se le irregolarità non sono
eliminate entro i termini fissati, l’Istituto dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
54
2.2 Data del deposito
Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all’articolo 28
capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante,
riproduzione del marchio, lista dei prodotti e/o dei servizi) la domanda è accolta e viene
assegnata al depositante una data del deposito1. Quest’ultima corrisponde al giorno del
deposito dell’ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di
deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono
stati salvati con successo sul sistema dell’Istituto. Per le domande trasmesse per posta
elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in
cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell’Istituto2. Nel caso degli
invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l’invio è stato consegnato alla
Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto (art. 14a OPM). Spetta al depositante fornire le prove
per la data di invio.
Il depositante riceve una conferma del deposito.
3. Esame formale
3.1 Deposito
3.1.1 Modulo
Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 2 LPM in
combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1–
2.1.3 pag. 53). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema
di deposito elettronico, il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall’Istituto o un
modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). L’Istituto può rinunciare alla
presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le informazioni
richieste (art. 8 cpv. 2 OPM).
3.1.2 Depositante
Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può
presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1 pag. 21). Costituiscono
un’eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr.
Parte 5, n. 9.1 seg. pag. 185). Anche per il deposito dei marchi geografici valgono
disposizioni speciali (cfr. Parte 5, n. 10.3, pag. 188).
Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o
dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l’Istituto impone a quest’ultimo – sotto
comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un
1 In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.7 pag. 62. 2 Si veda la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
55
estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM in combinato
disposto con l’art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).
Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono
congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai
sensi dell’articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante
comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate
all’Istituto devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non è stato designato
come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un
rappresentante comune, l’IPI sceglie uno dei destinatari (art. 4 cpv. 2 OPM).
Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in
Svizzera (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26).
3.2 Riproduzione del marchio
La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti
grafici o altri strumenti ammessi dall’Istituto. La riproduzione del marchio va, ove del caso,
completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come
anche per i tipi di marchio non convenzionali3 con la relativa denominazione del tipo di
marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).
Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o
al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca,
facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva4. In linea di principio un
marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L’Istituto può
autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1
OPM in fine)5. L’Istituto richiede una descrizione del marchio quando questa è necessaria
per l’adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa
dell’oggetto della protezione (cfr. p.es. n. 3.2.9, pag. 59).
La raffigurazione non deve superare il formato di 8 × 8 cm. Qualora l’oggetto della protezione
sia rappresentato con una raffigurazione multipla (p.es. nel caso di un marchio
tridimensionale, cfr. n. 3.2.4, pag. 57), questa deve rispettare complessivamente il formato
indicato.
Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10 OPM, si procede all’invio
di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini
3 Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e
ologrammi. 4 Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio
olfattivo).
5 Con questa disposizione l’Istituto è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche
nell’ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad
accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di
marchi particolari.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
56
fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art.
16 cpv. 2 OPM).
Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata
nell’ambito dell’esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4
pag. 53).
3.2.1 Rivendicazione di colore
Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di
colore possibili6. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati
devono essere trascritti a parole. Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori
rivendicati. Il depositante è libero di precisare ulteriormente la/e designazione/i di colore
mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (p.es. Pantone, RAL o
NCS).
L’Istituto accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la
rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi
sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.
Esempio di una parziale rivendicazione di colore:
- CH 649 873
Rivendicazione di colore rosso (Pantone 185)
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi
Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili
in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 242) per cui non è richiesta alcuna
rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e
contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l’utilizzo
6 TF 134 III 406, consid. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
·1· 111..!..!I ----
~rn,
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
57
di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono
essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati7.
Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore
deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di
registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco
e il nero). Riguardoalla parziale rivendicazione di colore si veda n. 3.2.1 pag. 56.
Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio
verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico-
amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito
alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è
determinante unicamente l’iscrizione nel registro.
3.2.3 Marchi acustici
Un marchio acustico deve essere rappresentato con l’ausilio di un sistema di notazione
musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale,
i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono
accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico,
poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o
rumori.
I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale
possono essere presentati elettronicamente solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Istituto di
altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (p.es. marchi figurativi o marchi
verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la
particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.4 Marchi tridimensionali
Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla
raffigurazione e l’oggetto protetto deve essere definito in maniera sufficientemente precisa.
Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da
diverse angolature8. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione
l’annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale
annotazione, l’Istituto tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.
7 Ciò significa, ad esempio, che i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi
verbali/figurativi combinati. È invece possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando
nei diversi codici come marchio verbale (o una sua parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla
norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 241). Come marchio verbale (o una sua parte) si potrebbero
dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“.
8 Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
58
Esempi di rappresentazioni grafiche ammesse:
- CH 609 069 , cl. 3
- CH 634 580, cl. 36
3.2.5 Ologrammi
Se l’ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la
domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere
tridimensionale dell’oggetto oppure da più raffigurazioni dell’oggetto da diverse angolature.
Se invece l’ologramma consiste, a seconda dell’angolatura, nella raffigurazione di più oggetti
o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di
ciascuno di tali oggetti.
Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato il tipo di marchio (art. 10 cpv. 3
OPM), ad esempio con l’annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure
«Marchio-ologramma».
3.2.6 Marchi di colore (astratti)
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di
colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Alla rubrica «Rivendicazione di colore» deve/devono essere indicata/e la/e designazione/i di
colore rivendicata/e e precisata/e mediante uno standard di colori riconosciuto a livello
internazionale (p.es. Pantone, RAL o NCS).
Sotto la voce «Marchio» o «Osservazioni» va inoltre inserita l’annotazione «Marchio di
colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
59
Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8
cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).
In caso di pluralità di colori, al momento del deposito è possibile indicare il rapporto di utilizzo
dei differenti colori. L’indicazione della percentuale non è obbligatoria. In assenza di
informazioni sul rapporto di utilizzo l’esame del marchio è effettuato sulla base della
ripartizione dei colori come visibile nella raffigurazione.
3.2.7 Motivi
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei motivi devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Sotto la rubrica «Marchio» o «Osservazioni» va inserita l’annotazione «Motivo» (art. 10
cpv. 3 OPM).
Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8
cm; art. 10 cpv. 2 OPM) composta da un dettaglio di un disegno riproducibile in maniera
essenzialmente illimitata.
3.2.8 Marchi di posizione
La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell’oggetto rappresentato viene
richiesta la protezione del marchio. Le parti che non sono oggetto di protezione possono ad
esempio essere rappresentate da linee tratteggiate. È inoltre possibile aggiungere eventuali
precisazioni nella domanda di registrazione.
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è
necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.9 Marchi di movimento
Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il
quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All’Istituto vanno presentate le
raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è
necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (p.es. continuo).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è
necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).
Esempio:
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
60
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata
(traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di
immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si
riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si
trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato
in posizione eretta con le braccia disposte
orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva all’indietro
la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La
prima immagine è accompagnata dalla scritta ‘klee
blatt’ sul lato destro, mentre accanto all’ultima si legge
‘Coaching für junge Erwachsene’».
3.2.10 Marchi olfattivi
Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della
rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 10 OPM9 (cfr. n. 3.2 pag. 55). Né una formula
chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di
questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 55). Al fine di
evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario
menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.3 Categoria di marchio
Si distinguono le seguenti categorie di marchi: marchi individuali, marchi di garanzia, marchi
collettivi e marchi geografici. A meno che non si tratti di un marchio individuale, nella
domanda di registrazione deve essere indicata la categoria di marchio (art. 9 cpv. 2 lett. c e
cbis OPM). Di norma una modifica a posteriori della categoria di marchio comporta lo
spostamento della data del deposito (cfr. n. 3.7, pag. 63). Per i marchi di garanzia, i marchi
collettivi e i marchi geografici deve essere presentato un regolamento (art. 23 cpv. 1 LPM,
risp. art. 27c LPM)10.
3.4 Rivendicazione di priorità
Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del
deposito n. 2.2 pag. 54). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al
principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può
essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi, la
priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un’esposizione.
9 TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo). 10 Per dettagli cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 184 (per i marchi collettivi), Parte 5, n. 9.3, pag 184 (per i
marchi di garanzia) o Parte 5, n. 10.4, pag. 187 (per i marchi geografici).
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Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
61
3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della Convenzione di Parigi è un
primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi al massimo 6 mesi prima
del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 7 LPM). Il
termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad
esempio, il primo deposito del marchio all’estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di
registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte).
Inoltre deve essere presentata all’Istituto una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal
deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 9 LPM e l’art.
14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9
cpv. 2 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta
tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di
registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma
particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione.
Essa deve riportare le informazioni relative al Paese e alla data del primo deposito (art. 12
cpv. 1 OPM).
Nei casi poco chiari l’Istituto può chiedere la produzione di un documento di priorità11. Se
l’Istituto richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla
data del deposito (art. 14 cpv. 1 OPM)12. Se il depositante non presenta i documenti
necessari il diritto di priorità si estingue (art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale
termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura13.
Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3
cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia
presentato in un’altra lingua, l’Istituto ne richiede la traduzione. L’inoltro ulteriore della
traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall’Istituto (art. 3 cpv. 2 OPM). Il
documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti14.
Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera
devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e
trasferimento del diritto di priorità15. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto
con divergenze irrilevanti nell’impressione d’insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).
11 Cfr. art. 9 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM nonché il messaggio «Swissness»,
pag. 7495.
12 L’Istituto trasmetterà la richiesta tempestivamente, in modo da consentire l’osservanza del termine
per l’inoltro del documento di priorità. 13 Cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW. 14 Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve
essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden., pag. 25).
15 Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria,
l’Istituto accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il Tribunale federale
ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
62
Se la lista dei prodotti e/o dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella
relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i
prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla
relativa rubrica «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e/o dei servizi del primo deposito è
più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità
Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di
Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la
reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della
Convenzione di Parigi ha sottoscritto l’Accordo TRIPS, che all’articolo 2 prevede
l’applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l’articolo 7
capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi16.
Riguardo alla procedura sull’esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il
n. 3.4.1 pag. 61.
3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione
L’articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità
per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un’esposizione
ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni
internazionali (RS 0.945.11).
La procedura per l’esercizio della priorità risultante da un’esposizione corrisponde a quella
concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di
priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull’esposizione in questione (art. 13 LPM).
Contrariamente al diritto dei brevetti, nell’ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante
da un’esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.
3.5 Esame dei marchi accelerato
Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una
richiesta (art. 18a OPM) e versare la tassa di deposito, la tassa express e l’eventuale
soprattassa per ogni classe supplementare. La richiesta è considerata presentata soltanto
dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito e della
soprattassa per ogni classe supplementare, momento in cui inizia a decorrere il termine di
trattamento abbreviato (nuovo art. 18a cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la
domanda viene trattata nell’ambito della normale procedura di esame.
dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo
insieme al marchio. 16 L’art. 12 cpv. 3 OPM, in virtù del quale l’Istituto tiene una lista degli Stati che accordano alla
Svizzera la reciprocità ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPM, è dunque diventato obsoleto ed è stato
abrogato.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
63
3.6 Tasse
In conformità con l’articolo 28 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l’articolo 7 OPM,
l’Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell’ambito della domanda
di registrazione. L’OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (artt. 4–9) e l’ammontare
(allegato I OTa-IPI) dei singoli emolumenti.
La tassa di deposito e l’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare sono dovute
dal momento del deposito e devono essere pagate entro il termine fissato dall’Istituto (art. 18
cpv. 1 e 3 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta
(art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono
rimborsate (cfr. tra l’altro Parte 1, n. 11.3, pag. 50).
Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla
quarta classe viene riscossa una soprattassa per ogni classe supplementare. Se nel corso
della procedura di registrazione vengono aggiunte classi supplementari, la soprattassa deve
essere pagata entro il termine stabilito dall’Istituto. Anche in questo caso l’inosservanza del
termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta
l’intera domanda, poiché l’Istituto non può decidere per quali classi va registrato il segno. Se
nel corso della procedura di registrazione vengono soppresse delle classi, la soprattassa già
pagata non è rimborsata.
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito
In conformità con l’articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno
spostamento della data del deposito qualora:
- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di
marchio17;
- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla
registrazione solo dopo la modifica apportata o se viene eliminata, aggiunta o modificata
una parte del segno determinante per l’impressione d’insieme;
- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la
rinuncia a una rivendicazione di colore o con l’estensione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una
riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).
La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o
alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch
arriva nel sistema informatico dell’Istituto (cfr. n. 2.2, pag. 54).
17 cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del
deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe
le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si
differenziano pertanto in modo determinante.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
64
3.8 Pubblicazione e validità
Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42
in combinato disposto con l’art. 40 OPM). L’organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato
dall’Istituto è Swissreg, consultabile all’indirizzo https://www.swissreg.ch.
La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10
cpv. 1 LPM).
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi
4.1 Basi giuridiche
In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo
per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all’articolo 11 OPM i prodotti e/o i servizi
per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione.
Questo per garantire la sicurezza giuridica.
La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di
cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una
designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di
determinare l’oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una
definizione precisa dell’oggetto di protezione permette tra l’altro di determinare per quali
prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio
(art. 11 cpv. 1 LPM)18.
La Svizzera, in qualità di membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la
Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere
utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell’ordine che si
trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 OPM).
Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e/o dei servizi,
questo viene contestato nell’ambito dell’esame preliminare (art. 15 OPM in combinato
disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del
deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è
dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono
indicati solo i numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei
titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti al
momento del deposito19.
Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l’Istituto richiede al
depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini,
l’Istituto respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art. 11
18 In merito cfr. Parte 6, n. 5.4.5 pag. 215. 19 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cfr. n. 4.3 pag. 65.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
65
OPM)20. Per quanto possibile, l’Istituto formula proposte di precisazione, a condizione che
sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente
la formulazione valida della lista dei prodotti e servizi spetta sempre al depositante.
Quest’ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all’Istituto
costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale. Qualora la nuova
formulazione costituisca un’estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno
spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.2 Classificazione di Nizza
Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica
dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare
direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.
Qualora un prodotto non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei
titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti
criteri ai sensi della Classificazione di Nizza:
a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o
destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in
alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti
simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri
criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;
b) un prodotto finito per uso multiplo (quale p.es. una radiosveglia) può essere classificato
in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi
criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri
secondo la lettera a);
c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo
conto della materia di cui sono fatte;
d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio,
nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di
prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il
criterio secondo la lettera a);
e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto
della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è
classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;
f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di
principio, nella stessa classe di questi ultimi.
Qualora un servizio non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei
titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti
criteri:
20 TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
66
a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della
classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi
simili indicati nella lista alfabetica;
b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono
classificati i servizi resi con l’aiuto degli oggetti locati (p.es., il noleggio di telefoni, che
rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono
assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);
c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa
classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell’informazione, per esempio
consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari
commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di
cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via
elettronica (p.es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del
servizio;
d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa
classe del servizio particolare reso dal concedente (p.es., consulenza aziendale in
materia di affari franchising [cl. 35], finanziamenti in materia di franchising [cl. 36], servizi
giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).
4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza
L’Istituto ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la
Classificazione di Nizza. L’unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45
«servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La
formulazione «servizi personali e sociali» e l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità
individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il
genere di servizi rivendicati neanche considerando l’appartenenza alla classe specifica.
L’indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi
servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi
di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un
istruttore privato (cl. 41). Anche l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non
è idonea a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono
essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl.
36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).
Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente
possibile assegnare a tali termini21. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini
generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in
tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti:
«caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori»
(cl. 9), «legii per spartito musicale» (cl. 15), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «agenzie di
stampa» (cl. 38), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori» (cl. 40) o
21 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
67
«cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41). Inoltre i termini generali coprono
soltanto i prodotti che rientrano sotto tali termini generali al momento del deposito. La
protezione non si estende ai termini generali inseriti in tale classe successivamente22.
4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»
Una lista dei prodotti e/o servizi che contiene un’indicazione come «tutti i prodotti/servizi di
questa classe» secondo l’Istituto soddisfa la condizione di cui all’articolo 28 capoverso 2
lettera c LPM, necessaria per l’assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la
formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale23. In questi casi al
depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei
servizi. Per valutare se la precisazione comporta un’estensione della lista dei prodotti e dei
servizi, l’Istituto si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il
depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il
numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione
fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine
generale della classe definita, si tratta di un’estensione della lista dei prodotti e dei servizi
che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.5 Definizione dei termini
Per definire un termine figurante in una lista dei prodotti e servizi, in un primo tempo occorre
basarsi sulla sua definizione lessicale. Per i termini che possono rientrare in più classi è
consigliabile fare riferimento alla sistematica della Classificazione di Nizza. Se ad esempio
va esaminato il termine «bacino» della classe 11, dalla sistematica della classificazione
risulta chiaramente che non si tratta di bacini nel senso lessicale ma bensì esclusivamente di
«vasche da bagno o cabine doccia» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Devono altresì essere considerate
le osservazioni generali e le note esplicative della Classificazione di Nizza per definire il
significato del termine (cfr. n. 4.2, pag. 65). In un secondo momento bisogna valutare l’uso
corrente del termine e l’utilizzo usuale sul mercato24, purché siano conciliabili con la
sistematica della classificazione. Infine occorre tenere conto anche delle definizioni legali del
termine25.
I criteri relativi alla definizione dei termini sopraesposti sono utilizzabili anche per verificare
quali prodotti o servizi rientrano in un determinato termine generale.
22 Cfr. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5. 23 Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore. 24 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 Luminous; DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5. 25 Cfr. DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, in cui per la definizione il TF si è basato anche sulle
definizioni legali dei termini «Nahrungsergänzungsmittel» (integratore alimentare) e «Arzneimittel»
(medicamento) (con un rinvio alle spiegazioni dell’istanza precedente nella consid. 5.3).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
68
4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini
Per quanto riguarda i prodotti, nell’interpretazione dei termini usati nella lista, il numero di
classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti. Di conseguenza un
termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato. Ciò non significa però che i
termini formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola
aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei
termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta
necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché
questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la
rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata (art. 29
cpv. 2 LPM) perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.
Si tiene conto del numero di classe anche nell’interpretazione dei termini concernenti i
servizi. Va considerato però, che le descrizioni dei servizi spesso non possono essere
assegnate in maniera chiara ad un termine generale appartenente ai titoli delle classi o ad un
termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l’aggiunta «compresi in questa classe» a
termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni giuridiche.
4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale
I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. Parte
1, n. 5.8.1, pag. 39). Secondo la prassi dell’Istituto i termini che non compaiono nei dizionari
standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i
termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (p.es. «router»). Se, tuttavia, il termine è
utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l’invito
a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa
nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato. Come precisazione è
consentito aggiungere tra parentesi il termine in lingua straniera, ad esempio nella classe 15
«trombe cinesi (suona)».
4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi»
Utilizzati da soli i termini come «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» non
designano nessun prodotto specifico. Non sono pertanto sufficientemente precisi per essere
classificati. Questo tipo di termine può essere classificato solo se è menzionato quale
elemento di un prodotto classificabile, ad esempio una «perforatrice, le sue componenti e i
suoi accessori» (cl. 7), e costituisce con questo un’unità inequivocabile. Va, tuttavia, notato
che, verosimilmente, non tutte le componenti e non tutti gli accessori di una perforatrice
rientrano nella classe 7 (p.es. gli accumulatori rientrerebbero nella cl. 9). L’Istituto ammette
anche l’uso della formulazione «…e i relativi accessori compresi nella classe», nella misura
in cui gli accessori in questione siano classificati nella stessa classe (la formulazione «guanti
e accessori compresi nella classe 25» non sarebbe p.es. ammessa, dal momento che la
classe 25 non comprende gli accessori per guanti). Se all’aggiunta è allegato un elenco di
prodotti-accessori, questi ultimi devono rientrare nella classe designata. La formulazione
«biciclette e relativi accessori non contenuti in altre classi, in particolare portapacchi, caschi
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
69
e fanali» non è ammessa, perché non tutti i prodotti rientrano nella classe designata
(«caschi» [cl. 9] e «fanali» [cl. 11]). Il termine «apparecchio/dispositivo» va precisato a
seconda del tipo, della funzione o dello scopo dell’apparecchio o del dispositivo, ad esempio
«apparecchi di soccorso» nella classe 9 o «dispositivi per disormeggiare i battelli» nella
classe 12.
4.9 Termini «set» e «kit»
Spesso in commercio si trovano prodotti venduti come «set» o «kit». Se si tratta di un set di
prodotti tutti uguali, ad esempio di un «set di matite colorate» (cl. 16) o di un «set di coltelli»
(cl. 8), la classificazione non pone problemi. Lo stesso vale per i prodotti venduti come set
che hanno tutti la stessa finalità, ad esempio un «kit di primo soccorso» (cl. 5) o un «set da
manicure» (cl. 8). Questi termini sono ammessi anche se i singoli prodotti non rientrano
necessariamente nella stessa classe (p.es. i «kit di primo soccorso» contengono in genere
anche forbici [cl. 8]). Ai fini della classificazione è decisivo che questo tipo di set o kit è
messo in vendita quale unità e che le componenti principali rientrano nella stessa classe del
kit stesso. Termini come «kit con prodotti chimici» o «set per meccanici» sono invece troppo
generici ai fini della classificazione. Non è inoltre chiaro né quali prodotti contenga né quale
sia lo scopo dei prodotti inclusi nel set. In questi casi i prodotti vanno menzionati e classificati
singolarmente.
4.10 Termine «sistema» quale prodotto
I «sistemi» si compongono sempre di diversi componenti. Il termine «sistema» è quindi
ammesso solo se è chiaro da cosa è composto e se le sue componenti appartengono alla
stessa classe. Il termine «sistema» è ammesso anche se è utilizzato quale sinonimo di
apparecchio, impianto o dispositivo. Sono ammessi termini come «sistemi di elaborazione
elettronica» (cl. 9), «sistemi di navigazione» (cl. 9), «sistemi di illuminazione» (cl. 11) o
«sistemi di freni per veicoli» (cl. 12).
4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42
Secondo le note esplicative relative alla Classificazione di Nizza, la classe 38 comprende
sostanzialmente servizi che consentono ad almeno una persona di entrare in collegamento
con un’altra persona mediante uno strumento percepibile con i sensi. I servizi della classe 38
riguardano pertanto l’aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle
tematiche dei servizi26. Inoltre i servizi che forniscono l’accesso a reti di dati, banche dati e
siti web sono da considerarsi come servizi di telecomunicazione e vanno assegnati alla
classe 38.
Servizi come «programmazione di siti web», «noleggio di spazi per siti web (hosting)» o
«design di banche dati e siti web» rientrano invece nella classe 42.
26 CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
70
4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso»
L’Istituto accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» come tali in
classe 35. Tali termini si riferiscono ai servizi seguenti: «il raggruppamento, per conto di terzi,
di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di
vederli ed acquistarli agevolmente»27. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari
finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori28. Per
vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti29. La
produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un’azienda non rientrano quindi nei termini
«vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere
assegnati alla rispettiva classe30. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai
termini «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» e deve pertanto essere precisata se
rivendicata in classe 35.
4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40
In linea di massima la fabbricazione di prodotti non è un servizio secondo la Classificazione
di Nizza. È infatti coperta dai prodotti designati e di conseguenza i prodotti fabbricati vanno
classificati nelle rispettive classi. Il servizio «fabbricazione su misura di prodotti» può tuttavia
essere accettato a determinate condizioni.
In primo luogo, la fabbricazione deve imperativamente essere eseguita su richiesta di un
terzo. Se i prodotti sono fabbricati per proprio conto e successivamente venduti a terzi, non
si tratta di un servizio secondo la classe 40 e occorre rivendicare la protezione per i prodotti
in questione.
In secondo luogo, la formulazione deve obbligatoriamente precisare che la fabbricazione
avviene in funzione delle necessità, delle esigenze concrete o dell’elenco degli obblighi
specifici di un cliente. Tali condizioni non devono essere adempiute cumulativamente, bensì
in funzione del tipo di prodotti fabbricati. A titolo d’esempio, una protesi dentaria è
necessariamente fabbricata in base alle esigenze specifiche di un cliente, mentre un
medicamento speciale è presumibilmente prodotto secondo una ricetta o procedimenti
tecnici specifici. Nel caso in cui un depositante scelga una formulazione alternativa occorre
verificare se tale formulazione è sufficientemente precisa e adatta a definire un servizio
secondo la classe 40.
Infine, una descrizione precisa dei prodotti rivendicati è indispensabile ai fini della
delimitazione del campo di protezione. Principalmente valgono gli stessi criteri per l’esame
se un termine è sufficientemente preciso da essere ammesso nella/e rispettiva/e classe/i di
prodotti. Va fatta un’eccezione qualora un termine sia considerato sufficientemente preciso in
27 Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35. 28 TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid.
4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
29 Cfr. Parte 6, n. 6.1.3 pag. 222. 30 TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
71
applicazione della «prassi di classe» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Il termine «motori» è ad esempio
considerato sufficientemente preciso in ragione del numero di classe e può essere accettato
sia nella classe 7 sia nella classe 12 senza precisazioni supplementari. Per contro un tale
prodotto nella classe 40 deve essere nominato in quanto «prodotto» mancando il riferimento
alla classe.
Non sono ammesse formulazioni come «prodotti nell'ambito xy». L’espressione «nell'ambito
di» è talmente vaga che di regola prodotti di classi diverse potrebbero rientrare in tale
“ambito”. Ad esempio, l’espressione «prodotti nell’ambito della medicina» può riguardare
prodotti delle classi 1, 5, 9, 10, 16 o addirittura prodotti alimentari.
Esempi di formulazioni ammesse:
«Fabbricazione su misura di parti di automobili su richiesta e in funzione dell'elenco degli
obblighi di un cliente».
«Fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici su richiesta e in funzione delle esigenze di un cliente».
4.14 Formulazioni problematiche
In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non
descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati31. A questo
tipo d’indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per
esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo
scopo che si riferiscono all’intenzione d’uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti
ai prodotti. Per questo motivo, un’indicazione come «strumenti di scrittura a scopo
pubblicitario» dev’essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita
come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso
ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D’altra parte, un’indicazione come «auto
sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al
prodotto.
È anche inammissibile l’uso di marchi o di indicazioni geografiche protette da leggi speciali
per denominare un prodotto. In questo caso si tratta di proteggere il marchio o l’indicazione
protetta evitando che vengano svalorizzati a causa del loro uso puramente generico. Una
lista dei prodotti contenente l’indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché
l’espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una
denominazione protetta per una bevanda spiritosa di Agave originaria del Messico32. Si
accetta invece l’uso d’indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e
non per denominarlo. In questo senso un’indicazione come «bevande spiritose con la
denominazione d’origine protetta ’Tequila’» nella classe 33 può essere accettata,
ugualmente lo può essere per esempio l’indicazione «formaggio con la denominazione
31 Cfr. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT. 32 Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico;
RS 0.632.315.631.11.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
72
d’origine protetta ‘Gruyère’» nella classe 29 o «salsicce con l’indicazione geografica protetta
‘Saucisson Vaudois’» nella stessa classe.
4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione
Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei
servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante
l’Istituto mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella
classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:
- L’edizione integrale attuale della Classificazione di Nizza può essere scaricata in tedesco
e francese come file pdf dal sito dell’Istituto (https://www.ige.ch/).
- Tramite il sito dell’Istituto, seguendo il link «Assistenza alla classificazione»
(http://wdl.ipi.ch/) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano
e inglese) che permette sia di cercare singoli prodotti e servizi sia di verificare la
conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell’Istituto e
dell’OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si
tratta di uno strumento messo a disposizione nell’ambito del deposito elettronico dei
marchi (https://e-trademark.ige.ch) che può essere utilizzato durante la compilazione del
formulario di deposito. L’Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o
liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell’Assistenza alla
classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l’OMPI. Perciò esiste
un alto grado di concordanza fra le banche dati dell’OMPI e dell’Istituto. I termini tradotti
in francese con l’aiuto dell’Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di
principio, alla prassi dell’OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell’ambito di una
registrazione internazionale.
- I depositanti possono elaborare con l’Istituto una lista standard di prodotti e/o servizi.
Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell’«Assistenza
alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista
standard completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo
della classificazione.
- L’Istituto ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative
alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di
aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una
classe. Non viene invece fornita assistenza per l’allestimento di traduzioni di liste intere
(p.es. dall’inglese in italiano o in tedesco). L’Istituto non si occupa neppure dell’esame
(preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L’esame formale della lista dei prodotti
e dei servizi viene, infatti, eseguito nell’ambito dell’esame del marchio previo pagamento
della tassa di deposito.
73
Parte 3 – Tenuta del registro
1. Introduzione
Nell’interesse della sicurezza giuridica l’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I
terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A tale proposito per ogni
domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un
fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il
marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la
proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione. Il regolamento di un
marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del
fascicolo (art. 36 cpv. 2 OPM).
Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche
successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L’Istituto può registrare
altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni
modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.
Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere,
fax o e-mail (all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta
(cancellazione totale o parziale n. 4.6, pag. 76 e 4.10, pag. 77 seg.) devono, tuttavia, essere
inviate come allegati PDF per e-mail. Se un’istanza è accompagnata da altri documenti
(p.es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1,
pag. 74e 4.2, pag. 75 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati PDF.
Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l’Istituto conserva l’originale o la copia per
cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o
respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro,
dal rigetto o dalla revoca (art. 39 cpv. 2 OPM).
2. Registrazione
Una volta conclusi l’esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 53), l’esame
formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 54) e l’esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte
5, pag. 97), l’Istituto registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità
contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).
La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare
del marchio viene confermata la registrazione. La conferma contiene tutte le indicazioni
iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).
Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 80) e le registrazioni
internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 4, n. 3, pag. 89) non sono iscritte nel registro
dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto
dall’OMPI a Ginevra.
Parte 3 – Tenuta del registro
74
3. Proroghe
Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può
essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, su richiesta e dietro
pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in
combinato disposto con l’allegato I OTa-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata
all’Istituto al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo
la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). La tassa di
proroga deve essere pagata entro i termini di cui all’articolo 10 capoverso 3 LPM (art. 26 cpv.
4 OPM). Se la tassa di proroga è pagata dopo la scadenza della registrazione, deve essere
pagata una soprattassa (art. 26 cpv. 5 OPM). Il proseguimento della procedura è escluso in
caso di inosservanza del termine per presentare la domanda di proroga (art. 41 cpv. 4 lett. d
LPM).
Di norma prima della data di scadenza, l’Istituto ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo
rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione
rappresenta un servizio non vincolante dell’Istituto, la cui omissione non può essere fatta
valere dal titolare.
In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al
marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e/o dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con
la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della
registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di
principio i motivi assoluti d’esclusione ai sensi dell’articolo 2 LPM non sono esaminati.
4. Modifiche e cancellazioni
Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a
titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le
rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su https://www.swissreg.ch.
All’atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche nel
registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione del
marchio le modifiche saranno pubblicate.
4.1 Trasferimenti
Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM).
Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM; cfr. Parte 5, n. 10, pag. 186). Il
trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).
Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel
registro. Nei confronti dei terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione.
L’acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non autorizzato invece non è possibile
neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LPM possono essere intentate
contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM).
Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l’iscrizione nel registro
costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).
Parte 3 – Tenuta del registro
75
Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev’essere presentata una
richiesta. Quest’ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall’acquirente e deve
includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il
marchio all’acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è
stato trasmesso all’acquirente1 (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati,
ad esempio, un contratto di vendita o una dichiarazione di trasferimento separata.
L’acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito
precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p.es. procura in caso di
cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25).
L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di
trasferimento.
4.2 Trasferimenti parziali
Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In
tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e/o dei servizi limitata e
viene effettuata una nuova registrazione per la parte della lista dei prodotti e/o dei servizi
trasferita. La durata della protezione di entrambi i marchi resta invariata.
La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 ,
pag. 74). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in
modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.
4.3 Divisione
Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista
dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione,
generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17a LPM).
La condizione è una richiesta del titolare in cui occorre definire precisamente come devono
essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.
La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che
mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di
registrazione iniziale (art. 17a cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di
registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.
4.4 Licenze
Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il
marchio. Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM). ll contratto di licenza
può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare
solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art.
29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al
1 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono
essere allegati come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).
Parte 3 – Tenuta del registro
76
licenziatario il diritto esclusivo all’uso del marchio. Fintanto che una licenza esclusiva è
iscritta a registro, per il medesimo marchio non sono iscritte altre licenze incompatibili con la
licenza esclusiva (art. 29 cpv. 3 OPM).
Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non
dipende dall’iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da
un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi,
l’iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).
La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio
sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del
marchio o un altro documento appropriato2 secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a
utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti
del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso
delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio
per cui è stata rilasciata la licenza parziale. L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati
per le richieste di licenza.
Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata
inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è
autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata
Il titolare può impegnare un marchio o concederne l’usufrutto a terzi. L’articolo 19 LPM cita
soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate
soprattutto all’articolo 745 seguenti e all’articolo 899 seguenti CC. Analogamente al
trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.
La registrazione della costituzione in pegno e dell’usufrutto avviene in seguito a una richiesta
del titolare del marchio o a un altro documento appropriato3 (art. 30 OPM). Analogamente al
trasferimento e alla licenza, l’iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali
diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili ai terzi in buona fede soltanto dopo l’iscrizione nel
registro (art. 19 cpv. 2 LPM).
La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un
sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).
4.6 Cancellazione parziale
Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e/o dei servizi
(art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La
protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto
2 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere
allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25). 3 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere
allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).
Parte 3 – Tenuta del registro
77
mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data
del deposito ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LPM).
L’ampliamento della lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato è irricevibile,
poiché avrebbe l’effetto di un’estensione della protezione effettuata a posteriori. La
protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo
deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.
4.7 Cambiamenti del regolamento
Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del
marchio, tale modifica deve essere sottoposta all’Istituto e da esso esaminata ed approvata
(in applicazione dell’art. 24 LPM per analogia).
Se il regolamento di un marchio geografico registrato viene cambiato in seguito a una
modifica a posteriori dell’elenco degli obblighi o della normativa applicabile, il nuovo
regolamento deve altresì essere presentato all’Istituto, il quale deve esaminarlo ed
approvarlo (in applicazione dell’art. 27c LPM per analogia).
4.8 Altre modifiche
Il nome e l’indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l’indirizzo di un
eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40
cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono
potersi informare sui marchi registrati.
Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell’indirizzo, della ditta o
del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite
nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un
altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.
4.9 Rettifiche
Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettificate su domanda del depositante
o, se l’errore è imputabile all’Istituto, d’ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è
esente da tasse.
4.10 Cancellazioni
Ai sensi degli articoli 33 e 35 LPM in combinato disposto con l’articolo 35 OPM, la
registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se:
- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato
(art. 33 LPM)4;
4 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la revoca della registrazione ai sensi dell’art. 33 LPM è
sostituita dal rifiuto di protezione (art. 52 cpv. 1 lett. a OPM) che l’Istituto non pubblica (art. 52 cpv. 2
OPM).
Parte 3 – Tenuta del registro
78
- il titolare o il suo rappresentante lo richiede (art. 35 lett. a LPM);
- la registrazione non è prorogata nei termini previsti (art. 35 lett. b LPM);
- la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35
lett. c LPM)6;
- è cancellata la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta su cui
si basa un marchio geografico (art. 35 lett. d LPM)5;
- è approvata una domanda di cancellazione (art. 35 lett. e LPM)6.
La cancellazione completa o parziale di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio (art. 35 OPM).
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti
5.1 Registro dei marchi
L’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo
contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di
marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento delle procedura
concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti
nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per
tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l’Istituto allestisce
un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti
Su richiesta specifica l’Istituto rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione
(comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 cpv. 1 OPM). Queste informazioni sono
limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del
marchio (art. 38 cpv. 2 lett. a OPM). Per le domande respinte sono indicati anche i motivi del
rifiuto (art. 38 cpv. 2 lett. b OPM)6.
Ai sensi dell’articolo 39 LPM in combinato disposto con l’articolo 41 OPM chiunque può
consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere
estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37
cpv. 3 OPM).
Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della
registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante
e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al
5 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la cancellazione della registrazione ai sensi dell’art. 35
lett. c-e LPM è sostituita dall’invalidazione (art. 52 cpv. 1 lett. b OPM) che l’Istituto non pubblica
(art. 52 cpv. 2 OPM). 6 Le decisioni principali sono consultabili sulla piattaforma «Assistenza all’esame» dell’Istituto
(https://ph.ige.ch).
Parte 3 – Tenuta del registro
79
marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2
OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere
presentata all’Istituto mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è
autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).
Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti
si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6, pag. 36).
6. Documenti di priorità
Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera,
conformemente alla Convenzione di Parigi, l’Istituto rilascia su richiesta un documento di
priorità (art. 41a OPM). Esso comprende una copia della domanda di registrazione del
marchio, nonché un estratto della banca dati con i dati di registrazione aggiornati.
80
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
1. Introduzione
L’AM e il PM sono trattati indipendenti. L’adesione all’uno o all’altro deve avvenire
separatamente, ma uno Stato può appartenere all’uno o all’altro o a entrambi
simultaneamente. Tutte le parti contraenti hanno ratificato solamente il PM oppure entrambi i
contratti.
Una registrazione internazionale secondo l’AM o il PM consente di estendere la protezione di
un marchio ad altre parti contraenti del Sistema di Madrid. Il 16 ottobre 2016 questo sistema
contava 98 parti contraenti.
L’articolo 9sexies PM prevede che il PM debba essere applicato nelle procedure che
coinvolgono gli Stati che hanno aderito sia all’AM sia al PM1.
2. Registrazioni internazionali con base svizzera
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid
Per la registrazione internazionale dei marchi nell’ambito del Sistema di Madrid si applicano i
principi seguenti:
a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale
registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base).
b) La Svizzera è il Paese d’origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):
Il depositante deve
- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure
- essere domiciliato in Svizzera; oppure
- essere cittadino svizzero.
Secondo l’articolo 3bis PM, un’estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è
l’Ufficio d’origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base
svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo
del Sistema di Madrid.
1 Esistono tuttavia due limiti relativi alle tasse da pagare (si veda il n. 2.2, pag. 80) e il termine di rifiuto
(si veda il n. 3.2.1, pag. 92).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
81
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)
Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del
marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online
(www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione
internazionale», debitamente compilato.
La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all’Istituto.
2.2.1 Calcolo della priorità
In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr.
Parte 2, n. 3.4.1, pag. 61) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).
Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 2.1,
pag. 80), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio
svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito
(poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla
data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) ResC). Ad esempio, se il
marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre.
L’Istituto raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile,
idealmente con il deposito della domanda svizzera.
Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda
anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale
prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.
Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 2.1, pag. 80), la
data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di
priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine
particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere
depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame
formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall’Istituto, la registrazione
internazionale sarà radiata senza la restituzione delle tasse internazionali già pagate.
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto
La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante
del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e
riguardare il medesimo segno e il medesimo tipo di marchio2 di quello costituente l’oggetto
della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti
designate.
La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM,
regola 6.1)a) e b) ResC). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in
spagnolo che potrà essere ripresa dall’OMPI (regola 6.4)a) ResC). L’Istituto non verifica la
2 Per i marchi di garanzia, collettivi e geografici la domanda è trasmessa all’OMPI con l’indicazione
«marque collective, marque de certification ou marque de garantie» (regola 9)4)x) ResC).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
82
correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve
essere domandata direttamente presso l’OMPI.
Qualora le condizioni formali summenzionate non siano soddisfatte entro il termine impartito,
la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).
Dopo l’esame della domanda, l’Istituto allestisce una fattura e fissa un termine per il
pagamento da parte del depositante delle tasse nazionali (per i lavori amministrativi legati al
trattamento e alla trasmissione della domanda all’OMPI, OTa-IPI, Allegato 1) e di quelle
internazionali (regola 10 ResC, si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 1–3 allegata al
ResC). La domanda viene trasmessa all’OMPI non appena sono pagate le tasse e sono
corretti i difetti formali. Se le tasse non sono pagate entro il termine impartito o le irregolarità
formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI
Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l’OMPI le notifica al depositante e all’Istituto.
L’avviso indica chi è tenuto a rimediare all’irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e
13 ResC).
Dopo l’iscrizione del marchio nel registro internazionale, l’OMPI la pubblica sul bollettino
(regola 32 ResC) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve
verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l’Istituto
senza indugio (cfr. n. 2.7, pag. 88).
2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati
L'iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all’esame
della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono
trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall’articolo 5 PM (cfr.
n. 3.2, pag. 93).
L’OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse
dall’Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 ResC). In tal caso il titolare deve
contattare direttamente l’Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella
maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.
Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata
deve presentare all’OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù
della regola 18ter 1) ResC (cfr. n. 3.1.2, pag. 89).
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24
ResC)
Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile
designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa
a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi
indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
83
La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell’Istituto o
essere inviata direttamente all’OMPI dal titolare.
Qualora la richiesta sia depositata per il tramite dell’Istituto, questi, dopo averla esaminata,
invia al depositante una fattura per le tasse internazionali (regola 24 ResC; si veda la tabella
degli emolumenti e tasse, n. 5 allegata al ResC) e trasmette la richiesta all’OMPI dopo che le
tasse sono state pagate.
Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della
registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di
procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di
tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti
al/i nuovo/i Paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 24.3)c)ii) ResC le tasse
internazionali riscosse all’atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento.
Occorre indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il
rinnovo.
È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo
l’iscrizione di una modifica se anche quest’ultima deve essere applicata alla designazione in
questione.
Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un Paese, non è possibile
designare successivamente tale Paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di
rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile
designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad
esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione
parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in
questione; la designazione successiva è possibile solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.
Dopo l’iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della
procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.2,
pag. 81).
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali
Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 ResC le seguenti iscrizioni nel registro
internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione,
rinuncia, modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario.
Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del
diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 ResC. Se la
registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta
non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una
cessazione degli effetti ai sensi dell’art. 6.3) PM, cfr. n. 2.5.4, pag. 86).
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC)
Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o
servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti
contraenti designate o solamente per una parte di esse. L’iscrizione di un cambiamento di
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
84
titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito
di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.1, pag. 80). Tali condizioni devono
essere adempiute per tutte le parti contraenti designate nella registrazione internazionale. Se
sono soddisfatte solo per una parte dei Paesi designati, è possibile esclusivamente un
trasferimento della registrazione per questi Paesi.
La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite
dell’Istituto sia direttamente all’OMPI.
In conformità al ResC, l’Istituto accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal
nuovo titolare se la Svizzera è il Paese di tale nuovo titolare. La domanda d’iscrizione deve
segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta
dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato
quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.
In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire
(in francese) e/o i Paesi interessati. L’iscrizione nel registro internazionale di una cessione
parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli
emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC)
Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei
prodotti e/o dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti
dell’iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell’iscrizione di
una radiazione parziale (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). L’iscrizione di una limitazione non comporta la
soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel
registro, essi possono costituire l’oggetto di una designazione successiva anche se la
limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i
servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e
possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.
La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata
dal titolare o da un mandatario direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Istituto se sono
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera b LPM. In questo caso i
prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L’iscrizione di una limitazione nel
registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli
emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)
È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i
prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all’iscrizione di una radiazione totale, l’iscrizione
di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale.
Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono
soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto
(nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal
suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. La richiesta può
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
85
essere depositata per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI. Per contro, non può mai
essere presentata per il tramite dell’Ufficio di una parte contraente designata. L’iscrizione di
una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.
2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola
25.1)a)iv) ResC)
Le modifiche del nome e dell’indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro
internazionale. Le richieste possono essere presentate direttamente all’OMPI o per il tramite
dell’Istituto, sempre che l’Istituto sia competente in virtù del PM. L’iscrizione di una modifica
del nome o dell’indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la
tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)
ResC)
Le domande di cambiamento di mandatario possono essere presentate sia direttamente
all’OMPI sia per il tramite dell’Istituto, se la Svizzera è il Paese del titolare si sensi del PM.
L’iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC)
Conformemente alla regola 20bis ResC è possibile iscrivere licenze nel registro
internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un’iscrizione di questo
genere, l’iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale.
L’iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e
tasse, n. 7 allegata al ResC) e può essere domandata sia direttamente all’OMPI sia per il
tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite
dell’Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L’Istituto esige la
presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una
dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d’uso al licenziatario o, ad
esempio, una copia del contratto di licenza. Se l’Istituto riceve una domanda di questo
genere, la trasmette all’OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è
stata concessa la licenza, l’estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest’ultima.
Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è
stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio
della parte contraente designata, tale territorio.
L’iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC)
Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una
registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio
nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione,
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
86
conformemente all’articolo 4bis 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso
titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta
nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio
nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale
sia anteriore a quella internazionale.
I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono
interessati da questa sostituzione.
La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a
esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la
registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel
periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 2.5.4, pag. 86).
La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste
dall’articolo 4bis 1) PM. Di conseguenza, l’iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria.
L’OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all’iscrizione affinché le parti terze
siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata
all’Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro
nazionale e informa l’OMPI. Quest’ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito
nel bollettino. L’iscrizione della sostituzione è gratuita.
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC)
Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale
per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. La domanda può essere presentata
per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI dal titolare stesso. La domanda non può mai
essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L’iscrizione di una
radiazione è gratuita.
Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per
questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di
registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla
nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione
parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (cfr. n. 2.4.2, pag. 84) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una
rinuncia (cfr. n. 2.4.3 pag. 84).
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date
d’enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane
dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile
rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei
cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente
cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della
domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso
dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
87
Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta
della trasformazione (cfr. n. 2.5.5, pag. 87).
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM)
Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente
cessato di produrre effetti nel Paese d’origine (cfr. n. 2.5.4, pag. 86) nel corso dei cinque
anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di
registrazioni nazionali (art. 9quinquies PM).
La domanda di trasformazione deve essere depositata all’Istituto nei tre mesi successivi alla
radiazione della registrazione internazionale (art. 9quinquies PM; art. 46a cpv. 1 lett. a LPM).
L’iscrizione di una trasformazione è gratuita.
La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione
corrisponde alla data della registrazione internazionale d’origine (qualora a quest’ultima sia
stata riconosciuta la priorità di un deposito anteriore secondo l’art. 4 CUP, tale priorità vale
anche per la registrazione nazionale risultante dalla trasformazione). La registrazione
trasformata è sottoposta a un nuovo esame materiale (art. 9quinquies PM in combinato disposto
con l’art. 46a cpv. 1 lett. d LPM). Dopo l’esame della richiesta di trasformazione, il marchio è
pubblicato con un’apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della
registrazione internazionale d’origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un
marchio risultante da una trasformazione (art. 46a cpv. 2 LPM).
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)
La regola 27.3) ResC prevede che due registrazioni internazionali che risultano da una
cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (p.es. dopo diverse altre
trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La
fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d’origine.
Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse
trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite
tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene
identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali
indipendenti.
La domanda può essere depositata direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Ufficio della
parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20
ResC)
È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione
internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 ResC). Una tale restrizione può
riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La
notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall’Ufficio della parte contraente del
titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall’Ufficio di una parte contraente designata. In
questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
88
pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da
autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una
tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all’Ufficio
che ne aveva richiesto l’iscrizione, il quale si occuperà di informare l’OMPI. L’iscrizione della
restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall’OMPI e pubblicata nel bollettino;
essa è gratuita.
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31
ResC)
Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni.
L’OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di
protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L’omissione di tale notifica non
conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola
29 ResC). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 ResC; si
veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al ResC; in merito al rinnovo e alla
data della designazione successiva, cfr. n. 2.3, pag. 82). Le procedure di rinnovo, su carta o
online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l’OMPI
dall’altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l’Istituto non trasmette alcuna
domanda di rinnovo all’OMPI né riscuote tasse a tal fine.
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC)
Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in
una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:
- l’errore è imputabile all’OMPI. In tal caso l’OMPI può correggere l’errore d’ufficio;
- l’errore è evidente e la correzione è indispensabile;
- l’errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l’indirizzo del titolare, la data o il
numero della registrazione di base non sono corretti.
Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati Paesi nella domanda o
abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore.
Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 ResC.
Gli errori commessi dall’Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione
internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all’OMPI entro nove
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’iscrizione contenente l’errore. Pertanto, non
appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve
assolutamente verificare che l’iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve
informare senza indugio l’Istituto (se la domanda è stata trattata dall’Istituto) affinché
quest’ultimo richieda l’iscrizione di una rettifica.
Le rettifiche sono notificate dall’OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e
pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.
I termini previsti per l’esame e l’opposizione all’articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per
le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest’ultima, vi sono
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
89
motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come
inizialmente notificata.
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera
In virtù delle disposizioni dell’articolo 5.2) AM e dell’articolo 5.1) PM, l’Istituto esamina tutti i
marchi iscritti nel registro internazionale per cui è stata notificata l’estensione della
protezione alla Svizzera (cfr. n. 2.2.1, pag. 81)3. In caso di irregolarità materiali o formali
l’Istituto emette un rifiuto provvisorio di protezione (art. 52 OPM) in merito al quale il
depositante può prendere posizione4. Per quanto riguarda l’esame dei motivi relativi
d’esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si veda la Parte 6, pag.
201 delle presenti Direttive.
3.1 Procedura presso l’OMPI
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la
Svizzera
Secondo l’articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un
anno rispettivamente di 18 mesi5 (cfr. n. 3.2.1, pag. 93). Tale termine decorre dalla
spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti
designate. L’esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 3.1.2, pag. 89)
oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 3.1.3, pag. 90).
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC
Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l’Istituto invia all’OMPI entro il termine di 12
rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione
(«déclaration d’octroi de la protection»). Il titolare della registrazione internazionale viene
dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell’OMPI.
3 Un eventuale rifiuto di protezione emesso a questo titolo deve potersi fondare sui motivi citati nella
CUP; cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.). 4 Dal 1º gennaio 2017 l’Istituto può emettere un rifiuto di protezione per motivi formali (cf. art. 30 cpv. 2
lett. a LPM nell’art. 52 OPM). Ciò consente in particolare all’Istituto di respingere le formulazioni di
prodotti e servizi palesemente non ammesse secondo la sua prassi. Cfr. il Rapporto esplicativo
relativo al diritto di esecuzione «Swissness», Berna, 2 settembre 2015 in merito all’articolo 52
capoverso 1 lettera a OPM, pag. 9, reperibile alla pagina
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf.
5 La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5.2)b) PM.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
90
3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio
Un rifiuto provvisorio deve essere trasmesso alla posta o elettronicamente al più tardi l’ultimo
giorno del termine stabilito dall’articolo 5.2) PM (regola 18 ResC, istruzioni amministrative 11
e 14). Per l’osservanza del termine è quindi determinante la data dell’invio e non la data di
ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del
rifiuto provvisorio, le basi legali, i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto e il termine di
risposta (art. 5.2) PM e regola 17 ResC). Nel rifiuto provvisorio l’Istituto indica esplicitamente
i prodotti e/o servizi che non sono oggetto di rifiuto.
3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC)
Quando l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste
dal PM o dal ResC, l’OMPI trasmette all’Istituto un avviso d’irregolarità conformemente alla
regola 18 ResC. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) ResC
(segnatamente il rifiuto tardivo), l’Istituto dispone di un termine di due mesi a decorrere
dall’avviso d’irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata
è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale
la notifica irregolare era stata trasmessa alla posta o trasmessa elettronicamente all’Ufficio
internazionale (regola 18.1)d) ResC). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi
a decorrere dall’emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)
Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della
procedura limitare la lista dei prodotti e/o servizi, rinunciare alla propria registrazione
internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L’OMPI comunica tali modifiche alle parti
contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla
procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall’OMPI,
si consiglia d’informarne l’Istituto affinché quest’ultimo attenda la registrazione di tale
modifica prima di emettere una decisione.
A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) ResC
Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di
prodotti e/o di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell’OMPI (cfr. n. 2.4.2,
pag. 84)6. Ricevuta la notifica dall’OMPI, l’Istituto esamina se tale limitazione ha un
influsso sulla procedura d’esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il
caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono
più rivendicati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della
protezione secondo la regola 18ter 2)i) ResC che si riferisce alla limitazione applicata nel
corso della procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o
al suo mandatario iscritto nel registro.
6 Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall’Istituto, in via eccezionale può trasmetterla
direttamente all’Istituto (cfr. n. 3.2.5, lett. C, pag. 93).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
91
Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura
prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e/o dei servizi.
L’Istituto non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) ResC permette
in effetti all’Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non
produce effetti sul suo territorio. L’Istituto si avvale di questa possibilità segnatamente nei
casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (p.es. una denominazione
d’origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un’estensione
della lista dei prodotti e/o dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere
trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata
all’Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) ResC).
B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC
Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato Paese
richiedendo l’iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i
servizi (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito
notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della
registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l’oggetto della procedura che si
conclude senza altre formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo
stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).
C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) ResC
Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti
designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). La
domanda di radiazione è inoltrata all’OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti
contraenti designate. Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso,
occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.
- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione
internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre
formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando
una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).
- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione
internazionale, l’Istituto deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla
procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla
registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso
quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai
radiati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della protezione
che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della
procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo
mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle
obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla
formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e/o dei servizi (si vedano le
differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 2.4.2, pag. 84).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
92
3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC)
Una volta notificato un rifiuto provvisorio all’OMPI, la procedura presso l’OMPI deve
concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure
se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18ter 2) o 3)
ResC sono comunicate all’OMPI che le trasmette al titolare o al suo mandatario. Poiché il
rifiuto rispettivamente la protezione parziale è decisa formalmente a livello di procedura
presso l’Istituto, in linea di principio le dichiarazioni concernenti il rifiuto o la protezione
parziale presso l’OMPI hanno effetto dichiarativo.
Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi,
la dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC, che è comunicata al titolare per il
tramite dell’OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura
secondo l’articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare
utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l’Istituto dovrà informare l’OMPI dell’esito
della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale
definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l’Istituto notifica una
dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC.
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)
Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria
competente del Paese interessato per mezzo della quale l’effetto di una registrazione
internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata.
L’invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti.
Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l’Ufficio della parte contraente
interessata deve notificare all’OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si
riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel
bollettino. L’OMPI informa il titolare dell’invalidazione e, se richiesto, comunica all’Ufficio
della parte contraente interessata la data dell’invalidazione. L’iscrizione di un’invalidazione è
gratuita.
3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)
Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 ResC).
La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo
termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica,
vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come
inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un
nuovo esame da parte dell’Istituto. Se è già pendente una procedura dinanzi all’Istituto,
quest’ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all’occorrenza,
notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un
nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di
ammettere il segno alla protezione. In tal caso l’Istituto notifica una dichiarazione di
concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2) ResC che si riferisce
espressamente alla suddetta rettifica.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
93
3.2 Procedura presso l’Istituto
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera
Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l’OMPI iscrive nel
registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti
contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un
anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per
notificare un rifiuto provvisorio di protezione7. L’Istituto dispone di un termine di 18 mesi per
notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del
PM8. Poiché il termine di 18 mesi secondo l’articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la
Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d’origine ha aderito
esclusivamente al PM (art. 9sexies 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l’esame viene
effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare
riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.
Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un
termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l’esame dei
motivi assoluti nell’ambito di una procedura accelerata conformemente all’articolo 18a OPM
(cfr. n. 3.2.8, pag. 96).
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC
Secondo la regola 18ter 1) ResC, le dichiarazioni di concessione della protezione (non
precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie9. Queste devono essere
trasmesse all’OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni
internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall’OMPI (cfr. n.
3.1.2, pag. 89).
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta
Quando vi sono motivi assoluti di esclusione, l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio all’OMPI,
la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario
iscritto presso l’OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus
total») o solo una parte di essi («refus partiel»).
L’articolo 5.1) PM menziona che un rifiuto «(…) potrà essere fondato soltanto sui motivi che
sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il
7 Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra
(marchio tridimensionale). 8 La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell’art. 5.2)b) PM. 9 Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della
protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
94
rifiuto (…)». I motivi di rifiuto sono pertanto identici a quelli elencati all’articolo 2 LPM (cfr.
Parte 5, Pag. 97).
Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine
amministrativo fissato dall’Istituto (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 5.5, segg.,
pag. 31). Tale termine inizia a decorrere dall’emissione del rifiuto provvisorio e non dalla
ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.
3.2.4 Rappresentanza e recapito
Il titolare domiciliato all’estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi
diritti (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26). Qualora il titolare designi un rappresentante,
anche quest’ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un
rappresentante residente all’estero), e deve disporre di una procura (cfr. Parte 1, n. 4.2,
pag. 25); una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l’OMPI è
ammessa.
Quando l’Istituto presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione
dell’oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore
negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l’OMPI può dichiarare in una delle
lingue ufficiali dell’Istituto, di accettare la limitazione, direttamente all’Istituto e senza
avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o
con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la
limitazione proposta dall’Istituto (la procedura si conclude quindi con l’emissione di una
dichiarazione ai sensi della regola 18ter2)ii)ResC, non soggetta a ricorso).
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare
Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a
quella nazionale.
A) Mantenimento del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o
parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura
emettendo una decisione. Il titolare può allora ricorrere presso il Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una
volta entrata in vigore la decisione, l’Istituto comunica all’OMPI il risultato finale della
procedura tramite l’emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2) o 3) ResC.
B) Ritiro del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione
iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale,
conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai
sensi della regola 18ter 2)i) ResC, indirizzata direttamente all’OMPI.
C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
95
Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi
che consente di conferire la protezione al segno, l’Istituto conclude la procedura
emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi
giuridici ai sensi della regola 18ter 2)ii) ResC. Dunque, quando il titolare accetta una
limitazione proposta dall’Istituto o quando l’Istituto accetta una proposta di limitazione
presentata dal titolare, l’Istituto non notifica una decisione al titolare (cfr. n 3.2.4, pag. 94).
Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il
titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.
D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera
Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC non può essere presentata
direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). Di
conseguenza, l’Istituto non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.
Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel
territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all’Istituto l’emissione di una
decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l’OMPI ai
sensi della regola 18ter 3) ResC oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente
presso l’OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC.
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto
Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l’Istituto
emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione
di rifiuto ai sensi della regola 17.5)a)i) o 17.5)a)iii) ResC con l’indicazione dei rimedi giuridici
e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all’articolo 41
LPM.
Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono
soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 3.2.5, pag. 94 senza che l’Istituto ritiri
la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite
una decisione dell’Istituto entrata in vigore o di un’autorità di ricorso e tale decisione
conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18ter 2) o 3) ResC già iscritta,
l’Istituto non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della
regola 18ter 4) ResC è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da
quello della dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC (cfr. paragrafo precedente).
3.2.7 Proseguimento della procedura
Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può
chiedere il proseguimento della procedura in conformità all’articolo 41 LPM (per quanto
riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda Parte 2, n. 5.5.7,
pag. 34).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
96
3.2.8 Procedura d’esame accelerata
L’articolo 18a OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa
domandare che l’esame dei motivi assoluti sia attuato secondo una procedura accelerata.
Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 2, n. 3.5,
pag. 62.
Una richiesta d’esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di
rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi
assoluti.
A) Richieste d’esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto esamina i motivi assoluti di rifiuto non appena riceve il pagamento
della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il
titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione
conformemente alla regola 18ter 1) ResC. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata
solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato,
l’Istituto notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi assoluti. La
procedura prosegue quindi come indicato dal n. 3.2.2, pag. 93 al n. 3.2.6, pag. 95 e
seguenti.
B) Richieste d’esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra
l’Istituto e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.
La legislazione non prevede una procedura accelerata per l’esame dei motivi relativi.
97
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
1. Basi giuridiche
Art. 1 cpv. 1 LPM
Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di
un’altra azienda.
Art. 30 cpv. 2 lett. c, d e e nonché cpv. 3 LPM
[L’Istituto] Respinge la domanda di registrazione se:
c. vi sono motivi assoluti d’esclusione;
d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste
dagli articoli 21 a 23;
e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c.
L’Istituto registra il marchio in assenza di motivi d’esclusione.
Art. 2 LPM: motivi assoluti d’esclusione
Sono esclusi dalla protezione come marchi:
a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i
prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;
b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o
dell’imballaggio imposte dalla tecnica;
c. i segni che possono indurre in errore;
d. i segni in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
Queste disposizioni nazionali corrispondono sostanzialmente1 alle prescrizioni
dell’articolo 6quinquies lett. B n. 2 e 3 CUP, di cui occorre tenere conto nell’ambito dell’esame
delle domande di estensione della protezione di marchi internazionali alla Svizzera (cfr.
Parte 4, n. 2, pag. 80).
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio
L’articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti
o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha
anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati
di maniera che ai destinatari sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una
determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato e quindi distinguerli da quelli
1 In merito alle riserve cfr. n. 7.1, pag. 149.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
98
degli altri offerenti2. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza3: garantisce che
tutti i prodotti contrassegnati provengano da un’azienda determinata (o da un’azienda
appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).
Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia
indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di
marchio4. L’attitudine a costituire un marchio è pertanto anche chiamata carattere distintivo
astratto5. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere
come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un
marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (p.es. i codici a barre) non sono atti a
costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni
unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un’impressione d’insieme completa,
come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi6.
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi
I criteri applicati nell’ambito dell’esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle
registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono
essenzialmente7 identici8.
Nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il
marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di
valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (p.es. i marchi verbali, figurativi o di
colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell’ambito della
valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non
2 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,
consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF
B-2418/2014, consid. 3 – Bouton (marchio figurativo).
3 DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B-
2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). 4 TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale). 5 È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui
all'art. 1 cpv. 1 LPM, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM in
relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2. pag. 105). 6 Cfr. in merito all’orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid.
2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION. 7 In merito all’eccezione a questo principio cfr. n. 7.1, pag. 149. 8 I termini «domanda di registrazione di un marchio», «depositante» e «rigetto della domanda di
registrazione di un marchio» impiegati nella Parte 5 si riferiscono non solo ai marchi svizzeri ma anche
alle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera e stanno a titolo
rappresentativo segnatamente per i termini analoghi «domanda di estensione della protezione»,
«titolare del marchio internazionale» e «rifiuto di protezione».
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
99
percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo9. La percezione di un segno costituito ad
esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde
necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall’aspetto esterno del
prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l’Istituto
distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A, pag. 110) e non convenzionali (cfr. lett. B,
pag. 133). L’articolo 2 lettera a LPM non si applica ai marchi geografici (art. 27a LPM).
3.2 Impressione d’insieme
Nell’ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l’impressione d’insieme10.
Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad
esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i
colori11. L’impatto di ciascun elemento sull’impressione d’insieme deve essere valutato caso
per caso.
Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere
distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a
LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l’ordine
pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima
ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione12. Tali
segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi13. Una valutazione differenziata si
presenta se ci sono modifiche o mutilazioni14: benché possano, infatti, rendere un segno
ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di
cui alle lettere c e d dell’articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato
del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica15.
3.3 Relazione con i prodotti e servizi
Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L’esistenza di motivi di esclusione deve
sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato
9 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_374/2007,
consid. 2.5 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).
10 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659,
consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV; TAF B-684/2009, consid. 3.1 –
Outperform. Outlast.
11 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6, pag. 127. 12 Cfr. concernente l’art. 2 lett. c LPM TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34
boulevard saint germain paris 5e (fig.).
13 Un’eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla
protezione apportano all’elemento problematico un mutamento di significato evidentemente
riconoscibile; in merito alle indicazioni di provenienza cfr. TF 4A 357/2015, consid. 5.3 – INDIAN
MOTORCYCLE e p.es. i casi ai n. 8.4.1, pag. 164 e n. 8.4.8, pag. 167. 14 Cfr. n. 4.4.9.2, pag. 122 e n. 8.6.1, pag. 172. 15 In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere
considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 7.2 segg., pag. 150 segg. e n. 8.7 seg., pag. 179
segg.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
100
concretamente16. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo
di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine
generale17. Occorre verificare di caso in caso se un termine rientra in un determinato termine
generale. La subordinazione di un prodotto a più termini generali non è esclusa per principio
(in merito alla definizione dei termini cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67 e 4.6, pag. 68)18. L’Istituto
ammette un segno alla protezione d’ufficio per tutti i prodotti o servizi per cui non vi sono
motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita19.
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione
Oggetto dell’esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai
prodotti e servizi concretamente rivendicati; l’esame è effettuato sulla base delle indicazioni
contenute nella domanda di registrazione20. Non vengono considerate le circostanze o il
motivo della domanda di registrazione21. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere
l’imposizione del marchio, anche le circostanze dell’uso precedente del segno non sono
prese in esame22. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il
depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d’esame23.
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate
La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione di una parte importante
(erheblichen)24 o non trascurabile (nicht unbedeutenden)25 delle cerchie commerciali svizzere
16 TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic!
2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 e 5.3 – SNOWSPORT. 17 Cfr. p.es. in merito ai marchi di forma TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d’imballaggio
(marchio tridimensionale) e in merito alle indicazioni descrittive TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 –
NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT. Tale principio non vale nel caso
d’esame di rischio palese d’indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il
quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2, pag. 146). 18 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 20 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310,
consid. 3a – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 e 6 – Valigia
rossa (marchio tridimensionale); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies. 21 TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless
(marchio figurativo).
22 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); cfr. anche TAF B-4763/2012, consid. 2.1 –
BETONHÜLSE; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). Cfr. inoltre
n. 4.3.1, pag. 106.
23 TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars. 24 Cfr. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES;
TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Cfr. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109;
DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK; TAF B-
1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
101
interessate. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei potenziali26 destinatari dei
prodotti e/o servizi in questione27 che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie
specializzate28; sono da considerare anche i destinatari intermediari29. Nell’ambito dell’esame
del carattere di dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, il bisogno di
disponibilità è valutato in base al bisogno o alla comprensione dei (potenziali) concorrenti30.
In merito alla valutazione dei motivi d’esclusione secondo l’articolo 2 lettera d LPM si veda
n. 6, pag. 149.
Per la determinazione dei destinatari e della concorrenza è determinante la lista dei prodotti
e servizi secondo la domanda di registrazione31 (cfr. anche sopra n. 3.4, pag. 100).
Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le
merci d’uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate; si presume
un’attenzione media32. Secondo la prassi dell’Istituto, il destinatario medio è una persona
mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre
conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari33. Qualora siano interessate
cerchie specializzate l’Istituto presuppone di massima un livello di attenzione più elevato,
rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze
linguistiche cfr. di seguito n. 3.6). Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi
di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate34; la
grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica
che esse hanno tra di loro non sono rilevanti35. Qualora un prodotto sia destinato (anche) a
cerchie specializzate, il segno è inammissibile anche se, ad esempio, solo queste ultime lo
comprendono come direttamente descrittivo36.
26 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; DTF 135 III 416,
consid. 2.4 – CALVI (fig.); TAF B-5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS.
27 TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012,
consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS. 28 TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH. 29 TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] “possono essere interpellate anche le
cerchie specializzate o gli intermediari”); TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS; TAF B
2418/2014, consid. 3.1 – Bouton (marchio figurativo). 30 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 139 III 176,
consid. 2 – YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re.
31 TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – valigia
rossa (marchio tridimensionale). 32 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,
consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale).
33 TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.). 34 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD;
TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-
990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.
35 Cfr. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken
(fig.); parere diverso in TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE e B-
4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.
36 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche
TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
102
3.6 Lingue contemplate
Sotto il profilo linguistico l’esame contempla anzitutto l’italiano, il tedesco, lo svizzero
tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno
è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni
linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione37.
Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta
da una parte significativa delle cerchie commerciali determinanti 38. Questo dipende dai
singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è
senz’altro accettata39; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non
capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse40. Il
solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle
lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza al dominio pubblico41. Si considera
inoltre che, nel rispettivo settore42, determinate cerchie specializzate dispongano di migliori
conoscenze delle lingue straniere43 (l’inglese è, p.es., il linguaggio tecnico adottato in ambito
informatico).
3.7 Casi limite
Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione
secondo l’articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali
civili, in caso di contenzioso, è riservato l’esame dei marchi registrati44.
37 TF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce’Real; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF
131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-
3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.). 38 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Può succedere che
una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in
grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). Per la valutazione
della violazione dell’ordine pubblico o dei buoni costumi occorre sempre prendere in considerazione
anche il significato delle parole straniere (cfr. Parte 5, n. 6, pag. 148).
39 TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT
APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE
KEEP OUR PROMISES.
40 TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 –
XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II. 41 DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI. 42 Cfr. TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; TAF B-3920/2011,
consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.
43 Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225,
consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR; TAF B-6629/2011, consid.
4.4. – ASV.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
103
Questo principio non vale tuttavia45 quando non trattasi dell’appartenenza al dominio
pubblico, ma di un segno che può indurre in errore46, essere in contrasto con il diritto vigente,
l’ordine pubblico o i buoni costumi47.
3.8 Parità di trattamento
In virtù dell’obbligo di parità di trattamento di cui all’articolo 8 Cst., nel quadro dell’esame dei
marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in
maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo48. Non si può far valere il
principio della parità di trattamento nei confronti di se stessi (in caso di torto)49. La parità di
trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili
sotto ogni aspetto rilevante50 (p.es. le modalità della composizione del segno51, del suo
significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati52). Le decisioni vecchie non possono essere
vincolanti per la prassi attuale53.
Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla
legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell’illegalità54.
Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale
precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell’illegalità55.
45 TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN. 46 TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA. 47 DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.); TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.). 48 TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS
WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.
49 TAF 4A_62/2012, consid. 3 – Elica doppia (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück
Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo). 50 Cfr. TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.). 51 Due segni non sono necessariamente paragonabili unicamente perché si tratta di due slogan (B-
8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); analogamente un marchio
puramente verbale non è automaticamente paragonabile con un marchio verbale/figurativo combinato
(TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), così come un termine utilizzato da solo non lo è con un
marchio verbale che include un elemento verbale supplementare (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-
Z). 52 Secondo TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER
e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento premette che i marchi
paragonati siano rivendicati per gli stessi prodotti o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6 –
TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è difesa la tesi
opposta.
53 Di norma il TAF nega la paragonabilità di marchi dalla cui registrazione sono trascorsi più di otto
anni; TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; TAF B-1165/2012,
consid. 8.3 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-283/2012, consid. 9.1 –
NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573,
consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-
3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO. 55 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
104
Solo nel caso si tratti di una pluralità di casi e unicamente quando l’Istituto abbia espresso
chiaramente l’intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il
principio di parità di trattamento nell’illegalità56. Quandanche l’Istituto abbia modificato la sua
prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella
nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione57.
Il principio della parità di trattamento deve essere applicato in maniera restrittiva nell’ambito
dei marchi58. Benché i fatti da confrontare non debbano essere identici in tutti i loro
elementi59,differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell’ammissibilità alla
protezione di un segno possono rivestire grande importanza60. Inoltre una rinnovata
valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con
riservatezza61.
3.9 Tutela della buona fede
Il principio della buona fede, sancito dall’articolo 9 Cost., tutela la legittima fiducia
dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa62. Si presuppone che facendo
affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento
dell’amministrazione, l’amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio63. La registrazione isolata di marchi paragonabili non crea legittima fiducia64.
3.10 Decisioni estere
Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera;
secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali65. Ogni
Paese valuta l’ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione,
giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali66.
56 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF
B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con rinvio a DTF 127 II 113. 58 Cfr. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL. 59 TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali). 60TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TAF B-3549/2013, consid. 8.1 – PALACE (fig.); cfr.
anche TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 7.2 –
Colour Saver. 61 Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE. 62 TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Profumo di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129
I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
63 TAF 4A_62/2012, consid. 4 – Elica doppia (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 –
Penna a sfera (marchio tridimensionale). 64 TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS
FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag.
65 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-
283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO. 66 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic!
2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid.
5.5 – MASTERPIECE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
105
Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato
all’estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le
registrazioni estere possono essere ignorate67. In generale è necessario considerare da un
lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un
altro Paese, dall’altro, poiché nell’ambito dell’esame dei marchi ogni Paese gode di un
grande potere di apprezzamento68, che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può
differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali69.
Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente,
l’ordine pubblico o i buoni costumi70, le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito
all’eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 8.8.2, pag. 184). Sono rilevanti
esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto
svizzero. Inoltre, in materia di indicazioni di provenienza l’Istituto segue una prassi diversa da
quella adottata dagli Uffici esteri.
3.11 Ricerche in Internet
Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l’Istituto
si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da
una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un
termine viene capito71. Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico,
Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una
combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi
rivendicati72. Lo stesso vale per la banalità e il carattere usuale di una forma o di un motivo.
Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere
compromessa l’ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono
effettuate anche per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme o di motivi
presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti73.
Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet
estere74 che, considerate tutte le circostanze oggettive, possono rappresentare un indizio per
67 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank; TF, sic!
2007, 831, consid. 5.3 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl. 68 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.). 69 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-5484/2013, consid. 7 –
COMPANIONS.
70 Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.). 71 TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN e TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE
DUAL PERSONALITY. 73 DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF
4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).
74 TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF, sic!
2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. Secondo TAF B-1920/2014, consid. 5.3 – Ippopotamo (marchio
figurativo) l’Istituto è chiamato a dimostrare che i prodotti presenti sui siti esteri sono proposti anche in
Svizzera o che il pubblico svizzero ne sia perolmeno a conoscenza. Dal punto di vista dell’Istituto
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
106
valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di
disponibilità (cfr. n. 4.3.2, pag. 108).
4. Dominio pubblico
4.1 Basi giuridiche
L’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1, pag. 97), secondo cui sono esclusi dalla protezione i
segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a
quanto previsto dall’articolo 6quinquies lettera B n. 2 CUP75. Quest’ultimo prevede, infatti, che la
registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:
- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel
commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il
luogo d’origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o
- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del
commercio del Paese dove la protezione è richiesta.
4.2 Nozione di dominio pubblico
La disposizione di cui all’articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell’interesse generale che i
segni siano monopolizzati come marchi (in merito alla funzione del marchio cfr. n. 2, pag. 97)
in maniera ingiustificata76. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono
esclusi dalla protezione come marchi:
- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla
funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla
provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di
carattere distintivo concreto; cfr. n. 4.3.1, pag. 107), e
- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono
restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità; cfr. n. 4.3.2, pag. 108).
Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l’assenza di carattere
distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla
protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze77. In genere i segni privi di
carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.
l’esperienza di vita generale mostra che i destinatari si informano in genere anche consultando pagine
estere. 75 TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.); TF
4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD. 76 TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.
77 Cfr. TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 139 III 176, consid. 2 –
YOU / ONLY YOU.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
107
4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM
4.3.1 Assenza di carattere distintivo
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce
direttamente dalla funzione legale del marchio, ossia distinguere i prodotti e/o i servizi di
un’azienda da quelli di un’altra azienda (cfr. n. 2, pag. 97). Questo criterio riveste pertanto
un’importanza centrale nell’esame del marchio.
I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni che non rappresentano un rinvio alla
provenienza aziendale specifica dei prodotti e/o servizi contrassegnati. Si tratta in particolare
di segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale in
rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati78. Sono segnatamente privi di carattere distintivo
concreto anche i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per
designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi79,80. Sono poi privi di carattere distintivo
concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri
termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per
garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d’esame, l’Istituto definisce segni banali
tutti i segni succitati.
Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l’altro, le parole o le immagini
che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli
imballaggi che non si distinguono in maniera sufficiente da quelle di uso corrente o colori
astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori81.
L’assenza di carattere distintivo concreto deve essere valutata sulla base della presunta
comprensione dei destinatari dei prodotti e/o servizi82 (cfr. in particolare n. 3.5, pag. 100).
L’idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una
condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo
concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare
il bisogno di disponibilità83. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per
inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo84.
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto è solo
dato se un segno è completamente privo di carattere distintivo.
78 Cfr. le spiegazioni in merito ai segni usuali al n. 4.4.4, pag. 117. 79 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 80 Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione
dell’assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi; cfr. n. 4.4.2, pag. 109.
81 Cfr. in merito agli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio il n. 4.4, pag. 109 segg. 82 DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD;
TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS. 83 TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; cfr. già
CRPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM. 84 TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
108
L’uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull’esame del carattere
distintivo originario85, che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso86. L’Istituto
esamina il carattere distintivo acquisito con l’uso solo su richiesta87.
4.3.2 Bisogno di disponibilità
Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dal commercio88.
Nell’interesse di un mercato concorrenziale devono essere esclusi dalla protezione come
marchi i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto non
devono essere monopolizzati da un singolo attore del mercato89.
Il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno rispettivamente alla comprensione dei
(potenziali) concorrenti90. È determinante sapere se questi ultimi debbano, attualmente o in
futuro, poter fare uso del marchio.
L’esame dei motivi assoluti di esclusione durante la procedura di registrazione deve essere
effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato
(art. 13 LPM)91. Il bisogno di disponibilità non presuppone la prova di un attuale uso del
segno da parte di terzi. È sufficiente che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere
in considerazione92. A titolo d’esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità i termini che
possono servire per designare prodotti o servizi93, ma anche i colori o le forme che
rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L’esistenza di una o più espressioni
equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si
limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative94.
Nell’ambito dell’esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo
l’esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di
carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1,
pag. 107). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità, se il segno è dotato di
carattere distintivo.
85 Cfr. TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat
Pavot (fig.).
86 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE
CARIBBEAN. 87 Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 11, pag. 188. 88 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M‘s (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011,
consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR. 89 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL;
TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm. 91 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.
92 TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con rinvio a DTF 128 III 454, consid. 2.1
– YUKON; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009,
consid. 2.1 e 4.4 – SWISSDOOR. 93 TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.
94 Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 –
SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
109
Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce
l’imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 11.1.2, pag. 190). L’articolo 2 lettera b
LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr.
n. 4.12.4, pag. 138).
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi
Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi
dalla lista dei prodotti e servizi.
Esempi:
- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele
- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette
Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una
formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Esse
comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione
ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Per
valutare l’ammissibilità di una limitazione negativa, si procede ad un esame dettagliato del
singolo caso che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le
limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:
- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o
servizi problematici95. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la
formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale
formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione
negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.
- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o
servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l’oggetto della protezione sia
inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con
precisione (art. 11 OPM)96. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per
pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono tessuti specifici
per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l’oggetto della
protezione.
- La limitazione negativa non deve causare un rischio d’indurre in errore (cfr. n. 5,
pag. 146). A titolo di esempio, il segno ABC IL MIGLIOR VINO DEL MONDO, depositato
per «Bevande alcoliche, ad eccezione del vino» susciterebbe presso i destinatari
aspettative che la limitazione della lista dei prodotti non consentirebbe di soddisfare. Il
segno sarebbe pertanto rifiutato poiché considerato palesemente ingannevole.
Eccezionalmente, le circostanze particolari nel caso singolo (tra l’altro un’elevata
attenzione del pubblico) possono eliminare il rischio d’indurre in errore.
95 Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B-
3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali. 96 TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
110
A. Segni convenzionali
4.4 Marchi verbali
4.4.1 Considerazioni generali
I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l’aspetto del dominio pubblico sono
perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da
indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di
carattere distintivo concreto97. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno
di disponibilità (in merito all’assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in
generale, cfr. n. 4.2, pag. 106 seg.).
Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi,
sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4, pag. 118 segg.)
4.4.2 Indicazioni descrittive
Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi98 che le cerchie
interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale
(assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per
l’uso di tutti (bisogno di disponibilità)99.
In sede d’esame valgono i principi seguenti:
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali
Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono
descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati prodotti o
servizi100. Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di
qualità e quelle di natura pubblicitaria101 (cfr. n. 4.4.3, pag. 117).
In sede d’esame non è necessario determinare se, da un punto di vista astratto, il segno
rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il
segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o
servizi rivendicati102.
97 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 98 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
100 TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE. 101 Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE
IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-4848/2013,
consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid.
2 – LABSPACE. 102 TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
111
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o
di immaginazione
Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che
rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi103. Sono ammessi alla
protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro in relazione ai
prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è
talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di
immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è
escluso dalla protezione104. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di
senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare105. La
questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in
funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso106.
4.4.2.3 Combinazioni di più termini
Poiché ai fini della valutazione è determinante l’impressione d’insieme (cfr. n. 3.2, pag. 99),
non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi107. In merito alla
valutazione dell’impressione d’insieme cfr. in particolare n. 4.4.9.1.1 seg., pag. 121.
4.4.2.4 Neologismi
Il fatto che l’espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è
decisivo. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno108.
Un’indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere
descrittivo109. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato
conosciuto110. Anche i neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro
significato pare evidente alle cerchie interessate111. Ciò accade in particolare se questi, in
conformità con le regole lessicali o l’uso della lingua, vengono interpretati dalle cerchie
103 TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 2.2 – COURONNÉ;
TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.
104 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE
IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 –
NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB. 105 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1
– toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 107 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND. 108 TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless
(marchio figurativo). 109 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.);
TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver. 110 TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silacryl; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag; TAF B-
1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC. 111 TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
112
interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in questione112
(in merito alle modificazioni e alle mutilazioni cfr. n. 4.4.9.2, pag. 123). Parimenti, il fatto che
un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il
segno sia atto a essere protetto113.
4.4.2.5 Significati duplici o multipli
I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo
dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione114. Un segno che ha più
significati se considerato fuori contesto, può assumere un’accezione ben precisa con
carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici115. Quando siano possibili una
comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una
comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie
interessate partiranno da quest’ultimo presupposto116. L’esistenza di diversi significati
descrittivi, tutti ugualmente ovvi, non conferisce a un segno un carattere distintivo117.
4.4.2.6 Sinonimi
L’esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna
rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita
alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative118. In altri termini, l’esistenza di
un’espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al
dominio pubblico119.
112 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF
B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid.2.5 – Colour Saver. 113 TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH
ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank; cfr. anche DTF 140 III 297, consid. 3.5.3
seg. – KEYTRADER. 114 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 –
GlobalePost (fig.); DTF 116 II 609, consid.2a – FIORETTO; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 –
COURONNÉ. 115 TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF
B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.
116 TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z. 117 TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.). 118 TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
113
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive
Oltre alle denominazioni generiche, rientrano nelle indicazioni descrittive anche le indicazioni
relative alle caratteristiche e alle proprietà120 (reali o possibili121) dei prodotti e dei servizi.
L’enumerazione seguente non è esaustiva.
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche
Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a
dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di
prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.
Esempi:
- MELA per frutta (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell’editoria (cl. 16)
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà
Le indicazioni che descrivono le proprietà o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi
per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione122. Questo vale, anche se la
descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio123.
Esempi:
- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5, 10)124
- SMART per armi da fuoco (cl. 13)125
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione
Indicazioni riguardanti la forma, l’imballaggio oppure l’arredamento sono particolarmente di
dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in
questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d’uso126.
120 Cfr. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD;
TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag.
121 TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-
5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW. 122 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl. 123 Cfr. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 CRPI, sic! 2003, 806 – SMArt.
126 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TAF B-6068/2014, consid. 2.2 – GOLDBÄREN;
TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
114
Esempi:
- Il segno GOLD BAND non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco,
poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione che viene usato
spesso per questi prodotti o per i loro imballaggi127.
- Il segno ROTRING è ammesso alla protezione per attrezzi128, poiché non è usuale che
un anello rosso sia apposto su un tale prodotto o sul suo imballaggio.
Nel caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i
criteri succitati, ma appartengono al dominio pubblico anche i segni che descrivono una
forma non inattesa per i prodotti interessati129. Come forme inattese non si considerano
soltanto forme spesso ricorrenti ma anche – sopprattutto in caso di molteplicità di forme –
quelle che rappresentano soltanto variazioni della gamma di forme banale.130
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari
Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o
servizi in questione131. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il
segno come descrizione di uno possibile scopo d’uso132. Lo stesso vale per le indicazioni che
descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi133.
Esempi:
- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)134
- ELLE per prodotti destinati alle donne135
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti
Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei
prodotti per cui sono rivendicate136.
127 TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND. 128 DTF 106 II 245 – ROTRING.
129 Questo criterio consta del fatto che un segno costituito da un rinvio ad una forma attesa dei prodotti
è in genere riconosciuto dalle cerchie commerciali interessate come indicazione descrittiva senza
particolari sforzi di riflessione o di immaginazione (cfr. in merito n. 4.4.2, pag. 109). Cfr. anche TAF B-
2054/2011, consid. 5.2, 5.4 e 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, dove si parte dal principio che la forma di
orsetto è possibile e non inusuale per determinati prodotti. 130 Cfr. anche n. 4.12.5, secondo capoverso a pag. 138 su come procedere in caso di una gamma di
forme banale.
131 Per i prodotti: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 –
Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV. 133 TAF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297: «la designazione
degli utenti e dei destinatari avvisati» (traduzione).
134 TAF B-1000/2007 – Viaggio. 135 TF, sic! 1997, 159 – ELLE. 136 Cfr. TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
115
Esempi:
- RAPIDE per prodotti farmaceutici (cl. 5)
- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)137
- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)138
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose
Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell’editoria (cl. 16), le pubblicazioni
elettroniche e gli apparecchi per la riproduzione del suono o delle immagini (cl. 9), e i
divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici che in genere ne
motivano l’acquisto. Sono sostanzialmente esclusi dalla protezione i segni che si limitano a
indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione139.
Esempi:
- ANIMALI per libri (cl. 16)
- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)
Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia140 o che comprendono un elemento
distintivo141 non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse
alla protezione.
Esempi:
- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28
In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone,
indipendentemente dall’identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale
anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.
A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali
che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno p.es. creato
un’opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di
determinati prodotti e/o servizi.
Esempio:
- MOZART per supporti audio (cl. 9)
137 CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE
CHANNEL. 140 Il TAF richiede una certa originalità («gewisse Originalität» in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 –
Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Cfr. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
116
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi
dalla protezione142. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale
determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.
Esempi:
- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)143
- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)144
4.4.2.7.8 Designazioni di colore
I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore
- rappresenta un criterio d’acquisto per il prodotto (p.es. GIALLO per indumenti o tessuti),
- determina una caratteristica del prodotto (p.es. VERDE per colori, lacche o prodotti
cosmetici),
- è inerente al prodotto (p.es. ROSSO per pomodori) oppure
- è utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei
prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).
Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in
metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.
I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.
Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne
impedisce l’imposizione nel mercato145.
4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive
Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio
- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])146,
- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),
- un evento o l’epoca di fabbricazione di un prodotto (BERNA 2006 per l’organizzazione di
esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),
- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati (BAHN CARD per servizi
di trasporto [cl. 39]147;GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])148
142 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER.
143 TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 TAF B-3550/2009 – FARMER. 145 Cfr. n. 11.1.2, pag. 189. 146 DTF 118 II 181 – DUO. 147 TF, sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
117
- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi149 (SUPERMERCATO
per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL’INFORMATICA per computer [cl. 9]), oppure
- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza; cfr. n. 8 pag., 161
segg.).
4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI)
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune
internazionale (o nome unico) a tutte le DCI omologate a fini farmaceutici. Si tratta di
denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non
sono ammesse alla registrazione. Lo stesso vale per le radici comuni150, ovvero gli elementi
delle parole che indicano l’appartenenza di una DCI a un gruppo di sostanze151. È possibile
registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto a queste
denominazioni, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è
escluso il bisogno di disponibilità. Il fatto che le cerchie interessate mettano in relazione il
segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il
carattere distintivo necessario. Il marchio Rebinyn (IR 1 226 148), ad esempio, costituisce
una variazione sufficiente della DCI ROBININ.
4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali
I nomi di varietà vegetali sono esclusi dalla protezione come marchio. In quanto
denominazioni generiche descrivono direttamente la natura o il genere delle piante
rivendicate e sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità. Se il nome della varietà
vegetale è inoltre iscritto nel registro dei titoli di protezione152, la domanda deve essere
respinta anche per violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM).
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria
Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale153) alla qualità dei prodotti o servizi
o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia
espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari
come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico154. Lo stesso vale per i
segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi155. Sono esclusi dalla
149 TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Cfr. l’elenco messo a disposizione dall’OMC sul sito
http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/. 151 Cfr. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA. 152 Cfr. www.blw.admin.ch e www.upov.int.
153 Cfr. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 154 Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF,
sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 –
AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET.
155 TF, sic ! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED
(fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
118
protezione i segni costituiti da un’indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli
slogan cfr. di seguito n. 4.4.5, pag. 118).
Esempi:
- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)156
- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)157
4.4.4 Segni usuali
Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni
costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati158. I
segni di questo tipo sono considerati banali. Si tratta di segni privi di carattere distintivo
concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una
provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno
di disponibilità.
Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla
registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale
generale, come ad esempio ENTERPRISE159 o NETTO160 per qualsiasi tipo di prodotto.
4.4.5 Slogan
Gli slogan sono espressioni concise e d’effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non
sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che
- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi (come ad esempio la loro natura, il
loro scopo o il loro effetto) oppure l’oggetto sociale161,
- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura
pubblicitaria162,
- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano
semplici inviti163 (inviti all’acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi
rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati in riferimento ai prodotti o servizi
rivendicati.
156 DTF 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 CRPI, sic ! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 –
FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.
159 CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE. 160 CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO. 161 Cfr. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. In merito alle
indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. anche n. 4.4.3, pag.
116. 163 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
119
Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una
combinazione delle indicazioni succitate.
In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di
metterli in relazione con un’azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al
bisogno di disponibilità164.
Esempi:
- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per medicinali (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto
Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui
carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare, nonché gli
slogan che presentano un elemento distintivo.
Esempi:
- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) per alimenti per gli animali (cl.
31)
4.4.6 Ditte
Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi
divergono da quelle inerenti all’iscrizione di una ditta nel registro di commercio165,166, in
particolare perché l’uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o
servizi, ma rinvia al titolare di un’azienda167. Per la registrazione di una ditta come marchio,
l’Istituto procede all’esame di ammissibilità conformemente all’articolo 2 lettera a LPM come
per qualsiasi altro segno168.
Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (p.es. SA,
sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.
Esempi di segni non ammessi alla registrazione:
- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)
- POMME SA per vendita al dettaglio (cl. 35)
164 Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle
indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 165 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER; DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto
emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-
1710/2008, consid. 6 – SWISTEC. 166 In merito all’esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio
su https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.
167 TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.). 168 TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
120
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono
I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o
.NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale
tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a
una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come
contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i
prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono
esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o
usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell’impressione
d’insieme169.
I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo Paese170 e sono pertanto esaminati
come indicazioni geografiche (cfr. n. 8, pag. 161).
Esempi:
- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)
- ABC.CH è ammesso alla registrazione per tutti i prodotti e servizi a condizione che siano
rispettate le disposizioni di cui agli articoli 47 LPM seguenti
Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi,
come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono
considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di
disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico,
l’ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell’impressione d’insieme
suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.
Esempio:
- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)
4.4.8 Segni liberi
I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso
generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere
distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive171. L’Istituto
procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è
trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.
Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la
trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui
tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell’acquisto dei prodotti o nel
ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei
169 Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE. 171 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
121
prodotti/servizi di un’azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio
pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia
determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di
un’indicazione descrittiva o usuale172.
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio
I segni esposti precendentemente sono esclusi dalla protezione come marchi, allorquando si
esauriscono a delle indicazioni descrittive o usuali e di conseguenza banali 173. Nella misura
in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l’impressione d’insieme
in modo decisivo, i segni descrittivi sopracitati possono essere registrati come marchi.
I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo
necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al
bisogno di disponibilità. In sede d’esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un
segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri
elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un
segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che,
considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico
Per essere ammesso alla protezione è sufficiente che il marchio nel suo insieme
(combinazione di tutti i suoi elementi) sia dotato di carattere distintivo e non sia soggetto al
bisogno di disponibilità174. L’Istituto registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al
dominio pubblico, sempre che l’impressione d’insieme che ne deriva conferisca loro un
carattere distintivo.
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali
In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è
palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali175, scorrette
o modificate.
Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla
protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello
risultante dalla mera somma dei singoli elementi176.
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
172 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI. 173 Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 –
FELSENKELLER. 174 TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109. 175 Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.
176 TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 –
NOBLEWOOD.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
122
- INFOINVENT (IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42)
È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche.
Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità
grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come
descrittivo177. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora
inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione (cfr. n.
4.4.2, pag. 110). La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno
atto alla protezione178. Se un segno (segnatamente a livello di percezione visiva o
pronuncia179) è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione
non richiede uno sforzo di riflessione particolare180. Anche la mera modifica dell’ordine degli
elementi di un segno (inversione) non ne comporta l’ammissibilità alla registrazione181.
I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi
possono essere ammessi alla protezione.
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre
I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente
lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi
non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora
sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle
combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1, pag. 121).
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)
- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)
Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della
combinazione di un’indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato
come unità.
Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità182, mentre IPUBLISH
è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»183.
177 TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Cfr. TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER; CRPI, sic! 2004, 220, consid. 8 –
smartModule e smartCore. 179 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 –
NOBLEWOOD.
181 Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE. 182 CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY. 183 CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
123
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni
Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta
(modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed
escludere il bisogno di disponibilità184. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica185.
In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o
la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in
modo da marcare l’impressione d’insieme in modo decisivo (cfr. n. 4.4.9, pag. 121). Al fine di
determinare se in un segno costituito da un’espressione appartenente al dominio pubblico
modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è
necessario tenere conto del singolo caso e considerare l’effetto visivo, uditivo e il significato.
In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un’unica lettera può avere un grande impatto
sull’impressione d’insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato
della parola), mentre in altri l’effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla
registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la
modificazione o mutilazione non altera l’impressione d’insieme in modo decisivo186.
Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere
distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l’uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di
«to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d’oggi
l’uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via
SMS187.
In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono
sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un
solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell’acqua minerale, non sono segni ammessi
alla registrazione, poiché un’unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la
modifica apportata non influisce sulla pronuncia188.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- COMPUTEACH (CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42)
Esempio di segno non ammesso alla registrazione:
- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)
184 In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2
lett. c e d LPM cfr. n. 3.2 pag. 98, come anche n. 5 segg. pag., 145 segg.
185 Cfr. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-
990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat
Pavot (fig.).
186 Cfr. TF, sic! 2014, 24 segg., consid. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT. 188 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
124
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole
L’accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell’elemento descrittivo
(pleonasmo) può costituire un segno ammesso alla registrazione (p.es. TINIMINI composto
da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).
Vanno distinti dai pleonasmi i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine. Se,
da solo, il termine ripetuto non è ammesso alla protezione, la sua ripetizione non vi ha alcun
influsso (p.es. CURRY-CURRY).
I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono
un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l’ambiguità è irrilevante il
segno non può essere registrato.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)
4.4.9.4 Designazioni simboliche
I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono
mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in
cui non sono usuali nel commercio.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLUE WATER (CH 451 907, cl. 3)
4.4.9.5 Pluralità di lingue
I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d’esame sono di principio
atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno
registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione
con altri elementi come una leggera mutilazione.
L’origine straniera di termini usuali in Svizzera (p.es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB)
non influisce in linea di massima sull’appartenenza al dominio pubblico di un segno.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- AQUASWISS
4.5 Segni semplici
4.5.1 Singole lettere e cifre
Sono in particolare segni semplici, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le
singole lettere dell’alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
125
arabo (da 0 a 10) e romano189. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive
in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo
concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in
ragione del loro numero limitato.
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre
Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto
designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o
servizi rivendicati (p.es. indicazioni metriche o di tipo)190.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)
- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)
- V8 per veicoli (8 cilindri av)
- M8 per viti (metrico/8 mm)
I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i
prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni, abbreviazioni o date percepibili
come rinvii descrittivi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- 4×4 (CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso
Le lettere dell’alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per
l’«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest’ortografia non è inoltre indispensabile nel
linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le
cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece escluse dalla protezione le
cifre che, in relazione con determinati prodotti, sono percepite come indicazioni di quantità
(anche in assenza di un’unità di misura).
4.5.4 Figure geometriche
Sono segni semplici anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il
quadrato e il cerchio191. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre
che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure
geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di
189 TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-
1580/2008, consid. 2.3 – A - Z.
190 TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV. 191 TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
126
più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice
sono invece atte a essere registrate.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 484 666, cl. 42
- IR 897 264, cl. 25
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili
Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono banali e privi di carattere distintivo,
sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono
segni d’interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-). Lo stesso vale per altri caratteri
stampabili oltre alle lettere e alle cifre secondo la norma ISO 8859-15 (cfr. l’allegato nella
Parte 8; pag. 242 in merito alle lettere e alle cifre semplici cfr. n. 4.5.1, pag. 124), quali i
segni matematici come l’uguale (=), il più (+) o il meno (–) o la semplice raffigurazione di un
asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni
semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- (CH 656 895, cl. 7, 12)192
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri
L’Istituto ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad
alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere:
la lettera greca α, ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione
dei raggi alfa.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
192 Rivendicazione di colore: grigio scuro (antracite) PANTONE, PMS 425; arancione PANTONE, PMS
148.
N!
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
127
- GAMMA (CH 630 735, cl. 9, 42)
- DELTA (CH 658 197, cl. 35, 41, 45)
Le scritture inusuali in Svizzera (p.es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla
stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette
al bisogno di disponiblità193. Il significato dei segni figuranti nelle scritture inusuali è invece
considerato per verificare se tali segni sono contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi
(cfr. Parte 5, n. 6, pag. 149).
Esempi:
- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34
4.5.6.2 Monogrammi
Le lettere dell’alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a
dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a
essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l’impressione
d’insieme in modo decisivo194.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 498 510, cl. 16, 28, 35
- CH 452 689, cl. 37
193 Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la
Federazione russa sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di
altre denominazioni geografiche (cfr. Parte 5, n. 8.7.1, pag. 179). 194 La rappresentazione grafica non deve limitarsi all’evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M-
joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 in combinato disposto con
consid. 2.3 – V (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
128
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati
In conformità con i principi generali195 i marchi verbali/figurativi combinati196 sono esaminati in
base all’impressione d’insieme197.
I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi
alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di
carattere distintivo198. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.
Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono
determinare l’impressione d’insieme in modo decisivo199. Trattasi di una decisione basata sul
potere di apprezzamento. Vale segnatamente quanto segue:
a. Inerente alla combinazione di parole, cifre o altri caratteri stampabili di dominio pubblico con altri elementi:
- Più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei confronti
degli elementi grafici200. In questo contesto il Tribunale federale richiede l‘«originalità»
della rappresentazione grafica201.
- Il grafismo non deve esaurirsi nell’evidenza202; a titolo di esempio, i grafismi a modo di
etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono
sull’impressione d’insieme in modo decisivo203.
- Gli stili di carattere usuali204, le grafie regolari205 e le varianti in maiuscolo/minuscolo206
non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole
frammentate, congiunte207 o la punteggiatura208.
195 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 196 Per la definizione cfr. Parte 2, n. 3.2.2, pag. 55. 197 TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.); CRPI, sic! 2004, 926, consid. 3 e 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-
1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 199 TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid.
6 – Chocolat Pavot (fig.).
200 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.);
TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.). 201 TAF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109;
TF 4A_261/2010, consid. 2.1 e 2.3 – V (fig.).
202 TAF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF
4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 P.es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.). 205 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot
(fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 206 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-
6352/2007, consid. 9 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt. 207 TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-
7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER. 208 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
129
- In linea di massima, l’aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive, usuali
o banali, cfr. n. 4.7, pag. 130) basta per conferire a un segno il carattere distintivo
necessario. Ciò vale anche se l’elemento figurativo è più piccolo dell’elemento verbale
nella misura in cui determina l’impressione d’insieme in modo decisivo.
- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno209.
b. Inerente alla combinazione di motivi grafici di dominio pubblico con altri elementi:
- Se degli elementi dotati di carattere distintivo sono apposti su motivi di dominio pubblico
(cfr. n. 4.7, pag. 130), occorre valutare il loro influsso sull’impressione d’insieme in
analoga applicazione dei criteri illustrati al n. 4.12.5.1, pag. 139. In particolare non sono
rilevanti gli elementi che, rispetto al motivo, sono troppo piccoli per influenzare in maniera
significativa l’impressione d’insieme.
- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 661 953, cl. 16, 25, 41
- CH 504 137, diverse classi
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
Rivendicazione di colore: oro
IR 866 199, cl. 29, 32210
-
Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco
CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42,
44211
209 In merito all’insufficienza della rivendicazione di un colore solo cfr. TAF B-1190/2013, consid. 3.6 –
ERGO (fig.).
210 TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).
toppharm Apotheken
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
130
- CH 54082/2006, cl. 29-33212
- Rivendicazione di colore: blu
Rivendicazione di colore: giallo
CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30213
-
Rivendicazione di colore: blu (Pantone 294)
CH 2755/2005, cl. 5214
4.7 Marchi figurativi
Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi215.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 489 939, cl. 35, 36, 42
212 TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 214 TAF B-1643/2007 – basiela PHARMACEUTICA (fig.). 215 Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione
di 8×8 cm. I principi di seguito illustrati possono essere applicati anche ai segni il cui motivo raffigurato
è dotato di elementi verbali o numerici.
Solar Strom
(basilea) PHARMACEUTICA
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
131
I segni figurativi composti da rappresentazioni bi- o tridimensionali possono essere percepiti
come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera
dei segni verbali216. Appartengono al dominio pubblico le rappresentazioni figurative usuali o
palesi (p.es. le riproduzioni fedeli), in particolare
- dei prodotti o del loro imballaggio,
- di una loro parte (p.es. la presentazione della superficie sotto forma di motivo217),
- delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (p.es. la tecnica applicata218, lo scopo, i
destinatari o il luogo di vendita).
Sono ammessi alla protezione, perché dotati di carattere distintivo ed esenti dal bisogno di
disponibilità, solo i segni figurativi che, sotto il profilo della rappresentazione grafica, si
scostano sufficientemente dalle rappresentazioni grafiche banali219 o il cui soggetto si scosta
abbastanza dalle forme e dai motivi banali utilizzati nel relativo segmento di prodotti o
servizi220.
Se il segno è composto da elementi che, essendo né descrittivi né usuali, non presentano
alcun legame con i prodotti e i servizi, in linea di massima è ammesso alla protezione. Ciò
vale in particolare per i segni risultanti dalla combinazione221 di elementi grafici purché non
appaiano come un dettaglio di un disegno, vale a dire come un motivo (cfr. n. 4.7, pag. 130).
Esempi di segni ammessi alla protezione:
-
CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una banale
riproduzione fedele del prodotto, ma presenta
elementi supplementari («cubetto di ghiaccio»,
illuminazione, gocce d’acqua).
216 Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid.
7 – Motivo a quadri (marchio figurativo); in merito ai motivi cfr. n. 4.9, pag. 132.
218 TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente
utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile
campo di applicazione dei prodotti o dei servizi.
219 Cfr. TAF B-2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): la
presentazione del segno figurativo è priva di carattere distintivo. 220 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (marchio figurativo). In questo contesto i criteri
d’esame dei marchi tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138) sono applicati analogamente; cfr. TAF B-
1920/2014, consid. 3.2 – Ippopotamo (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo
USB wireless (marchio figurativo); TAF B-6203/2008, consid. 3.2 e 4 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.
221 In merito all’appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4, pag.
124.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
132
CH 684 344, cl. 11, 30 e 43: il segno si distingue
sufficientemente da una banale riproduzione grazie
all’elemento costituito dalle gocce che formano un
gagliardetto.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 690 455, cl. 3222
-
IR 744 631, cl. 20, 24223. Il segno consta del ritaglio di
un banale motivo a quadri. In relazione ai prodotti
rivendicati il segno manca di carattere distintivo.
-
IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21224. Il segno raffigura un
ritaglio di un motivo banale che corrisponde al
cosiddetto intreccio viennese. In relazione con
determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti
cosmetici, accessori cosmetici e mobili) il segno è privo
di carattere distintivo.
4.8 Pittogrammi
I pittogrammi sono rappresentazioni figurative stilizzate che forniscono informazioni o
fungono da riferimento. Possono in particolare fornire informazioni sull’uso o sullo scopo dei
prodotti o dei servizi rivendicati (p.es. il pittogramma del riciclaggio). Sono privi di carattere
distintivo i pittogrammi che si limitano a convogliare un’informazione e i segni che non si
distinguono sufficientemente dalle riproduzioni usuali.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
222 CRPI, sic! 2003, 498 – Pastiglia detersiva (marchio figurativo). 223 CRPI, sic! 2005, 280 – Motivo a quadri (marchio figurativo). 224 TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
133
4.9 Marchi acustici
Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o
composti da rumori225, nonché diverse forme ibride.
I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non
sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono
tra l’altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere
descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (p.es. il rombo di un motore per un
veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (p.es. una nota canzone di Natale per delle
decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciati è decisiva
l’impressione d’insieme.
In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 2,
n. 3.2.3, pag. 57. In merito all’attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr., n. 2,
pag. 97.
B. Segni non convenzionali
A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con
l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Ciò vale in particolare per le forme dei prodotti e
degli imballaggi, i colori e i motivi, nonché il movimento di un oggetto che è identico al
prodotto rivendicato.
Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere
distintivo concreto226, nel caso di un segno che coincide con l’aspetto esteriore del prodotto
rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale
o figurativo227. I destinatari sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il
caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e
i motivi228. Se, ad esempio, la forma di una sedia d’ufficio, il colore o il motivo è rivendicato
come marchio per mobili d’ufficio, in questi segni il destinatario riconoscerà a priori la forma,
225 Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in
ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 56). 226 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); TAF B-2418/2014,
consid. 3.5 – Bouton (marchio figurativo). 227 Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il
relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno. 228 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).
Il segno non si distingue
sufficientemente dai pittogrammi
usualmente utilizzati per i servizi
di ristorazione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
134
il colore o la presentazione dei mobili d’ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è
percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là
della sua funzione tecnica o estetica (cfr. n. 2, pag. 97), esso ha originariamente carattere
distintivo229.
La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il
raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento
rivendicato (cfr. n. 4.3.1, pag. 107). Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si
distinguono chiaramente («auffällig») da queste ultime230. È necessario definire in astratto
una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente
utilizzate nel segmento di prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e
presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali231.
Il fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa
automaticamente che sia dotato di carattere distintivo232. In realtà, se vi presta particolare
attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si
discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi
nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di
presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto senza
necessariamente conferire carattere distintivo (cfr. n. 4.12.5, pag. 139).
Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore o con una funzione (marchio di
movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi
anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o
dell’imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione233. Il fatto che, alla luce di questa
situazione, l’Istituto ritenga l’allestimento di un’indagine demoscopica lo strumento più
appropriato per provare la verosimiglianza dell’imposizione nel commercio dei segni non
convenzionali, non esclude a priori il ricorso ai documenti concernenti l’uso del segno234.
4.10 Motivi
Un motivo è un disegno decorativo riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.
I principi definiti di seguito si applicano ai segni che rappresentano un dettaglio di tale
disegno235. La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione parte dal presupposto che il
motivo rappresenta l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Di
229 DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 con rinvii – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 230 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III
547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 231 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133
III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).
232 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 233 Per le forme di prodotti rispettivamente d’imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto
d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale). 234 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195.
235 Ciò vale a prescindere dal fatto che tali segni siano designati come «marchi figurativi» o meno nella
domanda di registrazione del marchio, a questo riguardo cfr. gli esempi riportati al n. 4.6, pag. 127.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
135
conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto l’aspetto esteriore del
prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale.
Ciò vale in particolare per i prodotti il cui aspetto esteriore è essenziale come per i tessuti, gli
abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono
raramente dotati di carattere distintivo. Sono atti alla protezione i motivi che si scostano
sufficientemente dalle presentazioni usuali, e dunque banali, del relativo segmento di
prodotti236. I motivi talmente complessi da non essere riconoscibili sono privi di carattere
distintivo (astratto).
Se i motivi sono rivendicati per servizi, l’ammissibilità alla protezione è valutata sulla base
dell’ipotesi che il motivo sarà utilizzato segnatamente nella corrispondenza (p.es. buste
intestate), nelle fatture, nei siti Internet, nelle insegne o nella pubblicità. Anche in questi casi i
motivi sono percepiti principalmente come elementi decorativi; il carattere distintivo è
verificato per mezzo di un confronto con motivi usuali, rispettivamente banali.
Quanto alla prova della verosimiglianza dell’imposizione nel commercio di un motivo privo di
carattere distintivo, l’Istituto giudica più appropriato l’allestimento di un’indagine
demoscopica237.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- cl. 20 (mobili), cl. 24 (tessuti)
Altri due esempi sono riportati al n. 4.6 pag. 128.
4.11 Marchi di colore
Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una
combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.
La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione si basa sul presupposto che il colore
costituisce l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Se
l’aspetto esteriore del prodotto o dell’imballaggio coincide con il segno, la percezione di
questo tipo di segno è diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide
con il contrassegno (cfr. lettera B, pag. 133). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli
imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o
funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati
di un colore proprio, nell’ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme238. In
ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i
236 In questo contesto si applicano per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali in
senso stretto (n. 4.12.5, pag. 138). Secondo TAF B-2655/2013, consid. 3.6 e 5.5.1 – Motivo esteriore,
per l’esame del carattere di dominio pubblico occorre valutare in particolare se nel settore di prodotti o
servizi rivendicato sono noti o usuali motivi simili dai quali il motivo rivendicato non si scosta in termini
di originalità.
237 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195. 238 Cfr. in questo senso CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
136
tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro). In linea di massima, questi non riconoscono nei
colori e nelle combinazioni di colori un rinvio a una provenienza aziendale, poiché la funzione
principale dei colori è di norma estetica, e dunque in contraddizione con la funzione del
marchio.
Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il
colore si scosta sufficientemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di
prodotti o servizi. Se nel segmento in questione viene utilizzata un’ampia gamma di colori, un
grande numero di colori sarà considerato banale.
Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o
utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un’eccessiva limitazione della disponibilità dei colori
sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le
combinazioni di colori sono soggetti ad un considerevole bisogno di disponibilità.
Un colore o una combinazione di colori in quanto tale può imporsi come marchio nella misura
in cui non è soggetto ad un bisogno assoluto di disponibilità239. Poiché in ambito
commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono
percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze
legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della
verosimiglianza dell’imposizione del marchio nel commercio, l’Istituto giudica più appropriato
l’allestimento di un’indagine demoscopica240.
Esempi (marchi imposti):
- il colore GIALLO241 (CH 496 219), cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di
lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico
internazionale, servizi d’autobus)
- il colore giallo zinco RAL 1018 (CH 612 176), cl. 7 (lavatrici a pressione)
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
4.12.1 Nozione
Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.
Il marchio tridimensionale in senso stretto consiste in una forma tridimensionale di un
prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti. Il segno e l’oggetto
contrassegnato coincidono242.
239 A titolo d’esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali
dei prodotti rivendicati (p.es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti
interessati (p.es. il rosso per gli estintori). 240 Cfr. n. 11.3.2, pag. 195. 241 CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore).
242 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –
Dentifricio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
137
Esempio:
- CH 541 393, cl. 29 (tra gli altri latte, latticini)
Nel caso dei marchi tridimensionali in senso lato l’oggetto contrassegnato e il segno non
coincidono243. Essi non sono legati alla forma o all’imballaggio di un prodotto e possono
quindi essere separati da quest’ultimo senza alterarne lo scopo244 (p.es. la stella di
Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.
Esempio:
- CH 634 580 (cl. 36)
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato
Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le
cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi
segni sono fondamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al
dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio,
costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e
semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a
sufficienza.
Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma
è un oggetto legato alla fornitura del servizio (p.es. un’automobile per un servizio di
locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell’ambito del servizio in questione
(p.es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell’articolo 2 lettera
a LPM l’Istituto applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso
stretto (cfr. n. 4.12.3, pag. 138 e n. 4.12.5, pag. 139 e 4.12.5.2, pag. 143).
L’eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è
valutata ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l’articolo 2 lettera b
LPM245.
243 Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini
di semplificazione. 244 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –
Dentifricio (marchio tridimensionale). 245 Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
138
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto
Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il
segno e l’oggetto contrassegnato coincidono (cfr. lett. B, pag. 133). Stabilire il carattere
distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico. In
sede di valutazione è necessario considerare che sostanzialmente i destinatari percepiscono
la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto
o dell’imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale246. In effetti, la
presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o
funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale247. Solo se la forma depositata
funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche
funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla
protezione dei marchi.
Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati
secondo l’articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai
sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico
secondo l’articolo 2 lettera a LPM.
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM
Conformemente all’articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del
prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla
protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM non può essere ammessa alla registrazione
perché imposta nel commercio.
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto
Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche
tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il
relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, in sede d’esame è
necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo
genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla
natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la
natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime
rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono
escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.
A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza
alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato
per dei palloni da gioco.
246 TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 –
Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Bottiglia spray
(marchio tridimensionale). 247 DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
139
Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del
prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (p.es. i
liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite
da elementi di forma puramente generici248. Queste forme di imballaggi sono soggette al
bisogno assoluto di disponibilità.
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica
Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte
dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b
LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna
forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico, o se l’uso di una forma alternativa
non è ragionevole nell’interesse di un mercato concorrenziale249. Non ci sono alternative
ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di
una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi
di produzione250.
Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta
elementi estetici, le condizioni all’articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme
imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM.
È necessario distinguere una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b
LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell’esame
dell’appartenenza al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM (cfr.
n. 4.12.5, pag. 139).
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)
4.12.5.1 Principi generali
Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di
prodotti o di imballaggi, che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente
dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi
ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei
destinatari 251. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si
distinguono chiaramente («auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel
248 In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e
DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali).
249 Cfr. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 250 Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid.
3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M’s (marchi
tridimensionali).
251 TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342,
consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
140
relativo segmento di prodotti o servizi252 (cfr. lett. B, pag. 133) che sono di conseguenza
percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza253.
In questo senso, in sede d’esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più
forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate
nel segmento254 di prodotti o servizi rivendicato255. Dinanzi a tale definizione della forma
banale di un prodotto o di un servizio, riveste un’importanza fondamentale la molteplicità di
forme nel segmento considerato256. Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare
una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice
variante di una forma comune257, ma come rinvio alla provenienza aziendale258. Ne deriva
che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare banale, se nel rispettivo
segmento di prodotti o servizi domina un’elevata molteplicità di forme259.
È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un
prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare
l’impressione d’insieme della forma depositata260. Il fatto che una forma non sia usuale
(poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un’azienda determinata)
non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico261. Infatti, non è decisivo che la
forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme
utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti262. Determinante è unicamente il fatto che la
divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa
e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale263.
252 Cfr. a riguardo della molteplicità di forme concernente le forme di prodotti DTF 137 III 403, consid.
3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia
(marchio tridimensionale).
253 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale) e CRPI, sic!
2005, 471, consid. 6 – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 254 Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti
interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011,
consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale). 255 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). Vanno
considerate anche le imitazioni in commercio al momento della decisione (TAF B-1165/2012,
consid. 5.4 – punte di miscelatori [marchi tridimensionali]). 256 In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 104. 257 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 258 TAF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B-
1920/2014, consid. 5.4 – Ippopotamo (marchio figurativo).
259 Cfr. CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 260 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831,
consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio
tridimensionale).
261 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 –
Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.8 – punte di miscelatori
(marchi tridimensionali). 262 TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).
263 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. –
Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
141
Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla
provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e
per la sua memorabilità264. In effetti anche una forma inusuale può essere condizionata da
aspetti funzionali (come p.es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti
di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o
tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento
senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica).
In conformità con i principi generali (cfr. n. 3, pag. 98), nella valutazione del carattere
distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari
interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un
rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a
essere protetta come marchio.
In merito all’imposizione nel commercio, cfr. n. 11.3.2, pag. 196.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 801 959, cl. 33 (bevande alcoliche)
- CH 618 695, cl. 29 e 30
(marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale),
dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utlizzate nel segmento
interessato e una memorabilità a lungo termine. 264 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
142
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- cl. 20 (recipienti d’imballaggio in
plastica)265
-
cl. 30 (prodotti a base di
cioccolato, segnatamente confetti
di cioccolato)266
-
cl. 29 (tra l’altro prodotti della
pesca, piatti pronti)267 e 43
(servizi di ristorazione, servizi di
catering)268
- cl. 18 (tra l’altro pelletteria,
borsette)269
265 DTF 133 III 342 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 266 TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale). 267 DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 268 TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 269 CRPI, sic! 2004, 98 – Borsetta (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
143
- cl. 9 (tra l’altro apparecchi
radio)270
- cl. 16 (contenitore per sigarette);
cl. 34 (tra l’altro sigarette)271
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi
bidimensionali con carattere distintivo
Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi
bidimensionali (p.es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di
esclusione può venire meno solo se gli elementi bidimensionali non sono né descrittivi né
funzionali e, nel caso di una rappresentazione grafica o cromatica, si scostano
sufficientemente dalla gamma di possibili rappresentazioni nel settore di prodotti in
questione272. Occorre inoltre che gli elementi bidimensionali influiscano in modo
determinante sull’impressione d’insieme273. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano
apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione d’insieme
del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista274. Gli elementi
bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto alla forma sono o troppo piccoli275 o si
trovano in una posizione insolita, non sono adatti a conferire carattere distintivo sufficiente al
segno depositato.
270 CRPI, sic! 2006, 33 – Alloggiamento della radio (marchio tridimensionale). 271 TF, sic! 2006, 666 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 272 Cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – sfere di cioccolato (marchi tridimensionali); TF, sic! 4/2000,
286, consid. 3c – pillola rotonda (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – punte di
miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-498/2008, consid. 4.2 – contenitori (marchi tridimensionali).
In questo contesto nella giurisprudenza si considera se gli elementi non distintivi sono combinati in
maniera sorprendente od originale.
273 TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Cfr. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale). 275 TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
144
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 847 313, cl. 9, 11, 16
- IR 879 107, cl. 29
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
-
CH 55569/2004, cl. 29, 30 (la scritta «Bonne
Maman» è appena visibile e non determina
dunque l’impressione d’insieme in modo
sufficientemente decisivo; il motivo a quadri non
ha carattere distintivo)276
4.13 Marchio di posizione
Un marchio di posizione è caratterizzato da un segno immutato, apposto (sul prodotto)
sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti. La posizione di per sé non
è ammessa alla protezione, mentre la combinazione di segno e posizione può avere
carattere distintivo nell’impressione d’insieme.
In ragione della posizione sul prodotto, il segno da proteggere coincide con l’aspetto
esteriore del prodotto rivendicato. In linea di massima è difficile stabilire se i destinatari
percepiscono il segno come puramente decorativo o tecnico, o se vi vedono un rinvio ad una
determinata aziendale. Sono dotati di carattere distintivo quei segni che non si riducono ad
un’indicazione descrittiva o banale e che si distinguono sufficientemente dalle configurazioni
banali del segmento di prodotti interessato277.
Un marchio di posizione è pensabile anche per i servizi, a condizione che sia apposto su un
oggetto per mezzo del quale il servizio è prestato. In tal caso si applicano, mutatis mutandis,
276 TAF B-7401/2006 – Imballaggio (marchio tridimensionale).
277 In questo contesto, trovano applicazione per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi
tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
145
i principi di cui sopra e il carattere distintivo deve essere valutato in base all’oggetto in
questione e al servizio interessato.
Affinché l’oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione per
prodotti può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato con il segno (in merito
alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 2, n. 3.2.8, pag. 59).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 585153 (rivendicazione di colore: nero, oro,
giallo), cl. 29, 30
4.14 Marchio di movimento
L’oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.
In sede di valutazione dell’ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal
movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l’oggetto è identico al
prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel
caso del movimento di apertura della portiera di un’automobile. Essenzialmente, i destinatari
percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla
provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il
movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti
rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come
condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì
soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui
l’oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non
sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr.
n. 4.7, pag. 130, n. 4.12.2, pag. 137 e n. 4.12.5, pag. 139).
Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione
del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7, pag. 130.
Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è
richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 2, n. 3.2.9, pag. 59).
........ ____ ,,,.., ,,
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
146
Esempio di segno ammesso alla protezione:
-
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata
(traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di
immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si
riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che
si trasforma progressivamente in un ometto
stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in
posizione eretta con le braccia disposte
orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva
all’indietro la gamba sinistra e alza il braccio
destro e sorride. La prima immagine è
accompagnata dalla scritta ‘klee blatt’ sul lato
destro, mentre accanto all’ultima si legge
‘Coaching für junge Erwachsene’».
4.15 Ologrammi
L’olografia consente di registrare e riprodurre l’immagine in tre dimensioni di uno o più
oggetti. A seconda dell’angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più
punti di vista, oggetti o elementi.
Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari
sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione
dell’ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segno
(cfr. n. 4.4, pag. 110, n. 4.6, pag. 128, n. 4.7, pag. 130).
In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 2, n. 3.2.5, pag. 58.
4.16 Altri tipi di marchi
In ragione dell’ampia definizione di marchio all’articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di
marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di segni che attualmente
sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10
OPM; cfr. Parte 2, n. 3.2, pag. 55). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni
materiali per la loro ammissibilità alla protezione.
5. Segni che possono indurre in errore
5.1 Considerazioni generali
L’articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore.
L’Istituto appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie
commerciali interessate; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia
• ooc .,.• I• l.~r,
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
147
riconosciuto278. Secondo la prassi dell’Istituto, il rischio d’indurre in errore è dato
regolarmente solo allorquando, sulla base dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, è escluso un
uso corretto del segno.
Un segno è pertanto respinto solo se può palesemente indurre in errore (cfr. n. 5.2,
pag. 147).
Riguardo alle indica “zioni di provenienza in applicazione del diritto nazionale (art. 47 LPM in
combinato disposto con l’art. 2 lett. c LPM) vige un’altra prassi, che si basa, tra l’altro, anche
sulle disposizioni rilevanti dell’Accordo TRIPS (cfr. n. 8.6.1, pag. 173). In tale contesto, non
deve essere esclusa solamente la possibilità di un uso corretto, ma bensì ogni possibilità
d’indurre in errore il destinatario. Pertanto i segni che includono indicazioni di provenienza o
che ne sono interamente composti sono registrati unicamente con la limitazione della lista
dei prodotti e servizi alla relativa provenienza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).
5.2 Rischio palese d’indurre in errore
Un segno può indurre palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate
aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono
assolutamente essere soddisfatte279,280.
Esempi:
- Un segno con l’elemento verbale CAFFÉ per i surrogati di caffè è respinto in quanto
palesemente ingannevole, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 64
dell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche [in particolare tè, tè di erbe, caffè,
succhi, sciroppi, gazose]; RS 817.022.111). Tale segno è invece ammesso per termini
generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in
tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di
cacao e possono pertanto contenere anche caffè.
- Un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative
raffigurazioni viene respinto per prodotti quali acque minerali o acque gasate a causa del
rischio d’inganno, poiché tali acque non possono essere aromatizzate e non possono
contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a proposito l’art. 13 e l’art. 22 in combinato
disposto con l’art. 2 dell’ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva
e l’acqua minerale; RS 817.022.102).
- I segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto ingannevoli;
sono invece ammessi per i prodotti agricoli.
278 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 279 Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ. 280 Vi sono diverse disposizioni di leggi speciali che vietano l’uso di indicazioni che per determinati
prodotti possono indurre in errore. Quando tali indicazioni siano espressamente nominate, il segno è
escluso dalla protezione come marchio anche perché in contrasto con il diritto vigente ai sensi dell’art.
2 lett. d LPM (cfr. n. 7.5, pag. 160).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
148
- I segni che contengono un chiaro riferimento all’oro (p.es. GOLDEN RACE), sono respinti
per i prodotti placcati oro in quanto palesemente ingannevoli281. Di fronte a tali segni, il
rischio d’indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere
composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera o posate. Il
rischio non sussiste nemmeno se il riferimento in merito ai prodotti rivendicati è simbolico
e pertanto fantasioso.
- Non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata
alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano
adito a supposizioni del genere (art. 10 cpv. 2 lett. c ODerr, cfr. anche n. 7.5, pag. 161).
Per questo motivo gli elementi come MED e PHARM sono respinti per bevande delle
classi 32 e 33 e in generale per prodotti alimentari282 in quanto ingannevoli. Non sussiste
il rischio d’indurre in errore unicamente per i prodotti con effetti medici o terapeutici,
segnatamente quelli delle classi 3 e 5.
- I marchi per bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume non
possono contenere indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute (art. 10 cpv.
2 lett. g ODerr e art. 29h cpv. 3 OCDerr). I segni che contengono tali indicazioni (come
«fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono
respinti, poiché inducono in errore (cfr. anche n. 7.5, pag. 161).
- L’elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche può indurre in
errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore
alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 43 cpv. 3
dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110).
- Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 OTab elementi del segno come «light» o «mild» per i
prodotti del tabacco sono respinti a causa del rischio d’indurre in errore (cfr. anche n. 7.5,
pag. 161).
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso
L’uso di un segno che tra i destinatari può evocare aspettative ingannevoli sui prodotti e/o
servizi contrassegnati non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in
determinate circostanze un’indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso
delle indicazioni che in seguito all’intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un
significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter
praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il
depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati (cfr. n. 8.6.2, pag. 175), il
segno può essere registrato quale marchio.
281 TF, FDBM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.
282 Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all’art. 3
LDerr.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
149
Esempio:
- CH 351 861, cl. 29, 32
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi
L’articolo 2 lettera d LPM esclude tra l’altro dalla protezione come marchio i segni in
contrasto con l’ordine pubblico o i buoni costumi283. Nella prassi la valutazione di tali termini
si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all’ordine
pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni.
Dall’altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi. Per
valutare se un segno è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi devono essere presi
in considerazione anche le parole straniere e il significato di segni tenuti in scritture inusuali
per la Svizzera.
I segni respinti perché contrari all’ordine pubblico sono quelli che violano i principi
fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all’ordine pubblico, ad esempio, i
segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della
Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono
compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l’uso di nomi di magistrati o politici
conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario
all’ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma
tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.
Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista,
antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno284. Per la
valutazione dell’offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera. Sono contrari
a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale,
religiosa o culturale di un’ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in
Svizzera285.
Nel caso di segni che possono ledere i sentimenti di una comunità religiosa, si tiene conto
del punto di vista di un membro medio della comunità in questione286. Sono respinti soltanto i
segni con contenuto religioso che utilizzano un motivo centrale della religione interessata o il
nome di una figura importante. In tal caso l’offesa al buon costume risiede
fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità
religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati287. Sono
ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un
riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all’uso neutro di motivi religiosi per i
relativi prodotti o servizi al di fuori dell’ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente
283 In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 284 TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA. 286 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 287 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
150
consueto l’uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche288 oppure di simboli religiosi
per gioielleria.
Esempi:
- Segni contrari all’ordine pubblico: «Didier Burkhalter» o «Barack Obama» (senza
consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».
- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra
l’altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali289, SIDDHARTA per veicoli,
servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti290.
Segni ammessi alla protezione:
- CH 667 807, cl. 14, 18, 25
- CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44
7. Segni contrari al diritto vigente
7.1 Considerazioni generali
La violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di
esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche
nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali
dall’altro.
In virtù della disposizione di cui all’articolo 6quinquies lettera B numero 3 CUP una violazione
del diritto vigente nei confronti di un marchio internazionale può essere indicata come motivo
di rifiuto della protezione soltanto qualora sussista contemporaneamente una violazione dei
buoni costumi o dell’ordine pubblico291.
Vengono respinti sia i segni la cui registrazione come marchio è espressamente vietata da
disposizioni nazionali o da trattati internazionali292, sia i segni che contengono indicazioni, o
288 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 289 TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA. 291 DTF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Cfr. n. 7.2 a 7.4 pag. 150 segg. Cfr. anche la Convenzione internazionale per la protezione delle
novità vegetali (RS 0.232.163), la quale esclude la registrazione come marchio di una denominazione
protetta della varietà.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
151
che ne sono interamente costituiti, il cui uso è vietato da disposizioni nazionali o da trattati
internazionali293.
In sede d’esame della domanda, se un segno contiene una parte il cui uso è vietato sulla
base di disposizioni nazionali o di trattati internazionali, è da considerare solamente la parte
del marchio in esame. Ulteriori elementi rispettivamente l’impressione d’insieme del segno
non sono invece sostanzialmente rilevanti per questa valutazione294; nell’ambito dell’esame
di determinate costellazioni eccezionali confermate dalla giurisprudenza, tuttavia, questi
ultimi sono considerati; si tratta di casi in cui ulteriori elementi del segno ammissibili alla
protezione attribuiscono alla parte problematica di un segno un significato manifestamente
differente295 e fanno sì che il significato protetto non sia riconoscibile.
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi
La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) vieta la registrazione come marchi di diversi
emblemi pubblici e designazioni ufficiali. Qualora la registrazione sia stata ammessa ai sensi
della LPSt, in merito all’articolo 2 lettere a e c LPM si applicano i principi definiti al n. 8, pag.
161 per le indicazioni di provenienza.
7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera
La LPSt è stata oggetto di una revisione totale nell'ambito dell'introduzione della legislazione
«Swissness». Chiunque può fare uso della croce svizzera per contrassegnare prodotti e
servizi di provenienza svizzera e chiederne la registrazione quale elemento di un marchio. È
per contro vietata la registrazione quali marchi o elementi di marchi dei segni il cui uso è
illecito ai sensi degli articoli 8–13 LPSt. Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i
quali il DFGP o l’autorità cantonale competente ha concesso il diritto di proseguire l’uso
(art. 14 cpv. 3 in combinato disposto con art. 35 cpv. 2 e 4 LPSt).
7.2.1.1 Stemmi
Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare
(art. 2 LPSt e allegato 1 alla legge sulla protezione degli stemmi). La croce svizzera è una
croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un
sesto più lunghi che larghi (art. 1 LPSt).
Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni,
gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi
293 Cfr. n. 7.5 pag. 160. 294 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.). 295 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
152
confondibili non possono essere registrati come marchi o elementi di marchi296. Fa eccezione
la registrazione come marchio da parte dell'ente pubblico a cui si riferiscono (art. 14 cpv. 1 in
combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPSt). Il divieto di registrazione interessa altresì i segni
verbali che si riferiscono allo stemma della Confederazione Svizzera o allo stemma di un
Cantone, distretto, circolo o Comune (p.es. «scudo svizzero» o «stemma bernese») o con
essi confondibili (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 LPSt). Questa
disposizione è limitata agli stemmi e non si estende agli elementi caratteristici degli stemmi
cantonali. Sono pertanto ammesse le allusioni linguistiche a tali elementi quali ad esempio
«bastone pastorale basilese», «toro urano» oppure «orso bernese».
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 683 143, cl. 35, 39, 40, 41, depositato dalla
città di Berna
7.2.1.2 Designazioni ufficiali
È vietata la registrazione di designazioni ufficiali senza aggiunte (p.es. «Confederazione»,
«federale», «cantonale», «Comune», «comunale») e delle indicazioni con esse confondibili.
Oltre alle designazioni ufficiali in senso stretto, sono protette anche le designazioni o le
indicazioni che evocano un'attività statale o una funzione sovrana (p.es. «polizia»). La
registrazione è consentita se depositata dall'ente pubblico o da una persona che esercita
un’attività statale o semistatale (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 LPSt).
Per contro, se una designazione ufficiale è usata in combinazione con altri elementi verbali o
figurativi, può assumere un significato completamente diverso e in tale forma non è più
percepita come un rinvio a un'autorità. In tali casi è possibile che le designazioni protette non
siano associate allo Stato o ai suoi organi né rinviino a un legame con le autorità (p.es.
«Festa federale di ginnastica» o «Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri», poiché in
queste combinazioni il significato del termine «federale» non rinvia a un presunto legame
ufficiale con l'ente pubblico). In questo contesto vige la riserva generale secondo cui un
segno non deve essere né fuorviante297 né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al
diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 3 LPSt).
296 Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui, conformemente all’articolo 8 capoversi 4 e
5 LPSt, l’uso è consentito (il cpv. 4 enuncia i casi in cui l'uso degli stemmi secondo l'art. 8 cpv. 1 LPSt
da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito [lettere a–f]. Giusta il cpv. 5 i
Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone
anche in altri casi. Cfr. anche il messaggio «Swissness», pagg. 7513–7514). 297 Secondo l'art. 9 cpv. 3 LPSt una registrazione è fuorviante se la designazione ufficiale è, a torto,
associata allo Stato o ai suoi organi e/o rinvia a un legame con le autorità. In merito al rischio di
indurre in errore cfr. anche messaggio «Swissness», pag. 7515.
Logistik
Stadt Bern
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
153
7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi
Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione (in particolare la croce svizzera), dei
Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere
registrati come elementi di marchi a condizione che il segno non sia né fuorviante298 né
contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore299 (art. 14 cpv. 1 in
combinato disposto con l'art. 10 LPSt). Per la registrazione come marchio devono in
particolare essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 lettera c LPM relative al rischio di
indurre in errore circa la provenienza geografica (art. 13 LPSt), vale a dire che la lista dei
prodotti e servizi deve essere limitata di conseguenza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).
7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali
I segni nazionali figurativi e verbali che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o
monumenti svizzeri300 possono essere usati liberamente da chiunque e fungere da elementi
di marchi. Il segno non deve tuttavia essere né fuorviante301 né contrario all’ordine pubblico,
ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 11 LPSt).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
CH 678 250, cl. 30, 32, 43, registrato con limitazione dei
prodotti alla provenienza svizzera e rivendicazione di colore negativa riguardante la croce.
7.2.2 Emblemi pubblici esteri
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni
figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere registrati come marchi o elementi di
marchi soltanto dallo Stato a cui si riferiscono (art. 17 in combinato disposto con l'art. 15
cpv. 1 LPSt). Si applica un'eccezione nel caso in cui l'ente pubblico302 legittimato abbia
rilasciato un'autorizzazione (art. 16 cpv. 1 LPSt). La prova dell'autorizzazione può in
particolare essere fornita presentando una copia dell'attestazione della registrazione del
298 In merito al rischio di indurre in errore cfr. messaggio «Swissness», pagg. 7515–7516.
299 In merito alla violazione dell’ordine pubblico, dei buoni costumi o del diritto in vigore cfr. messaggio
«Swissness», pagg. 7516–7517. 300 Per esempi cfr. messaggio «Swissness» in merito all'art. 7 LPSt, pag. 7511. 301 Riguardo al rischio di indurre in errore in ambito geografico cfr. messaggio «Swissness»,
pag. 7517.
302 La registrazione di un marchio dell’Unione non è accettata quale autorizzazione di ente pubblico
legittimato.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
154
segno come marchio nel «Paese d'origine» (art. 16 cpv. 2 lett. a LPSt) o un documento
equivalente dell'autorità estera competente (art. 16 cpv. 2 lett. b LPSt).
7.2.3 Verifica del rischio di confusione
7.2.3.1 Principi generali
Il divieto di registrazione vale anche per i segni che possono essere confusi con gli emblemi
di Stato protetti ai sensi della legge sulla protezione degli stemmi. La normativa svizzera va
oltre i requisiti minimi sanciti dall’articolo 6tercapoverso 1 lettera a CUP. Questa disposizione
obbliga i Paesi dell’Unione a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere e altri
emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia
da essi adottati, nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi
di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi303. Sussiste un’imitazione dal
punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione rispettivamente la modifica
dell’emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione
dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto
determinante stabilire se il segno in questione susciti l’impressione di un segno emblematico.
La legislazione svizzera in materia di protezione degli stemmi non vieta soltanto la
registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì semplicemente la registrazione di
«segni confondibili». In tale modo, indipendentemente dal carattere araldico, possono essere
evitati quegli artifici di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il
segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più
un’imitazione dal punto di vista araldico.
La modifica dell’emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il
rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato all’emblema di Stato
protetto. Per i motivi utilizzati frequentemente negli stemmi, piccole differenze nella
rappresentazione sono sufficienti a escludere il rischio di confusione304.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 585 008 (nessun rischio di confusione con la
bandiera nazionale austriaca)
- CH 598 185 (sufficiente modifica dell'aquila degli
stemmi tedesco e austriaco)
303 A condizione che le autorità competenti non ne abbiano autorizzato l'uso. 304 TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – aquila bicipite: «Il motivo dell'aquila bicipite figurante in entrambi i
segni è talmente diffuso, in particolare quale motivo negli stemmi, che già una differenza esigua nella
rappresentazione riduce il rischio di confusione» (traduzione).
• •THll 7th LORD STUDIOS.-w IT 1, FRLAHD
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
155
-
IR 994 062 (siccome il motivo del leone è
utilizzato frequentemente negli stemmi, non è
possibile assegnare in maniera univoca a uno
stemma questo elemento di segno. Inoltre vi è
nella fattispecie una modifica sufficiente del leone
figurante negli emblemi protetti degli stati federati
tedeschi Saarland e Renania-Palatinato, dello
stato federale austriaco Salisburghese e dello
stemma di Stato senegalese)
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
IR 1 026 289 (rischio di confusione con la
bandiera nazionale italiana)
- IR 1161192 (rischio di confusione con la bandiera
nazionale e lo stemma italiano)
Per la valutazione del rischio di confusione di un segno con un emblema di Stato protetto è
determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non
sono pertanto presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.
Diversamente dall’esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell’articolo 2 lettera a
LPM, in linea di massima la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si
basa sull’impressione d’insieme305. È irrilevante se l’elemento del marchio in questione ha
più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile.
Lo stesso Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che ulteriori elementi del segno
possono, in singoli casi, comportare un mutamento di significato306. Nella misura in cui il
mutamento è manifesto e la parte problematica del segno non è più riconoscibile in quanto
emblema di Stato protetto dalla legge, il divieto di registrazione non trova applicazione. Ciò
vale anche per i segni contenenti una croce combinata con altri elementi: se, in virtù della
combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero
un'aggiunta) e dunque non evoca associazioni di idee con la croce (svizzera), non sussiste
un rischio di confusione con quest'ultima.
305 DTF 80 I 58, consid. 2, altra opinione in: CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY
CHEESE (fig.); in merito alla situazione giuridica concordante nel campo d'applicazione della legge
sulla Croce Rossa cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
306 Cfr. DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) per la LPNE e DTF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
smcG
llAllAN ~Aml~U[H
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
156
Esempio di segno ammesso alla protezione senza limitazione della lista dei prodotti:
CH 685 544 (rivendicazione di colore: rosso
[valore CMYK: 15/100/100/0], bianco)
È soggetta al divieto di registrazione anche la riproduzione in bianco e nero di un emblema di
Stato a colori nella quale è possibile riconoscere l'emblema o un suo elemento essenziale.
Per l'esame del rischio di confusione con uno stemma protetto ai sensi dell'articolo 8 LPSt è
determinante verificare se una forma è percepita come stemma dai consumatori307. Anche il
divieto per i privati di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali come marchi
riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica (come
l’orso appenzellese in posizione eretta, l’orso bernese che cammina o il leone rampante
turgoviese) in relazione con uno scudo, ma non il motivo in quanto tale (orso, leone)308.
Qualora l’elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma
pubblico o non sia più riconosciuto dai consumatori come stemma, si può escludere il rischio
di confusione e il segno può essere registrato come marchio.
7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore
7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera
La caratterizzazione dello stemma della Confederazione Svizzera quale croce bianca in uno
scudo triangolare (artt. 2 e 1 LPSt), nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra
la croce svizzera e i colori rosso e bianco è evidente, fanno in modo che una croce
raffigurata in altri colori o una croce bianca su uno sfondo di altri colori non possa essere
confusa con la croce svizzera309. Il rischio di confusione con la croce svizzera può pertanto
essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (p.es. croce verde) o negativa
(«la croce contenuta nel marchio non è riprodotta né in bianco su sfondo rosso né in rosso
su sfondo bianco né in altri colori che possano indurre a confondere il marchio con la croce
svizzera o con il segno della Croce Rossa»)310. Una rivendicazione dei colori «bianco/nero»
non è in grado di escludere il rischio di confusione con lo stemma della Confederazione,
307 Poiché lo stemma della Confederazione e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo, ossia
una croce verticale bianca in campo rosso, per valutare la possibilità di confusione di questi due segni
occorre fare una distinzione ragionevole e chiara. Tale distinzione deve basarsi sullo scudo (cfr.
messaggio «Swissness», pagg. 7506 e 7512).
308 Anche in questo caso questa precisazione è necessaria perché gli elementi caratteristici degli
stemmi cantonali ricorrono anche nelle rispettive bandiere cantonali. Con questa soluzione si evita
una contraddizione con l’articolo 10 LPSt. Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 309 CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.
310 Questa formulazione esclude pertanto anche un rischio di confusione con il segno della Croce
Rossa; cfr. n. 7.3 pag. 156.
=plusherz
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
157
poiché si tratta di una rappresentazione usuale dello stemma svizzero quando tale stemma
non è rappresentato a colori311.
Una rivendicazione di colore positiva o negativa elimina altresì il rischio di indurre in errore in
ambito geografico ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPM attribuibile a un elemento del segno
confondibile con la croce svizzera (cfr. n. 7.2.1.3, pag. 153).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(rivendicazione di colore: bianco, blu)
7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri
Qualora l’emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di
registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso
mediante una rivendicazione di colore positiva o negativa. Per le registrazioni internazionali
una rivendicazione di colore negativa è comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione
sull’ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio).
La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata in modo da poter escludere un
rischio di confusione con un emblema di Stato estero concreto. Una dichiarazione
sull’ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore
positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.
7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
L'Istituto gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera e dei segni pubblici
che gli sono stati comunicati da Stati esteri (art. 18 cpv. 1 LPSt e art. 3 OPSt). L'elenco è
pubblicato in forma elettronica (art. 18 cpv. 2 LPSt) ed è disponibile su
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi.html.
7.3 Protezione della Croce Rossa
La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa
(legge sulla Croce Rossa, RS 232.22) vieta all'articolo 7 il deposito di marchi contrari a tale
legge. Ciò interessa il segno della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di
Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con tale emblema (la
disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; in merito cfr. anche
l'art. 75 n. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna
rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e al «Cristallo Rosso»312 nonché alle
espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce
311 Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 312 L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
158
Rossa). Secondo la giurisprudenza è protetta ogni croce rossa o mezzaluna rossa di
qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco313. Tali segni sono in stretta relazione
con determinati colori, pertanto il rischio di confusione (come nel caso della croce svizzera)
può essere evitato con una specifica rivendicazione di colore (cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). La
legge sulla Croce Rossa vieta l’uso dei segni protetti come elementi di un marchio,
essenzialmente senza considerare quale significato sia loro attribuito in combinazione con
ulteriori elementi del marchio e quali prodotti o servizi siano contrassegnati con il marchio314.
In merito all’esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 7.2.3
pag. 154. Il divieto di registrazione non si applica ai segni contenenti altri elementi in
aggiunta alla croce nella misura in cui, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del
segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero un'aggiunta) e dunque non evoca
associazioni di idee con una croce (rossa).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 464 394, cl. 41, 42 (rivendicazione di colore: verde)
7.4 Organizzazioni internazionali
Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei
Paesi dell’Unione, conformemente all’articolo 6ter CUP sono protetti dalle imitazioni e non
possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di
fabbrica o di commercio315 sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è
garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni
internazionali intergovernative (art. 6ter cpv. 1 lett. b CUP). L’articolo 6ter CUP è una
disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di
proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall’utilizzo e
dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.
In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale
concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
e d’altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L’articolo 6 di tale normativa
313 DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezzaluna Rossa (marchio
figurativo); cfr. anche DTF 140 III 251, consid. 5.3.1 riguardante la cancellazione del marchio CH 472
632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).
314 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo).
315 Per gli Stati membri del TLT di Singapore è obbligatoria l'applicazione dell'art. 6ter CUP ai marchi di
servizi ai sensi dell'art. 16.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
159
vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), stemmi, bandiere
e altri emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o segni con essi confondibili, che
sono stati comunicati alla Svizzera dall'OMPI e pubblicati (artt. 1, 2, 3 e 4 LPNE)316. L’Istituto
tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni intergovernative
(elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet
dell’Istituto (www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/abbreviazioni-protette.html).
È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora nel caso di emblemi delle
Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni
intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio
competente, autorizzi espressamente la registrazione come marchio dell'emblema protetto.
L’articolo 6ter CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali
intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE317. In base a quanto
sancito esplicitamente dall’articolo 6ter capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i Paesi
dell’Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in
inganno sull’esistenza di un nesso tra l’utente del segno e l’organizzazione. Inoltre la CUP
prevede solamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.
La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all’articolo 6ter CUP e vieta l’uso
degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. La LPNE sancisce un divieto assoluto di
utilizzo; il divieto è applicato anche quando non sussiste il rischio di confusione318 a
prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno319. La protezione
nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle
imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutti i segni confondibili,
indipendentemente dal carattere araldico (art. 6 LPNE; in merito alle imitazioni dal punto di
vista araldico cfr. n. 7.2.3, pag. 154). Per valutare se sussiste o meno un segno confondibile
con un segno protetto è determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori
elementi del segno non vanno pertanto presi in considerazione per tale valutazione320.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un'azienda privata
[DTF 135 III 648])
- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)
316 La pubblicazione nel Foglio Federale non è obbligatoria. L’IPI può decidere l’organo di
pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPNE). Per il momento la pubblicazione avviene ancora nel Foglio
Federale. 317 DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee style
(fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.). 318 TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.); DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS. 319 DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA
SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2, pag. 98.
320 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
160
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un'azienda privata)
Costituiscono un’eccezione all’esclusione dalla protezione ai sensi della LPNE i casi in cui
una designazione protetta è utilizzata senza modifiche e presenta un altro significato proprio
– in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata
– che emerge in primo piano321 in ragione della disposizione concreta del segno322. Tuttavia
questa regolamentazione si applica soltanto qualora la designazione protetta non sia
evidenziata all'interno del segno mediante la rappresentazione grafica o una disposizione
separata323.
Esempi:
-
CH 633 334, cl. 3; in questo caso non emerge in
primo piano l’abbreviazione protetta
dell’«Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)», bensì il significato autonomo del termine in
inglese «oil», tradotto in italiano con «olio»
-
UNO, DUE, TRE
Cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano
l’abbreviazione protetta della «United Nations
Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo
del numero in italiano «uno»
In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore324.
Qualora l’emblema di un’organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in
un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il
segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le
domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di
colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è
comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva
(in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve
essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa
(cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). Una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva in
cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di
Madrid ed è pertanto irricevibile.
321 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA
SLIMS VS (fig.).
322 In questo contesto occorre fondarsi sull'impressione d'insieme del segno da esaminare. 323 Cfr. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 324 TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
111111
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
161
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini
Diverse leggi federali sanciscono il divieto di utilizzare determinati termini in relazione a taluni
prodotti. Tali disposizioni hanno lo scopo di escludere rischi d’indurre in errore. Se i termini in
questione sono citati dalla legge, l’Istituto respinge i segni che li contengono o che ne sono
costituiti per violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM. Ad esempio,
l’articolo 10 capoverso 2 lettera g Oderr e l’articolo 29h capoverso 3 OCDerr prevedono il
divieto, in rapporto alle bevande alcoliche, di utilizzare indicazioni che in qualche modo si
riferiscono alla salute (ad es. «fortificante»). L'articolo 10 capoverso 2 lettera c Oderr vieta tra
l'altro le allusioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare
o guarire una malattia umana (p.es. «med», «pharm») e l'articolo 17 capoverso 3 Otab vieta
l'utilizzo sulle confezioni dei prodotti del tabacco di indicazioni che possano indurre a
pensare che un determinato prodotto a base di tabacco sia meno dannoso di altri (p.es.
«leggero», «mild»). L’uso di tali indicazioni induce in errore e rappresenta
contemporaneamente una violazione del diritto vigente. I relativi segni sono pertanto respinti
sulla base dell’articolo 2 lettera c nonché dell’articolo 2 lettera d LPM (cfr. anche n. 5.2,
pag. 147).
I trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera riguardanti la protezione delle indicazioni di
provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre indicazioni geografiche nonché
l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (TRIPS,
RS 0.632.20) prevedono una protezione per quelle indicazioni di provenienza che vi sono
elencate in modo esplicito, nonché per tutti i nomi geografici e i segni che rientrano nella
definizione del relativo accordo. Di conseguenza, il rifiuto di un segno che adempie a una
delle nozioni descritte negli accordi si basa in primo luogo sulla violazione del diritto
vigente325. In secondo luogo, trovano applicazione anche i motivi di rifiuto sanciti
dall’articolo 2 lettera c e, a seconda del segno, lettera a LPM (cfr. anche n. 8.8, pag. 183).
8. Indicazioni di provenienza
8.1 Nozione di indicazione di provenienza
L’articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento
diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti
alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla
notorietà che l’indicazione geografica conferisce al prodotto designato326. Al fine di valutare
se le cerchie commerciali interessate percepiscono un nome o un segno geografico come
indicazione di provenienza, occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta
dall’indicazione in questione nel caso concreto327. Il termine «indicazione di provenienza» è
325 TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; cfr. anche TF, sic! 2007, 274,
consid. 3.1 seg. – Champ. 326 DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); cfr. anche TF 4A_357/2015, consid. 4.2 –
INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK; TAF B-7407/2006, consid.
3.3 – TOSCANELLA. 327 Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
162
dunque più limitativo rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» che
si riferiscono a tutte le designazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla
loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.
Come il marchio, anche l’indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati
prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la
distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale. L’indicazione deve evocare
presso i destinatari una determinata provenienza geografica, che di massima non ha alcun
legame con un’azienda in particolare.
La protezione di un’indicazione geografica è automatica, non richiede pertanto alcuna
registrazione dell’indicazione geografica e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni
ufficiali328. L’articolo 47 seguenti LPM vieta l’uso di indicazioni di provenienza non pertinenti,
di designazioni che possono essere confuse con queste ultime nonché di indicazioni che
comportano un rischio d’inganno.
8.2 Indicazioni di provenienza come marchi
Le indicazioni di provenienza sono escluse dalla protezione come marchi in virtù dei motivi
assoluti di esclusione di cui all’articolo 2 LPM (cfr. n. 8.5, pag. 171 e n. 8.6, pag. 173). Fanno
eccezione i marchi geografici, ai quali non si applica l‘articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 10, pag.
186).
L’esame dell’ammissibilità alla registrazione come marchio si basa sulla regola d’esperienza,
per cui secondo l’esperienza di vita dell’acquirente, una denominazione geografica utilizzata
per contrassegnare prodotti generalmente evoca in lui l’idea che il prodotto designato
provenga dal Paese o dal luogo cui si riferisce l’indicazione329. Questa regola d’esperienza
vale anche per i servizi330. Tuttavia, il rapporto tra un servizio e il suo luogo d’origine, di
norma, non è stretto come quello tra un prodotto e il suo luogo di fabbricazione e in questo
contesto si applicano tavolta eccezioni alla regola d’esperienza diverse da quelle valide per i
prodotti (cfr. n. 8.4.5 segg., pag. 167). La regola d’esperienza trova altresì applicazione per i
segni composti da elementi geografici e non geografici331.
328 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il
diritto agricolo cfr. n. 8.7.4, pag. 181.
329 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.);
TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-6503/2014,
consid. 3.4 e 4.3 – LUXOR.
330 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 –
SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. anche
TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008,
consid. 4.2 – AFRI-COLA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
163
8.3 Tipi di indicazioni di provenienza
8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette
Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un
prodotto o servizio come ad esempio i nomi di continenti, stati, Cantoni, regioni, città, località,
distretti o valli332.
8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette
Le indicazioni di provenienza indirette sono segni che suscitano aspettative circa la
provenienza senza menzionare direttamente il territorio d’origine dei prodotti e dei servizi333.
Non rinviano a un determinato luogo o a un particolare territorio geografico in modo esplicito,
bensì tramite in particolare simboli334 linguistici o figurativi. Sono indicazioni di provenienza
indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi,
fiumi o monumenti di importanza nazionale o regionale335, nonché i simboli conosciuti di città
o i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell»,
«Generale Guisan» o «Uncle Sam»336.
In determinati casi i nomi di montagne, laghi e fiumi possono rappresentare indicazioni di
provenienza dirette, se i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal
lago o dal fiume in questione (p.es. un’acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino)337.
Esempi di indicazioni di provenienza indirette:
- Statua della libertà (la Statua della libertà è percepita come riferimento agli Stati Uniti)
8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici
Sono considerate indicazioni di provenienza semplici i riferimenti alla provenienza geografica
di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità
dei prodotti o servizi con esso designati (art. 47 LPM). Il riferimento si limita a indicare che il
prodotto o servizio proviene da un determinato luogo.
Esempi:
- marmellata bernese
- pasta svizzera
332 Alla pari dei nomi delle località vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. l’aggettivo
(TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR. 334 In merito ai simboli nazionali cfr. anche l’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 LPSt.
335 Cfr. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA. 336 CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM. 337 Qualora, nella fattispecie, sia appurato che un’indicazione geografica del tipo menzionato non sia
un’indicazione di provenienza diretta (in particolare per motivi di impossiblità oggettiva; cfr. n. 8.4.4,
pag. 165), occorre esaminare se si tratti di un’indicazione indiretta (in merito al nome di un parco
cittadino cfr. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 e 6.2 – HYDE PARK).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
164
- abiti tedeschi
8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate
Si parla di indicazioni di provenienza qualificate, se la provenienza geografica determina
essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche
determinate di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un
Paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche dei
prodotti. A titolo di esempio, sono considerate indicazioni di provenienza qualificate
«Ginevra» per gli orologi, «Svizzera» per il cioccolato e per gli orologi, «Carrara» per il
marmo, «Alsazia» per il miele e «Creta» per l’olio d’oliva. Anche nel caso dei servizi la
provenienza geografica può essere essenzialmente legata a una particolare reputazione o
ad altre caratteristiche determinate.
Per questo tipo di indicazione di provenienza per i prodotti spesso si utilizzano i termini
indicazione geografica (protetta) e denominazione di origine (protetta/controllata). A
differenza delle nozioni del diritto sulle derrate alimentari, sull’agricoltura e sui vini, le nozioni
indicazione geografica e denominazione di origine non sono citate esplicitamente nella legge
sulla protezione dei marchi; esse, ciononostante, rientrano nella definizione di cui all’articolo
47 LPM338.
8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza
Ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni
geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza
dei prodotti o servizi339.
Non sono in particolare340 considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici
che appartengono alle categorie riportate di seguito.
Se i nomi o i segni geografici sono utilizzati con altri elementi, possono essere ammesse
eccezioni in cui le indicazioni in questione non sono considerate indicazioni di provenienza in
ragione dell’impressione d’insieme suscitata dal segno341. Questo a condizione che i nomi e i
segni geografici in questione si trovino in un contesto evidentemente diverso, per cui non
vengano compresi come indicazioni di provenienza342.
338 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il
diritto agricolo cfr. n. 8.7.4 pag. 181. 339 DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON. 340 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 –
HYDE PARK.
341 Cfr. TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5480/2009, consid.
7.2 – Milanello (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint
germain paris 5e (fig.).
342 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; TF 4A 508/2008, consid. 4.2 – AFRI-
COLA; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 e 5.4 seg. – Tahitian NONI (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
165
8.4.1 Indicazioni con duplice significato
Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente343. Qualora il
secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell’impressione d’insieme del
segno e dei prodotti e servizi designati344, il significato geografico non entra in
considerazione e il segno per questo motivo non può essere compreso quale indicazione di
provenienza.
Esempi:
- CH 575 706, cl. 9, 11, 35
- CH 571 586, cl. 16 e 41
- CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44
In questi esempi, in virtù degli elementi figurativi, i significati di uccello mitologico, edificio
sacro e spezia sono dominanti rispetto a quelli dei nomi geografici della capitale dell’Arizona,
di una città universitaria tedesca e di uno Stato sudamericano. Tuttavia, nel caso del marchio
verbale PHOENIX (IR 714 454) per i prodotti della classe 3 (saponi, profumeria, oli eterici,
prodotti per la cura del corpo e di bellezza, ecc.) non era riconoscibile un legame chiaro e
immediato con l’uccello mitologico, ragione per cui il contenuto geografico della designazione
ha prevalso; il marchio verbale PHOENIX è pertanto stato considerato un’indicazione di
provenienza diretta e respinto, perché può indurre in errore345.
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti
Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il
caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o Paesi che le cerchie interessate non
conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni
di provenienza346. Più una località o una regione è isolata e poco conosciuta, minore è la
probabilità che venga riconosciuto il carattere geografico, e a maggior ragione il nome della
località o della regione sarà considerato un segno di fantasia347. La doppia funzione della
343 Se la valutazione avviene dal punto di vista di esperti vanno presi in considerazione eventuali
ulteriori accezioni specialistiche. 344 TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-
608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. già CRPI, sic! 1998,
475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 CRPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 346 DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO.
602. In merito all’applicazione dell’Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1, pag. 179. 347 DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
166
nozione di dominio pubblico348 implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di
disponibilità dal punto di vista della concorrenza349. Il grado di conoscenza è valutato in
funzione, tra gli altri, dei criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione,
importanza politica, economica (turismo, industria) e culturale350, reputazione particolare.
Esempi di nomi geografici sconosciuti:
- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10–12, 14, 16, 18, 20–28 e 32)351
- NYALA (CH 543 179; cl. 10, 25 e 28)
8.4.3 Segni simbolici
Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla
provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto352 (p.es.
ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). Il campo d’applicazione di
questa categoria di eccezioni è limitato353. Sono ammessi alla protezione i segni il cui uso in
relazione a prodotti e/o servizi specifici in ragione del loro palese354 carattere simbolico non
può condurre ad un’associazione di idee con il Paese o la regione geografica in questione355.
Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche, non geografiche, dei
prodotti o servizi356.
Esempi:
- MAGIC AFRICA (IR 967 030) per prodotti di profumeria della cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682) simbolico, per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19,
20, 28
8.4.4 Impossibilità oggettiva
Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non è il luogo di
fabbricazione o di origine delle materie di base e delle componenti usate, o il luogo di
provenienza dei servizi in questione357, il relativo nome o segno geografico non è
un’indicazione di provenienza anche se è conosciuto. In questo contesto, da un lato non
importa se può essere dimostrata l’esistenza del settore economico in tale luogo358 e,
348 Cfr. n. 4.2 seg., pag. 105 seg. 349 Cfr. n. 8.5.1 pag., 170.
350 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 351 DTF 128 III 454 – YUKON. 352 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B-
915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 353 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM. 354 TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 355 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON. 356 TAF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM; TAF B-
386/2008, consid. 7.4 – GB.
357 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. 358 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
167
dall’altro, il semplice fatto che la provenienza da tale luogo appaia improbabile non è
sufficiente359.
Esempi:
- SAHARA per carta e cartone
- CERVINO per banane
8.4.5 Denominazioni di tipo
Le denominazioni di tipo che non fanno credere che il prodotto così designato provenga dal
luogo in questione, non sono considerate indicazioni di provenienza360.
Una denominazione di tipo può essere palesemente individuabile come tale tra gli altri
elementi di un marchio.
Esempio:
- CAMERA DA LETTO MODELLO VENEZIA
Una denominazione di tipo può altresì essere data, se il segno contiene il nome di
un’azienda conosciuta o di un marchio conosciuto ai destinatari in Svizzera per i prodotti
interessati (la conoscenza è o notoria all’Istituto o da dimostrare da parte del depositante) e
se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni
geografici come denominazioni di tipo.
Esempi:
- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (orologi e strumenti cronometrici)
Tuttavia, se il luogo in questione gode di una particolare reputazione per i prodotti designati,
la lista dei prodotti deve, eccezionalmente, essere limitata all’indicazione di provenienza
contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione genera presso i consumatori
aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.
8.4.6 Denominazioni generiche
Le indicazioni di provenienza che hanno perso il loro significato originale e che le cerchie
commerciali interessate non intendono più come riferimenti alla provenienza geografica dei
prodotti o servizi designati, ma come meri rinvii al genere, al tipo o alla proprietà dei prodotti
o servizi sono considerate denominazioni generiche. Di conseguenza, non sussiste più il
rischio che l’uso di tali indicazioni come marchio o elementi di un marchio induca i
consumatori in errore circa la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Sono, ad
esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per
prodotti di profumeria.
359 TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM; TAF B-6503/2014, consid. 5 – LUXOR; TAF B-
6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
168
Poiché le denominazioni generiche sono a libera disposizione e appartengono al dominio
pubblico, non possono essere registrate come marchi. La trasformazione di un’indicazione di
provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte
alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per decenni come
denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in
relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere
considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta
l’opinione univoca che l’indicazione in questione sia ormai esclusivamente una
denominazione generica361.
8.4.7 Provenienza aziendale
Non sono, tra gli altri, considerati indicazioni di provenienza i segni che il pubblico percepisce
esclusivamente362 come riferimenti a una determinata provenienza aziendale dei prodotti. Si
tratta di segni che non evocano nelle cerchie commerciali interessate aspettative relative alla
provenienza geografica363. Le particolarità che caratterizzano questo tipo di indicazione
escludono che le cerchie interessate possano avere associazioni di idee con il luogo
geografico in questione ai sensi di un rinvio alla provenienza geografica dei prodotti
designati. In particolare tale è il caso, quando il segno contiene (primo) un rinvio a una
«azienda» (in senso stretto o in senso lato) e (secondo) delle informazioni specifiche e
immediatamente riconoscibili concernenti il campo di attività dell’azienda, e (terzo) quando
quest’ultimo non ha palesemente alcun rapporto con la fabbricazione dei prodotti rivendicati.
Se per i destinatari un nome o segno geografico rinvia esclusivamente alla provenienza
aziendale, in linea di massima viene meno il rischio d’indurre in errore quanto alla
provenienza dei prodotti designati. Tuttavia, se il luogo in questione ha una particolare
reputazione per i prodotti designati, eccezionalmente, è necessario limitare la lista dei
prodotti all’indicazione di provenienza contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione
genera presso i consumatori aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.
Ciò vale anche se i consumatori sono consapevoli del riferimento a una determinata azienda.
Nel caso di orologi e cioccolato, ad esempio, è di massima necessaria una limitazione alla
provenienza svizzera, se il segno contiene un rinvio alla Svizzera.
Il criterio dell’indicazione di provenienza aziendale riguarda diversi settori (cfr. n. 8.4.11,
pag. 170: in merito a nomi di compagnie aeree; n. 8.4.12, pag. 170: in merito a nomi di
organizzazioni sportive).
8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili)
I rinvii geografici al luogo di vendita che si riallacciano specificamente al luogo dell’offerta
non sono considerati indicazioni di provenienza né per i prodotti né per i servizi.
361 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Non è sufficiente che il segno sia compreso sia come un rinvio a una provenienza geografica sia
come un rinvio a una provenienza aziendale (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON). 363 CRPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
169
Esempi:
- CH 615 653, cl. 12, 42364
- CH 669 700, cl. 25, 35, 39
8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto
I segni depositati per giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive oppure per altri mezzi di
(tele)comunicazione che contengono nomi geografici non sono indicazioni di provenienza, se
la denominazione geografica rinvia al titolo, al tema o al contenuto dei prodotti o servizi. Tale
principio vale in particolare per prodotti editoriali come le musicassette, CD registrati e
videofilm (cl. 9), nonché giornali, riviste, fotografie e libri (cl. 16). Non vale invece per
cassette, supporti di registrazione, prodotti di tipografia e stampati, eccetera.
Esempi:
- CH 595 560: ammesso senza limitazione per prodotti
editoriali.
- CH 504 253: ammesso senza limitazione per
fotografie365.
8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia
In relazione a derrate alimentari e bevande, le indicazioni geografiche non sono di norma
comprese come indicazioni di provenienza se rinviano palesemente a un determinato tipo di
pietanza o bevanda. Nell’ambito dei servizi nel settore gastronomico (cl. 43), i nomi e segni
geografici non sono indicazioni di provenienza se rinviano in maniera evidente a un aspetto
che non sia la provenienza del servizio offerto, ad esempio alla decorazione di un locale o al
tipo di cucina o ristorazione servita.
364 In questo esempio l’elemento «Auktion» rinvia specificamente al luogo dell’offerta; in merito al
valutazione del dominio di primo livello nazionale cfr. n. 4.4.7, pag. 119. 365 CRPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).
O'o --- desisne, outlet Landquart
RSI Radiotelevisione svizzera
Nidwaldner Wochenblatt
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
170
Esempio:
- ABC PIZZA HAWAII: questo segno è ammesso senza limitazione della lista dei prodotti,
poiché «Pizza Hawaii» si riferisce a un determinato piatto.
- ABC Swiss Chalet: questo segno è ammesso per i servizi di ristorazione (cl. 43) senza
limitazione della lista dei servizi poiché «Swiss Chalet» rinvia soltanto alla decorazione
del locale.
8.4.11 Nomi di compagnie aeree
Nei segni che rinviano palesemente a una compagnia aerea, i nomi e segni geografici non
sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò non vale se il luogo in questione ha
una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
Esempio:
- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): per birre (cl. 32) la designazione KÖLN
vale come indicazione di provenienza, dal momento che la città gode di una reputazione
particolare per quel che riguarda questi prodotti. Per tutti gli altri prodotti prevale il rinvio
alla provenienza aziendale. Quanto ai servizi, l’indicazione suscita invece aspettative
circa la provenienza; devono quindi essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 49
LPM.
8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali
Un’indicazione che contiene un nome o un segno geografico, non è in genere considerata
un’indicazione di provenienza per i prodotti se è chiaramente percepita come riferimento a
un’associazione sportiva o a un’organizzazione culturale. Ciò non vale se il luogo in
questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
- CH 621 086: ammesso senza limitazione per le classi
14, 16, 18, 21, 24 - 25, 28, 35, 41
- CH 513 168; ammesso senza limitazioni in particolare
per la classe 25
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
171
8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali
Se l’indicazione si riferisce palesemente a una manifestazione sportiva o culturale, i nomi e i
segni geografici ivi contenuti non sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò
non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (in
merito alla reputazione particolare cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
Esempio:
- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1–33): per prodotti della cl. 9 (apparecchi
elettronici) e della cl. 12 (veicoli) JAPAN vale come indicazione di provenienza, vista la
reputazione particolare di cui gode il Giappone per questi prodotti
8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco
I rinvii geografici depositati in relazione a prodotti a base di tabacco sono di norma
considerati indicazioni di provenienza. Non sono invece indicazioni di provenienza i segni
che, in ragione dell’impressione d’insieme, sono percepiti come riferimento a una miscela
particolare di tabacco (p.es. AMERICAN BLEND).
8.4.15 Servizi di viaggio
Nei segni depositati per servizi di viaggio i nomi e segni geografici non sono di norma
considerati indicazioni di provenienza, bensì riferimenti alla destinazione.
Esempi:
- CH 637 536, cl. 39 e 43
- CH 438 869, cl. 39 (organizzazione di viaggi)
8.5 Dominio pubblico
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette
Le indicazioni di provenienza dirette (semplici o qualificate, cfr. n. 8.3.1, pag. 163) descrivono
la provenienza geografica del prodotto in modo univoco e appartengono pertanto al dominio
AfRi(AN
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
172
pubblico366. Ciò non vale soltanto per le denominazioni geografiche che le cerchie
commerciali determinanti possono correntemente associare al gruppo di prodotti interessato,
bensì anche per quelle che in futuro potrebbero essere utilizzate come indicazioni di
provenienza dalle aziende interessate367. Poiché i destinatari interessati non percepiscono
queste indicazioni come un riferimento alla provenienza aziendale determinata ai sensi della
funzione di provenienza dei marchi, manca loro pertanto il carattere distintivo concreto368.
Inoltre, le indicazioni di provenienza dirette sono soggette al bisogno di disponibilità, poiché
ogni concorrente deve poter fare riferimento alla provenienza dei suoi prodotti o servizi. Per
valutare il bisogno di disponibilità, oltre alle circostanze concrete, occorre esaminare se – in
considerazione dell’evoluzione economica – la designazione geografica possa essere
utilizzata in futuro come indicazione di provenienza per i prodotti e servizi in questione369. Le
indicazioni di provenienza sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità fintanto che non
è possibile escludere che altri produttori od offerenti si stabiliscano nel territorio in
questione370.
Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare anche i criteri seguenti: numero
degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria),
eccetera. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un nome o
un segno geografico che, al momento dell’esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non
essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di
disponibilità dal punto di vista dei concorrenti.
Se un’indicazione di provenienza estera è iscritta nel registro del Paese di origine per gli
stessi prodotti o servizi, non è soggetta al bisogno di disponibilità (neppure) in Svizzera371. La
stessa prassi vale per le registrazioni effettuate dall’EUIPO372. Tuttavia, la registrazione
estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera.
Per la valutazione di questo aspetto è decisiva la situazione in Svizzera373 (cfr. n. 4.3,
pag. 107). Di conseguenza, una registrazione all’estero non consente di giungere ad alcuna
conclusione in merito all’esistenza del carattere distintivo in Svizzera374.
366 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.). 367 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson; DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 368 In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 369 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 370 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson. 371 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson; la prassi risale a DTF 117 II 327 segg. –
MONTPARNASSE. Secondo la prassi dell’Istituto la registrazione estera non può essere considerata
se riguarda un marchio combinato (parere diverso in TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson). 372 TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN. 373 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.
374 La questione del bisogno di disponibilità è rilevante solo se l’indicazione di provenienza estera è
dotata di carattere distintivo in Svizzera.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
173
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette
Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di
principio al dominio pubblico375. Fanno eccezione a questa regola, e appartengono quindi al
dominio pubblico, i segni figurativi enumerati di seguito, nella misura in cui sono solitamente
utlizzati quali indicazioni di provenienza e che non presentano, nel caso concreto, una
rappresentazione grafica inusuale376: la croce svizzera e la bandiera svizzera, le bandiere di
Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché gli stemmi pubblici esteri377. A prescindere
dall’appartenenza al dominio pubblico occorre tuttavia sempre verificare anche i motivi di
esclusione di cui all’articolo 2 lettere c378 e d LPM.
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette
Per principio i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel
commercio (cfr. in merito le spiegazioni generali al n. 11, pag. 189). Alla luce di un bisogno di
disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate
indispensabili e pertanto soggette ad un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi
essenzialmente escluso che si impongano come marchi nel commercio.
Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono in particolare possibili se
esistono motivazioni concrete che negano il carattere dell’indispensabilità, o, nel caso di
indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi
identici nel relativo Paese379.
8.6 Inganno circa la provenienza geografica
8.6.1 Principio
Induce in errore qualsiasi segno il cui significato suscita aspettative errate circa il tipo o la
proprietà dei prodotti e/o servizi contrassegnati380. Secondo l’esperienza di vita,
un’indicazione geografica utilizzata come marchio o elemento di marchio generalmente
evoca, presso l’acquirente, l’idea che i prodotti e i servizi designati provengano dal Paese o
dal luogo cui si riferisce l’indicazione (per i dettagli in merito a questa regola d’esperienza cfr.
n. 8.2, pag. 162). Inducono pertanto in errore i segni che contengono o consistono in nomi e
375 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL
PERSONALITY. 376 Cfr. le considerazioni generali in merito ai marchi figurativi, n. 4.7, pag. 129. 377 In merito a tutti i segni nazionali ed esteri citati restano riservate le proibizioni prescritte nella LPSt;
cfr. n. 7.2, pag. 150).
378 TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.). 379 DTF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 –
GERRESHEIMER. 380 Cfr. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.);
CRPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr.
n. 3.2, pag. 98.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
174
segni geografici, anche se si tratta di elementi d’importanza subordinata381, e che suscitano
nei destinatari l’aspettativa che i prodotti e/o servizi designati provengano dal Paese o dal
luogo cui si riferisce l’indicazione, benché ciò non sia vero382. In presenza di combinazioni
con altri elementi occorre esaminare se, nell’impressione d’insieme, questi conferiscono un
significato al segno tale da escluderne la percezione come indicazione di provenienza in
relazione con i prodotti e servizi in questione383 (cfr. n. 8.4, pag. 164). È determinante che il
segno conduca i destinatari ad un’associazione di idee con una determinata regione o un
determinato luogo e pertanto suscita almeno indirettamente l’idea di un’indicazione di
provenienza384. Anche una denominazione geografica mutilata o modificata può evocare
aspettative legate alla provenienza e dunque risultare ingannevole385. Questo capita quando
il suo significato geografico rimane riconoscibile nonostante la modificazione linguistica e
vale anche qualora la denominazione sia ammessa alla protezione ai sensi dell’articolo 2
lettera a LPM (cfr. n. 3.2, pag. 99).
Il divieto d’indurre in errore386 concernente le indicazioni di provenienza ha lo scopo di evitare
che il pubblico sia indotto in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi designati con
il marchio387, e questo indipendentemente da una reputazione particolare conferita al
prodotto dalla provenienza geografica388. Durante la procedura di registrazione del marchio è
dunque indispensabile garantire che l’indicazione corrisponda alla verità389. Per questo
motivo la regola secondo cui nell’esame dei motivi assoluti di esclusione si registrano i casi
limite si applica unicamente per la valutazione dell’appartenenza al dominio pubblico ai sensi
dell’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.7, pag. 102) e non per l’attuazione del divieto d’indurre
in errore ai sensi dell’articolo 2 lettera c LPM.
Secondo la prassi costante dell’Istituto, confermata dal Tribunale federale390, i segni che
contengono o consistono in un’indicazione di provenienza sono ammessi alla protezione
come marchi in applicazione dell’articolo 47 in combinato disposto con l’articolo 2 lettera c
381 TF, FDBM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE
LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).
382 Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B-
6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.). 383 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA.
385 TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA; cfr. anche TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA
e TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 386 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; non è necessario che i destinatari
siano effettivamente indotti in errore: DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.). 387 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.
388 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF
B-1223/2010, consid. 2.2 – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.). 389 DTF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.); cfr.
anche TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 –
bticino (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
175
LPM, solo se ogni rischio d’indurre in errore è eliminato limitando la lista dei prodotti391 (per i
dettagli cfr. n. 8.6.6, pag. 178). In altri termini, in contrasto con quanto previsto dalle regole
generali sui segni che inducono in errore (cfr. n. 5.1 seg., pag. 146), affinché il segno sia
ammesso alla protezione non basta che l’indicazione di provenienza possa essere utilizzata
correttamente. Il requisito della limitazione ha un effetto preventivo e riduce di fatto il rischio
d’indurre in errore; consente inoltre di limitare il campo di protezione (che secondo l’art. 11
cpv. 1 LPM si estende unicamente ai prodotti di una determinata provenienza, facendo sì
che l’uso in relazione con prodotti di provenienza diversa non rappresenti un uso
perpetuante la tutela del diritto al marchio secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM)392. Un allentamento
della prassi sarebbe contrario agli impegni nazionali e internazionali della Svizzera
(nell’ambito dell’Accordo TRIPS e dei trattati internazionali). Una limitazione alla provenienza
geografica è richiesta anche per i servizi393 (cfr. altresì n.8.6.6, pag. 178).
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio
acquisito («secondary meaning»)
In linea di massima, anche se un’indicazione geografica è utilizzata durevolmente, il rischio
d’indurre in errore non è eliminato394. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso continuo, le
indicazioni geografiche ingannevoli possono acquisire un secondo significato proprio
(«secondary meaning»)395. Ciò è ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in
primo luogo che l’indicazione inizialmente ingannevole ha acquisito effettivamente un
secondo significato proprio e, in secondo luogo, che nella percezione delle cerchie
interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo significato sia
predominante al punto da escludere il rischio d’indurre in errore sulla provenienza geografica
nel caso concreto396.
Non si tratta qui di dimostrare che un segno si è imposto come marchio nel commercio,
poiché qui non è predominante l’acquisito carattere distintivo rispettivamente il riferimento
alla provenienza aziendale, bensì la trasformazione del significato in quanto indicazione di
provenienza che ha perso il significato originario e ne ha acquisito uno nuovo
391 Il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 48a - 48d LPM nel caso concreto non è verificato
dall’Istituto nel quadro della procedura di registrazione del marchio. 392 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 393 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness» del 2 settembre
2015, pag. 20
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf). La limitazione è motivata tra l’altro dal fatto che la verifica del rispetto delle condizioni
cumulative di cui all’art. 49 LPM andrebbe oltre l’ambito della procedura di registrazione del marchio;
la limitazione è proporzionale e consente di applicare per analogia le considerazioni formulate per i
prodotti nella decisione TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 394 TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR. 395 Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset /
La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid.
3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 396 Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
176
indipendente397. Il depositante può stabilire la verosomiglianza producendo segnatamente
documenti che dimostrino l’uso del segno, sempreché forniscano indicazioni concrete in
merito alla perdita del significato geografico. In alternativa il depositante può svolgere
un’indagine demoscopica.
8.6.3 Correttivi
In un marchio, i correttivi permettono di eliminare la presenza di più significati geografici o di
contenuto. Nella valutazione dell’ammissibilità di un correttivo sono decisive, sotto il profilo
materiale, la forza espressiva del suo contenuto e, sotto il profilo formale, la sua grandezza,
forma e disposizione, ossia la sua riconoscibilità nel marchio.
Un correttivo deve corrispondere alla realtà. Affinché sia ammesso un correttivo, entrambe le
indicazioni di provenienza devono essere note alle cerchie commerciali interessate. I
correttivi che non corrispondono alla realtà come ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sono
palesemente ingannevoli e pertanto inammissibili. Un correttivo può consistere anche in
elementi figurativi.
Esempio:
- ABC CAMBRIDGE (cl. 25 [indumenti]. Esistono luoghi chiamati Cambridge in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti. L’Istituto registrerebbe il segno per prodotti di provenienza
statunitense se fosse aggiunto un correttivo geografico (p.es. «made in USA»). Senza
correttivo, i prodotti per cui il marchio è stato depositato sarebbero limitati a una
provenienza britannica, poiché le cerchie interessate in Svizzera conoscono l’indicazione
di provenienza «Cambridge» in primo luogo come nome della città inglese).
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti
Le cosiddette aggiunte delocalizzanti come «tipo», «genere», «secondo la ricetta», «specie»,
«metodo», «stile» e «maniera», spesso utilizzate insieme alle indicazioni geografiche, non
escludono il rischio d’indurre in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi in
questione (art. 47 cpv. 3bis LPM). Queste aggiunte non sono atte ad eliminare le aspettative
dei destinatari in merito alla provenienza geografica dei prodotti così contrassegnati398.
Spesso sono, al contrario, utilizzate per avvicinare tali prodotti a quelli che provengono
effettivamente dal luogo in questione per approfittare della loro reputazione. L’Istituto
ammette i segni che includono un’aggiunta delocalizzante solo se la lista dei prodotti è
limitata alla provenienza che corrisponde al nome o segno geografico utilizzato. A titolo di
esempio, il segno ABC Swiss Style sarebbe ammesso alla protezione solo se la lista dei
prodotti fosse limitata a prodotti di provenienza svizzera.
397 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR. 398 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
177
8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività
specifiche
Se, nell’impressione d’insieme suscitata dal segno, una denominazione geografica si
riferisce chiaramente solo ad un’attività specifica in relazione al prodotto (p.es. ricerca,
design, controllo, imballaggio; cfr. art. 47 cpv. 3ter LPM), non genera aspettative in merito alla
provenienza geografica del prodotto in sé, ma in merito alla provenienza della relativa
attività. Affinché nell’impressione d’insieme suscitata dal segno la denominazione sia
compresa quale semplice rinvio alla provenienza di una tappa di produzione, la
rappresentazione grafica deve essere tale da escludere che la denominazione sia compresa
come un’indicazione di provenienza dei prodotti. Vanno considerate l’impressione visivaed
eventuali rivendicazioni di colore. A titolo d’esempio, per le indicazioni quali «design
svizzero» per delle scarpe oppure «affumicato in Austria» per del salmone non è necessario
limitare la provenienza dei prodotti, bensì basta limitare la provenienza all’attività specifica
(«scarpe di cui le attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera» o «salmone di
cui l’affumicatura si è svolta interamente in Austria») .
Esempi di segni ammessi alla protezione con limitazione della provenienza a un’attività
specifica:
- (Rivendicazione di colore: nero, bianco. «Prodotti di cui le
attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera»)
In assenza di un riferimento chiaro ed esclusivo ad un’attività specifica i prodotti devono
essere limitati alla corrispondente provenienza.
Esempi di segni che sono ammessi alla protezione solo con limitazione della provenienza
svizzera:
- CH 513 768 (l’ «innovazione» non è un’attività specifica)
-
CH 519 511 (la «tecnologia» non è un’attività specifica
e, in ragione della grafica diversa, «Swiss» non è
chiaramente riferito a «Tec»)
KUHN RIKON SWISS DESIGN
" SWISS,,, INNOVATION
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
178
- SWISS DESIGN by
NOVAVRA
Trattandosi di un marchio verbale, gli elementi «SWISS»
e «DESIGN» sono protetti anche in colori differenti l’uno
dall’altro; «Swiss» non è quindi chiaramente riferito a
«DESIGN»
8.6.6 Prassi in materia di limitazione
Se un segno contiene un riferimento alla provenienza geografica, la sua registrazione come
marchio è ammessa solo per i prodotti e servizi per cui il riferimento corrisponde alla realtà;
pertanto la lista dei prodotti e servizi deve essere limitata sulla base delle aspettative dei
consumatori in modo da escludere che possano essere indotti in errore (cfr. n. 8.6.1, pag.
173). Si distinguono i casi seguenti:
- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.3, pag. 163) la
lista dei prodotti è limitata al Paese di provenienza in questione399.
- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere la lista dei servizi è altresì
limitata al Paese in questione (cfr. art. 47 cpv. 4 LPM).
- Per le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.4, pag. 164) la
lista dei prodotti e servizi è limitata all’indicazione in questione di per sé (luogo, regione,
Paese). In questi casi il prodotto o il servizio presenta una determinata qualità, una
reputazione particolare o altre caratteristiche specifiche riconducibili essenzialmente alla
provenienza geografica. Vanno citate, in particolare, le categorie di prodotti seguenti:
- I prodotti della terra come la frutta, la verdura, il vino e gli alcolici400 e determinati
latticini.
- I prodotti industriali (godono p.es. di una reputazione particolare o viene loro attribuita
una qualità specifica: SAN GALLO per prodotti ricamati, GINEVRA per orologi o
HEREND per porcellana).
- I servizi (godono p.es. di una reputazione particolare: GINEVRA per fabbricazione su
misura di orologi o DAVOS per servizi medici di uno stabilimento per la cura di
malattie polmonari).
- Le acque minerali che provengono da una determinata sorgente. Se un segno
comprende l’indicazione della sorgente (sorgente, fonte e simili) la lista dei prodotti
deve essere limitata alla sorgente corrispondente. Esempio: nel caso del segno
RHEINFELDER CRISTALIN-THERME la lista dei prodotti deve essere limitata
all’acqua minerale proveniente dalla sorgente di Cristalin a Rheinfelden.
399 DTF 132 III 770, consid. 2.3 in combinazione con consid. 4 – COLORADO (fig.); DTF 117 II 327,
consid. 2 – MONTPARNASSE.
400 In merito al rischio d'indurre in errore nel caso di vini e alcolici e all’eventuale limitazione della lista
dei prodotti cfr. n. 8.8, pag. 182.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
179
- Per le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette
(IGP) secondo il diritto agricolo (cfr. n. 8.7.4, pag. 182) e secondo l’articolo 50a LPM la
provenienza è limitata alla regione geografica definita nell’elenco degli obblighi delle
denominazioni protette. Di conseguenza, la protezione è limitata alla relativa DOP o
IGP401.
Esempio:
CH 501 173, cl. 29: latticini, segnatamente formaggio con la
denominazione di origine protetta «Sbrinz».
- Una limitazione alla denominazione protetta è inoltre necessaria se esistono obblighi
derivanti da trattati internazionali (cfr. in merito all’accordo settoriale con la Comunità
europea e i trattati bilaterali n. 8.7.1, pag. 180).
- Se un segno contiene un riferimento a una regione transfrontaliera, la limitazione
deve, in linea di massima, riferirsi allo spazio interessato (regione), a condizione,
tuttavia, che la regione sia definita con sufficiente precisione. Una limitazione più
stretta è necessaria se uno dei Paesi della regione in questione gode di una
reputazione particolare per i prodotti rivendicati.
Esempio:
IR 714 593, cl. 32: bevande contenenti acqua gassata e succo
di mela; tutti i prodotti citati della regione del lago di Costanza.
8.6.7 Denominazioni contradditorie
Anche l’uso di due indicazioni contraddittorie (p.es. ABC CINESE SVIZZERO) è considerata
un’aggiunta delocalizzante (cfr. n. 8.6.4 pag. 176). In questo caso non è possibile limitare la
lista dei prodotti in modo da eliminare qualsiasi rischio d’indurre in errore. Il segno è pertanto
escluso dalla protezione come marchio.
401 Osservazione: l’art. 16 cpv. 6, primo periodo LAgr prevede che «Chi utilizza nomi di una
denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello
stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al
capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione di marchi che contengono
indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione corrispondente come DOP/IGP presso
l’UFAG sono sospese fino alla decisione definitiva relativa alla registrazione della DOP/IGP. In questo
modo l’Istituto garantisce che il marchio depositato soddisfi le condizioni per la sua registrazione in
conformità, all’occorrenza, con le disposizioni della legge sull’agricoltura e con le condizioni di cui
all’art. 2 lett. c e d LPM.
- Sb,.,nz ---~.... ......~--
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
180
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)
Si rimanda alle considerazioni generali al n. 7.1, pag. 150. Per le indicazioni di provenienza
nel quadro dell’esame dei marchi, si applicano regole particolari, poiché occorre tenere conto
sia degli impegni presi dalla Svizzera nell’ambito dei trattati internazionali sia delle
disposizioni del diritto sull’agricoltura.
8.7.1 Trattati bilaterali
In sede d’esame sono considerati in particolare i seguenti trattati bilaterali:
- I Trattati per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine
e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania, la
Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Ungheria, la Cecoslovacchia402, la Federazione Russa
e la Giamaica403.
- L’Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), in particolare il suo
allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il
riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande
spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla
protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei
prodotti agricoli e alimentari404.
Sia l’Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati
conclusi bilateralmente con i singoli stati comprendono liste delle denominazioni geografiche
protette405. In Svizzera questi nomi sono considerati indicazioni di provenienza
indipendentemente dal fatto che i destinatari li conoscano o meno; vale il principio del Paese
d’origine. Di conseguenza, un’indicazione di provenienza ai sensi degli accordi internazionali
succitati non può essere protetta come marchio se viene utilizzata isolatamente. Se è
utilizzata in una combinazione con carattere distintivo, in linea di principio può essere
registrata solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza corrispondente (in conformità
con la denominazione protetta secondo il relativo accordo); cfr. di seguito n. 8.8.2.1,
pag. 184.
402 Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia. 403 Cfr.: Germania (RS 0.232.111.191.36), Francia (RS 0.232.111.193.49), Spagna
(RS 0.232.111.193.32), Portogallo (RS 0.232.111.196.54), Ungheria (RS 0.232.111.194.18),
Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41), Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65) e Giamaica
(RS 0.232.111.194.58).
404 Dal 1°dicembre 2011, le DOP e IGP elencate nell’appendice 1 dell’allegato 12 sono protette in
Svizzera. 405 I trattati bilaterali conclusi con i singoli stati proteggono le denominazioni e i nomi in questione
anche da un uso in una forma modificata, qualora sussista pericolo di confusione, nel commercio,
malgrado la modifica (cfr. il rispettivo art. 4 cpv. 2 dei trattati).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
181
8.7.2 Accordo TRIPS
L’Accordo TRIPS enuncia i requisiti minimi; gli Stati membri sono liberi di prevedere una
protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche di provenienza406.
Secondo l’articolo 22 capoverso 3 TRIPS ognuno dei membri si impegna a «rifiuta[re] o
dichiara[re] nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una
parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione
geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione
del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico
sull’effettivo luogo d’origine». Questa protezione riguarda le indicazioni di provenienza
qualificate (cfr. art. 22 cpv. 1 TRIPS)407.
Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano inoltre della protezione
aggiuntiva conferita dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni
geografiche ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente
dall’esistenza di un rischio di inganno. È pertanto irrilevante se l’indicazione geografica in
questione è conosciuta al destinatario medio in Svizzera408. La disposizione dell’articolo 23
capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del Paese d’origine, non su quello del Paese che
conferisce la protezione. La decisione relativa all’ammissione dell’indicazione è presa in
funzione della protezione conferita nel Paese d’origine.
L’articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per la sua
formulazione concreta.
8.7.3 Convenzione di Stresa
Le denominazioni d’origine elencate nell’allegato A della Convenzione internazionale su l’uso
delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951
(Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere registrate come elementi di un
marchio solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino
Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo
tali denominazioni sono state registrate nell’Unione europea come denominazioni d’origine
protette. La lista dei prodotti è limitata di conseguenza.
Le denominazioni elencate nell’allegato B (p.es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite
alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione
ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate
anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un’altra parte contraente a condizione
che siano soddisfatti i criteri definiti dal Paese contraente designato nell’allegato B. Tali
denominazioni possono essere registrate come elementi di un marchio. La lista dei prodotti è
tuttavia limitata al Paese d’origine secondo la convenzione (p.es. BRIE NATIONAL:
limitazione ai formaggi di provenienza francese). Se, per converso, il marchio contiene un
406 TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK. 407 Cfr. TF 4A_674/2010, consid. 3.2 segg. – ZACAPA. 408 TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
182
riferimento al Paese di fabbricazione, la lista è limitata a quest’ultimo (p.es. BRIE ETOILE
SUISSE: limitazione a formaggio di provenienza svizzera).
8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr)
Dal 1° luglio 1997 la legge sull’agricoltura prevede un registro delle denominazioni d’origine e
delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16
LAgr) sul modello del Regolamento (UE) n. 1151/2012409, che istituisce un registro europeo
delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il registro delle indicazioni di provenienza qualificate per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli
trasformati (registro DOP/IGP) è gestito dall’UFAG. Con la creazione del registro sono stati
introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini
«denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP).
Attualmente (stato gennaio 2017) il registro contiene 34 denominazioni:
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. DOP e IGP appartengono al dominio pubblico secondo
l’articolo 2 lettera a LPM. Ciò vale anche per il deposito del segno in questione da parte del
gruppo di produttori che ha chiesto la registrazione della DOP o dell’IGP. Il fatto che un
segno sia iscritto nel registro DOP/IGP, non significa che sia dotato di carattere distintivo ai
sensi del diritto sui marchi. Dal momento che è iscritta nel registro DOP/IGP tutti i produttori
che adempiono l’elenco degli obblighi possono utilizzare la denominazione protetta, che
deve dunque restare a libera disposizione come segno appartenente al dominio pubblico
(bisogno assoluto di disponibilità)410. Ciononostante un segno che comprende una DOP/IGP
può essere registrato come marchio, se contiene altri elementi atti a conferire carattere
distintivo al segno411.
Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti una
DOP o un’IGP sono registrati solo se per il prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata
al territorio geografico definito nell’elenco degli obblighi della denominazione protetta412. In
merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.
8.7.5 Art. 50a LPM
Conformemente all’articolo 50a LPM l’Istituto tiene un registro delle indicazioni geografiche
per i prodotti, ad eccezione dei prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di
selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. Maggiori dettagli sono reperibili nelle
Direttive specifiche (cfr. www.ipi.ch).
409 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
410 Cfr. nota 401, in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi che
comprendono o consistono in indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione come
DOP/IGP presso l'UFAG. 411 Cfr. CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
412 Ciò vale anche per le DOP/IGP non sufficientemente modificate o mutilate e che creano rischio di
confusione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
183
Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti
un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 50a LPM sono registrati solo se per il
prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata al territorio geografico definito nell’elenco
degli obblighi della denominazione protetta. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.
8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici,
secondo l’articolo 2 lettere a, c e d LPM
I nomi e i segni geografici utilizzati in relazione a vini e alcolici sono in linea di massima
trattati come indicazioni di provenienza qualificate (cfr. n. 8.3.4 pag., 164 e n. 8.7.1,
pag. 180). Per l’esame di segni che contengono o consistono esclusivamente in nomi e
segni geografici, è decisiva la protezione dei prodotti vitivinicoli e degli alcolici conferita dal
diritto nazionale e dai trattati internazionali (trattati bilaterali e Accordo TRIPS) nonché
dall’esistenza di regolamenti cantonali sulle esigenze in materia di qualità.
8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali
Ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del
14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140), l’Ufficio federale tiene e pubblica un
repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOP/DOC) per i vini definite
conformemente all’articolo 21413. I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro
denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.
- Articolo 2 lettera a LPM: un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di
provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: per i segni che comprendono un’indicazione di provenienza
protetta secondo il diritto cantonale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla
denominazione riportata nella legislazione cantonale. Se i nomi e segni geografici non
godono di alcuna protezione ai sensi del diritto cantonale, è decisivo se nel luogo in
questione si produce del vino; secondo il caso la lista dei prodotti è limitata al luogo o alla
Svizzera.
- Articolo 2 lettera d LPM: se manca una limitazione secondo il lemma precedente il segno
è respinto anche perché è contrario al diritto vigente.
Anche le denominazioni d’origine protette per le bevande alcoliche sono raccolte nel registro
delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (registro DOP/IGP) tenuto
dall’UFAG; cfr. in merito sopra n. 8.7.4, pag. 182).
413 L’elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera è consultabile su https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
184
8.8.2 Indicazioni di provenienza estere
8.8.2.1 Trattati bilaterali
In virtù del principio del Paese d’origine (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) vale quanto segue:
- Articolo 2 lettere a e d LPM: le indicazioni di provenienza enumerate nei trattati bilaterali
conclusi dalla Svizzera (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) appartengono al dominio pubblico
secondo l’articolo 2 lettera a LPM se sono utilizzate isolatamente e una registrazione
come marchio è esclusa.
- Articolo 2 lettere c e d LPM: per i segni che, oltre a elementi dotati di carattere
distintivo414, contengono una denominazione d’origine in forma invariata o modificata
protetta ai sensi di un trattato bilaterale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla
denominazione d’origine protetta quando dal punto di vista dei consumatori svizzeri
sussista un rischio di confusione415. Se la denominazione protetta è stata ripresa senza
modificazioni e nell’impressione d’insieme il segno appare come nome si applicano
disposizioni particolari416.
8.8.2.2 TRIPS
- Articolo 2 lettere a, c e d LPM: se il segno non gode di alcuna protezione in virtù di
accordi bilaterali, l’Istituto esamina, in conformità con l’Accordo TRIPS, se il segno
designa un luogo o una regione (a prescindere dal fatto se sia conosciuto/a in Svizzera)
che può essere messo/a in relazione con la produzione di vini o alcolici. Se è il caso, la
registrazione è possibile solo con una limitazione della lista dei prodotti al relativo luogo
(o alla relativa regione). Un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di
provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.
8.8.2.3 Sommario
Secondo i casi, la registrazione di un segno per vini o alcolici che contiene un’indicazione di
provenienza estera protetta da un trattato internazionale, non è pertanto ammessa in virtù
dell’articolo 2 lettere a, c e d LPM:
- Articolo 2 lettera d LPM: un segno che viola un trattato bilaterale o l’Accordo TRIPS è
respinto perché contrario al diritto in vigore.
- Articolo 2 lettera a LPM: se il segno è costituito esclusivamente da nomi e segni
geografici citati nei trattati bilaterali o nell’Accordo TRIPS, esso appartiene al dominio
pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: in assenza di una limitazione della lista dei prodotti al luogo
interessato (o alla regione interessata) o alla denominazione d’origine protetta ai sensi
414 Può trattarsi di un elemento grafico o di un altro elemento verbale. 415 DTF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Su riserva del rischio di indurre in errore, la registrazione come marchio è ammessa a condizione
che si tratti del nome del depositante (per le persone giuridiche: il nome del fondatore) e possa essere
dimostrato un interesse degno di protezione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
185
del relativo trattato bilaterale, il segno può indurre in errore secondo l’articolo 2 lettera c
LPM.
9. Marchi collettivi e di garanzia
9.1 Introduzione
Per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, di garanzia e collettivi, valgono per
quanto concerne l’esame dei motivi assoluti d’esclusione gli stessi criteri di valutazione417. Si
rimanda a questo proposito alle esposizioni sopracitate al n. 1 fino a 8. Una domanda di
registrazione per un marchio di garanzia o collettivo è inoltre respinta ai sensi dell’articolo 30
capoverso 2 lettera d LPM quando il regolamento non soddisfa le esigenze degli articoli 21–
23 LPM (cfr. considerazioni seguenti). Il regolamento deve essere redatto in una lingua
ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM).
9.2 Marchi collettivi
Lo scopo del marchio collettivo è una distinzione uniforme dei prodotti e servizi dei membri di
un gruppo (art. 22 in combinato disposto con l’art. 1 LPM). Il marchio collettivo indica in
primo luogo l’appartenenza a un determinato gruppo. I depositanti non possono essere
persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all’articolo 22 LPM. Queste
ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti
e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad
associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta
(società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere
utilizzato dal titolare del marchio stesso.
Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 53 e n. 3.3, pag. 60),
il depositante deve rimettere all’Istituto un regolamento ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1
LPM con i seguenti contenuti minimi: il titolare del marchio, la cerchia delle aziende
autorizzate e le indicazioni che consentono un’assegnazione del regolamento al marchio
(art. 23 cpv. 3 LPM). Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il
diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM).
Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto
invita il depositante a eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di
registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1
e 2 OPM).
9.3 Marchi di garanzia
Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del
titolare del marchio e permette, da una parte, di garantire caratteristiche comuni come la
natura (capi d’abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti
417 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un
marchio di garanzia.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
186
del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento
rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o altre
caratteristiche comuni (proprietà tecniche: prodotti con prova di conformità o del commercio
equo) di prodotti o servizi di tali aziende. Dall’altra parte, il marchio di garanzia permette di
distinguere i prodotti e/o i servizi del gruppo di aziende autorizzate all’uso del marchio di
garanzia, da prodotti e/o servizi di altre aziende418.
Chiunque può depositare un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1 in combinato disposto con
l’art. 28 LPM). Il titolare del marchio che non è autorizzato a usare il marchio stesso (art. 21
cpv. 1 e 2) deve controllare il rispetto delle caratteristiche comuni. Il divieto d’uso è valido
anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio.
Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento
che deve presentare i seguenti contenuti minimi: le indicazioni che consentono
un’assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni
dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le
sanzioni previste in caso d’uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM).
Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23
cpv. 4 LPM).
Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto
invita il depositante ad eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di
registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1
e 2 OPM).
Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso a chiunque l’uso del marchio di
garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal
regolamento del marchio (art. 21 cpv. 3 LPM).
10. Marchi geografici
10.1 Considerazioni generali
Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione, per i marchi geografici si applicano in
linea di massima gli stessi criteri di valutazione validi per le altre categorie di marchi. A tale
proposito si rimanda alle spiegazioni riportate ai numeri da 1 a 8, in particolare al requisito
della limitazione della lista dei prodotti e servizi (cfr. n. 8.6.1, pag. 173 e 8.6.6, pag. 178). In
deroga all'articolo 2 lettera a LPM, possono essere registrati come marchi geografici anche i
segni appartenenti al dominio pubblico (art. 27a LPM).
Se soddisfano le condizioni di seguito esposte, possono ad esempio essere registrate come
marchi geografici tutte le denominazioni d'origine (p.es. «Gruyère») e le indicazioni
geografiche (p.es. «salsiccia vodese») iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole
protette dai Cantoni (p.es. «Epesses»). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto
di un'ordinanza del Consiglio federale (p.es. orologi).
418 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
187
Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal
regolamento (la cosiddetta libertà d'uso secondo l'art. 27d cpv. 1 LPM). Il titolare di un
marchio geografico non ha diritto a una remunerazione (art. 27c cpv. 2 LPM) né deve
prestare il suo consenso.
Egli può esclusivamente vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o
comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento (il cosiddetto diritto di divieto secondo
l'art. 27d cpv. 2 LPM). Il titolare non può tuttavia presentare opposizione contro la
registrazione di un marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
10.2 Segni ammessi alla registrazione
Il sistema del marchio geografico presuppone imperativamente l'esistenza di una
registrazione anteriore419, di una denominazione d'origine estera (controllata) riconosciuta
dalla Svizzera, di un'indicazione geografica420, di un'ordinanza del Consiglio federale421 o di
una normativa estera equivalente422.
Giusta l'articolo 27a LPM un marchio geografico può essere registrato per:
una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica423 registrata
secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27a lett. a LPM);
un'indicazione geografica424 registrata secondo l'articolo 50a LPM (art. 27a lett. a
LPM);
una denominazione d'origine controllata protetta425 secondo l'articolo 63 LAgr
(art. 27a lett. b LPM);
una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr426
(art. 27a lett. b LPM);
419 Cfr. note 423. 420 P.es. una denominazione estera riconosciuta in Svizzera quale denominazione d'origine o
indicazione geografica in virtù dell’allegato 12 dell’accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea oppure una denominazione d'origine estera per vini che secondo l'UFAG
soddisfa le condizioni di cui all'art. 63 LAgr (art. 27a lett. b LPM).
421 Cfr. nota 427. 422 Art. 27a lett. c LPM
423 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti agricoli figuranti nel registro dell'UFAG conformemente
all'art. 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli; RS 910.12.
L'art. 16 cpv. 2bis LAgr e la detta ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli consentono la registrazione
delle denominazioni di aree geografiche estere in Svizzera. 424 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti non agricoli figuranti nel registro dell'Istituto conformemente
all'art. 11 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 910.12. 425 Le cosiddette DOC vinicole figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 25 dell'ordinanza
sul vino della Confederazione; RS 916.140. 426 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio
geografico, l'Istituto consulta l'UFAG. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le
condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola (art. 17 cpv. 2 OPM in combinato disposto con
l'art. 27a lett. b LPM).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
188
un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata
in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM427 (art. 27a lett. c LPM);
un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera
equivalente (art. 27a lett. c LPM).
10.3 Qualità di depositante
Giusta l'articolo 27b LPM un marchio geografico può essere depositato solo:
dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di
un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo
rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o
indicazione geografica (art. 27b lett. a LPM);
dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata,
dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole
conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr o dal gruppo che ha ottenuto la
protezione di una denominazione vinicola estera (art. 27b lett. b LPM);
dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha
emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda,
detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27b lett. c
LPM).
10.4 Regolamento
Chi deposita un marchio geografico deve presentare all'Istituto un regolamento sull'uso del
marchio. Questo deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile
(art. 27c cpv. 1 e 2 LPM).
Nell'ambito della procedura di registrazione del marchio il depositante non può definire
condizioni supplementari non contenute nell'elenco degli obblighi o nella stessa normativa
determinante.
Inoltre il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio
geografico (art. 27c cpv. 2 LPM).
Qualora il regolamento di un marchio geografico registrato sia modificato in seguito ad un
cambiamento a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa determinante, il nuovo
regolamento deve essere presentato all'Istituto affinché sia esaminato e approvato (in
applicazione per analogia dell'art. 27c LPM).
10.5 Basi di valutazione
Se le condizioni di cui sopra per la registrazione di un marchio geografico secondo gli
articoli 27a–27c LPM sono adempiute, si procede alla sua iscrizione nel registro dei marchi
con l'indicazione «marchio geografico» (art. 40 cpv. 2 lett. dbis OPM).
427 Cfr. l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi; RS 232.119.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
189
L'Istituto respinge la domanda di registrazione per un marchio geografico se questo non
soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c LPM (art. 30 cpv. 2 lett. e LPM in combinato
disposto con l'art. 17 cpv. 1 OPM).
10.6 Sospensione
Qualora il marchio sia depositato prima della conclusione delle procedure (d'esame) previste
per i segni secondo l'articolo 27a LPM, la procedura di registrazione del marchio è sospesa
fino al passaggio in giudicato della decisione da parte dell'autorità competente428.
11. Imposizione del marchio nel commercio
11.1 Considerazioni generali
11.1.1 Nozione
Secondo l’articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio
nel commercio per i prodotti e i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo.
Un segno è considerato imposto nel commercio quando una parte importante dei destinatari
dei prodotti e dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a
un’azienda determinata429. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo
di marchio per un periodo prolungato430. Il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non
è equiparabile all’imposizione nel commercio431.
L’imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la
realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto432.
Sono esclusi dall’imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di
disponibilità (cfr. di seguito n. 11.1.2, pag. 190).
428 L'UFAG è competente per le DOP/IGP per prodotti agricoli e le denominazioni vinicole estere,
l'Istituto per le DOP/IGP per prodotti non agricoli e la normativa estera equivalente all'ordinanza ai
sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM, i Cantoni per le DOC vinicole e il Consiglio federale per l'ordinanza ai
sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM.
429 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2 non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 140 III 109,
consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 –
Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid.
9.3 – ASV.
430 TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton
(marchio figurativo). 431 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.5 – Bouton (marchio figurativo); TAF B-2225/2011, consid. 7.1 –
Ein Stück Schweiz.
432 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
190
Occorre distinguere tra l’imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole
(art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary
meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2, pag. 175).
Se le condizioni per l’imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel
registro dei marchi con l’annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)433.
Su richiesta del depositante, un marchio risultante dalla combinazione di un marchio imposto
(XYZ) con altri elementi non distintivi può essere iscritto nel registro con l’annotazione
«’XYZ’: marchio imposto» a condizione che il marchio imposto sia riconoscibile in quanto tale
nel nuovo segno e influisca in maniera essenziale sull’impressione d’insieme434.
L’imposizione nel commercio dell’elemento in questione è valutata nel singolo caso, sulla
base delle circostanze di fatto al momento della decisione e in applicazione della prassi
corrente435. In linea di massima può essere considerata solo l’imposizione per quei prodotti e
servizi per i quali questa è stata riconosciuta nella procedura precedente.
11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità
I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come
marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio436. Di
conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati
intensamente437.
Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve
poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi438 in questione439. Oltre alle forme
del prodotto e dell’imballaggio enumerate nell’articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al
bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti»
o «lana»440. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni
di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3, pag. 173)441 e, a seconda dei casi, altre indicazioni
433 In merito alla funzione dell’annotazione «marchio imposto» cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.3 –
ePostSelect (fig.).
434 La valutazione di questi casi avviene applicando gli stessi principi validi per l’esame del carattere
distintivo originario dei segni composti (cfr. n. 4.3.1, pag. 106). 435 Cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 seg. – ePostSelect (fig.). 436 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1 non pubbl. in DTF 140 III 297;TF, sic! 2010, 162,
consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314,
consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re. 437 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI,
sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 438 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS.
439 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Bouton
(marchio figurativo); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 440 DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il
bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza
dirette.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
191
descrittive nonché i segni elementari o banali442 e i colori (cfr. n. 4.5, pag. 135). Un segno
non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato443 e se può essere
sostituito da numerose alternative equivalenti444.
11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio
L’Istituto esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere
distintivo solo su domanda445. Una richiesta è inoltre necessaria qualora il depositante
intenda invocare un marchio imposto già registrato in precedenza (cfr. n. 11.1.1 in fine, pag.
189).
Chi fa appello all’imposizione nel commercio, deve documentarlo446. Nell’ambito della
procedura di registrazione è sufficiente che l’imposizione di un segno nel commercio sia resa
verosimile447. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo
grado di verosomiglianza448. L’imposizione nel commercio non può essere resa verosimile
solo in sede di procedura di ricorso449. Tuttavia, in questo caso le spese della procedura
possono essere a carico del depositante anche in caso di vincita del ricorso450.
La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere accertata direttamente
mediante un’indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine
demoscopica; cfr. n. 11.3, pag. 196)451. È altresì possibile una dimostrazione indiretta sulla
base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr.
n. 11.2, pag. 193). La decisione in merito alla verosimiglianza dell’imposizione nel
commercio è emessa nell’ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i
documenti presentati (in merito alla valutazione delle prove cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 30).
442 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M’s
(marchi tridimensionali). 443 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.4 – Smarties / M&M’s
(marchio tridimensionale).
444 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; DTF 131 III 121 – Smarties /
M&M’s (marchio tridimensionale); Sulla funzione dell’anotazione “marchio imposto” cfr. TAF
4A_528/2013, consid. 5.3.3 – ePost select (fig.).
445 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10
– Rähtische/Bernina-/Albulabahn. 446 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS
con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore); TAF B-2225/2011,
consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER. 447 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto
d’orologio (marchio tridimensionale). 448 DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).
449 Tendenzialmente in TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN; parere diverso in TAF B-
6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV. 450 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV. 451 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M‘s (marchi
tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale);
DTF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
192
L’Istituto considera l’indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace452; in ragione del
principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all’adozione di regole
predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi453. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti
l’uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati454. Tuttavia, non è
ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un’indagine demoscopica presentando
documenti supplementari.
11.1.4 Cerchie commerciali determinanti
L’imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari;
è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno.
I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e servizi per cui il segno è
stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire
specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di
entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali455.
Nel quadro della prova dell’imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista
dei prodotti e servizi ammesse ai sensi dell’articolo 11 OPM comportano una relativa
limitazione delle cerchie di destinatari456. È esclusa una limitazione di queste ultime in
funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità457.
11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio
In linea di massima l’imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la
Svizzera458. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l’uso del segno cfr.
n. 11.2.4, pag. 194 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 11.3.5, pag. 197.
452 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 453 DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 454 DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 455 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; cfr. anche TAF,
sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, le
cerchie commerciali determinanti sono i destinatari medi e non esclusivamente le persone che
consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche (poiché sul mercato queste ultime
sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra
bevande energetiche e altre bevande non alcoliche).
456 Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). 457 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti
di «mobili design» non è legittima. 458 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO;
DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-2225/2011,
consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
193
11.1.6 Data del deposito
In ragione del principio del deposito, ai sensi dell’articolo 6 LPM, l’imposizione nel commercio
deve sussistere al momento del deposito459 e perdurare al momento della registrazione. Se
le prove di un’imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i
marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la
prova460.
11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti
11.2.1 Considerazioni generali
Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per determinati prodotti
o servizi, occorre considerare i fatti che, secondo l’esperienza, consentono di trarre
conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari461. Sono in particolare
rilevanti le cifre d’affari concernenti un lungo periodo realizzate in relazione a un segno, o gli
sforzi pubblicitari importanti462. Nella misura in cui il depositante presenta documenti a tale
riguardo, essi devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio,
in quale misura, da parte di chi e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di
marchio.
Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso463.
11.2.2 Mezzi di prova
L’articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. I mezzi di prova adeguati ai fini della
prova indiretta sono riportati nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30). Anche
un’attestazione di un’associazione professionale del ramo può indicare che il segno in
questione è percepito dai destinatari come rinvio all’attività commerciale del depositante464. I
mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito465.
459 TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – EIN STÜCK
SCHWEIZ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 con rinvii – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 –
SALESFORCE.COM. 460 CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia
CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in
cui non è possibile dimostrare che l’imposizione nel commercio sia successiva al momento del
deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è
possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).
461 DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1
con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV. 462 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST. 463 Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale). 464 Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.
465 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in
merito alla data del deposito n. 11.1.6 pag. 191.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
194
Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari
possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da
parte di terzi (cfr. Parte 3, n. 5.2, pag. 78, ultimo capoverso).
11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi
In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l’imposizione nel commercio non
può estendersi ad altri prodotti e servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile466.
Qualora l’imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e servizi, ciò non
comporta l’estensione della stessa al termine generale467. I documenti concernenti l’uso
devono pertanto coprire tutti i prodotti e servizi per cui il segno vuole essere registrato come
marchio imposto.
11.2.4 Luogo dell’uso
In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero468. Nella
prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera
tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l’uso all’estero non sono
ritenuti rilevanti469 per l’accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera,
ma possono eccezionalmente essere considerati come indizio supplementare.
11.2.5 Durata dell’uso
Come regola generale, l’Istituto chiede la prova che il segno sia stato usato a titolo di
marchio per i prodotti e servizi in questione per un periodo di 10 anni precedente il deposito
della domanda di registrazione470. I documenti presentati devono dunque coprire interamente
questo lasso di tempo.
In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere
considerato un periodo più breve, secondo l’intensità dell’uso e i mezzi pubblicitari
impiegati471. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d’affari
in un periodo di tempo più breve472.
466 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-
2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore)
(è esclusa l’estensione dell’imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è
fornito un servizio). 467 Se, a titolo di esempio, è resa verosimile l’imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non
significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d’abbigliamento» che includono tra l’altro
anche «cappotti». 468 DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER. 469 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 470 Cfr. in merito alla data del deposito n. 11.1.6, pag. 191. 471 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER;
TAF B-788/2007, consid. 8 – Traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
195
11.2.6 Uso a titolo di marchio
I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio473. Il fatto che
un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di
rinvio ad un’azienda determinata (cfr. sopra n. 11.1.1, pag. 189). Non è tenuto conto dei
documenti che mostrano un uso prettamente decorativo474, un uso a titolo di ragione
sociale475 o un uso limitato a prodotti ausiliari476.
Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È
sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un prospetto, un listino dei prezzi o
una fattura purché risulti evidente un riferimento ai prodotti e servizi interessati477. Tale
riferimento può mancare quando l’uso del marchio sia riferito all’azienda. L’uso esclusivo in
qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento
distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un’azienda.
11.2.7 Uso in forma divergente
In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è
stata chiesta la protezione478. L’uso di un segno privo di carattere distintivo originario in
combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni
sull’imposizione nel commercio di tale segno isolatamente479. Per essere ammesso alla
protezione il segno in questione deve apparire come l’elemento essenziale rispettivamente
deve predominare nell’impressione d’insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio,
utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo480. Anche un elemento privo di
carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull’impressione d’insieme. In
questi casi l’imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con
un’indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 11.3, pag. 196 qui di seguito).
I criteri relativi all’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si
applicano per chiarire la questione dell’uso in forma divergente481.
11.2.8 Estensione dell’uso
I documenti devono mostrare che l’attività svolta sotto un determinato segno ha generato,
per anni, una cifra d’affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti
473 In merito a un segno utilizzato quale parte della presentazione del prodotto, depositato come
marchio figurativo, cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 seg. – Bouton (marchio figurativo).
474 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 476 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS. 477 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marchio figurativo). 478 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS;
TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER. 479 TAF B-55/2010, consid. 4.2 seg. – G (fig.); CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 480 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale). 481 TF, sic ! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
196
pubblicitari482. Per attestare un’estensione sufficiente dell’uso del segno sono mezzi di prova
appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d’affari,
sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.
11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica
11.3.1 Considerazioni generali
L’indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo
strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari 483.
Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era
percepito come marchio al momento del compimento dell’indagine (cfr. in merito n. 11.1.6,
pag. 193).
11.3.2 Casi di applicazione
Un’indagine demoscopica si impone nei casi in cui i documenti a disposizione non
soddisfano le condizioni sopra esposte (n. 11.2.3–11.2.8). Cionondimeno si tratta del mezzo
di prova più appropriato nei casi seguenti484:
- L’estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo
un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio485.
- Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto, come i motivi
riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.10, pag. 134), i colori astratti (cfr. n. 4.11, pag. 135) o le
forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n 4.12, pag. 136). A differenza dei segni verbali
o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una
determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma
del prodotto stesso486, come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.
11.3.3 Segno da presentare nell’indagine
Il segno presentato nell’indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella
domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e
dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma
come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la
raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.
482 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic ! 2009, 167, consid. 6. 2 – POST. 483 DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 484 Anche in questi casi la presa in considerazione di documenti concernenti l’uso non è esclusa a
priori.
485 DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 486 DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
197
11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi
In linea di massima occorre condurre un’indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se
diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l’esito
dell’indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o
servizio in particolare487.
11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica
Il principio secondo cui l’imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la
Svizzera (cfr. sopra n. 11.1.5, pag. 192) non significa che l’indagine debba per forza
includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la
rappresentatività per l’insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre
principali regioni geografiche e linguistiche del Paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e
Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e
rurali.
Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la
commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere
un’indagine demoscopica limitata a una sola regione488. In questi casi occorre, inoltre,
dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi
pubblicitari e la cifra d’affari sono paragonabili in tutte le regioni del Paese489.
L’indagine deve essere svolta in un contesto neutro490.
11.3.6 Modalità dell’indagine
L’indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione.
La modalità più sovente è l’intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato
direttamente all’intervistato (p.es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i
marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).
A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini
cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta
487 CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore).
488 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 489 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 490 Per contesto neutro si intende che l’indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari
conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall’imposizione nel commercio. I risultati di
un’indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, p.es., sarebbero
falsati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
198
di modalità d’indagine atte a dimostrare l’imposizione nel commercio solo a determinate
condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l’Istituto491.
L’indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali. Per tutti gli altri
tipi di marchio questa modalità non è adeguata in quanto la persona interpellata non può
vedere il segno nella forma depositata.
11.3.7 Rappresentatività
Nell’ambito dell’indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo
aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 11.1.4, pag. 192), occorre in
genere costituire un campione rappresentativo.
Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei
prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere
facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un’indagine presso
tutti gli interessati.
Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di
destinatari medi), la costituzione di un campione è l’unico strumento a disposizione, poiché
non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l’indagine sia rappresentativa, occorre
assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti
indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da
intervistare.
Il numero di intervistati (ossia l’estensione del campione) influisce direttamente sul margine
di errore dei risultati dell’indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è
il margine d’errore e più precisa è l’indagine. Come regola di base, l’Istituto considera
sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l’indagine è condotta
presso destinatari medi492 e un minimo di 200 interessati, se l’indagine riguarda cerchie
specializzate.
11.3.8 Domande da porre
Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle
domande poste493. Per evitare che l’Istituto consideri insufficienti i risultati di un’indagine già
eseguita a causa di lacune metodologiche ed operative494, è auspicabile sottoporre
preliminarmente il progetto d’indagine all’Istituto. Le domande devono consentire di
491 Le indagini condotte online non consentono segnatamente di garantire la rappresentatività in
funzione della struttura dell’età degli intervistati (cfr. di seguito n. 11.3.7, pag. 197). Occorre inoltre
verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l’aiuto di terzi. Per le indagini
effettuate con l’ausilio dell’informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare
alla domanda precedente per cambiare la risposta. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui
occorre, inoltre, fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza
conoscere le domande successive.
492 B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
199
determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d’individualizzazione del segno
in relazione con i prodotti e servizi rivendicati495.
Per i questionari, l’Istituto consiglia la seguente struttura di base496:
a) Grado di conoscenza
Esempio di domanda: Conosce [la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.]
in relazione con [prodotto/servizio]?
Risposte possibili: sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato
mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili
siano fornite da chi effettua l’intervista.
b) Grado del carattere distintivo
Esempio di domanda: A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma /
ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un’azienda determinata o
a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?
Risposte possibili: rinvio a un’azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse
aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in
grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli
intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come
indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.
Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l’intervista deve fornire
sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta non sono in grado di rispondere [non
lo so, nessuna risposta]) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.
Poiché per determinare l’imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo
acquisito in seguito all’uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta
esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in
modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il
grado d’imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio ad un’azienda
determinata.
c) Grado d’individualizzazione
Esempio di domanda: A quale azienda rinvia [la designazione XY / questa forma / questo
colore / ecc.]?
Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al
depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma:
495 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER. 496 In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro
possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
200
l’identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul
carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte
possibili. In determinate circostanze, l’azienda è considerata riconosciuta anche se
l’intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è
indispensabile che i destinatari conoscano l’azienda per nome497. Tuttavia, gli errori
evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere
distintivo498.
Oltre a queste domande di base, l’indagine può includerne altre possibilmente utili, ad
esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra. n. 11.1.4, pag. 192) o per determinare da
quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre
formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che
influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e
d’individualizzazione.
11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio
Il Tribunale federale ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel
commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia
fatto riferimento a un’altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50%
per un marchio notoriamente conosciuto499.
Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere
per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a
una determinata azienda.
11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica
La perizia demoscopica deve essere presentata all’Istituto in modo chiaro e imparziale e
includere i dettagli dell’indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati
devono essere comprensibili; l’Istituto si riserva di richiedere documenti supplementari di
chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte
degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per
regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il
totale delle persone intervistate500. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue
(nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal
responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti
utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati.
497 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 498 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
201
Parte 6 – Procedura di opposizione
1. Introduzione
La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una
volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all’articolo 3 LPM di fronte
all’autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l’opposizione è rivolta contro la
decisione dell’Istituto di registrare un marchio o di concedere l’estensione della protezione
alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l’opposizione non è né una
contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l’opponente solleva una nuova
questione1 e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.
La procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe
essere possibilmente semplice, rapida ed economica2. Si tratta pertanto di una procedura
sommaria che deve svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta
all’analisi di singoli fatti complessi3. In virtù dell’articolo 31 LPM l’oggetto della procedura di
opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell’esistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione4. Tale verifica comporta
necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, nell’ambito del quale le
circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono
considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all’Istituto, incontestati o «resi
verosimili». Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una
serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce
di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del
rischio di confusione nell’ambito del diritto dei marchi5; qualsiasi altra argomentazione,
segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte e sui nomi
commerciali non sono considerate6. Quale elemento del principio della buona fede il divieto
dell’abuso di diritto è un linea di massima valido per tutto l’ordinamento giuridico7.
L’argomento della registrazione abusiva come marchio cosiddetto difensivo non può,
tuttavia, essere considerata in sede di procedura di opposizione8.
1 Nell’ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli
assoluti considerati nell’esame del marchio. 2 TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.). 3 TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL. 8 TAF B-6665/2010, consid. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 –
OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Parte 6 – Procedura di opposizione
202
La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o
servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione9. L’articolo
31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d’esclusione
secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la
protezione dei marchi famosi.
2. Condizioni procedurali
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1
LPM). L’opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all’Istituto entro tre mesi dalla
pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante
questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).
2.1 Atto di opposizione
L’opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM) 10. A tale
fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall’Istituto11. L’uso di tale modulo
non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su una
domanda trasmessa mediante Fax o elettronicamente è riconosciuta legalmente valida.
Qualora su un’istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di
ricevimento originaria, se un’istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un
mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto (art. 6 cpv. 2 OPM). Le istanze trasmesse
mediante posta elettronica devono essere inviate all’indirizzo appositamente creato per
l’invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. In questo caso è sufficiente trasmettere
un’unica copia dell’istanza.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l’opposizione deve
contenere:
a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l’indirizzo dell’opponente;
b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l’opposizione;
c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del
titolare del marchio;
d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
e) una breve motivazione dell’opposizione.
9 TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; TAF B-
2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.
10 Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro
ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente). 11 Il modulo può essere richiesto all’Istituto o scaricato direttamente da Internet
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/i/m551i.doc).
12 Cfr. https://ekomm.ipi.ch/.
Parte 6 – Procedura di opposizione
203
2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato
marchio in una determinata misura. Qualora l’opposizione si riferisca solo a una parte dei
prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in
questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente
indicare, ad esempio, che l’opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La
richiesta deve essere precisa al punto da consentire l’istruzione della procedura senza
ulteriori approfondimenti13. Nei casi di opposizione parziale, per evitare delle discrepanze di
traduzione, si raccomanda di indicare i prodotti contro i quali è fatta opposizione nella lingua
in cui figurano nel registro. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione
dell’opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del
termine di opposizione mentre non lo sono né l’estensione né l’annullamento di una
restrizione anteriore14.
In caso di ambiguità delle conclusioni, all’opponente viene assegnato un breve termine
supplementare entro cui precisarle.
2.3 Motivazione
L’articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l’opposizione debba essere motivata. È
sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le
circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel
merito dell’opposizione.
2.4 Parti
2.4.1 Legittimazione attiva
In merito alla legittimazione a interporre opposizione cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.1, pag. 22.
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato
Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai
sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l’articolo 6 LPM il diritto al
marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito).
Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della Convenzione di Parigi o risultanti da
un’esposizione (artt. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato
in giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l’opposizione è esclusa.
13 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK. 14 CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.
Parte 6 – Procedura di opposizione
204
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto
2.4.1.2.1 Basi giuridiche
È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un
segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell’articolo 6bis CUP al momento del
deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce
l’espressione «marchio notoriamente conosciuto». L’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si
limita a rinviare all’articolo 6bis CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la
registrazione e l’uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente
conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS15,
l’articolo 6bis CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l’Istituto entra nel
merito dell’opposizione, salvo che la parte opponente non sia titolare del diritto fatto valere.
L’esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale16.
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale
Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente
conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in
Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio
notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate
circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione
al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è
registrato in Svizzera. L’articolo 6bis CUP e l’articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati
con l’intento di combattere la pirateria nell’ambito dei marchi17.
Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero
(anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio
noto. Se l’opponente non può far valere un marchio protetto all’estero, l’opposizione deve
essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà
del segno opponente18.
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria
Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del
deposito del marchio impugnato19. Nel testo originale in francese della Convenzione di
Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «marque notoirement connue»
mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «well-known mark». Di conseguenza il semplice
15 RS 0.632.20 Allegato 1.C. 16 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom
(fig.). 17 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 –
Circus Conelli.
19 Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
205
fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui
all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in
Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell’ambito di una procedura
di opposizione20. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente
conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui
è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell’affermarsi sul
mercato (cfr. n. 6.7, pag. 230). Anche il Tribunale federale sottolinea che «la marque doit
être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire»21. Di conseguenza, affinché un
marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo
vagamente conosciuto a livello nazionale.
In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione
dei marchi notoriamente conosciuti dell’OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per
caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi22: il grado di conoscenza del
marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l’estensione geografica
dell’uso del marchio e della sua promozione, la durata e l’estensione geografica delle
registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal
riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il
valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i
canali di distribuzione e i commercianti. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà
di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera ed è valutato esclusivamente in
funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Finora non ha
tuttavia ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per
ammettere la notorietà di un marchio23.
È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto dalle cerchie commerciali
interessate24. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato
come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome25. Il
marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei
prodotti e servizi in questione. Ciò presupporrà di regola un uso intenso del marchio in
Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel Paese, oppure che il marchio sia
usato all’estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il Tribunale federale ha
riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l’uso del marchio in Svizzera, ma viene
bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali
interessate26. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può
essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per
20 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi
notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg.
23 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 26 DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
206
i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente
conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio27. Un’estensione
della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla
procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un
processo civile28.
2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà
Il principio inquisitorio «limitato» nella procedura di opposizione (Parte 1, n. 5.4.1 seg.,
pag. 28) si applica anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un marchio
notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell’articolo 20 lettera b OPM, l’opponente è
tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l’opposizione,
anche l’opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente
conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto29. Qualora l’opponente non riesca a fornire la
prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in
applicazione per analogia dell’articolo 8 CC, incombono su di lui le conseguenze della
mancanza di prove.
La legge non definisce concretamente se, nell’ambito della procedura di opposizione, sia
necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla verosimile.
Tuttavia, per quanto concerne l’eccezione del mancato uso del marchio opponente, l’articolo
32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l’opponente renda verosimile l’uso del
marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l’opposizione, in particolare l’esistenza
di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella
maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d’assunzione delle prove per
esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione
quale iter possibilmente semplice e rapido. Inoltre le decisioni emesse nell’ambito di una
procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile30.
Un’asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua
veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi31.
2.4.2 Legittimazione passiva
In merito cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2.1, pag. 23.
27 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch. 28 DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp. 29 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
30 DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): un marchio è
stato dichiarato nullo nell’ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un’opposizione
contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.
31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Parte 6 – Procedura di opposizione
207
2.5 Termine di opposizione
L’opposizione deve essere inviata all’Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della
registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e
in caso d’inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4
lett. c LPM).
I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (https://www.swissreg.ch).
Le registrazioni internazionali sono pubblicate in un organo designato dall’OMPI (attualmente
la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM in
combinato disposto con la Regola 32 ResC).
Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il
termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della
pubblicazione.
Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a
decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l’ufficio
internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50
cpv. 1 OPM).
In merito al calcolo dei termini si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.5.2, pag. 31).
Esempi per il calcolo del termine:
Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 17 luglio 2014: inizio del termine il 17
luglio 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 17 ottobre 2014 alle 24.00.
Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 17 luglio 2014: inizio del termine il 1°agosto 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 1°novembre 2014 alle 24.00.
2.6 Tassa di opposizione
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2
LPM). La tassa corrisponde a 800.– franchi 32. La procedura di opposizione si limita a un
confronto tra il marchio su cui si fonda l’opposizione e il marchio impugnato. Se l’opposizione
si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente33. Lo stesso
vale se l’opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di
opposizione deve essere corrisposta una tassa34. Al fine di un ampliamento del campo di
protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio
opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati35.
32 OTa-IPI Allegato I. 33 Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7. 34 CRPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
208
In merito ai mezzi e al termine di pagamento si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n.
11.3, pag. 50 e Parte 1, n. 11.5, pag. 51).
Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle
condizioni procedurali e l’opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).
Nel caso in cui l’opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo una
tassa sia stata corrisposta entro i termini, l’Istituto fissa un termine supplementare entro il
quale l’opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine
originario, a quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato36. Una
volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma
mancante e il proseguimento della procedura è escluso37.
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto
La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in
conformità con l’OTa-IPI anche quando l’Istituto è chiamato a emettere una fattura (cfr. Parte
1, n. 11.3 segg., pag. 50).
3. Irregolarità dell’opposizione
3.1 Irregolarità irrimediabili
Se l’opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia.
Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in
collegamento con l’art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata
o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM) 38. Non si entra inoltre in materia se
l’opposizione
- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);
- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);
- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);
- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l’art. 3 LPM);
- contesta una domanda di registrazione39;
- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di
designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se
36 Tuttavia, cfr. CRPI, 1999, 283, consid. 4 – Chalet. 37 Art. 31 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 4 lett. c LPM. 38 CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) /
REXOL. 39 Secondo l’Istituto, il tenore dell’articolo 31 LPM, secondo cui l’opposizione è fatta contro la
«registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di
registrazione.
Parte 6 – Procedura di opposizione
209
- non è data la legittimazione attiva40, la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in
giudizio.
3.2 Irregolarità rimediabili
Si parla di irregolarità rimediabili se l’opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma
questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine
supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia
dell’opposizione (art. 23 PA).
Viene ad esempio stabilito un termine supplementare se,
- è necessario designare un recapito ai sensi dell’articolo 42 LPM e questo manca;
- le parti hanno designato un rappresentante, l’Istituto ha dubbi in merito al rapporto di
rappresentanza e manca la procura (artt. 21 e 5 OPM);
- manca la firma41.
Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o
devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata
dell’opposizione (art. 20 lett. d OPM)42. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere
corrette dalle parti o d’ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare43.
In caso di opposizione parziale, ossia se l’opposizione riguarda solo singole classi o singoli
prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare
devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione
seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». La procedura di
opposizione è una pura procedura di registrazione nell’ambito della quale non può essere
pronunciata una sentenza costitutiva (p.es. una riformulazione della lista dei prodotti e
servizi). Come nell’ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in
modo che, qualora l’opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel
dispositivo della decisione. All’opponente viene concesso un termine supplementare per
precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l’irregolarità non sia corretta
tempestivamente, l’opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o
parzialmente) irricevibile44.
Qualora la parte opponente non sia (o non sia ancora) iscritta nel registro dei marchi in
qualità di titolare del marchio opponente, le viene concesso un termine supplementare per
provare la sua legittimazione attiva al momento dell’inoltro dell’opposizione45. In caso di
mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull’opposizione. Qualora un
40 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Cfr. n. 2.1, pag. 201 seg.
42 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 CRPI, sic! 2001, 813, consid. 9 - Viva / CoopViva (fig.). 44 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK. 45 Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
210
marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l’Istituto invita questi ultimi a
designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti
i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del
marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell’Istituto (art. 4 OPM).
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione
Qualora l’Istituto rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine
supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, la parte opponente ne è
informata nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle
parti. Se l’opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di
opposizione, è ormai troppo tardi per informare l’opponente delle irregolarità.
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio
Le opposizioni possono essere riunite in un’unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non
influisce tuttavia sul numero o sull’entità delle tasse di opposizione46.
L’articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre
opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un’opposizione. Per motivi di efficienza,
l’Istituto può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle
altre.
4.2 Sospensione
Oltre all’esempio di cui sopra (cfr. anche Parte 1, n. 6, pag. 40), la procedura di opposizione
può altresì essere sospesa se l’opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un
deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio
è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).
Lo stesso vale se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe
essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La
procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al
rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).
La procedura è sospesa d’ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la
registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la
trasformazione47 in una domanda di registrazione nazionale (art. 9quinquies PM e art. 46a LPM).
La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all’Istituto entro tre mesi dalla
radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione
viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti
46 Si veda n. 2.6.1, pag. 206. 47 Parte 4, n. 2.5.5, pag. 86.
Parte 6 – Procedura di opposizione
211
d’esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione
dell’esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta
scaduto il termine di tre mesi.
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate
Su https://www.swissreg.ch è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione
contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili su
Swissreg consentono di determinare l’inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg
riporta le seguenti informazioni sullo stato dell’opposizione:
- Nessuna opposizione
- Pendente presso l’Istituto
- Decisione dell’Istituto del …
- Pendente presso il TAF
- Decisione CRPI, rispettivamente TAF del …
Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che
contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione48. La pubblicazione di queste
informazioni relative allo stato dell’opposizione non è tuttavia vincolante.
Su richiesta esplicita, l’Istituto conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la
scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata
presentata alcuna opposizione.
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione
5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro
Il rischio di confusione è valutato sulla base dei segni, così come sono stati iscritti nel
registro, e dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro al momento della decisione49.
5.2 Eccezione del mancato uso
Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, deve farlo
nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in
considerazione nelle fasi successive della procedura50. L’eccezione del mancato uso deve
essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all’opposizione. Non basta,
ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente
presunto un uso limitato del marchio oggetto dell’opposizione, senza che tale affermazione
48 Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o
nell’elaborazione.
49 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
212
sia enunciata chiaramente51. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza
l’effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, gli è accordata la
possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve
unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell’opposizione e
non renderlo verosimile, come prevede l’articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.
L’uso del marchio oggetto dell’opposizione non deve essere esaminato se al momento
dell’eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto o se l’eccezione viene ritirata nel
corso della procedura.
Fintantoché l’uso non è contestato o che il termine di carenza non è ancora scaduto, sono
determinanti per l’esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il
marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati52.
Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è
ripristinato con l’effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel
periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l’utilizzo del marchio nessuno
abbia invocato il mancato uso dello stesso.
5.3 Termine di carenza
L’articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per
l’uso del marchio. L’eccezione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM non è
ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata53.
5.3.1 Inizio del termine di carenza
Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di
opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).
Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari
fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto
della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura
concernente54 analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l’articolo 12
capoverso 1 LPM.
51 TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 52 TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.
54 La fine della procedura è decretata dall’emissione di una decisione a livello nazionale o
dall’emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter ResC. Cfr.
in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii
alla giurisprudenza.
Parte 6 – Procedura di opposizione
213
Per contro, se per una registrazione internazionale è stata emessa una dichiarazione in virtù
della regola 18ter 1) ResC 55, il termine di carenza decorre a partire dalla data di
pubblicazione della Gazette in cui è stata inserita la dichiarazione in questione56.
Qualora non siano stati iscritti nel registro né un rifiuto provvisorio di protezione né una
concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1 ResC, l’inizio del termine di carenza
è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell’iscrizione nel registro
internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione
internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza decorre dunque
a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d’esclusione che si oppone
(o può opporsi) al segno. Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime
d’esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 4, n. 3.2.1, pag. 93) e dalla data di
notifica dell’estensione della protezione («date de notification»).
Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18
mesi (art. 5.2)b) PM)57. Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data
di notifica dell’estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui
l’OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all’autorità nazionale e in cui inizia il termine
per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) ResC). Tale data può differire di
diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.
Se il PM trova applicazione solo in ragione dell’articolo 9sexies 1)b) PM, il termine di carenza
inizia a decorrere un anno dopo la data della notifica dell’estensione della protezione («date
de notification»).
Qualora trovi applicazione l’AM, il termine per il rilascio di un rifiuto della protezione è di un
anno. In questi casi il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 12 mesi dopo la data
della notifica («date de notification»).
5.3.2 Proroga della registrazione del marchio
La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e
non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure
possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.
5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura
Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l’eccezione del mancato uso e in tale
momento il termine di carenza è scaduto, l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo
55 Secondo la regola 18ter 1) ResC, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se
prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio) dal 1º gennaio 2011 (modifica ResC del
1º settembre 2009).
56 Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è
facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi. 57 La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il
rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi.
Parte 6 – Procedura di opposizione
214
marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM in combinato disposto con l’art.
32 LPM).
Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione rimane
inosservata. Nel caso in cui l’eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è
inammissibile e non viene considerata neppure come un novum58. Lo stesso vale per una
procedura di ricorso in cui non viene considerata un’eccezione del mancato uso sollevata
solo in tale procedura59.
5.4 Verosomiglianza dell’uso
5.4.1 Uso in Svizzera
È indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera60. Un’eccezione risulta dalla
Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti,
disegni, modelli e marchi61. Giusta l’articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l’uso del
marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell’altro Stato. Il diritto svizzero è però
determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso
perpetuante la tutela62. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, soltanto i
cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in
Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le
persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non
solo apparente in uno degli Stati contraenti63. Il marchio deve inoltre essere protetto in
entrambi gli Stati64.
L’uso di un marchio per l’esportazione (marchio d’esportazione) è espressamente assimilato
all’uso del marchio in Svizzera all’articolo 11 capoverso 2 LPM. Il marchio d’esportazione
non deve essere commercializzato in Svizzera ma deve essere utilizzato per i prodotti e i
servizi offerti dalla Svizzera o dalla Germania. Il semplice uso all’estero non perpetua la
tutela65.
5.4.2 Periodo d’uso
Se è stata invocata l’eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l’uso del
marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)66. È sufficiente
58 Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM. 59 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.). 60 TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 RS 0.232.149.136; TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP. 63 DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March
(fig.).
64 TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 TAF B-4540/2007, consid. 5 – Marchio a strisce (fig.) / Marchio a strisce (fig.). 66 TAF B-3294/2013, consid. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
215
dimostrare l’uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo
anteriore all’eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in
maniera ineccepibile al periodo dell’uso. A determinate condizioni è tuttavia possibile
prendere in considerazione documenti non databili insieme a documenti databili 67. Il
momento in cui tale eccezione del mancato uso viene sollevata è altresì determinante per
quanto riguarda la ripresa dell’uso dopo la scadenza del termine di carenza: finché nessuno
fa valere il mancato uso, il marchio può essere usato per la prima volta o riutilizzato anche
dopo la scadenza del termine di carenza (art. 12 cpv. 2 LPM).
5.4.3 Carattere serio dell’uso
Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende
l’intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato68. Ai fini della valutazione
dell’uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio
economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell’uso nonché
le circostanze particolari applicabili nei singoli casi69. Non è ritenuto serio l’uso finalizzato
esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita
simbolica70. Perché l’uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato,
anche se finora il Tribunale federale ha rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al
fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è
sufficiente un fatturato modesto71. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più
ampio rispetto ai beni di lusso72. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio
del marchio73.
5.4.4 Legame tra marchio e prodotto
Il marchio non deve figurare sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua la
tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia
considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad
esempio sufficiente l’uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera74. L’uso
deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati75.
67 TAF B-6251/2013, consid. 2.6 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 68 TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.
69 TAF B-6251/2013, consid. 2.3 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 70 DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay
(fig.). 71 DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen
(fig.) / Fünf Streifen (fig.).
72 TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.). 74 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Parte 6 – Procedura di opposizione
216
Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene
usato unicamente con riferimento all’azienda76. L’uso esclusivo come ditta o designazione
commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta
un riferimento astratto ad un’azienda77. Di conseguenza, l’uso della ditta nell’intestazione di
bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di
marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto
in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente
con il prodotto 78.
La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto
tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non
è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari
hanno consultato il sito e c’è stata un’effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi79.
5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati
5.4.5.1 Sussunzione
Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è
rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti per i quali
il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati (cfr. Parte 3, n. 4.5, pag. 76).
Occorre in particolare considerare che l’uso dei termini generali dei titoli delle classi della
classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili80.
Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la
protezione è accordata solo per prodotti di una determinata origine geografica, deve essere
reso verosimile l’uso per prodotti di tale provenienza81.
5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale
Si parla di uso parziale quando l’uso di un marchio registrato per un termine generale
(«Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale
termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita
dall’uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l’uso del marchio ha
un effetto perpetuante la tutela.
Per non limitare oltre misura le opportunità di sviluppo economico dei titolari di marchi, l’uso
del marchio non perpetua la tutela unicamente per i prodotti o servizi per i quali è stato reso
76 TAF B-5530/2013, consid. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 2, n. 4.3, pag. 65.
81 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.
Parte 6 – Procedura di opposizione
217
verosimile82. Il Tribunale amministrativo federale applica una soluzione minima estesa,
secondo la quale perpetua la tutela l’uso del marchio in relazione con quei prodotti e servizi
dei quali le cerchie commerciali determinanti presumono e si aspettano che siano utilizzati in
futuro, alla luce dell’uso accertato. Inoltre l’uso perpetua la tutela del marchio per il termine
generale nel suo insieme se l’uso è prototipo del termine in questione e se quest’ultimo è
definito in modo preciso e circoscritto83. I prodotti e servizi attribuibili al termine generale in
questione devono inoltre appartenere all’assortimento corrente di un fornitore tipico del
settore84. Secondo il TAF questo approccio corrisponde alla soluzione minima estesa
prevista dal diritto tedesco85, che essenzialmente coincide con la soluzione adottata
dall’EUIPO e dal Tribunale Ue.
Alla luce di quanto sopra, anche l’Istituto applica la soluzione minima estesa. A determinate
condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l’uso del marchio per un prodotto specifico
validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L’uso non può in nessun caso
essere esteso ai prodotti e servizi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c LPM. In
particolare non è possibile estendere l’uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse
imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non
può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto86, ossia a una
categoria che comprende un’ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di
tipo diverso87. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni
commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono
sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti88.
Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati
oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità89. Tali
categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddividibili se non in modo arbitrario90.
82 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAFr 5871/2011,
consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 84 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 85 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.). 86 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF 5871/2011,
consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.
87 Cfr. in questo senso TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 88 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, consid. 26 – Respicur. 89 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –
Cynaretten /Circanetten New. 90 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –
Cynaretten /Circanetten New.
Parte 6 – Procedura di opposizione
218
5.4.6 Uso in una forma divergente
In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto
soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni91.
Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LPM l’uso di una forma del marchio che non diverga in
maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L’omissione di
elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi,
mentre l’omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un’impressione d’insieme
diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato92. È di conseguenza
determinante che il nucleo distintivo del marchio, il quale ne determina l’impressione
d’insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio
sia mantenuto malgrado l’uso divergente93. Questo accade solo quando il pubblico riesce
dall’impressione d’insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio
registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso94. I
requisiti relativi all’identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono
essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione.
Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un’altra
impressione d’insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi
del marchio cui, nella valutazione dell’ammissibilità alla protezione, è attribuita un’importanza
minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono
considerati mere decorazioni senza carattere distintivo proprio95. Mentre sarebbe da negare
il principio generale per cui l’uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato
perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell’uso del solo elemento verbale dalla forza
distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto96. Nell’esame dell’uso
perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più
severamente le divergenze dovute all’omissione di componenti del marchio registrate
rispetto alle divergenze riconducibili a un’aggiunta di elementi97.
Le aggiunte che vanno oltre all’elemento figurativo con una funzione grafica subordinata
rappresentano un ostacolo per l’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio
non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È
pertanto determinante per l’uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il
marchio sia riconosciuto senza ricorso all’immaginazione, non soccomba quindi in una
«foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi
91 DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III
271, consid. 2.4 – Tripp Trapp.
92 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM
LIFE. 93 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-6251/2013, consid. 2.4 con rinvii – P&C (fig.) /
PD&C.
94 TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 97 TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
219
completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive non
modificano l’impressione d’insieme. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora
percepito come segno indipendente98.
5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari
Per prodotti ausiliari e servizi ausiliari si intendono le offerte, di norma gratuite, volte
esclusivamente a promuovere il prodotto principale99. Se l’impiego del marchio per prodotti o
servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie
commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti
ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene
percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla
funzione del marchio100. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare
del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe
39) ma non degli «stampati» (classe 16).
Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il
marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi,
posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può
essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l’impiego del
marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l’unica forma in cui è possibile fare
uso del marchio.
5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso
Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può
autorizzarne l’uso da parte di terzi. L’uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato
all’uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). L’autorizzazione deve essere rilasciata
prima che i terzi utilizzino il marchio101. Tale consenso può essere prestato per via
contrattuale, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, vendita o franchising. È altresì
considerato perpetuante la tutela del diritto al marchio, l’uso del marchio da parte di società
affiliate e di altre società strettamente legate dal profilo economico. L’autorizzazione può
essere rilasciata anche tacitamente102. Per contro, la semplice tolleranza dell’uso da parte di
terzi non equivale a un consenso103. È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il
titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi104.
98 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM
LIFE. 99 DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola. 100 CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.
101 TAF B-3294/2013, consid. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 103 TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.
Parte 6 – Procedura di opposizione
220
Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all’Istituto
presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding).
Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza
dimostrare tale fatto in alcun modo.
5.5 Mancato uso per gravi motivi
Qualora sussistano motivi gravi, l’opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il
mancato uso (art. 12 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 32 LPM). Le circostanze che non
dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad
esempio restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti e/o i
servizi per i quali il marchio è protetto, sono considerate legittimi motivi di non uso (art. 19
cpv. 1 TRIPS). Quest’eccezione deve essere applicata rigorosamente. Soltanto i motivi che
esulano completamente dal controllo del titolare sono atti a giustificare un mancato uso.
Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella
responsabilità del titolare105.
5.6 Aspetti procedurali
5.6.1 Scambio di allegati
In merito alle procedure a due parti cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1.2, pag. 37.
5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Giusta l’articolo 32 LPM l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo marchio o il
mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l’onere della prova e la
produzione dei mezzi di prova106. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l’uso del
marchio non viene verificato d’ufficio ma il resistente deve invocare espressamente
l’eccezione del mancato uso, nell’ambito dell’uso del marchio vige il cosiddetto principio
attitatorio107. Ciò significa che nella valutazione l’Istituto si fonda esclusivamente sui mezzi di
prova prodotti dall’opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.
L’Istituto non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui
l’eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l’uso del
marchio108. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga
utilizzato, è vincolante per l’Istituto che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella
procedura di opposizione109, deve basare la decisione su di esso.
105 CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora. 106 TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA
/ MILLEZIMUS.
108 TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.
Parte 6 – Procedura di opposizione
221
Nella procedura di opposizione l’opponente non deve strettamente provare l’uso del suo
marchio bensì solo renderlo «verosimile» (in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n.
5.4.4.2, pag. 30).
In merito ai mezzi di prova si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.4.4.1, pag 30).
Sono privi di forza probatoria gli estratti da pagine Internet allestiti dopo che è stato reso
verosimile il mancato uso e non contenenti informazioni che permettano di trarre conclusioni
circa un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio nel lasso di tempo determinante110.
Secondo la prassi dell’Istituto, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé
non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è
previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più
importanti per illustrare la portata e la durata dell’uso del marchio in Germania e siccome le
false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l’Istituto, le dichiarazioni
giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione
complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere
verosimile l’uso. Il Tribunale amministrativo federale si è dimostrato più severo, considerando
le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte111.
5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso
Se l’opponente ha reso verosimile l’uso del suo marchio devono essere valutati i motivi
relativi d’esclusione ai sensi dell’articolo 3 LPM. Se l’uso non è reso verosimile l’opposizione
non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l’esame dei motivi
relativi d’esclusione112.
6. Motivi di opposizione
Giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta
un rischio di confusione;
- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne
risulta un rischio di confusione.
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi
I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli
ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa
azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di
110 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); TAFB-5902/2013, consid. 2.6 –
WHEELS / WHEELY.
112 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig), my life (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
222
un unico titolare di marchi113. L’attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi
rivendicati secondo l’Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale
attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa114.
Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi
contenuti nella lista dei prodotti e/o dei servizi del marchio anteriore e non quelli
contrassegnati attualmente dal marchio115. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso
sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi
per i quali l’opponente ha reso verosimile l’uso del marchio116.
Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l’esperienza pratica possono
essere addotti a favore o contro la similarità117. In questo contesto, occorre partire dal
presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato
registrato (cosiddetto principio di specialità)118. In una prima fase occorre pertanto
determinare quale significato è attribuito ai prodotti e servizi e quali prodotti e servizi
rientrano effettivamente in tali termini (cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67).Un’eccezione a tale
principio viene fatta nell’ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia
essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù
dell’articolo 3 LPM119.
6.1.1 Indizi a favore della similarità
Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d’impiego, delle loro
caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»120.
Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro
produzione si basi sullo stesso know-how121.
Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche
degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al
prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità122.
113 TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).
114 TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 –
PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 115 TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE
DIEM / carpe noctem.
116 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF
B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Cfr. Parte 1, n. 5.4.1, pag. 27. 120 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC
(fig.) / Organic Glam OG (fig.).
121 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.
Parte 6 – Procedura di opposizione
223
Stessi canali di vendita: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori
in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita123. Può invece essere presa in
considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi124.
6.1.2 Indizi contro la similarità
Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va
generalmente negata125.
Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione
diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità126.
Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il
prodotto principale e le componenti127. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.
Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono
simili ai prodotti finiti128. Un’eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di
vista del pubblico hanno un’importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono
inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio129.
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi
La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio130. Il valore dei criteri di
distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre
dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi
anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio
per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto131. A tale scopo è
necessario verificare se il servizio riveste un’utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve
alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il
servizio come un pacchetto unico di prestazioni132. Ad esempio, i servizi di manutenzione e
riparazione che completano l’offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti
(cosiddetto «servizio dopo vendita»)133. C’è similarità anche tra progettazione e sviluppo di
123 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx
(fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).
128 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex. 130 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 131 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
133 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
224
hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per
computer della classe 9 dall’altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici
sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che
comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se
non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito134. Tutti questi esempi
sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi
esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la
semplice relazione funzionale135.
Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a
titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati
esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti
ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia
di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un
marchio registrato solo per l’«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono
pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e
«stampati» andrebbe negata136. Non c’è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da
1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di
Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro
trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un
tipo particolare di promozione dei prodotti137.
6.2 Identità dei segni
Sussiste un’identità di segni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b quando i marchi
sono assolutamente identici. Il criterio dell’identità va interpretato in maniera restrittiva.
6.3 Similitudine dei segni
I segni sono paragonati sulla base del registro138. Secondo la prassi del Tribunale federale la
questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base
dell’impressione d’insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente
servizi in questione139. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i
segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si
134 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
137 Cfr. anche Parte 2, n. 4.12, pag. 69; CRPI, sic! 2007, 39, consid. 4 segg. – Sud Express /
Expressfashion. 138 TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 con rinvii – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
Parte 6 – Procedura di opposizione
225
contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente140. È
pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere
impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio141.
L’aggiunta di elementi supplementari all’elemento distintivo principale di un marchio esistente
è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera
essenziale l’impressione d’insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una
corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali142. Anche l’aggiunta di un
altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo143. Questo modo di procedere
genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo
marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza
modifiche e completandolo con l’aggiunta del proprio segno distintivo144. Quando un marchio
anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento
indipendente nell’impressione d’insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei
segni può essere negata solamente se il segno/l’elemento ripreso è integrato nel nuovo
marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento
indipendente in seno al segno più recente145.
6.3.1 Marchi verbali
L’impressione d’insieme di un marchio verbale è determinata dall’effetto uditivo, dall’effetto
visivo e dal senso146. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia
ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali147. L’effetto uditivo è influenzato dal
numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali. Sono indizi di una similitudine
dei segni una sequenza vocale identica148 nonché l’esistenza di una rima tra i segni a
confronto149. L’effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e
dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate150. Poiché l’inizio e la fine di una parola
rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell’effetto uditivo e di
quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane151.
140 TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 141 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS. 142 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 CRPI, sic! 2006, 859 – Pfleger / CP Caren Pfleger. 145 TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 147 TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B-
4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).
148 TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 –
OMEGA / OU MI JIA (fig.). 150 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch
AG.
151 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.
Parte 6 – Procedura di opposizione
226
Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente
quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l’impressione d’insieme di un
marchio verbale152. Oltre all’effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le
associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono
alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un
marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell’altro marchio vi sono minori
probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili153. In tale contesto
va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue
ufficiali o, a contrario, che il senso dei marchi in conflitto sia direttamente riconoscibile in tutte
le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni154.
Nell’ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono
percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente
assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che
i segni corti siano confusi a causa dell’ascolto o della lettura non corretti155.
6.3.2 Marchi figurativi
In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di
confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso156. La difficoltà principale
risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo.
Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato
è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice
variazione o elaborazione del marchio opponente157. Anche in questo contesto sono rilevanti
l’impressione d’insieme e gli elementi che vi si imprimono158.
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati
Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare
caso per caso se ad essere dominante o determinante è l’elemento verbale o quello
figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva
l’impressione d’insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l’elemento verbale né
quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti159. Ad essere
152 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 con rinvii – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
156 TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.). 157 TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.). 158 TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss
Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).
159 TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
227
determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi160. Se un
marchio contiene elementi dotati di carattere distintivo sia verbali sia figurativi, entrambi
possono influire sulla memorabilità161.Qualora, tuttavia, l’elemento figurativo rivesta
semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata162.
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi
tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il
campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica
o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali163.
Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un
esame del valore di ciascuno degli elementi volto a verificare quali di essi sono ammessi alla
protezione e influiscono in modo determinante sull’impressione d’insieme164. Una
corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non
causa una similitudine dei marchi165.
Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale.
Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto
visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso
unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente166. Non sussiste
alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale
rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o
elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un’associazione mentale in virtù
della corrispondenza di senso non basta.
Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un
marchio tridimensionale sussiste solo quando quest’ultimo costituisce una replica
tridimensionale esatta del marchio figurativo167. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia
rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione
tridimensionale168.
160 TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 TAF B-3162/2010, consid. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).
162 TAF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 –
HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 163 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.). 165 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 166 IPI, sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 167 IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – Pincettes de Poisson (marchio tridimensionale). 168 Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – “Pincettes de
Poisson” (marchio tridimensionale).
Parte 6 – Procedura di opposizione
228
6.4 Rischio di confusione
6.4.1 Rischio di confusione diretto
L’esame del rischio di confusione si fonda sull’iscrizione nel registro e non sulle modalità
(correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato169. Il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 3
capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del
marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il pericolo che le
cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei
marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attributi al titolare del marchio
sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di
associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il
consumatore medio confonda il marchio170.
6.4.2 Rischio di confusione indiretto
La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in
grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro
similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti
diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente171.
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi
L’esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto
astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il
parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell’ambito della
similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall’altro
dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione172.
Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il
rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché
tale rischio sia escluso173 e viceversa. In questo contesto si parla di interazione174. Qualora
169 TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 –
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
170 DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat. 171 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch
AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE
DIEM / carpe noctem.
172 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF
122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel
inside (fig.) / GALDAT INSIDE.
173 DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.
Parte 6 – Procedura di opposizione
229
già dall’esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il
rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata175.
6.6 Grado di attenzione
È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con
quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La
giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è
caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto
rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o
meno ristretta di professionisti176. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non
consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un
grado di attenzione medio177.
Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente acquistati con
un maggiore grado di attenzione178. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di
gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di
transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari
valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma
preceduta da un esame approfondito di svariati criteri179. La situazione è analoga per servizi
delle classi 42 (servizi scientifici e industriali) e 44 (servizi medici e servizi di informazione
medica), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto
economico più stretto180. Di servizi d’intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per
contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale181. Prodotti
della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di
articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui
si presuppone un grado di attenzione medio182. Si stima un grado d’attenzione medio anche
per l’acquisto di bevande alcoliche (classe 33): pur essendo acquistati da un numero ridotto
di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso
quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale con un grado di attenzione
normale183. Lo stesso vale per i prodotti della classe 34: in quanto prodotti voluttuari le
sigarette, il tabacco e gli articoli per fumatori si rivolgono a un ampio pubblico, dal quale non
ci si può attendere un grado d’attenzione particolare per quanto riguarda l’esame delle
175 TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a –
Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.). 177 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 TAF B-1760/2012, consid. 4.2 con rinvii – ZURCAL / ZORCALA. 179 TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).
180 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
230
differenze tra i marchi184. A differenza dei beni di massa di uso quotidiano, i prodotti della
classe 25 (abbigliamento) tendono a essere acquistati con un grado d’attenzione lievemente
maggiore poiché di regola vengono provati prima di essere comprati185. Sono considerati
prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso
derrate alimentari delle classi 39 e 30186, bevande della classe 32187 e saponi e cosmetici
della classe 3188.
6.7 Forza distintiva
Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L’ambito di
similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una
divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente189. Sono considerati deboli,
segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta
somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente190. Il solo fatto che un segno è
dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno
debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo
in relazione con i prodotti e servizi rivendicati191.
Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di
dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del
commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di
dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si
estende all’elemento appartenente al dominio pubblico192,193. Questo vale, in linea di
principio, anche per i marchi forti194. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di
confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere
soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo
complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell’uso o all’intensità
184 TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.). 187 DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella. 188 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 –
Kamillosan / Kamillan. 189 In merito si veda anche la prassi comune del Programma di convergenza dell’EUIPO concernente
l’impatto sul rischio di confusione di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo
debole (CP5) che corrisponde, per quanto al risultato, allla prassi dell’Istituto e i cui criteri possono
essere applicati. Altre informazioni sono reperibili sul sito https://www.tmdn.org/network/converging-
practices.
190 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic!
2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Cfr. nota 189. 194 CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.)
/ (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
231
dell’attività pubblicitaria e l’elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione
estesa del marchio195. All’occorrenza possono essere prese in considerazione altre
circostanze quali l’uso dell’elemento di dominio pubblico quale marchio di serie196.
Con l’opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d’esclusione di cui
all’articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell’esame del rischio di
confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un
marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di
confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione197. La
registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame dei motivi assoluti d’esclusione ai sensi
dell’articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite198.
L’ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento
giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d’ufficio. Occorre distinguere se debba
essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti
marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell’ambito dell’opposizione l’Istituto deve
poter valutare e constatare l’eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale
scopo l’Istituto esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e su Internet. Alle parti viene
accordato il diritto di audizione giusta l’articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un
fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (p.es. ricerche in lessici
specializzati, ricerche su Internet).
I marchi conosciuti199 beneficiano di una forza distintiva accresciuta200. Nella procedura di
opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d’ufficio
soltanto in maniera limitata. Spesso l’opponente afferma che il marchio opponente è
conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all’Istituto i
documenti necessari. Se l’Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta
effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta
notorietà201: un’eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali
p.es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Se l’opponente non è in grado di dimostrare in
maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della
carenza di prove e l’Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio.
195 TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; TAF B-3757/2011,
consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.). 197 DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex /
LIFETEA.
198 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 5, n. 3.7
pag. 101. 199 L’espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto
può essere confusa con l’espressione «marchio imposto» ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM.
200 TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
232
La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei
segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio
imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione202. Di per sé l’imposizione nel
commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di
provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione
esteso203.
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione)
Se l’opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è
parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l’opposizione è respinta (art. 33 LPM).
8. Notificazione della decisione
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero
Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al rappresentante
in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della
notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell’invio per raccomandata).
Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b
PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali
Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all’estero e
deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o
recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi
assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della
protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o
un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono
fatti valere solo i motivi relativi d’esclusione. Se non viene designato un recapito
rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art.
21 cpv. 2 OPM). Il resistente può tuttavia designare ulteriormente un recapito in Svizzera
(art. 11b cpv. 1 PA).
Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o
recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale
202 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 CRPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
233
(art. 36 lett. a e b PA)204. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della
decisione sull’opposizione viene trasmessa all’OMPI una «déclaration d’octroi de la
protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d’octroi partiel de la
protection».
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi
assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene emesso un rifiuto provvisorio della
protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito
rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto
provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d’esclusione.
In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d’esclusione e la procedura di
opposizione è formalmente sospesa.
A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi
e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione
internazionale impugnata.
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito
rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere
ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n.
3.2, pag. 98 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante
e la procedura d’opposizione è proseguita.
Se i motivi assoluti d’esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale
decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità
di ricorso in virtù dell’art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la
procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti
e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione
dell’esito della procedura di ricorso.
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un
rappresentante entro i termini
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito
rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi
assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n. 4.3, pag. 26)205. Se tale decisione non è impugnata e se
non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di
opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la
204 CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève. 205 Segnatamente in virtù dell’art. 42 LPM, degli artt. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso
e proseguimento della procedura ai sensi degli artt. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.
Parte 6 – Procedura di opposizione
234
procedura di opposizione è ripresa in funzione dell’esito della procedura di ricorso o del
proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all’opponente tramite
pubblicazione nel Foglio federale.
9. Casistica
Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell’Assistenza
all’esame dell’Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).
235
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
1. Introduzione
Per mezzo della procedura di cancellazione per mancato uso ai sensi dell'articolo 35a LPM,
chiunque ha la possibilità di richiedere la cancellazione di una registrazione per mancato uso
del marchio in conformità con l'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per
il mancato uso.
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva
Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso
(art. 35a cpv. 1 LPM; per ulteriori dettagli sulla legittimazione attiva cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.3,
pag. 22). La domanda di cancellazione può riguardare sia una registrazione svizzera sia una
registrazione internazionale protetta in Svizzera e può essere presentata, al più presto
cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque
anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM) (cfr. anche
n. 2.4, pag. 236).
2.1 Domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione deve essere presentata per iscritto in due esemplari e deve
essere firmata. Può essere inoltrata per e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.
La domanda di cancellazione deve contenere (art. 24a lett. a–e OPM):
a) il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del richiedente;
b) il numero della registrazione del marchio di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la
ragione commerciale del titolare del marchio;
c) una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
d) una motivazione della domanda di cancellazione che renda in particolare verosimile il
mancato uso;
e) i rispettivi mezzi di prova.
Una domanda di cancellazione per mancato uso può anche essere presentata in parallelo a
una procedura di opposizione (cfr. Parte 1, n. 6.1, pag. 40). Una domanda di cancellazione
presentata dal resistente soggiace agli stessi criteri di ricevibilità previsti per una domanda di
cancellazione presentata da terzi. Di conseguenza, il richiedente che è al contempo
resistente nella procedura di opposizione è segnatamente tenuto a pagare la tassa di
cancellazione e a rendere verosimile il mancato uso; non può limitarsi a invocare il mancato
uso del marchio.
Qualora sia presentata una domanda di cancellazione in parallelo a una procedura di
opposizione, giusta l'articolo 23 capoverso 4 OPM l'Istituto può sospendere la procedura di
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
236
opposizione e decidere dapprima in merito alla domanda di cancellazione per mancato uso
(Parte 6, n. 4.2, pag. 210). Nel caso di una cancellazione totale della registrazione oggetto
della domanda di cancellazione, in linea di principio la procedura di opposizione diviene
irricevibile poiché non si fonda più su un marchio anteriore1. Per contro, se la domanda di
cancellazione è accolta solo parzialmente, l'Istituto tratta l'opposizione sulla base del marchio
parzialmente cancellato.
2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene chiesta la cancellazione per mancato uso di un
determinato marchio in una determinata misura (cfr. art. 24a lett. c OPM). Qualora la
domanda di cancellazione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il
marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati
singolarmente. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione della domanda di
cancellazione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo l'avvio della procedura.
In caso di ambiguità delle conclusioni, al richiedente viene assegnato un breve termine
supplementare entro cui precisarle (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31).
Nell'eventualità di una scadenza inutilizzata del termine non si entra nel merito della
domanda.
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova
La domanda di cancellazione deve essere motivata, in particolare rendendo verosimile il
mancato uso ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM). Pertanto la domanda
deve essere corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso
(art. 24a lett. e OPM) (cfr. anche n. 4.1, pag. 239).
Qualora non siano presentate motivazioni o non siano prodotti mezzi di prova appropriati, al
richiedente viene assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (in merito ai termini
cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Se il difetto non è eliminato entro il termine supplementare, non
si entra nel merito della domanda.
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione può essere presentata al più presto cinque anni dopo la
scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della
procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).
Per i marchi svizzeri, le informazioni pubblicate in Swissreg permettono di determinare a
partire da quale data è possibile presentare una domanda di cancellazione per mancato uso
(a questo riguardo cfr. Parte 6, n. 4.3, pag. 211).
Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o
meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50a OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto
1 Cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 202.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
237
provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a
disposizione dell'Istituto per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2) PM)2 o
con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18ter 1) ResC)3. Se
è stato emesso un rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento
in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in
giudicato.
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM l'Istituto non entra nel merito di una domanda di
cancellazione presentata prima della scadenza di tali termini.
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso
La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'Istituto. Si tratta di un importo
forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura. La tassa
ammonta a 800.– franchi 4.
Se la tassa non è pagata entro il termine fissato (in merito alle condizioni di pagamento e
all'osservanza dei termini di pagamento cfr. Parte 1, n. 11.3 segg., pag. 50), la domanda di
cancellazione è considerata non presentata e non si procede all'entrata in materia (art. 35a
cpv. 3 LPM).
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione
Se una domanda di cancellazione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati
(art. 24c OPM). In tal caso l'Istituto emette una decisione d'irricevibilità senza audizione
preliminare delle parti.
Una domanda di cancellazione che non è palesemente irricevibile, viene trasmessa al
titolare del marchio perché possa inoltrare una risposta (art. 24c cpv. 1 OPM; in merito allo
scambio di allegati cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1, pag. 37 segg.).
2 L’obbligo di emettere una dichiarazione di concessione della protezione secondo la Regola 18ter 1)
ResC è in vigore solo dal 1° gennaio 2011.
3 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», reperibile alla
pagina
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf): il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto
di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione
(per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la
procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della
protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l’emissione di un rifiuto della
protezione che è di 12 mesi se è applicato l’AM o di 18 mesi se è applicato il PM. Se è stata emessa
una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame
accelerato, il termine decorre dall’emissione della concessione.
4 Cfr. allegato OTa-IPI.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
238
3. Osservazioni generali in merito alla procedura
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Secondo l'articolo 35b LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del
marchio. Se ciò avviene, il titolare del marchio deve rendere verosimili l'uso del suo marchio
o gravi motivi per il suo mancato uso (in merito al concetto di verosimiglianza cfr. Parte 1, n.
5.4.4.2, pag. 30). Sulle parti incombono l'onere della prova nelle fattispecie in questione e la
produzione dei rispettivi mezzi di prova5.
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio
Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio possono essere riunite in
un'unica procedura (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non
influisce tuttavia sul numero e sull'entità delle tasse dovute per la cancellazione.
Se lo stesso marchio è già oggetto di una domanda di cancellazione, l'Istituto può
sospendere altre domande di cancellazione (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23
cpv. 2 OPM). Per motivi di efficienza, l'Istituto può decidere in merito a una delle domande di
cancellazione e sospendere il trattamento delle altre domande.
4. Motivi di cancellazione
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM un marchio può essere cancellato per mancato uso ai
sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso
(art. 12 cpv. 1 LPM). Questa disposizione interessa qualsiasi marchio utilizzato in modo non
conforme alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM.
Nella sua domanda, il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio
impugnato (art. 24a lett. d OPM; cfr. n. 4.1, pag. 239).
Per reagire alla domanda di cancellazione, la controparte ha diverse possibilità: può
contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (cfr. n. 4.1, pag. 239) e/o
rendere verosimile l'uso del marchio impugnato (cfr. n. 4.2, pag. 239). Ha inoltre la possibilità
di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. n. 4.3, pag. 239).
Se la controparte si limita a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio
invocata dal richiedente, l'Istituto non ordina un secondo scambio di allegati.
La valutazione dell'uso del marchio nell'ambito della procedura di cancellazione avviene in
due fasi: l'Istituto verifica dapprima se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del
marchio. Questo esame è effettuato d'ufficio, anche qualora la controparte non contesti
formalmente la verosimiglianza del mancato uso.
5 In merito ai mezzi di prova cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 29.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
239
Se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio, in una seconda fase l'Istituto
verifica se la controparte ha reso verosimile l'uso del marchio secondo le condizioni di cui
all'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.
4.1 Verosimiglianza del mancato uso
Secondo l'articolo 35b capoverso 1 lettera a LPM il richiedente deve rendere verosimile il
mancato uso del marchio. Questa condizione corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 LPM,
ma dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. L'Istituto, pertanto, prende in
considerazione in particolare il genere di prodotti e/o servizi per i quali è contestato l'uso del
marchio. Prende altresì in considerazione la persona del depositante.
Il richiedente deve presentare mezzi di prova appropriati (p.es. ricerche sull'uso del marchio,
conferma di terzi). Nella maggior parte dei casi la prova diretta del mancato uso sotto forma
di fatto negativo non è fornibile. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del
mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. Di norma, in tali
circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non è riconosciuta sulla base di un singolo
mezzo di prova.
In quest'ottica la controparte può contestare le asserzioni e i mezzi di prova del richiedente.
Inoltre può produrre mezzi di prova atti a mettere in serio dubbio la verosimiglianza del
mancato uso invocato dal richiedente.
Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di
cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a
rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi
per il mancato uso.
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio
La controparte può altresì produrre la prova della verosimiglianza dell'uso del suo marchio
conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM. A tale scopo deve presentare tutti i
mezzi di prova appropriati.
Nell'ambito della procedura di cancellazione giusta l'articolo 35a LPM, la valutazione della
verosimiglianza dell'uso soggiace agli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione,
in cui l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente qualora sia fatta
valere l'eccezione del mancato uso. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni di cui
sopra (cfr. Parte 6, n. 5.4, pag. 214 segg.).
4.3 Mancato uso per gravi motivi
Se il marchio non è utilizzato, la controparte può invocare l'esistenza di gravi motivi che
giustifichino il mancato uso. Sono considerate gravi motivi le circostanze che non dipendono
dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad esempio
restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti per i quali il
marchio è protetto. In quest'ambito vanno osservate le considerazioni sulla procedura di
opposizione di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.5, pag. 220).
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
240
5. Conclusione della procedura
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Se le condizioni per un'entrata in materia non sono soddisfatte6, l'Istituto dichiara irricevibile
la domanda di cancellazione e non emette alcuna decisione materiale.
La procedura di cancellazione può essere conclusa senza decisione materiale anche in caso
di ritiro, transazione e domande divenute prive di oggetto (cfr. Parte 1, n. 7.2, pag. 42 seg.).
5.2 Decisione materiale
Se la domanda è ricevibile (cfr. n. 2, pag. 235 segg.), l'Istituto conclude la procedura
emettendo una decisione materiale7. A seconda dell'esito della procedura la domanda viene
respinta oppure accolta interamente o parzialmente (art. 35b cpv. 1 e 2 LPM). Al contempo
l'Istituto statuisce se e in quale misura le spese (tassa e indennità di parte) della parte
vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM)8.
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione
L'Istituto respinge la domanda di cancellazione nei casi seguenti:
a) il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a
LPM; cfr. n. 4.1, pag. 239);
b) la controparte e titolare del marchio impugnato rende verosimili l'uso del marchio o
gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. b LPM; cfr. n. 4.2 e n. 4.3,
pag. 239).
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione
Se la domanda è giustificata, viene accolta dall'Istituto. Dopo la crescita in giudicato9 della
decisione di cancellazione l'Istituto cancella interamente o parzialmente la registrazione
concernente (art. 35 lett. e LPM). L'entità della cancellazione dipende dalle conclusioni della
domanda (cfr. n. 2.2, pag. 236).
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione
Se il richiedente rende verosimile il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi o i
gravi motivi resi verosimili per il mancato uso riguardano solo una parte dei prodotti e/o
servizi, l'Istituto accoglie la domanda solo per una parte (art. 35b cpv. 2 LPM) e la
registrazione viene cancellata parzialmente (art. 35 lett. e LPM). In questo contesto si pone
la questione delle ripercussioni dell'uso parziale del marchio sulla designazione dei prodotti
6 Cfr. n. 2, pag. 234 segg. 7 In merito al contenuto della decisione cfr. Parte 1, n. 7.1, pag. 40 segg. 8 Cfr. Parte 1, n. 7.3, pag. 42 segg. 9 Cfr. Parte 1, n. 9, pag. 47 segg.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
241
e/o servizi iscritti nel registro, in particolare qualora siano registrati in relazione a un termine
generale.
Nella procedura di cancellazione l'Istituto applica l’approccio adottato nella procedura di
opposizione, ossia la cosiddetta soluzione minima estesa10. L’uso parziale ha un effetto
perpetuante la tutela per i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono
sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. In caso di uso parziale del
marchio o qualora il mancato uso per gravi motivi riguardi solo una parte dei prodotti o
servizi, la domanda di cancellazione è accolta unicamente per il resto dei prodotti o servizi.
Inoltre, se un marchio è registrato per un termine generale, la registrazione è mantenuta
esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è reso verosimile l’uso secondo i criteri della
soluzione minima estesa. Per gli altri prodotti o servizi la registrazione è cancellata (art. 35
lett. e LPM in combinato disposto con l’art. 35b cpv. 2 LPM). In altre parole il termine
generale registrato è sostituito con una riformulazione della lista dei prodotti e servizi.
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni
internazionali
Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Istituto che ordina la cancellazione totale o
parziale, per le registrazioni internazionali viene inoltrata una notificazione ai sensi della
regola 18ter 4) ResC all'OMPI.
6. Casistica
Le decisioni di principio formali e tutte le decisioni materiali sono reperibili sulla piattaforma di
assistenza all'esame dell'Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).
10 Cfr. Parte 6, n. 5.4.5.2, pag. 215.
242
Allegato
ISO 8859-15 (caratteri stampabili)
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Directives en matière de marques
pour les procédures suivantes:
- enregistrement de marques
- tenue du registre
- enregistrement international des marques
- examen matériel de marques
- opposition
Berne, 1.1.2011
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property Stauffacherstrasse 65 CH 3003 Berne Tél. +41 (0)31 377 77 77 Fax +41 (0)31 377 77 78 www.ige.ch
1
Table des matières
Table des matières 1 Table des abréviations 12
Partie 1 – Procédure d’enregistrement 15
1. Bases légales 15
2. Examen préliminaire 15
2.1 Dépôt 15
2.1.1 Demande d‟enregistrement 15
2.1.2 Reproduction de la marque 15
2.1.3 Liste des produits et/ou des services 15
2.1.4 Demande incomplète 15
2.2 Date de dépôt 16
3. Examen formel 16
3.1 Dépôt 16
3.1.1 Formulaire 16
3.1.2 Langue 16
3.1.3 Déposant 17
3.1.4 Signature et moyens de communication 18
3.1.5 Mandataire 18
3.1.6 Procuration 19
3.2 Reproduction de la marque 20
3.2.1 Revendication de couleur(s) 20
3.2.2 Marque verbale 21
3.2.3 Marque verbale/figurative et marque figurative 21
3.2.4 Marque sonore 21
3.2.5 Marque tridimensionnelle 22
3.2.6 Hologramme 22
3.2.7 Marque de couleur (abstraite) 22
3.2.8 Marque de position 22
3.2.9 Marque de mouvement 22
3.2.10 Marque olfactive 23
3.3 Revendication d‟une priorité 23
3.3.1 Priorité au sens de la CUP 23
3.3.2 Priorité découlant d‟un droit de réciprocité 24
3.3.3 Priorité découlant d‟une exposition 25
3.4 Procédure d‟examen accélérée 25
Table des matières
2
3.5 Taxes 25
3.6 Délais 25
3.7 Poursuite de la procédure 27
3.8 Modification de la marque Ŕreport de la date de dépôt 27
3.9 Publication et validité 28
4. Liste des produits et/ou des services 28
4.1 Bases légales 28
4.2 Classification de Nice 28
4.3 Emploi des intitulés de classes de la Classification de Nice 29
4.4 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe » 30
4.5 Prise en compte du numéro de classe lors de l‟examen des produits 30
4.6 Utilisation de termes dans une langue autre qu‟une langue officielle 31
4.7 Services des classes 38 et 42 31
4.8 Les services de vente au détail et de vente en gros 31
4.9 Les outils d‟aide à la Classification 32
Partie 2 – Registre 33
1. Enregistrement 33
2. Prolongations 34
3. Modifications et radiation 34
3.1 Transferts 34
3.2 Cessions partielles 35
3.3 Division de la demande ou de l‟enregistrement 35
3.4 Licences 36
3.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée 36
3.6 Radiation partielle 37
3.7 Autres modifications 37
3.8 Rectifications 37
3.9 Radiations 37
4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces 38
4.1 Registre des marques 38
4.2 Renseignements et consultation des pièces 38
5. Documents de priorité 38
Partie 3 – Enregistrements internationaux 39
1. Enregistrements internationaux à base suisse 39
1.1 Conditions de base pour l‟utilisation du Système de Madrid 39
1.2 Demandes d‟enregistrement international (art. 3 AM/PM) 40
1.2.1 Calcul du délai de priorité 40
Table des matières
3
1.2.2 Contenu et examen de la demande par l‟Institut 41
1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l‟OMPI 41
1.2.4 Décision d‟octroi ou de refus par les parties contractantes désignées 42
1.3 Désignations postérieures (art. 3ter2) AM/PM, règle 24 RexC) 42
1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux 43
1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC) 43
1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC) 44
1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC) 44
1.4.4 Modification du nom ou de l‟adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC) 44
1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC) 45
1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux 45
1.5.1 Licence (règle 20bis RexC) 45
1.5.2 Remplacement (art. 4bis1) AM/MP Ŕrègle 21 RexC) 45
1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC) 46
1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC) 46
1.5.5 Transformation (art. 9quinquies PM) 46
1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC) 47
1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC) 47
1.6 Renouvellement de l‟enregistrement international (règles 29 à 31 RexC) 48
1.7 Rectifications (règle 28 RexC) 48
2. Protection d‟un enregistrement international en Suisse 49
2.1 Procédure auprès de l‟Institut 49
2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse 49
2.1.2 Notification d‟un refus provisoire et délai pour y répondre 49
2.1.3 Légitimation et représentation 50
2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire 50
2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus 51
2.1.6 Poursuite de la procédure 52
2.1.7 Procédure d‟examen accélérée 52
2.2 Procédure devant l‟OMPI 52
2.2.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse 52
2.2.2 Contenu de la notification d‟un refus provisoire 53
2.2.3 Avis d‟irrégularités (règle 18 RexC) 53
2.2.4 Confirmation ou retrait d‟un refus provisoire (règles 18ter2), 3 et 4) RexC) 53
2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC) 53
2.2.6 Invalidation (règle 19 RexC) 55
2.2.7 Rectification (règle 28 RexC) 55
Table des matières
4
Partie 4 – Examen matériel des marques 56
1. Bases légales 56
2. Aptitude à constituer une marque 56
3. Principes généraux 57
3.1 Critères d‟examen identiques pour l‟ensemble des catégories et types de marques 57
3.2 Impression d‟ensemble 57
3.3 Relation avec les produits et les services 58
3.4 Appréciation sur la base de la demande d‟enregistrement 58
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés 59
3.6 Langues à prendre en considération 59
3.7 Cas limites 60
3.8 Egalité de traitement 60
3.9 Principe de la confiance 61
3.10 Décisions étrangères 62
3.11 Recherches sur Internet pour l‟examen de l‟appartenance au domaine public 62
4. Domaine public 63
4.1 Bases légales 63
4.2 Notion de domaine public 63
4.3 Examen des marques fondé sur l‟art. 2 let. a LPM 64
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret 64
4.3.2 Besoin de disponibilité 65
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits et/ou des services 66
A. Signes conventionnels 67
4.4 Marques verbales 67
4.4.1 Généralités 67
4.4.2 Indications descriptives 67
4.4.2.1 Désignations génériques 69
4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques 69
4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés 69
4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement 70
4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires 70
4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets 70
4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres 71
4.4.2.3 Indications générales de qualité 72
4.4.2.4 Désignations de couleur 72
4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive 72
4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI) 73
4.4.3 Expressions courantes 73
4.4.4 Slogans 73
4.4.5 Raisons de commerce 74
Table des matières
5
4.4.6 Noms de domaine et numéros téléphoniques 75
4.4.7 Signes libres 75
4.4.8 Signes en principe admis à l‟enregistrement 76
4.4.8.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public 76
4.4.8.1.1 Combinaisons d‟éléments descriptifs 76
4.4.8.1.2 Combinaisons d‟indications descriptives avec des lettres ou des chiffres 77
4.4.8.2 Modifications et mutilations 77
4.4.8.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots 78
4.4.8.4 Désignations à caractère symbolique 78
4.4.8.5 Plusieurs langues 79
4.5 Signes simples 79
4.5.1 Lettres et chiffres 79
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres 79
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres 80
4.5.4 Figures géométriques 80
4.5.5 Signes de ponctuation 80
4.5.6 Signes en principe admis à l‟enregistrement 81
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers 81
4.5.6.2 Monogrammes 81
4.6 Marques verbales/figuratives 82
4.7 Marques figuratives 84
4.8 Marques sonores 85
B. Signes non conventionnels 86
4.9 Motifs 87
4.10 Marques de couleur 87
4.11 Marques tridimensionnelles (marques de forme) 88
4.11.1 Notion 88
4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large 89
4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit 90
4.11.4 Motifs d‟exclusion selon l‟art. 2 let. b LPM 90
4.11.4.1 Nature même du produit 90
4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires 91
4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM) 91
4.11.5.1 Combinaisons d‟une forme de produit ou d‟emballage avec des éléments bidimensionnels distinctifs 95
4.12 Marques de position 96
4.13 Marques de mouvement 97
4.14 Hologrammes 97
4.15 Autres types de marque 98
5. Signes propres à induire en erreur 98
Table des matières
6
5.1 Généralités 98
5.2 Risque manifeste de tromperie 98
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l‟usage 100
6. Signes qui sont contraires à l‟ordre public ou aux bonnes mœurs 100
7. Signes contraires au droit en vigueur 101
7.1 Remarques générales 101
7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques 102
7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes 102
7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services 103
7.2.1.2 Examen du risque de confusion 103
7.2.1.3 Croix suisse 104
7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers 104
7.3 Protection de la Croix-Rouge 105
7.4 Organisations internationales 106
7.5 Interdiction d‟utiliser certaines indications 108
8. Indications de provenance 108
8.1 Notion 108
8.2 Types d‟indications de provenance 109
8.2.1 Indications de provenance directes 109
8.2.2 Indications de provenance indirectes 109
8.2.3 Indications de provenance simples 110
8.2.4 Indications de provenance qualifiées 110
8.3 Indications de provenance pour des services 111
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance 111
8.4.1 Indications ayant une double signification 111
8.4.2 Noms géographiques inconnus 112
8.4.3 Signes symboliques 113
8.4.4 Impossibilité matérielle 113
8.4.5 Désignations de type 114
8.4.6 Noms génériques 114
8.4.7 Noms de groupes ethniques 115
8.4.8 Provenance commerciale 115
8.4.9 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.) 116
8.4.10 Titres de médias et de produits de l‟édition; indications de contenu 116
8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie 117
8.4.12 Noms de compagnies aériennes 117
8.4.13 Noms d‟organisations sportives 117
8.4.14 Noms d‟événements sportifs ou culturels 118
8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac 118
8.4.16 Services de voyage 118
Table des matières
7
8.5 Domaine public 119
8.5.1 Indications de provenance directes 119
8.5.2 Indications de provenance indirectes 119
8.5.3 Enregistrement d‟une indication de provenance directe comme marque imposée 120
8.6 Tromperie sur la provenance géographique 120
8.6.1 Principe 120
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d‟une deuxième signification propre (« secondary meaning ») 121
8.6.3 Correctifs 121
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes » 122
8.6.5 Pratique en matière de limitation 122
8.6.6 Dénominations contradictoires 124
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) 124
8.7.1 Accords bilatéraux 124
8.7.2 Accord sur les ADPIC 125
8.7.3 Convention de Stresa 126
8.7.4 Loi sur l‟agriculture (LAgr) 126
8.8 Vin et spiritueux: appréciation de l‟appartenance au domaine public et du risque de tromperie de marques qui contiennent un nom ou un signe géographique 127
8.8.1 Indications de provenance nationales 127
8.8.2 Indications de provenance étrangères 127
8.8.2.1 Accords bilatéraux 127
8.8.2.2 ADPIC 128
9. Marques collectives et marques de garantie 128
9.1 Marques collectives 128
9.2 Marques de garantie 129
10. Marques imposées 130
10.1 Principe 130
10.1.1 Notion de marque imposée 130
10.1.2 Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité 130
10.1.3 Usage à titre de marque 131
10.1.4 Etablissement du caractère de marque imposée 131
10.1.5 Relation avec la liste des produits et des services 132
10.1.6 Milieux concernés déterminants 132
10.1.7 Lieu 133
10.1.8 Date de dépôt 133
10.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents 133
10.2.1 Généralités 133
10.2.2 Moyens de preuve 133
10.2.3 Lieu de l‟usage 134
10.2.4 Durée de l‟usage 134
Table des matières
8
10.2.5 Usage du signe avec des éléments supplémentaires 134
10.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d‟opinion 135
10.3.1 Généralités 135
10.3.2 Cas d‟application 135
10.3.3 Signe à présenter lors du sondage 136
10.3.4 Lieu du sondage d‟opinion 136
10.3.5 Modalités du sondage d‟opinion 136
10.3.6 Représentativité 137
10.3.7 Questions à poser 137
10.3.8 Mesure dans laquelle une marque s‟est imposée 139
10.3.9 Présentation et contenu du sondage d‟opinion 139
Partie 5 – Procédure d’opposition 140
1. Introduction 140
1.1 Bases légales 140
1.2 Nature juridique de la procédure d‟opposition 140
1.3 Principes de procédure 140
2. Conditions requises pour une décision sur le fond 141
2.1 Mémoire d‟opposition 141
2.2 Conclusions 142
2.3 Motivation 142
2.4 Parties 143
2.4.1 Légitimation active 143
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée 143
2.4.1.2 Marque notoirement connue 143
2.4.1.2.1 Bases légales 143
2.4.1.2.2 Exigence d‟un état de fait international 143
2.4.1.2.3 Le degré de connaissance requis 144
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve 145
2.4.1.3 Marque de haute renommée 146
2.4.2 Légitimation passive 146
2.4.3 Représentation devant l‟Institut 147
2.4.4 Légitimation active du preneur de licence 147
2.4.5 Transfert de marque (changement de partie) 147
2.4.6 Décès d‟une partie 148
2.4.7 Faillite d‟une partie 148
2.5 Délai d‟opposition 148
2.6 Taxe d‟opposition 149
2.6.1 Echéance et montant 149
2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l‟Institut 149
Table des matières
9
2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l‟Institut 150
2.7 Langue 150
3. Défauts de l‟opposition 150
3.1 Défauts irrémédiables 150
3.2 Défauts remédiables 151
3.3 Corrections des défauts dans le délai d‟opposition 152
4. Echange d‟écritures 152
5. Autres remarques générales sur la procédure 152
5.1 Plusieurs oppositions contre une marque 152
5.2 Suspension 153
5.3 Langue de la procédure 153
5.4 Exclusion de la procédure 154
5.5 Consultation des pièces 154
5.6 Informations sur l‟introduction d‟oppositions 154
5.7 Délais 155
5.7.1 Délais légaux 155
5.7.2 Délais fixés par l‟Institut 155
5.7.3 Prolongations de délais 155
5.7.4 Calcul et observation du délai 156
5.7.5 Conséquences juridiques en cas d‟inobservation d‟un délai 156
5.7.6 Restitution 157
5.7.7 Poursuite de la procédure 157
6. Usage de la marque dans la procédure d‟opposition 158
6.1 Principe de l‟inscription au registre 158
6.2 Invocation du défaut d‟usage 158
6.3 Délai de carence 158
6.3.1 Début du délai de carence 158
6.3.2 Prolongation de l‟enregistrement de la marque 159
6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure 160
6.4 Vraisemblance de l‟usage 160
6.4.1 Usage en Suisse 160
6.4.2 Période de l‟usage 161
6.4.3 Caractère sérieux de l‟usage 161
6.4.4 Rapport entre marque et produit 161
6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés 162
6.4.6 Usage sous une forme divergente 162
6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires 163
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement 164
6.5 Justes motifs pour le non-usage 164
6.6 Aspects procéduraux 165
6.6.1 Echange d‟écriture supplémentaire 165
Table des matières
10
6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve 165
6.7 Décision sur l‟invocation du défaut d‟usage 166
7. Motifs d‟opposition 166
7.1 Similarité des produits et des services 166
7.1.1 Indices en faveur de la similarité 167
7.1.2 Indices contre la similarité 167
7.1.3 Similarité entre produits et services 168
7.2 Identité des signes 169
7.3 Similitude des marques 169
7.3.1 Marques verbales 169
7.3.2 Marques figuratives 170
7.3.3 Marques verbales/figuratives 170
7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme) 170
7.4 Risque de confusion en présence de marques similaires 171
7.4.1 Risque de confusion direct 171
7.4.2 Risque de confusion indirect 172
7.5 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services 172
7.6 Degré d‟attention 172
7.7 Caractère distinctif 173
8. Casuistique 174
8.1 Tribunal fédéral 175
8.1.1 Risque de confusion nié 175
8.1.2 Risque de confusion admis 175
8.2 Tribunal administratif fédéral 175
8.2.1 Risque de confusion nié 175
8.2.2 Risque de confusion admis 176
8.3 Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu‟au 31.12.2006) 177
8.3.1 Risque de confusion nié 177
8.3.2 Risque de confusion admis 178
8.4 Institut 180
8.4.1 Risque de confusion nié 180
8.4.2 Risque de confusion admis 182
9. Clôture de la procédure 184
9.1 Décision sur l‟opposition 184
9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle 184
9.2.1 Retrait de l‟opposition 185
9.2.2 Règlement transactionnel 185
9.2.3 L‟opposition devient sans objet 185
9.3 Fixation des frais de procédure 185
9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l‟opposition 186
Table des matières
11
9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement 187
10. Voies de droit 188
11. Notification de la décision 188
11.1 Opposition contre une marque suisse 188
11.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux 188
11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n‟existe pas de motifs absolus d‟exclusion 189
11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d‟exclusion 189
11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse 189
11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse 189
12. Force de chose jugée 190
12.1 Force de chose jugée formelle 190
12.2 Force de chose jugée matérielle 190
13. Réexamen (ou reconsidération) et révision 190
Partie 6 Annexe 192
1. ISO 8859-15 (caractères imprimables) 192
12
Table des abréviations
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al. Alinéa
aLPM Ancienne loi sur la protection des marques (loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles)
AM Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC Appellation d‟origine contrôlée
Arrangement de Nice Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l‟enregistrement des marques (RS 0.232.112.9)
art. Article
ATF Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CC Code civil suisse (RS 210)
cf. Confer
ch. Chiffre
Classification de Nice Classification internationale des produits et des services aux fins de l‟enregistrement des marques, 9e édition, 1.1.2007
cl. Classe
CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220)
consid. Considérant
CREPI Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04)
DFI Département fédéral de l‟intérieur
Table des abréviations
13
extrait du RC Extrait du registre du commerce
FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques (= PMMBl)
FF Feuille fédérale
fig. Figuratif
Gazette Gazette OMPI des marques internationales
IGP Indication géographique protégée
Institut Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IPI-RT Règlement sur les taxes de l‟Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148)
IR Enregistrement international
let. Lettre
LPAP Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21)
LPM Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, RS 232.11)
LPNE Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l‟Organisation des Nations Unies et d‟autres organisations intergouvernementales (RS 232.23)
LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
n° Numéro
ODAlOUs Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
OEDAl Ordonnance du DFI sur l‟étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21)
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPM Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
OTab Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, RS 817.06)
PA Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273)
Table des abréviations
14
p. ex. Par exemple
phr. Phrase
PM Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
RexC Règlement d‟exécution commun à l‟Arrangement de Madrid concernant l‟enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)
RS Recueil systématique du droit fédéral
s./ss Suivant/s
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l‟information et de la concurrence
TAF Tribunal administratif fédéral
TF Tribunal fédéral
TLT de Singapour Traité de Singapour sur le droit des marques (RS 0.232.112.11)
15
Partie 1 – Procédure d’enregistrement
1. Bases légales
La procédure est régie en premier lieu par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d‟exécution de l‟OPM, subsidiairement par les dispositions de la PA.
La procédure d‟enregistrement commence par le dépôt et se termine par l‟enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Une fois la marque enregistrée ou la demande définitivement rejetée, plus aucune modification du signe n‟est possible (cf. ch. 3.8 p. 27).
2. Examen préliminaire
Dépôt2.1
Lors de l‟examen préliminaire, l‟Institut vérifie si le dépôt satisfait aux exigences minimales de l‟art. 28 al. 2 LPM. Ces exigences sont les suivantes:
2.1.1 Demande d’enregistrement
La demande d‟enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 OPM). Un dépôt électronique n‟est possible que par l‟intermédiaire des systèmes mis à disposition par l‟Institut (https://e-trademark.ige.ch ou tm.admin@ekomm.ipi.ch).
L‟identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l‟adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b OPM).
2.1.2 Reproduction de la marque
La reproduction de la marque (art. 10 OPM) doit permettre d‟identifier le signe que le déposant souhaite faire enregistrer.
2.1.3 Liste des produits et/ou des services
La demande doit contenir une liste des produits et/ou des services.
2.1.4 Demande incomplète
Lorsque le dépôt ne répond pas aux exigences susmentionnées, l‟Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande (art. 15 OPM). Si les défauts ne sont pas corrigés dans le délai, l‟Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM).
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
16
Date de dépôt2.2
Dès qu‟il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l‟art. 28 al. 2 LPM sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits et/ou des services), l‟Institut entre en matière sur la demande et lui attribue une date de dépôt1. Celle-ci correspond au jour de la remise à l‟Institut du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d‟un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l‟Institut. Pour les demandes transmises par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, il s‟agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l‟Institut2. Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l‟envoi adressé à l‟Institut (art. 14a OPM). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant.
L‟Institut délivre un certificat de dépôt au déposant (art. 8 al. 2 OPM).
3. Examen formel
Dépôt3.1
3.1.1 Formulaire
Le dépôt est valable s‟il satisfait aux exigences minimales de l‟art. 28 al. 2 LPM en relation avec l‟art. 9 al. 1 OPM (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3 p. 15). Cependant, conformément à l‟art. 8 al. 1 OPM, l‟Institut n'accepte une demande que si le déposant a recouru au système de dépôt électronique ou a rempli le formulaire officiel, voire un autre formulaire agréé par l‟Institut ou conforme au TLT de Singapour. En cas d‟irrégularité sur ce point là, l‟Institut impartit un délai au déposant pour envoyer un formulaire agréé (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n‟est pas corrigé dans le délai, l‟Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l‟art. 16 al. 2 OPM).
3.1.2 Langue
L‟art. 3 al. 1 OPM prévoit que les écrits adressés à l‟Institut doivent être rédigés dans une langue officielle suisse, à savoir le français, l‟allemand ou l‟italien, les déposants de langue romanche pouvant également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).
Cette règle ne s‟applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 3.3.1 p. 23), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits et/ou des services d‟une demande d‟enregistrement international (cf. Partie 3, ch. 1.2 p. 40), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l‟Institut, sic! 1997, 250). La langue dans laquelle est rédigée la liste des produits et/ou des services détermine la langue de la procédure d‟examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le
1 Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.8 p. 28. 2 Voir Communication de l‟Institut, sic! 2010, 554.
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
17
changement de la langue officielle utilisée. Il doit alors remettre une traduction de la liste des produits et/ou des services s'il désire que cette liste soit publiée dans cette langue.
En cas de non-respect de ces exigences, il convient d‟observer ce qui suit:
- Si le dépôt n‟a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l‟Institut impartit un délai au déposant pour corriger ce défaut (art. 15 OPM). Si le défaut n‟est pas corrigé dans le délai, l‟Institut déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).
- S‟agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procuration, déclaration de transfert), l‟Institut est libre de les accepter ou d‟impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l‟Institut ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. Alors que l‟Institut accepte en principe les procurations dans leur langue originale, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert soient traduites.
3.1.3 Déposant
Selon l‟art. 28 al. 1 LPM, les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés de personnes disposant d‟une personnalité juridique limitée (société en nom collectif, société en commandite) et les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre (p. ex. les départements cantonaux de police, les offices fédéraux) peuvent déposer une marque. Dans ce dernier cas, l‟autorité responsable (p. ex. la Confédération Suisse) et non l‟unité administrative est considérée comme partie. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). Une exception existe pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 4, ch. 9.1 p. 128).
Lorsque les indications figurant dans la demande d‟enregistrement ne permettent pas de déterminer si le déposant dispose de la personnalité juridique, l‟Institut lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l‟Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l‟art. 16 OPM).
En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'Institut. En particulier, chaque document adressé à l'Institut doit être signé par tous les copropriétaires (art. 4 OPM) et l‟Institut doit adresser toutes ses communications à chacun des déposants.
Si le déposant n‟a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM; cf. ch. 3.1.5 p. 18)3. En vertu de l'art. 5 de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
3 Avec l‟entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l‟art. 42 LPM sera modifié. La désignation d‟un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d‟un domicile de notification en Suisse.
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), un domicile de notification en Suisse suffit pour les mandataires des Etats membres de l'Union européenne.
3.1.4 Signature et moyens de communication
Afin de faciliter la communication électronique, l‟Institut a, en application de l‟art. 6 al. 3 OPM, renoncé à l‟obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l‟Institut, sic! 2010, 554 et la liste des moyens de communication sous https://www.ige.ch/fr/institut/contact/kommunikationswege-des-ige.html). Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonction de l‟obligation de signature ou d‟aures prescriptions d‟ordre formel:
- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l‟Institut accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de division de la demande ou de l‟enregistrement de marque (Partie 2, ch. 3.3 p. 35), de retrait de la demande d‟enregistrement de marque et de radiation totale ou partielle de l‟enregistrement (Partie 2, ch. 3.6 et 3.9 p.37).
- Les documents remis à titre de preuve par courriel doivent être transmis en annexe (PDF), p. ex. déclaration de transfert (Partie 2, ch. 3.1 p. 34), procuration (Partie 1, ch. 3.1.6 p. 19), document de priorité (Partie 1, ch. 3.3.1 p. 23).
- Lorsque le droit fédéral prévoit l‟obligation d‟une signature manuscrite, il n‟est pas possible d‟avoir recours à la communication électronique; les écrits doivent donc porter une signature manuscrite originale et continuer à être remis sur papier. Sont concernés tous les écrits relatifs à la procédure d‟opposition, à l‟exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 5, ch. 2.1 p. 141).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l‟Institut sans signature (p. ex. demande de modification de l‟adresse du titulaire, Partie 2, ch. 3.7 p. 37).
Une liste détaillées des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible sur le site https://ekomm.ipi.ch. Seule l‟adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch peut être utilisée pour les envois par courriel dans le domaine des marques.
Si la signature manque sur un document devant, selon le droit fédéral, être présenté en la forme écrite ou signé manuscritement, un délai d„un mois est imparti pour envoyer une copie signée ou un original du document (art. 6 al. 2 OPM).
3.1.5 Mandataire
Lorsque le déposant n‟a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire disposant d'un domicile de notification en Suisse (art. 42 al. 1 LPM). Si le déposant ne satisfait pas à cette obligation, l‟Institut applique l‟art. 21 OPM par analogie et lui impartit un délai pour corriger l‟irrégularité. Il rejette la demande si aucun mandataire n‟est constitué dans ce délai (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec les art. 16 OPM et 42 LPM).
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Dans tous les autres cas, le déposant est libre de se faire représenter ou non. L‟Institut accepte comme mandataire aussi bien une personne physique ayant son domicile en Suisse qu‟une personne morale ou une société de personnes (p. ex. SA de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite) ayant son siège ou une succursale en Suisse. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.
Dès qu‟un mandataire est désigné, il devient l‟interlocuteur exclusif de l‟Institut (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à présenter des écrits à l‟Institut, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L‟Institut décide dans chaque cas si l‟écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire. Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, l‟Institut contacte le mandataire afin de clarifier la question (sauf en cas de révocation de la procuration).
3.1.6 Procuration
Conformément à l‟art. 5 al. 1 OPM, l'Institut peut requérir la production d'une procuration lorsqu'un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire intervient après le dépôt au sens de l'art. 28 LPM.
Lorsque l'Institut exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM)4. En principe, une procuration peut être déposée à l‟Institut sous forme de copie, l‟Institut demeurant libre d‟exiger la présentation du document original. L‟identité du mandant, celle du mandataire et l‟objet de la procuration doivent ressortir clairement du document, qui doit être daté et signé par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l‟art. 5 OPM). Il peut s‟agir d‟une procuration spéciale qui ne porte que sur un acte déterminé ou d‟une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les marques. Lorsque la procuration n‟est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme une procuration générale.
Si aucune procuration n‟est produite, le mandataire désigné sur la demande d‟enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au titre de protection revendiqué et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L‟Institut demeure libre d‟exiger une procuration ultérieurement.
Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu‟un mandataire est désigné après l‟enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection.
La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 3.1.2 p. 16). Si elle est rédigée dans une autre langue, l‟Institut peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).
Le déposant peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu‟il n‟a pas communiqué cette révocation à l‟Institut, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).
4 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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Reproduction de la marque3.2
La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d‟autres moyens autorisés par l‟Institut. Le cas échéant, cette représentation sera complétée par une revendication de couleur (art. 10 al. 2 OPM) ou, pour les marques sonores et les marques non conventionnelles5, par l‟indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).
Afin que le signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d‟accès, compréhensible, durable et objective, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l‟Institut pouvant autoriser d‟autres modes de représentation pour des types de marques particuliers (art. 10 al. 1 OPM in fine)6. L‟Institut exige une description de la marque, lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir une définition précise de l‟objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.9 p. 22).
La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 × 8 cm. Cette exigence vaut aussi si la marque est représentée à l‟aide de plusieurs reproductions (p. ex. dans le cas d‟une marque tridimensionnelle, cf. ch. 3.2.5 p. 22).
Lorsque la reproduction de la marque ne satisfait pas aux exigences de l‟art. 10 OPM, l‟Institut impartit un délai au déposant pour corriger les défauts (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n‟est pas corrigé dans le délai, l‟Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l‟art. 16 al. 2 OPM).
Si aucune reproduction de la marque n‟est jointe à la demande d‟enregistrement, l‟Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande. Si le défaut n‟est pas corrigé dans le délai, l‟Institut déclare la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4 p. 15).
3.2.1 Revendication de couleur(s)
En l‟absence d‟une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles. Si en revanche une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n‟est alors protégée que dans les couleurs revendiquées. Celles-ci doivent toutes être indiquées par écrit sur la demande d‟enregistrement. Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, le déposant peut préciser la couleur au moyen d‟un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).
Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, l‟Institut accepte également une revendication partielle de couleur, c'est-à-dire une revendication qui se limite
5 Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes. 6 Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l‟Institut d‟accepter à l‟avenir d‟autres modes de représentation que la représentation graphique pour certains types de marques particuliers.
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à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.
Exemple de revendication de couleur partielle:
Couleur jaune revendiquée
3.2.2 Marque verbale
Les marques verbales sont constituées de mots écrits en minuscules et/ou en majuscules. Sont acceptés en tant qu‟éléments constitutifs des marques verbales tous les caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Partie 6, Annexe). Les retours à la ligne, les tabulateurs et les autres caractères de commande sont exclus. En cas de revendication de couleur(s), il ne s‟agit alors plus d‟une marque verbale mais d‟une marque verbale/figurative.
3.2.3 Marque verbale/figurative et marque figurative
Les marques verbales/figuratives sont constituées soit par des mots écrits au moyen de combinaisons inusuelles de minuscules et de majuscules, soit par des combinaisons de mots ou de caractères usuels d‟imprimerie (cf. ch. 3.2.2 p. 21) et d‟éléments graphiques. Les marques figuratives ne sont composées que d‟éléments graphiques.
En cas de revendication de couleur(s), une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le blanc) doivent être indiquées dans la demande. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1 p. 20.
3.2.4 Marque sonore
Une marque sonore doit être représentée au moyen d‟une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme, un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible.
Les marques sonores qui ne peuvent pas être représentées sur une portée pourront, lorsque l‟Institut acceptera d‟autres modes de représentation, être reproduites de manière électronique (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).
Pour éviter toute confusion avec d‟autres types de marques (p. ex. marque figurative ou marque verbale/figurative), la demande d‟enregistrement doit contenir l‟indication « marque sonore » (art. 10 al. 3 OPM).
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3.2.5 Marque tridimensionnelle
Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction. A cette fin, le déposant doit remettre à l‟Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles7. De plus, il faut indiquer dans la demande d‟enregistrement qu‟il s‟agit d‟une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.6 Hologramme
Lorsque l‟hologramme est constitué par l‟image d‟un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l‟angle de vue, l‟hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, la demande d‟enregistrement doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets.
Le type de marque doit être indiqué dans la demande d‟enregistrement, par exemple de la manière suivante: « cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.7 Marque de couleur (abstraite)
Lors du dépôt d‟une marque de couleur les conditions suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative:
- sous la rubrique « revendication de couleur », les couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex.: Pantone, RAL ou NCS);
- sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l‟indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM);
- et, une reproduction de cette couleur (maximum 8 × 8 cm) doit figurer sur la demande d‟enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).
3.2.8 Marque de position
La reproduction doit permettre de définir clairement l‟objet de la protection. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire la partie de l‟objet qu‟il ne souhaite pas protéger.
Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il doit être indiqué dans la demande d‟enregistrement qu‟il s‟agit d‟une marque de position (art. 10 al. 3 OPM).
3.2.9 Marque de mouvement
La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection à titre de marque est requise. Des reproductions des différentes séquences du mouvement sont à
7 Cf. CREPI, sic! 2000, 313 ŔJANSSEN PHARMACEUTICA.
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remettre à l‟Institut; de plus, il convient d‟indiquer dans la demande d‟enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.
Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d‟enregistrement qu‟il s‟agit d‟une marque de mouvement (art. 10 al. 3 OPM).
CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction): « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte „klee blatt‟, et à droite de la dernière image le texte „Coaching für junge Erwachsene‟ ».
3.2.10 Marque olfactive
Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l‟exigence de la représentation graphique au sens de l‟art. 10 OPM (cf. ch. 3.2 p. 20) pour une marque olfactive. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l‟odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Les marques olfactives pourront être reproduites de manière électronique, lorsque l‟Institut autorisera de nouveaux modes de représentation (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).
Pour éviter toute confusion avec d‟autres types de marques, la précision « marque olfactive » doit être apportée dans la demande d‟enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).
Revendication d’une priorité3.3
Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2 p. 16). En exception à ce principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), la LPM prévoit trois cas dans lesquels une date antérieure peut être revendiquée comme date de dépôt: la priorité au sens de la CUP, la priorité découlant d‟un droit de réciprocité et la priorité découlant d‟une exposition.
3.3.1 Priorité au sens de la CUP
La revendication d‟une priorité découlant d‟un dépôt effectué dans un Etat membre de la CUP n‟est possible que si ce dépôt n‟est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l‟étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard jusqu‟au 3 septembre à minuit. Le déposant doit remettre à l‟Institut une déclaration de priorité dans les 30 jours à compter du dépôt de la demande en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l‟art. 9 LPM et l‟art. 14 al. 1 OPM). Si un des délais susmentionnés
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n‟est pas observé, le droit de priorité s‟éteint (art. 9 al. 2 LPM en relation avec l‟art. 14 al. 1 OPM). Ceci n‟a aucune incidence sur le dépôt effectué en Suisse, la date de dépôt retenue étant alors celle du jour où la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM). N‟étant soumise à aucune forme particulière, la revendication de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d‟enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM). Le déposant doit en outre produire un document de priorité dans un délai de six mois à dater du dépôt effectué en Suisse (art. 9 LPM en relation avec l‟art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté8.
Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 et 14 al. 3 OPM). Si le document est rédigé dans une autre langue, l'Institut impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Le document de priorité remis à l‟Institut doit être établi et signé par l‟autorité compétente9.
Le titulaire de la demande d‟enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande d‟enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité10. En outre, les deux marques doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l‟impression d‟ensemble qui s‟en dégage, de différences essentielles.
Si la liste des produits et/ou des services de la demande suisse est plus étendue que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu‟une priorité partielle (couvrant les produits et/ou les services identiques) et doit l‟indiquer dans la rubrique correspondante de la demande d‟enregistrement. En revanche, si la liste des produits et/ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits et/ou les services.
3.3.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité
Si le premier dépôt n‟a pas été effectué dans un Etat membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l‟Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2 LPM). Un grand nombre d‟Etats non-membres de la CUP ayant signé l‟Accord sur les ADPIC (dont l‟art. 2 prévoit l‟application des dispositions matérielles de la CUP), l‟art. 7 al. 2 LPM n‟est quasiment plus appliqué en pratique.
S‟agissant de la procédure de revendication d‟une priorité découlant du principe de réciprocité, cf. ch. 3.3.1 p. 23.
8 Cf. CREPI, sic! 2006, 182 ŔKEW. 9 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18). 10
L‟Institut accepte de transférer le droit de priorité parce que l‟inscription de la priorité au registre ne crée qu‟une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l‟ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu‟il ne peut être transféré qu‟avec la marque.
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3.3.3 Priorité découlant d’une exposition
Aux conditions de l‟art. 8 LPM, il est possible de se prévaloir de la date de présentation de produits ou de services dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (RS 0.945.11) comme date de priorité.
La procédure de revendication de la priorité découlant d‟une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP (art. 9 LPM), la déclaration de priorité devant toutefois comprendre en plus la désignation exacte de l‟exposition (art. 13 OPM).
A la différence du droit des brevets, la priorité découlant d‟une exposition n‟a qu‟une importance pratique minime en droit des marques.
Procédure d’examen accélérée3.4
La procédure d‟examen accélérée est soumise au paiement de la taxe de dépôt et d‟une taxe supplémentaire. La demande n‟est réputée présentée que lorsque ces deux taxes ont été payées (art. 18a al. 2 OPM). Jusqu‟au paiement de la taxe supplémentaire, la demande est examinée selon la procédure d‟examen ordinaire.
Taxes3.5
L‟Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu‟il accomplit durant la procédure d‟enregistrement (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l‟art. 7 OPM). L‟IPI-RT fixe les modalités de paiement (art. 3 à 7) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l‟IPI-RT).
La taxe de dépôt est due avec le dépôt de la marque et doit être payée dans le délai fixé par l‟Institut (art. 18 al. 1 OPM). Celui-ci rejette la demande d‟enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due et n‟est pas remboursée.
Lorsque la liste des produits et/ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de trois classes, le déposant doit s‟acquitter d‟une taxe pour chaque classe supplémentaire (taxe de classe). Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l‟Institut ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. A la différence de la taxe de dépôt, la taxe de classe est restituée lorsque la demande n‟aboutit pas à l‟enregistrement de la marque (art. 18 al. 3 OPM).
Les taxes sont réputées payées lorsqu‟elles sont inscrites au crédit d‟un compte de l‟Institut au plus tard le dernier jour du délai de paiement (art. 6 al. 1 IPI-RT). Le délai de paiement est également respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l‟Institut à la Poste Suisse ou est débité d‟un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT).
Délais3.6
L‟Institut impartit en règle générale des délais de deux mois. Le délai imparti par l‟autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie présente une demande motivée avant l‟expiration du délai (art. 22 al. 2 PA). La première et la deuxième demandes ne
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doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n‟est accordée qu‟à titre exceptionnel, si des motifs sérieux11 sont rendus vraisemblables.
Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu‟une seule fois, à condition que des motifs sérieux12 le justifient et qu‟une demande motivée soit présentée. Le délai est alors prolongé d‟un mois.
Si un délai n‟est pas observé, l‟acte est réputé ne pas avoir été accompli, ce qui peut entraîner la perte du droit (p. ex. perte du droit de priorité, rejet de la demande). Sont concernés:
- Les délais s‟appliquant à la revendication d‟une priorité découlant d‟un dépôt antérieur effectué dans un Etat membre de la CUP (cf. ch. 3.3.1 p. 23);
- Les délais s‟appliquant à la poursuite de la procédure (cf. ch. 3.7 p. 27);
- Le délai s‟appliquant à la remise de la signature originale ou d‟un document original (art. 6 al. 2 OPM).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA).
Le délai est réputé observé lorsque l‟acte requis est accompli le dernier jour du délai au plus tard (sous réserve de la restitution selon l‟art. 24 PA). Cela signifie que les écritures doivent être déposées directement à l‟Institut jusqu‟à la fermeture de ses bureaux, remises à la Poste Suisse à l‟adresse de l‟Institut avant minuit (la date du cachet postal faisant foi), être expédiées par fax à l‟Institut avant minuit ou, enfin, être envoyées par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch de telle manière à ce qu‟elles arrivent sur le système informatique de l‟Institut13 (art. 21 al. 1 et art. 21a PA). Le délai est réputé observé lorsque l‟envoi est adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 21 al. 2 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).
Les délais fixés en jours (p. ex. remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt; art. 14 al. 1 OPM) ne courent pas a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement, c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a PA).
Il appartient à l‟Institut de prouver tant la notification que le moment de la notification d‟un courrier par lequel il a imparti un délai à un déposant. Les courriers envoyés en recommandé qui n‟ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA).
Les délais relatifs au paiement des taxes sont traités au ch. 3.5 p. 25.
11 P. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. ATF 119 II 86, 112 V 255, 108 V 109). 12 Cf. n. 11. L‟insolvabilité ne constitue en principe pas un motif sérieux justifiant la prolongation du délai de paiement. 13 Lire Conditions d‟utilisation de la communication par courriel sous https://ekomm.ipi.ch/.
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Poursuite de la procédure3.7
L‟inobservation d‟un délai durant la procédure d‟examen n‟entraîne pas automatiquement la perte d‟un droit. Dans la plupart des cas, le déposant a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Conformément à l‟art. 41 al. 4 LPM, cette possibilité est toutefois exclue en cas d‟inobservation des délais pour revendiquer une priorité (production d‟une déclaration de priorité14) ainsi que du délai pour précisément requérir la poursuite de la procédure. Le non- respect de ces délais entraîne la perte du droit.
La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l‟expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l‟expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir l‟acte omis15 et s‟acquitter de la taxe prévue à cet effet par l‟ordonnance. La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l‟Institut puisse identifier la procédure concernée.
Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l‟acte omis ait été accompli), l‟Institut rejette la requête de poursuite de la procédure. La taxe de poursuite de la procédure n‟est pas restituée.
Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l‟Institut donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 41 al. 3 LPM).
Modification de la marque – report de la date de dépôt3.8
Conformément à l‟art. 29 al. 2 LPM, la modification de la marque entraîne un report de la date de dépôt lorsque:
- le signe est remplacé par un autre;
- le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l‟enregistrement de la marque ou qu‟un élément déterminant pour l‟impression générale qui se dégage de la marque est supprimé, ajouté ou modifié;
- le champ de protection du signe est étendu, par exemple lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur ou que la liste des produits et/ou des services est étendue (il n‟y pas d‟extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes ou qu‟il attribue des produits ou des services classés incorrectement à une autre classe).
Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l‟écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch arrive sur le système informatique de l‟Institut (cf. ch. 2.2 p. 16).
14 Une exception existe pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, la poursuite de la procédure peut être requise (cf. CREPI, sic! 2006, 182 ŔKEW). 15 La présentation d‟une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.
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Publication et validité3.9
Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, 19 LPM et 42 LPM en relation avec l‟art. 40 OPM). L‟organe de publication de l‟Institut (art. 43 OPM) est Swissreg, disponible sous www.swissreg.ch.
La durée de validité de l‟enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM).
4. Liste des produits et/ou des services
Bases légales4.1
En vertu du principe de spécialité, une marque n‟est pas protégée de façon absolue mais uniquement pour des produits et/ou services déterminés. L‟art. 11 al. 1 OPM prévoit que les produits et/ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, ceci afin de garantir la sécurité juridique. Une définition précise de l‟objet du droit permet entre autres de déterminer pour quels produits et/ou services une marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)16.
En tant que membre de l‟Arrangement de Nice, la Suisse doit utiliser la Classification de Nice. L‟Institut doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et la liste doit être établie dans l‟ordre des numéros de classes utilisés (art. 11 al. 2 OPM).
Lorsque la demande d‟enregistrement ne mentionne aucun produit ou service, l‟Institut communique ce fait au déposant lors de l‟examen préliminaire (art. 28 al. 2 LPM en relation avec l‟art. 15 OPM). Il n‟attribue pas de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti, l‟Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 en relation avec l‟art. 28 al. 2 LPM). Lorsque la demande n‟indique que des numéros de classes, l‟Insitut part du principe que le déposant revendique les intitulés de ces classes (Oberbegriffe) figurant dans la Classification de Nice17.
Classification de Nice4.2
Les notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (actuellement 34 classes de produits et 11 classes de services) et la liste alphabétique des produits et/ou des services permettent de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.
Si un produit ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon la Classification de Nice:
a) un produit fini est en principe classé d‟après sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d‟un produit fini n'est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce produit est classé par analogie avec d'autres produits finis comparables figurant dans la
16 Cf. Partie 5, ch. 6.4.5 p. 166. 17 Cf. ch. 4.3 ci-dessous.
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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liste alphabétique. S'il n'en existe aucun, d'autres critères subsidiaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués;
b) un produit fini à usages multiples (tel un radio-réveil) peut être classé dans différentes classes correspondant à l‟une de ses fonctions ou à l‟une de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés sous a) sont applicables;
c) les matières premières brutes ou semi-ouvrées sont en principe classées en fonction de la matière dont elles sont constituées;
d) un produit destiné à faire partie d'un autre produit n‟est en principe classé dans la même classe que ce dernier qu'au cas où il ne peut en règle générale pas avoir d'autres affectations; dans tous les autres cas, les critères mentionnés sous a) sont applicables;
e) si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué, est en fait constitué de plusieurs matières différentes, le classement est en principe opéré en fonction de la matière prédominante;
f) les étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir sont en principe classés dans la même classe que ces derniers.
Si un service ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, il convient d'appliquer les critères suivants:
a) les services sont en principe classés en fonction des branches d'activité définies par l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique;
b) les services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones relève de la classe 38);
c) les services de conseil, d'information ou de consultation sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation; par exemple: consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie électronique (par téléphone, par voie informatique) de ce conseil, de cette information ou de cette consultation est sans effet sur le classement du service.
Emploi des intitulés de classes de la Classification de Nice4.3
Les intitulés de classes de la Classification de Nice sont considérés par l‟Institut comme suffisamment précis pour être acceptés. Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par ces intitulés de classes sont protégés. Cela signifie que lorsqu‟un déposant revendique tous les intitulés d‟une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Voici quelques exemples de produits ou services qui
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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ne sont pas couverts par les intitulés de la classe à laquelle ils appartiennent: « logiciels »18, « appareils pour le démaquillage électriques », « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « agence de presse » en classe 38, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » et « production d‟énergie électrique » en classe 40.
L‟expression « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » (classe 45) est considérée par l‟Institut comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » est trop vague et ne permet pas de tirer de conclusion sur le type de services revendiqués. Les termes « services sociaux » peuvent par exemple renvoyer à divers services d‟assistance alors que les « services personnels » peuvent aussi bien être des services de « massage » ou de « coiffeur » (classe 44) que des services de « formation privée » (classe 41). L‟expression « destinés à satisfaire les besoins des individus » n‟est également pas apte à qualifier de manière précise le type de service rendu. « Les besoins des individus » peuvent être satisfaits par des services de différentes classes, comme les besoins en matière de conseils financiers (classe 36), les besoins en cours privé de musique (classe 41) ou les besoins en hébergement (classe 43).
Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »4.4
L‟Institut considère qu‟une liste de produits et/ou de services contenant une formulation du type « tous les produits/services compris dans cette classe » remplit la condition de l‟art. 28 al. 2 let. c LPM et une date de dépôt est donc accordée. Cependant, cette formulation est trop imprécise pour pouvoir être acceptée en tant que telle19. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits et/ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée en est vraiment une, l‟Institut prend en compte les intitulés des classes concernées. L‟Institut estime en effet que dans cette hypothèse le déposant doit être traité de la même manière qu‟un déposant ayant simplement coché les numéros des classes souhaitées, sans avoir désigné de produits ou services. Ainsi, si la « précision » contient un produit ou service qui n‟est pas couvert par l‟intitulé de la classe correspondante, l‟Institut considère que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits et/ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM). A titre d‟exemple, les « logiciels » n‟étant couverts par aucun des intitulés de la classe 9, un report de la date de dépôt serait effectué si ce terme est ajouté ultérieurement.
Prise en compte du numéro de classe lors de l’examen des produits4.5
Lors de l‟examen d‟une liste de produits, le numéro de la classe indiquée est pris en compte pour déterminer si le terme peut être accepté ou non. Ainsi, un terme qui est utilisé dans plusieurs classes ne doit pas être précisé. Une formulation telle que « classe 7: moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en réalité la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la
18 Les “logiciels” sont cependant proposés dans e-trademark à la suite des intitulés de la classe 9. 19 Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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date de dépôt sera effectué car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l‟origine en classe 7.
Utilisation de termes dans une langue autre qu’une langue officielle4.6
Les termes en anglais ou dans une autre langue qu‟une langue officielle sont en général refusés (cf. ch. 3.1.2 p. 16). L‟Institut exige une traduction des termes qui ne sont pas contenus dans des dictionnaires standards français, allemand ou italien. Un terme qui n‟est pas dans une langue officielle sera accepté s‟il est passé dans le langage courant (p. ex. « router »). En revanche, s‟il n‟est utilisé que comme terme technique par une certaine catégorie de spécialistes, il ne sera pas accepté et le déposant devra trouver un équivalent dans une langue officielle. Si aucune traduction n‟existe, la définition de ce terme devra être utilisée. Le terme de langue étrangère peut être mis entre parenthèses à la suite de la formulation trouvée (p. ex: classe 15: « trompettes chinoises (suona) »).
Services des classes 38 et 424.7
D‟après les notes explicatives de la Classification de Nice, la classe 38 « comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel ». Les services de la classe 38 concernent l‟aspect technique de la transmission et ne renvoient ni au contenu ni au thème des services20. Par ailleurs, les services qui permettent l‟accès à des réseaux de données, des banques de données et des sites internet sont considérés comme des services de télécommunication et appartiennent à la classe 38.
Les services de « programmation de sites internet », d‟« hébergement de sites informatiques » ou de « conception de banques de données et de sites internet » appartiennent en revanche à la classe 42.
Les services de vente au détail et de vente en gros4.8
L‟Institut accepte les expressions « vente au détail » et « vente en gros » sans autre précision en classe 35. Ces expressions doivent cependant être comprises dans le sens de: « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément »21. Ainsi, la fabrication de produits par une entreprise n‟est pas couverte pas l‟expression « vente au détail » ou « vente en gros »; il convient dans un tel cas de revendiquer les produits dans les classes concernées22. Le terme « distribution » ne correspond pas non plus à la « vente au détail » ou à la « vente en gros » et doit être précisé lorsqu‟il est revendiqué en classe 35.
20 CREPI, sic! 2003, 34 ŔNIDWALDNER WOCHENBLATT; TF, sic! 2004, 400 ŔDISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL. 21 Classification de Nice, Note explicative relative à la classe 35. 22 TAF B-516/2008 ŔAFTER HOURS.
Partie 1 ŔProcédure d‟enregistrement
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Les outils d’aide à la Classification4.9
La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits et/ou des services incombe au déposant puisque ceux-ci permettent de déterminer l‟objet de protection de la marque. Cependant, l‟Institut met à disposition du déposant différents outils destinés à l‟aider dans la formulation et la classification des produits et des services:
- L‟édition complète et actuelle de la Classification de Nice est disponible en format PDF en français et en allemand sur le site internet de l‟Institut (www.ige.ch).
- Sur le site internet de l‟Institut se trouve un lien vers l‟« Aide à la classification » (http://wdl.ipi.ch/), une banque de données qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés que l‟examen de liste des produits et/ou des services entières. Cette banque de données contient tous les termes de la Classification de Nice mais également des expressions tirées de la pratique de l‟Institut. Cet outil est intégré dans le dépôt de marque en ligne (https://e-trademark.ige.ch) et peut être utilisé au moment de remplir le formulaire de dépôt.
- Le déposant et l‟Institut peuvent élaborer ensemble une liste des produits et/ou des services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l‟« Aide à la classification » garantissant ainsi au déposant qu‟un dépôt futur contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard sera considéré comme non problématique au regard de la classification.
- L‟Institut met également à disposition l‟adresse électronique wdl@ipi.ch pour toute question en relation avec la classification ou la formulation de produits ou services. Cette adresse permet aux déposants de poser des questions complexes et spécifiques de classification. L‟Institut ne répond toutefois pas à des demandes de traduction de liste des produits et/ou des services (p.ex. traduction de l‟anglais vers le français ou l‟allemand) ni à des demandes de (pré-)examen de listes complètes avant le dépôt puisque l‟examen formel, et notamment l‟examen de la liste des produits et/ou des services, est un travail qui est effectué une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante payée.
- L‟Institut publie régulièrement des informations relatives à la classification des produits et services via Newsletter (inscription sous www.ige.ch/fr/marques/news- service.html).
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Partie 2 – Registre
En vue de garantir la sécurité juridique, l‟Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM). L‟Institut constitue et met à jour un dossier pour chaque marque déposée ou enregistrée (art. 36 OPM), afin que les tiers puissent se renseigner sur l‟existence d‟un titre de protection enregistré. Ce dossier rend compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, d‟une éventuelle procédure d‟opposition, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de la marque concernée.
Outre les indications relatives à l‟enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit à la marque (art. 40 al. 1 à 3 OPM). L‟Institut peut par ailleurs inscrire d‟autres indications au registre, à condition qu‟elles soient d‟intérêt public (art. 40 al. 4 OPM).Toutes les modifications d‟indications enregistrées sont publiées sur www.swissreg.ch.
Les demandes de modifications d‟indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier, fax ou courriel (à tm.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes pour lesquelles la forme écrite est exigée (division - ch. 3.3 p. 35, radiation totale ou partielle Ŕch. 3.6 et 3.9 p. 37) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, si des documents complémentaires doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 3.1, 3.2 p. 34 f.), ils peuvent être envoyés en annexe (PDF).
L‟Institut conserve les dossiers des marques radiées pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 39 al. 1 OPM). Les dossiers des demandes d‟enregistrement retirées ou rejetées ainsi que les dossiers des enregistrements révoqués totalement sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant dix ans au moins à compter du dépôt (art. 39 al. 2 OPM).
1. Enregistrement
Au terme de l‟examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), de l‟examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 1, ch. 3 p. 16) et de l‟examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 4 p. 56), l‟Institut procède à l‟enregistrement de la marque lorsqu‟il n‟existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).
Une fois la marque enregistrée, l‟Institut publie l‟enregistrement (art. 19 al. 1 OPM) et délivre au titulaire de la marque une attestation d‟enregistrement reproduisant les indications portées au registre (art. 19 al. 2 et art. 40 al. 1 et 2 OPM).
Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 3, ch. 1 p. 39) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 3, ch. 2 p. 49) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l‟OMPI, à Genève.
Partie 2 ŔRegistre
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2. Prolongations
L‟enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. La protection de la marque peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d‟une taxe de prolongation (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l‟Annexe I de l‟IPI- RT). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l‟échéance de l‟enregistrement et au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 al. 3 LPM et art. 26 al. 1 OPM). Dans ce dernier cas, une surtaxe doit être payée (art. 26 al. 5 OPM en relation avec l‟Annexe I de l‟IPI-RT). La poursuite de la procédure est exclue en cas d‟inobservation du délai pour présenter la demande de prolongation (art. 41 al. 4 let. d LPM).
Avant l‟échéance de l‟enregistrement, l‟Institut envoie en principe un courrier au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance (art. 25 OPM). L‟Institut n‟ayant aucune obligation légale d‟envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l‟omission de cette communication.
Lors de la prolongation de l‟enregistrement, il n‟est pas possible de modifier la marque ni d‟élargir la liste des produits et/ou des services pour laquelle elle est enregistrée. Il est toutefois possible de requérir simultanément avec la demande de prolongation des modifications des indications enregistrées (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu‟une limitation de la liste des produits et/ou des services (art. 35 OPM). La prolongation étant un acte purement formel, l‟Institut n‟examine plus l‟existence de motifs absolus d‟exclusion au sens de l‟art. 2 LPM.
Un examen a toutefois exceptionnellement lieu à l‟occasion de la première prolongation de marques collectives enregistrées sous l‟aLPM. Etant donné que l‟aLPM permettait de déposer des marques collectives sans remettre de règlement, l‟Institut procède, lors de la première prolongation de ces marques, à un examen de ce règlement identique à celui effectué pour une nouvelle demande d‟enregistrement (art. 76 al. 2 let. e LPM; Message concernant la loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1).
3. Modifications et radiation
Toute modification de la demande d‟enregistrement requise au cours de la procédure d‟enregistrement est gratuite. Une telle modification n‟est pas publiée; elle ressort toutefois de la publication de la demande sous www.swissreg.ch puisque celle-ci est actualisée avec les modifications effectuées (ces modifications n‟apparaissent cependant pas dans l‟historique). Lorsqu‟il est procédé à l‟enregistrement, les données alors actuelles sont publiées. Une fois la marque enregistrée, les modifications des indications figurant au registre sont publiées. Elles ne donnent pas lieu au prélèvement d‟une taxe.
Transferts3.1
Le titulaire peut transférer en tout ou en partie sa marque (art. 17 al. 1 LPM). Pour être valable, cette transmission doit être en la forme écrite (art. 17 al. 2 LPM).
Le transfert d‟une marque est en principe valable même s‟il n‟est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d‟inscription erronée, un tiers de bonne foi n‟est qu‟exceptionnellement protégé. L‟acquisition d‟un droit provenant du titulaire inscrit non autorisé n‟est pas possible,
Partie 2 ŔRegistre
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même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l‟ancien titulaire encore inscrit jusqu‟à l‟enregistrement du transfert (art. 17 al. 3 LPM). L‟inscription au registre est cependant une condition de validité du transfert pour les marques de garantie et les marques collectives (art. 27 LPM).
L‟inscription d‟un transfert au registre doit être précédée d‟une requête. Elle peut être présentée soit par l‟ancien titulaire, soit par l‟acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l‟ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert de la marque à l‟acquéreur (art. 28 al. 1 OPM)1. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente ou une déclaration de transfert séparée. L‟acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d‟autres documents doivent être produits, p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 3.1.6 p. 19).
L‟Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de déclaration de transfert et de demande d‟enregistrement du transfert.
Cessions partielles3.2
Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits et/ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d‟une part, le maintien de la marque pour les produits et/ou services non cédés et, d‟autre part, l‟enregistrement d‟une nouvelle marque pour les produits et/ou services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques est alors la même (art. 28 al. 2 OPM).
La demande doit satisfaire aux mêmes exigences qu‟une demande de transfert (cf. ch. 3.1 p. 34). En outre, les produits et/ou les services qui ont été cédés au nouveau titulaire doivent être précisément désignés sur la demande et sur le document attestant la cession partielle.
Division de la demande ou de l’enregistrement3.3
Indépendamment d‟une cession partielle, il est possible de diviser en tout temps la liste des produits et/ou des services d‟une marque ou d‟une demande d‟enregistrement en deux ou plusieurs marques ou demandes divisionnaires (art. 17a LPM).
La division doit être requise par écrit par le titulaire2. La demande doit préciser de quelle manière les produits et/ou les services sont répartis.
La division aboutit à des demandes ou enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de la demande ou de l‟enregistrement d‟origine (art. 17a al. 3 LPM).
1 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d‟annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18). 2 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, elle doit l‟être sous forme de pièce jointe (PDF).
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Licences3.4
Le titulaire d‟une marque peut autoriser des tiers à l‟utiliser en concluant des contrats de licence. Le contrat de licence n‟est pas soumis au respect d„une forme particulière. La licence peut porter sur une partie des produits et/ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive, conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d‟utiliser la marque.
Une licence est en principe valable même si elle n‟est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d‟opposer son droit à l‟égard de l‟acquéreur de bonne foi de la marque. L‟inscription au registre est cependant une condition de validité de la licence pour une marque collective (art. 27 LPM).
La demande d‟enregistrement d‟une licence peut être présentée soit par le titulaire de la marque, soit par le preneur de licence, et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque (art. 29 al. 1 let. a OPM)3. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l‟indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d‟une licence partielle, les produits et/ou les services ou le(s) territoire(s) pour lesquels la licence a été octroyée doivent également être indiqués. L‟Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d‟enregistrement de licence.
Ce qui précède s‟applique également à l‟enregistrement de sous-licences. Si la demande d‟enregistrement d‟une sous-licence n‟est pas présentée par le titulaire de la marque, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 29 al. 2 OPM).
Usufruit, droit de gage et exécution forcée3.5
Le titulaire de la marque peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celle-ci. L‟art. 19 LPM se limite à mentionner la possibilité d‟octroyer ces droits, dont les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d‟une marque nécessite un accord écrit.
L‟enregistrement du droit de gage et de l‟usufruit a lieu sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d‟un autre document valable4 (art. 30 OPM). Ces droits n‟ont pas besoin d‟être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n‟ont d‟effet à l‟égard des tiers de bonne foi qu‟après leur enregistrement (art. 19 al. 2 LPM).
L‟inscription d‟une saisie, d‟une restriction du droit de disposer ou d‟un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 30 let. b OPM).
3 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d‟annexe (PDF). 4 Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ce document doit être joint sous forme d‟annexe (PDF).
Partie 2 ŔRegistre
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Radiation partielle3.6
Le titulaire d‟une marque peut à tout moment limiter la liste des produits et/ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits et/ou les services radiés au moyen d‟une marque, il doit déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l‟attribution d‟une nouvelle date de dépôt au sens de l‟art. 29 al.1 LPM.
Etendre une liste de produits et/ou de services n‟est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement de l‟objet de protection de la marque. En cas de revendication de nouveaux produits et/ou services, le dépôt d‟un signe identique et d‟une nouvelle liste de produits et/ou de services est donc obligatoire.
Autres modifications3.7
L‟art. 40 al. 1 OPM prévoit que l‟enregistrement de la marque comprend le nom et l‟adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l‟adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées.
Toutes les modifications d‟indications enregistrées (modification de l‟adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire de la marque ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 40 al. 3 let. h OPM). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d‟une taxe.
Rectifications3.8
Les erreurs affectant l‟enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l‟Institut, d‟office (art. 32 OPM). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d‟une taxe.
Radiations3.9
Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l‟art. 35 LPM en relation avec l‟art. 35 OPM, lorsque:
- le titulaire ou le mandataire le requiert,
- l'enregistrement n‟est pas prolongé dans les délais prévus,
- un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul ou une décision d‟opposition entrée en force a révoqué la marque.
La radiation n‟est soumise à aucune taxe (art. 35 al. 1 OPM).
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4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces
Registre des marques4.1
L‟Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 36 OPM). Il en va de même de toute marque inscrite au registre international dont la Suisse est le pays d‟origine (art. 49 OPM) et de toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande, l‟Institut établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM).
Renseignements et consultation des pièces4.2
Sur demande, l‟Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d‟enregistrement (demandes retirées ou rejetée incluses; art. 38 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de l‟enregistrement.
En application de l‟art. 39 LPM en relation avec l‟art. 41 OPM, chacun peut consulter le registre des marques, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de marques enregistrées peuvent également être consultés (art. 37 al. 3 OPM).
Avant l‟enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d‟enregistrement, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier: le déposant, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou les personnes au bénéfice d‟une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 37 al. 1 et 2 OPM). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).
Les moyens de preuve qui contiennent des secrets de fabrication ou d‟affaires sont exclus du droit à la consultation pour autant que le déposant ait requis que les éléments concernés du dossier soient classés à part. La présence de ce classement à part est mentionnée dans le dossier principal. Saisi d‟une demande de consultation de ces documents classés à part, l‟Institut décide s‟il peut y donner droit après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque (art. 37 al. 4 en relation avec l‟art. 36 al. 3 OPM).
5. Documents de priorité
L‟art. 41a OPM prévoit que l‟Institut délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant d‟attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend une copie de la demande d‟enregistrement et un extrait des indications portées au registre.
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Partie 3 – Enregistrements internationaux
La Suisse est partie à l‟Arrangement de Madrid concernant l‟enregistrement international des marques (AM) et au Protocole relatif à cet Arrangement (PM). Le Règlement d‟exécution commun à l‟AM et au PM (RexC) ainsi que les instructions administratives contiennent les modalités d‟application des deux traités susmentionnés. En raison de la réserve prévue aux art. 20 et 44 ss LPM, les dispositions de la LPM ne sont applicables que si l‟AM, le PM ou le chapitre 4 de la LPM n‟en disposent pas autrement.
L‟AM et le PM sont des traités indépendants. L‟adhésion à l‟un ou à l‟autre doit se faire séparément, mais un Etat peut être partie à l‟un ou à l‟autre ou aux deux simultanément. Ainsi, nombreux sont les Etats qui ont ratifié les deux traités.
Un enregistrement international selon l‟AM ou le PM permet d‟étendre la protection d‟une marque à d‟autres parties contractantes du Système de Madrid. Au 1er décembre 2010, ce système comptait 88 parties contractantes, dont seulement 2 étaient exclusivement membres de l‟AM1.
L‟art. 9sexies PM prévoit que le PM doit être appliqué dans les procédures impliquant des Etats membres à la fois de l‟AM et du PM2. Ainsi, lorsqu‟une demande d‟enregistrement international, dont la base est liée par l‟AM et le PM, contient une extension territoriale à une partie contractante qui a ratifié les deux traités, cette demande est soumise aux dispositions du PM3.
1. Enregistrements internationaux à base suisse
Conditions de base pour l’utilisation du Système de Madrid1.1
Les principes suivants sont applicables à un enregistrement international de marque dans le Système de Madrid:
a) Dès que la demande d‟enregistrement international, pour laquelle l‟office d‟origine est membre de l‟AM et du PM, désigne au moins un Etat membre de l‟AM exclusivement, elle doit se fonder sur une marque enregistrée dans le pays d‟origine du titulaire, c‟est-à- dire sur un enregistrement de base. Si la demande désigne seulement des parties contractantes qui sont membres à la fois de l‟AM et du PM ou membres du PM exclusivement, elle peut également être fondée sur une demande d‟enregistrement dans le pays d‟origine du titulaire, c‟est-à-dire sur une demande de base.
1 Algérie, Tadjikistan. 2 Jusqu‟au 31 août 2008, la situation inverse prévalait. Pour plus d‟information, voir la sic! 2008, 571 et la Newsletter de la Division des marques de juin 2008 concernant « l‟abrogation de la clause de sauvegarde ». 3 Il existe toutefois deux limites concernant les taxes à payer (voir ch. 1.2 p. 41) et le délai de refus (voir ch. 2.1.1 p. 50).
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b) La Suisse est le pays d‟origine du titulaire aux conditions suivantes:
Si la demande désigne seulement des parties contractantes qui sont parties à la fois à l‟AM et au PM ou parties du PM exclusivement, le déposant doit, conformément à l‟art. 2. 1) PM,
- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou
- être domicilié en Suisse; ou
- être ressortissant suisse.
Si la demande d‟enregistrement international désigne au moins une partie contractante à l‟AM seulement, le déposant doit, conformément à l‟art. 1.3) AM (principe de la « cascade »),
- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou, s‟il ne dispose d‟un tel établissement dans aucun pays de l‟AM,
- être domicilié en Suisse; ou, s‟il n‟a pas de domicile dans aucun pays de l‟AM,
- être ressortissant suisse.
Selon l‟art. 1.2) AM et l‟art. 3bis PM, une extension territoriale à la partie contractante dont l‟office est l‟office d‟origine n‟est pas possible. Pour les titulaires d‟un enregistrement international à base suisse, cela signifie qu‟à aucun moment la Suisse ne peut être désignée par le biais du Système de Madrid.
Demandes d’enregistrement international (art. 3 AM/PM)1.2
Si les conditions de base susmentionnées sont remplies, l‟enregistrement international de la marque ou de la demande de base peut être requis en ligne (www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=fr) ou au moyen du formulaire « Demande d‟enregistrement international », dûment complété.
La demande d‟enregistrement international doit impérativement être déposée à l‟Institut.
1.2.1 Calcul du délai de priorité
Il est en principe possible de revendiquer la priorité découlant d‟un premier dépôt pour la demande internationale (cf. Partie 1, ch. 3.3.1 p. 23; art. 4 CUP).
Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 1.1 p. 39), la priorité découlant du dépôt suisse peut être prise en compte, pour autant que la marque suisse correspondante soit enregistrée dans les six mois qui suivent son dépôt (car la date de l‟enregistrement national correspond alors en principe à la date de la demande d‟enregistrement international, cf. règle 11.1) RexC). Par exemple, si la marque a été déposée le 3 mars, elle doit être enregistrée le 3 septembre au plus tard. L‟Institut recommande d‟envoyer la demande d‟enregistrement international le plus tôt possible, idéalement avec le dépôt de la demande suisse.
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Si la demande suisse ou la demande internationale revendique la priorité d‟une demande antérieure (art. 4 CUP), le délai de priorité de six mois commence à courir dès cette première demande et les délais précédemment mentionnés seront réduits d‟autant.
Lorsque la demande internationale se fonde sur une demande de base (cf. ch. 1.1 p. 39), la date d‟enregistrement de la marque suisse ne joue aucun rôle dans le calcul du délai de priorité de sorte qu‟aucun délai particulier pour son enregistrement n‟est à respecter. La demande internationale doit dans un tel cas simplement être déposée dans les 6 mois du 1er
dépôt. Dans un tel cas, il convient cependant de noter que si, suite à l‟examen formel et matériel de la demande, cette dernière n‟aboutit pas à un enregistrement, l‟enregistrement international sera radié, sans restitution des taxes déjà payées.
1.2.2 Contenu et examen de la demande par l’Institut
La demande d‟enregistrement international doit être présentée par le titulaire ou déposant de la marque suisse, se rapporter aux mêmes produits et/ou services (ou une liste limitée de ceux-ci) et concerner le même signe que celui faisant l‟objet de l‟enregistrement ou de la demande de base. Elle doit également indiquer les parties contractantes désignées.
La liste des produits et/ou des services doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et b) RexC). Il est possible d‟y joindre (en plus) une traduction en anglais ou en espagnol, qui pourra être reprise par l‟OMPI (règle 6.4)a) RexC). L‟Institut ne contrôle pas si cette traduction est correcte. La correction d‟éventuelles imprécisions de la traduction doit être demandée directement auprès de l‟OMPI.
Si ces conditions formelles ne sont pas remplies, l‟Institut impartit au déposant un délai pour les corriger. Si le déposant ne s‟exécute pas dans le délai imparti, la demande d‟enregistrement international est rejetée (art. 48 al. 2 OPM).
Parallèlement à cet examen, l‟Institut établit une facture et fixe un délai au déposant pour le paiement des taxes nationales (pour les travaux administratifs liés au traitement et à la transmission de la demande à l‟OMPI, cf. Annexe 1 de l‟IPI-RT) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC; en cas de désignation d‟un pays membre à la fois de l‟AM et du PM, le complément d‟émolument (et éventuellement l‟émolument supplémentaire) est dû, même si ce pays à fait la déclaration selon l‟art. 8.7) PM concernant la taxe individuelle). La demande est transmise à l‟OMPI dès que les taxes sont payées et que les défauts formels sont corrigés. Si elles ne sont pas payées dans le délai imparti ou que les défauts formels ne sont pas corrigés, la demande d‟enregistrement international est rejetée.
1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l’OMPI
Lorsque la demande transmise comporte des irrégularités, celles-ci sont notifiées au déposant et à l‟Institut par l‟OMPI (au moyen d‟un « avis d‟irrégularité »). L‟avis mentionne qui est tenu de remédier à l‟irrégularité et dans quel délai (règles 11, 12 et 13 RexC).
Après l‟enregistrement de la marque au registre international, l‟OMPI la publie dans la Gazette (règle 32 RexC) et adresse un « certificat d‟enregistrement » au déposant. Le
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déposant est tenu de vérifier que les informations inscrites sont correctes et en cas d‟erreur de prévenir l‟Institut dans les meilleurs délais (cf. ch. 1.7 p. 48).
1.2.4 Décision d’octroi ou de refus par les parties contractantes désignées
Cette inscription est également notifiée aux parties contractantes désignées qui procèdent alors à l‟examen de l‟enregistrement international d‟après leurs législations nationales et doivent transmettre au déposant les éventuels refus dans les délais prévus aux art. 5 AM/PM (cf. ch. 2.1 p. 49).
Les éventuelles notifications de refus provisoire émises par les offices des parties contractantes désignées sont transmises au titulaire directement par l‟OMPI (règle 17 RexC). Dans un tel cas, le titulaire doit prendre contact directement avec l‟office qui a émis le refus de protection, ce qui implique la constitution d‟un mandataire local dans la majorité des cas.
Si la partie contractante désignée n‟émet pas de refus provisoire, elle doit confirmer l‟acceptation de l‟enregistrement international par une déclaration d‟octroi de la protection selon la règle 18ter1) RexC. Cette déclaration est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (cf. ch. 2.1.1 p. 49).
Désignations postérieures (art. 3ter2) AM/PM, règle 24 RexC)1.3
Si un enregistrement international est déjà inscrit au registre international, il est possible de désigner postérieurement d‟autres parties contractantes, autrement dit de demander que la protection leur soit étendue. La désignation postérieure peut être effectuée pour tous les produits et/ou services mentionnés dans l‟enregistrement international ou pour une partie d‟entre eux seulement.
La demande de désignation postérieure peut être déposée par l‟intermédiaire de l‟Institut ou être envoyée directement à l‟OMPI par le titulaire. Si un pays membre de l‟AM exclusivement est désigné postérieurement, la demande doit cependant être présentée par l‟intermédiaire de l‟Institut.
Lorsque la requête est déposée par l‟intermédiaire de l‟Institut, celui-ci, après l‟avoir examinée, adresse au déposant une facture pour les taxes internationales (Règle 24 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 5 annexé au RexC) et transmet la requête à l‟OMPI une fois que les taxes ont été payées.
Lorsque la date de la requête de désignation postérieure est proche de la date de renouvellement de l‟enregistrement international, il est possible d‟attendre que le renouvellement ait été effectué pour procéder à la désignation postérieure. Ceci permet d‟éviter de payer en peu de temps (avant le renouvellement et au moment du renouvellement) deux fois les taxes correspondant au(x) nouveau(x) pays désigné(s) puisque selon la règle 24.3)c)ii) RexC, les taxes internationales perçues lors du renouvellement le sont pour toutes les parties protégées à ce moment-là. Il est nécessaire d‟indiquer sur la demande de désignation postérieure que celle-ci doit être effectuée après le renouvellement.
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Il est également possible d‟indiquer qu‟une désignation postérieure doit être traitée après l‟inscription d‟une modification si cette modification est également valable pour la désignation en question.
Tant qu‟un refus provisoire de protection est pendant dans un pays, il n‟est pas possible de désigner postérieurement ce pays. En revanche, si une renonciation ou une déclaration de refus total de protection est inscrite pour une partie contractante donnée, il est possible de la désigner postérieurement. Une désignation postérieure est également possible dans le cas où une partie des produits et/ou des services n‟est pas protégée dans la partie contractante en question suite, par exemple, à une limitation ou à une déclaration d‟octroi partiel de protection. Dans ce cas, la désignation postérieure n‟est possible que pour les produits et/ou les services qui ne sont pas protégés.
Après l‟inscription de la désignation postérieure au registre international, la suite de la procédure est identique à celle d‟une demande d‟enregistrement international (cf. ch. 1.2 p. 40).
Modifications relatives à des enregistrements internationaux1.4
Sont considérées comme modifications au sens de la règle 25 RexC les inscriptions au registre international suivantes: changement de titulaire (transmission, cession partielle), limitation, renonciation, modification du nom ou de l‟adresse du titulaire, changement de mandataire. Au contraire de ce que prévoit la LPM, l‟enregistrement de licences et les restrictions du droit de disposer ne tombent pas sous la notion de modification au sens de la règle 25 RexC.
Si l'enregistrement de base suisse est modifié, l'enregistrement international qui en est issu ne sera pas automatiquement modifié (sauf modification considérée comme une cessation des effets au sens de l'art. 6.3) AM/PM, cf. ch. 1.5.4 p. 46).
1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)
Le changement de titulaire d‟un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits et/ou services concernés ou seulement à une partie de ceux-ci. Il peut être effectué pour toutes les parties contractantes désignées ou seulement pour une partie de celles-ci. L‟inscription d‟un changement de titulaire n‟est possible que si le nouveau titulaire satisfait aux conditions régissant le dépôt d‟une demande d‟enregistrement international (cf. ch. 1.1 p. 39). Ces conditions doivent être remplies pour toutes les parties contractantes désignées dans l‟enregistrement international. Si elles ne sont remplies que pour une partie des pays désignés, seul un transfert de l‟enregistrement pour ces pays est possible.
La demande peut être déposée par le titulaire actuel ou par son mandataire, soit par l‟intermédiaire de l‟Institut soit directement à l‟OMPI. Comme le permet le RexC, l‟Institut accepte également les demandes de transfert provenant du nouveau titulaire lorsque la Suisse est le pays de ce nouveau titulaire. La demande d‟inscription doit notamment être accompagnée d‟une déclaration expresse de transfert signée par l‟ancien titulaire (une copie suffit) ou tout autre document équivalent comme par exemple un extrait du RC, un contrat de vente ou une décision judiciaire.
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En cas de cessions partielles, les produits et services à transférer (en français) et/ou les pays concernés doivent être énumérés de façon explicite. L‟inscription au registre international d‟une cession partielle ou totale est soumise au paiement d‟une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)
Le titulaire d‟un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits et/ou des services à l‟égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Les effets de l‟inscription d‟une limitation se différencient considérablement des effets de l‟inscription d‟une radiation partielle (cf. ch. 1.5.3 p. 46). L‟inscription d‟une limitation n‟entraîne pas la suppression définitive des produits et/ou des services concernés. Figurant toujours dans le registre, ceux-ci peuvent faire l‟objet d‟une désignation postérieure, même si la limitation touchait l‟ensemble des parties contractantes désignées. En revanche, les produits et/ou les services concernés par une radiation partielle sont définitivement supprimés du registre et ne peuvent être protégés que moyennant un nouvel enregistrement international.
La demande indique les parties contractantes concernées par la limitation et doit être déposée par le titulaire ou par un mandataire directement à l‟OMPI ou par l‟intermédiaire de l‟Institut si l‟Institut est l‟office du titulaire. Dans ce dernier cas, les produits et/ou les services doivent être indiqués en français. L‟inscription d‟une limitation au registre international est soumise au paiement d‟une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)
Il est possible de renoncer à la protection à l‟égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et/ou les services indiqués. Contrairement à l‟inscription d‟une radiation totale (cf. ch. 1.5.3 p. 46), l‟inscription d‟une renonciation n‟entraîne pas la suppression définitive de l‟enregistrement international. Seule la ou les parties contractantes désignées objet de la renonciation sont supprimées du registre; une désignation postérieure à l‟égard de ces parties contractantes est donc (à nouveau) possible. La demande de renonciation doit être présentée par le titulaire ou par son mandataire et doit indiquer les parties contractantes concernées par la renonciation. Lorsque la renonciation concerne au moins une partie contractante qui a ratifié uniquement l‟AM, la demande doit être notifiée à l‟OMPI par l‟intermédiaire de l‟office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la requête peut aussi être déposée directement à l‟OMPI. Elle ne peut par contre jamais être présentée par l‟intermédiaire de l‟office d‟une partie contractante désignée. L‟inscription d‟une renonciation au registre international est gratuite.
1.4.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)
Les modifications du nom et de l‟adresse du titulaire sont également inscrites au registre international. Les requêtes peuvent être présentées directement à l‟OMPI ou par l‟intermédiaire de l‟Institut lorsque celui-ci est l‟office de la partie contractante du titulaire.
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L‟inscription d‟une modification de nom ou d‟adresse au registre international est soumise à une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).
1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)
Les demandes de changement de mandataire peuvent être présentées soit directement à l‟OMPI soit par l‟intermédiaire de l‟Institut si celui-ci est office du titulaire. L‟inscription d‟un changement de mandataire est gratuite.
Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux1.5
1.5.1 Licence (règle 20bis RexC)
Selon la règle règle 20bis RexC, il est possible d‟inscrire des licences au registre international. L‟inscription déploie dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription les mêmes effets qu‟une licence inscrite au registre national. L‟inscription est soumise au paiement d‟une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC) et peut être demandée soit directement à l‟OMPI, soit par l‟intermédiaire de l‟office de la partie contractante du titulaire de l‟enregistrement, soit encore par l‟intermédiaire de l‟office d‟une partie contractante à l‟égard de laquelle la licence est accordée. L‟Institut exige des documents qui prouvent l‟octroi de la licence, comme une déclaration expresse par laquelle le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque ou, par exemple, une copie du contrat de licence. Si l‟Institut reçoit une telle demande, il la transmet à l‟OMPI. La demande doit indiquer les parties contractantes pour lesquelles la licence est octroyée, l‟étendue de la licence et, le cas échéant, la durée de celle-ci. En ce qui concerne les licences partielles, il faut en outre indiquer pour quels produits et/ou services la licence est octroyée, de même que, si la licence n‟est octroyée que pour une partie du territoire de la partie contractante désignée, ce territoire.
L‟inscription de sous-licences au registre international n‟est par contre pas possible.
1.5.2 Remplacement (art. 4bis1) AM/MP – règle 21 RexC)
Lorsqu„une marque nationale est enregistrée dans une partie contractante désignée et qu‟un enregistrement international identique désigne également cette partie contractante, la marque nationale est réputée être remplacée par l‟enregistrement international en question, conformément à l‟art. 4bis1) AM/PM. Le remplacement intervient à condition que le même titulaire soit enregistré pour les deux enregistrements, que l‟enregistrement international soit protégé dans la partie contractante désignée, que tous les produits et/ou services figurant dans l‟enregistrement national figurent aussi dans l‟enregistrement international et que l‟enregistrement national soit antérieur à l‟enregistrement international.
Les droits antérieurs, comme par exemple la priorité de l‟enregistrement national, ne sont pas touchés par ce remplacement.
L‟enregistrement national antérieur n‟est cependant pas radié par le remplacement; il continue d‟exister jusqu‟à ce qu‟il ne soit plus renouvelé. Un renouvellement est particulièrement indiqué lorsque l‟enregistrement de base dont est issu l‟enregistrement
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international se trouve encore dans la période de dépendance de cinq ans (cf. ch. 1.5.4 p. 46).
Le remplacement est considéré comme effectif dès que les conditions prévues à cet effet sont réunies, conformément à l‟art. 4bis1) AM/PM. Ceci rend l‟inscription d‟un remplacement non obligatoire. L‟OMPI recommande pourtant de procéder malgré tout à cette inscription afin que les tiers soient informés du remplacement. La demande de remplacement doit être déposée à l‟office de la partie contractante concernée, qui l‟enregistrera dans son registre national et en informera l‟OMPI. Celle-ci informera le titulaire et publiera le remplacement dans la Gazette. L‟inscription du remplacement est gratuite.
1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)
Le titulaire a la possibilité de radier l‟enregistrement international du registre international pour l‟ensemble ou une partie seulement des produits et/ou des services. Si un des pays désignés dans l‟enregistrement international est exclusivement membre de l‟AM, la demande doit être présentée à l‟OMPI par l‟intermédiaire de l‟office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la demande peut également être présentée par le titulaire directement à l‟OMPI. La demande ne peut jamais être déposée par l‟intermédiaire d‟une partie contractante désignée. L‟inscription d‟une radiation est gratuite.
Une radiation supprime définitivement du registre les produits et/ou les services concernés. Pour ces derniers, la protection ne peut à nouveau être obtenue qu‟au moyen d‟une nouvelle demande d‟enregistrement international (un nouveau numéro international sera donc attribué à cette nouvelle demande issue du même enregistrement de base). Par conséquent, la radiation partielle a un effet bien plus radical qu‟une limitation de la liste des produits et/ou des services (cf. ch. 1.4.2 p. 44) et la radiation totale qu‟une renonciation (cf. ch. 1.4.3 p. 44).
1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)
Durant une période de cinq ans à compter de la date de l‟enregistrement international, la protection découlant de l‟enregistrement international reste dépendante de l‟enregistrement de base ou de la demande de base. Ainsi, il n‟est plus possible de revendiquer la protection découlant de l‟enregistrement international lorsque, au cours de ces cinq ans, l‟enregistrement de base ou la demande de base a cessé de produire ses effets, totalement ou partiellement (suite à une radiation totale ou partielle, retrait du dépôt, etc.). Il en va de même pour les événements survenant suite à une procédure qui a été intentée au cours des cinq ans de la période de dépendance mais qui s‟achève bien plus tard.
Le PM a introduit une possibilité de contourner les effets de cette dépendance absolue: il s‟agit de la transformation (cf. ch. 1.5.5 p. 46).
1.5.5 Transformation (art. 9quinquies PM)
Un enregistrement international dont l‟enregistrement de base a partiellement ou totalement cessé de produire ses effets dans le pays d‟origine (cf. ch. 1.5.4 p. 46) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3) AM/PM) peut être transformé en des demandes d‟enregistrements nationaux (art. 9quinquies PM). Cette possibilité étant prévue uniquement par
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le PM, la question de savoir lequel des traités (AM ou PM) était applicable au moment de la radiation de l‟enregistrement international est déterminante pour savoir si la transformation est possible.
La demande de transformation doit être déposée à l‟Institut dans les trois mois à compter de la radiation de l‟enregistrement international (art. 9quinquies PM; art. 46a al. 1 let. a LPM). L‟inscription d‟une transformation est gratuite.
La date de dépôt attribuée à l‟enregistrement national issu de la transformation est la même que celle de l‟enregistrement international d‟origine. L‟enregistrement transformé est soumis à un nouvel examen matériel (art. 9quinquies PM en relation avec l‟art. 46a al. 1 let. d LPM). Après l‟examen de la requête de transformation, la marque est publiée avec une remarque adéquate. Elle bénéficie de la même priorité que l‟enregistrement international d‟origine. Il n‟est pas possible de former opposition contre une marque issue d‟une transformation (art. 46a al. 2 LPM).
1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)
La règle 27.3) du RexC prévoit que deux enregistrements internationaux issus d‟une cession partielle et qui ont de nouveau le même titulaire (p. ex. après plusieurs autres transmissions) peuvent, à la demande du titulaire, être fusionnés en un seul enregistrement. La fusion peut également se rapporter à une partie seulement de l‟enregistrement international d‟origine. Ainsi, si un enregistrement a été divisé en cinq enregistrements à la suite de plusieurs transmissions partielles, il est tout à fait possible que seules trois parties soient à nouveau réunies par fusion. La fusion n‟est pas possible pour des enregistrements internationaux qui, bien qu‟identiques et appartenant au même titulaire, sont issus d‟enregistrements internationaux indépendants.
La demande peut être déposée directement à l‟OMPI ou par l‟intermédiaire de l‟office de la partie contractante du titulaire. L‟inscription d‟une fusion est gratuite.
1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)
Il est possible d‟inscrire au registre international que le titulaire d‟un enregistrement international ne peut disposer librement de celui-ci (règle 20 RexC). Une telle restriction peut se rapporter à l‟enregistrement dans son ensemble ou à certaines des parties contractantes désignées seulement. Cette notification peut être effectuée par le titulaire lui-même ou par l‟office de la partie contractante du titulaire. Elle peut également être effectuée par l‟office d‟une partie contractante désignée. Dans ce cas, cependant, cette restriction ne déploiera ses effets qu‟à l‟égard de cette partie. Constituent des formes possibles de limitations du droit de disposer la mise en gage, la saisie ou encore des restrictions du droit de disposer prononcées par des tribunaux ou des autorités d‟exécution. La levée d‟une telle restriction du droit de disposer doit être communiquée par son bénéficiaire à l‟office qui avait requis son inscription; celui-ci se chargera d‟informer l‟OMPI. L‟inscription de la restriction du droit de disposer est notifiée au titulaire par l‟OMPI et publiée dans la Gazette; elle est gratuite.
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Renouvellement de l’enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)1.6
Les enregistrements internationaux peuvent être renouvelés de dix ans en dix ans. L‟OMPI notifie au titulaire de la marque et à son mandataire l‟expiration du terme de protection six mois avant l‟échéance (art. 7.4) AM, art. 7.3) PM). Le titulaire ou son mandataire ne peut cependant tirer de l‟omission de cette notification aucun droit en rapport avec le renouvellement (règle 29 RexC). Pour le renouvellement, il suffit de payer les taxes exigibles à cet effet (règle 30 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 6 annexé au RexC; concernant le renouvellement et la date de la désignation postérieure, cf. ch. 1.3 p. 42). Les procédures de renouvellement, sur papier ou en ligne, se passent exclusivement entre le titulaire ou son mandataire, d‟un côté, et l‟OMPI, de l‟autre. L‟Institut n‟étant pas associé à cette procédure, il ne transmet par conséquent aucune demande de renouvellement à l‟OMPI ni ne perçoit de taxes à cet effet.
Rectifications (règle 28 RexC)1.7
Les erreurs affectant un enregistrement international peuvent, sur demande d'un office concerné et dans certains cas sur demande du titulaire, être rectifiées lorsque:
- l'erreur est imputable à l'OMPI. Dans un tel cas, l'OMPI peut corriger cette erreur d'office;
- l'erreur est manifeste et que la correction s‟impose d‟elle-même;
- l'erreur porte sur les faits, par exemple lorsque le nom ou l'adresse du titulaire, la date ou le numéro de l'enregistrement de base ne sont pas corrects.
Le fait pour un titulaire d'avoir oublié de désigner certains pays dans sa demande ou d'avoir oublié de mentionner certains produits et services n'est pas considéré comme une erreur. De tels oublis ne sont pas rectifiables au sens de la règle 28 RexC.
Les erreurs commises par l‟office du titulaire qui touchent aux droits relatifs à l‟enregistrement international ne peuvent être rectifiées que si la demande parvient à l‟OMPI dans les neuf mois à compter de la date de publication de l‟inscription entachée de l‟erreur. Il est donc primordial pour le titulaire de vérifier, dès réception du « certificat d‟enregistrement » ou de la « notification » de modification, qu‟aucune erreur n‟a été commise dans l‟inscription. En cas d‟erreur, il doit en informer immédiatement l‟Institut (si la demande a été traitée par l‟Institut) pour que celui-ci demande l‟inscription d‟une rectification.
Les rectifications sont notifiées par l‟OMPI au titulaire et aux offices des parties contractantes désignées et publiées dans la Gazette. Les rectifications sont gratuites.
Les délais prévus pour l‟examen et l‟opposition par l‟art. 5.2) AM/PM recommencent à courir dans les parties contractantes désignées concernées par la rectification, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s‟appliquaient pas à l‟enregistrement international tel qu‟initialement notifié.
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2. Protection d’un enregistrement international en Suisse
Procédure auprès de l’Institut2.1
S‟agissant de l‟examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, voir les Directives de l‟Institut relatives à la procédure d‟opposition (cf. Partie 5 p. 140).
2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse
Lorsque les conditions de la demande internationale sont remplies, l‟OMPI inscrit l‟enregistrement international au registre international et le notifie aux offices des parties contractantes désignées. Les parties contractantes désignées disposent alors d‟un délai d‟une année ou de 18 mois (art. 5.2) AM / PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection4. La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l‟art. 5.2)b) PM, l‟Institut dispose d‟un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l‟enregistrement international relève du PM. Compte tenu du fait que la déclaration selon l‟art. 5.2)b) PM n‟est applicable que lorsque la Suisse est désignée dans un enregistrement international dont l‟office d‟origine est membre exclusivement du PM (limite prévue avec l‟abrogation de la « clause de sauvegarde », art. 9sexies1)b) PM), l‟examen intervient dans la plupart des cas dans un délai d‟une année. Ce n‟est donc qu‟exceptionnellement qu‟un titulaire se verra notifier un refus provisoire au-delà de ce délai.
Le titulaire qui souhaite voir sa demande examinée dans un délai plus court a la possibilité de requérir, contre paiment d‟une taxe, l‟examen des motifs absolus dans une procédure accélérée conformément à l‟art. 18a OPM (cf. ch. 2.1.7 p. 52).
Selon la règle 18ter1) RexC, les déclarations d‟octroi de la protection (non précédées d‟un refus provisoire de protection) sont devenues obligatoires5. Depuis le 1er janvier 2011, le titulaire reçoit donc une confirmation de l‟acceptation de son enregistrement par l‟Institut.
2.1.2 Notification d’un refus provisoire et délai pour y répondre
Lorsqu‟il existe des motifs absolus d‟exclusion, l‟Institut notifie un refus provisoire à l‟OMPI qui le transmet au titulaire de l‟enregistrement international concerné ou à son mandataire inscrit auprès de l‟OMPI. Le refus provisoire peut être total ou partiel selon qu‟il porte sur tous les produits et/ou services déposés ou sur une partie de ceux-ci uniquement.
L‟art. 5.1) tant de l‟AM que du PM mentionne qu‟un refus « (…) ne pourra être fondé que sur les motifs qui s‟appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la
4 Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 ŔSky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 ŔTête de guitare (marque tridimensionnelle). 5 Modification du RexC du 1er septembre 2009. Bien que cette modification soit entrée en vigueur au 1er septembre 2009, les parties contractantes désignées ont l‟obligation d‟émettre une déclaration d‟octroi de la protection (non précédée d‟un refus provisoire) depuis le 1er janvier 2011. Cette règle a en particulier pour but d‟informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.
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propriété industrielle, dans le cas d‟une marque déposée directement auprès de l‟office qui notifie le refus (…) ». Les motifs de refus sont donc identiques à ceux énumérés à l‟art. 2 LPM (cf. Partie 4 p. 56).
Le titulaire dispose alors d‟un délai de cinq mois pour y répondre. Il s‟agit d‟un délai administratif fixé par l‟Institut (et non d‟un délai légal) (cf. Partie 1, ch. 3.6 p. 25). Ce délai commence à courir dès l‟émission du refus provisoire et non pas à compter de la réception du refus par le titulaire ou par son mandataire inscrit au registre.
2.1.3 Légitimation et représentation
Le titulaire étranger doit faire valoir ses droits uniquement par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse (art. 42 LPM)6. Pour les mandataires des pays membres de l‟UE, un domicile de notification en Suisse suffit (voir Partie 1, ch. 3.1.3 p. 17). Le mandataire doit être au bénéfice d‟une procuration. Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l‟OMPI est admise.
Lorsque l‟Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits et/ou des services (notamment une proposition de limitation géographique) ou une proposition de limitation de l‟objet de droit (notamment au moyen d‟une revendication de couleur négative), le titulaire ou son mandataire inscrit auprès de l‟OMPI peut déclarer par écrit7, dans une langue officielle de l‟Institut, accepter la limitation, directement à l‟Institut et sans passer par un mandataire suisse. Il n‟est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et la marque est protégée en Suisse avec la limitation telle que proposée par l‟Institut (la procédure se termine alors par l‟émission d‟une déclaration au sens de la règle 18ter2)ii) RexC).
2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire
Lorsque le titulaire répond au refus provisoire par l‟intermédiaire d‟un mandataire établi en Suisse, la procédure est en principe identique à la procédure nationale.
A) Maintien du refus provisoire
Lorsque l‟Institut maintient, totalement ou partiellement, ses motifs de refus, il clôt la procédure par l‟émission d‟une décision, qui est notifiée au mandataire suisse. Ce dernier peut alors recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 33 let. e LTAF). Une fois la décision entrée en force, l‟Institut communique à l‟OMPI le résultat final de la procédure par l‟émission d‟une déclaration au sens de la règle 18ter2) ou 3) RexC.
B) Retrait du refus provisoire
6 Avec l‟entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l‟art. 42 LPM sera modifié. La désignation d‟un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d‟un domicile de notification en Suisse. 7 Si la confirmation est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, elle doit l‟être sous la forme d‟une pièce jointe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).
Partie 3 ŔEnregistrements internationaux
51
Lorsque l‟Institut, sur la base des arguments du mandataire, reconsidère son appréciation initiale et décide d‟accepter la marque, il clôt la procédure par l‟émission d‟une déclaration d‟octroi de la protection au sens de la règle 18ter2)i) RexC, adressée directement à l‟OMPI.
C) Le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services
Lorsque le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services qui permet d‟admettre le signe à la protection, l‟Institut clôt la procédure par l‟émission d‟une déclaration d‟octroi partiel de la protection sans voies de droit au sens de la règle 18ter2)ii) RexC. Ainsi, lorsque le titulaire accepte une limitation proposée par l‟Institut ou lorsque l‟Institut accepte une proposition de limitation faite par le titulaire, l‟Institut ne notifie pas de décision intermédiaire au mandataire suisse du titulaire (cf. ch. 2.1.3 p. 50). Le titulaire ou son mandataire qui voudrait contester ultérieurement la validité de son accord à une proposition de limitation ne pourra le faire qu‟aux conditions très restrictives de la procédure de reconsidération.
D) Le titulaire renonce à la protection en Suisse
Une renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC ne peut pas être faite directement auprès de la partie contractante désignée (cf. ch. 1.4.3 p. 44). L‟Institut ne peut par conséquent pas entrer en matière sur une telle requête.
Le titulaire qui ne souhaite plus faire protéger sa marque pour le territoire suisse n‟a que deux solutions: demander à l‟Institut l‟émission d‟une décision finale qui sera suivie d‟une déclaration de refus (total et définitif) au sens de la règle 18ter3) RexC ou procéder à une renonciation auprès de l‟OMPI au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC.
2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus
Lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, l‟Institut émet une déclaration d‟octroi partiel de la protection ou une déclaration de refus (règle 18ter 2)ii) ou 3) RexC), avec l‟indication des voies de droit et de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l‟art. 41 LPM.
Si le titulaire requiert la poursuite de la procédure et que les conditions prévues sont remplies, la procédure se poursuit comme sous ch. 2.1.4 p. 50 sans que l‟Institut ne retire sa déclaration précédemment mentionnée. Lorsque la procédure est close par une décision entrée en force de l‟Institut ou d‟une autorité de recours et que cette décision confirme le contenu de la déclaration selon la règle 18ter2) ou 3) RexC déjà inscrite, l‟Institut n‟émet pas de nouvelle déclaration. En revanche, une déclaration au sens de la règle 18ter4) RexC est émise dans les cas où la décision finale diverge dans son contenu de la déclaration au sens de la règle 18ter2) ou 3) (cf. paragraphe précédent).
Partie 3 ŔEnregistrements internationaux
52
2.1.6 Poursuite de la procédure
Comme pour les dépôts nationaux, le titulaire peut requérir la poursuite de la procédure, conformément à l‟art. 41 LPM. S‟agissant des conditions d‟application de cette disposition, cf. Partie 1, ch. 3.7 p. 27.
2.1.7 Procédure d’examen accélérée
L‟art. 18a OPM prévoit que le titulaire d‟un enregistrement international peut demander que l‟examen des motifs absolus soit entrepris selon une procédure accélérée. La requête d‟examen accéléré peut être faite directement depuis l‟étranger, pour autant que la taxe soit versée et que le motif du paiement soit indiqué sur le bulletin de versement. Si la taxe n‟est pas payée simultanément, la requête d‟examen accélérée ne peut être adressée à l‟Institut que par l‟intermédiaire d‟un mandataire établi en Suisse et au bénéfice d‟une procuration. Si un mandataire au bénéfice d‟une procuration a déjà été désigné, la requête d‟examen accéléré doit être demandée par ce dernier. S‟agissant des autres conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 1, ch. 3.4 p. 25.
Une demande d‟examen accéléré peut intervenir avant l‟expiration du délai de refus applicable ou après la notification d‟un refus provisoire de protection fondé sur des motifs absolus.
A) Demandes d‟examen accéléré avant l‟expiration du délai de refus provisoire
Dans un tel cas, l‟Institut examine les motifs absolus de refus dès réception du paiement de la taxe. Si la protection de la marque peut être accordée, le titulaire est informé par une déclaration d‟octroi de la protection conformément à la règle 18ter1) RexC. Une telle déclaration n‟est toutefois notifiée qu‟à l‟expiration du délai pour faire opposition. Si la marque doit être refusée, l‟Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 2.1.2 à 2.1.5 p. 49 f..
B) Demandes d‟examen accéléré après la notification d‟un refus provisoire
Dans un tel cas, l‟Institut applique la procédure accélérée aux échanges de correspondance dès réception du paiement de la taxe.
La législation ne prévoit pas de procédure accélérée pour l‟examen des motifs relatifs.
Procédure devant l’OMPI2.2
2.2.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse
Aux termes des art. 5.2) AM et 5.2)b) PM, le délai pour notifier un refus provisoire est d‟une année pour le premier et peut être remplacé par 18 mois pour le second si la partie contractante concernée a émis la déclaration appropriée8 (cf. ch. 2.1.1 p. 49). Ce délai court dès la notification de l‟enregistrement international aux offices des parties contractantes
8 La Suisse a émis une telle déclaration (art. 5.2)b) PM).
Partie 3 ŔEnregistrements internationaux
53
désignées. Le délai est respecté pour autant que le refus provisoire est remis à la poste le dernier jour du délai (règle 18 RexC et instruction administrative 14). Est donc déterminante pour la notification d‟un refus de protection la date d‟expédition et non celle de réception.
2.2.2 Contenu de la notification d’un refus provisoire
Le contenu minimum d‟un refus provisoire est défini aux art. 5.2) AM et 5.2)a) PM ainsi qu‟à la règle 17 RexC. Outre le numéro de l‟enregistrement international, le refus doit indiquer les motifs du refus provisoire ainsi que les produits et/ou les services concernés par le refus.
2.2.3 Avis d’irrégularités (règle 18 RexC)
Lorsque l‟Institut notifie un refus provisoire qui ne satisfait pas à l‟une ou à l‟autre des conditions prévues par l‟AM, le PM ou le RexC, l‟OMPI notifie à l‟Institut un avis d‟irrégularité conformément à la règle 18 RexC. Sauf dans le cas des irrégularités prévues à la règle 18.1)a) RexC (notamment refus tardif), l‟Institut dispose d‟un délai de deux mois à compter de l‟avis d‟irrégularité pour régulariser son refus provisoire. Si la notification régularisée est envoyée dans le délai précité, elle sera réputée avoir été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée au Bureau international (règle 18.1)d) RexC). Le titulaire bénéficie d‟un nouveau délai de cinq mois dès l‟émission de la notification régularisée pour répondre au refus provisoire.
2.2.4 Confirmation ou retrait d’un refus provisoire (règles 18ter2), 3 et 4) RexC)
Une fois un refus provisoire notifié, la procédure devant l‟OMPI doit se clôturer par une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée soit que la protection de la marque est acceptée, totalement ou partiellement. Ces déclarations au sens de la règle 18ter2) ou 3) RexC sont communiquées à l‟OMPI et transmises au titulaire ou à son mandataire. Elles n‟ont en principe pas d‟effet constitutif puisque la décision finale intervient au niveau national.
Toutefois, lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, la déclaration au sens de la règle 18ter2) ou 3) RexC, qui est communiquée au titulaire par l‟intermédiaire de l‟OMPI, fait courir tant le délai pour requérir la poursuite de la procédure au sens de l‟art. 41 LPM que le délai pour faire recours. Pour autant que le titulaire utilise l‟une ou l‟autre des voies de droit qui lui sont offertes, l‟Institut devra informer l‟OMPI de l‟issue de la procédure. Cette communication ne doit intervenir que si la décision finale définitive ne correspond pas à la déclaration initiale. Dans un tel cas, l‟Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18ter4) RexC.
2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)
En cours de procédure, il se peut que le titulaire limite, renonce à ou radie totalement ou partiellement son enregistrement international. Ces modifications sont communiquées par l‟OMPI aux parties contractantes désignées, qui doivent alors en examiner les conséquences sur la procédure en cours.
A) Limitation au sens de la règle 25.1)a)ii) RexC
Partie 3 ŔEnregistrements internationaux
54
Le titulaire confronté à un refus provisoire peut décider de limiter sa liste des produits et/ou des services à l‟égard de la Suisse par l‟intermédiaire de l‟OMPI (cf. ch. 1.4.2 p. 44). Si la limitation permet d‟accepter le signe, l‟Institut notifie à l‟OMPI une déclaration d‟octroi de la protection au sens de la règle 18ter2)i) RexC qui fait expressément référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits et/ou les services ayant fait l‟objet du refus provisoire ne sont plus désignés). Cette déclaration est ensuite communiquée par l‟OMPI au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre.
Si le signe ne peut toujours pas être admis à la protection suite à la limitation, la procédure suit son cours, mais porte sur le libellé limité de la liste des produits et/ou des services.
L‟Institut n‟est pas tenu d‟accepter une limitation: la règle 27.5) RexC permet en effet à l‟office d‟une partie contractante désignée de déclarer qu‟une limitation est sans effet sur son territoire. L‟Institut fait usage de cette possibilité notamment lorsque la limitation contient un terme inapproprié (p. ex. une appellation d‟origine contrôlée) ou s‟il s‟agit en réalité d‟une extension de la liste des produits et/ou des services. Une telle déclaration doit toutefois être émise avant l‟expiration d‟un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la limitation a été notifiée à l‟office de la partie contractante concernée (règle 27.5)c) RexC).
B) Renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii RexC
Le titulaire peut en tout temps renoncer à la protection dans un pays donné en demandant l‟inscription d‟une renonciation à l‟égard de cette partie, pour tous les produits et/ou services (cf. ch. 1.4.3 p. 44). La renonciation est inscrite au registre international, puis notifiée aux offices concernés. Par la renonciation à la protection de l‟enregistrement international en Suisse, la procédure devient sans objet et est close sans autre formalité, c‟est-à-dire sans qu‟une décision formelle ne soit émise (même lorsqu‟une notification de refus provisoire a été émise).
C) Radiation au sens de la règle 25.1)a)v) RexC
Le titulaire peut radier l‟enregistrement international à l‟égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et/ou des services (cf. ch. 1.5.3 p. 46). La radiation est communiquée à l‟OMPI, inscrite au registre et notifiée aux parties contractantes désignées.
S‟agissant des conséquences sur une procédure en cours, il faut distinguer selon l‟étendue de la radiation:
- Radiation totale: lorsque le titulaire radie totalement son enregistrement international, la procédure en cours devient sans objet et est close sans autre formalité, c‟est-à-dire sans qu‟une décision formelle ne soit émise (même lorsqu‟une notification de refus provisoire a déjà été émise).
- Radiation partielle: lorsque le titulaire radie partiellement son enregistrement international, l‟Institut doit examiner les incidences de cette radiation sur la procédure en cours. Si la radiation partielle permet d‟accepter le signe, l‟Institut notifie à l‟OMPI
Partie 3 ŔEnregistrements internationaux
55
une déclaration d‟octroi de la protection qui fait expressément référence à la radiation partielle intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que la radiation porte sur tous les produits et/ou services ayant fait l‟objet du refus provisoire). Cette déclaration est ensuite communiquée par l‟OMPI au titulaire ou à son mandataire. Si la radiation partielle ne permet pas de lever les objections émises dans le refus provisoire, la procédure suit son cours mais porte sur le libellé partiellement radié de la liste des produits et/ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 1.4.2 p. 44).
2.2.6 Invalidation (règle 19 RexC)
On entend par invalidation toute décision de l‟autorité administrative ou judiciaire compétente du pays concerné par laquelle l‟effet d‟un enregistrement international est levé ou révoqué sur le territoire de cette partie contractante désignée. Cette invalidation peut ne s‟appliquer qu‟à certains des produits et/ou des services protégés. L‟office de la partie contractante concernée, lorsqu‟il a connaissance d‟une telle invalidation, doit notifier à l‟OMPI la décision ainsi que les produits et/ou les services auxquels elle se rapporte. Ces indications sont inscrites au registre international et publiées dans la Gazette. L‟OMPI informe le titulaire de l‟invalidation et, si cela est souhaité, il communique à l‟office de la partie contractante concernée la date de l‟invalidation. L‟inscription d‟une invalidation est gratuite.
2.2.7 Rectification (règle 28 RexC)
La règle 28 RexC permet de rectifier une erreur relative à un enregistrement international. La rectification est notifiée aux parties contractantes désignées, qui disposent alors d‟un nouveau délai d‟une année ou de 18 mois pour notifier un refus provisoire, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s‟appliquaient pas à l‟enregistrement international tel qu‟initialement notifié. Un enregistrement international rectifié fait par conséquent l‟objet d‟un nouvel examen de la part de l‟Institut. Si une procédure est déjà pendante devant l‟Institut, ce dernier examine les conséquences de la rectification sur cette procédure et, si nécessaire, notifie un nouveau refus provisoire qui tient compte de la rectification. Ce refus fait courir un nouveau délai de réponse de cinq mois. Il se peut également que la rectification permette d‟admettre le signe à la protection. L‟Institut notifie alors une déclaration d‟octroi de la protection au sens de la règle 18ter2) RexC qui se réfère expressément à ladite rectification.
56
Partie 4 – Examen matériel des marques
1. Bases légales
Art. 1 al. 1 LPM
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d‟une entreprise de ceux d‟autres entreprises.
Art. 30 al. 2 let. C LPM
L‟Institut rejette la demande d‟enregistrement, si:
c. il existe des motifs absolus d‟exclusion.
Art. 2 LPM: Motifs absolus d‟exclusion
Sont exclus de la protection:
a. les signes appartenant au domaine public, sauf s‟ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l‟emballage qui sont techniquement nécessaires;
c. les signes propres à induire en erreur;
d. les signes contraires à l‟ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.
2. Aptitude à constituer une marque
Avant de procéder à l‟examen des motifs absolus d‟exclusion, il faut déterminer si le signe déposé en vue d‟un enregistrement peut véritablement constituer une marque au sens de la LPM.
L‟art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d‟une entreprise de ceux d‟autres entreprises. En tant que signe distinctif, la marque a d‟abord une fonction distinctive: elle doit individualiser les produits ou services désignés par le signe, de sorte qu‟un utilisateur puisse retrouver un produit qu‟il a apprécié parmi la multitude d‟offres sur le marché1. La marque remplit en outre une fonction d’indication de provenance2: elle garantit que tous les produits et services qu‟elle désigne proviennent d‟une entreprise déterminée (ou d'une entreprise appartenant à un groupe d‟entreprises étroitement liées sur le plan économique).
Un signe est apte à constituer une marque lorsque, considéré de manière abstraite, c‟est-à- dire sans tenir compte des produits ou des services, il est en mesure de remplir la fonction de marque3. Pour cette raison, l‟aptitude à constituer une marque est aussi nommée
1 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle); ATF 122 III 382 ŔKamillosan / Kamillan. 2 ATF 128 III 454 ŔYUKON; ATF 135 III 359 Ŕmarque sonore. 3 TAF B-5456/2009 ŔStylo-bille (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
57
caractère distinctif abstrait4. L‟aptitude à constituer une marque est déniée aux signes qui, en aucune circonstance, ne peuvent être compris et reconnus par le public comme signes distinctifs. Outre les signes trop complexes (par exemple les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne peuvent pas constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies5.
Les développements qui suivent doivent toujours être considérés à la lumière de ces principes.
3. Principes généraux
Critères d’examen identiques pour l’ensemble des catégories et types de marques3.1
L‟Institut applique les mêmes critères d‟examen matériel aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse.
Lors de l‟appréciation des motifs absolus d‟exclusion, des critères d‟examen identiques sont appliqués aux trois catégories de marques que constituent les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives. Ces critères sont également identiques pour les différents types de marques (marques verbales, marques figuratives, marques verbales/figuratives, marques tridimensionnelles, marques de couleur, etc.). Néanmoins, des différences d‟appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public peut varier en fonction des types de signes6. Par exemple, la perception d‟un signe constitué par la forme, la couleur ou le motif du produit n‟est pas forcément identique à celle d‟un signe qui ne se confond pas avec l‟aspect extérieur du produit. En conséquence, l‟Institut établit une distinction, lors de la prise en compte de la perception du destinataire, entre les signes conventionnels (cf. let. A p. 67) et les signes non conventionnels (cf. let. B p. 86).
Impression d’ensemble3.2
L‟examen d‟un signe se fonde principalement sur l‟impression générale qui s‟en dégage7. Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tels le degré du caractère descriptif des éléments verbaux, l‟effet visuel, le graphisme et les
4 Le caractère distinctif abstrait selon l‟art. 1 al. 1 LPM ne doit pas être confondu avec le caractère distinctif concret qui, en vertu de l‟art. 2 let. a LPM, est examiné en rapport avec les produits et les services concernés (voir ch. 4.2 p. 65). 5 Pour le caractère facile à retenir d‟une mélodie (Einprägsamkeit), voir ATF 135 III 359 Ŕmarque sonore. 6 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_374/2007 ŔPraliné (marque tridimensionnelle). 7 ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 659 Ŕ GLOBALEPOST (fig.); TAF B-684/2009 ŔOutperform.Outlast; TAF B-2676/2008 ŔBouteille (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
58
couleurs8. Dans chaque cas, il faut mesurer l‟influence de chaque élément constitutif sur l‟impression générale produite.
Si l‟association d‟éléments appartenant au domaine public et d‟éléments pourvus de caractère distinctif peut former un tout distinctif au sens de l‟art. 2 let. a LPM, les signes qui sont de nature à induire le public en erreur (art. 2 let. c LPM) ou qui sont contraires au droit en vigueur, à l‟ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 let. d LPM) ne peuvent en règle générale pas être admis à l‟enregistrement à titre de marques grâce à des éléments admissibles à la protection y figurant9,10. Une appréciation nuancée a notamment lieu lorsque des modifications ou des mutilations sont examinées11; si celles-ci peuvent rendre distinctif un signe sous l‟angle de l‟art. 2 let. a LPM, elles n‟écartent pas un motif d‟exclusion sous l‟angle de l‟art. 2 let. c et d du moment que le sens du signe demeure reconnaissable malgré la modification, respectivement la mutilation12.
Relation avec les produits et les services3.3
Un signe n‟est jamais examiné in abstracto. L‟appréciation de l‟existence d‟obstacles à l‟enregistrement a toujours lieu en relation étroite avec les produits et/ou les services pour lesquels la protection est demandée13. L'institut admet d'office un signe pour tous les produits et services pour lesquels il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion; une demande subsidiaire en ce sens de la part du déposant n'est pas nécessaire14.
Appréciation sur la base de la demande d’enregistrement3.4
C‟est le signe déposé qui fait l‟objet de l‟examen des motifs absolus d‟exclusion15. Cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d‟enregistrement. Les circonstances ou les motifs du dépôt ne sont pas pris en considération. Il n‟est pas non plus tenu compte de l‟usage du signe sur le marché, sauf dans le cas où le caractère de marque imposée est invoqué16. De même, l‟usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n‟est pas pris en compte pour l‟examen17.
8 TAF B-6748/2008 ŔXPERTSELECT; TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.). Concernant les marques verbales/figuratives, cf. ch. 4.6 p. 84. 9 Concernant art. 2 lit. c LPM, cf. TAF B-1988/2009 ŔEAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 10 Des exceptions sont toutefois envisageables lorsque les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente; voir par exemple les cas de figure illustrés sous ch. 8.4.1 p. 114 et ch. 8.4.9 p. 118. 11 Cf. ch. 4.4.8.2 p. 79. 12 Dans le cadre des violations du droit en vigueur au sens de l‟art. 2 let. d LPM, il faut tenir compte des législations spéciales (cf. ch. 7.2 ss p. 105 ss et ch. 8.7 ss p. 127 ss). 13 TF 4A_455/2008 ŔAdRank; TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278 Ŕ FIREMASTER; TAF B-7272/2008 ŔSNOWSPORT. 14 TAF B-8515/2007 ŔCorbeille à déchets (marque tridimensionnelle). 15 ATF 120 II 310 ŔTHE ORIGINAL (marque tridimensionnelle). 16 TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III. Voir également ch. 4.3.1 p. 66. 17 TF, FBDM 1980 I 10 ŔDIAGONAL; TAF B-7425/2006 ŔCHOCO STARS (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
59
Appréciation du point de vue des milieux intéressés3.5
L‟appréciation d‟un signe s‟appuie sur sa compréhension présumée par les milieux intéressés suisses18. L‟examen se fonde en principe sur la perception du destinataire des produits et/ou des services considérés19, lequel peut être un consommateur moyen et/ou un professionnel20, un destinataire final ou intermédiaire21. Lors de l‟examen du motif de refus concernant l‟appartenance du signe au domaine public selon l‟art. 2 let. a LPM, il est en outre tenu compte du point de vue des concurrents22. Concernant l‟appréciation des motifs d‟exclusion énoncés à l‟art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6 p. 100.
Le degré d'attention que les destinataires finaux accordent aux signes servant à distinguer des produits de consommation ne doit pas être surestimé; il s'agit d'un degré d'attention moyen23. Selon la pratique de l‟Institut, les consommateurs moyens sont des personnes normalement informées, attentives et avisées. On ne saurait dans ce cas leur attribuer des connaissances qui requièrent des recherches ou intérêts particuliers24. Si les destinataires sont des professionnels, l‟Institut présuppose de leur part un degré d‟attention accru et des connaissances approfondies dans le domaine concerné. Il tient également compte du fait que certains cercles spécialisés possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères25 (l‟anglais est p. ex. la langue technique de la branche informatique).
Il suffit qu‟il existe un motif d‟exclusion du point de vue d‟un seul des cercles intéressés pour qu‟un signe ne soit pas admis à l‟enregistrement26; l‟importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes27. Si le produit est destiné à la fois au grand public et aux professionnels, il suffit que ces derniers considèrent le signe comme descriptif pour que l‟Institut rejette la demande28.
Langues à prendre en considération3.6
L‟Institut examine les signes déposés en premier lieu en tenant compte du français, de l‟allemand, du suisse allemand, de l‟italien et du romanche. Ces langues sont d'importance équivalente, autrement dit, le signe est refusé dès que la compréhension qui en est faite
18 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle); TAF B-3052/2009 ŔDIAMONDS OF THE TSARS; TAF B-7425/2006 ŔCHOCO STARS (fig.). 19 TF, sic! 2007, 824 ŔPièce de turbine (marque tridimensionnelle); TAF B-3052/2009 ŔDIAMONDS OF THE TSARS. 20 TAF B-1364/2008 ŔON THE BEACH. 21 TAF B-356/2008 ŔGB. 22 TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG; TAF B-6257/2008 ŔDEOZINC. 23 TF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle). 24 TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 25 Cf. TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK. 26 TF 4A_455/2008 ŔAdRank; TAF B-4053/2009 Ŕeasyweiss; TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR; CREPI, sic! 2004, 673 ŔTAHITIAN NONI. 27 Autre avis: TAF B-516/2008 ŔAFTER HOURS; TAF sic! 2008, 893 ŔPEACH MALLOW. 28 TAF 4A_455/2008 ŔAdRank; CREPI, sic! 2003, 806 ŔSMArt.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
60
dans l‟une des régions linguistiques suisses ne permet pas de lui accorder la protection à titre de marque29.
Les langues étrangères sont prises en considération si le signe est considéré comme un terme connu. L‟examen de cette question se fait au cas par cas, l‟Institut partant du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus30 et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d‟un sens aisément compréhensible, mais également les énoncés plus complexes31. Le seul fait qu‟un signe est composé d‟éléments verbaux ne provenant d‟aucune langue officielle n‟exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public32.
Cas limites3.7
En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l‟Institut doit, au terme de l‟examen des motifs absolus d‟exclusion selon l‟art. 2 let. a LPM, enregistrer les cas limites, les tribunaux civils pouvant librement réexaminer la validité des marques enregistrées en cas de litige33.
Ce principe n‟est pas valable pour les signes propres à induire en erreur34 ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l‟ordre public ou aux bonnes mœurs35.
Egalité de traitement3.8
Le principe de l‟égalité de traitement, ancré à l‟art. 8 de la Constitution fédérale, exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable36. Les états de fait sont semblables uniquement si les signes sont comparables sur tous les points
29 TF 4A_330/2009 ŔMAGNUM (fig.); ATF 131 III 495 ŔFELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649 Ŕ GLOBALEPOST; TAF B-3052/2009 ŔDIAMONDS OF THE TSARS. 30 TAF B-3377/2010 ŔRADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008 ŔON THE BEACH; CREPI, sic! 2003, 802 ŔWE KEEP OUR PROMISES. 31 TAF B-6748/2008 ŔXPERTSELECT; TAF B-7410/2006 ŔMASTERPIECE II. 32 ATF 120 II 144 ŔYENI RAKI. 33 ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 129 III 225 Ŕ MASTERPIECE. 34 TF, FBDM 1994 I 76 ŔALASKA. 35 TF 4A_302/2010 ŔMADONNA (fig.) [destiné à la publication]. 36 TAF B-7421/2006 ŔWE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008 ŔA-Z; CREPI, sic! 2005, 19 Ŕ GELACTIV; CREPI, sic! 2004, 403 ŔFINANZOPTIMIERER.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
61
pertinents37 (p. ex. composition du signe38, sens, produits et/ou services désignés39). Des décisions anciennes ne lient pas l‟Institut pour sa pratique actuelle40.
Seul le droit à l‟égalité de traitement dans l‟illégalité peut être invoqué lorsque des motifs absolus d‟exclusion s‟opposent à l‟enregistrement d‟un signe41. L‟exercice du droit à l‟égalité de traitement dans l‟illégalité suppose que le droit ait été appliqué de façon incorrecte dans une pluralité de cas antérieurs et que l‟Institut exprime sans équivoque sa volonté de se tenir à cette pratique contraire au droit42. Des enregistrements antérieurs isolés ne suffisent pas. Si l‟Institut change sa pratique, il n‟existe pas de droit à un traitement d‟une demande d‟enregistrement selon l‟ancienne pratique, ceci même si le changement intervient lors de l‟examen de cette demande43.
Le principe de l‟égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive, car des différences minimes entre deux cas peuvent se révéler d‟une importance décisive dans l‟examen des motifs absolus d‟exclusion44. De plus, une certaine prudence est de mise lorsqu'il s'agit de se prononcer une nouvelle fois sur l'admissibilité de marques enregistrées plusieurs années auparavant45.
Principe de la confiance3.9
Le principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités46, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice47. Des
37 TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.). 38 Par exemple, une marque verbale ne peut sans autre être comparée à une marque verbale/figurative (TAF B-1710/2008 ŔSWISTEC), et une marque consistant en un seul mot ne peut être comparée à une marque comprenant plusieurs éléments verbaux (TAF B-1580/2008 ŔA-Z). 39 TAF B-55/2010 ŔG (fig.); selon TAF B-4848/2009 ŔTRENDLINE / COMFORTLINE et CREPI, sic! 2004, 774 ŔREADY2SNACK, l‟identité des produits et services n‟est pas une condition pour invoquer le droit à l‟égalité de traitement. 40 TAF B-3377/2010 ŔRADIANT APRICOT; TAF, sic! 2009, 258 ŔTriangle sphérique (fig.); CREPI, sic! 2004, 573 ŔSWISS BUSINESS HUB. 41 TF, sic! 2005, 278 ŔFIREMASTER; TAF B-2937/2010 ŔGRAN MAESTRO; TAF B-848/2010 Ŕ WILD BEAN CAFÉ. 42 TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.); TF, sic! 2005, 278 ŔFIREMASTER; TAF B-6747/2009 ŔWOW; TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR; il n‟y a pas de droit à l‟égalité de traitement dans l‟illégalité envers soi-même (TAF B-7245/2009 ŔLABSPACE; cf. aussi TF, sic! 2004, 400 Ŕ DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL). 43 TF, sic! 2005, 646 ŔDentifrice (marque tridimensionnelle), avec renvoi à l‟ATF 127 II 113. 44 TAF B-6257/2008 ŔDEOZINC; TAF B-5531/2007 ŔAPPLY TIPS; TAF B-1759/2007 ŔPIRATES OF THE CARIBBEAN; CREPI, sic! 2003, 134 ŔCOOL ACTION. 45 Cf. TAF, sic! 2009, 721 ŔEXPRESS ADVANTAGE. 46 Cf. ATF 129 I 161; TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602. 47 TAF B-5456/2009 ŔStylo-bille (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
62
décisions d'examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime48.
Décisions étrangères3.10
Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n‟ont pas valeur de précédents49. En conséquence, l‟enregistrement d‟un signe à l‟étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en Suisse. Chaque Etat examine l‟admissibilité d‟une marque au regard de sa propre législation, de sa jurisprudence et de la perception de ses milieux intéressés50.
Un enregistrement effectué à l‟étranger peut toutefois être pris en considération par les autorités d‟enregistrement suisses, pour autant qu‟il ne s‟agisse pas d‟un cas clair d‟application du droit suisse ainsi que de la pratique et jurisprudence y relatives51. Il convient de relever que la compréhension d‟un signe par le public cible suisse peut différer de la compréhension du même signe par le public d‟un autre Etat. De plus, chaque Etat disposant d‟une grande marge d‟appréciation52, la pratique d‟un office étranger peut s‟écarter de la pratique d‟examen de l‟Institut suivant le type de signe et les critères nationaux53.
Lorsque l‟enregistrement n‟est pas possible en raison du risque de tromperie ou d‟une atteinte au droit en vigueur, à l‟ordre public ou aux bonnes mœurs, l‟Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 7.2.2 p. 104). Seuls le droit suisse et la compréhension des milieux intéressés en Suisse sont déterminants. En outre, la pratique de l‟Institut en matière d‟indications de provenance n‟est pas comparable à celle des offices étrangers.
Recherches sur Internet pour l’examen de l’appartenance au domaine public3.11
L‟Institut se sert de dictionnaires et d‟ouvrages de référence pour déterminer si un signe relève du domaine public. Une consultation sur Internet de sites suisses et étrangers54 peut compléter ces recherches. Elle permet notamment d‟attester la banalité d‟une désignation ou d‟une combinaison de termes, de même que leur caractère usuel ou descriptif en relation avec les produits et/ou les services concernés55. Un usage du signe par des tiers qui n‟intervient pas à titre de marque constitue un indice pour son appartenance au domaine
48 TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG; TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR; TF, FBDM, 1979 I 16 ŔThe Greys (fig.). 49 ATF 130 III 113 ŔMONTESSORI; TAF B-2937/2010 ŔGRAN MAESTRO; TAF B-6748/2008 Ŕ XPERTSELECT. 50 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278 ŔFIREMASTER; TF, sic! 2004, 400 Ŕ DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; ATF 129 III 229 ŔMASTERPIECE. 51 TF, sic! 2007, 831 ŔBouteille (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2006, 666 ŔPaquet de cigarettes (marque tridimensionnelle); TAF B-1000/2007 ŔVIAGGIO. 52 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.). 53 ATF 129 III 225 ŔMASTERPIECE. 54 TAF B-127/2010 ŔV (fig.); TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR; TAF, sic! 2008, 217 Ŕ VUVUZELA. 55 Cf. ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.) et TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
63
public. Pour les marques tridimensionnelles, des recherches sur Internet peuvent en outre servir à déterminer ou à illustrer la diversité des formes proposées sur le marché dans la catégorie de produits concernée56. La protection à titre de marque n‟est en conséquence pas accordée lorsque les recherches permettent de démontrer qu‟en Suisse le signe est dépourvu de caractère distinctif concret ou qu‟il est soumis à un besoin de disponibilité (cf. ch. 4.3.2 p. 65).
4. Domaine public
Bases légales4.1
Aux termes de l‟art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes qui appartiennent au domaine public, sauf s‟ils se sont imposés dans le commerce. Cette disposition correspond à l‟art. 6quinquies let. b ch. 2 CUP57, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l‟enregistrement dans les cas suivants:
- lorsqu‟elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
- composées exclusivement de signes ou d‟indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l‟espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d‟origine des produits ou l‟époque de production, ou
- devenues usuelles dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée.
Notion de domaine public4.2
L‟art. 2 let. a LPM reflète l‟intérêt général qui consiste à éviter qu‟un seul acteur du marché ne monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque. Les deux aspects du domaine public reflètent le double objectif visé par la notion même de domaine public:
- les signes inaptes à identifier des produits et/ou des services conformément à la fonction de la marque, autrement dit les signes qui ne permettent pas aux destinataires des produits et/ou des services désignés d‟attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée (absence de caractère distinctif concret), et
- les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui doivent donc rester à la libre disposition de tous (besoin de disponibilité)58.
En conséquence, ces signes ne sont pas admis à la protection à titre de marque.
Le rôle d‟une marque est de permettre aux destinataires de reconnaître dans les produits et/ou les services désignés une origine commune déterminée et de les différencier ainsi de
56 ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_466/2007 ŔSouris en chocolat (marque tridimensionnelle). 57 TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN; TF, FBDM 1994 I 43 ŔMASTERtherm; CREPI, sic! 2006, 33 ŔBoîtier de radio (marque tridimensionnelle); CREPI, sic! 2002, 519 ŔADEQUAT. 58 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle); TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
64
ceux proposés par des concurrents59. Pour cette raison, le motif d‟exclusion fondé sur le défaut de caractère distinctif concret s‟apprécie selon la perception présumée de ces destinataires60 (cf. ch. 3.5 ch. 59).
En revanche, l‟appréciation du besoin de disponibilité se fonde en premier lieu sur les besoins présumés des concurrents61. Ces derniers ont en effet un intérêt légitime à ce que les signes qu‟ils peuvent être amenés à utiliser en relation avec la production ou la commercialisation de leurs produits et/ou de leurs services ne leur soient pas soustraits, ce qui constituerait une restriction à la libre concurrence. La preuve d‟une utilisation actuelle par des tiers n‟est pas indispensable pour admettre un besoin de disponibilité. Il suffit que l‟on puisse envisager de façon sérieuse un emploi actuel ou futur62.
Les deux aspects de la notion de domaine public, à savoir le défaut de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité, sont à dissocier et à traiter comme des motifs absolus d‟exclusion fondamentalement indépendants. Cependant, en pratique, ils se recoupent fréquemment, car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à disposition des concurrents, et inversement.
Examen des marques fondé sur l’art. 2 let. a LPM4.3
Un signe appartient au domaine public au sens de l‟art. 2 let. a LPM si l‟un des deux éléments constitutifs suivants est réalisé: absence de caractère distinctif concret ou existence d‟un besoin de disponibilité.
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret
Un signe est dépourvu de caractère distinctif concret s‟il est couramment utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires, de manière abstraite ou en rapport avec les produits et/ou les services concernés. Sont notamment concernés ici les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits et/ou de services63,64. Le caractère distinctif concret fait également défaut à tous les signes qui ne s‟écartent que de façon minime des signes susmentionnés, autrement dit, les signes qui ne divergent pas dans une mesure importante des signes usuels et/ou de nature descriptive. L‟Institut qualifie ces signes de « banals », cet adjectif permettant de refléter un critère d‟examen unifié.
Constituent entre autres des signes banals les mots ou les images décrivant des produits et/ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d‟emballages ne
59 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle). 60 TAF B-516/2008 ŔAFTER HOURS. 61 TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG; TAF B-1364/2008 ŔON THE BEACH. 62 TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK; cf. également TAF B-3394/2007 Ŕ SALESFORCE.COM et TAF B-600/2007 ŔVOLUME UP. 63 TF 4A_330/2009 ŔMAGNUM (fig.); TAF B-6748/2008 ŔXPERTSELECT. 64 Dans la pratique d‟examen des marques verbales, les désignations de nature descriptive constituent la majorité des signes devant être refusés en raison d‟un défaut de caractère distinctif concret.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
65
différant pas clairement de celles utilisées habituellement, les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés65.
L‟exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque66, à savoir la distinction des produits et/ou des services d‟une entreprise de ceux d‟autres entreprises. Ce critère tient donc un rôle prépondérant dans l‟examen des marques. L‟aptitude concrète d‟un signe à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée est une exigence essentielle de la protection à titre de marque. Un signe dépourvu de caractère distinctif concret est par conséquent exclu de cette protection, de sorte qu‟il n‟est plus nécessaire de procéder à l‟examen d‟un éventuel besoin de disponibilité le concernant67.
Ce motif d‟exclusion n‟est soulevé que si le signe est dépourvu de tout caractère distinctif concret.
L‟usage préalable éventuel d‟un signe ou la question de savoir si ce dernier est connu ne jouent aucun rôle lors de l‟examen du caractère distinctif originaire68. Celui-ci s‟apprécie comme si un usage à titre de marque n‟avait pas encore eu lieu69. Ce n‟est que sur demande que l‟Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l'usage70.
4.3.2 Besoin de disponibilité
Le besoin de disponibilité s‟applique à tous les signes dont les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l‟avenir (cf. ch. 4.2 p. 63). L'examen des motifs absolus d'exclusion lors de la procédure d'enregistrement doit s'effectuer indépendamment du droit exclusif d‟usage que la marque confère à son titulaire (art. 13 LPM)71. A titre d‟exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles72. Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (Ausstattung) banale d‟un produit.
Au cours de l‟examen d‟un signe, le besoin de disponibilité n‟est généralement apprécié que dans un second temps, une fois achevé l‟examen du caractère distinctif concret. En l‟absence de caractère distinctif, la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte (cf. ch. 4.3.1 p. 64). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d‟examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents.
lI existe pour certains signes un besoin absolu de disponibilité. Ceux-ci ne sont en conséquence pas susceptibles de s‟imposer comme marques en raison de l‟usage (cf.
65 Cf. les explications sous ch. 4.4 p. 69 ss concernant les exemples cités et d‟autres cas. 66 Cf. ch. 2 p. 58. 67 TAF B-3377/2010 ŔRADIANT APRICOT; TAF B-7424/2006 ŔBONA; CREPI, sic! 2004, 216 Ŕ GRIMSELSTROM. 68 Cf. TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 69 TAF B-1759/2007 ŔPIRATES OF THE CARIBBEAN. 70 Voir « Marques imposées », ch. 10 p. 132. 71 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST. 72 TF, sic! 2010, 162 ŔRADIO SUISSE ROMANDE.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
66
ch. 10.1.2 p. 130). L‟art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.11.4 p. 90).
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits et/ou des services
Par limitation négative, on entend toute formulation qui, dans une liste des produits et/ou des services, exclut par la négative des produits et/ou des services spécifiques.
Exemples:
- Classe 31: fruits à l‟exception des pommes
- Classe 9: ordinateurs à l'exception des ordinateurs pour vélos
Ces limitations négatives sont acceptées à titre exceptionnel lorsqu‟une formulation positive (énumération de tous les produits et services souhaités) n‟est pas possible. Elles sont en général utilisées afin d‟exclure les produits ou les services pour lesquels le signe déposé est descriptif. Chaque limitation négative fait l‟objet d‟un examen détaillé tenant compte des circonstances du cas d‟espèce. Pour être acceptées, les limitations négatives doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes:
- La limitation négative doit exclure tous les produits ou services problématiques73. Pour le signe JARDIN par exemple, la formulation « meubles à l‟exception des meubles de jardin en plastique » n‟est pas suffisante. Etant donné qu‟il existe d‟autres types de meubles de jardin que ceux en plastique, cette limitation n'exclut pas tous les produits pour lesquels le signe est descriptif.
- La formulation doit permettre de déterminer clairement les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. L‟objet de la protection doit être précis (art. 11 al. 1 OPM)74. Par exemple, la limitation « tissus à l‟exception des tissus pour pantalons » ne peut pas être acceptée, car il n‟existe pas de tissu spécifique pour la fabrication de pantalons; l‟objet de la protection n‟est donc pas clair.
- Tout comme une limitation positive, une limitation négative ne doit pas rendre le signe trompeur (cf. ch. 5 p. 98). Un signe ABC LE MEILLEUR VIN DU MONDE, déposé pour des « boissons alcooliques à l‟exception du vin », serait refusé, puisque les destinataires s‟attendent à ce que les produits soient ou contiennent du vin, alors que le vin est expressément exclu de la liste des produits.
73 Cf. dans ce sens TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN. 74 TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
67
A. Signes conventionnels
Marques verbales4.4
4.4.1 Généralités
Le caractère descriptif d‟un signe verbal constitue la cause la plus fréquente de refus de protection. Les signes qui sont de simples indications descriptives des produits et/ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret75. De plus, de tels signes doivent rester à la disposition de tous les concurrents (concernant le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité en général, cf. ch. 4.2 p. 63).
Le caractère distinctif concret indispensable pour admettre une marque à l‟enregistrement fait également défaut aux signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais qui constituent, de manière générale ou en association avec les produits et/ou les services qu‟ils désignent, une expression courante (cf. ch. 4.4.3 p. 73).
4.4.2 Indications descriptives
Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services. Elles ne sont pas perçues par les milieux intéressés comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité).
Les principes suivants s‟appliquent lors de l‟examen des marques:
- Les désignations génériques, de même que les indications relatives aux caractéristiques possibles des produits ou des services désignés76, comme leur qualité, leur provenance géographique ou leur fonctionnement, sont de nature descriptive (cf. ch. 4.4.2.1 ss p. 69).
- Les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services sont également descriptives77. Figurent notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire78 (cf. ch. 4.4.2.3 p. 72).
- L‟examen ne vise pas à établir si le signe, considéré de manière abstraite, fait spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Est par contre déterminant le fait de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés79.
75 TF 4A_330/2009 ŔMAGNUM (fig.). 76 TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649 ŔGLOBALEPOST (fig.); TF, sic! 2004, 400 ŔDISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG. 77 TF, sic! 1998, 397 ŔAVANTGARDE. 78 TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.); TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK; ATF 129 III 225 Ŕ MASTERPIECE; TAF B-7245/2009 ŔLABSPACE; CREPI, sic! 2003, 495 ŔROYAL COMFORT. 79 TAF B-1364/2008 ŔON THE BEACH; TAF B-6910/2007 Ŕ2LIGHT.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
68
- Un signe éveillant uniquement des associations d‟idées ou contenant des allusions qui ne renvoient que de loin aux caractéristiques des produits et services, n‟est pas descriptif80. Sont admis à l‟enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. Si le rapport entre le terme utilisé et le produit ou le service désigné est à ce point immédiat et concret que le terme renvoie, sans fournir un effort de réflexion ou d‟imagination particulier, à une caractéristique déterminée du produit ou du service en cause, alors le signe doit être refusé à l‟enregistrement81. La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée en fonction des produits et/ou services revendiqués en l'espèce82.
- Le fait que l‟expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n‟est pas décisif. De même, qu‟une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n‟exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe83. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée84. Les néologismes peuvent également appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente85. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les usages de la langue ou sur les règles de la construction lexicale, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question86. De même, le fait qu‟une expression ne figure pas dans les dictionnaires n‟est pas un critère en faveur de l‟admissibilité du signe87.
- L‟éventuel double (ou multiple) sens d‟un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu‟au moins l‟une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné88. Le multiple sens d'un signe considéré dans l'abstrait peut faire place à une signification précise et descriptive lorsqu'il est mis en relation avec un produit ou un service déterminé89. Placés devant un signe ne possédant pas de sens, ou possédant un sens contradictoire d'une part, de même qu'un sens pourvu d'une signification en relation avec les produits ou services revendiqués d'autre part, les destinataires retiendront ce dernier pour la compréhension du signe90.
80 TF, sic! 2005, 649 ŔGLOBALEPOST (fig.); TAF B-2937/2010 ŔGRAN MAESTRO. 81 TF 4A_330/2009 ŔMAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK; ATF 131 III 495 FELSENKELLER; TAF B-8186/2008 ŔBABYRUB. 82 TAF B-613/2008 ŔNANOBONE. 83 TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.); TF, sic! 2005, 649 ŔGLOBALEPOST (fig.); TAF B-787/2007 Ŕ PUNTOIMMOBILIARE. 84 TAF B-3650/2009 Ŕ5 AM TAG; TAF B-1717/2008 ŔSWISTEC. 85 TAF B-7204/2007 ŔSTENCILMASTER. 86 TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.); TF, sic! 2000, 287 ŔBIODERMA; CREPI, sic! 2005, 19 Ŕ GELACTIV. 87 TAF B-6352/2007 ŔAdRank; TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR. 88 Cf. TF 4A_492/2007 ŔGIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649 ŔGLOBALEPOST (fig.); CREPI, sic! 2003, 495 ŔROYAL COMFORT. 89 TF, sic! 2005, 278 ŔFIREMASTER; TAF B-613/2008 ŔNANOBONE. 90 TAF B-1580/2008 ŔA-Z.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
69
- L‟existence d‟une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n‟a pas d‟influence sur le caractère distinctif. Quant au besoin de disponibilité, il ne se limite pas aux indications irremplaçables. L‟existence d‟une deuxième désignation dans le commerce n‟exclut pas le fait qu‟un signe puisse appartenir au domaine public91.
- L‟impression générale étant déterminante92, il n‟est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif93.
- Pour qu‟un signe soit exclu de la protection, il suffit qu‟il soit descriptif pour une seule partie des produits ou des services tombant sous l‟indication générale (Oberbegriff) concernée94.
- La protection n‟est pas accordée aux signes se réduisant à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales. En revanche, un signe peut être admis à l‟enregistrement s‟il présente des éléments supplémentaires, pourvus de caractère distinctif, qui influencent de manière essentielle l‟impression générale (cf. ch. 4.4.8 p. 76)
4.4.2.1 Désignations génériques
Les signes constitués exclusivement d'une indication renvoyant à la nature même ou au genre du produit ou service concerné ne peuvent pas être enregistrés comme marques.
Exemples:
- POMME pour des fruits (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION pour des produits de l'édition (cl. 16)
4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques
Les indications de nature descriptive peuvent se référer à une caractéristique quelconque des produits ou des services. La liste ci-dessous n‟est pas exhaustive.
4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés
Les indications relatives aux propriétés des produits ou des services, à savoir les indications qui renseignent les destinataires sur une caractéristique objective desdits produits ou services, ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques. Ceci s'applique également lorsque l'indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné95.
Exemples:
91 TAF B-7272/2008 ŔSNOWSPORT. 92 Cf. ch. 3.2 p. 59. 93 Cf. TAF B-1710/2008 ŔSWISTEC et TAF B-7426/2006 ŔTHE ROYAL BANK OF SCOTLAND; CREPI, sic! 2000, 100 ŔINFO TIP. 94 TAF B-3377/2010 ŔRADIANT APRICOT; TAF B-7204/2007 ŔSTENCILMASTER; TAF B-613/2008 ŔNANOBONE; CREPI, sic! 2004, 220 ŔsmartModule et smartCore. 95 TAF B-6070/2007 ŔTRABECULAR METAL.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
70
- ALLFIT pour des implants ou des produits d‟obturation dentaire (cl. 5, 10)96
- SMART pour des armes (cl. 13)97
4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement
Les signes constitués d'indications verbales qui caractérisent la forme ou l'emballage d'un produit ou son conditionnement ne peuvent pas être enregistrés comme marques, lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu'elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières.
Exemple:
- Le signe GOLD BAND ne peut pas être admis à l'enregistrement pour des produits à base de tabac, car il renvoie à la bande dorée intégrée au film protecteur des paquets de cigarettes, c‟est-à-dire à un élément usuel du conditionnement de ces marchandises98.
En revanche, une indication renvoyant à une forme ou à un conditionnement inattendu et inusuel pour un produit désigné ou pour l‟emballage de ce produit peut être admise à l'enregistrement.
Exemple:
- Le signe ROTRING peut être admis à l'enregistrement pour des outils, car il n'est pas usuel qu'un anneau rouge soit apposé sur un outil ou sur son emballage99.
4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires
Les indications relatives à l‟usage prévu pour un produit ou un service sont exclues de la protection à titre de marques100. Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services.
Exemples:
- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)101
- ELLE pour des produits destinés aux femmes102
4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets
Les indications qui décrivent directement l‟effet ou le mode de fonctionnement d'un produit ne peuvent être enregistrées comme marques103. Ceci s'applique également lorsque l'indication porte sur un effet ou un mode de fonctionnement particulier d‟un produit.
96 CREPI, sic! 1997, 302 ŔALLFIT. 97 CREPI, sic! 2003, 806 ŔSMArt. 98 ATF 116 II 609 ŔGOLD BAND. 99 ATF 106 II 245 ŔROTRING. 100 TAF B-1364/2008 ŔON THE BEACH. 101 TAF B-1000/2007 ŔVIAGGIO. 102 TF, sic! 1997, 159 ŔELLE.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
71
Exemples:
- RAPIDE pour des médicaments (cl. 5)
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)104
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)105
4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres
Certains produits ou services, comme les produits de l'édition (cl. 16), les publications électroniques et les supports de données enregistrés (cl. 9) ou les divertissements (cl. 41), peuvent porter sur un thème particulier. Les indications qui pourraient constituer le thème possible des produits ou des services concernés ne peuvent pas être admises à titre de marques106.
Exemples:
- ANIMAUX pour des livres (cl. 16)
- JAZZ pour des disques compacts (cl. 9)
Les indications pourvues dans l'ensemble d'un caractère fantaisiste ou contenant un élément distinctif ne sont pas considérées comme des indications descriptives du contenu et peuvent être admises à la protection.
Exemples:
- LE PETIT PIERRE, notamment en cl. 9 et 16
- Wii SPORTS (CH 587 365), notamment en cl. 9, 16 et 28
En principe, un signe constitué d'un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l'identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives.
Font néanmoins exception à ce principe les signes constitués du nom d‟une personne ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d‟activité (p. ex. une personne ayant créé une œuvre de très grande renommée) et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits et/ou services.
Exemple:
- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)
103 TAF B-6291/2007 ŔCORPOSANA. 104 CREPI, sic! 2003, 134 ŔCOOL ACTION. 105 CREPI, sic! 2003, 800 ŔFITNESS. 106 ATF 128 III 447 ŔPREMIERE; TF, sic! 2004, 400 ŔDISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
72
4.4.2.3 Indications générales de qualité
Les indications qui décrivent la qualité d‟un produit ou d‟un service ou se réduisent à des indications laudatives communes, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, appartiennent au domaine public107. Il en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services108. Lorsque ces indications sont combinées avec d‟autres indications descriptives, les signes qui résultent de ces combinaisons sont exclus de la protection à titre de marques.
Exemple:
- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)109
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)110
4.4.2.4 Désignations de couleur
Une désignation de couleur appartient au domaine public lorsqu‟elle
- représente un critère d‟achat pour le produit (p. ex. JAUNE pour des vêtements ou des tissus), ou
- détermine une caractéristique du produit en cause (p. ex. VERT pour des colorants, des laques ou des cosmétiques), ou
- est inhérente au produit (p. ex. ROUGE pour des tomates), ou
- est utilisée comme une désignation générique ou une indication relative aux caractéristiques des produits correspondants (ORANGE pour des oranges ou CORAIL pour du vin).
Aucun de ces critères n‟est valable par exemple pour la marque PINK destinée à des matériaux de construction en métal. Ce signe serait donc enregistrable.
Les critères susmentionnés ne s‟appliquent que de manière restreinte aux services qui, par nature, ne possèdent pas de couleur.
Les désignations de couleur sont parfois soumises à un besoin absolu de disponibilité qui fait obstacle à l‟admission du signe comme marque imposée111.
4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive
Des indications de nature descriptive autres que celles qui précèdent sont refusées à l‟enregistrement, notamment celles se rapportant:
- à la quantité d‟un produit, par exemple TRIPLE-PACK pour du chocolat;
107 TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397 ŔAVANTGARDE; TAF B- 7245/2009 ŔLABSPACE. 108 Cf. TF, sic! 2010, 907 Ŕterroir (fig.). 109 ATF 129 III 225 ŔMASTERPIECE. 110 CREPI, sic! 2003, 495 ŔROYAL COMFORT. 111 Cf. ch. 10.1.2 p. 133.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
73
- à la valeur d‟un produit, par exemple BOULES A 10 (bonbons à 10 centimes) pour des sucreries;
- à un événement ou au moment de fabrication d‟un produit, par exemple « Berne 2006 » pour une exposition de meubles, « vendange tardive » pour du vin;
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service, par exemple SUPERMARCHE pour des produits alimentaires (cl. 29) ou LE MONDE DE L'ELECTRONIQUE pour des ordinateurs (cl. 9).
4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)
L‟Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue des dénominations communes internationales (ou noms génériques) aux substances chimiques dont l‟utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée. Considérées comme des termes génériques au sens large et appartenant au domaine public, les DCI ne peuvent être enregistrées à titre de marques. Une DCI suffisamment déclinée ou modifiée peut cependant être enregistrée, pour autant que cette modification confère au signe un caractère distinctif suffisant et écarte le besoin de disponibilité. Le fait que les milieux intéressés reconnaissent dans le signe une référence à la DCI n‟exclut pas automatiquement la possibilité d‟un enregistrement. Par exemple, la marque SIMVASTAT (CH 510 477) constitue une modification suffisante de la DCI SIMVASTATIN.
4.4.3 Expressions courantes
En plus des indications de nature descriptive, sont également exclus de l‟enregistrement à titre de marques les signes verbaux se limitant à des expressions courantes, soit de manière générale soit en relation avec les produits et/ou les services désignés112. De tels signes sont assimilés aux signes banals. Ils sont en effet dénués de caractère distinctif concret car ils ne sont pas plus aptes que les signes de nature descriptive à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, il existe généralement pour de telles expressions un besoin de disponibilité.
En conséquence, l‟Institut rejette les signes tels que ENTERPRISE113 ou NETTO114 pour tous les produits, TERROIR pour du vin ou LA FORMULE DU CHEF pour des repas précuisinés.
4.4.4 Slogans
Un slogan est une formule concise et frappante, utilisée notamment en publicité. Il n‟est a priori pas exclu qu‟un slogan puisse être enregistré à titre de marque.
Sont cependant refusés à l‟enregistrement les slogans qui sont composés exclusivement d‟éléments:
112 TAF B-1580/2008 ŔA-Z. 113 CREPI MA-AA 03/95 ŔENTERPRISE. 114 CREPI, sic! 2005, 367 ŔNETTO.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
74
- décrivant les caractéristiques des produits et/ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets),
- constituant une indication générale de qualité ou une indication de nature publicitaire115,
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples (incitations à acheter ou injonctions se rapportant de manière directe aux produits et services concernés) ou des expressions courantes pour les produits et services en cause.
Sont également rejetés les slogans qui sont exclusivement composés d‟une combinaison des éléments susmentionnés.
Dans ces cas, les slogans sont dénués de caractère distinctif concret, car le consommateur ne les perçoit pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. De tels slogans doivent de surcroît rester à la libre disposition des concurrents116.
Exemples:
- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING pour des médicaments (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE pour des produits appartenant à différentes classes
La protection peut en revanche être accordée aux slogans allusifs dont le caractère descriptif n‟apparaît qu‟après un effort de réflexion et aux slogans qui comportent un élément distinctif.
Exemples:
- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR pour des essences [carburants] (cl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 137) pour des logiciels (cl. 9)
- LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS (CH 357 711) pour de la nourriture pour animaux de compagnie (cl. 31)
4.4.5 Raisons de commerce
Les conditions à l‟enregistrement d‟une marque ne sont pas les mêmes que celles à l‟inscription d‟une raison de commerce au registre du commerce117,118, d‟autant plus que l‟utilisation d‟une raison de commerce, au contraire d‟une marque, n‟est pas associée à des produits et services, mais constitue un renvoi au titulaire d‟entreprise119. Les raisons de
115 TF, sic! 2007, 899 ŔWE MAKE IDEAS WORK; CREPI, sic! 2005, 120 ŔMENSCHEN HELFEN MENSCHEN; CREPI, sic! 2003, 802 ŔWE KEEP OUR PROMISES. 116 Concernant les indications de nature publicitaire, cf. TAF B-6747/2009 ŔWOW. 117 TAF B-386/2008 ŔGB; TAF B-1710/2008 ŔSWISTEC. 118 Concernant l‟examen des raisons de commerce, cf. Guide à l‟attention des autorités du registre du commerce, disponible sous www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix_/firmennachforschungen.html. 119 TAF B-7408/2006 ŔBTICINO (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
75
commerce peuvent être admises à l'enregistrement à titre de marques si, comme tout autre signe, elles remplissent les conditions de l‟art. 2 let. a LPM120.
L'indication de la forme juridique (p. ex. SA, Sàrl, Inc., etc.) n'est pas considérée comme un élément conférant un caractère distinctif au signe.
Exemples:
- SWISS BUSINESS AIRLINE Sàrl pour des services de transport (cl. 39)
- POMMES SA pour du commerce de détail (cl. 35)
4.4.6 Noms de domaine et numéros téléphoniques
Un nom de domaine peut être enregistré comme marque s‟il remplit les conditions de l‟art. 2 let. a LPM. Les noms de domaine de premier niveau, qu‟ils soient génériques comme .COM, .ORG, .NET ou nationaux comme .CH, .DE, etc., sont des indications banales appartenant au domaine public121. Ils ne sont donc pas admis à l‟enregistrement, ni seuls, ni en combinaison avec des indications descriptives ou usuelles.
Les noms de domaine nationaux renvoient par ailleurs à un pays particulier et sont donc considérés comme des indications géographiques (voir ch. 8 p. 108).
Exemples:
- AUTO.COM sera refusé pour la location de voiture (cl. 39).
- ABC.CH sera accepté pour des produits et des services appartenant à différentes classes uniquement si les conditions prévues aux art. 47 LPM ss sont remplies.
En principe, les numéros de téléphone sont admis à la protection à titre de marques, sauf les numéros usuels tels que le « 0800 », qui ne peuvent pas être compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée.
Exemple:
- « 0800PIZZA » sera refusé pour des services de restauration (cl. 43).
4.4.7 Signes libres
Les signes libres sont des signes originairement distinctifs, mais qui se sont transformés, au fil du temps, en désignations génériques pour les produits ou les services auxquels ils se rapportent122. Les signes libres relèvent du domaine public et ne peuvent pas être enregistrés. L‟Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu‟il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre.
120 TAF B-386/2008 ŔGB; TAF B-3259/2007 ŔOERLIKON. 121 TAF B-3394/2007 ŔSALESFORCE.COM. 122 ATF 130 III 113 ŔMONTESSORI.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
76
4.4.8 Signes en principe admis à l’enregistrement
Les signes dont le sens est descriptif ou usuel, et dès lors banal, peuvent être admis à titre de marques, à condition qu‟ils présentent des caractéristiques distinctives qui influencent de manière essentielle l‟impression générale.
Les signes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessous possèdent en principe le caractère distinctif suffisant pour être admis à l‟enregistrement et ne doivent par ailleurs pas être laissés à la libre disposition des concurrents. Lors de l‟examen, tous les aspects du cas d‟espèce sont pris en compte. Ainsi, plus un signe est considéré comme descriptif ou banal en raison de sa signification, plus les exigences concernant les autres éléments susceptibles de doter le signe de caractère distinctif, dans son ensemble, sont élevées. Un signe peut être admis à l‟enregistrement notamment grâce à la réunion de plusieurs éléments qui, pris isolément, auraient été insuffisants.
4.4.8.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public
L‟Institut enregistre les marques associant plusieurs signes relevant du domaine public si l‟impression générale qui s‟en dégage leur confère un caractère distinctif.
4.4.8.1.1 Combinaisons d’éléments descriptifs
L‟Institut refuse à l‟enregistrement les combinaisons de mots dont le sens est immédiatement compréhensible et qui, d‟un point de vue linguistique, ne sont pas inhabituelles, fausses ou suffisamment modifiées.
Par conséquent, un signe composé de deux ou plusieurs éléments descriptifs est susceptible d‟être enregistré à titre de marque, à condition que la signification de cette combinaison ne soit pas descriptive et qu‟elle dépasse la simple addition des éléments constitutifs.
Exemples de signes admis:
- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 587, cl. 16, 35, 41, 42)
En outre, les combinaisons présentant une irrégularité linguistique clairement perceptible peuvent être pourvues de caractère distinctif. Il ne suffit néanmoins pas d‟apporter une modification minime au signe. En effet, même les néologismes, inusités jusqu‟alors, peuvent relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive. Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant123. De même, le fait de changer l‟ordre des éléments constitutifs d‟un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission124.
Les signes qui ne sont pas reconnus d‟emblée comme étant composés de plusieurs termes, mais qui sont perçus comme formant une unité, peuvent être admis.
123 CREPI, sic! 2000, 592 ŔCLEARCUT; CREPI, sic! 2004, 220 ŔsmartModule et smartCore. 124 CREPI, sic! 1998, 477 ŔSOURCESAFE.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
77
4.4.8.1.2 Combinaisons d’indications descriptives avec des lettres ou des chiffres
Les combinaisons d‟indications descriptives et de signes simples (chiffres ou lettres) sont en principe admises à l‟enregistrement dans la mesure où les signes simples ne prennent pas une signification déterminée en relation avec les produits et les services en cause125. En présence d‟une signification déterminée, les règles générales relatives à l‟appréciation des combinaisons d‟éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.8.1.1 p. 76).
Exemples de marques admises:
- WORLDWIDE 9 pour des services de télécommunication (cl. 38)
- MASTER B pour des accessoires de véhicules (cl. 12)
Si le destinataire, sans fournir un effort de réflexion particulier, ne reconnaît pas les deux éléments de la combinaison formée d‟une indication de nature descriptive et d‟une lettre, il faut alors examiner ce signe comme une unité.
A titre d‟exemples, le signe SQUALITY est perçu comme un mot126 alors qu‟IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »127.
4.4.8.2 Modifications et mutilations
En cas de suppression (mutilation), de changement ou d‟ajout (modification) de lettres ou de syllabes à des indications descriptives ou usuelles, le signe peut être accepté à l‟enregistrement128.
Il faut pour cela que les milieux concernés considèrent que le signe modifié ou mutilé se différencie nettement d‟un signe banal. Une modification insignifiante n‟est pas suffisante129. Il faut tenir compte des circonstances du cas d‟espèce pour déterminer si un signe modifié ou mutilé est dominé par la partie descriptive ou par la partie fantaisiste. En effet, suivant les cas, la modification d‟une seule lettre peut changer l‟impression générale de manière significative (notamment pour des mots courts et dans les cas où cette modification a pour résultat un changement de sens) ou n‟avoir qu‟un faible effet sur celle-ci.
Les modifications ou les mutilations qui sont (devenues) usuelles ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Tel est notamment le cas des transcriptions suivantes: « 4 » au lieu de « for », « 2 » au lieu de « to » ou « too », « @ » au lieu de « a » ou « at », ou « XMAS » au lieu de « christmas ». L'usage d'abréviations est aujourd'hui très répandu, en particulier au travers des fréquents échanges de courriels ou de SMS130.
125 CREPI, sic! 2000, 702 ŔM Power. 126 CREPI, sic! 2001, 131 ŔSQUALITY. 127 CREPI, sic! 2004, 95 ŔIPUBLISH. 128 Concernant l‟appréciation différenciée de cette problématique sous l‟angle de l‟art. 2 let. c et d LPM, cf. ch. 3.2, p. 59, ainsi que ch. 5 ss, p. 100 ss. 129 TAF B-6257/2008 ŔDEOZINC; TAF B-990/2009 ŔBIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 130 TAF B-6748/2008 ŔXPERTSELECT.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
78
Les modifications ou les mutilations qui ne concernent qu‟une lettre sont en principe insuffisantes. BLAK (au lieu de « black ») pour du charbon, DECAP (au lieu de « décape ») pour des décapants-solvants ou NENDA (au lieu de « Nendaz ») pour de l‟eau minérale sont refusés à l‟enregistrement, d‟une part parce que ces signes diffèrent du terme non admis uniquement par un caractère, d‟autre part parce que cette modification n‟a aucun effet sur la prononciation131. Le signe KLINER (au lieu de « cleaner ») pour des balais présente une modification suffisante. Bien que le signe soit phonétiquement identique suite à la modification, son aspect visuel s‟écarte clairement du terme de nature descriptive.
Exemple de signe admis:
- SPAGHELLI (CH 449 222, cl. 29, 30)
Exemple de signe refusé:
- SERVICENTER (IR 700 412, cl. 37, 39, 41, 42)
4.4.8.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots
La redondance de la signification de l‟élément verbal descriptif (pléonasme) peut former un ensemble admis à l‟enregistrement (c‟est le cas, p. ex., de TINIMINI; tiny = minuscule, mini = très petit).
Il convient de distinguer des pléonasmes les répétitions d‟un seul et même mot qui ne sont, en principe, pas admises à la protection (p. ex. CURRY-CURRY).
Les signes composés d‟éléments de nature descriptive peuvent être enregistrés à titre de marques quand ils contiennent un jeu de mot clair qui l‟emporte sur le sens descriptif. Une légère ambiguïté ne permet pas l‟enregistrement.
Exemple de signe accepté:
- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)
4.4.8.4 Désignations à caractère symbolique
Un signe a un caractère symbolique lorsqu‟il ne décrit pas directement un produit ou un service mais y fait allusion par le biais d‟une métaphore. Les signes symboliques peuvent être enregistrés en tant que marques, dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.
Exemples de signes admis:
- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLISTER GUARD (CH 490 407, cl. 25)
131 Cf. TAF B-1710/2008 ŔSWISTEC et TAF, sic! 2005, 366 ŔMICROPOR.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
79
4.4.8.5 Plusieurs langues
Les signes descriptifs ou usuels qui sont composés d‟au moins trois langues différentes (il s‟agit ici des langues prises en considération pour l‟examen des marques) sont admis à la protection. En règle générale, le simple fait d‟utiliser deux langues ne permet pas d‟admettre le signe, mais la combinaison avec d‟autres éléments, comme une mutilation minime, peut donner au signe un caractère distinctif suffisant.
L‟origine étrangère de certains mots, qui sont donc des emprunts (p. ex. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), n‟a en principe aucune influence sur leur appartenance au domaine public ou non.
Exemples de signes admis:
- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)
- NASOCLEAN (IR 738 037, cl. 5)
Exemples de signes refusés:
- TOUT CLEAN (IR 759 988, cl. 1, 3, 38)
- AQUASWISS
Signes simples4.5
4.5.1 Lettres et chiffres
Constituent des signes simples qui ne sont pas admis à l‟enregistrement notamment les lettres de l‟alphabet latin (A à Z), les chiffres arabes (0 à 9) et les chiffres romains132. Les chiffres et les lettres utilisés en relation avec les produits et/ou les services concernés ne sont certes pas descriptifs dans la majorité des cas, mais ils sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, les chiffres et les lettres, pris isolément, doivent rester à la libre disposition des concurrents en raison de leur nombre limité.
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres
Les signes qui ont un sens propre en tant que désignations abrégées ou abréviations sont, de ce fait, considérés comme descriptifs des caractéristiques des produits et/ou des services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type).
Exemples:
- 4WD pour des véhicules (4 roues motrices)
- kp pour des instruments de mesure (kilogramme-poids)
- V8 pour des véhicules (8 cylindres en V)
- M8 pour des vis (métrique / 8 mm)
132 TAF B-55/2010 ŔG (fig.); TAF B-1580/2008 ŔA-Z.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
80
La protection est accordée aux groupes ou aux combinaisons de chiffres ou de lettres à condition qu‟ils ne forment pas des indications, des abréviations ou des années, qui sont perçues comme des renvois descriptifs.
Exemples de signes admis:
- 4×4 (CH 418 344, cl. 25: ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres
Les signes constitués d‟une lettre de l‟alphabet latin écrite en toutes lettres, par exemple ZED pour la lettre « Z » ou ACCA pour la lettre « h » en italien, possèdent un caractère distinctif. Cette manière de retranscrire n‟est pas indispensable au langage commercial quotidien. Les chiffres écrits sous forme de mots (p. ex. HUIT) sont également, sauf exception, acceptés à l‟enregistrement. Lorsque les chiffres contenus dans un signe sont considérés, en relation avec certains produits, comme une indication de quantité (même en l‟absence d‟unités de mesure), ils ne peuvent pas être enregistrés.
4.5.4 Figures géométriques
Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle. Utilisées comme unique élément constitutif d‟un signe, ces dernières sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce à cause de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec d‟autres signes ou avec des signes banals peuvent être enregistrées.
Exemples de signes admis:
- CH 484 666, cl. 42
- CH 481 803, cl. 9, 38, 42
4.5.5 Signes de ponctuation
Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d‟union (Ŕ), tout comme les signes mathématiques, par exemple le signe d‟égalité (=), le plus (+) ou le
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
81
moins (-), font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, au vu de leur nombre limité, ils doivent rester à la libre disposition du marché. Il en va de même pour la simple représentation d‟un astérisque (*). Les combinaisons de ces signes entre eux ou avec d‟autres signes banals, par exemple des chiffres ou des lettres, peuvent être admises à l‟enregistrement.
Exemples de signes admis:
- Q. (IR 734 278, cl. 12, 25, 28)
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)
4.5.6 Signes en principe admis à l’enregistrement
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers
L‟Institut enregistre les lettres d‟alphabets étrangers, comme l‟alphabet grec, pour autant qu‟elles ne soient pas de nature descriptive. La lettre α destinée à des appareils de mesure des rayons alpha ne peut par exemple pas être protégée.
Exemples de signes admis:
- BETA (CH 440 486, cl. 37)
- DELTA (CH 485 234, cl. 10)
Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques) sont traitées comme des signes figuratifs.
Exemples de signes admis:
- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34
4.5.6.2 Monogrammes
Les lettres de l‟alphabet latin ou les chiffres, combinés avec plusieurs couleurs ou dotés d‟un graphisme particulier (monogrammes ou logos) peuvent être enregistrés comme marques dans la mesure où les éléments graphiques ont une influence essentielle sur l‟impression générale produite133.
133 Le graphisme ne doit pas être banal; cf. ATF 134 III 314 ŔM / M-joy; TAF B-55/2010 ŔG (fig.); TF 4A_261/2010 ŔV (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
82
Exemples de signes admis:
- CH 498 510, cl. 16, 28, 35
- CH 452 689, cl. 37
Marques verbales/figuratives4.6
En conformité avec les principes généraux134, les marques verbales/figuratives135 sont examinées sur la base de l‟impression générale qu‟elles dégagent136.
Les signes appartenant au domaine public peuvent être combinés avec des éléments admis à l‟enregistrement ou être associés à une représentation graphique de manière à ce que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif. Il n‟existe alors plus de besoin de disponibilité137.
Les marques verbales/figuratives sont enregistrées à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l‟impression générale138. Les principes suivants s‟appliquent pour apprécier si tel est le cas:
- Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées139.
- Le graphisme ne doit pas être banal140; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements ne sont pas aptes à avoir une influence essentielle sur l‟impression générale141.
134 Cf. ch. 3.2 p. 59. 135 Pour la définition, cf. Partie 1, ch. 3.2.3 p. 21. 136 TAF B-5659/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.); CREPI, sic! 2004, 926 ŔRhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 137 TF, sic! 1997, 159 ŔELLE; TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.). 138 TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 139 TF 4A_330/2009 ŔMAGNUM (fig.); TAF B-55/2010 ŔG (fig.); TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.). 140 TF, sic! 2005, 649 ŔGlobalePost (fig.). 141 TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.); CREPI, sic! 2000, 297 ŔCYBERNET DER BUSINESS PROVIDER.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
83
- Les polices de caractères courantes142, les écritures régulières143, les signes de ponctuation144 et les variantes en majuscule/minuscule145 ne confèrent pas de caractère distinctif aux marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d‟en unir plusieurs146.
- L‟ajout d‟images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes de nature descriptive) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l‟élément figuratif est plus petit que l‟élément verbal, pourvu qu‟il soit perçu au premier coup d‟œil.
- L‟usage d‟un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif.
Exemples de signes admis:
- CH 501 754, cl. 16
- CH 504 137, diverses classes
Exemples de signes refusés:
- IR 821 165, cl. 30147
-
Couleur revendiquée: bleu
CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30148
142 Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010 ŔG (fig.). 143 TAF B-5659/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) II; TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 144 CREPI, sic! 2001, 738 ŔEXPO.O2. 145 TAF B-6352/2007 ŔAdRank; CREPI, sic! 2003, 806 ŔSMArt. 146 TAF B-6257/2008 ŔDEOZINC; TAF B-7204/2007 ŔSTENCILMASTER; TAF B-787/2007 Ŕ PUNTOIMMOBILIARE. 147 TAF B-7427/2006 ŔCHOCOLAT PAVOT (fig.). 148 CREPI, sic! 2004, 926 ŔRheinstrom (fig.) / Solar Strom (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
84
Couleur revendiquée: jaune
- CH 2755/2005, cl. 5149
Marques figuratives4.7
Une marque figurative se compose exclusivement d‟un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs150.
Exemple de signe admis:
- CH 489 939, cl. 35, 36, 42
Les marques figuratives qui se limitent à une représentation usuelle des produits (p.ex. la reproduction fidèle du produit) ou à une représentation ne s‟en écartant pas suffisamment sont perçues par les consommateurs Ŕà l‟instar des signes verbaux de nature descriptive Ŕ comme une indication sur la nature ou sur les caractéristiques des produits151. Ces représentations, qu‟elles soient ou non en perspective, ne sont en principe pas admises à la protection.
Seuls les signes figuratifs qui s‟écartent suffisamment des représentations graphiques banales, ou dont le sujet (motif) se distingue suffisamment des formes banales du segment de produits correspondant, possèdent un caractère distinctif et ne sont pas soumis à un besoin de disponibilité; ils peuvent donc bénéficier d‟une protection152.
Exemple de signe admis:
149 TAF B-1643/2007 ŔBASILEA PHARMACEUTICA (fig.). 150 Sont également assimilés aux marques figuratives les signes se composant de séries de motifs dont les dimensions ne sont pas supérieures à 8 × 8 cm. 151 Cf. TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III. 152 Les critères d'examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.11.5 p. 94) sont appliqués dans ce cadre de manière analogue; cf. TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
85
-
CH 592 766, cl. 30. Le signe ne se limite pas à une reproduction fidèle du produit concerné, mais présente des éléments supplémentaires (« glaçon », éclairage, gouttes d'eau).
-
CH 543 777, cl. 14 (trophées de récompense). Le signe ne se confine pas à la représentation fidèle du produit lui-même mais contient des éléments supplémentaires (étoiles, faisceaux lumineux).
Exemples de signes refusés:
- IR 690 455, cl. 3153
- IR 744 631, cl. 20, 24154. Le signe montre une partie d‟un motif à carreaux banal. Le signe est dénué de caractère distinctif pour les produits revendiqués.
Marques sonores4.8
Il existe diverses catégories de signes sonores: le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits155 et les combinaisons de ces éléments.
Les marques sonores sont admises à titre de marques lorsqu'elles sont pourvues de caractère distinctif et non soumises à un besoin de disponibilité. Les marques sonores composées de musique ou de bruits sont dépourvues de caractère distinctif originaire notamment lorsqu'elles possèdent un sens descriptif pour les produits et services revendiqués (p.ex. un bruit de moteur pour des voitures) ou lorsqu'elles sont usuelles dans le
153 CREPI, sic! 2003, 498. 154 CREPI, sic! 2005, 280 ŔMotif à carreaux (fig.). 155 En raison de l'impossibilité de représenter graphiquement les bruits sous forme de notation musicale, ils ne peuvent actuellement être admis à titre de marques (cf. Partie 1, ch. 3.2.4 p.22).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
86
contexte concerné (p.ex.un chant de Noël connu pour des décorations d'arbre de Noël). Dans les cas où une mélodie est associée à du chant ou à un texte parlé, l'impression d'ensemble est déterminante.
Concernant les exigences formelles pour le dépôt d‟une marque sonore, cf. Partie 1, ch. 3.2.4 p. 21. Concernant l'aptitude d'une mélodie à constituer une marque, cf. Partie 4, ch. 2 p. 56.
B. Signes non conventionnels
A la différence des signes conventionnels, les signes non conventionnels présentent fréquemment une correspondance avec l‟aspect extérieur du produit. Tel est notamment le cas des formes de produits et d‟emballages, des couleurs et des motifs, mais aussi du mouvement d‟un objet quand ce dernier est identique au produit concerné.
Bien que les mêmes critères soient appliqués à tous les types de marque pour l‟appréciation du caractère distinctif concret, il s‟avère plus difficile d‟établir le caractère distinctif pour un signe qui se confond avec l‟aspect extérieur du produit que pour un signe verbal ou figuratif156. Si les destinataires sont habitués à ce que les marques soient composées de mots ou d‟images, il n‟en va pas nécessairement de même avec les signes non conventionnels tels que les formes de produits, les couleurs ou les motifs157. Si par exemple une marque destinée à un meuble de bureau est constituée de la forme de ce meuble, d‟une couleur ou d‟un motif, le public percevra a priori le signe comme le produit lui-même, sa couleur ou sa présentation (Oberflächengestaltung), et non comme une marque. Pour qu‟un signe puisse être protégé, le public cible doit pouvoir discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2 p. 56).
L‟examen du caractère distinctif des signes non conventionnels s‟effectue sur la base d‟une comparaison avec la ou les formes ou présentations banales de produits du segment de marché correspondant (cf. ch. 4.3.1 p. 64). Seuls les signes qui s‟écartent clairement de ces dernières sont dotés de caractère distinctif158. Il importe de définir mentalement une ou plusieurs formes ou présentations considérées comme banales sur la base de celles qui sont couramment utilisées dans la catégorie de produits concernée. Plus la liberté de conception est grande, plus grand est le nombre de formes ou présentations considérées comme banales159.
Le fait qu‟un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas déjà de conclure qu‟il est doté de caractère distinctif160. En effet, s‟il y prête une attention
156 Cf. TF 4A_374/2007 ŔPraliné (marque tridimensionnelle), où la Cour confirme le principe selon lequel l'examen d'un signe s'effectue en fonction des critères adaptés au type de signe concerné. 157 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle). 158 Cf. aussi ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle), dans lequel il est précisé que le signe doit se distinguer de manière évidente (auffällig) des formes usuelles. 159 TF 4A_466/2007 ŔSouris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle). 160 TAF B-8515/2007 ŔCorbeille à déchets (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
87
particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou présentation de produit s‟écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent sur le marché. En d‟autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs peuvent individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant (cf. ch. 4.11.5 p. 91).
Il est douteux, même après un usage prolongé, que les signes qui se confondent avec l‟aspect extérieur ou la fonction (marque de mouvement) des produits concernés soient perçus en tant que marques. Les destinataires visés y reconnaissent plutôt le produit lui- même, l‟emballage, sa fonction ou sa présentation161. L‟Institut considère qu‟un sondage d‟opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable qu‟un signe non conventionnel s‟est imposé comme marque sur le marché. En effet, le caractère de marque imposée ne peut en principe pas être rendu vraisemblable par le seul dépôt de pièces indiquant l‟usage du signe162.
Motifs4.9
Par « motif », on entend exclusivement les motifs abstraits, à savoir un motif reproduit de manière illimitée163.
Dans ce cas précis, le signe coïncide avec l‟aspect extérieur des produits (cf. lettre B p. 86). Par conséquent, les destinataires reconnaissent dans le motif en premier lieu l‟aspect extérieur des produits désignés et non un renvoi à une entreprise déterminée.
Cette réflexion s‟applique notamment aux produits dont l‟aspect extérieur est essentiel, tels que les tissus, les vêtements, les meubles ou les accessoires de mode. Les motifs déposés pour ces catégories de produits sont rarement pourvus de caractère distinctif. L‟Institut considère qu‟un sondage d‟opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s‟est imposé164.
Ne sont admis à l‟enregistrement que les signes qui s‟écartent clairement des motifs banals de la catégorie de produits correspondante.
Exemple de signe non admis:
- cl. 20 (meubles), 24 (textiles)
Marques de couleur4.10
Une marque de couleur (abstraite) se compose exclusivement d‟une couleur ou d‟une combinaison de couleurs. La protection est demandée pour la couleur en tant que telle.
161 Cf. pour les formes de produit ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008 ŔBouteille (marque tridimensionnelle). 162 Cf. ch. 10.3.2 p. 138. 163 Les motifs de dimensions maximum 8 × 8 cm sont traités comme des marques figuratives. 164 Cf. ch. 10.3.2 p. 138.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
88
Lorsque la protection est revendiquée pour des produits, le signe se confond avec l‟aspect extérieur du produit ou de l‟emballage. Dans cette mesure, il est perçu par le public d‟une manière différente qu‟un signe qui n‟est pas un élément du produit (cf. let. B p. 86). Par ailleurs, les couleurs de la majorité des marchandises ou emballages obéissent tout d‟abord à des critères esthétiques ou fonctionnels. Il en est de même lorsqu‟il est question de services. En effet, les services n‟ayant pas de couleur en tant que tel, les couleurs sont dès lors utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre165. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés dans le commerce à des couleurs (aussi bien monochromes que polychromes) de tout type. Les consommateurs ne perçoivent pas dans ces couleurs un renvoi à une entreprise déterminée, car leur fonction principale est en règle générale purement esthétique et non pas distinctive.
Une couleur ou une combinaison de couleurs est pourvue de caractère distinctif uniquement si la couleur se distingue clairement des couleurs banales de la catégorie de marchandises ou de services correspondante. Ainsi, si une grande diversité de couleurs est utilisée dans le segment en question, un grand nombre de couleurs sera considéré comme banal.
De plus, le recours aux couleurs pour présenter leurs produits ou services est une nécessité pour les acteurs du marché. Il est donc dans l‟intérêt de la concurrence que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte de manière excessive. Il existe dès lors pour les couleurs et les combinaisons de couleurs un très grand besoin de disponibilité.
Une couleur ou une combinaison de couleurs peut s‟imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elle est soumise à un besoin absolu de disponibilité166. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d‟être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l‟enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L‟Institut considère qu‟un sondage d‟opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s‟est imposé167.
Exemples:
- Couleur JAUNE168 (CH 496 219), cl. 36 (trafic des paiements, tenue de compte), cl. 39 (transport de courrier et de paquets, acheminement du courrier express, acheminement de paquets et de courrier à destination de l‟étranger, bus postaux)
- Couleur VERT (CH 499 949), cl. 16 (manuels juridiques)
Marques tridimensionnelles (marques de forme)4.11
4.11.1 Notion
Il y a deux types de marques tridimensionnelles:
165 Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243 ŔJaune (marque de couleur). 166 Les couleurs naturelles des produits (p.ex. rouge pour des tomates) ou celles qui sont prescrites par la loi (p.ex. rouge pour des extincteurs) sont soumises à un besoin absolu de disponibilité. 167 Cf. ch. 10.3.2 p. 138. 168 CREPI, sic! 2002, 243 ŔJaune (marque de couleur).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
89
La marque tridimensionnelle au sens étroit consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l‟emballage. Le signe se confond avec l‟objet désigné169.
Exemple:
- CH 541 393, cl. 29 (notamment lait, produits laitiers)
Dans le cas des marques tridimensionnelles au sens large, le signe et l‟objet désigné ne sont pas identiques 170 Soit ces marques sont indépendantes de la forme de la marchandise ou de son emballage et peuvent donc être considérées séparément du produit concerné sans que la fonction de celui-ci n‟en soit altérée (p. ex. l‟étoile Mercedes)171, soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.
Exemple:
- CH 506 237, cl. 9 (logiciel informatique), 35, 38, 41, 42
4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large
Parmi les marques tridimensionnelles au sens large figurent, par exemple, les mots, les chiffres, les lettres ou les représentations figuratives (reliefs, figures, corps géométriques) en trois dimensions. Ces signes sont en principe examinés selon les mêmes critères que ceux applicables aux signes bidimensionnels et relèvent du domaine public quand ils sont composés exclusivement d‟indications descriptives ou usuelles, ou de formes tridimensionnelles banales et simples (les corps géométriques tels que les sphères, les prismes, les cubes, etc.), ou lorsqu'ils ne s‟en écartent pas suffisamment.
Font également partie des marques tridimensionnelles au sens large les formes de produit déposées pour des services. Lorsque la forme en question représente un objet concerné par la prestation du service (p.ex. une voiture pour des services de location d'automobiles) ou
169 Cf. ATF 129 III 514 ŔLEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646 ŔDentifrice (marque tridimensionnelle). 170 Bien que n‟étant pas des signes non conventionnels, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici par souci de simplification. 171 Cf. ATF 129 III 514 ŔLEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646 ŔDentifrice (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
90
utilisé à cette occasion (p.ex. des ciseaux pour les services d'un salon de coiffure), l'Institut applique de manière analogue les principes employés pour l'examen selon l'art. 2 let. a LPM des marques tridimensionnelles au sens étroit (cf. ch. 4.11.3 p. 90 et 4.11.5 p. 91).
L‟appréciation de l‟appartenance au domaine public d‟un signe tridimensionnel au sens large se fonde sur l‟art. 2 let. a LPM. L‟art. 2 let. b LPM ne s‟applique par contre pas172.
4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit
Pour les marques tridimensionnelles au sens étroit (les formes du produit ou de l‟emballage), le signe et l‟objet désigné se confondent (cf. let. B p. 86). Il s‟avère dès lors difficile d‟établir si une forme de produit ou d‟emballage possède un caractère distinctif concret. Pour en juger, on tiendra compte du fait que les cercles de destinataires perçoivent en principe dans une forme de produit ou d‟emballage le produit à proprement parler, respectivement la forme de son emballage et non un renvoi à une entreprise déterminée173. En effet, une forme de produit ou d‟emballage obéit prioritairement à des critères fonctionnels ou esthétiques et n‟exerce pas la fonction d‟une marque174. Si la forme dépasse ces critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l‟enregistrement à titre de marque.
L‟existence de motifs d‟exclusion pour une marque tridimensionnelle au sens étroit est examinée à l‟aune tant de l‟art. 2 let. a que de l‟art. 2 let. b LPM. Chaque fois qu‟il n‟existe pas de motif de refus au sens de l‟art. 2 let. b LPM, l‟Institut examine le signe déposé à la lumière de l‟art. 2 let. a LPM pour déterminer si la forme relève du domaine public.
4.11.4 Motifs d’exclusion selon l’art. 2 let. b LPM
L‟art. 2 let. b LPM prévoit que les formes qui constituent la nature même du produit et les formes de produits ou d‟emballages qui sont techniquement nécessaires sont exclues de la protection. Conformément à cette disposition, aucun signe tridimensionnel appartenant à ces catégories ne peut s‟imposer comme marque par l‟usage.
4.11.4.1 Nature même du produit
Les formes qui constituent la nature même du produit sont celles dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d‟éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant. Sous l‟angle de l‟art. 2 let. b LPM, l‟Institut détermine quels sont les éléments qui caractérisent le genre des produits en question. Les formes de produits ne présentant que des différences minimes par rapport aux éléments purement génériques sont exclues de l‟enregistrement. Par contre, si une forme de produit
172 Autre avis dans TAF B-5456/2009 ŔStylo-bille (marque tridimensionnelle). 173 TF, sic! 2007, 831 ŔBouteille (marque tridimensionelle); ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionelle); TAF B-498/2008 ŔPulvérisateur (marque tridimensionelle); TAF B- 7379/2006 ŔTube de colle (marque tridimensionelle). 174 ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
91
comporte des éléments décoratifs allant au-delà des éléments inhérents à la forme, elle ne constitue en principe plus la nature même du produit.
Les formes suivantes constituent par exemple la nature même du produit: un anneau simple (déposé pour des bijoux) ou une simple balle (pour des jouets), sans aucune adjonction.
Un emballage destiné à un produit qui ne possède pas de forme propre (liquide, poudre, substance gazeuse) tombe également sous le motif d‟exclusion « nature même du produit », s‟il est composé d‟éléments purement génériques175. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d‟emballage.
4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires
Tant la forme de la marchandise que celle de son emballage peut être techniquement nécessaire au sens de l‟art. 2 let. b LPM. Une forme est considérée comme techniquement nécessaire au sens de l‟art. 2 let. b LPM lorsque, pour un produit de la nature concernée, il n‟existe absolument aucune forme alternative permettant d‟obtenir le même effet technique à la disposition des concurrents, ou lorsque l‟usage d‟une forme alternative ne peut être raisonnablement envisagé dans un marché concurrentiel176. L‟absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent renoncer à la forme la plus élémentaire, voire la mieux adaptée, et sont contraints d‟avoir recours à une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants177.
Si une forme de produit ou d‟emballage comporte des éléments esthétiques, elle n‟est pas considérée comme techniquement nécessaire. Les formes techniquement nécessaires ne comprenant par contre que des éléments esthétiques mineurs tombent sous le coup du motif d‟exclusion prévu à l‟art. 2 let. b LPM.
Il faut distinguer la nécessité technique (technisch notwendig) prévue par l‟art. 2 let. b LPM de la forme du produit liée à des considérations d‟ordre technique (technisch bedingt), qui est prise en compte dans l‟examen du motif de refus lié au domaine public, conformément à l‟art. 2 let. a LPM (cf. ch. 4.11.5 p. 91).
4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)
Appartiennent au domaine public les simples éléments géométriques de base. Il en est de même en particulier des formes de produit ou d‟emballage, qui, ni dans leurs éléments, ni dans la combinaison de ces derniers, ne s'écartent d'une forme habituelle et attendue ou banale. Ces formes ne restent ainsi pas ancrées dans la mémoire des destinataires par
175 Cf. dans ce contexte TF, sic! 2008, 110 ŔBoule Lindor (marque tridimensionnelle) et ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 176 Cf. TF, sic! 2006, 666 ŔPaquet de cigarettes (marque tridimensionnelle). 177 ATF 129 III 514 ŔLEGO (marque tridimensionnelle); ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
92
manque « d'originalité »178. En d‟autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu‟elle se démarque clairement des formes banales dans la catégorie de produits ou services concernée179 (cf. let. B p. 86) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée180.
Ainsi, lors de l‟examen d‟une demande d‟enregistrement, il faut dans un premier temps définir les formes banales dans le domaine des produits ou services revendiqués en se fondant sur les formes utilisées couramment dans les catégories en question181. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle prépondérant dans cette définition des formes banales182. En effet, plus grande est la diversité des formes dans une catégorie, plus il sera difficile de créer une forme non banale qui puisse être perçue par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée183 et non comme simple variante d'une forme usuelle184. Dès lors, plus la diversité de formes dans le domaine concerné est grande, plus le nombre de formes (ou de parties de ces formes) considérées comme banales est élevé185.
Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur l‟impression générale qui s‟en dégage, s‟écarte des formes banales, précédemment définies, du domaine concerné186. Le caractère inhabituel d‟une forme (parce qu‟elle est nouvelle sur le marché ou qu'elle n'est utilisée que par une seule entreprise) n'exclut pas son appartenance au domaine public187. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n‟est pas décisif. Est seul déterminant si l‟écart avec les formes usuelles de la catégorie de produits ou de services en question est à tel point évident, inattendu ou inhabituel, que ladite forme est perçue par les destinataires comme le renvoi à une entreprise déterminée188. Il ne suffit pas qu'une forme soit particulière (individuell) et qu‟on puisse s‟en souvenir pour que les milieux intéressés la
178 TF 4A_466/2007 ŔSouris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle); ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 179 Cf. aussi ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle), dans lequel il est exigé que le signe se distingue de manière évidente des formes usuelles. 180 ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle); cf. aussi CREPI, sic! 2005, 471 ŔRégulateur de jet (marque tridimensionnelle). 181 Cf. ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle). 182 Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11 p. 64. 183 TF 4A_466/2007 ŔSouris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle). 184 TAF B-8515/2007 ŔCorbeille à déchets (marque tridimensionnelle). 185 CREPI, sic! 2005, 471 ŔRégulateur de jet (marque tridimensionnelle); CREPI, sic! 2003, 38 Ŕ Bouteille (marque tridimensionnelle). 186 ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2007, 831 ŔBouteille (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008 ŔBouteille (marque tridimensionnelle). 187 TF, sic! 2007, 831 ŔBouteille (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle). 188 TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007 ŔCorbeille à déchets (marque tridimensionnelle). Voir aussi ATF 134 III 547 ŔChaise (marque tridimensionnelle) et TAF B- 5456/2009 ŔStylo-bille (marque tridimensionnelle). Dans ces deux arrêts, il est précisé que la forme examinée doit se distinguer de manière évidente des formes usuelles dans le domaine concerné et rester durablement ancrée dans la mémoire des destinataires.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
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considèrent comme un renvoi à la provenance commerciale des produits et services189. Ainsi, une forme peu courante peut être aussi déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) et/ou des aspects de nature esthétique. Ces formes sont considérées comme banales. Sont également assimilées aux formes banales celles qui, sans être techniquement nécessaires, sont déterminées par leur finalité (formes liées à des considérations d‟ordre technique).
Conformément aux principes généraux applicables dans l‟examen des marques (cf. ch. 3 p. 57), la perception que le public cible a d‟un signe est décisive pour l‟appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l‟emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.
Concernant les marques imposées dans le commerce par l‟usage, cf. ch. 10.3.2 p. 135.
Exemples de signes admis:
- IR 801 959, cl. 33 (boissons alcooliques)
- CH 546 739, cl. 29 (fromage)
189 TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
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Exemples de signes refusés:
- cl. 20 (récipients d‟emballage en matières plastiques)190
- cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés)191
- cl. 30192 (notamment chocolats, sucre, pâte d‟amandes)
- cl. 18 (notamment produits en cuir, sacs à main)193
190 ATF 133 III 342 ŔRécipient d‟emballage (marque tridimensionnelle). 191 TF 4A_374/2007 ŔPraliné (marque tridimensionnelle). 192 CREPI, sic! 2001, 803 ŔBoîte de pralinés (marque tridimensionnelle). 193 CREPI, sic! 2004, 98 ŔSac à main (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
95
- cl. 9 (notamment radios)194
- cl. 16 (paquets de cigarettes); cl. 34 (notamment cigarettes)195
4.11.5.1 Combinaisons d’une forme de produit ou d’emballage avec des éléments bidimensionnels distinctifs
La protection est accordée aux formes banales de produits ou d‟emballages à condition que celles-ci soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs) qui influencent de manière essentielle l‟impression d'ensemble196. Il n'est ainsi pas suffisant que l'élément verbal ou figuratif soit visible de quelque façon sur la forme banale. Il est au contraire nécessaire que cet élément soit bien reconnaissable au premier coup d'oeil lorsque l‟on considère le signe dans son ensemble197. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme du produit sont trop petits198 ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.
Exemples de signes admis:
- IR 847 313, cl. 9, 11, 16
194 CREPI, sic! 2006, 33 ŔBoîtier de radio (marque tridimensionnelle). 195 TF, sic! 2006, 666 ŔPaquet de cigarettes (marque tridimensionnelle). 196 TAF B-6203/2008 ŔChocolat Pavot (fig.) III; TAF, sic! 2007, 905 ŔSilk Cut (marque tridimensionnelle). 197 Cf. TAF B-7379/2006 ŔTube de colle (marque tridimensionnelle). 198 TAF B-2676/2008 ŔBouteille (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
96
- IR 879 107, cl. 29
Exemple d‟un signe refusé:
-
CH 55569/2004, cl. 29, 30 (l‟inscription « Bonne Maman » à peine reconnaissable n‟influence pas suffisamment l‟impression générale; le motif à carreaux n‟est pas distinctif)199
Marques de position4.12
Une marque de position est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du signe et de la position peut bénéficier d‟un caractère distinctif dans l‟impression générale produite, mais la position seule n‟est pas susceptible d‟être protégée comme marque.
En raison de la position occupée sur le produit, le signe à protéger coïncide avec l‟aspect extérieur du produit même. Il est dès lors permis de douter que le destinataire perçoit dans le signe, au-delà d‟un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée grâce à la forme et à la position immuable sur le produit. Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui se différencient clairement des formes et des conditionnements banals dans le segment de produits concerné.
Si le signe lui-même est dépourvu de caractère distinctif, on doit apprécier l‟influence de sa position fixe200. La combinaison d‟un signe non distinctif avec une position n‟a que rarement pour résultat un tout doté de caractère distinctif.
Afin de garantir une définition précise de l‟objet de la protection, une marque de position ne peut être enregistrée que pour le produit représenté dans le signe (concernant les exigences formelles requises pour le dépôt d‟une marque, cf. Partie 1, ch. 3.2.8 p. 22).
199 TAF B-7401/2006 ŔEmballage (marque tridimensionnelle). 200 CREPI, sic! 2005, 747 ŔPistolet à peinture (marque de position).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
97
Marques de mouvement4.13
L‟objet de la protection est un mouvement. Il faut distinguer, d‟une part, la protection du mouvement d‟un objet et, d‟autre part, celle d‟une représentation graphique animée en deux dimensions.
L‟appréciation du caractère distinctif pose problème pour les signes constitués par le mouvement d‟un objet qui est identique au produit qu‟ils désignent. Le signe (le mouvement) et le produit concerné coïncident, par exemple, dans le cas du mouvement d‟ouverture d‟une portière de voiture. Le destinataire reconnaîtra dans ce mouvement en premier lieu une fonction (technique) et non un renvoi à une entreprise déterminée. Seuls les signes qui s‟écartent nettement d‟un mouvement banal pour la catégorie de produits en question peuvent acquérir un caractère distinctif. Par mouvement banal, on entend les mouvements que le public cible perçoit comme étant déterminés techniquement ou fonctionnellement. En règle générale, un mouvement banal est également soumis au besoin de disponibilité.
L‟appréciation du caractère distinctif des graphiques animés en deux dimensions est moins problématique. Comme ils représentent un type particulier de marque figurative, les critères d‟appréciation de l‟appartenance au domaine public sont ceux présentés au ch. 4.7 p. 84.
Du point de vue formel, une description est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 1, ch. 3.2.9 p. 22).
Exemple de signe admis:
-
CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction): « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte „klee blatt‟, et à droite de la dernière image le texte „Coaching für junge Erwachsene‟ ».
Hologrammes4.14
L‟holographie permet la reproduction et l‟enregistrement d„images en trois dimensions d‟un ou de plusieurs objets. En fonction de l‟angle de vue, le public percevra le caractère tridimensionnel d‟un objet ou divers objets, vues ou éléments.
Tout comme pour les marques verbales, figuratives ou verbales/figuratives, les destinataires sont habitués à ce que les marques puissent être formées d‟hologrammes. Les critères d‟appréciation du motif de refus lié au domaine public sont donc les mêmes (cf. ch. 4.4 p. 67, 4.6 p. 82, 4.7 p. 84).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
98
Les conditions formelles requises pour le dépôt d‟un hologramme sont présentées à la Partie 1, ch. 3.2.6 p. 22.
Autres types de marque4.15
En raison de la définition ouverte donnée par l‟art. 1 LPM, d‟autres types de marques, tels que les marques olfactives, les marques gustatives ou les marques tactiles, sont envisageables. Actuellement, l‟impossibilité de les représenter graphiquement s‟oppose à leur admissibilité (art. 10 OPM; cf. Partie 1, ch. 3.2.10 p. 23). Il est dès lors renoncé à présenter les conditions matérielles requises pour leur enregistrement en tant que marques.
5. Signes propres à induire en erreur
Généralités5.1
L‟art. 2 let. c LPM exclut de la protection les signes propres à induire en erreur. L‟Institut apprécie la question du caractère trompeur du signe du point de vue du consommateur final des produits et/ou les services concernés; ce qui est déterminant en principe, c‟est le fait que le sens du signe soit reconnu201. On suppose qu‟il n‟existe aucun risque de tromperie tant qu‟il est possible d‟utiliser correctement le signe en relation avec les produits et/ou les services considérés.
Autrement dit, l‟Institut ne refuse d‟enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur.
En application du droit national (art. 47 LPM en relation avec l‟art. 2 lettre c LPM), une pratique différente s‟applique aux indications de provenance; cette pratique se fonde en outre sur les dispositions correspondantes de l‟Accord sur les ADPIC (cf. ch. 8.6.1 p. 120). Pour les indications de provenance, le moindre risque de tromperie pour le destinataire doit être exclu. Le fait que le signe puisse être utilisé correctement n‟est pas suffisant. Par conséquent, les signes comprenant des indications de provenance ou se composant exclusivement de ces dernières ne sont enregistrés qu‟assortis d‟une limitation de la liste des produits à la provenance correspondante (cf. ch. 8.6.5 p. 122). S‟agissant des services, les conditions énoncées à l‟art. 49 LPM doivent être remplies.
Risque manifeste de tromperie5.2
Il existe un risque manifeste de tromperie lorsque le signe éveille une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie vu les produits et/ou les services désignés202,203.
201 Cf. ch. 3.2 p. 59. 202 Cf TF, sic! 2007, 274 ŔCHAMP. 203 Diverses dispositions légales spéciales interdisent l'usage d'indications trompeuses pour certains produits. Lorsque ces indications sont expressément mentionnées, le signe est également contraire au droit en vigueur selon art. 2 let. d LPM (cf. ch. 7.5 p. 110).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
99
Exemples:
- Un signe représentant une fraise peut être enregistré pour de la glace, mais il sera refusé pour de la glace au chocolat, puisqu‟il est manifestement de nature à tromper le public.
- Un signe comportant l‟élément verbal CAFE est considéré comme une indication manifestement trompeuse pour les succédanés du café, ces derniers ne contenant précisément pas de café (art. 64 de l‟ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool [en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades], RS 817.022.111). En revanche, la protection est accordée à un tel signe lorsque les produits sont désignés par l‟indication générale « cacao », cette catégorie englobant également, d‟après la systématique de la Classification de Nice, les boissons qui ne se composent pas exclusivement de cacao et qui peuvent donc contenir du café.
- Un signe composé des éléments verbaux CITRON ou ORANGE ou d„illustrations correspondantes est refusé pour des eaux minérales et gazeuses en raison du risque de tromperie, ces dernières ne pouvant ni être aromatisées, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 13 et 22 en relation avec art. 2 de l‟ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l‟eau potable, l‟eau de source et l‟eau minérale, RS 817.022.102).
- Les signes comportant l‟élément BIO sont admis à l‟enregistrement pour des produits agricoles mais refusés pour des produits synthétiques.
- Si un signe contient une référence évidente à l‟or (p. ex. GOLDEN RACE), il est refusé pour les marchandises plaquées or, car il est manifestement trompeur204. Il n‟est enregistré que si les produits concernés peuvent être en or, ce qui est notamment le cas de montres, de bijoux, de stylos à encre, de stylos à bille ou de la vaisselle. Le signe est également admis s‟il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique et fantaisiste.
- Les éléments se référant à la santé, tels que MED et PHARM, ne sont pas admis pour les boissons appartenant aux classes 32 et 33 et de manière générale pour les denrées alimentaires205 (art. 10 al. 2 let. c ODAlOUs, cf. aussi ch. 7.5 p. 108). Il n‟existe par contre aucun risque de tromperie pour les produits ayant un effet médical ou thérapeutique, à savoir des produits appartenant aux classes 3 et 5.
- Une marque destinée à des boissons alcooliques de plus de 1,2 pourcent en volume d'alcool ne peut pas comporter d‟indications qui se réfèrent à la santé (art. 10 al. 2 let. g ODAlOUs et art. 29h al. 3 OEDAl). Les signes comportant de telles indications (p.ex. « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour la santé », « tonique » ou « vitamine ») sont considérés comme trompeurs et ne sont pas admis à l'enregistrement.
- La protection n‟est pas accordée à l‟élément LIGHT et à ses diverses traductions pour des boissons alcooliques, à l‟exception de la bière. En effet, en-dessous d‟une certaine teneur en alcool, le législateur a prévu la possibilité de désigner la bière de « bière légère » (art. 42 al. 3 de l‟ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons
204 TF, FBDM 1987 I 11 ŔGOLDEN RACE. 205 Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l'art. 3 de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
100
alcoolisées; RS 817.022.110). En outre, conformément à l‟art. 17 OTab, les éléments tels que « light » ou « mild » sont refusés pour les produits du tabac, parce qu‟ils sont susceptibles d‟induire en erreur.
Perte du caractère trompeur en raison de l’usage5.3
L‟usage d‟un signe pouvant éveiller chez le consommateur des attentes concernant les produits et/ou les services désignés n‟écarte pas le risque de tromperie. A certaines conditions cependant, une indication peut perdre son caractère trompeur du fait de l‟usage. C‟est le cas lorsqu‟elle acquiert, de par un long usage, une signification propre qui, au fil du temps, s‟est hissée au premier plan de sorte que le risque de tromperie peut pratiquement être exclu (« secondary meaning »). L‟Institut enregistre de tels signes pour autant que le déposant ait rendu vraisemblable cette évolution à l‟aide de moyens appropriés. L‟Institut voit dans le sondage d‟opinion le moyen le plus approprié pour démontrer l‟acquisition d‟une deuxième signification propre (« secondary meaning ») (cf. ch. 8.6.2 p. 121).
Exemple:
- CH 351 861, cl. 29, 32
6. Signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
L‟art. 2 let. d LPM exclut de la protection à titre de marque les signes qui sont contraires à l‟ordre public ou aux bonnes mœurs206. Dans la pratique, l‟appréciation de ces notions s‟avère délicate. Cela est imputable, d‟une part, au fait que toute violation de la loi ne représente pas forcément une atteinte à l‟ordre public et, d‟autre part, au fait que la notion de bonnes mœurs évolue considérablement avec le temps et qu‟il est difficile de la définir clairement et sans ambiguïté.
Sont rejetés comme contraires à l‟ordre public les signes qui contreviennent aux principes fondamentaux du droit suisse. En font partie, par exemple, les signes susceptibles de blesser la sensibilité de ressortissants étrangers, de ternir la réputation de la Suisse, de perturber les relations diplomatiques et de compromettre les intérêts nationaux suisses. De même, l‟emploi de noms de magistrats ou de personnalités politiques connues dans une marque est considéré comme contraire à l‟ordre public s‟il se fait sans le consentement des personnes concernées. C‟est pourquoi l‟Institut n‟admet pas de tels noms à l‟enregistrement. Cette restriction continue en règle générale à s‟appliquer pendant une année au plus après que la personnalité a quitté ses fonctions.
Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux. L‟opinion suisse est déterminante pour apprécier l‟atteinte aux bonnes mœurs. Un signe porte atteinte aux bonnes mœurs lorsqu'il blesse les sentiments moraux, religieux ou
206 Concernant l‟appréciation de l‟impression d‟ensemble, cf. ch. 3.2, p. 59.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
101
culturels ou d'éthique sociale, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse207.
Les signes ayant une connotation religieuse sont contraires aux mœurs lorsque leur usage à des fins commerciales, indépendamment des produits ou services concernés, peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée208. Des exceptions sont possibles lorsque le signe est déposé pour des produits ou des services ayant un rapport avec la religion ou pour lesquels les destinataires ont l‟habitude d‟un emploi neutre des sujets religieux. Par exemple, l‟utilisation de nom de saints catholiques est traditionnelle dans le cas des boissons alcooliques209. Il en va de même des symboles religieux pour des produits de bijouterie.
Exemples:
- Contraires à l‟ordre public: « Didier Burkhalter », « Madame la conseillère fédérale Calmy-Rey » ou « Barack Obama » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs: MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA pour du thé, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l‟hébergement et la restauration d‟hôtes210.
Exemples de signes admis:
- CH 516 774, cl. 33 boissons alcooliques
- CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44
7. Signes contraires au droit en vigueur
Remarques générales7.1
Le motif d‟exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) s‟applique aux signes qui sont, d‟une part, en conflit avec le droit national et/ou, d‟autre part, avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux211.
207 TF 4A_302/2010 ŔMADONNA (fig.) [destiné à la publication]; CREPI, sic! 2001, 34 ŔSIDDHARTA. 208 TF 4A_302/2010 ŔMADONNA (fig.) [destiné à la publication]. 209 TF 4A_302/2010 ŔMADONNA (fig.) [destiné à la publication]. 210 CREPI, sic! 2001, 34 ŔSIDDHARTA.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
102
Les signes dont l‟enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international212 sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l‟utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales213.
Afin de décider si un signe contient un élément dont l'usage est interdit par des dispositions légales nationales ou des traités internationaux, seul l'élément problématique doit être pris en considération. Les autres parties du signe ainsi que l'impression d'ensemble s'en dégageant ne sont pas pertinents214; il peut toutefois en être tenu compte dans certains cas d'exception reconnus pas la jurisprudence, dans lesquels les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente215.
Loi sur la protection des armoiries publiques7.2
7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes
L‟art. 1 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) interdit l‟enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci des armoiries, des éléments caractéristiques de celles-ci et d‟autres signes verbaux et figuratifs de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes. Sont également exclus de l‟enregistrement les signes susceptibles d‟être confondus avec ceux qui viennent d‟être mentionnés. L‟interdiction d‟enregistrement englobe en outre les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d‟autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d‟une collectivité publique suisse ou les éléments caractéristiques des armoiries cantonales (art. 1 al. 1 ch. 4 LPAP).
Seules les collectivités publiques (Confédération, canton, etc.) auxquelles appartiennent ces signes ou que ceux-ci désignent et les entreprises de ces collectivités peuvent faire enregistrer ces signes (art. 1 al. 2 let. a LPAP).
211 Concernant l‟appréciation de l‟impression d‟ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59. 212 Cf. ch 7.2 à 7.4 p. 105. 213 Cf. ch. 7.5 p. 110. 214 ATF 134 III 406 ŔVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 215 ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
103
Exemple de signe admis:
- CH 337 781, marque déposée par la commune de Tartegnin
7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services
L‟art. 1 LPAP ne s‟applique pas aux marques de services (art. 75 ch. 3 LPM), qui peuvent donc comprendre des signes publics nationaux, cantonaux ou communaux, à condition qu‟elles remplissent les conditions énoncées à l‟art. 49 LPM.
7.2.1.2 Examen du risque de confusion
L‟interdiction d‟enregistrement s‟applique également aux signes susceptibles d‟être confondus avec les signes publics protégés. La réglementation suisse va plus loin que les exigences minimales formulées à l‟art. 6ter al. 1 let. a CUP. Cette disposition engage les pays de l‟Union à refuser ou à invalider l‟enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme élément de celles-ci des armoiries, des drapeaux ou autres emblèmes d‟Etat et de toute imitation au point de vue héraldique. On parle d‟imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques d‟une armoirie et est perçu dans le commerce comme un signe public, et ce malgré une stylisation ou une modification du signe public protégé. Il est dès lors déterminant de savoir si le signe en question éveille l‟impression d‟un signe public. La législation suisse sur la protection des armoiries interdit non seulement l‟enregistrement d‟imitations au point de vue héraldique, mais aussi l‟enregistrement des « signes susceptibles d‟être confondus » avec les signes protégés. Cette disposition vise à éviter les contrefaçons qui, abstraction faite du caractère héraldique, se limiteraient à d‟insignifiantes modifications du signe protégé mais qui se révéleraient suffisantes dans le but de contourner l‟imitation au sens héraldique.
Le risque de confusion peut être exclu si le signe public (ou ses éléments essentiels) est stylisé de sorte à supprimer tout renvoi au signe protégé.
Seul l‟élément problématique du signe déposé est déterminant pour l‟appréciation du risque de confusion de ce signe avec un signe public protégé. De ce fait, l‟analyse des autres éléments du signe s‟avère superflue. Contrairement à l‟examen du caractère distinctif d‟un signe aux termes de l‟art. 2 let. a LPM, l‟évaluation du risque de confusion ne se fonde pas sur l‟impression générale dégagée216. L‟importance de l‟élément problématique par rapport
216 ATF 80 I 59; autre avis: CREPI, sic! 2002, 855 ŔSWISS ARMY CHEESE (fig.); concernant la situation juridique concordante dans le domaine d'application de la loi fédérale concernant la protection de l‟emblème et du nom de la Croix-Rouge, cf. ATF 134 III 406 ŔVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
104
aux autres éléments du signe n‟est donc pas pertinente, puisqu‟il suffit qu‟il soit présent de manière effective et reconnaissable. De même, la restitution en noir et blanc d‟une armoirie en couleurs constitue une référence à une armoirie spécifique ou à un élément essentiel de cette dernière et n‟est pas admise à l‟enregistrement.
L‟interdiction faite aux particuliers d‟enregistrer à titre de marques les éléments typiques d‟une armoirie cantonale concerne les éléments essentiels de cette dernière dans leur représentation caractéristique: par exemple, l‟ours appenzellois debout, l‟ours bernois qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières. Si l‟élément problématique ne renvoie pas à une armoirie publique concrète, le risque de confusion est absent, et l‟Institut procède à l‟enregistrement.
7.2.1.3 Croix suisse
La croix suisse est une croix blanche placée sur un fond rouge (art. 1 de l‟arrêté fédéral concernant les armoiries de la Confédération; RS 111). Cette caractérisation, de même que l‟association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc a pour conséquence que la représentation d‟une croix en d‟autres couleurs ou la représentation d‟une croix blanche sur un fond d‟une autre couleur permet d‟éviter tout risque de confusion avec la croix suisse217. La revendication de couleurs formulée de manière positive (p. ex. croix verte) ou négative (« la croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse ou l‟emblème de la Croix-Rouge »)218 permet d‟exclure le risque de confusion.
Exemples de signes admis:
- CH 470 459, cl. 23, 24 (stylisation suffisante)
- CH 464 498, cl. 3, 5 (couleurs revendiquées: noir, blanc et bleu)
7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers
Les signes publics étrangers ne peuvent figurer ni dans une marque de service, ni dans une marque de produit (art. 10 LPAP; art. 75 ch. 3 LPM), à moins que le signe en question fasse l‟objet d‟un enregistrement dans le pays d‟origine pour le même déposant. Dans ce cas, l‟Institut part du principe que le titulaire de la marque est autorisé au sens de l‟art. 10 al. 2
217 CREPI, sic! 1999, 36 ŔCERCLE+. 218 Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3 p. 108).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
105
LPAP à utiliser comme marque ou comme un élément de cette dernière le signe public étranger protégé. La présentation d‟une copie de l‟enregistrement de la marque dans le « pays d‟origine » est un élément de preuve suffisant. Il est également possible d‟apporter la preuve requise en produisant un autre document équivalent émis par les autorités compétentes. Les critères d‟examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 103.
Dans le cas particulier où le signe public étranger n‟est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté pour les demandes d‟enregistrement nationales par une revendication de couleur positive (par ex. « feuille d‟érable bleue ») ou négative (« La feuille d‟érable contenue dans la marque ne sera reproduite ni en rouge ni dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec l‟emblème canadien »). En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l‟Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par le biais d‟une déclaration d‟acceptation avec réserve (déclaration émise suite à un refus provisoire). La formulation de la revendication de couleur négative doit être comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104).
Protection de la Croix-Rouge7.3
La loi fédérale concernant la protection de l‟emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22) interdit le dépôt de marques qui contiennent l‟emblème de la Croix-Rouge ou les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ou quelque autre signe ou terme susceptible de créer une confusion (art. 7 al. 2). Cette règle s‟applique également par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l‟emblème du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005219 aux Conventions de Genève, ainsi qu‟aux mots « croissant rouge », « lion et soleil rouges » et «emblème du troisième Protocole» ou «cristal rouge». L‟interdiction de déposer de tels signes vaut aussi bien pour les marques de produits que celles de services (cf. aussi à ce propos art. 75 ch. 3 LPM). Ces emblèmes étant étroitement associés à certaines couleurs, il est possible d‟éviter les risques de confusion par une revendication positive ou négative de couleurs, comme c‟est le cas pour la croix suisse (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104). La loi fédérale concernant la protection de l‟emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit l'usage des signes protégés comme partie d'une marque, sans tenir compte de la signification qu'il peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque ou des produits et services pour lesquels elle est déposée220. Les critères d‟examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 103.
219 RS 0.518.523. 220 ATF 134 III 406 ŔVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
106
Exemple de signe admis:
- CH 464 394, cl. 41, 42 (couleur revendiquée: vert)
Organisations internationales7.4
Aux termes de l‟art. 6ter CUP, les emblèmes d‟Etat des pays de l‟Union (armoiries, drapeaux, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie) sont protégés contre les imitations et ne peuvent ni être enregistrés ni être utilisés à titre distinctif soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques. Les signes (noms, abréviations, drapeaux, armoiries, sigles) des organisations internationales intergouvernementales bénéficient de la même protection (art. 6ter al. 1 let. b CUP). L‟art. 6ter CUP est une disposition du droit des marques qui a pour objectif la protection de l‟intérêt public. Il s‟agit de protéger les signes publics nationaux et les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales contre l‟utilisation ou l‟exploitation de leur réputation par des particuliers.
En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l‟organisation des Nations Unies et d‟autres organisations intergouvernementales (LPNE; RS 232.23). L‟art. 6 al. 2 de cette loi interdit l‟enregistrement de marques comportant l‟un des noms, abréviations (sigles), emblèmes, armoiries et drapeaux des Nations Unies communiqués par l‟Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la Suisse et publiées dans la Feuille fédérale (art. 1, 2, 3 et 4 LPNE). Il en va de même pour les imitations de ces signes. L‟Institut dresse une liste des signes verbaux et figuratifs protégés Ŕle Répertoire des abréviations protégées Ŕdont une version régulièrement mise à jour figure sur son site Internet (www.ige.ch/fr/infos- juridiques/domaines-juridiques/marques.html). Echappent à cette interdiction d‟enregistrement à titre de marques les signes des Nations Unies, respectivement les signes des organisations spéciales des Nations Unies ou d‟autres organisations intergouvernementales, dont l‟usage a été explicitement autorisé par le Secrétaire Général des Nations Unies, respectivement par les unités compétentes.
A divers égards, l‟art. 6ter CUP garantit aux emblèmes des organisations internationales intergouvernementales une protection nettement moins étendue que celle prévue par la LPNE221. Ainsi, par exemple, les pays de l‟Union conservent, en vertu de la réglementation expresse de l‟art. 6ter al. 1 let. c CUP, le droit de limiter le refus d‟enregistrement aux cas où le public est trompé sur l‟existence d‟un lien entre l‟utilisateur du signe et l‟organisation. De plus, la CUP prévoit uniquement une protection contre l‟imitation du point de vue héraldique.
En tant que loi spéciale, la LPNE va sciemment plus loin que l‟art. 6ter CUP. En effet, elle n‟admet pas la reprise d‟un signe protégé dans les marques de services. Elle institue une
221 ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig.); TAF B-1409/2007 ŔMEDITRADE (fig.).
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interdiction absolue d'usage. Cette interdiction est également valable même s‟il n‟existe aucun risque de confusion et sans considération des produits et services concernés222. La protection nationale découlant de la LPNE est plus étendue dans la mesure où elle ne se limite pas aux imitations au point de vue héraldique, mais s‟étend à toutes les imitations (concernant la notion d‟imitation au point de vue héraldique, cf. ch. 7.2.1.2 p. 103). Seul l‟élément problématique du signe est déterminant pour apprécier s‟il s‟agit d‟une imitation, les autres éléments n‟étant pas pris en considération223.
Exemples de signes non admis:
Echappent à cette interdiction absolue d'usage les cas dans lesquels un signe protégé est repris tel quel, mais revêt une autre signification propre Ŕnotamment comme indication descriptive des produits et services désignés ou comme terme générique dans le langage courant Ŕqui figure au premier plan224 en raison de la présentation particulière du signe225.
Exemples:
- Motorex ŔOil for Professionals (cl. 4; ici, ce n‟est pas l‟abréviation protégée « Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais la signification propre du terme anglais « oil », traduit par « huile/pétrole ».
- UNO, DUE, TRE (cl. 25; ici, ce n‟est pas l‟abréviation protégée de l‟Organisation des Nations Unies (UNO) qui figure au premier plan, mais la traduction en italien du nombre « un ».
En principe, les signes publiés sont protégés contre leur reproduction dans toutes les couleurs possibles226. Dans le cas particulier où le signe d‟une organisation internationale n‟est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté par une revendication de couleur positive ou négative. Pour les demandes d‟enregistrement nationales, la revendication de couleur peut être faite sous forme positive ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication
222 ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig.); ATF 105 II 139 ŔBIS; TAF B-3296/2009 ŔUNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); concernant l'impression d'ensemble, cf. aussi ch. 3.2 p. 59. 223 ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig); ATF 134 III 406 ŔVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 224 Dans un tel cas de figure l'impression d'ensemble du signe doit être prise en considération. 225 ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig). 226 TAF B-1509/2007 ŔMEDITRADE (fig.).
- IR 820 974, Kl. 11 (la titulaire est une entreprise privée; [ATF 135 III 648 ŔUNOX (fig.)])
- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titulaire est une entreprise privée)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titulaire est une entreprise privée)
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
108
de couleur négative est communiquée à l‟Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par le biais d‟une déclaration d‟acceptation avec réserve (émise suite à un refus provisoire). La formulation de la revendication de couleur négative doit être comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104).
Interdiction d’utiliser certaines indications7.5
Diverses lois fédérales interdisent l‟utilisation d‟indications particulières pour certains produits. L‟objectif de ces dispositions est d‟écarter un éventuel risque de tromperie. En vertu de l‟art. 2 let. d LPM, l‟Institut refuse à l‟enregistrement les marques contenant des signes dont l‟utilisation est interdite par la loi. A titre d‟exemples, l‟art. 10 al. 2 let. g ODAlOUs et l‟art. 29h al. 3 OEDAl) interdisent l‟utilisation d‟indications se référant d‟une manière quelconque à la santé (p. ex. « fortifiant ») pour des boissons alcooliques. L‟art. 17 al. 3 OTab interdit d‟apposer sur l‟emballage des produits à base de tabac des indications laissant croire qu‟un produit à base de tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères » ou « mild »). L‟emploi de ce genre d‟indications est trompeur tout en étant contraire au droit en vigueur. Les signes qui les contiennent sont donc refusés à l‟enregistrement aussi bien sur la base de l‟art. 2 let. c LPM que sur la base de l‟art. 2 let. d LPM (cf. aussi ch. 5.2 p. 98).
Les traités bilatéraux signés par la Suisse relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d‟origine et d‟autres dénominations géographiques, de même que l‟Accord sur les ADPIC, prévoient la protection des indications de provenance qui y sont explicitement mentionnées, ainsi que tous les noms et signes géographiques qui tombent sous la définition donnée par chacun des traités. Par conséquent, le rejet d‟un signe qui remplit l‟un des états de fait définis dans les traités se fonde en premier lieu sur le motif de la violation du droit en vigueur227. En deuxième lieu, s‟applique également le motif de refus énoncé à l‟art. 2 let. c LPM et Ŕen fonction du signe examiné Ŕcelui de l‟art. 2 let. a LPM (cf. aussi ch. 8.8 p. 127).
8. Indications de provenance
Notion8.1
L‟art. 47 al. 1 LPM définit une indication de provenance comme toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d‟un produit ou d‟un service, y compris la référence à la qualité ou à des propriétés en rapport avec la provenance, et ce indépendamment du fait de savoir si la provenance géographique confère une certaine réputation au produit désigné228. Il faut apprécier au cas par cas, en fonction de l‟impression générale produite sur le public, si le nom ou le signe est perçu par les milieux intéressés en tant qu‟indication de provenance229. La notion d‟indication de provenance est par conséquent plus étroite que
227 TF, sic! 2003, 337 ŔSchlumpagner / Schlumpenoise; ATF 125 III 193 ŔBUDWEISER. 228 ATF 132 III 770 ŔCOLORADO (fig.); TAF B-7407/2006 ŔTOSCANELLA; TAF B-7408/2006 Ŕ BTICINO (fig.). 229 Cf. TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
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celles de signe géographique ou de nom géographique. Ces dernières comprennent toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.
C'est un fait d'expérience qu'une désignation géographique, utilisée comme signe pour des produits ou des services, éveille chez le consommateur l'idée que l'offre en question provient du pays ou du lieu désigné230. Ce principe vaut également pour les signes composés de plusieurs mots231.
A l‟instar de la marque, l‟indication de provenance a pour fonction de distinguer certains produits ou services d‟autres offres de même nature. La différenciation ne se fait cependant pas par rapport au fabricant du produit, l‟indication servant à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L‟indication de provenance ne renvoie donc en principe pas à une entreprise déterminée.
Une indication de provenance est protégée automatiquement. Autrement dit, il n‟est pas nécessaire de l‟enregistrer ou d‟obtenir une autorisation d‟une autorité pour en faire usage232. La protection conférée par les art. 47 ss LPM interdit l‟usage d‟indications de provenance inexactes ou trompeuses et de désignations susceptibles d‟être confondues avec de telles indications.
Une indication de provenance déposée comme marque est examinée à la lumière de l‟art. 2 LPM (cf. ch. 8.5 p. 119 et ch. 8.6 p. 120).
Types d’indications de provenance8.2
8.2.1 Indications de provenance directes
Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d‟un produit ou d‟un service: noms de continents, d‟Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées.
8.2.2 Indications de provenance indirectes
Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu précis ou à une région déterminée mais s‟y réfèrent au moyen de symboles verbaux ou figuratifs. Il peut s‟agir notamment de représentations et de noms connus de montagnes, de lacs, de fleuves, de monuments de renommée nationale ou internationale, de costumes folkloriques et d‟uniformes connus, de langues et de caractères étrangers connus, d‟emblèmes connus de
230 TF 4A_324/2009 ŔGOTTHARD; TF, sic! 2010, 162 ŔRADIO SUISSE ROMANDE; ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA; ATF 97 I 79 ŔCUSCO; TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602. 231 TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA; TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602. 232
S‟agissant de la protection des appellations d‟origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l‟agriculture, cf. ch. 8.7.4 p. 128.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
110
villes, de noms et de représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »233.
Des noms de montagnes, de lacs ou de fleuves peuvent constituer des indications de provenance directes lorsque le produit désigné provient effectivement d‟une montagne, d‟un lac ou d‟un fleuve (p. ex. une eau minérale dont la source se trouve au Cervin).
Exemples d‟indications de provenance indirectes:
- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d‟Amérique)
- Guillaume Tell (est considéré comme une référence à la Suisse)
8.2.3 Indications de provenance simples
Sont considérés comme des indications de provenance simples les renvois à la provenance géographique de produits ou de services à laquelle aucune qualité particulière n‟est associée (art. 47 LPM). Le renvoi se limite exclusivement à un lieu déterminé de provenance du produit ou du service.
Exemples:
- confitures bernoises
- pâtes suisses
- vêtements allemands
8.2.4 Indications de provenance qualifiées
On parle d‟indications de provenance qualifiées lorsqu‟une qualité déterminée, une réputation particulière ou d‟autres caractéristiques déterminées des produits peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique, c‟est-à-dire lorsque le milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels et/ou humains) d‟un pays, d‟une région ou d‟un lieu a une influence essentielle sur les particularités du produit. Exemples: « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat et des montres, « Carrare » pour du marbre, « Alsace » pour du miel ou « Crête » pour de l‟huile d‟olive.
Les termes d‟appellation d‟origine (contrôlée) et d‟indication géographique (protégée) sont souvent également utilisés pour des indications de provenance qualifiées. A la différence des lois sur les denrées alimentaires, sur l‟agriculture ou sur les produits viti-vinicoles, ces notions ne figurent pas explicitement dans la LPM, mais elles tombent sous la définition de l‟art. 47 LPM234.
233 CREPI, sic! 1999, 644 ŔUNCLE SAM. 234
S‟agissant de la protection des appellations d‟origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.7.4 p. 128.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
111
Indications de provenance pour des services8.3
Lorsqu‟un nom ou un signe géographique désigne un service, les critères applicables pour déterminer s‟il s‟agit d‟une indication de provenance sont en principe les mêmes que pour les produits; ainsi, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas compris par les milieux concernés comme une référence à une provenance géographique précise (art. 47 al. 2 LPM) peuvent être enregistrés pour des services. Toutefois, le lien entre un service et son lieu d‟origine n‟est en général pas aussi fort que celui qui existe entre un produit et son lieu de production235. Un nom ou un signe géographique peut constituer une référence à l‟objet thématique du service désigné (p. ex. référence à une cuisine déterminée, à la destination du voyage, etc.) ou peut en raison des circonstances usuelles de prestation dudit service, ne pas être perçu comme indication de provenance.
Exemple:
- FARO (CH 514 768) pour des services de nettoyage en cl. 37. Faro est le nom du chef- lieu de l‟Algarve, dans le sud du Portugal. S‟agissant des services désignés, les milieux concernés suisses n‟ont aucune attente par rapport à leur provenance géographique.
Si une indication géographique désignant des services est considérée comme une indication de provenance, au moins une des conditions énoncées à l‟art. 49 LPM doit être remplie. Aux termes de cette disposition, la provenance est déterminée soit par le siège social de la personne qui fournit les services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.
Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance8.4
Ne constituent pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne peuvent pas être perçus par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM)236.
Les noms et signes géographiques qui relèvent des catégories énumérées ci-après ne sont pas des indications de provenance. D'autres exceptions sont possibles lorsque les noms ou signes géographiques sont utilisés avec des éléments supplémentaires et ne sont pas perçus comme indications de provenance en raison de l'impression d'ensemble237. Ils doivent manifestement revêtir une autre signification excluant leur interprétation comme indications de provenance238.
8.4.1 Indications ayant une double signification
Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant. Si, sur la base de l‟impression d‟ensemble du signe et en relation avec les produits
235 Message LPM, FF 1991 I 37; TF, sic! 2010, 162 ŔRADIO SUISSE ROMANDE. 236 ATF 128 III 454 ŔYUKON. 237 TAF B-1988/2009 ŔEAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 238 TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA; TAF B-2303/2007 ŔTAHITIAN NONI (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
112
et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante239, le nom ou signe géographique n‟est alors pas perçu comme une indication de provenance.
Exemples:
- CH 431 332 cl. 32
- CH 571 586, cl. 16 et 41
En combinaison avec la reproduction de l‟oiseau mythologique, la valeur symbolique de la désignation « PHOENIX » dans le premier exemple l‟emporte sur la référence géographique à la capitale de l‟Arizona. Par contre, la protection a été refusée en Suisse à la marque purement verbale « PHOENIX » (IR 714 454) pour des produits de la classe 3 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.) en raison d‟un risque de tromperie, étant donné qu‟un lien clair et directement reconnaissable avec l‟oiseau de la mythologie antique n‟était pas prédominant, ni même manifeste, et que par conséquent la marque était comprise comme indication de provenance240.
8.4.2 Noms géographiques inconnus
La question de savoir si un nom géographique est connu doit toujours être examinée au cas par cas. Les noms de villes, de localités, de vallées, de régions et de pays qui ne sont pas connus par les milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne peuvent, de ce fait, pas être compris comme des indications de provenance241. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue et dépourvue d‟une renommée particulière, plus la probabilité qu‟elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d‟autant plus probable que le nom de la localité ou de la région soit perçu comme un signe de fantaisie242. Le double objectif de la notion du domaine public243 impose l‟examen séparé d‟un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents244. Pour apprécier la notoriété, on a notamment recours aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), réputation particulière, etc.
239 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602; CREPI, sic! 1998, 475 ŔFINN COMFORT. 240 CREPI, sic! 2004, 428 ŔPHOENIX. 241 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602.S‟agissant de l‟application de l‟Accord sur les ADPIC ou d‟un traité bilatéral, cf. ci-après ch. 8.7.1 p. 127. 242 ATF 128 III 454 ŔYUKON. 243 Cf. ch. 4.2 s. p. 65 s. 244 Cf. ch. 8.5.1 p. 121.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
113
Exemples de noms géographiques inconnus:
- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20 à 28 et 32) 245
- NYALA (CH 543179; cl. 10, 25 et 28)
8.4.3 Signes symboliques
Sont considérés comme symboliques les signes qui, malgré leur signification géographique connue, ne sont manifestement pas compris par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits ou des services246 (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable247, l‟utilisation du nom ou du signe géographique en rapport avec les produits ou les services désignés ne peut conduire à une association d‟idées avec le pays ou le territoire géographique en question248; cela présuppose qu'ils contiennent une renvoi clair à des caractéristiques autres que géographiques des produits ou services concernés249.
Exemples:
- MAGIC AFRICA (IR 967 030) pour des produits de parfumerie en cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682): symbolique pour des produits appartenant aux cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28 en relation avec des piscines
8.4.4 Impossibilité matérielle
Lorsqu‟un lieu ou une région n‟entre manifestement pas en ligne de compte pour les milieux concernés comme lieu de fabrication ou lieu de provenance des matériaux ou des éléments composant les produits concernés, ou encore comme lieu de provenance des services concernés250, les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance.
Exemples:
- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes
245 ATF 128 III 454 ŔYUKON. 246 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TAF B-6959/2009 ŔCAPRI (fig.); TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602. 247 TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA. 248 ATF 128 III 454 ŔYUKON. 249 TF 4A_324/2009 ŔGOTTHARD; TAF B-386/2008 ŔGB. 250 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); ATF 128 III 454 ŔYUKON. Le simple fait qu'une provenance donnée apparaisse comme improbable ne suffit pas à exclure un risque de tromperie (TAF B- 6959/2009 ŔCAPRI (fig.); TAF B-3270/2007 ŔOERLIKON).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
114
8.4.5 Désignations de type
Les désignations de type qui ne font pas naître l‟idée que le produit ainsi désigné proviendrait de l‟endroit cité ne sont pas considérées comme des indications de provenance251.
Une désignation de type peut être manifestement reconnaissable en tant que telle en fonction des autres éléments constitutifs de la marque.
Exemple:
- Chambres à coucher modèle Venise
Une désignation de type peut également être reconnaissable comme telle, lorsque le signe contient le nom d‟une entreprise ou d‟une marque connue des destinataires en Suisse (si cette connaissance n‟est pas un fait notoire pour l‟Institut, il appartient au déposant de le démontrer) et lorsque les destinataires des produits de la branche concernée sont habitués à percevoir des noms ou des signes géographiques en tant que désignations de type.
Exemples:
- TAG HEUER MONZA CH 478864, cl. 14 (montres et instruments chronométriques)
- PEUGEOT PATAGONIE CH 483309, cl. 2, 12, 24
Néanmoins, il peut arriver que la liste de produits doive être limitée à l‟indication de provenance contenue dans le signe; tel est notamment le cas lorsque le lieu concerné jouit d‟une réputation particulière pour les produits désignés. Dans ce cas, cette réputation crée chez le destinataire une attente quant à la provenance des produits.
8.4.6 Noms génériques
Les indications de provenance qui ont perdu leur signification originelle et que les milieux concernés ne considèrent plus comme des références à la provenance géographique des produits ou des services désignés mais uniquement comme une désignation du genre, de la sorte ou de la qualité des produits ou des services sont qualifiés de noms génériques. Ainsi, le consommateur ne risque plus d‟être trompé sur la provenance des produits ou des services si l‟indication est utilisée en tant que marque ou élément d‟une marque. Exemples de noms génériques: WIENERLI pour des saucisses ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.
Les noms génériques peuvent être utilisés par tout un chacun et sont considérés comme des signes appartenant au domaine public, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être enregistrés comme marques. La transformation d‟une indication de provenance en un nom générique n‟est cependant pas admise à la légère. L‟indication doit avoir été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et le produit désigné ne doit plus être associé au lieu de provenance. En outre, ladite transformation ne doit être considérée
251 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); ATF 128 III 454 ŔYUKON.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
115
comme achevée que si tous les milieux concernés estiment que l‟indication ne constitue plus qu‟un nom générique252.
8.4.7 Noms de groupes ethniques
Les noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à l‟exception des noms de groupes ethniques qui jouissent d‟une renommée particulière pour les produits désignés. Les noms de peuples aujourd‟hui disparus ne sont pas assimilés à des indications de provenance (p. ex. les Etrusques ou les Vikings).
Exemples:
- AZTECA (CH 429 420): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour les produits de la cl. 30, car ce peuple n‟existe plus.
- ZOULOU (IR 708 142): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour des marchandises en cuir (cl. 18), car ce peuple ne jouit d‟aucune renommée particulière pour ces produits.
- MASSAI: Le signe est considéré comme une indication de provenance pour des bijoux, car ce peuple jouit d‟une renommée particulière pour ces produits.
8.4.8 Provenance commerciale
Les signes dans lesquels le public voit exclusivement un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Ces indications n‟éveillent chez les cercles visés aucune attente par rapport à la provenance géographique, mais uniquement des attentes quant à la provenance commerciale253. Dans la perception des milieux concernés, une telle indication se caractérise par des particularités qui excluent une association d‟idées avec la provenance géographique des produits désignés. Il est par exemple possible que la référence à la provenance commerciale prédomine lorsque le signe contient une description de l‟activité de l‟entreprise et l‟indication de la raison sociale.
Si le destinataire voit dans un nom ou signe géographique uniquement une référence à une entreprise déterminée, il n‟y a en principe plus de risque de tromperie quant à la provenance des produits désignés. Toutefois, si l‟indication jouit d‟une renommée particulière pour les produits désignés, il faut alors limiter la liste des produits à l‟indication de provenance contenue dans la marque. La renommée du lieu justifie en effet une attente particulière chez le consommateur par rapport à la provenance des produits. Cette attente particulière est suscitée même lorsque le consommateur est conscient de la référence à une entreprise déterminée. Ainsi, les montres et le chocolat doivent toujours être limités à la provenance suisse lorsqu‟un signe contient une référence à la Suisse.
Le critère de l‟indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés (cf. ch. 8.4.12 p. 117: noms de compagnies aériennes; ch. 8.4.13 p. 117: noms d‟organisations sportives).
252 TF, FBDM 1974 I 11 ŔHOLIDAY PILS. 253 CREPI, sic! 2003, 429 ŔÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
116
8.4.9 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.)
Les indications géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés ne sont pas considérées comme des indications de provenance.
Exemples:
- CH 429 520 cl. 3, 5
- CH 434 786 cl. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 41
8.4.10 Titres de médias et de produits de l’édition; indications de contenu
Il arrive souvent que les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d‟autres moyens de (télé)communication contiennent un nom géographique. Ces signes ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque la désignation géographique renvoie au titre, au thème ou au contenu des produits ou des services. Ce principe vaut en particulier pour les produits de l‟édition, par exemple les cassettes de musique, les CD enregistrés et les films vidéo (cl. 9); les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16), mais ne s‟applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges, des supports d‟enregistrement vierges, des produits de l‟imprimerie et des imprimés, etc.
Exemples:
- CH 481 849: admis sans limitation pour des produits de l‟édition.
- CH 504 253: admis sans limitation pour des photos254.
254 CREPI, sic! 2003, 34 ŔNIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
117
8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie
En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons, les références géographiques ne sont pas considérées comme des indications de provenance lorsqu‟elles renvoient manifestement à un met spécial ou à une boisson particulière. S‟agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), le nom ou le signe géographique renvoie au contenu des services offerts, par exemple à la décoration d‟un restaurant, ou au type de cuisine qu‟on y sert.
Exemple:
- ABC PIZZA HAWAI: Ce signe peut être admis à la protection pour des produits des cl. 29 et 30 sans limitation de la liste des produits étant donné que « Pizza Hawaï » renvoie uniquement à un met particulier.
8.4.12 Noms de compagnies aériennes
Les noms et signes géographiques ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance quand ils font manifestement référence à une compagnie aérienne. Le nom ou signe géographique contenu dans le signe est par contre considéré comme une indication de provenance s‟il jouit d‟une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.8 p. 115).
Exemple:
- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Pour des véhicules (cl. 12) et des bières (cl. 32), la désignation KÖLN est considérée comme une indication de provenance, car l‟Allemagne jouit d‟une renommée particulière pour ces produits. Pour tous les autres produits, c‟est la référence à une entreprise déterminée qui prédomine. S‟agissant de services, l‟indication éveille une attente par rapport à la provenance; les conditions énoncées à l‟art. 49 LPM doivent donc être remplies.
8.4.13 Noms d’organisations sportives
Qu‟elle désigne des produits ou des services, une indication contenant un nom ou un signe géographique n‟est en général pas considérée comme une indication de provenance lorsqu'elle est clairement perçue comme renvoi à une association sportive. Font toutefois exception les noms et signes géographiques se référant à un lieu jouissant d‟une renommée particulière pour les produits désignés, qui sont alors considérés comme indication de provenance (cf. ch. 8.4.8 p. 115).
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118
- CH 438 335 accepté sans limitation pour les cl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42
8.4.14 Noms d’événements sportifs ou culturels
Lorsque le renvoi à l‟événement sportif ou culturel est évident, le nom ou le signe géographique n‟est en général pas considéré comme une indication de provenance. Est en revanche considéré comme tel le nom ou signe géographique jouissant d‟une renommée particulière pour les produits désignés (cf. pour la renommée particulière ch. 8.4.8 p. 115).
Exemple:
- ABC AICHI ŔEXPO 2005 ŔJAPAN (cl. 1 à 32): Pour les produits des cl. 9 (appareils électroniques) et 12 (véhicules), la désignation « JAPAN » est considérée comme une indication de provenance, car le Japon jouit d‟une renommée particulière pour ces produits.
8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac
Les indications géographiques déposées en relation avec des produits à base de tabac sont en principe considérées comme des indications de provenance. Ne sont par contre pas considérés comme telles les signes qui, sur la base de l'impression d'ensemble se dégageant du signe, sont perçus uniquement comme un renvoi à un mélange particulier de tabac (p. ex. AMERICAN BLEND).
8.4.16 Services de voyage
Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, les cercles visés perçoivent le nom ou signe géographique comme un renvoi à la destination des voyages.
Exemples:
- CH 433 760 pour des services fournis par des agences de voyage
- CH 438 869 cl. 39 (organisation de voyages)
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
119
Domaine public8.5
8.5.1 Indications de provenance directes
Les indications de provenance directes (simples ou qualifiées) décrivent sans équivoque la provenance géographique d‟un produit et relèvent du domaine public255. Le destinataire visé ne voit en elles aucune référence à une entreprise déterminée, au sens de la fonction d‟indication d‟origine des marques. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif concret256. Chaque acteur du marché devant en outre avoir la possibilité d‟indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, ces indications sont soumises à un besoin de disponibilité. Ce qui importe pour l‟appréciation de l‟admissibilité à la protection n‟est donc pas uniquement le fait que les milieux concernés mettent actuellement en relation le nom ou le signe géographique avec les produits ou services désignés, mais aussi le fait que à l‟avenir, compte tenu du développement économique futur, le nom ou le signe géographique puisse être utilisé en tant qu‟indication de provenance pour les produits et services en question257. Pour apprécier le besoin de disponibilité, il est fait recours entre autres aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), réputation particulière, etc. Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, un nom ou un signe géographique qui, au moment de l‟examen, doit être considéré comme inconnu du point de vue des destinataires, peut se voir refuser l‟enregistrement à titre de marque en raison d‟un besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents.
Est déterminant pour l‟appréciation du caractère distinctif la situation en Suisse258 (cf. ch. 4.3 p. 64). La pratique reposant sur l‟ATF 117 II 327 ss ŔMONTPARNASSE niait l‟existence d‟un besoin de disponibilité, lorsque l‟indication géographique étrangère faisait l‟objet d‟un enregistrement dans le pays d‟origine. Cette dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en Suisse. L‟enregistrement étranger de la marque n‟indique cependant rien sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par conséquent, l‟enregistrement d‟une indication géographique étrangère dans le pays d‟origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse259.
8.5.2 Indications de provenance indirectes
A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n‟appartiennent en principe pas au domaine public. Il convient toutefois d‟examiner s‟il existe un risque de tromperie et si un des motifs d‟exclusion énoncés à l‟art. 2 let. d LPM s‟applique.
255 TAF B-7407/2006 ŔTOSCANELLA. 256 Concernant l‟appréciation de l‟impression d‟ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59. 257 ATF 128 III 454 ŔYUKON. 258 CREPI, sic! 2004, 216 ŔGRIMSELSTROM. 259 La question du besoin de disponibilité n‟est pertinente que si l‟indication de provenance étrangère dispose d‟un caractère distinctif en Suisse.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
120
8.5.3 Enregistrement d’une indication de provenance directe comme marque imposée
Les signes appartenant au domaine du public peuvent en principe s‟imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 10 p. 130). Toutefois, les indications de provenance directes sont en règle générale indispensables au commerce sous l‟angle du besoin de disponibilité futur. Elles sont donc soumises à un besoin absolu de disponibilité et leur enregistrement comme marques imposées n‟est pas possible.
Des exceptions au besoin absolu de disponibilité sont possibles, notamment lorsque le caractère indispensable est dénié au vu des circonstances concrètes260 ou si l‟indication de provenance étrangère a été enregistrée pour les mêmes produits ou services dans le pays concerné261.
Tromperie sur la provenance géographique8.6
8.6.1 Principe
Est propre à induire en erreur tout signe qui, en raison de sa signification, permet de tirer des conclusions erronées sur la nature ou les propriétés des produits et/ou des services qu‟il désigne262. Un signe est donc trompeur lorsqu‟il contient une indication géographique Ŕ même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe263 Ŕou qu‟il consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit et/ou le service provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie264. Dans un tel cas, l‟offre effective ne correspond pas aux attentes du destinataire265.
Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie266 sur la provenance des produits et/ou des services désignés par la marque267. Dans ce cadre, il n‟est d‟aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit268. Il convient donc de garantir dans la procédure d‟examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la
260 Tel peut être notamment le cas lorsqu‟une source d‟eau minérale est propriété exclusive d‟un déposant et que les concurrents ne peuvent de ce fait pas utiliser le signe en conformité avec les exigences légales (cf. ATF 117 II 321 ŔVALSER). 261 ATF 117 II 327 ŔMONTPARNASSE. 262 Cf. TF 4A_508/2008 ŔAFRI-COLA; ATF 132 III 770 ŔCOLORADO (fig.); CREPI, sic! 2004, 428 Ŕ PHOENIX. Concernant l‟appréciation de l‟impression d‟ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59. 263 TF, FBDM 1977 I 18 ŔCOLONIA (fig.); TAF B-1988/2009 ŔEAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 264 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274 ŔCHAMP; TAF B-7408/2006 ŔBTICINO (fig.). 265 TF, sic! 2006, 677 ŔFischmanufaktur Deutsche See (fig.). 266 Il n'est pas nécessaire que les destinataires soient effectivement trompés; ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.). 267 TF, FBDM 1994 I 76 ŔALASKA; TF, FBDM 1996 I 26 ŔSAN FRANCISCO 49ERS. 268 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); ATF 132 III 770 ŔCOLORADO (fig.); TAF B-7408/2006 ŔBTICINO (fig.); TAF B-7407/2006 ŔTOSCANELLA.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
121
réalité269. Autrement dit, la règle selon laquelle il convient d‟enregistrer des cas jugés limites au terme de l‟examen des motifs absolus d‟exclusion s‟applique uniquement pour l‟appréciation de l‟appartenance au domaine public prévue à l‟art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7 p. 60).
Selon une pratique constante de l‟Institut, confirmée par le Tribunal fédéral270, en application de l‟art. 47 ss en relation avec l‟art. 2 let. c LPM, les signes qui contiennent ou sont constitués d‟une indication de provenance sont admis à la protection en tant que marques uniquement si tout risque de tromperie peut être écarté par la limitation idoine de la liste des produits et/ou des services271 (cf. ch. 8.6.5 p. 122). En d'autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 p. 98), il ne suffit pas que l'indication de provenance puisse être utilisée correctement pour que le signe soit admis à la protection. Un assouplissement de cette pratique irait à l‟encontre des obligations nationales et internationales de la Suisse (Accord sur les ADPIC et autres traités internationaux; cf. ch. 5.1, p. 98).
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d’une deuxième signification propre (« secondary meaning »)
En principe, un risque de tromperie engendré par une indication géographique ne peut pas être écarté, même au terme d‟un usage prolongé. Néanmoins, des indications de provenance trompeuses peuvent, à titre exceptionnel, acquérir une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur long usage272. Ceci est cependant uniquement admis si le déposant rend vraisemblable que, premièrement, l‟indication qui induisait en erreur à l‟origine a effectivement pris une seconde signification propre et que, deuxièmement, cette seconde signification propre, en relation avec les produits et/ou les services concernés, est à ce point prédominante pour les milieux concernés qu‟un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu273.
L‟Institut considère qu‟un sondage d‟opinion est le moyen le plus adapté pour démontrer l‟existence de la seconde signification propre. Le sondage doit établir que l‟indication géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre. Il ne suffit pas d‟établir que le signe est pourvu d‟un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine (marque imposée).
8.6.3 Correctifs
Dans une marque, les correctifs permettent de supprimer les ambiguïtés inhérentes à une indication géographique ou à une désignation des caractéristiques des produits ou des services. Les éléments déterminants pour établir si le correctif remplit sa fonction sont, d‟une
269 Cf. TAF B-7413/2006 ŔMADISON. 270 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); ATF 132 III 770 ŔCOLORADO (fig.). 271 S'il s'agit de services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie. 272 ATF 89 I 290 ŔDorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s‟est imposée; TAF B-915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602. 273 ATF 125 III 193 ŔBUDWEISER.
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122
part du point de vue matériel, la portée de la signification d‟un correctif et, d‟autre part du point de vue formel, sa grandeur, sa forme, son agencement et son caractère reconnaissable dans la marque.
Un correctif doit être exact, c‟est-à-dire correspondre à la réalité. Pour qu‟il puisse être accepté, il faut par ailleurs que les deux indications de provenance soient connues en tant que telles des milieux concernés. Des correctifs inexacts tels que ST. MORITZ, MADE IN JAPAN, qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas admis. Un correctif peut également être apporté au moyen d‟éléments figuratifs.
Exemple:
- ABC CAMBRIDGE (vêtements, cl. 25). Il existe une localité du nom de Cambridge non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d‟Amérique. L‟Institut enregistre le signe ABC CAMBRIDGE, déposé pour des marchandises en provenance des Etats-Unis, si un correctif géographique est ajouté (p. ex. « made in USA »). Sans un tel correctif, les produits pour lesquels la marque a été déposée seraient limités à une provenance britannique, puisque les milieux concernés en Suisse perçoivent en premier lieu dans l‟indication de provenance « Cambridge » un renvoi à la ville anglaise.
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »
L‟adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type », « genre », « selon la recette », « méthode », « style » ou « façon » aux désignations géographiques n‟écarte en général pas le risque de tromperie sur la provenance des produits et/ou services concernés. De telles adjonctions ne sont pas en mesure d‟éliminer les attentes des milieux concernés par rapport à la provenance géographique des produits et/ou des services désignés274. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits et/ou services pour lesquels l‟indication de provenance se justifie, afin de profiter de leur renommée. L‟Institut n‟enregistre un signe muni d‟une telle adjonction que lorsque la liste des produits est limitée à la provenance qui correspond au nom ou au signe géographique utilisé. Ainsi, le signe ABC Swiss Style ne pourrait être admis à la protection que si la liste était limitée à des produits de provenance suisse.
8.6.5 Pratique en matière de limitation
Lorsqu‟une marque contient un renvoi à la provenance géographique des produits et/ou des services, elle ne peut être admise à la protection que si elle se rapporte à des produits et/ou à des services qui répondent à ce renvoi. La liste des produits275 doit par conséquent être limitée de manière à exclure le risque de tromperie276. Il convient de distinguer les cas suivants:
274 TF, FBDM 1974 p. 11 ŔHOLIDAY PILS. 275 Pour les services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie. 276 ATF 135 III 416 ŔCALVI (fig.); TF, sic! 2006, 677 ŔFischmanufaktur Deutsche See (fig.); TAF B- 915/2009 ŔVIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006 ŔBTICINO (fig.).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
123
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples (cf. ch. 8.2.3 p. 110), l‟Institut procède à une limitation au pays de provenance correspondant277.
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 110), la liste de produits est limitée à l‟endroit cité (lieu, région ou pays) dans le signe, car, pour celles-ci, une qualité déterminée, une réputation particulière ou d‟autres caractéristiques déterminées des produits peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique. Ceci peut être par exemple le cas pour les catégories suivantes de produits:
- Les produits issus du sol comme les fruits, les légumes; le vin278 et certains produits laitiers.
- Certains produits fabriqués industriellement (il existe par exemple une réputation particulière ou une qualité déterminée pour les indications de provenance suivantes: « SAINT-GALL » pour les broderies, « GENÈVE » pour les montres ou « HEREND » pour la porcelaine).
- Les eaux minérales provenant d‟une source particulière. Si le signe contient l‟indication de la source, la limitation du produit quant à sa provenance doit se faire par rapport à la source correspondante. Exemple: « ABC RHEINFELDER CRISTALIN- THERME », enregistrement limité à l‟eau minérale en provenance de la source Cristalin à Rheinfelden.
- Pour les appellations d‟origine (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP) au sens de la loi sur l‟agriculture (cf. ch. 8.7.4 p. 126), la provenance est limitée au territoire géographique défini dans le cahier des charges des désignations protégées. La provenance est par conséquent limitée à l‟AOC ou à l‟IGP correspondante279.
277 ATF 132 III 770 ŔCOLORADO (fig.). 278
S‟agissant de l‟examen du risque de tromperie pour le vin et les spiritueux et les éventuelles limitations de la liste des produits, cf. ch. 8.8 p. 129. 279 Remarque: L‟art 16 al. 6 1ère phr. LAgr prévoit que « quiconque utilise une appellation d‟origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l‟al. 2 let. b ». C‟est la raison pour laquelle les demandes d‟enregistrement de marques contenant des indications pour lesquelles une demande d‟enregistrement correspondante en tant que AOC/IPG est pendante auprès de l'Office fédéral de l'agriculture sont suspendues jusqu‟à la décision définitive relative à l‟enregistrement de l‟AOC/IPG. L‟Institut garantit par là que la marque déposée remplit les conditions posées à son enregistrement en satisfaisant, le cas échéant, aux exigences de la loi sur l‟agriculture tout en répondant également aux conditions énoncées à l‟art. 2 let. c et d LPM.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
124
Exemple:
CH 501 173 cl. 29: produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l‟AOC « Sbrinz ».
- Lorsqu‟un signe contient une référence à une région transfrontalière, la limitation doit en principe se rapporter à la région (l‟espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une précision dans la limitation est apportée lorsque la région s‟étend à un pays qui jouit d‟une renommée particulière pour les produits désignés.
Exemple:
IR 714593, cl. 32: boissons à base d‟eau gazeuse et de jus de pommes; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.
8.6.6 Dénominations contradictoires
L‟utilisation de deux indications de provenance contradictoires, comme ABC CHINOIS SUISSE, est également considérée comme une adjonction d‟un qualificatif « délocalisant » (cf. ch. 8.6.4 p. 122). Dans ces cas, il n‟est pas possible de limiter la liste des produits de manière à écarter tout risque de tromperie, raison pour laquelle le signe n‟est pas admis à la protection en tant que marque.
Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)8.7
Il est renvoyé aux explications données au ch. 7.1 p. 101. Pour les indications de provenance, des règles particulières interviennent dans le cadre de l‟examen des marques, car tant les dispositions légales relatives au droit agricole que les engagements de la Suisse découlant des différents accords internationaux doivent être pris en compte.
8.7.1 Accords bilatéraux
Les traités bilatéraux suivants doivent en particulier être pris en considération lors de l‟examen des marques:
- Les traités bilatéraux relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d‟origine et d‟autres dénominations géographiques qui ont été conclus avec l‟Allemagne (RS 0.232.111.191.36), la France (RS 0.232.111.193.49), l‟Espagne (RS
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
125
0.232.111.193.32), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18) et la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41)280.
- L‟Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, en particulier l‟accord relatif au commerce de produits viti-vinicoles et l‟accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin (annexes 7 et 8 dudit accord; RS 0.916.026.81).
Tant l‟Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées281. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu‟elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non (p. ex. RIBERA DEL DUERO; IR 574 709), en application du principe du pays d‟origine. En conséquence, une indication de provenance au sens des accords internationaux susmentionnés ne peut pas être protégée en tant que marque si elle est employée seule. Si elle est employée en combinaison distinctive, elle ne peut être enregistrée que si la liste des produits est limitée à la provenance désignée par l‟indication (conformément à l‟accord correspondant); cf. ch. 8.8.2.1 p. 127.
8.7.2 Accord sur les ADPIC
Conformément à l‟art. 22 al. 3 ADPIC, un « Membre refusera ou invalidera, soit d‟office si sa législation le permet, soit à la requête d‟une partie intéressée, l‟enregistrement d‟une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l‟utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d‟origine ». Cette protection ne concerne que les indications de provenance qualifiées (cf. art. 22 al. 1 ADPIC).
Les indications géographiques pour les vins ou pour les spiritueux bénéficient en outre de la protection additionnelle de l‟art. 23 al. 2 ADPIC, qui prévoit que les indications géographiques, telles que définies à l‟art. 22 al. 1 ADPIC, sont protégées indépendamment de tout risque de tromperie. Peu importe par conséquent que le consommateur suisse moyen connaisse l‟indication géographique ou non. La réglementation de l‟art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d‟origine et non pas sur le principe du pays conférant la protection. En conséquence, savoir si une indication doit être rejetée se détermine en fonction de la protection conférée dans le pays d‟origine.
L‟art. 23 al. 2 ADPIC est d‟application directe en droit suisse en raison de sa formulation concrète.
280 Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie. 281 Les traités bilatéraux conclus individuellement par la Suisse avec certains états protègent les indications et noms énumérés également contre un usage sous forme altérée, pour autant qu‟il existe un risque de confusion avec ces derniers (cf. art. 4 al. 2 de chacun des traités bilatéraux).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
126
8.7.3 Convention de Stresa
Les appellations d‟origine énumérées dans l‟Annexe A de la Convention internationale du 1er juin/18 juillet 1951 sur l‟emploi des appellations d‟origine et dénominations de fromage (Convention de Stresa; RS 0.817.142.1) ne peuvent être enregistrées comme éléments d‟une marque que pour des fromages provenant de la région désignée (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola et Parmigiano Reggiano; cf. art. 3 de la convention). Entre-temps, ces dénominations ont été enregistrées dans l‟Union européenne en tant qu‟appellations d‟origine protégées. La liste des produits est limitée en conséquence.
Les dénominations figurant à l‟Annexe B (Camembert, Saint-Paulin, etc.) sont attribuées à la partie contractante qui les a employées pour la première fois et qui dispose d‟une réglementation officielle des caractéristiques du fromage désigné. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées pour désigner du fromage qui a été produit sur le territoire d‟une autre partie contractante, à condition que le fromage réponde aux critères définis par celle-ci. Ces dénominations peuvent être enregistrées comme éléments d‟une marque; la liste des produits est cependant limitée au pays d‟origine conformément à la convention (p. ex. « BRIE NATIONAL »: limitation à du fromage de provenance française). Si, par contre, la marque contient une référence au pays de fabrication, la liste est limitée à celui-ci (p. ex. « BRIE ETOILE SUISSE »: limitation à du fromage de provenance suisse).
8.7.4 Loi sur l’agriculture (LAgr)
La loi sur l‟agriculture (art. 16 LAgr) prévoit depuis le 1er juillet 1997 l‟établissement d‟un registre des appellations d‟origine et des indications géographiques pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés (registre AOC/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 2081/92282 qui prévoit l‟établissement d‟un registre européen des appellations d‟origine et des indications géographiques protégées.
Le registre des indications de provenance qualifiées pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés est tenu par l‟Office fédéral de l‟agriculture. La création du registre a également introduit, dans le système suisse de protection des indications de provenance, les notions d‟appellation d‟origine (AOC) et d‟indication géographique protégée (IGP). Actuellement (état octobre 2010), 27 dénominations sont inscrites au registre (www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=fr).
Les AOC et les IGP appartiennent au domaine public au sens de l‟art. 2 let. a LPM, même lorsque le groupement de producteurs ayant requis l‟enregistrement de l‟AOC ou de l‟IGP dépose la demande d‟enregistrement de l‟indication en tant que marque. L‟inscription du signe au registre AOC/IGP n‟est pas un indice de l‟existence de son caractère distinctif au sens de la LPM. Du fait de l‟enregistrement de la dénomination au registre AOC/IGP, celle-ci doit rester à la libre disposition de tous les producteurs satisfaisant aux exigences définies dans le cahier des charges (besoin de disponibilité absolu)283. En revanche, un signe
282 Ce règlement a été abrogé et remplacé par la directive 510/2006. 283 Cf. n. 279 concernant la suspension dont font l'objet les demandes d‟enregistrement de marques contenant des indications faisant l‟objet d‟une demande d‟enregistrement comme AOC/IGP à l‟Office fédéral de l‟agriculture.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
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contenant une AOC ou une IGP, peut être enregistré en tant que marque s‟il contient d‟autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif284.
Afin d‟écarter un risque de tromperie des destinataires, un signe distinctif contenant une AOC ou une IGP, est enregistré pour le produit concerné avec une limitation au territoire géographique défini dans le cahier des charges de la dénomination protégée285. Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.5 p. 122.
Vin et spiritueux: appréciation de l’appartenance au domaine public et du risque8.8 de tromperie de marques qui contiennent un nom ou un signe géographique
Les noms et signes géographiques en relation avec le vin et les spiritueux sont en principe traités comme des indications de provenance qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 110 et 8.7.1 p. 124). La protection des produits viti-vinicoles et des spiritueux découlant du droit national, des traités internationaux (accords bilatéraux et Accord sur les ADPIC) ainsi que de réglementations cantonales relatives aux exigences en matière de qualité sont des points déterminants lors de l‟examen de signes consistant exclusivement en des indications géographiques ou contenant de telles indications.
8.8.1 Indications de provenance nationales
Conformément à l‟art. 25 de l‟Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l‟importation de vin (Ordonnance sur le vin; RS 916.140), l‟Office fédéral de l‟agriculture (office) tient et publie un répertoire suisse des appellations d‟origine contrôlées définies conformément à l‟art. 21286. Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s‟y rapportant à l‟office.
- Art. 2 let. a LPM: Si un signe ne consiste qu‟en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l‟art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Pour les signes contenant une indication de provenance protégée en vertu d‟un droit cantonal, la liste des produits doit être limitée à la dénomination figurant dans la législation cantonale. Si le nom ou le signe géographique n‟est pas protégé en vertu du droit cantonal, il faut déterminer si l‟on produit du vin à l‟endroit en question; suivant le cas, la liste est limitée à ce lieu ou à la Suisse.
8.8.2 Indications de provenance étrangères
8.8.2.1 Accords bilatéraux
- Art. 2 let. a et d LPM: Si l‟indication de provenance figure dans les listes annexées aux accords bilatéraux conclus par la Suisse (cf. ch. 8.7.1 p. 124), elle appartient au domaine
284 CREPI, sic! 2006, 484 ŔSbrinz (fig.) / sbrinz (fig.). 285 Cela est également vrai lorsqu‟il s‟agit d‟une modification ou d‟une mutilation insuffisante d‟une AOC/IGP, qui crée un risque de confusion. 286 Le répertoire des appellations suisses de vins protégées est disponible sous www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=fr.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
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public au sens de l‟art. 2 let. a LPM si elle est employée seule. Elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque, même si elle n‟est pas connue du consommateur suisse (principe du pays d‟origine).
- Art. 2 let. c et d LPM: Pour les signes contenant, outre des éléments distinctifs, une appellation d‟origine protégée par un accord bilatéral, la liste des produits doit être limitée à celle-ci.
8.8.2.2 ADPIC
- Art. 2 let. a, c et d LPM: Si le signe n‟est pas protégé en vertu des accords bilatéraux, l‟Institut examine, conformément à l‟Accord sur les ADPIC, s‟il désigne un lieu (ou une région) présentant un rapport avec du vin ou des spiritueux. Si tel est le cas, il ne peut être enregistré en tant que marque que si la liste des produits est limitée au lieu (ou à la région) en question. Si le signe consiste uniquement en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l‟art. 2 let. a LPM.
Selon les cas, un signe pour du vin ou des spiritueux contenant une indication de provenance étrangère peut être refusé à la protection à titre de marque pour les motifs énoncés à l‟art. 2 let. a, let. c et let. d LPM:
- Art. 2 let. d LPM: Un signe qui contrevient à un accord bilatéral ou à l‟Accord sur les ADPIC porte atteinte au droit en vigueur et doit, de ce fait, être rejeté.
- Art. 2 let. a LPM: Si un signe consiste uniquement en un nom ou un signe géographique régi par les accords bilatéraux ou par l‟Accord sur les ADPIC, il appartient au domaine public au sens de l‟art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Si la liste des produits n‟est pas limitée au lieu (ou à la région) en question ou à l‟appellation d‟origine conformément à l‟accord bilatéral concerné, le signe est jugé induire en erreur au sens de l‟art. 2 let. c LPM.
9. Marques collectives et marques de garantie
Marques collectives9.1
Le but d‟une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou les services des membres d‟un groupement de ceux d‟autres entreprises (art. 22 LPM en relation avec l‟art. 1 LPM). Une marque collective vise donc en premier lieu à indiquer l‟appartenance à un groupement. Conformément à l‟art. 22 LPM, une marque collective ne peut pas être déposée par des personnes physiques, mais uniquement par des groupements. Ceux-ci n‟ont pas besoin de posséder la personnalité juridique; il suffit qu‟ils puissent acquérir des droits et s‟obliger et qu‟ils aient la capacité d‟ester en justice. Peuvent donc être titulaires d‟une marque collective non seulement des associations ou des coopératives, mais aussi d‟autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l‟utiliser.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
129
En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), le déposant d‟une marque collective doit présenter à l‟Institut, conformément à l‟art. 23 al. 1 LPM, un règlement qui doit contenir au moins le nom du titulaire de la marque, le cercle des ayant droits et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23 al. 3 LPM). Ce règlement ne doit pas contrevenir à l‟ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).
Si aucun règlement n‟est joint à la demande ou s‟il ne satisfait pas aux exigences légales, l‟Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d‟enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l‟art. 16 al. 1 et 2 OPM).
S‟agissant des particularités de la première prolongation des marques collective déposées sous l‟aLPM, cf. Partie 2, ch. 2 p. 34.
Marques de garantie9.2
La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Son but est, premièrement, de garantir que les produits et/ou les services offerts présentent des caractéristiques communes, comme la qualité (vêtements en coton), la provenance géographique (produits suisses, produits du Valais), le mode de production (produits issus de la culture biologique ou de l‟élevage respectueux des animaux, production écologique) ou d‟autres caractéristiques (critères techniques: produits répondant à un contrôle particulier ou issus du commerce équitable). Deuxièmement, la marque de garantie vise à distinguer les produits et services proposés par un groupement d‟entreprises, autorisées à faire usage de la marque de garantie, de ceux proposés par d‟autres entreprises287.
Toute personne peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l‟art. 28 LPM). Le titulaire de la marque, qui ne peut pas l‟utiliser lui-même (art. 21 al. 1 et 2 LPM), doit veiller au respect des caractéristiques communes garanties par le règlement. L‟interdiction d‟utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque.
Comme pour la marque collective, la demande d‟enregistrement doit comporter un règlement qui doit au minimum contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les caractéristiques communes des produits et/ou des services garanties par la marque, les mécanismes de contrôle et les sanctions prévues en cas d‟utilisation illicite de la marque (art. 23 al. 2 LPM).
Le règlement ne doit en outre pas contrevenir à l‟ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).
Si aucun règlement n‟est joint à la demande ou s‟il ne satisfait pas aux exigences légales, l‟Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d‟enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec art. 16 al. 1 et 2 OPM).
287 Cf. ATF 131 III 495 ŔFELSENKELLER.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
130
10. Marques imposées
Principe10.1
10.1.1 Notion de marque imposée
Conformément à l‟art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut s‟imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et acquérir ainsi une force distinctive.
Un signe s‟est imposé comme marque dans le commerce lorsqu‟une part importante des destinataires des produits et/ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée288, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque pendant une période prolongée (cf. ch. 10.1.3 p. 131).
La qualité de marque imposée est une notion de droit; en revanche, la question de savoir si les conditions de l'acquisition du statut de marque imposée sont réalisées dans le cas particulier relève des faits289.
Ne peuvent pas s‟imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 10.1.2 p. 130).
Il convient de distinguer les marques qui se sont imposées dans le commerce par l‟usage de celles qui ont perdu leur caractère trompeur (art. 2 let. c LPM) parce qu'elles ont acquis une seconde signification propre (« secondary meaning »; cf. ch. 8.6.2 p. 121).
La perception que les milieux intéressés ont d'un signe peut être établie de manière indirecte sur la base de pièces qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu (cf. ch. 10.2 p.133). Il est aussi possible de déterminer cette perception directement, par un sondage représentatif auprès des milieux concernés déterminants (sondage d'opinion, cf. ch. 10.3 p. 135)290.
10.1.2 Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité
Les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité ne peuvent pas être enregistrés, sans égard à la possibilité d'en établir le caractère de marque imposée291. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque292.
On peut conclure à un besoin absolu de disponibilité lorsque les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir du signe en rapport avec les produits et/ou les
288 TF, sic! 2009, 167 Ŕ POST; ATF 131 III 121 Ŕ SMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441 ŔAppenzeller (fig.). 289 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle). 290 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441 ŔAppenzeller (fig.). 291 TF, sic! 2010, 162 ŔRADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 134 III 314 ŔM / M-joy. 292 CREPI, sic! 2005, 653 ŔMARCHÉ; TF, sic! 2009, 167 ŔPOST.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
131
services concernés293. C'est le cas non seulement pour les formes de produits et d'emballages régis par l'art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les désignations génériques telles que « pain », « chaussures », « vêtements » ou « laine »294. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3 p. 120)295. Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals296 et les couleurs (cf. ch. 4.10 p. 87). L‟absence d'un usage courant297 et l‟existence de nombreuses alternatives équivalentes298
infirment en général le caractère indispensable d‟un signe. L'examen du besoin absolu de disponibilité doit toujours avoir lieu en relation avec les produits et services concernés.
10.1.3 Usage à titre de marque
La capacité d‟un signe à s'imposer comme marque présuppose son usage à titre de signe distinctif pour les produits et/ou les services revendiqués (concernant la fonction de la marque, cf. ch. 2 p. 56)299. La simple notoriété du signe ne signifie pas nécessairement que celui-ci est perçu comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée pour les produits et/ou les services concernés.
10.1.4 Etablissement du caractère de marque imposée
Dans la procédure d‟enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s‟est imposé comme marque300. Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d'un certain degré de plausibilité301.
La perception que les destinataires ont d'un signe peut être établie de manière indirecte sur la base de pièces autorisant des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu (cf. ci-après ch. 10.2 p. 133), ou de manière directe, par un sondage représentatif auprès des milieux concernés déterminants (sondage d'opinion, cf. ci-après ch. 10.3 p. 135)302.
La vraisemblance ou non qu'un signe s‟est imposé comme marque résulte de la libre appréciation de l'ensemble des documents fournis. L'Institut considère le sondage d'opinion
293 ATF 134 III 314 ŔM / M-joy. 294 ATF 64 II 244 ŔWollen-Keller. 295 Cf. TF, sic! 2010, 162 ŔRADIO SUISSE ROMANDE. Selon le TF, il faut également examiner l‟existence d‟un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance. 296 ATF 134 III 314 ŔM / M-joy; ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 297 ATF 134 III 314 ŔM / M-joy; ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 298 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 134 III 314 ŔM / M-joy; ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 299 Concernant la notion d‟usage en relation avec des produits ou des services, cf. TAF B-3394/2007 Ŕ SALESFORCE.COM. 300 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec références. 301 ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec renvois. 302 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST avec renvois.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
132
comme le moyen de preuve le plus sûr303; compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, il y a toutefois lieu d'écarter les règles schématiques en matière de preuve et de les établir plutôt au cas par cas304. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l‟usage et sondage d'opinion)305.
10.1.5 Relation avec la liste des produits et des services
L‟admission du signe en tant que marque imposée ne peut pas être étendue à d‟autres produits et/ou services que ceux pour lesquels le caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable306. L'établissement du fait qu'un signe s'est imposé à titre de marque pour certains produits et/ou services ne permet pas d'inférer ce statut pour l'indication générale correspondante (Oberbegriff) de la même classe de produits et/ou de services307.
Les documents remis à titre de preuves doivent couvrir tous les produits et/ou services désignés et pour lesquels le signe appartient au domaine public. Si le statut de marque imposée doit être démontré au moyen d'un sondage d'opinion, il faut réaliser une enquête pour chaque produit et/ou service, faute de quoi il n‟est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits et/ou services ou uniquement une partie de ceux-ci308. Selon les circonstances, il est possible de remettre des documents démontrant que des activités commerciales similaires ont eu lieu pour d'autres produits et/ou services.
10.1.6 Milieux concernés déterminants
L‟examen de l‟admission du signe à titre de marque imposée s'effectue sur la base de la perception des destinataires, dont la compréhension est déterminante pour juger du changement de signification du signe. Les destinataires concernés sont déterminés en fonction des produits et/ou des services pour lesquels le signe a été déposé: il peut s'agir du consommateur moyen ou de milieux spécialisés (à savoir des professionnels du commerce, de l'artisanat et de l'industrie), ou encore des deux. Il ne faut pas se limiter aux destinataires effectifs mais prendre en compte tous les destinataires potentiels309.
Dans le cadre de l'établissement du caractère de marque imposée, toute formulation admissible de la liste des produits et/ou des services conformément à l‟art. 11 OPM n‟est pas
303 Cf. ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 304 ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec renvois. 305 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 306 CREPI, sic! 2002, 242 ŔCouleur jaune (pas d‟extension de la protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie). 307 Ainsi, le fait d‟avoir rendu vraisemblable qu'un signe s‟est imposé pour des « pantalons » ne signifie pas qu'il a aussi ce statut pour des « vêtements », parce que ces derniers comprennent entre autres aussi des « manteaux ». 308 CREPI, sic! 2002, 242 ŔCouleur jaune. 309 Cf. TAF, sic! 2007, 625 ŔCombinaison de couleurs bleu/argenté. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu‟il fallait tenir compte des destinataires moyens et non pas uniquement des personnes qui consomment, occasionnellement ou régulièrement, des boissons énergétiques. Ces boissons sont en effet en concurrence sur le marché avec d‟autres boissons non alcoolisées, ce qui signifie que les destinataires ont toujours le choix entre les boissons énergétiques et ces autres boissons.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
133
propre à limiter le cercle des destinataires310. Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue311.
10.1.7 Lieu
Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s‟est imposée dans toute la Suisse312. Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 10.2.3 p. 134 concernant les documents et au ch. 10.3.4 p. 136 pour le sondage d‟opinion.
10.1.8 Date de dépôt
En vertu du principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), le signe doit s‟être imposé comme marque au moment du dépôt313 et encore avoir ce statut au moment de l‟enregistrement. Lorsqu‟il n‟est pas suffisamment démontré que la marque s‟est imposée au moment du dépôt, la date de dépôt peut être reportée, pour les marques suisses, à la date où la vraisemblance a été établie314.
Vraisemblance établie indirectement par des documents10.2
10.2.1 Généralités
Le statut de marque imposée pour des produits ou des services peut être déduit sur la base de faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu par les destinataires315, notamment des chiffres d‟affaires importants pendant des années, ou des efforts publicitaires considérables déployés en relation avec le signe. Il doit ressortir des documents remis à l'Institut sous quelle forme, pour quels produits et services, par quelle entreprise, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque.
10.2.2 Moyens de preuve
Les moyens de preuve admis sont énumérés à l'art. 12 PA. Parmi ceux appropriés pour démontrer indirectement que le signe s‟est imposé comme marque figurent notamment les catalogues datés, les prospectus, les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d‟abonnés, le nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d‟affaires réalisé ou aux dépenses publicitaires engagées pendant la période
310 TAF, sic! 2007, 625 ŔCombinaison de couleurs bleu/argenté. 311 ATF 134 III 547 ŔPANTON pour des meubles de design. 312 ATF 120 II 144 ŔYENI RAKI. 313 TAF B-3394/2007 ŔSALESFORCE.COM. 314 CREPI, sic! 2002, 242 ŔCouleur jaune. Dans cet arrêt, l‟ancienne CREPI a également précisé qu‟une date de dépôt antérieure pouvait être admise en l‟absence d‟indices démontrant que la marque s'est imposée après la date de dépôt. 315 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec renvois.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
134
pertinente. Par ailleurs, des attestations des associations professionnelles du secteur concerné peuvent aussi constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à une entreprise déterminée316.
Il n'est pas indispensable que le signe figure sur les produits. Il peut suffire qu'il ait été utilisé sur des prospectus, des listes de prix, des factures, etc. L‟usage doit toutefois avoir lieu en relation avec les produits et services concernés. L'usage du signe uniquement comme raison de commerce ou comme nom d'une entreprise ne constitue pas une utilisation en tant que signe distinctif identifiant des produits ou des services déterminés, mais uniquement un renvoi abstrait à une entreprise.
Sur demande, les pièces contenant des secrets de fabrication ou d‟affaires sont classées à part et exclues du droit à la consultation du dossier par des tiers (cf. Partie 2, ch. 4.2 p. 38, dernier paragraphe).
10.2.3 Lieu de l’usage
Le déposant doit en principe produire des pièces concernant l‟usage pour toute la Suisse317. En pratique, il suffit toutefois que les documents attestent l'usage dans les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin). Les pièces démontrant l‟usage à l‟étranger ne sont d'aucune aide pour démontrer la perception du signe en Suisse, mais peuvent fournir, exceptionnellement, un indice supplémentaire.
10.2.4 Durée de l’usage
L‟Institut exige en règle générale une utilisation à titre de marque en relation avec les produits et services concernés pendant une durée de dix ans. Les pièces produites doivent dès lors entièrement couvrir cette période.
Suivant l‟intensité de l‟usage et les moyens publicitaires mis en œuvre, un signe peut s‟imposer comme marque dans un laps de temps plus court, par exemple pour les quotidiens à grand tirage318. Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d‟affaires319.
10.2.5 Usage du signe avec des éléments supplémentaires
Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé320. L‟usage prolongé d‟un signe dépourvu de caractère distinctif originaire avec d‟autres éléments ne permet en principe pas de conclure que ce signe s‟est imposé comme marque321. Pour pouvoir être enregistré, le signe en question doit être essentiel ou prédominant dans
316 CREPI, sic! 1997, 475 ŔOPTIMA. 317 ATF 127 III 33 ŔBRICO. 318 TAF B-788/2007 ŔTRAVELTIP DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 319 TAF, sic! 2007, 745 ŔYENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 320 TF, FBDM 1980 I 10 ŔDIAGONAL; CREPI, sic! 2005, 653 ŔMARCHÉ (obiter dictum). 321 TAF, B-55/2010 ŔG (fig.); CREPI, sic! 2005, 653 ŔMARCHÉ.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
135
l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque telle qu'elle a été utilisée. Ce n‟est en particulier pas le cas lorsqu‟il a été associé à des éléments dotés de caractère distinctif322. Dans cette hypothèse, il faut en général rendre vraisemblable de manière directe que le signe s‟est imposé comme marque, au moyen d‟un sondage d'opinion (cf. ch. 10.3 p. 135).
Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d’opinion10.3
10.3.1 Généralités
Un sondage d‟opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour montrer la perception d'un signe dans le public visé323. Il tend à établir directement qu‟au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (cf. également ch. 10.1.8 p. 133). Un sondage d‟opinion est de mise lorsque les documents attestant de l'usage ne suffisent pas à établir la manière dont les destinataires perçoivent le signe.
10.3.2 Cas d’application
Le sondage d‟opinion est le moyen le plus approprié pour rendre vraisemblable qu‟un signe s'est imposé comme marque notamment dans les cas suivants:
- Lorsqu'il ne ressort pas des documents produits que le signe tel qu'il devrait être protégé s‟est imposé comme marque en raison des autres éléments avec lesquels il a été utilisé (cf. ch. 10.2.5 p. 134).
- Lorsque les documents ne révèlent pas un usage continu et suffisamment long du signe en tant que marque (cf. ch. 10.2.4 p. 134).
- Lorsqu‟il persiste un doute que le signe, en raison de sa très grande banalité, est considéré comme une marque par les consommateurs visés, même après un usage prolongé324.
- Pour les signes se confondant avec l‟aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.9 p. 87), marques de couleur abstraites (cf. ch. 4.10 p. 87) ou formes banales de produits et d‟emballages (cf. ch. 4.11 p. 88); à la différence des signes verbaux ou figuratifs, ces signes ne sont généralement pas perçus par les consommateurs comme un renvoi à une entreprise déterminée, même après un usage prolongé, mais comme la forme du produit325, une forme liée à sa fonction ou comme élément décoratif.
322 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST; ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle). 323 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES (marque tridimensionnelle). 324 ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle). 325 ATF 130 III 328 ŔBracelet de montre (marque tridimensionnelle).
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
136
10.3.3 Signe à présenter lors du sondage
Lors du sondage, il faut en général utiliser le signe exactement tel qu‟il figure dans la demande d‟enregistrement (notamment en ce qui concerne le graphisme, les proportions, la couleur et la taille). Pour les signes tridimensionnels, il faut présenter dans la mesure du possible la forme en tant que telle aux personnes interrogées. En effet, la reproduction figurant dans la demande d‟enregistrement ne représente que l'illustration réduite à deux dimensions nécessaire pour la publication au registre.
10.3.4 Lieu du sondage d’opinion
Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 10.1.7 p. 133) n'implique pas qu'il faille inclure dans le sondage d'opinion toutes les régions, aussi petites soient-elles. Il s‟agit plutôt de garantir la représentativité pour l'ensemble de la population suisse. A cet égard, il est essentiel qu'au moins les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin) soient prises en compte en fonction de leur part dans l‟ensemble de la population suisse et que la répartition « ville Ŕcampagne » soit correctement respectée.
Il est possible de limiter le sondage à une région du pays lorsque les connaissances linguistiques ne sont pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires concernés et que les produits sont commercialisés dans toute la Suisse326. Dans cette hypothèse, il faut également rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d‟affaires sont comparables dans toutes les régions de Suisse327.
Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre328.
10.3.5 Modalités du sondage d’opinion
Les modalités du sondage d‟opinion sont fonction du signe sur lequel il porte. Dans la pratique, la méthode la plus utilisée est l‟entretien personnel par oral, durant lequel le signe, par exemple une forme tridimensionnelle ou l‟illustration d‟une marque figurative, d‟une marque verbale/figurative ou d‟une marque de couleur, est directement présenté aux personnes interrogées.
Pour diverses raisons et suivant le type de marque, il existe des réserves à l‟égard des sondages effectués par écrit ou en ligne par voie informatique. Ils ne permettent d‟établir
326 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES. 327 ATF 131 III 121 ŔSMARTIES. 328 Par environnement neutre, on entend que le sondage ne doit pas être réalisé dans un lieu où le produit sur lequel porte l'enquête est connu des destinataires pour d'autres motifs que celui de s'être imposé comme marque dans le commerce. Par exemple, la réalisation du sondage à proximité d'une bannière publicitaire du déposant fausserait considérablement les résultats de l'enquête.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
137
qu'un signe s'est imposé comme marque que sous certaines conditions. Il est recommandé d‟examiner au préalable avec l‟Institut les modalités de réalisation de telles enquêtes329.
Le sondage téléphonique entre en ligne de compte uniquement pour les marques verbales.
10.3.6 Représentativité
Le sondage doit être effectué auprès d'un échantillon représentatif des destinataires. Après avoir défini les milieux concernés déterminants comme population à sonder (cf. ch. 10.1.6 p. 132), il faut créer un échantillon probant.
Si les destinataires sont uniquement des professionnels, il se peut que, suivant la nature des produits et/ou des services en question, le groupe de personnes à sonder soit si petit que toutes les personnes concernées soient facilement identifiables. Dans cette hypothèse, un sondage auprès de toutes ces personnes s'impose.
Lorsque le groupe de personnes à interroger est plus important (notamment quand il s'agit des destinataires moyens), c‟est le sondage par échantillonnage qui s‟impose puisqu'il est manifestement impossible d‟interroger l‟ensemble des personnes concernées. Pour garantir la représentativité, la qualité du sondage par échantillonnage doit être élevée, autrement dit il faut faire en sorte de retenir un nombre de critères aussi grand et varié que possible pour que l'échantillon reflète la population sondée.
Le nombre de personnes interrogées (à savoir l'étendue de l'échantillon) a des répercussions directes sur la marge d'erreur (tolérance d'erreur) des résultats de l'enquête: plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus la marge d‟erreur est petite et plus le sondage est probant. L‟Institut considère comme règle de base que, pour être probante, l‟enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l‟opinion de 1‟000 personnes au minimum. Pour les milieux professionnels, l‟avis de 200 personnes est suffisant.
10.3.7 Questions à poser
La valeur indicative des sondages d‟opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées. Pour éviter que l‟Institut ne juge les résultats d‟un sondage d‟opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation330, il est recommandé d‟examiner préalablement avec l'Institut les modalités du sondage. Les questions doivent obligatoirement viser à déterminer le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe en relation avec le produit ou le service considéré.
329 Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, la représentativité au niveau de la structure d‟âge des personnes interrogées ne peut pas être assurée (cf. ch. 10.3.6 p. 140). Dans ce type d'enquête et dans les sondages par écrit, il faut également garantir la spontanéité des réponses et exclure l‟aide de tiers. Pour les enquêtes informatisées, il faut veiller notamment à ce que la personne interrogée ne puisse pas revenir sur une question antérieure et modifier sa réponse. Ce critère s‟applique également aux sondages par écrit, pour lesquels il faut en plus faire en sorte que les sondés répondent aux questions dans l‟ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes. 330 Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167 ŔPOST.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
138
L‟Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante331:
a) Degré de connaissance du signe
Exemple de question: Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?
Réponses possibles: oui/non/je ne sais pas, pas de réponse.
La présentation du signe doit permettre de déterminer son degré de connaissance en relation avec les produits ou les services évoqués dans la question. L‟intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l‟avance.
b) Degré du caractère distinctif
Exemple de question: [Cette désignation/cette couleur/cette forme/etc.], en relation avec [ce produit/ce service], renvoie-t-elle à une ou plusieurs entreprises ou n’est-elle pas perçue comme un renvoi à une entreprise ?
Réponses possibles: Référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse.
Il s'agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d‟établir dans quelle mesure les personnes interrogées perçoivent le signe, en relation avec les produits et/ou les services désignés, comme indication de provenance commerciale, et lui attribuent donc un caractère distinctif.
S'agissant de la question sur le caractère distinctif, il faut toujours donner quatre possibilités de réponse (réponse je ne sais pas, pas de réponse incluse), qui devront correspondre, en substance, aux exemples donnés ci-dessus.
Étant donné que le statut de marque imposée découle de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la question relative au degré du caractère distinctif ne peut être posée qu‟aux personnes qui connaissent déjà le signe et ont donc répondu « oui » à la question relative au degré de connaissance.
Pour déterminer le degré du caractère distinctif, il faut tenir compte uniquement des réponses qui rattachent le signe à une entreprise déterminée.
c) Degré d‟individualisation
Exemple de question: A quelle entreprise attribuez-vous [la désignation XY/cette forme/cette couleur/etc.] ?
Cette question vise à établir si le signe peut être attribué au déposant et non pas à ses concurrents. Il s‟agit d‟une précaution supplémentaire; l‟identification du déposant permet de confirmer les réponses données à la question relative au degré du caractère distinctif. L‟intervieweur doit formuler la question de façon ouverte, sans indiquer les réponses possibles à l‟avance. Dans certaines circonstances, l'entreprise peut être identifiée par
331 Concernant la manière de poser les questions, il existe aussi d'autres approches. Le modèle avec quatre réponses à choix (question b), qui a fait ses preuves de longue date, demeure toutefois un modèle souvent utilisé dans la pratique.
Partie 4 ŔExamen matériel des marques
139
d'autres biais que la désignation précise de son nom, par exemple par une description exacte de l'entreprise.
En plus de ces questions fondamentales, il est tout à fait possible de poser d'autres questions pertinentes aux personnes interrogées, par exemple pour déterminer les milieux concernés ou en vue de répondre à la question de savoir depuis quand les destinataires perçoivent le signe comme une indication de provenance commerciale. La formulation de ce type de questions et le moment auquel elles sont posées ne doivent pas influencer le sondage sur le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe.
10.3.8 Mesure dans laquelle une marque s’est imposée
Le Tribunal fédéral a déclaré deux tiers de l'échantillon représentatif comme valeur indicative suffisante; il a toutefois simultanément renvoyé à une autre décision, dans laquelle il a admis une taux de 50% concernant le statut d'une marque notoirement connue332.
Si le degré de caractère distinctif est inférieur à 50 %, il peut être déduit que le signe en question est perçu par la majorité des destinataires comme n‟étant pas une référence à une entreprise déterminée.
10.3.9 Présentation et contenu du sondage d’opinion
Le sondage d‟opinion doit être présenté à l'Institut de manière claire et neutre en incluant les détails de l‟enquête, la méthode appliquée et les résultats obtenus. L‟ensemble des documents originaux utilisés doivent y être joints, notamment le signe présenté dans le cadre du sondage. Il faut indiquer clairement et une par une les réponses données par les personnes interrogées à toutes les questions posées, accompagnées du pourcentage correspondant, la base (100%) étant toujours le nombre total des personnes interrogées. Toutes les questions posées doivent être restituées dans toutes les langues (nationales) utilisées, dans leur teneur originale.
332 TF, sic! 2009, 167 ŔPOST avec renvoi à ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp.
140
Partie 5 – Procédure d’opposition
1. Introduction
Bases légales1.1
Les bases légales de la procédure d‟opposition sont constituées avant tout par les art. 31 à 34 et par l‟art. 3 de la loi sur la protection des marques. D‟autres dispositions se trouvent aux art. 20 à 24 OPM. Les deux premiers chapitres de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 1 à 43 PA) sont applicables en complément. A côté des principes juridiques généraux, on peut recourir aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi que de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF). Les taxes sont déterminées par le règlement sur les taxes de l‟Institut (IPI-RT). Les autres bases légales seront mentionnées directement dans le texte.
Nature juridique de la procédure d’opposition1.2
La procédure d‟opposition n‟est pas une procédure administrative typique (procédure visant à rendre une décision) mais une procédure « sui generis » qui, en tant que procédure avec deux (ou plusieurs) parties, est proche du procès civil1. La procédure d‟opposition permet au titulaire d‟une marque antérieure, après publication d‟une nouvelle marque, d‟invoquer devant l‟autorité d‟enregistrement les motifs relatifs d‟exclusion de l‟art. 3 LPM. D‟un point de vue procédural, l‟opposition est certes dirigée contre une décision de l‟Institut d‟enregistrer une marque ou d‟accorder la protection en Suisse à un enregistrement international. Il ne s‟agit cependant ni d‟une réclamation (« Einsprache »), ni d‟un recours, car l‟opposant introduit une nouvelle thématique2 et ne requiert pas une nouvelle appréciation d‟une marque déjà examinée et enregistrée.
Principes de procédure1.3
Comme la PA trouve application, la procédure d‟opposition connaît en principe la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA)3. En ce qui concerne l‟introduction et l‟étendue de l‟opposition ainsi que la fin de la procédure, la maxime de disposition est applicable (comme dans le procès civil)4. C‟est donc le titulaire d‟une marque antérieure qui détermine s‟il veut exercer son droit à la marque en se fondant sur l‟art. 3 LPM, autrement dit s‟il veut faire opposition ou pas. Le titulaire détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse déterminant de son côté jusqu‟à quel point elle admet (librement) les motifs d‟opposition. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un
1 CREPI, sic! 2006, 183 ŔBanette / Panetta (fig.). 2 Motifs relatifs d‟exclusion et non plus motifs absolus comme pour la procédure d‟enregistrement. 3 TAF B-892/2009, consid. 4.2 ŔHEIDILAND / HEIDIALPEN. 4 CREPI, sic! 2000, 111 ŔLUK (fig.) / LuK.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
141
retrait ou un acquiescement. En d‟autres termes, les parties disposent de l‟objet du litige et l‟Institut est lié par leurs conclusions.
La procédure d‟opposition est cependant également une procédure en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible5. Il s‟agit à cet égard d‟une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n‟est pas adaptée lorsqu‟il s‟agit de clarifier des états de fait complexes6. Selon l‟art. 31 LPM, l‟objet de la procédure d‟opposition se limite à examiner si les conditions de l‟art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection7. La réponse à cette question ne peut être donnée que par une comparaison des deux marques telles qu‟elles sont enregistrées, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que s‟il s‟agit de faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables. En revanche, toute une série de questions qui peuvent avoir leur importance pour établir le bien-fondé définitif d‟un droit à la marque ne sont pas prises en compte en procédure d‟opposition. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion. Les argumentations sortant de ce cadre (par exemple des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom) ne sont pas prises en compte8. De même, il n‟est pas possible en procédure d‟opposition d‟invoquer l‟abus de droit que constituerait l‟enregistrement d‟une marque dite défensive9.
2. Conditions requises pour une décision sur le fond
Le titulaire d‟une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l‟art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L‟opposition, motivée, doit être remise par écrit à l‟Institut dans les trois mois qui suivent la publication de l‟enregistrement. La taxe d‟opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
Mémoire d’opposition2.1
L‟opposition doit être présentée par écrit en deux exemplaires (art. 20 OPM)10. Il est possible pour cela d‟utiliser le formulaire mis à disposition par l‟Institut11, dont l‟utilisation n‟est cependant pas obligatoire. Les deux exemplaires du mémoire d‟opposition doivent être signés. La signature d‟un document transmis par téléfax ou par un moyen de transmission électronique est valable à condition que l‟original ait été remis dans le mois suivant l‟injonction de l‟Institut (art. 6 al. 2 OPM). Dans le cadre de la procédure d‟opposition, les
5 CREPI, sic! 2001, 526 ŔTigermarket (fig.). 6 CREPI, sic! 2001, 208 ŔLemo / Lem. 7 TAF, sic! 2008, 357 ŔAdwista / ad-vista (fig.). 8 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.4 Ŕfünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 9 TAF B-6767/2007, consid. 6 s. ŔLA CITY / T-City. 10 Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, dupliques, extraits de registre, etc., doivent aussi être présentés en deux exemplaires. 11 Ce formulaire peut être commandé par écrit à l‟Institut ou être téléchargé (www.ipi.ch).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
142
écrits ne peuvent pas être présentés de manière juridiquement valable par courriel via l‟adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. L‟unique exception concerne les requêtes de prolongation de délai (cf. ch. 5.7.3 p. 155).
L‟article 20 OPM prescrit les indications nécessaires que le mémoire d‟opposition doit contenir:
a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l‟adresse de l‟opposant;
b) le numéro de l‟enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l‟opposition;
c) le numéro de l‟enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d) une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l‟enregistrement;
e) une courte motivation de l‟opposition.
Conclusions2.2
Il doit ressortir des conclusions qu‟un enregistrement déterminé est attaqué et dans quelle mesure. Si l‟opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et/ou des services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Il ne suffit par exemple pas de dire que l‟opposition vise tous les produits et/ou services « similaires ». Au contraire, l‟opposant est tenu de formuler ses conclusions de façon suffisamment précise pour que la procédure puisse être instruite sans nécessiter de clarifications supplémentaires13. Il découle de la maxime de disposition qu‟une limitation de l‟opposition à quelques produits et/ou services est admissible, et ce même après l‟échéance du délai d‟opposition. Il n‟est par contre pas possible d‟étendre une opposition ou de revenir en arrière après une limitation14.
Si une conclusion n‟est pas claire, un court délai est accordé à l‟opposant pour la préciser.
Motivation2.3
Il ressort de l‟art. 31 al. 2 LPM que l‟opposition doit être motivée. Une courte motivation est suffisante (art. 20 let. e OPM), à condition qu‟elle contienne cependant tous les faits pertinents pour la décision. Si la motivation est inexistante, il ne sera pas entré en matière sur l‟opposition.
12 Cf. Communication de l‟Institut, sic! 2010, 554, de même que la liste des moyens de communication acceptés par l‟Institut, sous https://www.ige.ch/fr/institut/contact/kommunikationswege-des-ige.html. 13 CREPI, sic! 2000, 111 ŔLUK (fig.) / LuK. 14 CREPI, sic! 2005, 293 ŔBalTec / B.A. Tech.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
143
Parties2.4
2.4.1 Légitimation active
A qualité pour agir le titulaire d‟une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)15. L‟art. 3 al. 2 LPM définit la notion de marque antérieure.
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée
Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM, priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la CUP (art. 7 LPM) ou d‟une exposition (art. 8 LPM).
2.4.1.2 Marque notoirement connue
2.4.1.2.1 Bases légales
Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d‟un signe notoirement connu en Suisse au sens de l‟art. 6bis CUP au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 2 let. b LPM). Le concept de marque notoirement connue n‟est pas défini dans la LPM. L‟art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l‟art. 6bis CUP qui engage les Etats membres à refuser l‟enregistrement et à interdire l‟usage d‟une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l‟intérieur du pays. L‟art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC16 précise que l‟art. 6bis CUP s‟applique par analogie aux services. L‟Institut doit entrer en matière sur l‟opposition lorsque celle-ci se base sur une marque prétendument notoire, à moins que l‟opposant ne soit pas titulaire du droit invoqué. L‟existence de ce droit est une question de fond17.
2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international
La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger le titulaire d‟une marque étrangère notoirement connue en Suisse de son appropriation abusive à l‟intérieur du pays. La protection de la marque notoire est le résultat d‟une pesée des intérêts selon laquelle il peut se justifier, dans certaines circonstances, de passer outre le principe de l‟enregistrement et de garantir une protection juridique au titulaire d‟une marque connue dans le pays malgré le fait qu‟elle n‟y a pas été enregistrée. L‟art. 6bis CUP ainsi que l‟art. 16 al. 2 ADPIC ont été élaborés dans le but de lutter contre le piratage de marques18.
15 TAF B-6608/2009, consid. 5 ŔREPSOL (fig.) / REXOL. 16 RS 0.632.20 Annexe 1. C. 17 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 ŔCircus Conelli; CREPI, sic! 2000, 699 Ŕinternet.com / InternetCom (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 ŔSwatch Group (fig.) / watch ag (fig.).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
144
En raison des intérêts à prendre en consideration ainsi que du but visé par l‟art. 6bis CUP, la protection exceptionnelle de la marque notoirement connue ne peut être accordée qu‟à des marques étrangères19.
Un état de fait international est dès lors requis, dans le sens que seul le titulaire d‟une marque étrangère (antérieure) qui est notoirement connue en Suisse peut se prévaloir de l‟art. 3 al. 2 let. b LPM20. Si l‟opposant ne peut s‟appuyer sur une marque protégée à l‟étranger, l‟opposition doit être rejetée pour cette raison déjà, sans qu‟il soit nécessaire d‟examiner le degré de connaissance du signe.
2.4.1.2.3 Le degré de connaissance requis
Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée21. La CUP, dans le texte français original, parle de « marque notoirement connue » (« notorisch bekannte Marke »; « well- known mark »). La simple connaissance d‟une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l‟art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non enregistrée en Suisse doit bien davantage être « notoirement » connue pour être prise en considération dans la procédure d‟opposition22. Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu‟une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d‟un champ de protection étendu (cf. ch. 7.7 p. 173). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »23. Par conséquent, le fait qu‟une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l‟existence d‟une marque dans le pays.
Selon la Recommandation commune de l‟OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d‟une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d‟espèce24. Les facteurs suivants sont en particulier à prendre en compte: le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l‟étendue et l‟aire géographique de l‟usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l‟aire géographique des enregistrements ou demandes d‟enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d‟Etats contractants, ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d‟exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants. Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance notoire d‟une marque n‟exige pas l‟usage de cette marque en Suisse mais se juge simplement par son degré de connaissance auprès des cercles
19 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.6 ŔSwatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 4.3.6 ŔCircus Conelli. 20 TAF B-1752/2009, consid. 5 ŔSwatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 Ŕ Circus Conelli. 21 Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM. 22 CREPI, sic! 2000, 391 ŔHeparinol / Hepasol. 23 TF, sic! 2001, 318 ŔCentral Perk. 24 Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
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concernés du public. Du reste, il n‟a pas, jusqu‟à présent, défini ou délimité plus précisément les exigences du degré de connaissance lié à la notoriété25.
Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé26. Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n‟est pas nommément connu27. La notoriété doit exister pour chaque partie du public qui est à prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique que la marque doit être utilisée intensivement en Suisse ou qu‟elle y ait au moins fait l‟objet d‟une publicité intensive28. La simple présence du signe sur le marché suisse, même si elle n‟est pas insignifiante d‟un point de vue quantitatif, ne suffit pas en soi pour admettre une notoriété29. En accord avec le principe de spécialité, la notoriété ne s‟étend qu‟aux produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ou qui ont fait l‟objet d‟une publicité30. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n‟est pas établie31. Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d‟une procédure civile mais non dans celui de la procédure d‟opposition32.
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve
La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d‟opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s‟applique lorsqu‟une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure d‟opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu‟à grands frais, être mis en évidence33. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l‟existence d‟une marque notoirement connue. De même que l‟art. 20 let. b OPM exige de l‟opposant qu‟il désigne le dépôt ou l‟enregistrement sur lequel il fonde son droit, il doit être exigé de l‟opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu‟il établisse son droit34. En dépit de la maxime inquisitoire, l‟Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler. Les démarches de l‟Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d‟une partie au détriment de l‟autre. Si l‟opposant ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son
25 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp; ATF 120 II 154 ŔYeni Raki. 26 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp. 27 CREPI, sic! 2001, 416 ŔELCODE; CREPI, sic! 1998, 51 ŔJoyride. 28 CREPI, sic! 2007, 521 ŔRichemont / Richmond Swiss Watch. 29 CREPI, sic! 2001, 417 ŔElcode/Elcode; CREPI, sic! 2000, 391 ŔHeparinol / Hepasol. 30 CREPI, sic! 2007, 521 ŔRichemont / Richmond Swiss Watch; CREPI, sic! 2004, 416 ŔCentral Perk II. 31 CREPI, sic! 1997, 581 ŔThe Beatles. 32 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp. 33 ATF 124 II 365, consid. 2a. 34 CREPI, sic! 1997, 581 ŔThe Beatles; voir cependant CREPI, sic! 2006; 177 ŔMédecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).
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signe, il doit en supporter les conséquences en application de l‟art. 8 CC, selon lequel chaque partie (ici l‟opposant) doit prouver les faits qu‟elle allègue pour en déduire son droit.
La loi ne dit pas expressément si, en procédure d‟opposition, le caractère notoirement connu d‟un signe doit être prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l‟invocation du défaut d‟usage, l‟art. 32 LPM dit explicitement qu‟il suffit que l‟opposant rende vraisemblable l‟usage de sa marque. On pourrait en conclure qu‟il convient d‟exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d‟opposition, en particulier l‟invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d‟administration des preuves étendue, ce qui serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d‟opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, le juge civil n‟est pas lié par une décision rendue sur opposition35. Un fait est rendu vraisemblable quand le juge n‟est pas complètement convaincu de sa véracité mais qu‟il le tient pour convaincant sans que tous les doutes ne soient levés pour autant36.
2.4.1.3 Marque de haute renommée
La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits et/ou services (art. 15 LPM) ne peut être invoquée en procédure d‟opposition37. L‟art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu‟aux motifs de refus relatifs de l‟art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM).
2.4.2 Légitimation passive
A qualité pour défendre le titulaire de la marque attaquée. L‟entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l‟usage à celui de la priorité découlant du dépôt38. Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée mais ne l‟a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans la procédure d‟opposition, ni du droit de poursuivre l‟usage de sa marque au sens de l‟art. 14 LPM, ni du fait que l‟opposant a toléré durant des années l‟existence de son signe. S‟il est vrai qu‟il peut continuer d‟utiliser son signe conformément à l‟art. 14 LPM, il n‟a en revanche aucun droit à l‟enregistrement de sa marque (respectivement à son maintien). Son droit de poursuivre l‟usage n‟a aucune influence sur l‟examen de l‟opposition39.
Si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).
35 ATF 128 III 441: annulation d‟une marque dans le cadre d‟un procès civil alors même qu‟une opposition contre ladite marque avait été préalablement rejetée. 36 TF, sic! 2009, 268 ŔGallup; ATF 120 II 393, consid. 4c. 37 TAF B-505/2009, consid. 2 Ŕadidas (fig.), Adidas / Adissasport home fitness (fig.). 38 Art. 6 LPM. 39 CREPI, sic! 1999, 418 ŔKönig / Sonnenkönig.
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2.4.3 Représentation devant l’Institut
Les parties qui n‟ont ni siège ni domicile en Suisse doivent désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM)40. Les autres parties peuvent se faire représenter. En procédure d‟opposition, des personnes qui ne sont pas admises à la profession d‟avocat peuvent aussi représenter une partie (art. 11 al. 1 PA). Tout mandataire doit produire une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA et art. 5 OPM), à moins que la représentation ne soit pas obligatoire (cf. ci- avant) et que le mandataire soit déjà inscrit au registre des marques pour le signe en question41.
Si l‟opposant doit se faire représenter et qu‟une procuration n‟est pas produite durant le délai d‟opposition ou durant un délai supplémentaire fixé par l‟Institut, il ne sera pas entré en matière sur l‟opposition (art. 21 al. 1 OPM). Si le défendeur doit désigner un mandataire et ne produit pas de procuration dans un délai fixé par l‟Institut, il sera exclu de la procédure et celle-ci sera poursuivie d‟office (art. 21 al. 2 OPM).
2.4.4 Légitimation active du preneur de licence
La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses contractuelles. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d‟opposition, seul le titulaire est reconnu comme partie42. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d‟opposition.
2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)
En procédure d‟opposition, la partie légitimée à introduire l‟opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l‟opposition43. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l‟opposition ne correspond pas avec le titulaire réel de la marque, l‟opposant doit prouver sa légitimation active, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l‟opposition.
En cas de transfert d‟une marque pendant la procédure d‟opposition, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Les conséquences procédurales d‟un transfert de marque pendant la procédure d‟opposition ne sont traitées expressément ni dans la LPM ni dans la PA. C‟est pourquoi, il convient de se reporter aux règles de la procédure civile fédérale en application de l‟art. 4 PA. Aux termes de l‟art. 21 al. 2 PCF, l‟aliénation en cours d‟instance de l‟objet en litige ou la cession du droit litigieux n‟influence pas la qualité pour agir ou pour défendre. Par ailleurs, une personne ne peut se substituer à l‟une des parties qu‟avec le consentement de l‟autre (art. 17 al. 1 PCF)44. En conséquence, si le consentement requis manque, la procédure d‟opposition ne devient pas
40 Avec l‟entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l‟art. 42 LPM sera modifié. La désignation d‟un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d‟un domicile de notification en Suisse. 41 Voir aussi Communication de l‟Institut, sic! 2004, 373. 42 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 ŔREPSOL (fig.) / REXOL. 43 Cf. art. 31 LPM; CREPI, sic! 2007, 537 ŔSwissair / swiss (fig.). 44 CREPI, sic! 2006, 183 ŔBanette / Panetta (fig.).
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pour autant sans objet et elle est poursuivie avec la partie d‟origine. Le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée durant la procédure d‟opposition reste ainsi sans influence sur la qualité pour agir ou pour défendre45.
2.4.6 Décès d’une partie
Les conséquences du décès d‟une partie sont réglées par le droit fédéral: les successeurs remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux (art. 17 al. 3 PCF).
2.4.7 Faillite d’une partie
Avec l‟ouverture de la faillite, le débiteur perd son pouvoir de disposition sur le droit à la marque (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l‟assemblée des créanciers, respectivement à l‟administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure d‟opposition ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure d‟opposition peut être suspendue jusqu‟à cette déclaration (art. 206 al. 2 LP).
Délai d’opposition2.5
L‟opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l‟enregistrement de la marque (art. 31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA) et une poursuite de la procédure en cas de non-respect du délai est exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM).
Désormais, les marques suisses ne sont publiées plus que sur Swissreg (disponible sous www.swissreg.ch).
Les enregistrements internationaux sont publiés par le biais des organes de publication déterminés par l‟OMPI (actuellement, la « Gazette OMPI des marques internationales »; art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC).
Pour les enregistrements suisses, le délai d‟opposition est déclenché par la publication sur Swissreg. Il commence dès lors à courir le jour de sa publication à minuit.
Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).
Le délai prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S‟il n‟y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).
Exemples pour la computation des délais:
45 CREPI, sic! 2006, 183 ŔBanette / Panetta (fig.); CREPI, sic! 2005, 757 ŔBoss / Airboss.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
149
Publication d‟une marque suisse sur Swissreg le 17 juillet 2008; le délai commence à courir le 17 juillet 2008 à minuit; il arrive à échéance le 17 octobre 2008 à minuit.
Publication d‟un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 février 2006; le délai commence à courir le 1er mars 2006 à minuit; il arrive à échéance le 1er juin 2006 à minuit.
Taxe d’opposition2.6
2.6.1 Echéance et montant
La taxe d‟opposition doit être payée dans le délai d‟opposition (art. 31 al. 2 LPM). Il s‟agit d‟une taxe forfaitaire: le montant est fixe et ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure. Le montant de la taxe est de CHF 800.Ŕ46. La procédure d‟opposition se limite à la comparaison de la marque opposante à la marque attaquée. Si une opposition se fonde sur plusieurs marques, une procédure indépendante est ouverte pour chacune d‟elles47. Il en est de même quand l‟opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures48. Par contre le fait que le titulaire de la marque opposante utilise également une série de marques dérivées de la marque opposante est considéré comme un élargissement du champ de protection de cette dernière49.
Si la taxe n‟est pas payée dans le délai, une condition procédurale fait défaut et l‟opposition est considérée comme non introduite (art. 24 al. 1 OPM).
Si l‟opposition se fonde sur plusieurs marques ou si elle est dirigée contre plusieurs enregistrements, mais qu‟une seule taxe est payée dans le délai, il est donné la possibilité à l‟opposante de préciser dans un délai supplémentaire fixé par l‟Institut pour quelle opposition la taxe a été payée50 et ce même après l‟échéance du délai d‟opposition. Un paiement complémentaire n‟est par contre plus possible en raison de l‟écoulement du délai d‟opposition et une reprise de la procédure est exclue51.
2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l’Institut
L‟opposant doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l‟Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant52, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu‟il ressorte sans autre de ces remarques. Si l‟acte d‟opposition ne contient pas ces indications,
46 IPI-RT Annexe I. 47 Voir le formulaire d‟opposition chiffres 4 et 7. 48 CREPI, sic! 2004, 103 ŔMontreux Jazz Festival (fig.) / TCB ŔThe Montreux Jazz Label. 49 CREPI, sic! 1999, 420 ŔCompaq / CompactFlash. 50 Voir cependant CREPI, sic! 1999, 284 ŔChalet. 51 Art. 31 al. 2 en relation avec l‟art. 41 al. 4 let. c LPM. 52 Ces conditions générales sont publiées sous www.ige.ch/fr/institut/modes-de-paiement/compte- courant.html.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
150
l‟Institut ne peut pas en conclure, à la simple réception de l‟acte d‟opposition, qu‟il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe d‟opposition est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et il peut ainsi ne pas être entré en matière sur l‟opposition53.
Lors du paiement de la taxe d‟opposition, il importe que l‟ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l‟Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose, avant l‟échéance du délai, d‟un avoir suffisant pour payer l‟intégralité de la taxe. N‟est pas déterminante à cet égard la date d‟exécution de l‟ordre de débit par l‟Institut. Si l‟avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert à un moment donné entre le dépôt et l‟opposition et l‟expiration du délai d‟opposition et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l‟Institut (art. 7 al. 3 IPI-RT).
2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut
La taxe d‟opposition peut aussi être versée sur le compte postal de l‟Institut54.
Le délai de paiement est respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l‟Institut à la Poste Suisse ou débité d‟un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT).
Si l‟Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l‟opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l‟IPI-RT.
Langue2.7
L‟opposition doit être rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).
3. Défauts de l’opposition
Défauts irrémédiables3.1
Une opposition qui n‟a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s‟agit d‟un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l‟art. 22 al. 1 PA). Une opposition est également irrecevable lorsque la taxe n‟a pas été payée dans le délai ou qu‟elle n‟a pas été payée du tout (art. 31 al. 2 LPM)55. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l‟opposition:
- si elle a été soumise sans être motivée (art. 31 al. 2 LPM);
- si elle vise une marque radiée ou non-enregistrée (art. 31 al. 1 LPM);
- si elle ne se fonde pas sur une marque (antérieure) (art. 31 al. 1 LPM);
53 CREPI, sic! 2001, 526 ŔTigermarket (fig.). 54 Actuellement: PC-30-4000-1. 55 CREPI, sic! 2003, 502 ŔWiderpruchsgebühr III; CREPI, sic! 2001, 526 ŔTigermarket (fig.).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
151
- si elle est dirigée contre une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l‟art. 3 LPM);
- si elle est dirigée contre une demande d‟enregistrement de marque56;
- s‟il manque un élément essentiel comme l‟indication des parties ou l‟identité des marques en opposition (art. 20 OPM);
- si la légitimation active57, la capacité d‟être partie et/ou de prendre part à la procédure fait défaut.
Défauts remédiables3.2
Les défauts peuvent être corrigés si l‟opposition contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d‟une erreur. Un délai supplémentaire est accordé pour corriger les défauts avec la mention que l‟opposition n‟est pas recevable en cas d‟inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).
Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition,
- Lorsqu‟un mandataire doit (obligatoirement) être désigné (art. 42 LPM) ou que les parties se font représenter (librement) et que la procuration manque (art. 5 et 21 OPM)58;
- qui ne comporte pas de signature originale.
Un délai supplémentaire peut en outre être accordé quand les conclusions des parties sont imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier quand l‟étendue de l‟opposition n‟en ressort pas clairement (art. 20 let. d OPM). Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d‟office même sans la fixation d‟un délai supplémentaire59.
Si l‟opposition est partielle, c‟est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits et/ou services, il convient de préciser exactement les produits ou services visés de la marque attaquée. Une conclusion telle que « tous les produits ou services similaires sont à radier » n‟est par exemple pas admissible. Comme dans un procès civil, les conclusions doivent être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision en cas d‟acceptation de l‟opposition. Le cas échéant, un délai supplémentaire est accordé à l‟opposant pour qu‟il précise l‟étendue de l‟opposition. Si le défaut n‟est pas corrigé à temps, il ne sera pas entré en matière (partiellement ou totalement) sur les conclusions qui ne sont pas claires60.
56 De l‟avis de l‟Institut, une opposition contre une demande de marque est exclue selon la lettre de l‟art. 31 LPM qui mentionne une opposition contre « un nouvel enregistrement ». 57 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 ŔREPSOL (fig.) / REXOL. 58 En procédure d‟opposition, une procuration est exigée pour la représentation des parties. Si la représentation n’est pas obligatoire et que le mandataire est déjà inscrit au registre des marques pour le signe en question, l‟Institut renonce à une procuration (voir aussi ch. 2.4.3 p. 150 et sic! 2004, 373, ch. 4). 59 CREPI, sic! 1999, 284 ŔChalet. 60 CREPI, sic! 2000, 111 ŔLUK (fig.) / LuK.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
152
Un délai supplémentaire est également accordé quand l‟opposition se fonde sur plusieurs marques ou est dirigée contre plusieurs marques mais que les taxes d‟opposition n‟ont pas été payées pour chaque procédure61.
Si la partie opposante n‟est pas (ou pas encore) inscrite au registre des marques comme titulaire de la marque opposante, il lui est fixé un délai supplémentaire pour prouver sa légitimation active au moment du dépôt de l‟opposition62. Si la légitimation active ne peut être prouvée, il ne sera pas entré en matière sur l‟opposition. Si plusieurs personnes sont titulaires d‟une marque ou titulaires d‟un droit de marque, l‟Institut les invite à désigner un mandataire commun. La procuration y relative doit dans ce cas être signée par tous les titulaires. Tant qu‟aucun représentant n‟est désigné, les déposants ou titulaires ne peuvent agir qu‟en commun auprès de l‟Institut (art. 4 OPM).
Corrections des défauts dans le délai d’opposition3.3
Si, avant l‟échéance du délai d‟opposition, l‟Institut constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l‟opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l‟opposition est introduite peu de temps avant l‟échéance du délai d‟opposition, l‟opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Plus l‟opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d‟éventuels défauts.
4. Echange d’écritures
Lorsque l‟opposition est manifestement irrecevable, il n‟y a aucun échange d‟écritures (art. 22 al. 1 OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies63, l‟Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d‟une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis64.
5. Autres remarques générales sur la procédure
Plusieurs oppositions contre une marque5.1
Les oppositions peuvent être réunies dans une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM). Ceci n‟a aucune influence sur le montant des taxes d‟opposition65.
L‟art. 23 al. 2 OPM donne la possibilité de suspendre des oppositions supplémentaires quand il existe déjà une procédure contre la marque attaquée. S‟il l‟estime opportun, l‟Institut
61 Voir ch. 2.6.1 p. 152. 62 Cf. art. 17 LPM. 63 Par exemple dépôt tardif de l‟opposition; absence du paiement de la taxe d‟opposition; absence de motivation, etc. 64 La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et être annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours. 65 Voir ch. 2.6.1 p. 152.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
153
peut d‟abord statuer sur l‟une des oppositions et suspendre la procédure concernant les autres.
Suspension5.2
En plus du cas précité, la procédure est également suspendue si l‟opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. La procédure est dans ce cas suspendue jusqu‟à l‟enregistrement de la marque opposante (art. 23 al. 3 OPM).
Il en est de même quand l‟opposition se fonde sur un enregistrement international qui fait l‟objet d‟un refus provisoire pour des motifs absolus d‟exclusion ou qui pourrait l‟être. La procédure d‟opposition reste suspendue jusqu‟à ce qu‟il ait été statué définitivement sur le refus de protection (art. 51 al. 1 OPM).
Une suspension d‟office se justifie également lorsque l‟enregistrement international (opposant ou attaqué) est radié, mais que le titulaire a la possibilité de requérir la transformation66 en une demande d‟enregistrement national (art. 9quinquies PM et art. 46a LPM). La demande de transformation doit être déposée à l‟Institut dans les trois mois suivant la radiation de l‟enregistrement international. Elle sera ensuite soumise à un examen sous l‟angle des motifs absolus d‟exclusion. Dans ces cas, la procédure d‟opposition est suspendue jusqu‟à ce que cet examen soit terminé. Par contre, si la transformation n‟est pas requise, la procédure sera classée au terme du délai des trois mois.
En plus des cas mentionnés dans l‟ordonnance, l‟Institut est aussi autorisé à suspendre la procédure dans la mesure où son issue dépend d‟une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle67. Il convient par exemple de suspendre la procédure quand la marque de l‟opposant fait l‟objet d‟une action civile en nullité, car, de son sort, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure d‟opposition.
En dehors de ces cas de suspension d‟office, chaque partie peut demander la suspension de la procédure (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension n‟est accordée que pour une durée indéterminée et à la condition que l‟autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33b al. 6 PA). Un recours séparé contre la décision de suspension, en tant que décision incidente, n‟est ouvert devant le Tribunal administratif fédéral que si ladite décision cause un préjudice irréparable (art. 47 al. 1 let. b en relation avec art.46 al. 1 let. a PA). Le recours contre une décision incidente doit être formé dans un délai de 30 jours (art. 50 al. 1 PA).
Langue de la procédure5.3
Dans le cadre de la procédure d‟opposition, les écrits doivent être rédigés dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM). La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (art. 33a PA). Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions qui lui sont adressées peuvent être rédigées
66 Partie 3, ch. 1.5.5 p. 48. 67 Cf. art. 6 PCF.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
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dans cette langue. L‟Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l‟exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al. 2 OPM); il peut y renoncer si la partie adverse y consent (art. 33a al. 3 PA).
Exclusion de la procédure5.4
Il ressort de l‟art. 42 al. 1 LPM que le titulaire d‟une marque qui n‟a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse. Si le défendeur qui n‟a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas de mandataire établi en Suisse dans le délai imparti par l‟Institut, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d‟office sans qu‟il soit entendu (art. 21 al. 2 OPM). Cette exclusion peut être décidée formellement au moyen d‟une décision incidente ou seulement dans la décision finale.
Si un mandataire (muni d‟une procuration) s‟annonce après l‟échéance du délai, il ne peut plus prendre part activement à la procédure. L‟Institut ne l‟informe pas non plus du déroulement de la procédure jusqu‟à la conclusion de celle-ci. La décision finale peut cependant être envoyée au mandataire si le défendeur a élu domicile auprès de celui-ci à des fins de notification (art. 11b al. 1 PA).
Consultation des pièces5.5
Aux termes de l‟art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après l‟enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans qu‟un intérêt légitime soit nécessaire. Il en est de même pour la procédure d‟opposition. Avant l‟enregistrement, les personnes qui prouvent qu‟elles ont un intérêt légitime peuvent consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM; voir également, Partie 2, ch. 4.2 p. 38). Ces dispositions de la LPM priment sur les art. 26 à 28 PA68. Lorsqu‟un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d‟affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM).
Il sera répondu à des demandes de tiers même si la procédure d‟opposition est encore en cours69. Sur demande, des copies de décisions d‟opposition seront envoyées à condition que celles-ci soient entrées en force. Les éventuelles indications relatives à des chiffres d‟affaires ou les données confidentielles seront rendues illisibles.
Informations sur l’introduction d’oppositions5.6
La base de données www.swissreg.ch permet de se renseigner sur l‟existence d‟une procédure d‟opposition contre une marque enregistrée. L‟information fournie par swissreg à ce titre est formulée de manière à faciliter l‟estimation du début du délai de carence de cinq ans:
68 CREPI, sic! 2000, 709 ŔAPEX. 69 CREPI, sic! 2000, 709 ŔAPEX.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
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- aucune opposition jusqu'ici
- pendante auprès de l'Institut
- Décision de l'Institut du …
- pendante auprès de la CREPI ou du TAF
- Décision de la CREPI ou du TAF du …
Si plus de cinq semaines se sont écoulées depuis l‟échéance du délai d‟opposition, on peut partir du principe qu‟une procédure d‟opposition n‟a pas été introduite70. Les renseignements de swissreg sur le statut d‟éventuelles oppositions ne font cependant pas foi et ne sauraient en aucun cas remplacer la confirmation écrite de non-réception d‟une opposition délivrée par l‟Institut.
Délais5.7
5.7.1 Délais légaux
En procédure d‟opposition, les délais légaux sont le délai d‟opposition (art. 31 LPM) et le délai de recours (art. 50 al. 1 PA).
5.7.2 Délais fixés par l’Institut
L‟Institut fixe en général un délai de deux mois au défendeur pour répondre. Il en est de même pour le délai d‟envoi d‟une procuration, pour prouver la légitimation active et pour corriger un défaut (remédiable).
En cas d‟opposition contre un enregistrement international, l‟Institut impartit dans le refus provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un mandataire en Suisse71. Lorsque celui-ci s‟est constitué dans les délais, il lui est imparti le délai ordinaire pour présenter sa réponse72.
L‟Institut accorde quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension.
Les prolongations extraordinaires de délais (par exemple pour remettre la réponse en cas de refus de la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.
5.7.3 Prolongations de délais
Le délai d‟opposition étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Dans l‟échange d‟écritures ordonné par l‟Institut, celui-ci accorde en règle générale deux
70 Le délai est de cinq semaines afin de parer à tout retard éventuel dans la réception ou le traitement des oppositions. 71 Le délai est de cinq mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus et relatifs. 72 Dans les cas où la procédure d‟opposition a été suspendue jusqu‟à la décision concernant les motifs absolus d‟exclusion, le mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise à la protection, la procédure d‟opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange d‟écritures).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
156
prolongations de deux mois chacune pour la remise de la réponse, de la réplique et de la duplique, si la partie présente une demande motivée avant son expiration et invoque des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA). L‟Institut n‟accorde une troisième prolongation qu‟à titre exceptionnel et après avoir entendu la partie adverse; le requérant doit rendre vraisemblable l‟existence de motifs sérieux73. Les prolongations de délai peuvent être requises via courriel respectivement via l‟adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée.
Les délais supplémentaires accordés pour corriger des défauts de l‟opposition sont déterminés en fonction de la nature du défaut considéré.
5.7.4 Calcul et observation du délai
Le délai se calcule à l‟aide de l‟art. 2 OPM et de l‟art. 20 PA. Les écrits sont remis à l‟autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 21 al. 1 PA). Les écrits adressés à l‟Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1bis PA).
Les féries trouvent aussi application en procédure d‟opposition. Les délais fixés en jours par la loi ou par l‟autorité ne courent pas: du 7e jour avant Pâques au 7e après Pâques (art. 22a al. 1 let. a PA), du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA).
5.7.5 Conséquences juridiques en cas d’inobservation d’un délai
Les conséquences varient. L‟opposition sera par exemple considérée comme non introduite et déclarée irrecevable en cas d‟inobservation du délai légal d‟opposition (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l‟art. 24 al. 1 OPM).
En cas d‟inobservation d‟un délai imparti par l’Institut, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d‟office.
Les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs seront néanmoins pris en considération tant que la procédure n‟est pas encore terminée (art. 32 al. 2 PA)74.
Afin d‟assurer l‟avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst), l‟autorité saisie fixe des délais procéduraux. Les parties ne sont pas autorisées à présenter, à tout instant ou sans avoir été préalablement sollicitées, de nouveaux allégués que l‟autorité saisie se devrait d‟examiner en application de l‟art. 32 PA75. En effet, les allégués avancés après la clôture de l‟instruction, et partant tardifs, sont écartés de la procédure à moins qu‟ils ne paraissent décisifs au sens de l‟article 32 al. 2 PA.
73 Par ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. la jurisprudence relative à l‟art. 24 PA). 74 CREPI, sic! 2003, 913 ŔCirrus. 75 ATF 130 II 530, consid. 4.4.
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Si le défendeur veut invoquer le défaut d‟usage (art. 32 LPM), il doit le faire lors de sa première prise de position (art. 22 al. 3 OPM). Lorsque le défendeur ne prend pas position dans le délai de réponse imparti par l‟Institut (qui peut être prolongé), l‟invocation du défaut d‟usage est exclue76.
5.7.6 Restitution
La restitution d‟un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d‟agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l‟empêchement a cessé et accomplir l‟acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). L‟art. 32 al. 2 PA relativise l‟importance pratique de la restitution dans la mesure où les allégués tardifs peuvent en principe être pris en considération s‟ils paraissent décisifs. La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l‟autorité. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des conditions strictes à l‟égard de la preuve de l‟empêchement involontaire. Alors qu‟une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas77.
5.7.7 Poursuite de la procédure
La poursuite de la procédure peut être requise si l‟Institut rejette une demande en matière de marque parce qu‟un délai n‟a pas été respecté (art. 41 al. 1 LPM). En cas d‟inobservation du délai d‟opposition, elle est expressément exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM). L‟Institut est d‟avis que cette exclusion est générale, c‟est-à-dire que l‟art. 41 LPM ne s‟applique pas à la procédure d‟opposition.
L‟art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d‟enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d‟autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but d‟une procédure accélérée. Au cours de la procédure d‟opposition, tous les délais fixés par l‟Institut peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n‟a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l‟art. 24 PA.
Les oppositions visant des enregistrements internationaux pour lesquels il existe aussi des motifs absolus d’exclusion ne constituent pas une exception à proprement parler. Si aucun mandataire établi en Suisse n‟est désigné, l‟Institut émet un refus définitif de protection qui peut être attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Cependant, cette possibilité ne concerne que les motifs absolus.
76 TAF B-142/2009, consid. 3 ŔPulcino / Dolcino. 77 ATF 119 II 86; 112 V 255; 108 V 109.
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6. Usage de la marque dans la procédure d’opposition
Principe de l’inscription au registre6.1
Le risque de confusion est apprécié sur la base des signes tels qu‟ils sont inscrits au registre et des produits et/ou services enregistrés au moment de la décision.
Invocation du défaut d’usage6.2
Si le défendeur veut invoquer le défaut d‟usage de la marque antérieure au sens de l‟art. 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). S‟il l‟invoque ultérieurement dans la procédure, il n‟en sera pas tenu compte78. Le grief de non-usage doit ressortir clairement de la réponse. Tel n‟est par exemple pas le cas si l‟on ne peut que déduire du texte que le défendeur suppose un usage limité de la marque opposante; le non-usage doit au contraire être explicitement allégué79. S‟il ne ressort toutefois pas clairement de la réponse que le défendeur invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l‟art. 32 LPM, l‟Institut lui donne la possibilité d‟apporter une précision. En procédure d‟opposition, le non-usage doit simplement être invoqué par le défendeur (art. 32 LPM) et non pas rendu vraisemblable comme l‟art. 12 al. 3 LPM le prévoit pour un procès civil.
Si le délai de carence n‟est pas échu au moment de l‟invocation du défaut d‟usage ou si l‟invocation du défaut d‟usage est retirée en cours de procédure, l‟usage de la marque opposante ne doit pas être examiné.
Tant que l‟usage n‟est pas contesté ou tant que le délai de carence n‟est pas échu, les produits et/ou services enregistrés sont déterminants pour examiner la similarité, même si la marque n‟est en fait utilisée que pour une partie des produits et/ou services80. Si l‟usage est repris après l‟écoulement du délai de carence, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d‟origine à condition que personne n‟ait invoqué le défaut d‟usage entre l‟échéance du délai de carence et la reprise de l‟usage de la marque (art. 12 al. 2 LPM).
Délai de carence6.3
L‟art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l‟échéance du délai de carence, le défaut d‟usage selon l‟art. 32 LPM ne peut être invoqué81.
6.3.1 Début du délai de carence
Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l‟échéance du délai d‟opposition ou, en cas d‟opposition, à la fin de la procédure d‟opposition (art. 12 al. 1 LPM).
78 TAF, sic! 2008, 47 ŔEA (fig.) / EA (fig.); TAF, sic! 2008, 364 ŔStreet Parade / Summer Parade. 79 TAF, sic! 2008, 357 ŔAdwista / ad-vista (fig.). 80 TAF B-6146/2007, consid. 6 ŔWELEDA / la weda (fig.). 81 TAF B-4151/2009, consid. 3.1 et 3.2 ŔGolay / Golay Spierer (fig.).
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159
Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs. Il convient d‟abord d‟examiner si l‟enregistrement international est concerné par une procédure de refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à la fin de la procédure, comme c‟est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).
Si l‟enregistrement international ne fait pas l‟objet d‟un refus de protection, le début du délai de carence sera calculé de manière différente: la date d‟enregistrement dans le registre international n‟est pas déterminante car il n‟est pas encore établi à ce moment si l‟enregistrement international sera admis à la protection en Suisse. C‟est pourquoi le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motif d‟exclusion ne (peut) s‟oppose(r) au signe.
Pour les enregistrements internationaux, ce moment dépend du régime auquel est soumis la marque (voir Partie 3, ch. 2.1.1 p. 49), de même que de la date de notification de l‟extension de la protection.
Si l‟AM s‟applique, le délai commence à courir une année après la date de notification de l‟extension de la protection, c‟est-à-dire la date à laquelle l‟OMPI envoie l‟onglet du registre à l‟office national (règle 18.1)a)iii) RexC). Cette date peut diverger de plusieurs mois avec la date d‟enregistrement au registre international.
Si le PM s‟applique, le délai pour émettre un refus de protection est porté à 18 mois (art. 5 al. 2 let. b PM)82. Le délai de carence commence ainsi dans ce cas à courir 18 mois après la date de notification de l‟extension de la protection. Cette date, elle aussi, peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l‟enregistrement dans le registre international. Si le PM ne s‟applique qu‟en raison de l‟abrogation de la clause de sauvegarde, le délai pour émettre un refus de protection reste de 12 mois (art. 9sexies al. 1 let.b PM). Dans ce cas, le délai de carence commence par conséquent 12 mois après la date de notification.
La règle 18ter 1) RexC rend la déclaration d‟octroi de la protection obligatoire si aucun refus préalable n‟a été émis83. Les offices désignés ne sont cependant tenus d‟envoyer de telles déclarations qu‟à partir du 1er janvier 2011 conformément à la règle 40.5) RexC. Depuis cette date, le titulaire reçoit ainsi une confirmation d‟octroi de la protection. Le délai de carence des enregistrements internationaux pour lesquels une telle déclaration d‟octroi de la protection selon la règle 18ter 1) RexC a été émise commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration84.
6.3.2 Prolongation de l’enregistrement de la marque
La prolongation de l‟enregistrement (art. 10 al. 2 LPM) est un simple acte formel. Elle ne crée pas un nouveau délai de tolérance de non-usage (art. 12 al. 1 LPM) et il ne peut être fait opposition contre la marque prolongée.
82 La Suisse a émis une déclaration selon laquelle le délai d‟un an pour la notification du refus de protection était remplacé par un délai de 18 mois. 83 Modification du RexC du 1er septembre 2009; Partie 3, ch. 2.1.1 p. 50. 84 Ceci ce justifie pour des raisons liées à la sécurité juridique: Seule la date de la publication dans la Gazette est suffisamment claire et identifiable tant pour le titulaire de la marque que pour les tiers.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
160
6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure
Si le défendeur invoque le défaut d‟usage dans sa première prise de position et que le délai de carence est échu à ce moment, l‟opposant doit rendre vraisemblable l‟usage de sa marque ou l‟existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec 32 LPM).
Si le délai de carence n‟est pas encore échu à ce moment-là, l‟invocation du non-usage reste sans effet. Si l‟invocation du défaut d‟usage n‟intervient qu‟après coup, elle ne sera pas acceptée et ne sera pas considérée comme un fait nouveau non plus85. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l‟invocation du défaut d‟usage ne sera pas prise en considération86.
Vraisemblance de l’usage6.4
6.4.1 Usage en Suisse
La marque doit être utilisée en Suisse87. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l‟Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques88. L‟art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d‟usage dans un Etat ne produit pas d‟effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l‟autre Etat. L‟usage en Allemagne doit cependant être examiné à la lumière du droit suisse89. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d‟Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que, pour les personnes morales, il suffit d‟avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants90. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays91.
L‟usage pour l‟exportation est assimilé à l‟usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Si la marque destinée à l‟exportation ne doit pas être utilisée sur le marché suisse, elle doit toutefois être utilisée en relation avec les produits ou les services offerts de Suisse ou d‟Allemagne. L‟usage qui a lieu uniquement à l‟étranger n‟est pas pris en compte92.
85 Cf. art. 22 al. 3 OPM. 86 TAF B-142/2009, consid. 3 ŔPulcino / Dolcino. 87 Message concernant la Loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1, 24; TAF B-7500/2006, consid. 4 ŔDiva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); TAF, sic! 2009, 524 ŔHirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 88 RS 0.232.149.136. 89 TF, sic! 2009, 268 ŔGallup. 90 ATF 124 III 277 ŔNike; TAF B-7191/2009, consid. 3.3.4 ŔYO / YOG (fig.). 91 CREPI, sic! 2006, 860 ŔOmax (fig.) / Omax. 92 TAF B-4540/2007, consid. 5 ŔStreifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
161
6.4.2 Période de l’usage
Si le défaut d‟usage est invoqué, l‟usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l‟invocation du défaut d‟usage (art. 32 LPM)93. Il suffit d‟établir l‟usage récent de la marque. Les moyens permettant de rendre l‟usage vraisemblable doivent cependant se rapporter à une époque antérieure à celle de l‟invocation du défaut d‟usage. Le moment de l‟invocation du non-usage est aussi décisif lorsque l‟usage commence après l‟échéance du délai de carence: tant que personne n‟invoque le non- usage, l‟usage peut aussi avoir lieu la première fois ou reprendre après l‟échéance du délai de carence (art. 12 al. 2 LPM).
6.4.3 Caractère sérieux de l’usage
Seul l‟usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l‟usage se détermine en se fondant sur l‟intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché94. Pour ce faire, on se basera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné95. On tiendra en particulier compte de la nature, de l‟étendue et de la durée de l‟usage ainsi que des circonstances du cas concret96. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d‟en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l‟usage97. Pour que l‟usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d‟activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d‟affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible98. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe99. Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l‟intention d‟utiliser sérieusement la marque100.
6.4.4 Rapport entre marque et produit
Il n‟est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage101. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d‟identification des produits ou des services. Il peut s‟agir par exemple d‟un usage dans des catalogues, des
93 TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One. 94 TAF B-246/2008, consid. 2 ŔRED BULL / DANCING BULL. 95 TAF B-892/2009, consid. 5.1 ŔHEIDILAND / HEIDIALPEN. 96 TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One; TAF B-246/2008, consid. 2 ŔRED BULL / DANCING BULL. 97 ATF 81 II 287; CREPI, sic! 2007, 41 ŔOkay (fig.) / Okay (fig.). 98 ATF 102 II 117; TAF B-246/2008, consid. 2 ŔRED BULL / DANCING BULL. 99 TAF B-7191/2009, consid. 3.3.1 ŔYO / YOG (fig.). 100 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine Ŕfünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 101 TAF B-4540/2007, consid. 5 ŔStreifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
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162
listes de prix, des factures, etc.102. L‟usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés103.
Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l‟usage n‟est en rapport qu‟avec l‟entreprise. L‟utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n‟est pas suffisante au regard de l‟art. 11 LPM104. Elle ne permet en effet pas à la marque d‟exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services.
6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)105. Si la marque n‟est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n‟est protégée que dans cette mesure106. L‟usage pour une partie seulement des produits et services enregistrés ne vaut pas usage pour les autres produits et/ou services. En particulier, l‟usage de la marque pour certains produits d‟une classe ne permet en principe pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l‟indication générale (Oberbegriff) enregistrée107. Cela découle non seulement de la lettre mais aussi de l‟esprit et du but de l‟art. 11 al. 1 LPM. L‟exigence de l‟usage a pour but d‟éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées qui, de ce fait, ne sont plus actuelles, et de faciliter ainsi la création de nouvelles marques108. Il est tenu compte des intérêts de l‟opposant dans l‟examen du risque de confusion en ce sens que le champ de protection ne se limitera pas aux produits pour lesquels la marque a été utilisée mais sera étendu aux produits similaires. Il convient en outre de prendre en considération d‟éventuelles limitations de la liste des produits et services. Ainsi, si la protection d‟un enregistrement international n‟a été accordée que pour des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable l‟usage de la marque pour des produits de cette provenance.
6.4.6 Usage sous une forme divergente
Une marque doit en principe être utilisée telle qu‟elle est inscrite au registre, car ce n‟est qu‟ainsi que l‟impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet109. L‟usage d‟une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement
102 TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One. 103 TF, sic! 2006, 99 ŔVoodoo (fig.) / Voodoo dolls; TAF B-7500/2006, consid. 5.2.1 ŔDiva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 104 TAF B-2683/2007, consid. 5.2 ŔSOLVAY / Solvexx. 105 TAF B-763/2007, consid. 3 ŔK.SWISS (fig.) / K SWISS (fig.). 106 Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (cl. 12), du café, du thé ou du cacao (cl. 30), mais qu‟elle n‟est utilisée que pour désigner des poussettes (cl. 12), elle n‟est protégée que pour ces produits et pour aucun autre. 107 CREPI, sic! 2005, 887 - IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II; CREPI, sic! 2003, 138 ŔBoss / Boss (fig.); cf. cependant CREPI, sic! 2007, 452 ŔReBalance / Balance (fig.). 108 TAF, sic! 2009, 524 ŔHirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 109 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp.
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163
de la marque enregistrée est assimilé à l‟usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d‟ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l‟enregistrement110. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l‟impression d‟ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l‟usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu111. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l‟impression d‟ensemble, le public met sur pied d‟égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu‟il voit la même marque dans les deux signes112. Les exigences relatives à l‟identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l‟examen du risque de confusion113. Chaque abandon d‟un élément distinctif conduit en principe à une autre impression d‟ensemble. C‟est pourquoi le renoncement à de tels éléments n‟est toléré que s‟ils n‟ont que peu d‟importance dans l‟appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l‟abandon d‟éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre114. De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d‟éléments du signe que l‟adjonction de composantes supplémentaires lorsqu‟il s‟agit de déterminer si l‟usage a eu lieu sous une forme divergente ou non115.
6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires
Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires », on entend des produits ou services qui servent uniquement à la promotion d‟un produit (principal) et qui sont en général remis gratuitement116. Pour savoir si l‟usage de la marque pour des « produits ou services auxiliaires » peut être pris en considération, il convient de déterminer si les cercles concernés perçoivent le signe figurant sur ces produits et services comme moyen d‟individualiser le produit principal. Autrement dit, le public doit établir un lien entre la marque figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés117. Ainsi, des prospectus relatifs à des services de transport peuvent être considérés comme des « produits auxiliaires » des services de transport (cl. 39). L‟usage sera admis pour ces services mais pas pour les produits enregistrés en cl. 16 (produits de l‟imprimerie).
L‟usage de la marque sur des articles publicitaires remis gracieusement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d‟allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n‟est pas pris en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de
110 TAF, sic! 2008, 222 ŔRudolph Rotnase / Rudolph (fig.). 111 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp; TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One; TAF, sic! 2009, 524 Ŕ Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 112 TAF, sic! 2008, 36 ŔKinder / Kinder Party (fig.). 113 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp. 114 ATF 130 III 267 ŔTripp Trapp. 115 TAF, sic! 2009, 524 ŔHirsch (fig.) / Hirsch (fig.), avec références. 116 CREPI, sic! 2002, 758 ŔLe Meridien / Meridiani. 117 CREPI, sic! 2002, 758 ŔLe Meridien / Meridiani.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
164
services, l‟utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires est en revanche souvent la seule forme possible sous laquelle la marque peut être utilisée.
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement
Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L‟usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l‟usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). L‟accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d‟un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l‟usage de la marque par des filiales ou d‟autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement118. La tolérance de l‟usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l‟art. 11 al. 3 LPM119. Il faut que que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c‟est-à-dire qu‟il soit animé d‟une volonté d‟utiliser pour autrui120.
Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l‟Institut, que ce soit par l‟envoi d‟un contrat, voire d‟un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d‟une entreprise (structure d‟une société holding). Il ne suffit ainsi pas de simplement prétendre que l‟on utilise la marque avec l‟accord du titulaire, sans que cela soit démontré d‟une manière ou d‟une autre.
Justes motifs pour le non-usage6.5
L‟opposant peut faire valoir son droit à la marque malgré le défaut d‟usage s‟il invoque de justes motifs (art. 12 al. 1 en relation avec l‟art. 32 LPM). Des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l‟utilisation de la marque, telles que des restrictions à l‟importation ou d‟autres prescriptions étatiques s‟appliquant aux produits protégés par la marque, sont considérés comme des justes motifs (voir art. 19 al. 1 ADPIC). Cette disposition d‟exception doit être appliquée de façon restrictive. Un défaut d‟usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n‟a aucune emprise. Des difficultés prévisibles ou calculables d‟ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque121.
Tant que l‟enregistrement international avec désignation de la Suisse dépend de la marque de base (art. 6.3) AM) dont la radiation est possible lors d‟une procédure se déroulant à l‟étranger et indépendamment de la volonté du titulaire, l‟usage ne peut être exigé de sa part. La procédure à l‟étranger doit ainsi être reconnue comme un juste motif pour le non-usage d‟une marque durant le délai de cinq ans de dépendance prévu par l‟Arrangement de Madrid122.
118 ATF 101 II 298; TAF B-4540/2007, consid. 5 ŔStreifenmarke / (fig.) Streifenmarke. 119 CREPI, sic! 1997, 579 ŔCanal Plus / Câble plus. 120 TAF B-892/2009, consid. 5.3 ŔHEIDILAND / HEIDIALPEN. 121 CREPI, sic! 1998, 406 ŔAnchor / Ancora. 122 ATF 130 III 371 ŔColor Focus / Focus.
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Dans le cadre du Protocole de Madrid, l‟enregistrement international dépend également de la marque de base pendant une période de cinq ans (art. 6.3) PM). Cependant, dès lors qu‟un enregistrement international radié selon l‟art. 6.4) PM peut être transformé en une demande nationale (art. 9quinquies PM), le titulaire a la possibilité d‟influer sur la situation. Dans ce cas, la procédure à l‟étranger ne peut dès lors pas constituer un juste motif de non-usage.
Aspects procéduraux6.6
6.6.1 Echange d’écriture supplémentaire
Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d‟usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d‟écritures afin de donner à l‟opposant l‟occasion de rendre vraisemblable l‟usage de sa marque ou l‟existence de justes motifs pour le non-usage (cf. art. 32 LPM).
Si le délai de carence n‟est pas encore échu, l‟invocation du défaut d‟usage n‟est pas admise et il n‟est pas procédé à un deuxième échange d‟écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s‟est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion. Il est par conséquent conseillé au défendeur de prendre position sur le risque de confusion dans sa réponse.
Si l‟opposant ne présente pas de réplique, il n‟est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.
6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve
L‟art. 32 LPM prévoit que l‟opposant doit rendre vraisemblable l‟usage de sa marque ou de justes motifs pour son non-usage. L‟opposant supporte donc le fardeau de la preuve et il lui incombe de produire les moyens de preuve123. Comme l‟usage de la marque après l‟échéance du délai de carence n‟est pas examiné « d‟office » mais que le défaut d‟usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c‟est la maxime des débats qui s‟applique124. Ainsi, l‟Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l‟opposant et ne procède pas à des investigations.
L‟Institut n‟a pas à examiner les moyens de preuve si l‟invocation du défaut d‟usage est retirée ou si l‟usage de la marque est reconnu par le défendeur totalement ou partiellement125. Le fait que les parties ont un avis concordant sur l‟état de fait, à savoir que la marque est utilisée, lie l‟Institut en vertu de la maxime de disposition applicable à la procédure d‟opposition126.
En procédure d‟opposition, l‟opposant ne doit pas strictement prouver l‟usage de sa marque, mais simplement le rendre « vraisemblable »127. La vraisemblance de l‟usage est établie
123 TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One. 124 TAF B-246/2008, consid. 2 ŔRED BULL / DANCING BULL. 125 TAF B-5732/2009, consid. 4 Ŕailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 126 CREPI, sic! 2000, 111 ŔLUK (fig.) / LuK. 127 TAF, sic! 2008, 219 ŔExit (fig.) / Exit One; TAF B-576/2009, consid. 7 Ŕ(fig.) / Targin (fig.), (fig.) / (fig.).
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166
lorsque l‟Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés128. Autrement dit, l‟opposant ne doit pas convaincre l‟Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu‟elle l‟est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d‟éléments objectifs, a l‟impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables129.
Sont avant tout pris en considération comme moyens de preuve des documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou des objets (produits, emballages, étiquettes, catalogues, prospectus, etc.)130. L‟audition de témoins ne peut pas être ordonnée par l‟Institut dans le cadre de la procédure d‟opposition, au contraire de ce qui prévaut dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 14 al. 1 lit. c PA)131.
Décision sur l’invocation du défaut d’usage6.7
Si l‟opposant établit la vraisemblance de l‟usage de sa marque, il convient d‟examiner les motifs relatifs selon l‟art. 3 LPM. Lorsque l‟usage n‟est pas rendu vraisemblable, l‟opposition n‟est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs132.
7. Motifs d’opposition
Aux termes de l‟art. 3 al. 1 let. a Ŕc LPM, sont exclus de la protection:
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu‟il en résulte un risque de confusion;
- les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu‟il en résulte un risque de confusion.
Similarité des produits et des services7.1
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu‟ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu‟ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d‟un titulaire unique des marques133. Le fait que les produits et/ou services revendiqués relèvent de la même classe selon l‟Arrangement
128 ATF 120 II 398. 129 TAF B-892/2009, consid. 4.1 ŔHEIDILAND / HEIDIALPEN. 130 Cf. art. 12 PA; TAF B-4540/2007, consid. 4 ŔStreifenmarke / (fig.) Streifenmarke. 131 TAF B-892/2009, consid. 4.3 ŔHEIDILAND / HEIDIALPEN. 132 TAF, sic! 2008, 222 ŔRudolph Rotnase / Rudolph (fig.). 133 TAF B-6600/2007, consid. 5 ŔCEREZYME / CEREZYME.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
167
de Nice ne préjuge pas d‟une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu‟une fonction d‟aide purement formelle134.
Sont déterminants les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure. Cependant, si le défendeur invoque le défaut d‟usage, seuls les produits et services dont l‟usage a été rendu vraisemblable par l‟opposante sont déterminants135.
La pratique a développé un certain nombre d‟indices de l‟existence ou non de la similarité136. Il faut garder à l‟esprit qu‟une marque n‟est protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)137. La marque de « haute renommée » (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut s‟en prévaloir en procédure d‟opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l‟art. 3 LPM138.
7.1.1 Indices en faveur de la similarité
Substituabilité: des produits peuvent être similaires, si, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques et de leur prix, ils peuvent être « interchangeables »139.
Même technologie et même but général: des produits sont similaires si on peut présumer qu‟ils font appel au même savoir-faire de fabrication (« know-how »)140.
Produit principal / accessoire: un accessoire est souvent produit par le fabricant du produit principal. Un produit qui est le complément utile d‟une offre principale constitue un indice en faveur de la similarité141.
Mêmes canaux de distribution: les grands distributeurs ne peuvent être pris ici comme référence car ils disposent d‟une offre quasi exhaustive. La vente de produits dans des magasins spécialisés peut être prise en considération en combinaison avec d‟autres indices142.
7.1.2 Indices contre la similarité
Destinataires différents: si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée143.
Canaux de distribution séparés: des canaux de distribution séparés sont une indication d‟un savoir-faire de fabrication différent et ainsi, souvent, de l‟absence de similarité144.
134 TAF B-7437/2006, consid. 5 ŔOLD NAVY / OLD NAVY; TAF B-1656/2008, consid. 5 ŔF1 / F1H2O. 135 TAF B-7437/2006, consid. 6 ŔOLD NAVY / OLD NAVY; CREPI, sic! 2005, 384 ŔPrince / Le p‟tit Prince. 136 TAF B-6600/2007, consid. 5 ŔCEREZYME / CEREZYME. 137 ATF 128 III 96 ŔOrfina; TF, sic! 2010, 353 ŔCoolwater / cool water. 138 Cf. ch. 2.4.1.3 p. 149. 139 TAF B-7768/2008, consid. 3 ŔURSA (fig.) / URSA PAINT. 140 TAF, sic! 2008, 36 ŔKinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7934/2007, consid. 5.1 ŔFructa / Fructaid. 141 TAF, sic! 2007, 747 ŔMartini Baby / martini (fig.). 142 CREPI, sic! 2006, 271 ŔDona / Donafor. 143 TAF B-4536/2007, consid. 5.4 ŔSalamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
168
Produit principal / composant: il n‟y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants145. Cela vaut particulièrement pour les produits complexes.
Matières premières / produits (semi-)finis: Les matières premières ainsi que les produits semi-finis ne sont en général pas similaires au produit fini146.
7.1.3 Similarité entre produits et services
La similarité peut aussi exister entre un produit et un service147. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser. Il s‟agit d‟examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d‟une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d‟une marque de produits peut fournir des services y relatifs148. Cet examen consiste à se demander si le service est d‟une utilité particulière pour le produit, par exemple s‟il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent149. Ainsi, des services de réparation et d‟entretien, qui complètent l‟offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après vente »)150. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu‟il existe une complémentarité logique entre l‟offre de produits et les services151.
Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d‟appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte. A titre d‟exemple, des catalogues, des listes de prix, des prospectus ou des articles publicitaires sont des produits auxiliaires. Ainsi, une entreprise de voyage ne peut pas étendre la protection de sa marque à des « produits de l‟imprimerie » (cl. 16) si elle n‟est enregistrée que pour « organisation de voyages » (cl. 39), même si de la publicité pour les voyages est faite au moyen de catalogues. Dans ce cas, la similarité entre « organisation de voyages » et « imprimés » serait niée152.
144 TF, sic! 2008, 44 Ŕzero / zerorh+ (fig.). 145 TAF B-7768/2008, consid. 3 ŔURSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 ŔMaxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 146 TAF B-7934/2007, consid. 5.1 ŔFructa / Fructaid. 147 TAF, sic! 2007, 914 ŔINWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 148 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 ŔACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.). 149 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 ŔDIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX. 150 CREPI, sic! 2006, 88 ŔCorsa/MotoCorsa Moto Parts (fig.). 151 TAF B-7437/2006, consid. 7 ŔOLD NAVY / OLD NAVY. 152 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 ŔDIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
169
Identité des signes7.2
Les signes sont identiques au sens de l‟art. 3 al. 1 let. a et b LPM quand ils sont parfaitement identiques. Ce critère est à interpréter restrictivement.
Similitude des marques7.3
De l‟avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l‟impression d‟ensemble que chacune laisse au public visé153. Etant donné que celui-ci n‟a le plus souvent pas l‟occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu‟un souvenir de la marque antérieure154, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d‟un consommateur moyen155.
Le fait d‟ajouter des éléments à l‟élément distinctif principal d‟une marque est insuffisant s‟ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels156. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus157. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe158.
7.3.1 Marques verbales
L‟impression d‟ensemble des marques verbales est déterminée par l‟effet auditif, l‟effet visuel et le sens159. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales160. L‟effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l‟effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères161.
Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu‟il lit et/ou entend, le sens d‟une marque verbale est aussi déterminant pour l‟impression d‟ensemble162. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s‟imposent à l‟esprit en les lisant ou en les écoutant, sont aussi de nature à dominer l‟impression d‟ensemble. Si une des marques renvoie clairement
153 ATF 121 III 377 consid. 2a ŔBoss / Boks; TAF B-7934/2007, consid. 2.3 ŔFructa / Fructaid. 154 TAF B-7768/2008, consid. 2 ŔURSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7934/2007, consid. 6.1 ŔFructa / Fructaid. 155 ATF 121 III 378 ŔBOSS / BOKS. 156 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 ŔDiva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 157 CREPI, sic! 2005, 571 ŔCJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli fig.). 158 CREPI, sic! 2006, 859 ŔPfleger / CP Caren Pfleger. 159 TAF B-7934/2007, consid. 6.2 ŔFructa / Fructaid. 160 TF sic! 2008, 295 Ŕsergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF, sic! 2007, 749 ŔCellini (fig.) / Elini (fig.); TAF, sic! 2008, 47 ŔEA (fig.) / EA (fig.). 161 ATF 119 II 475 ŔRadion / Radomat; TAF B-142/2009, consid. 5.4 ŔPulcino / Dolcino. 162 TAF B-7934/2007, consid. 6.2 ŔFructa / Fructaid.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
170
à un sens qui ne se retrouve pas dans l‟autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince163.
Enfin, la longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots. Le danger que le public ne perçoive pas de différences est ainsi réduit et c‟est pourquoi des confusions résultant de l‟écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts164.
7.3.2 Marques figuratives
La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d‟une part, par leur effet visuel et, d‟autre part, par leur sens165. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance inadmissible de la reprise pure et simple du motif166. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante167. Ici aussi, l‟impression d‟ensemble et les éléments frappants sont déterminants168.
7.3.3 Marques verbales/figuratives
Il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d‟une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d‟une importance décisive. C‟est également l‟impression d‟ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l‟élément verbal ni l‟élément figuratif ne sont présumés être prépondérant169. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments170. Si l‟élément graphique n‟est qu‟un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté171.
7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)
En principe, les critères généraux s‟appliquent également aux conflits entre marques tridimensionnelles, sous réserve des particularités liées à ce type de marques. Le champ de protection est ainsi d‟autant plus réduit que la forme est déterminée par la fonction technique ou la destination du produit et qu‟elle ne s‟écarte pas clairement d‟autres formes courantes
163 ATF 121 III 379 ŔBOSS / BOKS; TAF B-142/2009, consid. 5.4 ŔPulcino / Dolcino. 164 ATF 121 III 379 ŔBOSS / BOKS; TAF B-6012/2008, consid. 4.3 ŔSTENFLEX / STAR FLEX (fig.). 165 TAF, sic! 2007, 736 ŔKaromuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.); TAF, sic! 2009, 33 ŔHerz (fig.) / Herz (fig.). 166 TAF, sic! 2008, 438 Ŕ(fig.) / Tuc Tuc (fig.). 167 TAF B-5830/2009, consid. 6.1 Ŕfünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 168 TAF, sic! 2007, 914 ŔINWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.). 169 TAF B-7505/2006, consid. 10 ŔMaxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 170 TAF, sic! 2008, 47 ŔEA (fig.) / EA (fig.). 171 TAF, sic! 2008, 36 ŔKinder / Kinder Party (fig.); TAF, sic! 2007, 749 ŔCellini (fig.) / Elini (fig.).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
171
ou usuelles172. Si la marque tridimensionnelle se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de chacun de ces éléments. Il s‟agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et influencent de manière essentielle l‟impression d‟ensemble173. En principe, la concordance d‟éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude174.
De même, une similarité entre une marque figurative et une marque tridimensionnelle est possible. En règle générale néanmoins, il s‟avère que la différence entre présentation en deux et en trois dimensions produira un effet visuel distinct. La protection de la marque figurative trouve sa limite dès l‟instant où même si le motif abstrait de cette dernière est repris, il est reproduit de manière différente175. Dès que la marque tridimensionnelle est reconnaissable en tant que reproduction individualisée du même motif et non simplement en tant que variation ou modification de la marque figurative, il ne résulte aucun risque de confusion. La seule possibilité qu‟un lien intellectuel puisse être établi entre les deux signes en raison du motif ne suffit pas.
Une conséquence de ce principe est que, dans le cas d'une procédure impliquant une marque figurative à l'encontre une marque tridimensionnelle, un risque de confusion peut uniquement être admis lorsque cette dernière constitue la réplique tridimensionnelle exacte de la marque figurative176. Cela présuppose que la marque figurative soit représentée de telle manière que l‟on puisse admettre qu‟elle restera ancrée dans la mémoire à titre de représentation de la marque tridimensionnelle177.
Risque de confusion en présence de marques similaires7.4
7.4.1 Risque de confusion direct
L‟appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu‟elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce178. Il y a risque de confusion au sens de l‟art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l‟un ou l‟autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques179.
172 Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 ŔMaltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 173 CREPI, sic! 2006, 35 ŔKäserosette (3D) / Käserosette (fig.). 174 Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 ŔMaltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 175 IPI, sic! 1998, 481 Ŕ« Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 176 IPI, sic! 1998, 481 Ŕ« Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 177 Refusé dans la décision sur opposition du 14 mai 2004 (W6462): voir ci-après ch. 8.4.1; décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 Ŕ« Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle). 178 TAF, sic! 2008, 357 ŔAdwista / ad-vista (fig.). 179 ATF 128 III 445 ŔAppenzeller; ATF 122 III 384 ŔKamillosan / Kamillan; ATF 119 II 476 ŔRadion / Radomat.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
172
7.4.2 Risque de confusion indirect
La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu‟il parvienne à distinguer l‟une de l‟autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d‟entreprises liées entre elles d‟un point de vue économique180.
Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services7.5
L‟appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d‟une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l‟ensemble des circonstances du cas d‟espèce. La mesure de la différence dépend, d‟une part, de l‟étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d‟autre part, des catégories de produits et/ou services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées181.
Plus les produits et/ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque182. Il en est de même dans le cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et/ou services183. S‟il ressort de l‟examen que les produits ou les services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu. La similarité des signes ne doit alors plus être examinée184.
Degré d’attention7.6
Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits et/ou les services sont destinés et avec quel degré d‟attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d‟avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s‟attendre à un degré d‟attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s‟adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels185. Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d‟attention élevé186.
180 ATF 128 III 445 ŔAppenzeller; ATF 122 III 384 ŔKamillosan / Kamillan; TAF B-7312/2008, consid. 3.1 ŔImperator (fig.) / ИMIIEPATOP (fig.). 181 ATF 122 III 385 Kamillosan / Kamillan; TAF B-1656/2008, consid. 7 ŔF1 / F1H2O. 182 ATF 128 III 447 ŔAppenzeller; ATF 128 III 96 ŔORFINA; ATF 122 III 387 Kamillosan / Kamillan. 183 TAF, sic! 2009, 33 ŔHerz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-7934/2007, consid. 2.1 ŔFructa / Fructaid. 184 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.3 ŔDIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX; TAF B-8105/2007, consid. 4.3 ŔACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.). 185 ATF 122 III 388 Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 ŔKaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.). 186 TAF B-5780/2009 consid. 3.5 ŔSEVIKAR / SEVCAD; TAF, sic! 2008, 810 ŔNASACORT / VASOCOR.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
173
Caractère distinctif7.7
Le champ de protection d‟une marque se détermine par son caractère distinctif187. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes188. Pour les marques faibles, de légères modifications peuvent déjà constituer une différence suffisante. Les marques faibles sont en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant189.
Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d‟un mot du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s‟étend pas à l‟élément appartenant au domaine public190. Ce principe s‟applique aussi pour les marques fortes191. Pour qu‟un risque de confusion existe en cas de reprise d‟éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l‟intensité de la publicité et l‟élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi192. D‟autres circonstances peuvent être prises en considération, comme l‟utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public193.
L‟opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d‟exclusion au sens de l‟art. 3 al. 1 LPM. Cela n‟exclut pas, lors de l‟examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d‟une marque. Il n‟est en effet pas possible d‟apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure194. L‟enregistrement d‟une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l‟art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés195.
L‟acceptation d‟un caractère distinctif accru ou diminué est une appréciation juridique. Elle doit par conséquent être examinée d‟office. Comme les marques dites « faibles » doivent aussi être enregistrées, l‟Institut doit pouvoir apprécier et constater l‟éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante. Pour ce faire, l‟Institut procède à des recherches dans des dictionnaires, des lexiques et aussi sur Internet. L‟Institut doit respecter le droit
187 TF, sic! 2008, 44 Ŕzero / zerorh+ (fig.) III. 188 TF, sic! 2008, 44 Ŕzero / zerorh+ (fig.) III; TAF, sic! 2007, 738 ŔChic (fig.) / Lip Chic; TAF B- 7934/2007, consid. 2.2 ŔFructa / Fructaid. 189 ATF 128 III 453 ŔPREMIERE; ATF 122 III 381 Kamillosan / Kamillan; TAF B-7934/2007, consid. 2.2 ŔFructa / Fructaid; BVGer B-5440/2008, consid. 6 Ŕjump (fig.) / JUMPMAN. 190 ATF 80 II 174 Clix; ATF 94 II 48 Spandon; TAF B-3508/2008, consid. 9.1 ŔKaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.). 191 CREPI, sic! 2007, 537 ŔSwissair / swiss (fig.). 192 TAF, sic! 2008, 36 ŔKinder / Kinder Party (fig.); TAF, sic! 2007, 745 ŔYeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.). 193 TF, sic! 2001, 312 ŔSecuritas (fig.). 194 ATF 122 III 388 - Kamillosan/Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 und 6. - Lifetex/LIFETEA. 195 TF, sic! 1999, 30 ŔSWISSLINE; cf. Partie 4, ch. 3.7 p. 62.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
174
d‟être entendu des parties dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (par ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).
Les marques connues196 bénéficient d‟un caractère distinctif accru197. En procédure d‟opposition, l‟appréciation d‟un caractère distinctif accru ne peut être admise d‟office que de façon limitée. Il est fréquent que l‟opposant prétende que sa marque est connue et qu‟elle dispose ainsi d‟un caractère distinctif accru sans que des documents correspondant soient présentés. Si l‟Institut ne dispose pas d‟éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. La maxime inquisitoire régit la constatation des faits dans la procédure d‟opposition (art. 12 PA). Celle-ci est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) quand une partie a introduit la procédure (comme en procédure d‟opposition) par des revendications propres ou en faisant valoir des droits propres. Ce devoir de collaboration des parties vaut en particulier pour les faits qu‟une partie connaît mieux que l‟autorité et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas, ou raisonnablement pas, être établis198. L‟application de la maxime inquisitoire doit être limitée lorsque des investigations ou l‟apport de preuves par l‟Institut impliqueraient le renforcement de la position procédurale d‟une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l‟autre partie. C‟est pourquoi l‟Institut, malgré la maxime inquisitoire, ne procède pas à une véritable administration des preuves. Ainsi, si l‟opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l‟Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque.
L‟appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originairement distinctifs. L‟enregistrement d‟un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection199. Le fait que le signe se soit imposé comme marque signifie simplement que celui-ci est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée en raison de son usage. Cette acquisition d‟un caractère distinctif par l‟usage ne saurait à elle seule justifier un champ de protection accru200.
8. Casuistique
Les décisions suivantes, sélectionnées à partir de 2001, sont présentées par ordre alphabétique.
196 Le concept « imposé dans le commerce » utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de « marque imposée » au sens de l‟art. 2 let. a LPM. 197 ATF 128 III 446 ŔAppenzeller. 198 ATF 124 II 365. 199 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 ŔPLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 200 CREPI, sic! 2005, 749 ŔZurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
175
Tribunal fédéral8.1
8.1.1 Risque de confusion nié
- ACTIVIA / ACTEVA (arrêt du 25 mars 2002; 4C_353/2001)
- Davidoff Cool Water / COOLWATER (arrêt du 10 décembre 2009; 4A_242/2009)
- Fairsicherungsberatung / fairsicherung (arrêt du 23 février 2009; 4A_567/2008)
- INTEGRA / WINTEGRA (arrêt du 1er mai 2003; 4C_31/2003)
- YELLO / YELLOW ACCESS AG (fig.) (arrêt du 6 octobre 2004; 4C_258/2004)
8.1.2 Risque de confusion admis
- Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural (ATF 128 III 441)
- Securitas / Securicall et al. (ATF 127 III 160)
- sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.) (arrêt du 15 octobre 2007; 4A_44/2007)
- Stoxx / StockX (arrêt du 5 octobre 2001; 4C_171/2001)
- Swiss Life, La Suisse / swiss-life.ch, la-suisse.com (arrêt du 6 mars 2007; 4C_341/2005)
- Tripp Trapp / Trip Trap (ATF 130 III 267)
- zero / zerorh+ (fig.) III (arrêt du 17 juillet 2007; 4C_88/2007)
Tribunal administratif fédéral8.2
8.2.1 Risque de confusion nié
- ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.) (B-8105/2007)
- Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T (B-201/2009)
- Cerezyme / Cerezyme (B-6600/2007)
- Chic (fig.) / Lip Chic (B-7504/2006, sic! 2007, 738)
- ECO-CLIN / SWISS ECO CLEAN (fig.) (B-7663/2009)
- Exit (fig.) / Exit One (B-7449/2006, sic! 2008, 219)
- F1 / F1H2O (B-1656/2008)
- (fig.) / KOOL (fig.) (B-7515/2008)
- Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) (B-3766/2007)
- Gruyère (B-7489/2006 in sic! 2009, 260)
- Imperator (fig.) / ИMIIEPATOP (fig.) (B-7312/2008)
- Ice / Ice Cream und Ice / Ice Cream (fig.) (B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007, B- 1720/2007)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
176
- INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.) (B-7501/2006, sic! 2007, 914)
- Jump (fig.) / JUMPMAN (B-5440/2008)
- Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) (B-7506/2006, sic! 2007, 736)
- Kasa K97 (fig.) / biocasa (fig.) (B-3508/2008)
- Martini Baby / martini (fig.) (B-7452/2006, sic! 2007, 747)
- monari / Anna Molinari (B-8105/2007)
- ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL (B-5390/2009)
- PERNATON / PERNADOL 400 (B-1136/2009)
- Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) (B-789/2007, sic! 2008, 438)
- PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.) (B-7017/2008)
- Pulcino / Dolcino (B-142/2009)
- Red Bull, Bull / Stierbräu (B-1085/2008, sic! 2009, 174)
- SAP / asap (fig.) (B-2844/2009)
- SEVIKAR / SEVCAD (B-5780/2009)
- SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT (B-386/2007)
- STENFLEX / STAR FLEX (fig.) (B-6012/2008)
- Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.) (B-1976/2007, sic! 2008, 222)
- Z (fig.) / Z-BRAND (B-3512/2008)
8.2.2 Risque de confusion admis
- ADIA / AIDA JOBS, AIDA PERSONAL (B-7460/2006)
- adidas (fig.), ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) (B-505/2009)
- ADWISTA / ad-vista (fig.) (B-5325/2007, sic! 2008, 357)
- Cellini (fig.) / Elini (fig.) (B-7438/2006, sic! 2007, 749)
- CHANEL / HAUTE COIFFURE CHANEL (B-7502/2006)
- Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) (B-7475/2006)
- Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.) (B-7500/2006)
- EA (fig.) / EA (fig.) (B- 7431/2006, sic! 2008, 47)
- Emotion / e motion (fig.) (B-8011/2007)
- ETAVIS / ESTAVIS (B-7698/2008)
- FEEL'N LEARN / SEE'N LEARN (B-7442/2006)
- G-mode / GMODE (B-758/2007)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
177
- GOLAY / Golay Spierer (fig.) (B-4151/2009)
- Herz (fig.) / Herz (fig.) (B-4841/2007, sic! 2009, 33)
- Kinder / Kinder Party (fig.) (B-7439/2006, sic! 2008, 36)
- LA CITY / T-CITY (B-6767/2007)
- NO NAME (fig.) / NO NAME (fig.) (B-1755/2007)
- Salamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.) (B-4536/2007)
- Seven (fig.) / SEVEN FOR ALL MANKIND (B-7468/2006)
- SKY / SkySIM (B-1077/2008)
- SKY / skylife (fig.) (B-7430/2008)
- SWING / SWING RELAXX (fig.), SWING & RELAXX (B-3118/2007)
- WELEDA / la weda (fig.) (B-6146/2007)
- Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) (B-7491/2006, sic! 2007, 745)
Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de8.3 recours jusqu’au 31.12.2006)
8.3.1 Risque de confusion nié
- celebry / BIC CELEBRATE (MA-WI 41/01, sic! 2003, 42)
- Feelgood's (fig.) / Feel Good (fig.) (MA-WI 46-49/03, sic! 2006, 410)
- F1 Formula 1 (fig.) / f.one (MA-WI 59/03, sic 2005, 474)
- Integra / ÖKK Integra (MA-WI 40/04, sic! 2006, 180)
- ISOVER / ISOCOVER (MA-WI 22/00, sic! 2001, 646)
- Laura Ashley / mary-kateandashley (MA-WI 50/04, sic! 2006, 407)
- LIPTON ICE TEA FUSION / NES FUSION (MA-WI 10/04)
- Marché Mövenpick (fig.) / Place du Marché (fig.) (MA-WI 55/03, sic! 2005, 131)
- MacDonald's, Fish Mac / McLake (MA-Wi 39/05, sic! 2006, 761)
- MIKRON / MIKROMAT (MA-WI 02/01, sic! 2002, 101)
- Mictonorm / Miktosan (MA-WI 68/04, sic! 2006, 90)
- Moët / Met (fig.) (MA-WI 14/04, sic! 2006, 97)
- Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB-THE MONTREUX JAZZ LABEL (MA-WI 34/02, sic! 2004, 103)
- NUTRICIA / nutri (MA-WI 33/00, sic! 2001, 320)
- Ô de LANCÔME / OH! JOHN RAY (MA-WI 09/02, sic! 2004, 29)
- PASTIS 5 1 (fig.) / Cachaça 51 (fig.) (MA-WI 38/00, sic! 2001, 741)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
178
- Proline (fig.) / Profiline Berufsbekleidung (fig.) (MA-WI 46/04, sic! 2005, 759)
- Red Label, Red Code, Red Racing / Red M 150 (MA-WI 27/05, sic! 2006, 759)
- Romain Gauthier / Romain Jerôme (fig.) (MA-WI 12/06, sic! 2007, 271)
- SMI / RSMI (MA-WI 17/04, sic! 2005, 476
- Snowlife / Snowli (MA-WI 66/04, sic! 2006, 266)
- Sud Express / Expressfashion (MA-WI 44/05, sic! 2007, 39)
- swatch (fig.) / B WATCH (fig.) (MA-WI 36/02, sic! 2004, 684)
8.3.2 Risque de confusion admis
- Actimel et al. (fig.) / Actismile (MA-WI 42/05, sic! 2007, 448)
- AESCULAP / AESKULAP (fig.) (MA-WI 28/01, sic! 2002, 609)
- AMADEUS / AMADEA (MA-WI 52/03, sic! 2004, 862)
- arc ALL RISK CONSULTING (fig.) / Arcstar (fig.) (MA-WI 27/01, sic! 2002, 529)
- Aviagen (fig.) / Aviogen (MA-WI 25/05, sic! 2006, 756)
- BALLY / BALL (fig.) (MA-WI 39/01, sic! 2002, 756)
- Blue Moon / Bluecoon (MA-WI 65/04, sic! 2005, 882)
- BSN medical / bsmedical Biomedical Surgery (fig.) (MA-WI 54/04, sic! 2006, 336)
- CELCOM / CELPHONE Communication Products (fig.) (MA-WI 06/01, sic! 2002, 102)
- CJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli (fig.) (MA-WI 25/04, sic! 2005, 571)
- CLS / C.I.S (MA-WI 32/05, sic! 2006, 763)
- Cool Water / Aqua Cool (MA-WI 39/04, sic! 2005, 806)
- Corsa / MotoCorsa Moto Parts (fig.) (MA-WI 56/04, sic! 2006, 88)
- Cranium Cadoo / Cado (fig.) (MA-WI 61/03, sic! 2005, 752)
- DOGO / DO & CO (fig.) (MA-WI 28/00, sic! 2001, 207)
- DVT Technisches Fernsehen (fig.) / DVT (MA-WI 18/04, sic! 2005, 807)
- ECOFIN / icofin (MA-WI 36/03, sic! 2004, 927)
- Eichenblatt (fig.) / Acorn (fig.) (MA-WI 29/05, sic! 2007, 829)
- Elsie (fig.) / ELSA (MA-WI 47/00, sic! 2001, 322)
- Gabel / Kabel 1 (MA-WI 23/04, sic! 2005, 754)
- Harry (fig.) / HARRY‟S BAR ROMA (fig.) (MA-WI 39/03, sic! 2004, 863)
- Hero (fig.) / Hello (fig.) (MA-WI 16/05, sic! 2006, 478)
- INTEGRA / Integra RESEARCH (MA-WI 24/02, sic! 2004, 323)
- JANA / JANA-STYLE (MA-WI 26/00, sic! 2001, 139)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
179
- JOKER (fig.) / Swisscom JOKER (fig.) u.a. (MA-WI 22/01, sic! 2002, 524)
- KANZ / KAZZ INDEPENDENT (fig.) (MA-WI 29/01, sic! 2002, 528)
- KISS / SOFT-KISS (MA-WI 33/02, sic! 2003, 907)
- LE MERIDIEN / MERIDIANI (MA-WI 33/01, sic! 2002, 758)
- Leponex / Felonex (MA-WI 43/04, sic! 2005, 655)
- LONSDALE / LONSDALE LONDON (fig.) (MA-Wi 22/03, sic! 2004, 777)
- M (fig.) / M-Cell (fig.) (MA-WI 23/01, sic! 2003, 813)
- Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.) II (MA-WI 19/06, sic! 2007, 533)
- METEON / ETERNIT METEO (MA-WI 50/02, sic! 2004, 683)
- Michel (fig.) / Michel Compte Waters (MA-WI 60/04, sic! 2006, 269)
- Minergie (fig.) / Sinnergie (MA-WI 19/05, sic! 2006, 412)
- MONO / MOnA (MA-WI 25/01, sic! 2002, 527)
- Montego / MONTEGA (MA-WI 36/01, sic! 2003, 341)
- MPC by Tenson (fig.) / MDC (MA-WI 50/00, sic! 2001, 651)
- Mystere / Mystery (MA-WI 02/04, sic! 2005, 478)
- Nannini (fig.) / nanni cinture (fig.) (MA-WI 20/06, sic! 2007, 630)
- Nike (fig.) / Budmen (fig.) (MA-WI 04/06, sic! 2007, 447)
- O (fig.) / O (fig.) (MA-WI 24/05, sic! 2006, 673)
- PARVEST / ARVEST (MA-WI 51/03, sic! 2005, 133)
- Pfleger / CP Caren Pfleger (MA-WI 35/05, sic! 2006, 859)
- POXILITH / POROLITH (fig.) (MA-WI 42/00, sic! 2001, 424)
- PRETON / PREBETON (fig.) (MA-WI 32/02, sic! 2003, 971)
- Prince (fig.) / Le p'tit Prince (MA-WI 24/04, sic! 2005, 384)
- Proteos / Protos (MA-WI 27/04, sic! 2006, 86)
- RED BULL / BLUE BULL (fig.) (MA-WI 30/02, sic! 2003, 815)
- Red Bull (fig.), Red / Red Devil (MA-WI 02/06, sic! 2007, 531)
- red lights / RED (fig.) (MA-WI 16/02, sic! 2004, 237)
- Salfira / Sakira (MA-WI 07/06, sic! 2007, 37)
- seven (fig.) / SevenOne Intermedia (MA-WI 26/05, sic! 2007, 35)
- Silkis / Sipqis (MA-WI 41/04, sic! 2005, 576)
- s.Oliver / Olivia (MA-WI 05/05, sic! 2006, 339)
- SPEEDO / Speed COMPANY (fig.) (MA-WI 07/03, sic! 2004, 576)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
180
- ST. JOHN / BIG JOHN (MA-WI 19/00, sic! 2001, 421)
- Swissair / swiss (fig.) (MA-WI 12-13/05, sic! 2007, 537)
- Vismara (fig.) / VISMARA (MA-WI 62/03)
- VIVA / COOP VIVA (MA-WI 58/00, sic! 2001, 813)
- Woodstone / MOONSTONE (MA-WI 43/00, sic! 2001, 649)
- YELLO / YELLOW (fig.) (MA-WI 04/03, sic! 2004, 778)
- Zero / Zerorh+ (fig.) (MA-WI 60/03, sic! 2005, 578)
Institut8.4
Depuis le 1er juillet 2008, toutes les décisions matérielles rendues par l‟Institut sont publiées sur son site (cf. https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines- juridiques/marques/decisions-en-matiere-dopposition.html). Une sélection de décisions rendues entre 2002 et 2008, présentant un intérêt en fonction de différents critères (similitude des marques, similarité des produits et/ou des services, notoriété, usage de la marque, etc.), donne une vue d‟ensemble de la pratique en matière de procédure d‟opposition.
8.4.1 Risque de confusion nié
- air-fresh (fig.) / AERO FRESH (W6586)
- BIODERMA / BIO-DER (fig.) (W8158)
- BIOPOINT (fig.) / BIO POINT (fig.) (W8986)
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) (W4028)
- cana-rio / Canarias (fig.) (W7426)
- CAR4YOU / moto4you (W7940)
- Cristal / CRYSTAL‟AIR (fig.) (W6247)
- Crunchips / CRUNCHO‟S (W6971)
- DENTALUX / DENTALA (W7129)
- DRINK PINK / Y YELLOWGLEN Pink (fig.) (W7264)
- EBAY / xxbay (W8529)
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) (W6681)
- Flasche (marque tridimensionnelle) / Flasche (marque tridimensionnelle) (W5820)
- FLYING BULL / FLYING POWER ENERGY DRINK (fig.) (W7817)
- FRESH & CLEAN / FIT‟N FRESH (W6862)
- go go (fig.) / GO BEST (W7376)
- GRANDESSA / FRANESSA … (fig.) (W7695)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
181
- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) (W6107)
- HOME SHOPPING EUROPE (fig.) / HOME 24h SHOPPING … (fig.) (W7568)
- HOTELA (fig.) / HOTEL B (W5700)
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) (W5245)
- intel inside (fig.) / TAXINSIDE (W6830-6832)
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) (W4564)
- LADY M / LADY line (fig.) (W7324)
- M (fig.) / M Mustang (fig) (W7705)
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) (W6432)
- MEISSEN (fig.) / MEISSEN (fig.) (W7601)
- MINISWYS / MACROSWISS (fig.) (W7978)
- N°7 (fig.) / 7×7 (W6622)
- NOVIDERM / NEODERM (W7683)
- ONE.CLICK / SURECLICK (W7543)
- Ophtavit / Vit-Ophtal (W7774)
- Oui & Co / OI (W8619)
- PATEK PHILIPPE / PIERRE PHILIPPE 1878 (fig.) (W9122)
- PERINDO / PERIDIL (W7938)
- PHILIPS / PHILON (W5840)
- Plus (fig.) / Work plus (fig.) (W7329)
- POWERGEL / POWER GYM (W6525)
- Quiclean / fast clean (W6229)
- Red Bull (fig.) / TAURINO (W7192)
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS (W6770)
- S (fig.) / S (fig.) (W6543)
- SOLVAY / SOLVOLIN (W6901)
- Stier (marque tridimensionnelle) / Stier (marque tridimensionnelle) (W6462)
- SUPRO / SUPRAGEN (W8746)
- SWISS POST (fig.) / swisspot (W8649)
- TCM / SBO-TCM (W6903)
- TCM TURNER CLASSIC MOVIES / TCM (W4974)
- TELESHOPPING (fig.) / tv + shopping (fig.) (W8933)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
182
- TRIO / Trilogy (W6602)
- TV täglich (fig.) / TV PLUS romandie hebdos (fig.) (W7584)
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES (W5337)
- VALENT BIOSCIENCES (fig.) / VALENTIN (fig.) (W8326)
- VITALITY / Vital (fig.) (W7517)
- ZANDERS Mega / MEGA Grafik (W7406)
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) (W5519)
8.4.2 Risque de confusion admis
- ADA LOCATION / ADA (fig.) (W5668)
- ALCON / ALICON (W8824)
- ALPHA / ALFAFIX (W6814)
- ANGINOL / ANGIOL (W6680)
- ANTISTIN / Astin (fig.) (W6350)
- APPLE / i-appli (fig.) (W6449)
- ARKANA / Arcane (fig.) (W7481)
- ATELIER CUBE / CUBE ENERGY LOFTS (fig.) (W8678)
- AVIA / aviace (fig.) (W6753)
- BELL (fig.) / BELLIT (fig.) (W8460)
- BLACKBERRY / BLUEBERRY (W6314)
- BOSS AUDIO SYSTEMS / i-boss (W8506)
- CALITERRA / CASATERRA (W5647)
- CIEN WELLNESS / Seen Wellness (W7072)
- CHRIST (fig.) / swiss-chriss (W7859)
- DA VINCI / DORIS DA VINCI V (fig.) (W8712)
- DIASON / diaton (fig.) (W8545)
- Diva Cravatte (fig.) / Geneva Diva (W8825)
- DM‟s / DMS industrial (fig.) (W7053)
- DZ BANK / DZI (W8384)
- EIM / aim (fig.) (W5918)
- F 1 / F1 Bistros (fig.) (W6878)
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) (W6938)
- FELCA / Felsa (W9003)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
183
- flacon (marque tridimensionnelle) / flacon (marque tridimensionnelle) (W4466)
- FOCUS / publifocus (W6075)
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) (W5635)
- FRANGELICO / Fragocello (W8272)
- FRUCHT-TIGER / Fruchtlöwe (W8147)
- green.ch (fig.) / greenSys (W8519)
- HARRY POTTER / HARRY POTTER Master of the Clockmakers. depuis: 1791. (W7929)
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) (W6777)
- JACK & JONES (fig.) / Jack & Son's (W8558)
- Janet D. (fig.) / j janet sport (fig.) (W7218)
- Kappa (fig.) / Scappa (W6359)
- Karlskrone / KAISERKRONE (W8493)
- KIMBO / BIMBO (W8817)
- KINDER / KinderLAND (fig.) (W6520)
- KOOKAÏ / KOKOO (fig.) (W9037)
- LA VALOTE VAL-DE-TRAVERS (fig.) / Le Chat Malicieux (fig.) (W7925)
- LONSDALE LONDON (fig.) / LONSDRIVE original (fig.) (W7861)
- MAGIC HOUR / MAGIC TIMES (W8467)
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) (W6349)
- MERCATOR / mercateo (W5298)
- MICROSOFT / M MACROSOFT PROFESSIONAL SOFTWARE (fig.) (W8034)
- MINIPIC / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) (W6690)
- M.O.L. (fig.) / M.O.L.-ROMGUM (fig.) (W8317)
- NOVADENT (fig.) / NovaDenta Klinik (W8574)
- NOVA VITA (fig.) / BONAVITA (W8485)
- NUTELLA / Frutella (W6708)
- OMEGA / OJEGA (W8646)
- PARADIS / Symphonie du Paradis (W7015)
- PECTAN / SPEKTANE (W8759)
- PEPSI / Pepp! (fig.) (W8444)
- P.M. / jurPM (W8629)
- Pomerini / POMMERY (W5903)
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
184
- RED BULL / bulldog ENERGY DRINK (fig.) (W8054)
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURTANT-BAR (W5825)
- SANZEZA / SANTHERA (W7295)
- SCOUT 24 / TRAFFIC SCOUT (W8441)
- SERGIO ROSSI / FRANCESCO ROSSI SWISS DESIGN (W8412)
- SKY / 800 SKYTRAXX (W8720)
- SONNY / SUNNY (fig.) (W6900)
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) (W6626)
- Stoko / TOGGO (fig.) (W8319)
- SUN / SUNCONE (W8778)
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON (W6730)
- Swiss Time (fig.) / SWISSTIME (W9081)
- TECNO PRO (fig.) / Tekno SPORTS (fig.) (W8536)
- THE BULLDOG ENERGY-DRINK (fig.) / bulldog ENERGY DRINK (fig.) (W8069)
- Twix (fig.) / TRIX ) (W8675)
- Venturini / LUCA VENTURINI (W8656)
- VISOS / VIGOSS (W8313)
- Vita / Vitabear (W8127)
- VITAMETIK / Vitamet (W7908)
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) (W6675)
- ZINO / Zinco (fig.) (W5520)
9. Clôture de la procédure
Décision sur l’opposition9.1
Si l‟opposition est fondée, le nouvel enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le cas contraire, l‟opposition est rejetée (art. 33 LPM).
Fin de la procédure sans décision matérielle9.2
A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour former opposition ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants: retrait de l‟opposition, règlement transactionnel ou lorsque l‟opposition devient sans objet. Une décision formelle (classement) est alors rendue.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
185
9.2.1 Retrait de l’opposition
En vertu de la maxime de disposition, l‟opposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer son opposition (désistement). Le retrait de l‟opposition met immédiatement fin à la procédure d‟opposition. Il ne peut ni être révoqué ni s‟effectuer sous condition. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait le retrait de l‟opposition à une limitation de la liste des produits et/ou des services de la marque attaquée n‟est pas admise. Si le retrait de l‟opposition intervient après que la décision sur opposition ait été rendue et alors qu‟un recours au Tribunal administratif fédéral est pendant, il a pour effet d‟annuler la décision sur opposition. En effet, l‟art. 55 PA prévoyant l‟effet suspensif du recours, la décision sur opposition n‟est à ce moment-là pas encore entrée en force.
9.2.2 Règlement transactionnel
Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d‟accord sur l‟objet du litige. Comme une transaction judiciaire n‟est pas possible en procédure d‟opposition, le règlement transactionnel n‟est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties. Un acte des parties tel que le retrait de l‟opposition ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l‟opposant remet à l‟Institut un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou communique simplement à l‟Institut que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition, il est admis que l‟opposant retire l‟opposition. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l‟opposant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition pour la partie « restante ».
9.2.3 L’opposition devient sans objet
Enfin, la procédure d‟opposition peut se terminer parce qu‟elle devient sans objet. La procédure devient sans objet parce que l‟objet du litige a disparu ou parce qu‟il n‟existe plus d‟intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l‟enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d‟opposition antérieure.
Si la protection en Suisse d‟un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d‟exclusion pour les mêmes produits et services201, la procédure d‟opposition devient également sans objet.
Fixation des frais de procédure9.3
Il ressort de l‟art. 31 al. 2 LPM que la taxe d‟opposition est une taxe qui doit être payée au moment de l‟opposition, ou au plus tard à l‟échéance du délai d‟opposition. La taxe d‟opposition est une taxe forfaitaire selon l‟annexe à l‟IPI-RT, car il n‟est pas fait de différence entre une procédure complexe (avec double échange d‟écritures) et une procédure simple.
201 Pour les enregistrements internationaux, l‟examen des motifs absolus ne peut souvent avoir lieu qu‟après la réception d‟une opposition.
Partie 5 ŔProcédure d‟opposition
186
Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n‟est pas introduite dans les délais ou lorsque la taxe n‟est pas payée à temps. Dans les deux cas, l‟Institut ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d‟opposition déjà payées (art. 24 al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu‟elle est close suite à un désistement ou un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d‟opposition est restituée (art. 24 al. 2 OPM).
Si l‟opposition peut être classée suite à la remise d‟un règlement transactionnel, l‟Institut, en application de l‟art. 33b al. 5 PA, ne perçoit pas de frais de procédure, la taxe d‟opposition étant restituée à l‟opposant. Les conditions202 de l‟art. 33b PA doivent toutefois être remplies.
Répartition des frais en cas de décision sur l’opposition9.4
En statuant sur l‟opposition, l‟Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). L‟art. 34 LPM donne compétence à l‟Institut d‟attribuer des dépens dans la procédure d‟opposition, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.
Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe203. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité204. Si l‟opposition n‟est que partiellement admise, la taxe d‟opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés.
Si le défendeur n‟a ni répondu ni participé d‟une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s‟il obtient gain de cause205. Lorsqu‟une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l‟art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l‟opposition est rejetée.
La procédure d‟opposition devant être simple, rapide et bon marché206, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'000.Ŕpar échange d‟écritures207. Les écritures des parties qui n‟ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n‟est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu‟il représente, il est alloué à la partie qui obtient gain de cause un montant pour ses débours et autres frais en tant qu‟ils dépassent CHF 50.Ŕ208.
202 Accord des parties quant au partage des frais, à la renonciation aux voies de droit, etc. 203 Art. 66 LTF et art. 63 PA. 204 Cf. aussi art. 68 LTF et l‟art. 64 PA. 205 P. ex. dans le cas d‟une décision de non-entrée en matière sans échange d‟écritures selon l‟art. 22 al. 1 OPM. 206 CREPI, sic! 2000, 395 ŔRED BULL / BULL POWER; CREPI, sic! 1998, 305 ŔNina de Nina Ricci / Nina. 207 Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395 ŔRED BULL / BULL POWER. 208 La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédure d‟opposition, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.
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Répartition des frais en cas de décision de classement9.5
Lorsqu‟il n‟y a pas lieu de décider matériellement sur l‟objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure209.
Si l‟opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu‟aucun règlement transactionnel n‟est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie opposante qui a manifesté son désistement210. En ce qui concerne le montant de l‟indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sur opposition sont en principe applicables.
Si l‟opposition est retirée en indiquant que les parties ont conclu une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, l‟Institut part du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Dès lors, aucune indemnité ne sera allouée dans de tels cas.
Lorsque, en application de l‟art. 33b PA, une opposition doit être classée suite à la remise d‟un règlement transactionnel (transaction à l‟amiable), ce dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties à toute procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La transaction est soumise au droit suisse et doit être rédigée ou traduite dans une langue officielle. A condition que toutes les exigences de l‟art. 33b PA soient remplies, l‟Institut ne prélève aucun frais de procédure et la taxe d‟opposition est restituée dans sa totalité à l‟opposant (art. 33b al. 5 PA).
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que l‟opposition peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe d‟opposition sera restituée en application de l‟art. 24 al. 2 OPM.
Si la marque est radiée après le dépôt de l‟opposition, la procédure d‟opposition devient sans objet. S‟il n‟y a pas de règlement transactionnel, la répartition des frais se fait selon les critères suivants: l‟issue probable du litige, la cause de la disparition de l‟objet du litige et l‟imputabilité de la procédure211.
A la différence du procès civil, il n‟y a pas de « res judicata » pour la procédure d‟opposition, qui est une procédure « sui generis ». En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l‟imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisif de savoir si l‟opposant a rempli son devoir préalable d‟information212. Le défendeur n‟étant pas obligé d‟effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n‟est souvent rendu attentif à la possibilité de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l‟opposition. Il était donc de bonne foi jusqu‟à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise
209 CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 ŔDiris. 210 ATF 91 II 146; ATF 105 III 135, consid. 4. 211 IPI, sic! 1998, 337; CREPI sic! 1998, 308 ŔNina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583 Ŕ Groupe Schneider / Schneider. 212 CREPI, sic! 1998, 308 ŔNina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 2002, 442 ŔAÏROL / AIROX.
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en charge des taxes d‟opposition ainsi que le paiement d‟une indemnité à l‟opposant213. Si par contre l‟opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque et que ce dernier ne s‟exécute qu‟une fois l‟opposition déposée214, l‟Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d‟opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. L‟issue probable du litige ne peut ainsi avoir qu‟exceptionnellement une influence sur la répartition des frais.
L‟Institut ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C‟est pourquoi l‟opposant a avantage à joindre la mise en demeure à l‟acte d‟opposition, faute de quoi il est présumé qu‟il n‟y a pas eu de mise en demeure.
10. Voies de droit
Selon l‟art. 33 let. e LTAF, les décisions de l‟Institut en matière de marques peuvent faire l‟objet d‟un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de la procédure d‟opposition, le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (art. 36 al. 3 OPM). Aucune voie de droit n‟est ouverte devant le Tribunal fédéral contre cette décision (73 LTF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA.
Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours séparé à l‟exception des cas prévus aux art. 45 ff PA (art. 45 al. 3 PA).
11. Notification de la décision
Opposition contre une marque suisse11.1
Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l‟envoi recommandé). Les courriers qui n‟ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA).
Si la décision ne peut être notifiée, elle est publiée dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA; la date de la notification est dans ce cas la date de publication).
Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux11.2
Dans le cas d‟un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l‟étranger et il doit par conséquent désigner un mandataire domicilié en Suisse (art. 42 LPM)215.
213 CREPI, sic! 1998, 308 ŔNina de Nina Ricci / Nina. 214 Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442 ŔAÏROL / AIROX). 215 Avec l‟entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l‟art. 42 LPM sera modifié. La désignation d‟un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d‟un domicile de notification en Suisse.
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11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n’existe pas de motifs absolus d’exclusion
L‟Institut émet un refus provisoire, basé uniquement sur des motifs relatifs, dans lequel il exige du défendeur qu‟il désigne un mandataire en Suisse. Si le défendeur ne désigne pas de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM), mais il peut être fait élection de domicile auprès du mandataire à des fins de notification de la décision (art. 11b al. 1 PA).
Si le défendeur ne désigne pas de mandataire en Suisse, la décision lui est notifiée par l‟intermédiaire d‟une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)216. Après l‟entrée en force de la décision, l‟Institut transmet à l‟OMPI une « déclaration d‟acceptation », une « déclaration de refus total » ou une « déclaration de refus partiel » en fonction du dispositif de la décision.
11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d’exclusion
L‟Institut émet un refus provisoire, basé tant sur des motifs relatifs que des motifs absolus, dans lequel il exige du défendeur qu‟il désigne un mandataire en Suisse.
En principe, les motifs absolus sont traités en premier et la procédure d‟opposition est formellement suspendue.
Pour des raisons de simplification, seule la situation la plus courante est présentée ci- dessous. Il s‟agit du cas où les motifs relatifs et absolus concernent les mêmes produits et services de l‟enregistrement international attaqué.
11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse
Si le délai fixé dans le refus provisoire est respecté par le mandataire en Suisse et si la marque peut être acceptée totalement après un nouvel examen, la décision est communiquée au mandataire et la procédure d‟opposition poursuit son cours.
Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement, le maintien est notifié au mandataire par une décision (avec indication des voies de droit usuelles, conformément à l‟art. 33 let. e LTAF). Si aucun recours n‟est introduit dans le délai, la procédure d‟opposition devient sans objet et est classée ou, le cas échéant, se poursuit pour les produits et services pour lesquels la protection n‟a pas été refusée. En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l‟issue de la procédure de recours.
11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse
Si le mandataire établi en Suisse ne respecte pas le délai imparti dans le refus provisoire de protection, l‟Institut lui notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus
216 CREPI, sic! 1999, 423 ŔPatek Philippe / Grand Philippe Genève.
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d‟exclusion ou sur des défauts formels ou matériels non corrigés217. Si le destinataire de la décision n‟introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure, la procédure d‟opposition devient sans objet et est classée (après environ sept mois). En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l‟issue de la procédure de recours ou de la requête de poursuite de la procédure.
12. Force de chose jugée
Force de chose jugée formelle12.1
La décision acquière force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire218. En procédure d‟opposition, la décision entre en force 30 jours après sa notification219. Sur demande, l‟entrée en force de la décision est attestée gratuitement deux mois après son envoi ou sa publication.
Force de chose jugée matérielle12.2
Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)220. L‟entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision Ŕnon sur ses motifs Ŕet produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit221. Si un enregistrement est révoqué à la suite d‟une opposition et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l‟objet du litige ne sera donc plus le même222.
Tant que l‟Institut n‟a pas révoqué l‟enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition. De ce point de vue, celle-ci n‟est donc pas encore entrée en force matériellement.
13. Réexamen (ou reconsidération) et révision
En cas de recours, l‟Institut peut de lui-même procéder à un nouvel examen de sa décision jusqu‟à l‟envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L‟art. 58 PA ne contient pas d‟autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Les parties peuvent le requérir tant avant qu‟après l‟entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l‟autorité qui a notifié la décision en sollicitant
217 Notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM Ŕsous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 33 let. e LTAF et 41 LPM. 218 ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a. 219 Art. 33 let. e LTAF en relation avec art. 50 PA. 220 ATF 133 III 580, consid. 2.1. 221 ATF 101 II 378; ATF 116 II 738. 222 Il en va de même pour un enregistrement international qui n‟a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d‟une opposition, lorsqu‟une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.
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le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L‟administration peut modifier une décision « pendente lite », c‟est-à-dire qui n‟est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d‟appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure223.
La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n‟oblige pas l‟autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l‟autorité a le devoir de reconsidérer sa décision224. D‟après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l‟art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l‟art. 29 al. 1 et al. 2 Cst., il est du devoir d‟une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu‟il lui était impossible de faire valoir avant225. Pour des raisons de sécurité juridique, l‟invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions sévères que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais226.
Aux termes de l‟art. 66 PA, l‟autorité de recours procède, d‟office ou à la demande d‟une partie, à la révision de sa décision lorsqu‟un crime ou un délit l‟a influencée (al. 1 let. a). Elle procède en outre à la révision, à la demande d‟une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l‟autorité de recours n‟a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l‟autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d‟être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l‟autorité, les parties peuvent donc demander une révision de la décision en se basant sur l‟art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l‟art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d‟un motif de révision juste après l‟échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l‟autorité qui a pris la décision227. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant228.
223 ATF 107 V 191. 224 ATF 120 Ib 46 s. 225 ATF 127 I 137 avec références. 226 ATF 127 I 138. 227 ATF 113 Ia 151 avec références. 228 ATF 121 II 276.
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Partie 6 Annexe
1. ISO 8859-15 (caractères imprimables)
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