WIPO Lex

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE NO. 2021-0388-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

SPRAY MORET, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3576)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0126-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del primero de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía SPRAY MORET, LLC., sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1411 Broadway, F1 8 New York, NY 10018 (US), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:27:57 horas del 4 de junio de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Reydel Jesús Díaz Campbell, chef, vecino de San José, cédula de identidad número 4-0227-0954, presentó el día 21 de mayo de 2020 solicitud de inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares"

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía SPRAY MORET, LLC., interpuso formal oposición contra la solicitud de inscripción, alega que su representada es una empresa altamente reconocida en el mercado internacional y que sus marcas son distinguidas por sus originales diseños, utilizando figuras y marcas registradas a nivel mundial: y SPRAYGROUND, que la marca que se solicita afecta los derechos marcarios de su representada y la imagen de esta, dada la identidad del signo solicitado con las de su representada y protegen los mismos productos. Señala que las marcas de su representada tienen amplia presencia en redes sociales, en YouTube y su sitio web. Además, que posee marcas registradas en distintas jurisdicciones tales como Estados Unidos de América, Brasil, Australia, Hong Kong, Japón, Canadá, China, Israel, Taiwan, Bahrain entre otros. Cita un listado de marcas registradas en el mundo y señala que Sprayground se expande por todo Estados Unidos y en más de 30 países a nivel internacional y que en Costa Rica se han ingresado 4 solicitudes de marcas que se encuentran en trámite. Razonó que el solicitante es un tercero de mala fe que pretende apropiarse de una marca reconocida mundialmente, ya que le pertenece a Spray Moret LLC., además argumenta uso previo de las marcas de su representada reconocidas a nivel internacional y que el presente, es un caso de competencia desleal.

La empresa SPRAY MORET, LLC., el día 03 de setiembre del 2020, presentó ante el Registro de Propiedad Intelectual las siguientes solicitudes de registro:

· Expediente 2020-7071, marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 154 al 158 del expediente principal).

· Expediente 2020-7072, marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 165 al 169).

· Expediente 2020-7073, marca de fábrica y comercio SPRAYGROUND, para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 181 al 184 del expediente principal).

· Expediente 2020-7074 marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 196 al 200 del expediente principal).

Mediante resolución de las 11:55:51 del 04 de junio de 2021, el Registro de primera instancia acumuló los siguientes expedientes: 2020-3576, 2020-7071, 2020-7072, 2020-7073 y 2020-7074.

En resolución dictada a las 13:27:57 horas del 4 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió:

[…]

I. Se rechaza la notoriedad de los signos tramitados bajo los expedientes 2020-7071, 2020-7072, 2020-7073 y 2020-7074 solicitados por SPRAY MORET LLC., por cuanto no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad. II. Se rechaza el uso anterior de los signos tramitados bajo los expedientes 2020-7071, 2020-7072, 2020-7073 y 2020-7074 solicitados por SPRAY MORET LLC., por cuanto no aporta prueba idónea para demostrar el uso anterior. III. Se declara sin lugar la oposición planteada por AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de Apoderado Especial de SPRAY MORET, LLC. contra la solicitud de inscripción de la marca “SPRAYGROUND”, en clase 18 internacional, expediente 2020-3576 solicitada por REYDEL JESUS DÍAZ CAMPBELL, en su condición personal, la cual se acoge. IV. Se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos expediente 2020-7072; “SPRAYGROUND” expediente 2020-7073; y, expediente 2020-7074, en clase 18 y 25 internacional, solicitada por SPRAY MORET, LLC, por causar confusión al consumidor. V. Se acoge la solicitud de inscripción del signo expediente 2020-7071. […]

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa SPRAY MORET, LLC., presentó recurso de apelación mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2021; dentro de la audiencia conferida por el Tribunal, por documento presentado el 09 de noviembre de 2021, expresó agravios e indicó lo siguiente:

1.- La empresa que representa es altamente reconocida en el mercado internacional, sus marcas son reconocidas a nivel mundial y registradas alrededor del mundo (incluye un listado de los registros obtenidos a nivel internacional) y que son las siguientes: y SPRAYGROUND, tienen amplia presencia en las redes sociales, tienen su propio canal de YouTube, Facebook, Instagram y su propio sitio web https://www.youtube.com/user/Sprayground1,en donde se pueden observar videos de grabación de comerciales, información sobre estilos de productos, entrevistas, anuncios publicitarios, entre otros.

2.- Dado el éxito de la marca, a partir del 01 de setiembre del 2019 se firmó un Contrato de Distribución Exclusiva, entre SPRAY MORET LLC y NEROLI GROUP S.A., una sociedad panameña a efecto de que esa empresa sea la distribuidora exclusiva de las marcas de su representada en Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y otros países. (ver anexo 2 del expediente). Se amplió el contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que cualquier uso de las marcas de su representada en la región, en este caso en Costa Rica es un uso ilegítimo de la marca, por parte de terceros de mala fe y competencia desleal que no tienen derecho al uso de la marca y mucho menos a inscribirla.

3.- Las marcas han sido comercializadas en Costa Rica directamente por su verdadero titular y adicionalmente las marcas cuentan con un distribuidor exclusivo para el territorio nacional, que no es el solicitante Reydel Jesús Díaz Campbell. Su representada no ha autorizado a ningún tercero a distribuir su marca.

4.- El rechazo de las marcas de su representada y la concesión de la solicitud de la marca del señor Díaz Campbell, afecta gravemente los derechos de propiedad intelectual de su representada y los planes de expansión y comercialización en Costa Rica, permitirlo es legitimar la mala fe del solicitante con la marca , esa marca cae en las prohibiciones del inciso c), i), j) y k) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Son marcas idénticas y confundibles entre sí. Realiza cotejo entre la marca solicitada y las de su representada.

5.- Sus marcas se han publicado en el New York Times, LA Times, Forbes, El Financiero, El Observador, New India Express, entre otros medios de comunicación masiva y altamente reconocidos, además la marca SPRAYGROUND ha sido utilizada en asocio con NASCAR, FORMULA 1, NBA, NFL, NIKELODEON (para bolsos con Bob Esponja), The North Face, en video juegos como Fortnite. Los bolsos son famosos y los llevan y los hacen populares figuras como Beyonce, Bruno Mars, Richie Rich, Justin Beiber, 50 Cent, Chris Brown, 2 Chainz, Kevin Durant, Marcelo Vieiria del Real Madrid e incluso el Presidente de los Estados Unidos de América Jon Biden, ha sido visto comprando estos bolsos para sus nietos. Se han realizado diversos POP UP STORES en Nueva York.

6.- El signo solicitado copia los colores, diseño, marca denominativa, de las marcas que son propiedad de su representada. Además, los productos que pretende proteger la marca solicitada son idénticos a los que protegen las marcas de su representada.

7.- Solicita se declare con lugar la oposición y se conceda el registro de los signos solicitados por su representada, se anexa prueba sobre los perfiles de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y el sitio web, se certifican las copias folio 185 del legajo de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada y se agregan los siguientes:

Que las siguientes marcas de la compañía SPRAY MORET, LLC han adquirido notoriedad, ya que son reconocidas ampliamente por los consumidores:

- Marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25.

- Marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25.

- Marca de fábrica y comercio SPRAYGROUND, para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25.

- Marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. SOBRE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS DE LA EMPRESA OPOSITORA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de sus marcas como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si las marcas y SPRAYGROUND han alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, que le permitiría oponerse al registro pretendido por el señor Reydel Jesús Díaz Campbell.

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[…]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Tal disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley No. 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos.

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (el subrayado es nuestro).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas), establece la protección a dichas marcas como sigue:

[…]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal cómo se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[…]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;

c) la antigüedad de la marca y su uso constante;

d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

De tal modo, no basta que el interesado se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque según el sistema legal costarricense, debe comprobar además y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante y también presentar un análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir, la especificación realizada a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como sector pertinente -referido en el inciso a) del numeral 45 citado- para poder determinar la notoriedad de una marca. Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, entre otros, cualquiera de los siguientes:

a. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca;

b. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;

c. los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá -valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo- concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de dicha Ley.

Además, en nuestro ordenamiento, el párrafo in fine del numeral 44 de la Ley de marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Veamos lo dicho al respecto por la doctrina:

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra b): "En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado de la marca" (art. 2.1.b) Rec. OMPI)...( Lobato, 2002, p. 324).

Continúa ilustrando la referida doctrina:

La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en el ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2 (rubricado sector pertinente del público): "a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participen en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro. (Lobato, 2002, pp. 325-326).

Por último y cumpliendo con la orden del Tribunal Registral Administrativo al Registro de la Propiedad Intelectual, se creó un procedimiento para la declaratoria de notoriedad, el cual está regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

Ahora bien, en cuanto a la notoriedad de las marcas de la empresa opositora:

, , SPRAYGROUND, , alegada por la representante legal de SPRAY MORET, LLC. y de previo al análisis del caso concreto, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas … el lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen … la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Séptima Edición. Abeledo-Perrot, p. 393).

La Ley de marcas citada, al respecto en el artículo 8 inciso e) dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (…)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.” (Agregado el énfasis)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“…g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, paso seguido, conviene establecer conforme lo visto los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, se determina que la empresa opositora y ahora apelante, presentó prueba idónea y útil para demostrar la notoriedad de sus marcas , , SPRAYGROUND, .

La compañía SPRAY MORET, LLC. presenta como prueba válida para demostrar el reconocimiento de sus marcas la siguiente:

1.Certificación notarial de las siguientes páginas web (visible a folio 143 del expediente principal y 48 del legajo digital de apelación):

a. www.sprayground.com (visible de folios 93 al 143 del expediente principal).

b. https://www.instagram.com/sprayground/ (visible a folios 30 al 34 del legajo digital de apelación).

c. https://facebook.com/Sprayground/ (visible a folios 35 al 43 del legajo digital de apelación).

d. https://www.youtube.com/user/Sprayground1 (visible a folios 44 al 47 del legajo digital de apelación).

2. Certificación notarial de medios electrónicos, correos electrónicos, orden completada y envío por FedEx (visible a folios 86 al 90 de expediente principal). Es orden de compra del sitio web www.sprayground.com compra realizada en línea el tres de junio de 2019, para ser enviada a San Rafael de Heredia, Costa Rica y su envío por FedEx, el contenido es traducido por la notaría.

3.- Declaraciones juradas en los siguientes términos:

a. Declaración jurada, suscrita por Arthur Lachman, quien dice ser el director de operaciones de Spray Moret, LLC, y declara que los documentos que adjunta son una copia exacta de las facturas y documentos de envío de distribuidores en China a partir de 2015, (visible a folios 270 a 332 del legajo digital de apelación), destacan las siguientes facturas:

· Distribuidora Gavireli-venta a Panamá años 2017 a 2019 Distribuidora Nelori venta a Panamá años 2019 a 2021. (Visible a folio 292).

· Distribuidora Excolbi -venta a Colombia años 2016 a 2021 Distribuidora Mapy venta a Paraguay años 2016. $495 K folio 319

· Distribuidora Urulife -venta a Panamá años 2017 a 2019 $69K

· Distribuidora Neroli -venta a Panamá años 2019 a 2021

· Distribuidora Mayupi- venta a Perú años 2017 a 2019. $69K

· Distribuidora Phoenix- venta a Venezuela años 2016 a 2018 $1753

· Distribuidor Us Digital venta a México años 2016 21K

b. Declaración jurada, suscrita por Arthur Lachman, y dice ser el director de operaciones de Spray Moret, LLC, y declara que los documentos que adjunta son una copia exacta de las facturas y documentos de envío de distribuidores en China a partir de 2015, destacan las siguientes facturas (visible a folios 333 a 370 del legajo digital de apelación):

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90009789 y 90009790 - facturas setiembre 2015

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90020236 - facturas setiembre 2016

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90020237 factura y documento de envío de febrero de 2016

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90021204 factura y documento de envío de marzo de 2016

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90021106 marzo de 2016 factura y recibo de carga de reenvío

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90021107 marzo 2016 factura y recibo de carga de reenvío

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90025650 junio 2016 factura y recibo de carga de reenvío

· Distribuidor Yunsan China - Factura 90025147 factura de junio de 2016

· Las facturas son vendidas por la empresa MORET GROUP DAYTON DC, OOCL INTERNATIONAL y TOLL GROUP MIAMI

c. Declaración jurada, del señor David Ben David, diseñador de mochilas y ropa socio fundador de SPRAYGROUND LIMITED LIABILITY COMPANY e indica que SPRAYGROUND se registró por primera vez como marca comercial en 2010 y que en febrero de 2010 lanzaron el sitio web (visible de folios 407 a 415 el legajo digital de apelación).

De la prueba expuesta, analizada en forma integral, se ha demostrado que las marcas del apelante han alcanzado un posicionamiento en el mercado internacional y trayectoria que resulta imposible de ignorar para este Tribunal, estas marcas tienen una amplia difusión en diversos medios de comunicación colectiva, destacando su presencia en redes sociales. Más aún si consideramos, que, con la popularización del Internet en la última década, las redes sociales comenzaron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de las personas, ganando toda la atención. Tal hecho, ha obligado a las empresas a crear estrategia online, para lograr un mejor posicionamiento ante sus clientes, tener una mayor visibilidad del negocio y aumento de las ventas.

En la actualidad, el mercadeo en redes sociales es una necesidad para las marcas, considerando que son los canales más utilizados por las personas para interactuar con el mundo; hay más de 3.8 mil millones de usuarios en todo el planeta, lo que representa cerca de la mitad de la población mundial y que solo durante el 2020 las redes sociales tuvieron un aumento de 15 nuevos usuarios por segundo.

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que las marcas propiedad de SPRAY MORET LLC. no solo han dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado, sino también su notoriedad. Recordemos que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente se origina por su inscripción en el Registro, sino también por su uso anterior y así lo dispone la doctrina al decir: “El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos”. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004),

Lo anterior, aunado a los artículos y sitios web de internet, referentes al mercadeo, colaboraciones con marcas tales como Nikelodeon, Disney, Cartoon, entre otras y la venta de sus productos.

1. Con respecto a la extensión de su conocimiento:

A folio 30 al 34 del legajo de apelación, consta página de Instagram, con 769 mil seguidores y a folios 35 al 43, perfil de Facebook con 125.298 seguidores, referida a la marca SPRAYGROUND, en ella se visualiza de acuerdo con las impresiones anexas, diversos productos de la marca. A partir del folio 44 al 47, se adjuntan impresiones del Canal YouTube con más de 8 millones de seguidores y videos de hace 4 años en los que ampliamente se divulga la marca SPRAYGROUND. Como se indicó líneas arriba las anteriores impresiones fueron notarialmente certificadas según consta a folio 48 del legajo de apelación.

2. Con respecto a la intensidad y difusión y publicidad

En este punto cabe destacar las redes sociales citadas y noticias de diarios digitales con respecto a las marcas del oponente en colaboración con celebridades, todas ellas visibles en el legajo digital de apelación. A folios 49 al 59, en la dirección electrónica del Diario “El Correo”, se visualizan noticias sobre bolsos de la marca SPRAYGROUND. Asimismo, en la dirección electrónica del Diario El Financiero, visible de folios 62 al 65, se destaca noticia referida a la marca SPRAYGROUND y se indica que la marca se asocia a personalidades como Beyoncé y Kevin Durant. Asimismo, a folio 77 al 81, se encuentra noticia del diario “Esquire” referida a Marcelo futbolista del Real Madrid, sobre su colaboración con la marca SPRAYGROUND; a folios 82 al 85 se publica en el diario “In a New Capsule Collection” colaboración de la marca con Fórmula 1 (traducción folio 197 del legajo digital de apelación); a folios 95 y 96 el diario “News Provide” se refiere a noticia del Presidente de Estados Unidos de América Joe Biden en cuanto a compra de producto de la marca que se discute, (traducción folio 204); en folio 101 WWD diario digital evidencia colaboración de la marca con NASCAR noticia de mayo 2020 (traducción a folio 232); folio 125, diario KicksonFire.com informa sobre la colaboración del signo analizado con la NBA 2017, (traducción a folio 224).

3. En cuanto a la antigüedad.

A folios 49 al 59 del legajo digital de apelación, en la dirección electrónica del Diario “El Correo”, se visualizan noticias sobre bolsos de la marca SPRAYGROUND, importante mencionar que se destaca en la noticia que la marca fue fundada en el 2010 en Nueva York. En el caso que se discute, el recurrente no solo ha demostrado la antigüedad en el uso de las marca s y que data desde varios años concretamente 2010, posición que le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, sino también, a través de la amplia publicidad en diversos medios de comunicación como son, revistas, catálogos, periódicos, sistema de internet, han permitido la extensión de su conocimiento al público consumidor, lo que constituyen criterios para que el operador jurídico pueda determinar la notoriedad de las marcas opuestas, pudiendo el recurrente por lo consiguiente, oponerse a la inscripción de la marca solicitada por Reydel Jesús Díaz Campbell.

4. Producción y mercadeo.

Este Tribunal tiene por constatado la presencia de las marcas en otros mercados como en India y en China, ver noticias de lanzamientos de la marca folio 178 a 181(legajo de apelación), página The bag story The Indian Express noticia del 2019 inglés, traducción folio 226. Revista digital “Respect”, folio 159 al 161(legajo de apelación), artículo relacionado con nuevos lanzamientos de artículos de la marca 2020, traducción folio 216 del legajo digital de apelación. A nivel de mercadeo es destacable las colaboraciones con otras marcas reconocidas como Nikelodeon, Disney, Cartoon, Fórmula 1 entre otras. En este aspecto, ver página oficial la parte de colaboraciones https://www.sprayground.com/collections/collaborations.

En definitiva, las marcas, , SPRAYGROUND, , con la abundante prueba existente, se demuestra la notoriedad y fama del signo discutido, por lo que este Tribunal acoge esa documentación, que comprueba con claridad, la extensión del conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca en relación, considerando, además que al encontrarse a disposición del público el diseño de los signos en redes sociales, ello configura uno de los elementos esenciales para probar esa intensidad, ámbito de difusión, publicidad y grado de conocimiento que se tiene en el entorno del comercio sobre las marcas analizadas.

Toda esta prueba, informan a este Tribunal sobre la realidad en el tiempo y espacio del cumplimiento de los requisitos fiables de notoriedad que exige el numeral 45 de la Ley de marcas analizados con anterioridad y que se reafirman para indicar:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Este requisito se cumple debido a la existencia de las marcas y el mercadeo de los productos que protegen, en las redes sociales y medios de prensa digitales.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. Al ser la marca divulgada en esos medios, su difusión es amplia y constante, lo que produce una vasta publicidad o promoción por sí sola, lo cual se demuestra con la cantidad de seguidores que constan en las redes sociales.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. Su uso constante, desde el año 2010, se ha evidenciado por las noticias sobre el desarrollo y crecimiento de la marca durante la última década.

d) El análisis de producción y mercadeo de los servicios que la marca distingue. Son marcas de productos mercadeados en internet, por lo que toda esa información se difunde en todo el territorio nacional y que llega a conocimiento de los consumidores. Más aún si se liga con personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y marcas reconocidas mundialmente.

Del análisis exhaustivo de la prueba aportada en el legajo de apelación, se demuestran aspectos interesantes donde la publicidad resalta el conocimiento que de la marca poseen círculos conocedores de los sectores pertinentes del público, donde la empresa opositora SPRAY MORET, LLC., comprueba en forma idónea que sus marcas, son conocidas por un amplio sector del público consumidor, que han adquirido la característica de notoria y son altamente reconocidas por el público en general. El elenco probatorio se ajusta a los requerimientos formales de la Ley General de la Administración Pública, además, se encuentran debidamente apostillados, con su correspondiente traducción y certificación notarial, emitidos por los distintos entes de los países de origen.

Conforme lo expuesto y en virtud de la prueba examinada, y dado que en el presente asunto se configuran los elementos estipulados en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como los indicados en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, ya que, según lo indicado la extensión del conocimiento, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el ámbito mercantil, así como el mercadeo de los productos que protege, este Tribunal declara notorias las marcas, para proteger y distinguir: “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 154 al 158 del expediente principal). Marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 165 al 169). Marca de fábrica y comercio SPRAYGROUND, para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25 y la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 196 al 200 del expediente principal); propiedad de la empresa opositora SPRAY MORET, LLC., dado que logra acreditar que se ha extendido al público el conocimiento de los productos y estos han sido puestos en el mercado satisfactoriamente. En ese sentido se acogen los agravios expuestos por la empresa SPRAY MORET, LLC., respecto al tema de la notoriedad de las marcas, , SPRAYGROUND, .

II. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS. Declarada la condición de notoriedad de las marcas propiedad de la empresa SPRAY MORET, debe este Tribunal avocar su análisis a determinar si el signo solicitado por el señor Reydel Jesús Díaz Campbell, marca de comercio para proteger y distinguir en clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares", es igual o similar a los signos declarados notorios , , SPRAYGROUND y , con el debido cuidado que al haber alcanzado estás últimas marcas la característica de notoriedad, la solicitada no pretenda aprovecharse de la reputación que esta ha adquirido en el mercado.

De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[…]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

[…]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso a), b) y e) de la Ley de cita, sino también el 24 inciso c) y e) de su Reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[…]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[…]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[…]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles […]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual […]. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […]. Así, tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palaras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, Voto 135-2005. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Las marcas solicitadas son las siguientes:

MARCA SOLICITADA

POR EL SEÑOR REYDEL JESÚS DÍAZ CAMPBELL

Para proteger y distinguir en clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares.

MARCAS SOLICITADAS

POR LA EMPRESA SPRAY MORET, LLC.,

- Expediente 2020-7072, marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 165 al 169).

- Expediente 2020-7073, marca de fábrica y comercio SPRAYGROUND, para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 181 al 184 del expediente principal).

- Expediente 2020-7074 marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 196 al 200 del expediente principal).

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios del apelante la empresa SPRAY MORET LLC, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se observa que desde el punto de vista gráfico se puede determinar que, el elemento literal del signosolicitado por el señor Díaz Campbell y los siguientes signos y SPRAYGROUND, solicitados por la apelante, existe identidad, están compuestos por la misma palabra, ya que ese vocablo que compone los signos solicitados es SPRAYGROUND.

Ahora bien, en cuanto al cotejo entre los signos del señor Díaz Campbell y del apelante, vemos que existe igualdad en cuanto a la figura que compone el signo solicitado por el señor Díaz Campbell y el solicitado por la empresa SPRAY MORET LLC. En el campo ideológico los signos contienen un mismo concepto en su composición, toda vez que SPRAYGROUND, palabra en inglés traducida al español “campo de pulverización” (https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=sprayground&op=translate). Desde el punto de vista fonético, al existir identidad gráfica en cuanto a la palabra que compone los signos existe similitud igualmente.

Debe tenerse presente que no se incluye en el cotejo realizado el signo solicitado mediante el expediente 2020-7071, marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25 (visible a folios 154 al 158 del expediente principal), en razón de que fue acogida su inscripción por parte del Registro de Propiedad Intelectual en la resolución apelada.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados. Situación que no se da en el presente asunto dado que los productos de los signos en conflicto son iguales o relacionados dado que el signo solicitado por el señor Díaz Campbell es para proteger clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares". En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación de la normativa citada, cabe advertir que existe similitud entre los signos a nivel del cotejo fonético, gráfico e ideológico, además de la relación existente entre los productos, es evidente el riesgo de confusión para el consumidor, toda vez que los productos de las marcas se distribuyen en los mismos establecimientos comerciales, lo cual conlleva a una confusión por parte del consumidor y en el caso particular al ser las marcas SPRAYGROUND, , y , notorias debe el Registro de la Propiedad Intelectual otorgarle la protección que la ley establece para ese tipo de signos.

En este orden de ideas, para Jorge Otamendi: “…Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “Kodak”, “Savora”, “Rolls Royce” o “Ford”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (…)” (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281).

En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación de la normativa citada, cabe advertir que existe similitud entre los signos a nivel del cotejo fonético, a nivel gráfico e ideológico además de la relación existente entre los productos, lo que es evidente el riesgo de confusión para el consumidor, toda vez que los productos de las marcas se distribuyen en los mismos establecimientos comerciales, lo cual conlleva a una confusión por parte del consumidor y en el caso particular al ser las marcas SPRAYGROUND. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales y similares a los solicitados por el apelante y que son susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las marcas declaradas notorias. En ese sentido se acogen los agravios expuestos por la empresa SPRAY MORET, LLC., relacionados con la similitud entre los signos y el riesgo de confusión que como quedó demostrado se produce entre los signos contrapuestos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar: I. Con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía SPRAY MORET, LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:27:57 horas del 4 de junio de 2021, la que se revoca parcialmente, para que se reconozca la notoriedad de las marcas tramitadas en los siguientes expedientes:

- Expediente 2020-7071, marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales”, en clase 18; y “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” en clase 25. (Visible a folios 154 al 158 del expediente principal).

II. Se ordena la inscripción de las solicitudes tramitadas en los siguientes expedientes:

III. Se deniega la inscripción de la marca de comercio clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares” solicitada por el señor Reydel Jesús Díaz Campbell.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía SPRAY MORET, LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:27:57 horas del 4 de junio de 2021, la que se revoca parcialmente, para que se reconozca la notoriedad de las marcas tramitadas en los siguientes expedientes:

II. Se ordena la inscripción de las solicitudes tramitadas en los siguientes expedientes:

III. Se deniega la inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 18: "Productos tales como artículos de equipaje y bolsas de transporte tipo mochilas, maletas de viaje, mariconeras y similares” solicitada por el señor Reydel Jesús Díaz Campbell. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

كوستاريكا

CR104-j

Voto No. 0126-2022, Tribunal Registral Administrativo, Voto del 01 de abril de 2022