بنما

Entrada N°: 22882-2023

Proceso Acumulado de Oposición de Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO numerada: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO numeradas 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 Internacionales y al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 Internacionales, interpuesto por HELLO KITTY, INC. contra SANRIO COMPANY LTD.

Mgdo. Eric M. Tejada Ávila

Sentencia apelada

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025). 

V I S T O S: 

Procedente del Juzgado Noveno de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente contentivo del Proceso Acumulado de Oposición de Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO numerada: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO numeradas 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 Internacionales y al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 Internacionales, interpuesto por HELLO KITTY, INC. contra SANRIO COMPANY LTD. El recurso en comento se presentó en contra de la Sentencia No.106-22 de 27 de diciembre de 2022, por la cual se resolvió:

“    En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del proceso acumulado de oposición instaurado por HELLO KITTY, INC. contra SANRIO COMPANY LTD., con tercero coadyuvante en la persona jurídica de PROYECTOS COMERCIALES, S.A., al registro de las solicitudes de la marca DISEÑO numerada: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 internacionales; al registro de solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 internacionales; al registro de las solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 internacionales; al registro de las solicitudes de la marca DISEÑO numeradas 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 internacionales y al registro de las solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 internacionales NIEGA la pretensión de la parte actora.

     Se advierte a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá que la solicitud de registro No.156759-01 en clase 23 internacional, de 16 de noviembre de 2006, correspondiente a la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO, presentada por SANRIO COMPANY, LTD, publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial -BORPI- del Ministerio de Comercio e Industrias de la Repúbica de Panamá, No. 227 de 10 de enero de 2008, en su página 25; que la solicitud de registro No. 156768-01 en clase 8 internacional correspondiente a la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO, presentada por SANRIO COMPANY, LTD.; y, que la solicitud de registro No. 156804-01 en la clase 42 internacional, de 16 de noviembre de 2006. correspondiente a la marca CHARMY KITTY Y DISEÑO, presentada por SANRIO COMPANY, LTD publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la Repúbica de Panamá, No. 227 de 10 de enero de 2008, en su página 30, no forman parte del presente proceso acumulado de oposición.

     En consecuencia, ORDENA continuar con el trámite de los registros de las solicitudes de la marca DISEÑO numeradas: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 internacionales; al registro de solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 internacionales; al registro de las solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 internacionales; al registro de las solicitudes de la marca DISEÑO numeradas 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 internacionales y al registro de las solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 internacionales, presentas (sic) por SANRIO COMPANY LTD el 16 de noviembre de 2006 ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Indusrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.

     OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento...” 

     Ingresado el cuaderno a este Tribunal, se tramitó el negocio de conformidad a lo pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo 1996 y se ordenó a las partes la presentación de sus alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles, fase procesal que fue aprovechada por ambas partes (fs.5393; 5397-5422).

     Evacuadas las etapas de segunda instancia en este proceso, como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen causar la nulidad de lo actuado, se procede a dictar el fallo de fondo, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

ARGUMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA

     La Juzgadora de grado, manifiesta que la existencia y representación legal tanto de la demandante HELLO KITTY, INC., así como de la sociedad demandada SANRIO COMPANY, LTD., han quedado acreditadas a través de certificaciones expedidas por el Registro Público de Panamá.

     Señala que dado que se ha realizado el examen correspondiente de los elementos probatorios que constan en el expediente, aportados por la parte actora, tomando en consideración que el objeto del presente proceso es impedir que se registren solicitudes parecidas con otras ya registradas, en uso o en trámite de registro, las cuales puedan causar confusión en el mercado, por tanto perjuicio a quien en virtud de registro o uso previo, tenga el mejor derecho de la marca; menciona que es menester analizar el artículo 91, 96, 97, 98 de la Ley No. 35 de 1996 modificada por la Ley No. 61 de 5 de octubre de 2012, y el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017.

     Apunta la Juez que en base a las normas enunciadas, las pruebas no le brindan el derecho de prioridad sobre las marcas a la demandante, ya que son posteriores a la fecha de creación del personaje HELLO KITTY de SANRIO COMPANY, LTD., y son también posteriores a los registros marcarios obtenidos para proteger el nombre y diseño del personaje como signo distintivo, mismas que se encuentran en estado de oposición, según certificación aportada de 12 de julio de 2021 expedida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá. Señala que debido a que los registros previos de las  marcas de la demandada y el Derecho de Autor sobre HELLO KITTY como personaje, le concede el derecho a registro preferente, por encima de la posibilidad de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dada la protección que concede a las marcas registradas en Estados signatarios de los convenios internacionales en materia marcaria, por lo que no puede perjudicar en modo alguno los intereses legítimos de quien ha registrado anteriormente una marca similar.

     Señala la juez primaria que el artículo 91, numeral 9 de la Ley de propiedad industrial, no solo exige la existencia de identidad, semejanza o parecido en los aspectos ortográficos, gráficos, fonéticos, visuales o conceptuales entre la marca que se pretende registrar y la otra ya usada, sino también que se acredite la legitimación en la causa a través del uso o registro anterior al signo marcario, para poder realizar el análisis entre los signos a fin de determinar la posibilidad de coexistencia o riesgo de confusión, manifiesta que debido a los derecho de autor sobre HELLO KITTY como personaje, le concede el derecho a registro preferente, por encima de la posibilidad de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

     Por otro lado, hace énfasis en el artículo 2 del Convenio de París el cual establece la llamada Regla del Trato Nacional, misma que tiene como objeto la protección de los Derechos de Propiedad Industrial -PI- de los titulares de registros marcarios en países miembros del mencionado Convenio, y su aplicación le otorga siempre y cuando dicho certificado sea de fecha anterior a las pruebas de uso y registro presentadas para la obtención de un certificado de registro o para el análisis del derecho de prioridad.

POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-RECURRENTE

     El Licenciado RICARDO PADILLA, actuando en representación de la sociedad HELLO KITTY, INC., al sustentar la alzada, solicitó la revocatoria de la sentencia recurrida, puesto que la Sentencia apelada desconoce y vulnera derecho de uso de HELLO KITTY, INC., sobre la marca registrada y derecho de prelación de solicitudes de registro de marca.

     Señala el letrado que, su representada ha demostrado con prueba idónea consistente en la copia autenticada de los correspondientes certificados de registro de marca expedidos por la DIGERPI del Ministerio de Comercio e Industrias, que es propietaria en la República de Panamá de la marca denominativa consistente en la expresión “HELLO KITTY” y la marca mixta de “HELLO KITTY y diseño de una gatita”, en clases 25, 18 y 14, las cuales se encuentran amparadas por los certificados marcarios No.28687 de 27 de octubre de 1982, No.32133 de 29 de julio de 1983 y No.74991 de 17 de octubre de 1996, todos renovados y vigentes a la fecha.

     Señala que, conforme a la doctrina y legislación panameña, se le confiere a HELLO KITTY, INC., lo que se conoce como “Derecho de Uso Exclusivo”, misma que le otorga al titular del registro no sólo el derecho de usar la marca registrada o autorizar a otros el uso de su marca, sino también el derecho de prohibir, esto es la facultad de oponerse o prohibir a terceros el uso o registro de marca idéntica o parecida a la suya y, por ende, que afecte su derecho.

     Manifiesta que, al negar su pretensión de oposición, se prohíja que se registre en nuestro país y a favor de persona no autorizada, marcas que como las demandadas CHARMMY KITTY y DISEÑO, son similares, en grado de confusión a las marcas registradas y propiedad de nuestra representada, puesto que basta efectuar una simple comparación para advertir la similitud confucionista que se produce entre las marcas opuestas.

     Hace referencia a la prelación conferida a su representada y señala los artículos 97 y 98 de la Ley No.35 de 1996, los cuales textualmente dicen así;

“Artículo 97. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas:

1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;

2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua.”

“Artículo 98. Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o su cancelación, siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad”.

     También señala como infringido lo previsto en el artículo 91 numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, mismo que establece una clara prohibición para acceder al registro marcario en nuestro país; seguidamente señala que la sentencia hace una indebida interpretación al principio del Trato Nacional que rige en materia marcaria.

     Menciona que en la sentencia apelada se citan pronunciamientos del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá que no resultan aplicables al caso que le ocupa, puesto que implican la aplicación del principio de marras para reconocer el derecho que le asiste a los nacionales de países signatarios del Convenio de París a oponerse al registro en nuestro país de marcas idénticas, similares o parecidas a la registrada por ellos en los países signatarios de la convención, siendo que en el presente caso, esa no era la situación, pues no es el titular de la marca registrada en el extranjero el que se opone al registro de marca, sino el propietario de la marca registrada en Panamá y, por ende, con derecho previo y territorial, el que se opone al registro de una marca similar o parecida a la de su propiedad exclusiva.

     Señala el apoderado que el Principio del Trato Nacional significa que los Estados suscriptores debe conceder a los nacionales de otros países suscriptores, el mismo trato que le otorga a sus nacionales, para ello cita textualmente el artículo 2 del Convenio de París.

     Por último, señala que, de no haberse incurrido en la violación del Principio del Trato Nacional, por errónea interpretación, la decisión de la sentencia apelada habría sido la de acceder a la pretensión de HELLO KITTY, INC., consecuentemente, negando el registro de las marcas demandadas en oposición, dado que incurren en la prohibición registral consagrada en el artículo 91 numeral 9 de la Ley No.35 de 1996.

POSICIÓN DE LA DEMANDADA-OPOSITORA

     La firma ESTUDIO BENEDETTI, actuando en representación de la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., se opuso al recurso de alzada argumentando que la recurrente alega que en la sentencia apelada, la norma contenida en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley No. 35 de 1996, resulta infringida de forma directa por comisión, señala que bien sabe HELLO KITTY, INC., que quien pretenda invocar en un proceso de oposición la prohibición de registro contemplada en dicha norma, debe tener un derecho anterior a la parte a quien demanda, sigue diciendo que en función de esto, el material probatorio llevo a la Juez A-Quo a determinar que el demandante-recurrente no contaba con mejor derecho y, por tanto, era innecesario el cotejo intermarcario, toda vez que no procedía la aplicación de lo establecido en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley No.35 de 1996.

     Señala la parte opositora que las interpretaciones de la recurrente en cuanto al Principio del Trato Nacional son antojadizas y convenientes, buscando cuestionar la casuística de los Tribunales especializados y pretendiendo que se desconozca a su mandante la capacidad de defenderse de unas disposiciones que fueron interpuestas de mala fe, con la intención de entorpecer a SANRIO COMPANY, LTD., el registro como marca figurativa y mixta de su personaje CHARMMY KITTY, perteneciente a su colección.

     Señala que la demandante-recurrente omite toda referencia a los derechos de autor que son parte fundamental de la defensa de SANRIO COMPANY, LTD., haciendo ver que están ante un escenario en donde únicamente se están confrontando derechos marcarios.

     Expone el apoderado que existe mala fe en la interposición del proceso acumulado de oposición, ya que HELLO KITTY, INC., ya tenía conocimiento que en esta misma jurisdicción, mediante Sentencia No. 60 de 1 de agosto de 2005  y fallo de 30 de enero de 2006, se había reconocido que SANRIO COMPANY, LTD., ostenta derechos prioritarios frente a HELLO KITTY, INC., sobre su personaje HELLO KITTY, de igual manera se reconoció la notoriedad y reconocimiento mundial del personaje y marcas HELLO KITTY de propiedad de SANRIO COMPANY, LTD.

     El opositor presenta un listado de las decisiones que fueron aportadas como pruebas y que señala, ratifica la titularidad de SANRIO COMPANY, LTD., en sus obras protegidas por derecho de autor y marcas registradas, misma lista que se puede consultar a foja 5416 - 5417. Por otro lado, manifiesta que hay mala fe en la tramitación del presente expediente, ya que HELLO KITTY, INC., se aseguró de agravar la situación dilatando escandalosamente la tramitación del expediente, al punto que ha tomado 15 años llegar a el momento que ahora se encuentra, toda vez que menciona que se han dado muchas suspensiones de audiencias.

     Expresa que ha quedado más que probado que SANRIO COMPANY, LTD., ha sido víctima de una nefasta estrategia encaminada a entorpecer sus derechos de propiedad intelectual e industrial, estrategia que no se limita a la interposición y dilatación del proceso que nos ocupa, sino que extiende a procesos anteriores y posteriores, por lo que señala resulta de primordial importancia que este Tribunal reconozca la mala fe con la que ha actuado HELLO KITTY, INC., dentro del presente proceso. También señala, que las pruebas aportadas por SANRIO COMPANY, LTD., acreditaron la falta de legitimación activa de HELLO KITTY, INC.

     Culmina su escrito exponiendo que no existen razones ni fundamentos para la revocatoria de la sentencia No.106-22 de 27 de diciembre de 2022, y solicita que el Tribunal niegue el recurso de apelación presentado por HELLO KITTY, INC.

CRITERIO DEL TRIBUNAL DE ALZADA

     A fin de dar inicio al análisis jurídico de los aspectos en conflicto, corresponde a este Tribunal delimitar la normativa aplicable al caso, quedando reservado en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012; además del Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017; así como por efecto del trato nacional que consagra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995), por ser tanto el demandante como el demandado nacional de Estados miembros de la Convención.

     Primeramente corresponde citar el artículo 89 de la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 62 de 2012, el cual, nos define lo que debemos entender por marca: “es todo signo, palabra, combinaciones de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio” mientras que el artículo 90 lex cit., indica que puede constituir marcas, entre otros los siguientes elementos: 1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas; 2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos; 3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos distintivos; 4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas; 5. Colores en sus distintas combinaciones; 6. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores”.

     En el caso en estudio, la sociedad demandada pretende el registro de las marcas DISEÑO numerada: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 Internacionales; la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 Internacionales; la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 Internacionales; la marca DISEÑO numeradas 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 Internacionales, y  la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO numeradas 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 Internacionales, a lo cual se opone la sociedad demandante, HELLO KITTY, INC.

     La atenta lectura del expediente advierte que la molestia de la recurrente-demandante se centra, en lo que considera desconocimiento y vulneración del derecho exclusivo de HELLO KITTY, INC., sobre la marca registrada, y el derecho de prelación de solicitudes de registro de marca, toda vez que indican que la legislación patria le concede el “Derecho de Uso Exclusivo”, además de que considera que el Juzgado inferior no se pronunció sobre el grado de confusión de las marcas.

     Siendo así, este tribunal al consultar la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, en su artículo 96 establece como se adquiere el derecho de uso exclusivo: “El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley”. (resaltado nuestro), al examinar el artículo 18 de la misma Ley, podemos ver que en su último párrafo dice “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones, que se interpretarán de acuerdo con la descripción y los dibujos”.

     Sobre el Principio del Trato Nacional, estipulado en el artículo 2 del Convenio de París, comparte esta Colegiatura, la interpretación dada por la Juez A-quo, ya que el mismo establece que los nacionales de cada uno de los países de la “Unión” gozarán en todos los demás países de la “Unión”, en lo que refiere a la protección de propiedad industrial, al aplicar las normas panameñas sobre esta materia, consideramos se ha cumplido con este presupuesto.

     Ahora bien, observamos que la parte demandada-opositora en su escrito hace referencia al personaje HELLO KITTY manifestando, que éste es notoriamente reconocido mundialmente, haciendo cita de la Sentencia No. 60 de 1 de agosto de 2005 y fallo de 30 de enero de 2006, en el cual apuntan a SANRIO COMPANY LTD, como propietaria de la marca HELLO KITTY.

Para entender sobre la marca notoria traemos a colación la siguiente definición del autor MIGUEL E. DELGADO PINEDA, en su libro Derecho de Marcas: “...En términos generales, es una marca conocida por el usuario promedio del tipo de producto o servicios para los cuales se registró la marca o de otros similares.”; de igual manera, nuestra legislación la define, en el último párrafo del artículo 95 de la Ley 35 de 1996, al indicar que: “Se entiende por marca famosa o renombrada, aquella que, por el uso renombrado en el mercado y la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder fuerza distintiva y es conocida ampliamente por el público en general. Y se entiende por Marca Notoria, la que presenta estas mismas características, y es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige.”

     Para este Tribunal, queda claro y acreditado el hecho de que la sociedad demandada SANRIO COMPANY, LTD., posee un mejor derecho sobre las marcas reclamadas, en razón de los derechos de autor que mantiene sobre la marca HELLO KITTY, toda vez que es la creadora del personaje, lo que hace que la misma tenga derecho preferente al registro de la marca, por encima de la posibilidad de riesgo de confusión.

     Para su mayor comprensión citamos el artículo 10 de la Ley 62 de 10 de octubre de 2012, sobre derecho de autor, el cual establece el objeto del derecho de autor de la siguiente manera:

“Artículo10.
El objeto del derecho de autor es la obra como resultado de la creación intelectual, en cuanto a la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la misma.

Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación o publicación, por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa”.

     Sobre el particular se puede consultar, a foja 2892 y 2893, el Resuelto No.6666 de 11 de abril de 2007, en donde la DIGERPI se pronuncia sobre la solicitud del registro de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO, negándole la misma a la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., alegando que la misma guardaba similitud con la marca HELLO KITTY Y DISEÑO, las cuales podían inducir a error, a foja 2894 se observa el Resuelto No. 11286 el cual confirma la decisión antes mencionada; no obstante, a foja 2896, mediante Resolución No.420 de 17 de diciembre de 2007, el viceministro de Comercio e Industrias, hace mención al hecho de que se había dictado la Sentencia No. 60 de 1 de agosto de 2005, del Juzgado Octavo de Circuito Civil, misma que fue confirmada mediante Resolución del 30 de enero de 2006 y notificada a través de Oficio No.902 de 25 de agosto de 2006, en donde se le reconocieron derechos a la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., sobre la marca HELLO KITTY Y DISEÑO., y que al dictar el Resuelto No.6666 de 11 de abril de 2007, negándole su registro, la demandada en ese proceso queda en estado de indefensión, y, en consecuencia, se Revoca dicho Resuelto y se ordena a la DIGERPI la continuación del trámite de la solicitud del registro.

     Como podemos observar, la hoy demandante tenía conocimiento de que, la demandada-opositora, mantenía mejor derecho sobre la marca, toda vez que se le reconoció, por medio de Sentencia, su derecho de autor, con anterioridad a la decisión emitida por la DIGERPI, que luego fue revocada por el viceministro, por ser la creadora del personaje HELLO KITTY, lo que la hace beneficiaria del derecho a registrar la marca CHARMMY KITTY.; por otra parte, se cuestiona a la DIGERPI, ya que la misma hizo publicaciones en el BORPI sin esperar las decisiones en cuanto a las oposiciones que se estaban tramitando.

     De igual manera, desde foja 3706 hasta 3763, se aprecian demandas contenciosas administrativas de plena jurisdicción, en donde HELLO KITTY, INC., solicita se declare ilegal la resolución dictada por el viceministro de Industrias y Comercio, en donde la autoridad requerida se pronuncia indicando, que es facultad del Ministerio de Comercio delegar el ejercicio de sus funciones a los Viceministerios, es por ello que en todas las demandas interpuestas se declara que no es ilegal dicha resolución.

     Todo lo señalado, nos lleva a compartir el criterio, mostrado por la Juez primaria, en la Sentencia recurrida, ya que al tener derecho preferente la demandada-opositora, es innecesario el cotejo intermarcario.

     Considerando todo lo anterior, este Tribunal no encuentra argumentos para variar la decisión de primera instancia, por razón de que en esta ocasión a la parte demandada le asiste el derecho de registro, por el hecho de ser el creador del personaje en cuestión, es por lo que procederá a confirmar dicha decisión, con la imperativa condena en costas en razón de la segunda instancia.

     En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de Ley, CONFIRMA la Sentencia No.106-22 de 27 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso Acumulado de Oposición de Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO numerada: N°156795-01 en clase 1, 156800-01 en clase 4, 156801-01 en clase 5, 156803-01 en clase 6,156805-01 en clase 7, 156806-01 en clase 8, 156808-01 en clase 9, 156809-01 en clase 10, 156811-01 en clase 11, 156813-01 en clase 12, 156814-01 en clase 13, 156815-01 en clase 26, 156816-01 en clase 14, 156817-01 en clase 27, 156818-01 en clase 15, 156819-01 en clase 28, 156820-01 en clase 16, 156821-01 en clase 17, 156822-01 en clase 29, 156823-01 en clase 18, 156824-01 en clase 30, 156825-01 en clase 19, 156826-01 en clase 31, 156827-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO NUMERADAS: 156768-01 en clase 2, 156779-01 en clase 32,156781-01 en clase 33, 156784-01 en clase 34, 156786-01 en clase 35, 156789-01 en clase 36, 156791-01 en clase 21, 156792-01 en clase 37, 156793-01 en clase 22, 156794-01 en clase 38, 156797-01 en clase 39 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO NUMERADAS 156757-01 en clase 1, 156770-01 en clase 28, 156771-01 en clase 9, 156772 en clase 29, 156773-01 en clase 10, 156774-01 en clase 30, 156775-01 en clase 11, 156776-01 en clase 12, 156777-01 en clase 31, 156778-01 en clase 13, 156780-01 en clase 14, 156782-01 en clase 15, 156783-01 en clase 16, 156785-01 en clase 17, 156787-01 en clase 18, 156788-01 en clase 19, 156790-01 en clase 20 Internacionales; al Registro de las Solicitudes de la marca DISEÑO NUMERADAS 156796-01 en clase 2, 156798-01 en clase 3, 156828-01 en clase 21, 156829-01 en clase 32, 156830-01 en clase 22, 156831-01 en clase 33, 156832-01 en clase 23,156833-01 en clase 34, 156834-01 en clase 24, 156835-01 en clase 25, 156836-01 en clase 35,156837-01 en clase 36, 156838-01 en clase 37, 156839-01 en clase 38, 156842-01 en clase 39, 156844-01 en clase 40, 156846-01 en clase 41, 156848-01 en clase 42, 156849-01 en clase 43, 156850-01 en clase 44 y en clase 45 Internacionales y al Registro de las Solicitudes de la marca CHARMMY KITTY Y DISEÑO NUMERADAS 156760-01 en clase 3, 156761-01 en clase 24, 156762-01 en clase 4, 156763-01 en clase 25, 156764-01 en clase 5, 156765-01 en clase 6, 156766-01 en clase 26, 156767-01 en clase 7, 156768-01 en clase 27, 156769-01 en clase 8, 156799-01 en clase 40, 156802-01 en clase 41, 156804-01 en clase 42, 156807-01 en clase 43,156810-01 en clase 44 y 156812-01 en clase 45 Internacionales, interpuesto por HELLO KITTY, INC., contra SANRIO COMPANY LTD.

     Se CONDENA en costas de segunda instancia a la parte recurrente-demandante en la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00), a favor de la demandada.

     NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

EXP.22882-2023