保护之路:优秀的商标战略始于起点

2020年12月

凯瑟琳·帕克,商标战略顾问、通用电气公司前品牌管理总法律顾问,美国康涅狄格州

引入新的品牌是一项成本高昂的创意项目,需要适当承担风险。通常都有律师在背后提供支持。人们的注意力往往都集中在品牌顾问、对正在考虑的品牌选择方案提供反馈的调查和焦点小组、创作品牌故事的营销团队以及为品牌推出造势的宣传攻势,当然,还有将为品牌揭幕的首席执行官。但是不要被这些所蒙蔽。法律指导对产品的成功和顺利推出至关重要。

已经有大量的文章就如何保护商标进行过阐述。建立一个可给予保护的品牌,最重要的步骤之一就是商标可注册性查询。但是进行商标可注册性查询的举措可能有所不同。需要解决若干战略性问题,以确定如何进行有效的检索。无论您是内部法律顾问还是作为外部法律顾问为客户提供建议,以下的提示都为您提供了指导。

法律指导对产品的成功和顺利推出至关重要。

制定时间表和预算

为您的客户解说有关商标可注册性查询时间和成本的适当知识,并制定预算。一旦商业计划得到批准,营销团队通常希望立即启动。因此,法律顾问有必要解释为何这可能不可行;查询商标需要时间,虽然可以加快,但这样做涉及到更大的资源支出。考虑到法律顾问在不同司法管辖区的工作方式各不相同,以及可能需要进行后续调查以评估潜在的风险,因此如果需要进行跨国检索,快速启动可能很难实现。毋庸置疑,律师越早介入,快速完成商标可注册性查询的机会就越大。作为律师,您可以帮助解决初步检索的问题,以剔除极有可能不可使用和不可注册的商标。

选择检索地点

选择在哪里进行查询,以确定商标可注册以供使用,可能比一开始看起来更复杂。许多品牌都打算在多个司法管辖区使用,但很少有公司会开展真正的全球商标检索。在实践中,公司选择只在最重要的市场进行检索。它们在做出这种妥协时的推理是,如果一个商标在这些市场上可以使用,那么在其他市场上就不太可能面临严重的挑战。然而,识别这些关键市场不仅仅是判定最大的潜在消费者所在地。这些市场自然很重要,但考虑到客户的主要竞争对手所在国家及其采购商品的地点也很重要。例如,虽然在欧盟共同体商标数据库中进行检索可以获得欧洲竞争领域的概况,但如果您的客户的竞争对手是一家总部设在德国的公司,也应考虑在德国商标局的数据库中进行检索。

当今,有许多优质的服务承诺并提供更快的全球商标综合检索。人工智能极大地提高了检索结果的汇总和交付速度。

您还需要考虑将在哪些国家向国家海关当局申请登记您客户的商标。它们是边境执法和打击假冒的关键。这些文件通常以在有关国家有效和存在的商标注册为基础。海关可以阻止假冒产品的出口(和进口)。如果您的客户正在考虑的商标将识别一个可能被非法复制的产品,那么在检索策略中也应包括制造和出口假冒产品风险较高的国家。

确定要检索的类

虽然商标检索是根据拟用商标的商品和服务分类进行的,但更广泛地审视相关商品和服务往往能够提供战略优势。相关商品或服务分类中的商标在先使用者可能已经将其业务扩展到您的客户感兴趣的类中,但可能尚未为相关商品或服务申请注册。或者您的客户可能决定在未来将商标的使用范围扩大到不同类的商品上。对将使用商标的行业有充分的了解是进行这种评估的关键。

描述性商标——增加了商标可注册性查询的风险

商标律师都知道,最强的商标——那些臆造的(如百事可乐®或奥利奥®)或任意的(如苹果®或亚马逊®),并且没有以任何方式表明所提供的产品或服务的商标——是最容易获得注册的。而且在注册后,它们也是最容易保护的。

然而,对于许多公司来说,相反的思路是商标应该给购买方一定的指示,让其知道购买的是什么。一个商标的描述性越强,就越难通过审查。注册簿中满是近似的商标,需要对往往微小的差异进行解析。当一个商标的要素在某一特定领域被普遍使用或具有描述性时,律师需要权衡此类商标的数量;它们是否正在被另一家公司在相同或重合的产品上使用,并与拟用商标极其近似;以及是否有任何在先注册的商标具有足够的知名度,使其所有人认为它们有资格获得加强保护。

商标律师都知道,最强的商标——那些臆造的(如百事可乐®或奥利奥®)或任意的(如苹果®或亚马逊®),并且没有以任何方式表明所提供的产品或服务的商标——是最容易获得注册的。而且在注册后,它们也是最容易保护的。(图:NicoElNino / iStock / Getty Images Plus)

查询描述性商标的另一个步骤是仔细审查在先使用者的注册和申请中确定的商品和服务。在美国,商标识别必须具体描述商标将用于识别的实际商品和/或服务,如果商品之间有足够的区别,就有可能使用和注册一个近似商标。但在许多其他司法管辖区,只要求有更一般性的识别要素甚至类标题即可,商标如果没有同意协议或共存协议则可能无法注册。

同意协议和共存协议——风险和回报

当检索发现一个相同或几乎相同的商标的在先使用者或注册人时,很难传达这个坏消息。与该另一方当事人达成协议,使其同意使用该商标,或同意在满足某些承诺的前提下与新商标共存,则可挽救这一局面。在寻求这种协议时,首先要考虑的是在先注册人是否有可能接受请求,其次是您的客户是否愿意为这种同意付费。除非您的客户准备好如果没有得到许可或者不能就许可的补偿金额达成一致,就放弃其拟用商标,否则请求同意是有风险的。寻求许可就等于默认了在先使用者权利的有效性。因此,在征求同意但未给予同意的情况下继续使用商标,可能会导致故意侵权的主张,这可能导致更大的损失和其他后果。

您还需要考虑这种协议是否会被寻求注册国家的商标局承认。并非所有的商标局都会自动接受这种协议。即使是接受协议的国家,也会对协议进行严格审查,如果认为协议的条款不能充分防止消费者混淆,也会拒绝接受。该地区有经验的律师可以在这一点上提供宝贵的指导。

选择在哪里进行查询,以确定商标可注册以供使用,可能比一开始看起来更复杂。

第三个考虑因素是,关于使用某一商标的注册同意书或共存协议往往只涉及当前的使用。市场在不断发展,如果协议没有预见到未来的变化,可能会给企业扩张带来严重问题,并可能引起昂贵的跨司法管辖区诉讼来解决当事各方的权利。

加强对检索公司和技术依赖的同时要有正确的法律判断

当今,有许多优质的服务承诺并提供更快的全球商标综合检索。人工智能极大地提高了检索结果的汇总和交付速度。然而,仍然需要对以这种方式生成的检索结果进行强大的法律分析和正确判断。通常情况下,根据产品及其市场的性质、潜在客户的成熟度(或缺乏成熟度)以及行业惯例,检索报告中被认定为高风险的商标可能会由于其他因素被您和您的客户接受。同样,根据您客户的企业了解到的情况,被检索报告“查询通过”的商标实际上可能构成风险。

提防未经授权进行法律执业

在提供意见时要知道自己的局限性。今天,获取世界上任何地方注册或使用的商标信息比以往任何时候都要容易。但是,除非您在相关司法管辖区获得了执业许可,否则在对某一商标的可用性提出法律意见时一定要谨慎。首先,在您所在国家可能会出现问题的情况在其他地方可能会对此有不同的看法。其次,商标专家如果了解法律在某一国家或地区的适用情况,就能更好地就在这些地方可能出现的风险为客户提供建议。第三,如果您没有获得许可开展上述活动,至少在一些国家,您可能会被指控为未经授权进行法律执业。

紧跟市场趋势

了解可能被使用的商标所在行业的趋势。在制定检索策略时,询问客户的竞争对手都是谁,并查看它们的商标。许多品牌公司在为客户创造新商标时,都会利用行业趋势。这些趋势可能对正在寻找一个无缝进入当地语言体系的新品牌的公司有利,但这也意味着其他公司可能正在考虑近似的商标。采用时下最潮流的商标是有风险的,尤其是鉴于从提交商标申请到商标申请录入商标注册簿并可检索之间存在时间间隔,以及《保护工业产权巴黎公约》规定的注册时限。

此外,要考虑采用一个随后可能被认定为描述性术语的风险。当公司最初开始用“智能”一词为连接设备提交商标申请时,商标局在给予注册时并没有免责声明的要求。但是随着这一术语被商标注册部门认定为表示一种能力,它就不再是商标注册的可保护要素。即使是已经取得“智能”商标的商标权的公司,也无法对后来在商标中使用“智能”字段的公司行使商标权。

在整个过程中运用常识

查询商标也需要常识。确保您理解一个陌生的术语是什么意思。一个商标之所以通过查询(即可用),是因为这个词的含义是大多数公司不希望与其产品联系在一起的吗?其次,如果商标要在多个国家使用,如何翻译?在一个地区很受欢迎的商标,会不会在另一个地区传递出产品的负面形象或冒犯人们的情感?令人惊讶的是,营销团队并不总是能意识到这些问题。一个优秀的律师可以将此类分析作为其业务的一部分,因为疏忽的品牌信息有可能会引起法律问题。

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