Мадридская система. Управление международной регистрацией: процедура замены

Вам принадлежит национальная или региональная регистрация товарного знака в стране или регионе из числа членов Мадридской системы и впоследствии вы указали ее в международной регистрации? 

Если ваш ответ — да, то вам следует знать, что международная регистрация товарного знака автоматически заменяет национальную или региональную регистрацию в соответствующих указанных странах или регионах. Благодаря действующей в рамках Мадридской системы процедуре замены вы можете допустить утрату национальной или региональной регистрации, сохранив при этом более раннюю дату охраны.

Примечание. Ваша национальная или региональная регистрация товарного знака останется в силе, если только вы не откажетесь от ее продления. 
 

Важно! Прежде чем допустить утрату национальной или региональной регистрации товарного знака, дождитесь окончания пятилетнего периода зависимости и убедитесь, что ваша международная регистрация получила охрану в соответствующем указанном члене Мадридской системы!

Ваша международная регистрация зависит от «базового знака» в течение пяти лет с даты получения. Если по какой-либо причине в течение этого срока действие вашего базового знака прекращается (например, если он отклонен, отозван, аннулирован или не продлен), ваша международная регистрация будет аннулирована.
 

Основные преимущества замены

  • Замена позволяет упростить управление портфелем товарных знаков и снизить расходы путем консолидации национальных и региональных прав в рамках одной международной регистрации товарного знака. 
  • Для продления международной регистрации товарного знака достаточно одной процедуры, при этом владелец сохраняет более ранние даты своих национальных или региональных регистраций.

Условия замены

Ваша национальная или региональная регистрация товарного знака должна быть действительна на момент указания.
Указание в международной регистрации товарного знака должно быть произведено в дату, которая наступила позднее, чем дата национальной регистрации.
Знак должен быть одинаковым в национальной/региональной и международной регистрации товарного знака.
Регистрация должна быть на имя одного и того же владельца.
Перечень товаров и услуг должен совпадать (быть идентичным или схожим).
На заметку! Убедитесь, что более поздняя заявка на международную регистрацию товарного знака охватывает все товары и услуги, которые вы хотите охранять на территории того или иного члена Мадридской системы!

Как подать запрос на замену?

Фактически вам не придется ничего делать, чтобы воспользоваться процедурой замены: она применяется автоматически. 

Однако вы можете обратиться в национальное/региональное ведомство ИС с просьбой принять замену к сведению. Это станет гарантией того, что замена отвечает всем необходимым требованиям и действительно состоялась. 

«Принимая замену к сведению», соответствующее ведомство ИС делает в своем национальном реестре товарных знаков пометку о том, что, хотя дата международной регистрации товарного знака является более поздней, охрана на территории данного ведомства действует с даты национальной/региональной регистрации. 

Ведомство уведомит ВОИС о том, что оно «приняло замену к сведению», чтобы мы также могли внести соответствующую информацию в Международный реестр. Затем эта информация будет опубликована в общем доступе.

На заметку! В ведомствах ИС действуют разные процедуры «принятия замены к сведению». Могут взиматься пошлины. Более подробная информация содержится в страновых справках на платформе eMadrid. Просто выберите интересующее вас ведомство или ведомства ИС и установите флажок Replacement («Замена») во вкладке Select details («Выбор сведений»).

Пример замены

  1. Ваш товарный знак охраняется на территории Австралии с 1 января 2010 года, и вы имеете соответствующую национальную регистрацию.
  2. Первого марта 2022 года вы подали заявку на международную регистрацию товарного знака, указав Австралию. 
  3. Если ведомство интеллектуальной собственности (ИС) в Австралии предоставит охрану, то ваш товарный знак будет охраняться на территории Австралии в рамках международной регистрации начиная с 1 марта 2022 года.
  4. Если международная регистрация товарного знака соответствует национальной/региональной регистрации (т. е. это тот же знак с совпадающими перечнями товаров и услуг, и он зарегистрирован на имя одного и того же владельца), то она автоматически заменит национальную регистрацию в Австралии с сохранением ее даты (1 января 2010 года).

Замена и выход Соединенного Королевства из состава ЕС («Брекзит»)

Если ранее вы указали в международной регистрации товарного знака Европейский союз, то в связи с «Брекзитом» это первоначальное указание более не распространяется на Соединенное Королевство, о чем вам должно быть известно. 

Если Ведомство ИС Соединенного Королевства предоставило охрану до 31 декабря 2020 года, то вам автоматически было выдано новое, самостоятельное, национальное право на товарный знак в Соединенном Королевстве для обеспечения охраны после «Брекзита».

Если вы хотите, чтобы ваша международная регистрация товарного знака по-прежнему распространялась на Соединенное Королевство, вы можете ходатайствовать о последующем указании с помощью функции Expand Protection of Your Registration («Расширить сферу действия охраны регистрации») на платформе eMadrid. Затем вы можете обратиться к ВИС Соединенного Королевства с просьбой «принять к сведению» замену национальной регистрации. В этом случае ВИС Соединенного Королевства внесет в свой национальный реестр указание о том, что ваш товарный знак охранялся национальной регистрацией в Соединенном Королевстве со ссылкой на первоначальную дату указания ЕС в вашей международной регистрации. 
 

Дополнительная информация