Voto No. 0068-2024, Tribunal Registral Administrativo, Voto del 08 de marzo de 2024
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0011-TRA-PI
OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
FENIX INTERNATIONAL LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-838
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
VOTO 0068-2024
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, portadora de la cédula de identidad número 1-1359-0010, vecina de Santa Ana, San José, apoderada especial de FENIX INTERNATIONAL LIMITED, sociedad organizada y conformada de acuerdo a las leyes de Reino Unido, domiciliada en 4th floor, Imperial House, 8 Kean Street, London WC2B 4AS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:22:31 del 24 de octubre de 2023.
Redacta la juez Quesada Bermúdez
CONSIDERANDO
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor Néstor González Esquivel, portador de la cédula de identidad número 1-1092-0118, vecino de Santa Bárbara de Heredia, apoderado generalísimo de la empresa Chila Killah S.A., cédula jurídica 3-101-857998, sociedad organizada y conformada de acuerdo a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Barrio Corazón de Jesús, avenida trece, calle tres y cinco, al lado izquierdo del estudio de tatuajes Sailors Grave, casa de dos pisos color celeste, número tres. solicitó la inscripción de la marca de comercio en clase 30 para proteger y distinguir: postre conocido como flan.
Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la apoderada especial de la empresa FENIX INTERNATIONAL LIMITED, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de junio de 2023, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca solicitada. Alegó que el signo solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas de su representada, que cuenta con registros de marcas en Costa Rica en clase 9, 35, 38, 41 y 42; en total 3 registros. Según la representación de la empresa oponente, la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca de su representada y solamente agrega el diseño de un flan y de una letra L, junto con “by Chilla Killah” para intentar diferenciarse, pero hace clara alusión a la marca ONLYFANS. Señaló que incluso muestra los mismos colores: celeste más claro para ONLY y celeste más oscuro para FLANS. Considera que las marcas de su representada son notorias; la empresa OnlyFans ha alcanzado un reconocimiento a nivel mundial y su marca es una plataforma comúnmente conocida por la población en general, usuarios o no; en el extranjero tiene varias marcas inscritas.
Por medio de resolución dictada a las 11:22:31 del 24 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición y acogió la marca por no incurrir en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), con base en el principio de especialidad; además, tuvo como no acreditada la notoriedad de la marca ONLYFANS alegada por el oponente.
Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa FENIX INTERNATIONAL LIMITED, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:
1. Es indiscutible y reconocido que los signos son similares por lo que es preciso enfocarse en los productos y en el aprovechamiento indebido de un activo de un tercero.
2. Es una aseveración precitada considerar que no existe relación entre productos y servicios. Muchos de los productos y servicios que las marcas OnlyFans protegen en clases 9, 35, 38, 41 y 42 se enfocan en la posibilidad de compartir contenido, el cual puede ser de cualquier tipo.
3. OnlyFans creó OF.TV (OnlyFans TV), que es una plataforma gratuita de transmisión de video bajo demanda y una aplicación que aloja videos de una amplia variedad de creadores de contenido en temas de ejercicios y fitness, cocina, música, comedia y más. De las 12 categorías la de “COMIDA” es una de las favoritas, las personas con un interés gastronómico tienen acceso a contenido culinario distinto. Muchos consumidores podrían pensar que Only Flans comercializa postres que se preparan en vivo en OnlyFans; riesgo de confusión que debe impedir el registro solicitado.
4. En este caso se configura un aprovechamiento indebido o injusto, el cual se presenta cuando una empresa utiliza signos distintivos que no fueron creados ni pensados por ellos mismos, buscando atraer a consumidores al hacer referencia a la reputación de una marca de un tercero.
5. Los signos tienen las mismas letras; el mismo tipo de letra; los mismos colores: un celeste claro en Only y un celeste oscuro en Fans/Flans; la mayúscula en las mismas letras y un elemento gráfico a la izquierda del signo; por lo que es innegable la reproducción de los signos inscritos.
6. Demostrar la notoriedad de la marca no debería recaer en una obligación o imposición para su titular; realizar estudios de mercado no tiene un valor menor a los $3.000. Desde el momento en que un examinador, un juez o un auxiliar, que no necesariamente es usuario de la plataforma, escucha el nombre ONLY FANS sabe a qué se refiere y ahí radica la notoriedad.
7. En el expediente de oposición se demuestra que la marca ONLY FANS es una marca protegida en un amplio número de países.
8. En las certificaciones notariales aportadas, correspondientes a sitios web independientes a Only Fans, se demuestra que la plataforma también muestra contenido relacionado con cocina y por ende existe un riesgo de confusión suficiente para pensar que el flan comercializado por Chilla Killah S.A. se prepara con grabación en vivo en la plataforma OnlyFans o que de alguna manera existe relación con ella.
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.
TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter que no se demostró la notoriedad de las marcas ONLYFANS propiedad de la empresa FENIX INTERNATIONAL LIMITED.
CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.
QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. En cuanto a la notoriedad de la marca “ONLYFANS”. En el caso bajo estudio, la parte apelante expresó que su signo es notoriamente conocido entre los consumidores, pero analizados los elementos aportados con el fin de definir si dicho signo alcanza esa característica dentro del tráfico comercial, corresponde a la administración registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de marcas, que, para tales efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:
Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
Además de los factores apuntados, se deben tomar en cuenta los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) e introducida al marco jurídico nacional con la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas vigente desde el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación Conjunta).
De tal manera, para determinar la notoriedad de una marca se deben considerar los factores citados, establecidos tanto en la Ley de marcas como en el artículo 2 inciso 1) apartado b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación Conjunta, así como los que se indican en los puntos 4, 5 y 6 del mismo documento:
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y en la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo “ONLYFANS”.
En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la ley de marcas, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; no obstante, en el presente asunto, ninguno de los documentos aportados permite verificar esos datos.
La cuota de mercado que poseen los productos y servicios ofrecidos con la marca y la posición que esta ocupa en el mercado, son indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, puesto que ambos sirven para indicar el porcentaje del público que adquiere efectivamente los productos o servicios y medir el éxito de la marca frente a los competidores; sin embargo, en esta caso, este dato no puede ser comprobado pues no existen informes que demuestren lo anterior, desde la inscripción de la marca hasta la fecha.
En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de marcas citados, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.
El atributo de notoriedad debe ser demostrado mediante documentación idónea que proporcione un soporte real, entre lo discutido y su desarrollo empresarial, con lo cual se determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal condición.
II. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.
Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.
La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:
[…]
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
[…]
De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:
a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.
Un signo distintivo puede ser registrado cuanto tenga la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar esto, se debe realizar el cotejo marcario y el examinador debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.
Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refieren a la calificación las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinando sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto este numeral indica:
Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:
[…]
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
[…]
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
[…]
De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con las marcas inscritas, registros 307653, 295254 y 295302:
| Marca solicitada | Marcas inscritas | ||
|
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ONLYFANS |  |
| Clase 30: postre conocido como flan | Clases 9, 35, 38, 41 y 42 | ||
Los productos y servicios que protegen las marcas inscritas son los siguientes (ver certificaciones visibles a folios 404 a 412 del expediente principal):
Clase 9: software descargable para permitir la transmisión de fotografías; software para la recopilación, organización, transmisión, almacenamiento e intercambio de datos e información; software que facilita servicios en línea para redes sociales, creación de aplicaciones de redes sociales y para permitir la recuperación, carga, descarga, acceso y gestión de datos; software informático para permitir la carga, descarga, acceso, publicación, visualización, etiquetado, creación de blogs, transmisión, vinculación, intercambio o suministro de medios electrónicos o información a través de redes informáticas y de comunicación; plataformas de programas informáticos.
Clase 38: telecomunicaciones; facilitación de acceso a servicios de comunicación interactivos (blogs); facilitación de salas de chat en internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos, mensajes, gráficos, imágenes e información; servicios de intercambio de fotografías entre pares, a saber, transmisión electrónica de archivos de fotografías digitales entre usuarios de internet; facilitación de acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en línea; facilitación de foros en línea para la comunicación sobre temas de interés para los usuarios; facilitación de salas de chat en línea y tablones de anuncios electrónicos; servicios de difusión por ordenador u otras redes de comunicación, a saber, carga, publicación, visualización, etiquetado y transmisión electrónica de datos, información, mensajes, gráficos e imágenes; servicios para compartir fotos y compartir datos, a saber, transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, vídeos, contenido audiovisual y datos entre usuarios de internet y dispositivos móviles; intercambio electrónico de mensajes a través de líneas de chat, salas de chat y foros de internet; servicios de transmisión de vídeo a la carta; difusión de vídeo; prestación de un sitio web que ofrece a los usuarios la posibilidad de cargar fotografías.
Clase 41: prestación de servicios de entretenimiento, a saber, suministro de un sitio web con vídeos, fotografías, imágenes, audio y texto no descargables a través de una red informática mundial; suministro de bases de datos informáticas, electrónicas y en línea en el ámbito del entretenimiento y en el ámbito de los grupos de interés sociales y comunitarios, específicamente grupos de interés comunitarios de deportes, aptitud deportiva y entretenimiento; diarios electrónicos y registros web con contenido generado o especificado por el usuario en relación con fines deportivos, de acondicionamiento físico y de entretenimiento; servicios de publicación electrónica para terceros.
Conforme lo expuesto, se observa que el signo pretendido es mixto, se compone de cinco palabras “OnlyFlans by Chila killah”, traducido del inglés al español como “Solo Flans por Chila killah”; las letras en color celeste de diferentes tonalidades, con una figura que asemeja a un postre tipo flan en dos tonalidades de celeste. Mientras que los tres signos inscritos, coinciden en las palabras OnlyFans en tonalidades celestes también y negro, con diferente grafía, uno de ellos con una figura de un círculo con una especie de alas, dos son mixtos y uno denominativo.
El signo solicitado tiene similitudes, con los inscritos, a nivel gráfico puesto que las ocho letras que componen los inscritos están incluidas en el signo solicitado. La única diferencia en el ámbito gráfico es la letra “l” contenida en el signo solicitado, el resto de las letras son las mismas y en idéntica posición que las marcas inscritas. Si bien es cierto el signo solicitado tiene además de las palabras “OnlyFlans”, las palabras “by Chila killah” este es el nombre de la empresa que la solicita, pero no le da la distintividad requerida, pues, en definitiva, el elemento preponderante en el signo solicitado es “OnlyFlans”, el cual guarda similitud gráfica, ideológica y fonética con las marcas inscritas.
Analizado lo anterior, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.
Las marcas inscritas conforme se indicó, protegen productos y servicios en clase 9, 35, 38, 41 y 42, mientras que el signo solicitado reclama un producto en clase 30: postre conocido como flan, por lo anterior debe este Tribunal indicar que no lleva razón la apelante en cuanto a considerar que los productos del signo solicitado, tienen relación con los productos y servicios que protegen las marcas inscritas, pues un postre conocido como flan, que es lo que se solicita proteger con la marca solicitada, no tiene relación con la amplia lista de productos y servicios en clases 9, 35, 38, 41 y 42, que protegen las marcas inscritas, por lo que en aplicación del principio de especialidad marcaria, la marca solicitada puede coexistir con las marcas inscritas para ese producto, que es diferente y no está relacionado con los de las marcas inscritas.
El principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas, establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, siempre que protejan productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados, situación que ocurre en el presente caso. Así las cosas, el signo solicitado, conforme al principio de especialidad analizado (artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento), puede ser objeto de protección, pues para que exista un derecho de un tercero afectado las marcas deben ser idénticas o similares y los productos iguales, relacionados, o de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y en el caso concreto, tal y como se indicó líneas arriba, el producto de la marca solicitada, no está ni siquiera relacionado con los servicios o productos de las marcas inscritas.
Debido a lo expuesto, al no existir riesgo de confusión o de asociación empresarial y por estar frente a productos diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos, el signo que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera los derechos registrados, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio, razón por la que los agravios del apelante deben ser rechazados, pues el principio de especialidad solo lo rompe la notoriedad de una marca, y tal como se indicó, esta condición no fue demostrada por el apelante.
SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anteriormente expuesto lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas, apoderada especial de FENIX INTERNATIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.
POR TANTO
Por los argumentos, citas legales y jurisprudenciales expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas, apoderada especial de FENIX INTERNATIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:22:31 del 24 de octubre de 2023, la cual se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
Karen Quesada Bermúdez
Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM
DESCRIPTORES.
MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.41.55