Cambio en la titularidad

La titularidad de un dibujo o modelo industrial podrá cambiar por distintas razones y de distintas maneras.  Puede ser consecuencia de un contrato, por ejemplo, una cesión;  una sentencia judicial;  el imperio de la ley, por ejemplo en caso de sucesión o quiebra;  o la fusión de dos empresas.

99 Artículo 16.1)i)

 El cambio en la titularidad de un registro internacional podrá referirse a todos los dibujos o modelos industriales que el registro abarca, o únicamente a algunos de ellos.  De manera similar, el cambio en la titularidad podrá ser respecto de todas las Partes Contratantes designadas o sólo algunas de ellas.

Regla 21.2)v)

En el Reglamento Común no se hace distinción entre esas diferentes causas de cambio de titularidad ni sus varios tipos.  Se emplea la terminología uniforme “cambio en la titularidad” para todos los casos.  Hasta tanto el cambio se haya inscrito en el Registro Internacional, el antiguo titular del registro seguirá denominándose “el titular” puesto que se entiende por ese término la persona, natural o jurídica, a cuyo nombre se ha inscrito el registro.  La persona que adquiere el registro se denomina “nuevo titular”.  Una vez inscrito el cambio en la titularidad, “el nuevo titular” pasará a ser el titular del registro internacional.

Además, la inscripción en el Registro Internacional de un cambio en la titularidad debe distinguirse de la validez de ese cambio.  Por ejemplo, en el Arreglo de La Haya no se fijan las condiciones que han de satisfacerse en cuanto a la validez de un acto de cesión relativo a un registro internacional.  Esas condiciones están y seguirán estando regidas exclusivamente por la legislación local pertinente y, por lo tanto, variarán entre las distintas Partes Contratantes (por ejemplo, la necesidad de presentar un documento en el que se certifique por escrito la cesión, la prueba de la edad de las partes para evaluar su capacidad jurídica, etcétera).

En el Arreglo de La Haya se prevén únicamente los requisitos que han de cumplirse para inscribir válidamente en el Registro Internacional un cambio en la titularidad.  Por lo tanto, esta cuestión entra en juego sólo después de la conclusión formal del arreglo contractual o de que se produzca la causa no contractual que da lugar al cambio en la titularidad.

Por lo general, el propósito de la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional es velar por que ese cambio produzca efectos contra terceros.

Además, cabe observar que, en determinadas circunstancias, una Parte Contratante designada podrá rechazar el efecto de la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional con respecto a su designación, de conformidad con una declaración en la que se exijan determinadas declaraciones o documentos, en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999), o una declaración en el sentido de que se rechazan los efectos de la inscripción de un cambio dado en la titularidad conforme a lo dispuesto en la Regla 21bis.1) (remítase a “Efecto de la inscripción de un cambio en la titularidad” y párrafos siguientes).

Derecho a ser inscrito como nuevo titular

Si se produjo un cambio en la titularidad de un registro internacional, la persona que adquiere el registro (nuevo titular) podrá ser inscrita como tal respecto de una determinada Parte Contratante designada, siempre y cuando tenga derecho a ello (es decir, en virtud del establecimiento, el domicilio, la residencia habitual o la nacionalidad) en una Parte Contratante vinculada por la misma Acta que también vincule a la Parte Contratante designada de que se trate.

99 Artículo 3Regla 21.2)iv)

Por ejemplo, si una Parte Contratante está vinculada tanto por el Acta de 1960 como por el Acta de 1999, el nuevo titular podría ser inscrito como tal respecto de esa Parte Contratante siempre y cuando tenga derecho a ello en una Parte Contratante vinculada por ambas Actas (pero, como mínimo, una).  Por otra parte, si se trata de una empresa que tiene derecho a ser el nuevo titular únicamente en una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1999, ese nuevo titular no podrá ser inscrito como tal respecto de las Partes Contratantes designadas vinculadas exclusivamente por el Acta de 1960 (o viceversa).

En ciertas situaciones, aplicar este principio supondrá un cambio en el Acta que rige la designación de la Parte Contratante de que se trate en relación con la Parte Contratante del nuevo titular.  El ejemplo siguiente puede servir para ilustrar la cuestión.

Un solicitante procede de una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1960 y ha designado una Parte Contratante vinculada tanto por el Acta de 1960 como por la de 1999.  Por lo tanto, esa designación estará regida por el Acta de 1960 (la única Acta común).  El registro correspondiente se cede posteriormente a una empresa establecida en una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1999.  Esta cesión puede inscribirse en el Registro Internacional, puesto que el Acta de 1999 es común a la Parte Contratante del nuevo titular y a la Parte Contratante designada en cuestión.  Sin embargo, por el mismo motivo, la designación de esa Parte Contratante ya no estará regida por el Acta de 1960, sino por el Acta de 1999 (la única Acta común entre la Parte Contratante designada y la Parte Contratante del nuevo titular).

Sin embargo, si se produce esa situación, se desprenden de ello las consecuencias siguientes.

Plazo de denegación

Si la inscripción de un cambio en la titularidad se efectúa durante el transcurso del plazo de denegación y, habida cuenta de que ese plazo podrá variar según se trate de una Parte Contratante designada en virtud del Acta de 1960 o del Acta de 1999 (remítase a “Plazos de denegación”), la inscripción del cambio en la titularidad no produce el efecto de prolongar –ni reducir– el plazo de denegación permitido para que una Parte Contratante designada notifique una denegación de protección.  Esta solución fue aprobada por la Asamblea de la Unión de La Haya en su vigésimo segundo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2003, mediante una declaración interpretativa.

Aplazamiento de la publicación

Si la inscripción de un cambio en la titularidad se produce durante el período de aplazamiento de la publicación, y habida cuenta de que en virtud del Acta de 1999 ese período podrá ser más largo (hasta 30 meses) que el período máximo de aplazamiento previsto en el Acta de 1960 (12 meses), la inscripción del cambio en la titularidad no produce el efecto de reducir el período de aplazamiento aplicable cuando i) el aplazamiento de la publicación ha sido pedido por un período de más de 12 meses en virtud del Acta de 1999 y ii) el registro internacional en cuestión es cedido, durante ese período de aplazamiento, a una persona que tiene derecho a ser el nuevo titular en una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1960.  Esta solución fue aprobada por la Asamblea de la Unión de La Haya en su vigésimo segundo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2003, mediante una declaración interpretativa.

Tasas individuales de renovación

Habida cuenta de que las Partes Contratantes designadas en virtud del Acta de 1999 podrán exigir el pago de una tasa individual en la etapa de renovación, pero esa tasa no está prevista respecto de las Partes Contratantes designadas en virtud del Acta de 1960 en el contexto de la renovación, se desprende de ello que es posible que el nuevo titular tenga que pagar tasas individuales de renovación en una Parte Contratante designada (aunque esa posibilidad hubiera quedado excluida con respecto al titular inicial), o viceversa.  Esta solución fue aprobada por la Asamblea de la Unión de La Haya en su vigésimo segundo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2003, mediante una declaración interpretativa.

Derecho del nuevo titular en varias Partes Contratantes vinculadas por distintas Actas (pluralidad de derechos)

En la petición de inscripción de un cambio en la titularidad, el nuevo titular podrá indicar que tiene derecho a ser el nuevo titular en varias Partes Contratantes que podrán estar vinculadas por distintas Actas (remítase a “Derecho a presentar una solicitud internacional”).  Por lo tanto, partiendo de la base, por ejemplo, de que el nuevo titular:

  • declara tener domicilio en una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1960 (Parte Contratante A) y ser nacional de una Parte Contratante vinculada exclusivamente por el Acta de 1999 (Parte Contratante B), y
  • pide ser inscrito como nuevo titular respecto de una Parte Contratante vinculada por ambas Actas (Parte Contratante C),

será el Acta más reciente (la de 1999) la que se tendrá en cuenta para determinar cuál de ellas rige la designación de la Parte Contratante en cuestión (Parte Contratante C) en relación con el nuevo titular (el resultado sería el mismo si, en el ejemplo expuesto, la Parte Contratante B no fuese el Estado del que el cesionario es nacional, sino una organización intergubernamental de la cual la Parte Contratante A es un Estado miembro).  Esta solución fue aprobada por la Asamblea de la Unión de La Haya en su vigésimo segundo período de sesiones, en septiembre/octubre de 2003, mediante una declaración interpretativa.  Se desprende principalmente del hecho de que el Acta de 1999 es el instrumento jurídico más moderno y de que esa solución responde también al espíritu del Artículo 31.1) del Acta de 1999 y el Artículo 31.1) del Acta de 1960, que dan preferencia al Acta más reciente.

Quién puede presentar la petición

En principio, las peticiones de inscripción de cambios deben ser firmadas y presentadas por el titular.  No obstante, el nuevo titular también podrá presentar una petición de inscripción de un cambio en la titularidad (formulario DM/2), siempre y cuando

  • esté firmada por el titular, o
  • esté firmada por el nuevo titular y vaya acompañada de un certificado expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del titular en la que el nuevo titular figure como causahabiente del titular.

Regla 21.1)b)

Contenido de la petición

En la petición de inscripción de un cambio en la titularidad (formulario DM/2) deberá figurar o se indicará lo siguiente:

  • el número del correspondiente registro internacional (se podrá utilizar un único formulario de petición para varios registros internacionales a nombre del mismo titular, siempre y cuando la petición se refiera a un cambio total en la titularidad según lo estipulado en el apartado 6.a) del formulario.  Por otra parte, si la petición se refiere a un cambio parcial en la titularidad, según lo estipulado en el apartado 6.b), se podrá utilizar el formulario de petición solamente para un único registro internacional);

Regla 21.2)

  • el nombre del titular;
  • el nombre y la dirección, expresados conforme a lo estipulado en las Instrucciones Administrativas, del nuevo titular del registro internacional.  Cuando haya varios nuevos titulares con direcciones diferentes y no se haya nombrado ningún mandatario, deberá indicarse asimismo una dirección para la correspondencia.  Si no se indica dicha dirección, la Oficina Internacional considerará como dirección para la correspondencia la dirección de la persona nombrada en primer lugar (en el apartado 3 del formulario).  Cabe observar asimismo que cuando haya únicamente un nuevo titular y no se haya nombrado ningún mandatario, el apartado 4 del formulario (dirección para la correspondencia) deberá cumplimentarse únicamente si la dirección para la correspondencia es de hecho, distinta de la dirección corriente del solicitante ya indicada en el apartado 3.b);

I.A. 301I.A. 302

  • la Parte o Partes Contratantes respecto de las que el nuevo titular está facultado para ser titular de un registro internacional;
  • en el caso de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se refiera a la totalidad de los dibujos o modelos industriales ni a la totalidad de las Partes Contratantes, el número de los dibujos o modelos industriales, así como las Partes Contratantes designadas, a los que afecte el cambio en la titularidad;
  • el importe de las tasas abonadas y el método de pago, o instrucciones para que sea cargado el importe pertinente a una cuenta corriente abierta en la OMPI, así como la identidad del librador o de quien haya dado las instrucciones de pago.

99 Artículo 16.3)Regla 21.2)vi)

El formulario deberá estar firmado o llevar un sello y deberá indicarse la identidad del firmante según lo estipulado en el apartado 7.  Asimismo, se dispone que se indique el nombre de la persona con la que haya que ponerse en contacto, en caso necesario.  Esto puede ser útil si, por ejemplo, el formulario se presenta en nombre de una entidad jurídica.

Regla 21.1)b)I.A. 202

Nombramiento de mandatario

El nuevo titular o cesionario podrá asimismo, si lo desea, nombrar un mandatario, al mismo tiempo que presenta la petición de inscripción del cambio en la titularidad.  Esta posibilidad se dispone en el apartado 8 del formulario, en el que se exige que se efectúe ese nombramiento adjuntando al formulario DM/2 (Cambio en la titularidad) el poder correspondiente o el formulario DM/7 (Nombramiento de mandatario) debidamente cumplimentado.

Regla 3.1)b)

Peticiones irregulares o no admisibles

Petición no admisible

No podrá inscribirse un cambio en la titularidad de un registro internacional relativa a una Parte Contratante designada si esa Parte no está vinculada por ninguna de las Actas a que pueden estar vinculadas la o las Partes Contratantes respecto de las cuales el nuevo titular cumpla las condiciones para ser titular de un registro internacional (remítase a “Derecho a ser inscrito como nuevo titular”).

Regla 21.3) 

Petición irregular

Si la petición no cumple alguno de los requisitos aplicables, la Oficina Internacional notificará el hecho al titular y, si la petición fue presentada por una persona que afirma ser el nuevo titular, a esa persona.

Regla 21.4)

La irregularidad en la petición de inscripción de un cambio en la titularidad podrá subsanarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado.  Si la irregularidad no se subsana en ese plazo de tres meses, la petición será desestimada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una persona que afirma ser el nuevo titular, a esa persona, y reembolsará las tasas abonadas, previa deducción del importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes.

Regla 21.5)

Cambio parcial en la titularidad – numeración

La cesión u otro tipo de transferencia del registro internacional referente únicamente a varios de los dibujos o modelos industriales, o únicamente a varias de las Partes Contratantes designadas, se inscribirá en el Registro Internacional con el número del registro internacional del que se haya cedido o transferido de algún modo una parte.  En dicho caso, toda parte cedida o transferida de algún otro modo será cancelada con el número del registro internacional original y se inscribirá en un registro internacional aparte.  Este otro registro internacional llevará el número del registro internacional del que se haya cedido o transferido de algún modo una parte, junto con una letra mayúscula.

Regla 21.7)

Fusión

Cuando la misma persona pase a ser titular de dos o más registros internacionales como resultado de un cambio parcial en la titularidad, podrá solicitar que se fusionen los registros.  A ese respecto, los requisitos relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad (remítase a “Cambio en la titularidad”) se aplican mutatis mutandis a la petición de inscripción de fusiones.

Regla 21.8)

 El registro internacional dimanante de la fusión llevará el número del registro internacional del que se haya cedido o transferido de otro modo una parte, junto con una letra mayúscula cuando proceda.

Inscripción, notificación y publicación

Si la petición reúne las condiciones aplicables, la Oficina Internacional inscribirá sin demora el cambio en el Registro Internacional y lo notificará al nuevo titular y al anterior.

Regla 21.6)a)

La Oficina Internacional publicará en el Boletín los datos pertinentes relativos al cambio en la titularidad y las fusiones.

Regla 26.1)iv)

Efecto de la inscripción de un cambio en la titularidad

La inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional produce el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina.  Sin embargo, en el Artículo 16.2) del Acta de 1999 se prevé una posible excepción, a saber, que una Parte Contratante podrá notificar al Director General de la OMPI en una declaración que la inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional no tendrá efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina de esa Parte Contratante haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración.

60 Artículo 7.1)b)99 Artículo 16.2)

Certificado de transferencia respecto de una Parte Contratante designada que haya efectuado una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999)

Como se indica anteriormente, una Parte Contratante podrá formular una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de 1999 en el sentido de que una inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional no tendrá efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración.  De ello se desprende que, si la inscripción de un cambio en la titularidad guarda relación con la designación de una Parte Contratante que haya formulado la declaración mencionada anteriormente, el titular deberá preparar las declaraciones o documentos mencionados en la declaración y presentarlos a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, a fin de aliviar la carga de los titulares de registros internacionales se ha establecido el documento titulado “Certificado de transferencia por contrato de registro(s) internacional(es) de dibujos o modelos industriales respecto de una o varias Parte(s) Contratante(s) designada(s) que
haya(n) efectuado una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999)” y la Asamblea de la Unión de La Haya adoptó la siguiente recomendación en su trigésimo cuarto (15º extraordinario) período de sesiones de 2014:

“La Asamblea de la Unión Particular para el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Unión de La Haya),

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominada “el Acta de Ginebra”), que prevé que una Parte Contratante en el Acta de Ginebra podrá notificar al Director General, en una declaración, que la inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional no producirá el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina de la Parte Contratante en cuestión hasta que la Oficina de esa Parte Contratante haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración,

recomienda que, cuando a los fines de cumplir un requisito especificado en tal declaración, se inscriba en el Registro Internacional un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada que haya efectuado una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra, si

a)    el “certificado de transferencia por contrato de registro(s) internacional(es) de dibujos y modelos industriales respecto de una o varias Parte(s) Contratante(s) que haya(n) efectuado una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de Ginebra” (en adelante denominado “certificado de transferencia”), establecido por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (en adelante denominada “Oficina Internacional”), se presenta a la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión por conducto de la Oficina Internacional en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional de conformidad con las Instrucciones 204 y 205 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya, o

b)    el certificado de transferencia se presenta a la Oficina de la Parte Contratante en cuestión directamente,

esa Oficina acepte el certificado de transferencia con el mismo efecto de una declaración o documento que se presentara a los mismos fines en virtud de la legislación de la Parte Contratante en cuestión.”

Cabe observar asimismo que únicamente se deberá recurrir al Certificado de Transferencia en caso de un cambio en la titularidad del registro o registros internacionales por contrato.  En el sitio Web de la OMPI se publicará una lista de las Oficinas de las Partes Contratantes que estén en condiciones de cumplir la recomendación, junto con el Certificado de Transferencia.

Denegación de los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad emitida por la Oficina de una Parte Contratante designada

Como se ha indicado anteriormente, las Partes Contratantes pueden realizar una declaración en virtud del Artículo 16.2) del Acta de 1999, en el sentido de que la inscripción en el Registro Internacional de un cambio en la titularidad no tendrá efecto en dicha Parte Contratante hasta que la Oficina de ésta no haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración.

Regla 21bis

Además, en virtud de algunas normativas nacionales/regionales, en determinadas situaciones no se permite la inscripción de un cambio parcial en la titularidad.  Ese es, por ejemplo, el caso, en determinadas jurisdicciones, en las que se considera que un conjunto de dibujos o modelos industriales constituye un solo dibujo o modelo industrial, es decir, que todos los dibujos o modelos que pertenecen al mismo conjunto obtienen protección jurídica como una unidad y no de forma separada.  Por consiguiente, todos los dibujos o modelos industriales que constituyen el conjunto sólo podrán transferirse al mismo cesionario en un mismo acto.  Ese es también el caso en determinadas jurisdicciones, en las que se contempla un sistema de “dibujos o modelos similares” o “dibujos o modelos conexos”.  Los dibujos y modelos industriales inscritos en virtud de esa condición particular sólo pueden transferirse todos juntos en un mismo acto.

Según lo descrito anteriormente, si en virtud de la legislación nacional/regional no se autoriza determinado cambio en la titularidad, la Oficina de la Parte Contratante en cuestión podrá declarar que el cambio en la titularidad inscrito en el Registro Internacional no tendrá efecto en dicha Parte Contratante.

Regla 21bis.1)

Dicha declaración debe ser enviada por la Oficina a la Oficina Internacional en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del cambio en la titularidad o dentro del plazo de denegación aplicable, debiéndose aplicar el plazo que venza más tarde.  En la declaración se indicarán i) las razones por las que el cambio en la titularidad no tiene efecto, ii) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, iii) los números de los dibujos o modelos afectados por la declaración, si la misma no se refiere a todos los dibujos o modelos que son objeto del cambio en la titularidad, y iv) si la declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

Regla 21bis.2) y 3)

Tras su recepción, la Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional y notificará en consecuencia al titular anterior (el cedente) y al nuevo titular (el cesionario).  La Oficina Internacional modificará también el Registro Internacional de modo que la parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración se inscriba en un registro internacional separado a nombre del titular anterior (cedente).  La Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular anterior (cedente) y al nuevo titular (cesionario).

Regla 21bis.4)

Toda retirada de una declaración de denegación emitida de conformidad con la presente regla será notificada a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional, modificando este último en consecuencia, y notificará en consecuencia al titular anterior (cedente) y al nuevo titular (cesionario).

Regla 21bis.5)

La Oficina Internacional publica los datos pertinentes relativos a las declaraciones de denegación de los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad y las retiradas de dichas declaraciones.

Regla 26.1)ix)

El siguiente ejemplo es ilustrativo de la forma en que funciona esta regla: en un registro internacional determinado se designa a las Partes Contratantes A y B del Acta de 1999, habiendo la Parte Contratante A formulado la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999.  En el Registro Internacional se inscribe un cambio total en la titularidad del registro internacional del titular X al nuevo titular Y.  Transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de la inscripción de dicho cambio en la titularidad, la Oficina Internacional recibe de la Oficina de la Parte Contratante A la declaración en el sentido de que el cambio en la titularidad no surte efectos en dicha Parte Contratante.  La Oficina Internacional inscribirá dicha declaración en el Registro Internacional y notificará en consecuencia al titular anterior (el cedente) y al nuevo titular (el cesionario), de conformidad con el párrafo 4) de dicha Regla.  Conforme a dicho párrafo, la Oficina Internacional remplazará el cambio total en la titularidad por un cambio en la titularidad con respecto a la Parte Contratante B, dando lugar esta modificación a la creación de un nuevo registro internacional a nombre de X con respecto a la Parte Contratante A.  De conformidad con el principio general establecido en la Regla 21.7), relativa a la inscripción de un cambio parcial en la titularidad, el nuevo registro internacional llevará el nombre del registro internacional original, junto con un letra mayúscula.  En el caso de una nueva decisión de retirar la declaración de denegación anteriormente mencionada en la Parte Contratante A, se deberá notificar dicha decisión a la Oficina Internacional conforme a lo dispuesto en el párrafo 5) de la Regla 21bis.  Seguidamente, la Oficina Internacional modificará el nombre del titular del nuevo registro internacional de X (el titular anterior) a Y (el nuevo titular) y notificará, en consecuencia, tanto al anterior como al nuevo titular.  La Oficina Internacional procederá seguidamente a fusionar esos dos registros internacionales para ponerlos a nombre de Y (el nuevo titular) e informará al nuevo titular (cesionario) en consecuencia.

Reglas 21bis y 21(7)

Regresar al Indice