بيرو

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA

CASACIÓN N° 1631 - 2011

LIMA

Lima, once de marzo de dos mil catorce.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-

VISTOS: Con el acompañado; la causa número mil seiscientos treinta y uno – dos mil once; con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo. En Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y; producida la votación con arreglo a la Ley se ha emitido la siguiente sentencia:

1. RECURSO DE CASACIÓN:

Se trata del recurso de casación interpuesto por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta obrante a fojas setecientos treinta y cinco del expediente principal, contra la sentencia de vista dictada el cinco de agosto de dos mil diez por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, obrante a fojas setecientos quince, que resuelve confirmar la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston Sociedad Anónima Abierta y otros.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha veintiséis de diciembre de dos mil once, obrante a fojas ciento veinte, este Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, por infracción normativa del artículo 136, inciso h) de la Decisión N° 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Alega la empresa denunciante que la Sala Superior no interpreta correctamente lo dispuesto en la norma en referencia, ni la protección especial que merece toda marca notoria, sustentando su fallo en la existencia de una supuesta limitación en el alcance de la protección de las marcas notorias, y la negación de la existencia de los riesgos de confusión y dilución que se ha denunciado. Señala además, que incurre en error al establecer que solo las marcas de fantasía merecerían la especial protección prevista en la norma denunciada, distinguiendo las marcas notorias pese a que dicha norma otorga a todas el mismo tratamiento con la sola condición de que hayan alcanzado tal calidad, estableciendo su protección con independencia del principio de especialidad; añade que la norma denunciada debe interpretarse en el sentido de otorgar automáticamente a la marca notoria la protección reforzada que merece, por ostentar dicha condición, debiendo denegarse por consiguiente, el registro de un signo idéntico o semejante a otro notoriamente conocido, independientemente de que se trate de una marca de fantasía o no y cualquiera que sea el producto o servicio al que se aplique dicho signo, pues el hecho de que la palabra “CRISTAL” tenga un significado en el idioma castellano no restringe su derecho a impedir que terceros la utilicen como marca.

3. CONSIDERANDO:

PRIMERO: A través del proceso contencioso administrativo, este Supremo Tribunal controla jurídicamente las actuaciones de la administración pública, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, siendo que la finalidad de dicho proceso es que el Juez declare la nulidad de tales actos, en resguardo de los derechos fundamentales a un debido procedimiento administrativo y a un debido proceso, y de los principios de integración, de igualdad procesal, de favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio, entre otros.

SEGUNDO: Según se aprecia de fojas doscientos treinta, el presente proceso es iniciado con motivo de la demanda contencioso administrativa formulada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional: a) Declare la nulidad o ineficacia de la Resolución N° 0817-2006/TPI-INDECOPI, dictada el veintidós de junio de dos mil seis por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que confirmó la Resolución N° 977-2006/OSD-INDECOPI, expedida el treinta de enero de dos mil seis, por la cual se otorgó el registro de la marca de producto CRISTALPLANT solicitado por Natura Cosméticos Sociedad Anónima; b) Se declare la nulidad o ineficacia de la Resolución N° 977-2006/OSD-INDECOPI, expedida el treinta de enero de dos mil seis por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, que declara infundada la oposición formulada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta y procede a inscribir en el Registro de Marcas de Productos a favor de Natura Cosméticos Sociedad Anónima la marca constituida por la denominación CRISTALPLANT para distinguir agua de tocador, agua de colonia, de lavanda, aceites esenciales, aceites de trementina, aceites de limpieza, entre otros productos, y c) Como consecuencia de la declaración de nulidad o ineficacia de las resoluciones administrativas mencionadas, se declare fundada la observación formulada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, en consecuencia se deniegue el registro de la marca de producto constituida por la denominación CRISTALPLANT, cancelándose el registro que hubiere sido concedido a Natura Cosméticos Sociedad Anónima.

TERCERO: Para sustentar esta pretensión, la demandante señala que, con fecha catorce de abril de dos mil cuatro Natura Cosméticos Sociedad Anónima solicitó el registro de la marca de producto CRISTALPLANT para distinguir productos de la Clase 03 de la Nomenclatura Oficial  esto es, agua de tocador, colonia, lavanda, aceites esenciales, trementina, aceites etéreos, de limpieza, para uso cosmético, para perfumes y aromas, de tocador, esencia cítrico, jazmín, aceite y jabón de almendras, jabones de tocador, desodorante, cosméticos, kits cosméticos, sales para el baño, algodón, hisopos de algodón, enjuagues bucales y etc. Con fecha doce de agosto de dos mil cuatro, señala, la actora formuló observación al registro de la marca CRISTALPLANT, por ser titular de la marca notoria CRISTAL Clase 32 de la Nomenclatura Oficial, reconocida desde el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, merecedora de una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva, encontrándose dentro del supuesto previsto en el inciso h) del artículo 146 de la Decisión Nº 486 del Acuerdo de Cartagena.

CUARTO: Señala que el treinta de enero del dos mil seis, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI emite la Resolución N° 000977-2006/OSD-INDECOPI, declarando infundada la oposición e inscribe en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de Natura Cosméticos Sociedad Anónima, la marca de producto constituida por CRISTALPLANT en la clase 03 de la Clasificación Internacional. Contra esa resolución, el quince de febrero de dos mil seis, formula apelación, recurso que fue resuelto por la Sala del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI mediante Resolución N° 0817-2006/TPI-INDECOPI de fecha veintidós de junio de dos mil seis, que confirma la de primera instancia, otorgando el registro de la marca. Sostiene que la marca CRISTAL es utilizada desde el dos de junio de mil novecientos veintidós constituyendo una de las marcas con mayor inversión publicitaria; por tanto, puede concluirse de manera indiscutible que dicha marca es notoriamente conocida, siendo además reconocida por INDECOPI; encontrándose dentro del ámbito de protección señalado en el inciso d) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 823, esto es, no puede registrarse una marca que constituya una reproducción, limitación, traducción o transcripción total o parcial de ésta, siéndole aplicable la excepción del principio de especialidad, es decir, no importa que se trate de productos de distinta clase de la Nomenclatura Oficial, pues igual recibirán protección. Concluye que el cuestionamiento al registro de la marca controvertida, se sustenta en el riesgo de dilución de su marca notoriamente conocida CRISTAL, es decir, de perder la mayor parte de su magia y su poder de atracción.

QUINTO: Que, mediante resolución dieciocho de fecha veintiocho de abril de dos mil ocho, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve declarar infundada la demanda, considerando que si bien mediante Resolución N° 5359-95-INDECOPI/OSD de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, determinó que la notoriedad de la marca CRISTAL, había sido acreditada, confirmada mediante Resolución N° 229-96-INDECOPI/TRI de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis, en la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, ratificó la calidad notoriamente conocida de la marca CRISTAL; haciendo una comparación entre la marca notoriamente conocida (CRISTAL) y el signo solicitado (CRISTALPLANT), se aprecia que solo una porción del signo solicitado coincide con el único elemento que conforma el signo notoriamente conocido, por lo que no se encontraría ante un supuesto de trascripción total de un signo notorio.

SEXTO: Asimismo, la Sala Superior analiza si el registro de la marca solicitada causa: 1) Riesgo de confusión o de asociación; 2) Aprovechamiento injusto o indebido del prestigio de la marca notoria; o, 3) Riesgo de dilución. En ese sentido, refiere que no se acredita riesgo de confusión o de asociación, porque las marcas en conflicto distinguen productos distintos; son productos de distinta naturaleza y de diferente finalidad, no son productos que compiten entre sí en el mercado, razón por la que no se encuentran dirigidos al mismo público consumidor; asimismo, no se trata de productos sustitutos, complementarios, ni de utilización conjunta. Con relación al riesgo de dilución de la marca notoria, ello no se da en el caso sub materia, puesto que ambas marcas distinguen productos diferentes, de clases distintas, tal es así, que al escuchar o apreciar la denominación CRISTAL, el consumidor evocara a la cerveza y a su origen empresarial, lo mismo sucederá con la denominación CRISTALPLANT, sus productos y su origen empresarial. Concluye, señalando que el registro de la marca CRISTALPLANT no resulta atentatoria contra los atributos que confiere a la actora la notoriedad de la marca CRISTAL al no existir riesgo de confusión, dilución o importe un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria; concluir lo contrario implicaría desconocer el prestigio y posicionamiento en el mercado nacional de Natura Cosméticos de Brasil solicitante del registro de la marca en cuestión; asimismo implicaría soslayar notorias diferencias fonéticas y gráficas entre ambas marcas, pues la pronunciación difiere del de la marca CRISTAL, por consiguiente, es posible la coexistencia de ambas marcas en el mercado sin riesgos de confusión en el consumidor, ni aprovechamiento de la reputación de la marca notoria y de los consecuentes beneficios que ello conllevaría, por tanto se concluye que el registro de la marca CRISTALPLANT no se encuentra incursa en la prohibición prevista en el artículo 136, inciso h) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

SETIMO: Que, interpuesto recurso de apelación, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha cinco de agosto de dos mil diez, obrante a fojas setecientos quince, confirma la decisión de primera instancia que declara Infundada la demanda, al efectuar el análisis del literal h) del artículo 136 de la Decisión Nº 486; en ese sentido, considera que, respecto al riesgo de confusión, que pese a existir cierta similitud grafica y fonética entre la marca notoria CRISTAL y la marca solicitada CRISTALPLANT, la distinción radica en el significado de la palabra CRISTAL y en los productos que la marca cuestionada pretende diferenciar; afirma que la marca CRISTAL no es en estricto una marca de fantasía, toda vez que la palabra CRISTAL tiene diversos significados en el idioma español, los cuales hacen referencia a transparencia, pureza, lucidez, etc; características que de modo alguno pueden ser exclusivas del producto cerveza; además señala que la marca notoria CRISTAL distingue cerveza y demás contemplados en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial a diferencia de la marca solicitada CRISTALPLANT que pretende distinguir productos de la clase 3 (agua de tocador, agua de colonia, agua de lavanda, entre otros). En cuanto al riesgo de dilución, asevera que no se puede contemplar, pues el consumidor no va a relacionar el producto de tocador, de limpieza personal, de belleza CRISTALPLANT con la de cerveza CRISTAL, de manera que el eventual ingreso y permanencia en el mercado de la marca CRISTALPLANT no va a generar un desgaste en la fuerza distintiva y su potencia publicitaria o magnetismo comercial.

OCTAVO: Debemos resaltar que la marca es el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado y sirve fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros productos o servicios  de la  misma especie, constituye  un bien  inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional. En ese sentido, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, la marca confiere a su titular  el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica.

NOVENO: En el presente caso, la materia controvertida se centra en determinar si la marca CRISTALPLANT incurre en uno de los supuestos de hecho establecidos en la norma denunciada, inciso h) del artículo 136 de la Decisión N° 486, norma que establece los supuestos en los cuales se establece el impedimento para la inscripción de la marca; y por consiguiente si corresponde declararse la nulidad del registro de la marca otorgada. En ese sentido, la recurrente denuncia la infracción normativa del artículo 136, inciso h) de la Decisión N° 486; alegando que la Sala Superior no ha efectuado una correcta interpretación de lo dispuesto en la norma en referencia, ni la protección especial que merece toda marca notoria, sustentando su fallo en la existencia de una supuesta limitación en el alcance de la protección de las marcas notorias, y la negación de la existencia de los riesgos de confusión y dilución que se ha denunciado.

DÉCIMO: Que, el inciso h) el artículo 136 de la Decisión N° 486; establece la imposibilidad de acceder al registro como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo cuando su uso fuese susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial publicitario. Es menester tener en consideración que la protección de la marca notoria (en este caso CRISTAL, determinado así por las instancias de mérito) va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En ese sentido, la Decisión Nº 486, establece que la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. Ello implica que el Juzgador en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, evaluará de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión Nº 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: i) El riesgo de confusión; ii) El riesgo  asociación, iii) El riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo; y iv) El riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria. Razón por la cual debe determinarse si el A quem ha cumplido con efectuar el análisis debido.

DÉCIMO PRIMERO: Que, de la revisión de la Sentencia de vista, a fojas setecientos quince se advierte que al analizar la marca CRISTALPLANT y la marca notoria CRISTAL, la Sala Superior, concluye que solo una porción del signo solicitado CRISTALPLANT coincide con el único elemento que conforma el signo notoriamente conocido denominado CRISTAL, debiéndose analizar si respecto del signo solicitado se presentan los demás elementos recogidos en el literal h del artículo 136 de la Decisión Nº 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por otro lado, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica; pudiendo ser asimiladas ambas a la figura de riesgo de confusión indirecta. En autos, este Supremo Tribunal advierte que la Sala Superior arriba a un análisis correcto al determinar que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir la marca CRISTALPLANT, correspondiente a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial y los productos que distingue la marca notoria CRISTAL, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, esto no solo por la diferente naturaleza y finalidad (que uno constituya productos para el aseo y limpieza, así como productos de tocador, cosméticos y para el cuidado personal, y el otro, distinga una bebida hecha a base de cebada y con contenido alcohólico), sino porque ambos productos son diametralmente distintos lo cual elimina toda posibilidad de confusión en un consumidor medio, además que son productos que no se expenden en un mismo negocio o centro comercial.

DÉCIMO TERCERO: En cuanto al riesgo de dilución, se entiende que es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En ese sentido, consideramos correcto el criterio esbozado por la Sala de merito al establecer que este supuesto de hecho no se puede contemplar, pues el consumidor no va a relacionar el producto de tocador, de limpieza personal, de belleza CRISTALPLANT con la cerveza CRISTAL, de manera que el eventual ingreso y permanencia en el mercado de la marca CRISTALPLANT no le va a generar desgaste en la fuerza distintiva y su potencia publicitaria o magnetismo comercial. 

DÉCIMO CUARTO: Por último, el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo, hace referencia a la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En este caso concreto, se advierte que no se ha acreditado el supuesto anotado, vale decir, que Natura Cosméticos Sociedad Anónima pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria CRISTAL en beneficio de sus propios productos; siendo además necesario señalar que la imagen de una cerveza la cual el público asocia con la marca notoria, no se puede transferir a los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, que se pretende distinguir con el signo cuyo registro se solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

DÉCIMO QUINTO: En consecuencia, habiéndose determinado en sede de instancia que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario de la marca CRISTAL, esta Sala Suprema considera correcto el criterio asumido por la Sala Superior al concluir que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486. Siendo ello así, no se advierte que, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al otorgar el registro de la marca solicitada por Natura Cosméticos Sociedad Anónima, haya infringido el artículo 136, literal h) de la Decisión Nº 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por tales consideraciones: declararon INFUNDADO recurso de casación interpuesto por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta obrante a fojas setecientos treinta y cinco del expediente principal, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha cinco de agosto de dos mil diez por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, obrante a fojas setecientos quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston Sociedad Anónima Abierta contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otros; sobre proceso contencioso administrativo; y; los devolvieron. Juez ponente: Vinatea Medina.

S.S.

SIVINA HURTADO

WALDE JÁUREGUI

ACEVEDO MENA

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZCmp/Rcp