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Entrada N°: 75794-2025

Proceso de Oposición a la solicitud de Registro No.303001-01 de la marca “HEDYBEAUTY”, en clase 3 Internacional propuesto por la sociedad HUDA BEAUTY LIMITED en contra de DISTRIBUIDORA ODEL, S.A.

Mgdo. Ponente: Luis A. Camargo V.

Sentencia apelada

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025) 

VISTOS:

    Cursa ante este Tribunal de alzada, en grado de apelación, el presente expediente contentivo del Proceso de Oposición a la solicitud de Registro No.303001-01 de la marca “HEDYBEAUTY”, en clase 3 Internacional propuesto por la sociedad HUDA BEAUTY LIMITED en contra de DISTRIBUIDORA ODEL, S.A.

      El Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió la primera instancia, mediante la Sentencia No.17-25 de veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), pero dicha resolución fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado por el apoderado judicial de la parte demandante, tal y como consta a (Secuencial 122) del expediente electrónico.

     El medio impugnativo fue concedido por la Juez A-Quo en el efecto suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia de veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025), que reposa a Secuencial 136 del expediente digital, todo lo cual motivó que el presente expediente ingresara a esta Superioridad.

SANEAMIENTO

     En virtud de lo preceptuado en el artículo 1151 del Código Judicial, es deber del Tribunal de segunda instancia, decretar el saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el Juzgador de primera instancia que puedan implicar contravenciones a la normativa procesal y que tengan el efecto de causar nulidades procesales. En lo que respecta al presente proceso, no se advierten actividades procesales del operador judicial de la actuación primaria o de las partes que den lugar a la activación de esta figura.

     Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo ello con apego a los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.

     Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante providencia de dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025), fundamentada en el artículo 193 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, se concedió al recurrente el término de cinco (5) días para que sustentara su alegato y, cinco (5) días a la contraparte para que se opusiera (fs.4); contándose con los escritos de sustentación de la apelación y oposición a la misma, tal y como se observan a fojas 6 a 41 del infolio.

DECISIÓN DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA

     La Sentencia No.17-25 de veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025) (Secuencial 110), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió: 

“En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del Proceso de Oposición al registro de la Solicitud No. 303001-01, correspondiente a la marca HEDYBEAUTY, en clase 3 internacional, instaurado por HUDA BEAUTY LIMITED, contra DISTRIBUIDORA ODEL, S.A., NIEGA la pretensión de la parte actora.

En consecuencia, SE ORDENA continuar con el registro de Solicitud No.303001-01, correspondiente a la marca HEDYBEAUTY, en clase 3 internacional, presentada por la demandada DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.

OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.

SE EXONERA a la parte demandante HUDA BEAUTY LIMITED del pago de costas, por su actuar de buena fe.

CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retiren las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.

Regúlese por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.

Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del presente expediente judicial electrónico, previa anotación de su salida en el libro respectivo.”

      Señala la sentencia de primera instancia que, se analizó el caso conforme a la legislación nacional en materia de propiedad industrial (Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, y el Decreto Ejecutivo No.85 de 2017), así como tratados internacionales como el Convenio de París, la Convención Interamericana de 1929 y el Acuerdo ADPIC, dado que ambas partes están sujetas a estas normas internacionales y es deber del tribunal aplicarlas conforme al artículo 4 de la Constitución panameña, puesto que, la sociedad demandante HUDA BEAUTY LIMITED, argumenta que su marca HUDABEAUTY es muy similar a la marca “HEDYBEAUTY” presentada por DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. y que ambas amparan productos en la misma clase 3 internacional; además, quedó demostrada la representación legal de la demandante en Ecuador y de la demandada en Panamá, mediante certificaciones oficiales correspondientes.

     Añade la sentencia apelada que, el objetivo de estos procesos es prevenir la confusión en el mercado debido a la similitud entre marcas registradas; por tanto, se presentaron pruebas que demostraron la titularidad de la marca "HUDABEAUTY Y DISEÑO" en Panamá, mediante Certificado de Registro No.264495-01 desde el 5 de marzo de 2018, en clase 3 internacional, Europa, mediante Certificado de Registro EUIPO No.015755549 de 19 de diciembre de 2016, en las clases 3, 9, 34, 41 y 44, México, mediante Certificado de Registro No.1743752 de 11 de noviembre de 2016 y Estados Unidos, mediante Certificado de Registro No.5,459,220 en las clases 3 y 35 desde el 1 de mayo de 2018, además, constan visitas realizadas a sitios web que publicitan dicha marca y también, se adjuntaron copias simples de la solicitud de registro de la marca "HEDYBEAUTY” presentada por la sociedad DISTRIBUIDORA ODEL, S.A., y las conclusiones del examinador sobre su registro; por lo que, se concluyó que la actora está legitimada para oponerse al registro de marcas similares, dado que ha demostrado su derecho preferente sobre su marca registrada "HUDABEAUTY"; igualmente, la demandada también tiene legitimación pasiva al haber solicitado el registro de la marca “HEDYBEAUTY”, además, de ser titular de la marca “HUDABABY” en Panamá, mediante el Certificado de Registro No.292001 de 22 de octubre de 2021; por lo que, ambas partes presentaron pruebas de sus registros de marcas en Panamá y en otros países, incluyendo muestras físicas de productos.

     Adiciona la sentencia que, se analizaron las contradicciones y coincidencias en los acuerdos sobre la protección de los derechos de Propiedad Industrial, como el "Principio del Trato Nacional" del Artículo 2 del Convenio de París, que busca superar barreras impuestas por la extranjería en la protección de estos derechos, el artículo 96 de la Ley No.35 de 1996, que preceptúa que, el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso y el derecho a su uso exclusivo por su registro, de allí que, siguiendo el mandato legal, el derecho prioritario corresponde a la demandante HUDA BEAUTY LIMITED, quien cuenta con el registro de su marca desde 2016, por ser esta la más antigua; también se señaló el artículo 98 del mismo texto legal, que establece que, para oponerse al uso y registro de una marca, es necesario tenerla registrada o demostrar su uso previo. Las normas prohíben la coexistencia de marcas similares que pretendan proteger productos de la misma clase y se hace cita de criterios doctrinales para comparar las marcas.

     También señala la sentencia apelada que, la similitud entre marcas puede manifestarse en aspectos fonéticos, visuales, ortográficos o conceptuales. Sin embargo, las marcas deben cumplir con requisitos de novedad, originalidad y distintividad; por lo que, la evaluación de las marcas debe hacerse de manera integral, considerando todos sus elementos y no solo uno en particular, para determinar si existe confusión que pueda afectar su valor comercial. En el caso específico de las marcas “HUDABEAUTY Y DISEÑO” de la demandante y “HEDYBEAUTY” de la demandada, se señaló que comparten la terminación "BEAUTY", lo que genera un parecido significativo en su pronunciación y, al no existir desmembramiento de los signos, se concluyó que no hay suficiente similitud para causar confusión entre los consumidores, ya que ambas marcas están compuestas por nombres personales poco comunes.

     Concluye la sentencia apelada que, el estudio marcario realizado obedece a que el ser humano tiene la tendencia de asociar los productos a un signo en especial y a cómo los consumidores tienden a asociar productos con marcas específicas, lo que puede dificultar su capacidad para distinguir entre diferentes opciones si las marcas son parecidas; sin embargo, la ley establece normas para prevenir conflictos entre marcas similares, buscando proteger la originalidad y singularidad de cada signo distintivo; pero del análisis se concluyó que no existe sustitución entre “HUDABEAUTY” y “HEDYBEAUTY”, ya que las consumidoras no confundirían estas marcas, corroborando la relevancia del registro previo de “HUDABABY”, ya que, ambas marcas consisten en nombres propios, en idiomas diferentes, que aun cuando parezcan de fantasía, no representan un idioma conocido, común, consideradas de fantasía lo que advierte su origen; esta distinción es crucial tanto para los propietarios de las marcas, quienes buscan proteger su activo económico y evitar la competencia desleal, como para los consumidores, quienes deben poder elegir productos sin confusiones; por lo que, la marca “HUDABABY” es una marca registrada y comercializada por la demandada, y aunque ambas marcas pertenecen a la misma clase internacional (clase 3), el tribunal concluyó que no hay riesgo de confusión entre ellas, pues, los consumidores no serán engañados sobre la procedencia o características de los productos, ya que “HUDABEAUTY” es claramente diferenciable de HEDYBEAUTY. Por consiguiente, el tribunal decidió negar la pretensión de la parte actora y continuar con el registro de la marca “HEDYBEAUTY” presentada por DISTRIBUIDORA ODEL, S.A., considerando además que la acción de la demandante fue realizada de buena fe, por lo que no se le impusieron las costas de rigor.

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

     La firma forense JIMENEZ, MOLINO Y MORENO, apoderada judicial de la sociedad demandante HUDA BEAUTY LIMITED (fs.6-23), sustenta su apelación señalando que, Huda Kattan es una reconocida influencer de belleza con más de 54 millones de seguidores en Instagram y ha sido ampliamente reconocida por medios como Forbes, Time y Fortune. Además, protagonizó una serie en Facebook Watch y ha participado en acciones benéficas a través de su empresa HUDA BEAUTY; también manifiesta que los nombres “Heidi” (segundo nombre de Huda) y “Hedy” (de la marca HEDYBEAUTY) tienen una pronunciación muy similar, lo que habría generado confusión incluso en la sentencia analizada.

     Adiciona la recurrente que, “Hedy” no es un nombre propio, sino un adjetivo en inglés, y que el nombre alemán correcto sería “Heidi”, lo cual evidencia la similitud confusionista entre las marcas “HEDYBEAUTY” y los nombres de Huda Heidi Kattan, confundiendo inclusive al Tribunal, por lo que, resulta claro que la demandada pretende mantener registros de las marcas como “HEDYBEAUTY” y “HUDABABY” con el objetivo de aprovecharse de la fama de Huda Kattan y confundir al público, ya que también se dedica a la venta de cosméticos. Además, se argumenta que la fama de una marca se fundamenta en su posicionamiento, publicidad y reconocimiento, elementos que fueron probados en el expediente; se hace cita de doctrina nacional e internacional (incluyendo publicaciones de la OMPI) que establece que las marcas notorias deben recibir una protección más estricta y rigurosa frente a signos similares, especialmente cuando se refieren a los mismos productos o servicios.

     Señala la parte recurrente que, la sentencia impugnada afirma que no existe posibilidad de confusión entre los productos, alega que la marca “HUDABEAUTY” es "inconfundible"; sin embargo, precisamente por ser una marca notoria, “HUDABEAUTY” merece mayor protección frente a competidores que intenten aprovecharse de su prestigio, especialmente cuando se trata de productos similares en la misma clase, pues, las marcas “HEDYBEAUTY” y “HUDABABY” se asemejan significativamente tanto a HUDABEAUTY como al nombre de su creadora, Huda Heidi Kattan, por lo tanto, si la marca es realmente inconfundible, el tribunal debió rechazar el registro de “HEDYBEAUTY”, toda vez que, la sentencia reconoce que HUDA BEAUTY LIMITED tiene el mejor derecho sobre la marca “HUDABEAUTY”, ya que está debidamente registrada y en uso desde 2016 a nivel internacional, y desde 2018 en Panamá. Dado que este derecho ya ha sido plenamente reconocido, el único aspecto pendiente por determinar en el proceso es si existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.

       La recurrente señala que, la sentencia impugnada reconoce la similitud entre las marcas en disputa, dedicando un extenso análisis doctrinal y normativo al cotejo marcario y al riesgo de confusión y a pesar de citar correctamente los criterios doctrinales –como el análisis sucesivo, la importancia del recuerdo que deja la marca y la prioridad de las semejanzas sobre las diferencias–, la jueza de primera instancia incurrió en contradicciones al aplicar dichos criterios, puesto que, admite que las marcas presentan un “parecido considerable” en lectura y pronunciación, lo que evidentemente configura la similitud confusionista, por lo que, la decisión debió rechazar el registro de la marca y no permitir la continuación del trámite de registro debido a esa similitud confusionista.

Agrega la recurrente que, el análisis de la jueza de primera instancia por descomponer las marcas en partes, en lugar de evaluarlas como un todo fonético y gráfico, ambas marcas “HUDABEAUTY” y “HEDYBEAUTY”, comparten estructura similar: 10 letras, mismas consonantes (HDBTY) y orden vocálico parecido, lo que refuerza su similitud y aunque la sentencia reconoce un “parecido considerable”, concluye sin justificación que no hay riesgo de confusión. Además, “Hedy” no es un nombre, sino un adjetivo en inglés, y su uso busca deliberadamente parecerse a “Heidi” o “Huda” (nombres de la fundadora Huda Heidi Kattan) y la demandada aportó como prueba el Certificado de registro de la marca “HUDABABY”, lo que confirma su intención de intentar imitar a HUDA BEAUTY LIMITED mediante una estrategia marcaria que asemeja sus productos a los de la actora; asimismo, la marca “HUDABABY” es objeto de un proceso de nulidad, que también se encuentra radicado en el mismo Juzgado a quo.

Adiciona la parte recurrente que, hubo un error en la valoración de pruebas en la sentencia impugnada, particularmente en relación con el análisis de la marca “HEDYBEAUTY”, pues, la marca fue presentada como una sola palabra y legalmente no puede descomponerse para excluir el término “BEAUTY”, esto fue corregido por la examinadora de DIGERPI y ratificado posteriormente en una prueba de informe solicitada, en la que se explica claramente que ambas marcas “HEDYBEAUTY” como “HUDABEAUTY” son marcas de fantasía, por lo que debieron compararse como un todo, no desmembradas. Además de la valoración del certificado de registro de la marca “HUDABABY”, presentado por la demandada, existe una demanda de nulidad contra esa marca, presentada el 11 de diciembre de 2024, que el Tribunal a quo ya conocía.

Señala la recurrente que, desde el punto de vista conceptual, “HUDABABY” puede interpretarse como una versión infantil de la marca “HUDABEAUTY”, aumentando así el riesgo de asociación y confusión en el mercado, por lo que, la valoración probatoria hecha por el tribunal respecto a las muestras de los productos “HEDYBEAUTY” y “HUDABABY”, presenta errores, pues, se otorgó valor a un producto sin identificar titular, distribuidor, fabricante ni contar con registro sanitario; también se aceptó como prueba el uso de “HUDABABY” sin evidencia concreta, ya que las muestras presentadas eran incompletas y se aceptó nuevamente la tesis de “coexistencia consentida” a pesar de existir una demanda de nulidad activa contra “HUDABABY” en el mismo juzgado, que no fue considerada oportunamente. Además, las pruebas de comercialización son ineficaces, pues carecen de respaldo documental (facturas, recibos, registros) y no cumplen con la normativa sanitaria panameña, que exige registro del Ministerio de Salud para productos cosméticos. Por ello, dichas pruebas no deberían haberse considerado válidas. También, el tribunal no aplicó la figura de la prejudicialidad para esperar la resolución del caso “HUDABABY” antes de emitir el fallo. Esta marca ni siquiera ha sido defendida en el proceso de nulidad, ya que el Tribunal ha tenido que designar un Defensor de Ausente.

Concluye la recurrente indicando que, Huda Heidi Kattan es una de las influencers más reconocidas en el mundo de los cosméticos y su marca “HUDABEAUTY”, registrada desde 2016 y en uso internacional desde 2017, tiene prioridad sobre cualquier derecho alegado por la parte demandada; las marcas “HEDYBEAUTY” y “HUDABABY” reproducen el nombre de Huda Heidi Kattan y presentan una similitud ortográfica, fonética, visual y conceptual con “HUDABEAUTY”, lo que puede generar confusión en el consumidor. Por ello, solicita que se revoque la sentencia dictada por el Juzgado a quo, y se rechace el registro de la marca “HEDYBEAUTY”, con solicitud de Registro No.303001-01 en clase 3 y se ordene el archivo del expediente.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

     La firma forense MORAN IP, presenta su oposición al recurso de apelación, solicitando al Tribunal Colegiado que confirme íntegramente la sentencia emitida por el Juzgado de primera instancia, que negó la demanda de oposición presentada por HUDA BEAUTY LIMITED contra el registro de la marca “HEDYBEAUTY”, solicitado por DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. y se impongan las costas a la parte demandante.

     Señala la opositora que, la demandante recurrente cuestiona la sentencia porque no se reconoció la fama de la influencer Huda Kattan, alegando que su segundo nombre es Heidi y que esto generaría confusión con la marca de la empresa DISTRIBUIDORA ODEL, S.A.; sin embargo, el tribunal de primera instancia indica que en la demanda original no se menciona a Huda Kattan ni se aporta prueba alguna de su vínculo con la sociedad demandante ni de la fama de la marca HUDA BEAUTY. Además, el poder legal fue otorgado por una persona ecuatoriana, no por Huda Kattan. Por tanto, no es procedente otorgar protección legal basada en hechos no incluidos en la demanda, según lo establece el artículo 991 del Código Judicial, y el Juzgado a quo reitera que la carga de la prueba recae en la parte demandante, según lo establece el artículo 784 del Código Judicial y la sociedad demandante no logró demostrar la notoriedad de sus marcas ni su uso en el mercado panameño, requisito fundamental para que se reconozca fama o renombre según la Ley 35 de 1996 y su reforma. Además, intentan vincular la marca “HUDA BEAUTY” con el nombre de una persona natural (“HUDA KATTAN”), lo cual es inválido porque la marca demandada es “HEDYBEAUTY”, nombre distinto y sin relación con “HUDA”, por lo tanto, el tribunal aclaró que no hay riesgo de confusión para el consumidor, y que la juez de primera instancia actuó correctamente al basar su fallo en la falta de pruebas presentadas por la demandante y en el respeto al principio de carga de la prueba.

     También señala la opositora que, la juez de primera instancia no cometió errores al comparar las marcas en conflicto, ya que no encontró riesgo de confusión entre ellas, pues, las marcas se diferencian claramente por sus nombres de origen árabe (HUDA) y alemán (HEDY), además de que el término "BEAUTY" es común para productos cosméticos y no exclusivo de la demandante, por lo tanto, la Juez a quo valoró la prueba presentada y concluyó que no hay similitudes que generen confusión, ni la demandante acreditó que sus marcas sean notorias o famosas; por lo que, no se cumplen los requisitos legales para negar el registro a la marca demandada. Aunque reconoció el derecho prioritario de la demandante, eso no basta para probar el riesgo de confusión, que es necesario para denegar el registro de una marca, ya que, la Juzgadora realizó un análisis adecuado conforme a la doctrina y jurisprudencia vigente, y motivó correctamente su sentencia. Por tanto, la demandante incumplió su obligación de probar lo solicitado según el principio de la carga de la prueba (Onus Probandi).

     Adiciona la opositora que, la parte recurrente argumenta que su representada registró la marca “HUDABABY” para generar confusión con sus propias marcas, pero esta excusa fue rechazada porque la publicación y registro de “HUDABABY” ocurrieron en fechas en las que la recurrente podía haber actuado legalmente y no lo hizo. Además, la recurrente no mencionó que ha tolerado la coexistencia de otras marcas similares con el término "HUDA" en Panamá, sin haber tomado acciones legales contra ellas. Esto demuestra que la recurrente ha permitido la existencia de marcas parecidas, evidenciando su tolerancia y debilitando su argumento de confusión.

     Agrega la opositora respecto a la demanda de nulidad y cancelación del registro de la marca “HUDABABY”, que está en trámite y la recurrente no solicitó la acumulación de ambos procesos para un mejor manejo judicial. Además, la recurrente no reconoce la coexistencia con otras marcas similares que contienen “HUDA”, solo cuestiona la coexistencia con las marcas “HEDYBEAUTY” y “HUDABABY” de su representada DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. y dicha prueba fue presentada efectivamente para acreditar el uso real de la marca “HUDABABY” en el mercado y la apelante no presentó contrapruebas en la audiencia correspondiente.

    Finalmente, señala la opositora que, la recurrente insiste en la prejudicialidad y en la supuesta apresurada decisión judicial, cuando tuvo la oportunidad de pedir la acumulación de procesos; además, se aclaró que en la demanda no se mencionó ninguna relación entre la sociedad demandante (Huda Beauty Limited) y Huda Kattan, y según el artículo 991 del Código Judicial, la sentencia debe basarse en las pretensiones presentadas. Por tanto, el tribunal no podía darle valor a pruebas que no eran pertinentes ni relacionadas con los hechos del caso; en consecuencia, la demandante no cumplió con la carga de la prueba (onus probandi), pues no demostró el uso de su marca ni el riesgo de confusión entre los signos. Por ello, se solicitó que se confirmara la sentencia del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, emitida el 21 de marzo de 2025, y que se condenara a la demandante al pago de las costas judiciales.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA

     Corresponde a este Tribunal Colegiado la tarea de determinar si estuvo conforme a derecho la decisión de primera instancia en el presente proceso de Propiedad Industrial, mediante el cual se negó lo pedido por la parte actora y se accedió al registro de la marca “HEDYBEAUTY”, Solicitud de Registro No.303001-01, en clase 3 internacional.

     Como primer punto debemos establecer que las normas regulatorias aplicables a la solución de la presente controversia, están contenidas en la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, que regula la Propiedad Industrial en Panamá, modificada por la Ley 61 de 2012, el Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017, el Convenio de París y el Convenio ADPIC ambos ratificados por Panamá.

     El segundo punto a determinar, lo referente a la legitimación tanto de la parte actora como de la demandada tenemos que se presentaron como pruebas, Certificado de Registro No.264495-01 de 5 de marzo de 2018, de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO”, en clase 3 internacional en Panamá; Certificado de Registro de la Comisión Europea (EUIPO) No.015755549-01 de 19 de diciembre de 2016, de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO, en las clases 3, 9, 35, 41 y 44 internacional, debidamente autenticado por el Cónsul de Panamá en España con su traducción; Certificado de Registro No.1743752, de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO”, en la clase 3 internacional, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 11 de noviembre de 2016, apostillado y cuya verificación consta en el Acta Notarial de 29 de octubre de 2024; Certificado de Registro No.5,459,220, de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO”, en las clases 3 y 35 internacional, de los Estados Unidos de América, de 1 de mayo de 2018, apostillado y en idioma inglés; Acta Notarial de 29 de octubre de 2024 que contiene las visitas sitios web de internet y Prueba de Informe de (DIGERPI); todos en favor de la sociedad demandante HUDA BEAUTY LIMITED, con lo que se acredita su legitimación en la causa para demandar la oposición al registro de la marca “HEDYBEAUTY, con Solicitud No.303001-01 en clase 3 internacional presentada por DISTRIBUIDORA ODEL, S.A., conforme lo que exigen los artículos 98 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, y 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 98: Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o su cancelación, siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad.

Artículo 124: Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley. 

    Si bien el artículo 98 de la Ley, no exige tener registrada una marca para presentar una demanda de oposición, si exige que el demandante haya usado el signo con anterioridad; por su parte, la norma del Decreto Reglamentario, establece que para oponerse a la solicitud del registro de una marca, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, que puede comprobarse mediante el uso o el registro, que obviamente debe ser anterior a la solicitud de registro, salvo cuando se invoquen causales de prohibición de carácter absoluto en cuyo caso toda persona con capacidad jurídica y procesal y un interés jurídicamente relevante, se encuentra legitimada para demandar.

    Por su parte, la demandada ha presentado Certificado de Registro No.292001-01 de la marca “HUDABABY”, de 22 de octubre de 2021 y vigente hasta el 22 de octubre de 2031; Certificado de Registro No.259948-01 de 27 de julio de 2017, de la marca “HUDA” de propiedad de la sociedad LA LINDA INTERNACIONAL, S.A. vigente hasta el 27 de julio de 2027; Certificado de Registro No.295675-01 de 19 de abril de 2022, de la marca “HUGVA Y DISEÑO” de 19 de abril de 2022, de Propiedad de CUTIS, S.A., todas en clase 3 internacional y cajas de muestras originales de cosméticos labiales de la marca “HEDYBEAUTY”.

    El conjunto de normas anteriormente señaladas son de aplicación al presente proceso, en virtud de las circunstancias fácticas acreditadas en el mismo, esto es una solicitud de registro de la marca “HEDYBEAUTY”, en clase 3 presentada en la República de Panamá por la sociedad DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. y la existencia comprobada de los certificados de registro de las marcas “HUDABEAUTY Y DISEÑO” en la clase 3, en favor de la sociedad HUDA BEAUTY LIMITED obtenidos en Panamá y otros países signatarios de los convenios internacionales de protección de la propiedad industrial; por lo cual, también aplica la regla del Trato Nacional establecida en el artículo 2 del Convenio de París, que brinda protección a los titulares de las marcas registradas previamente en países miembros de dicho Convenio.

     En el presente caso, los productos que busca amparar la marca “HEDYBEAUTY” están contenidos en la clase 3 internacional, mientras que se ha comprobado que la demandante tiene registrada su marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO” en la misma clase 3 internacional; por lo que, se trata de productos relacionados que, como se señala en la sentencia, se refieren a “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”; por lo tanto, la correcta interpretación del numeral 9 del artículo 91 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, permite inferir la comprobación de las semejanzas o parecidos en los diferentes aspectos entre el signo que se pretende registrar y la otra marca ya usada, conocida o registrada, para distinguir servicios o productos iguales de la misma clase o similares.

     Sobre ello, la jurisprudencia de este Tribunal Superior ha determinado que:

“La protección legal de la marca ora de fábrica ora de comercio deviene del derecho que surge por su registro, dándole prioridad a aquél que la registre primero, sin soslayar los derechos que el uso en el mercado confieren, cuando no hay inscripción de por medio. Y es que la marca es “el vehículo de la competencia” (pag.7), según lo expresa JORGE OTAMENDI, en su obra “DERECHO DE MARCAS” (EDITORIAL ABELEDO-PERROT, 2ª Edición, Argentina), puntualizando que las mismas tienen funciones de indicadores de origen, de distinción entre productos y servicios, de garantía de la “calidad uniforme” (pág.10) del producto o servicio, y es el objeto de la publicidad del producto o servicio que se mercadea.

Véase que los derechos del propietario de la marca registrada con relación a la nueva marca en trámite de registro, se pueden resumir en un derecho cierto, que conlleva su incorporación definitiva al patrimonio de su titular; y un derecho de prelación o preferencia, respecto al propietario de la marca registrada con posterioridad, si ésta última no probase uso previo. Ello le confiere la mejor posición a su derecho de ser preferido frente a la concurrencia de otros, incluyendo la posibilidad de excluir totalmente segundo de ellos, de no acreditar éste último, un uso más antiguo que el primero, una vez resuelto el Proceso de Oposición, que podría ser propuesto.” (Proceso de Oposición al registro de la marca “Brahma”, propuesto por Stanton y Compañía, S.A. -VS- Compahnia Cervejaria Brahma. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz. 17 de marzo de 2000).

    Queda claro el reconocimiento de la jurisprudencia de este Tribunal Superior sobre el derecho de prioridad, indispensable para acceder al cotejo entre los signos y determinar las similitudes e identidades, así como entre los productos a efectos de aplicar la prohibición del riesgo de confusión establecida en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley No.35 de 1996.

    El registro de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO”, en Panamá, Europa, México y Estados Unidos, (secuencial 97), así como las pruebas aportadas mediante certificación notarial obtenidas de los sitio de internet:https://hudabeauty.com/en_PA/home, https://www.youtube.com/watch?v=hCRBsfazOJ0, https://www.youtube.com/watch?v=gmL6FjOVPAU, https://www.youtube.com/watch?v=Kr-Fh9upbgk, http://dicoppuportal.segob.gob.mx/registro/, demuestran el uso del signo “HUDABEAUTY” por la demandante y que resultan admisibles debido a que cumplen con la formalidad probatoria que exige el Código Judicial aplicable de forma supletoria para los procesos de propiedad industrial. Por ello se comprueba que el derecho de prioridad sobre el signo “HUDABEAUTY Y DISEÑO” lo tiene la sociedad demandante HUDA BEAUTY LIMITED que encuentra fundamento en el Convenio de París concretamente el artículo 2 que establece la regla del Trato nacional, que es la protección que las leyes de cada país miembro debe brindar a los nacionales de los otros países, ya que, el Convenio de París del cual es signatario Panamá, asume este principio y debemos reconocer que los registros de la marca “HUDABEAUTY Y DISEÑO” en Europa y México son de fecha anterior (19 de diciembre de 2016 y 11 de noviembre de 2016) a la Solicitud de Registro de la marca “HEDYBEAUTY” de 22 de marzo de 2023 y al Certificado de Registro de la marca “HUDABABY”, de 22 de octubre de 2021 en nuestro país.

    La regla del trato nacional, del Convenio de París amplía el ámbito de protección de las marcas y signos distintivos, ya que el carácter territorial de las leyes de propiedad industrial restringe el ejercicio de las demandas de oposición para titulares de registros en el extranjero cuando no puedan comprobar un uso o registro previo en el país en que se presenta la acción de oposición, por lo que, con los Convenios Internacionales el uso o registro anterior en otro país puede ser invocado como fundamento para la legitimación activa de la parte actora, pero también, como argumento de defensa de la parte demandada cuando compruebe tener un mejor derecho sobre el signo que pretende registrar acreditando el derecho de prioridad.

    Ha sido muy reiterada la posición de la jurisprudencia de este Tribunal Superior al indicar que la distintividad de la marca es una función esencial que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto, impidiéndole incurrir en confusiones con otros productos de otra procedencia; por lo que, esta función requiere que los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los ya existentes en dicho mercado, máxime tratándose de productos comprendidos en la misma clase.

     El cotejo de los signos “HEDYBEAUTY” y “HUDABEAUTY”, revela similitud y parecido entre los signos, aún descartando el sufijo “BEAUTY”, que no puede ser obtenido en exclusiva, ya que en su traducción al idioma español significa “belleza”, por lo que, se trata de una palabra de uso común que no puede ser monopolizada en el mercado, luego de lo cual el cotejo de las palabras “HEDY” y “HUDA”, refleja identidad en la letra “H” con la que inician las dos palabras y la letra “D”, además están compuestas de dos sílabas, las cuales comienzan con las mismas letras H y D, lo que acredita un alto grado de similitud confusionista en la proyección de las marcas; es por ello, que a juicio del Tribunal se comprueba el presupuesto establecido en el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, “Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona...”, lo anterior revela una similitud evidente en la confrontación de los signos lo que producirá un riesgo de asociación para los consumidores en esos mercados.

    Es importante resaltar que los argumentos planteados por las partes con relación a la marca “HUDABABY” no son de recibo por este Tribunal, toda vez que, la similitud, parecidos, derecho de prioridad, coexistencia, etc., son elementos ajenos a la discusión del presente proceso que se debe concretar a las marcas “HUDABEAUTY” y “HEDYBEAUTY” y no extenderse al signo “HUDABABY”. Sobre la similitud de los signos confrontados la jurisprudencia de este Tribunal Superior ha sido reiterada en señalar que, más allá de compartir algún elemento ortográfico el examen en conjunto también se utiliza para determinar las similitudes que pueden causar confusión en el público.

    El artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, invocado como fundamento de derecho en la demanda, señala que: “No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas: 9. “Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;” sobre lo cual debemos señalar que la confusión como circunstancia comprobable está sujeta a su ocurrencia, lo cual puede suceder una vez los productos amparados por las dos marcas se encuentren en el mercado; sin embargo la exigencia de la Ley sólo es que se acredite la posibilidad o probabilidad de confusión que pueda llevar al público consumidor a errores, equivocaciones o engaños ya que el riesgo de confusión “se presenta cuando se da identidad o semejanza entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea amparar con el nuevo registro” (Pachón Manuel y Avila Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda. Bogotá. 1995. Pág. 229).

     Otro presupuesto que exige el artículo 91, numeral 9 de la Ley marcaria, sobre el que debe detenerse el Tribunal en su análisis es la similitud o identidad entre los productos que en este caso se trata de aquellos contenidos en la clase 3 internacional; por lo que, las marcas buscan amparar productos contenidos en la misma clase, con lo que, ante la similitud entre los signos se puede producir la confusión. También de forma reiterada ha emitido decisiones sobre este punto este Tribunal Superior, señalando:

“Con relación a la objeción formulada por la apoderada apelante, en referencia a la similitud existente entre su marca y la marca de la demandante, esta Sala de Decisión es del criterio que existe similitud evidente y obvia entre los signos distintivos en disputa en el orden visual, fonético y lingüístico, habida cuenta que el simple cotejo y verificación sucesiva de las marcas nos indican dicha semejanza. También se puede concluir que de registrarse la marca “THEGAP Y DISEÑO”, ello generaría confusión en el público consumidor al momento de seleccionar su marca preferida. Esta situación, vista desde la panorámica económica de las empresas, mejoraría la posición de la marca censurada respecto al mercado en donde ya se ha posesionado el demandante, apoyando “THEGAP Y DISEÑO” su sustento existencial y progreso comercial bajo el “techo” del prestigio, reconocimiento y preferencia que ostentan los productos distinguidos con la marca “GAP”, sin pasar por alto que la marca THEGAP Y DISEÑO estaría aprovechándose de la publicidad que mantenga GP a sus productos.

Siguiendo con el tema de la similitud o confusión, es pertinente resaltar que la marca que se desea registrar (THEGAP Y DISEÑO) según la documentación aportada en el expediente, está destinada a amparar productos en la Clase 25 (vestidos, botas, zapatos y zapatillas); esto es, la misma clase en que está amparada los productos de la marca “GAT”, pretendiendo buscar el derecho del uso exclusivo en el territorio nacional”. (Proceso de Oposición al Registro de la Marca “Thegap y Diseño” propuesto por The Gap, Inc. -vs- Manhattan Global Trading, S.A. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz. Panamá, 6 de marzo de 1998).

      La reseña de los aspectos probatorios permite concluir el derecho de prioridad comprobado sobre su marca “HUDABEAUTY”, en clase 3 internacional de la demandante HUDA BEAUTY LIMITED con antelación a la solicitud de registro de la marca “HEDYBEAUTY”, de la demandada y los registros de dicha marca con posterioridad a las pruebas del registro de la demandante, así como la similitud ortográfica entre los signos “HUDABEAUTY” Y “HEDYBEAUTY”, en la misma clase 3 internacional lo cual refleja la posibilidad de riesgo de confusión en dicha clase para los compradores y consumidores; determina que se cumplen los presupuestos que exige la causal de prohibición de registros marcarios que establece el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012; razón por la cual se procederá a revocar la decisión de primera instancia y negar la solicitud de registro de la marca “HEDYBEAUTY”, por carecer de distintividad frente a la marca de la demandante, sin imposición de costas por el trámite de la primera instancia por estimar la buena fe de la demandada en sus actuaciones judiciales.

         En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la Sentencia No.17-25 de veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y, en consecuencia, NIEGA el registro de la marca "HEDYBEAUTY", Solicitud de Registro No.303001-01, en la clase 3 Internacional, dentro del proceso de Oposición propuesto la sociedad HUDA BEAUTY LIMITED en contra de la sociedad DISTRIBUIDORA ODEL, S.A. y comuníquese a la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) el resultado del proceso conforme al artículo 195 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012. 

        SIN COSTAS por el trámite de las dos instancias. 

        NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

MGDO. LUIS A. CAMARGO V. 

MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ

SUPLENTE ESPECIAL 

LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO

SECRETARIA JUDICIAL III