Parte IV: Gestión de los secretos comerciales

Temas tratados en esta Parte:

• Protección contra la apropiación indebida y la filtración de secretos comerciales

• Protección contra la contaminación con secretos comerciales de terceros

• Plan de protección de los secretos comerciales paso a paso y ejemplos

• Situaciones de alto riesgo de apropiación indebida o contaminación y salida y contratación de empleados

• Explotación estratégica y valoración de los secretos comerciales

1. Perspectiva general

Generalmente, para proteger su producción creativa e innovadora, las empresas se concentran en los derechos registrados de PI tradicionales, como las patentes o las marcas, o en otras formas de protección, como el derecho de autor. Sin embargo, la protección de los secretos comerciales puede ir más allá. Puede proteger casi cualquier información valiosa a un costo relativamente bajo. Casi todas las empresas cuentan con algún tipo de información objeto de secreto comercial, pero muchas de ellas simplemente desconocen sus activos. Pueden constituir secretos comerciales los procesos de fabricación, los compuestos químicos, los prototipos, el código fuente de los programas informáticos, las recetas alimentarias, el proceso de elaboración de un perfume, las listas de clientes, la información sobre la clientela y sus preferencias, los modelos de negocio y las estrategias de marketing.

Los secretos comerciales pueden proporcionar importantes beneficios a sus titulares de muy diversas maneras. Pueden brindar a su titular una ventaja sobre sus competidores. Este puede usarlos para efectuar cesiones, conceder licencias, obtener financiación pública y privada, atraer a inversores y compartirlos en una empresa conjunta. En algunos países también pueden dar acceso a desgravaciones fiscales.

Por lo tanto, los secretos comerciales son activos importantes para la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño o sector industrial. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, es necesario definirlos y protegerlos. En la práctica, ahí es donde entra en juego la gestión de los secretos comerciales.

El objetivo final de la gestión de los secretos comerciales es maximizar los beneficios que aportan a sus titulares con el fin de obtener y mantener una ventaja competitiva sobre los competidores.

Para ello, las empresas deben centrarse en cuatro áreas principales:

1. La protección frente a la apropiación indebida y la filtración de secretos comerciales. Para conservar el secreto y mantener la ventaja competitiva de la empresa, el titular de secretos comerciales debe instaurar mecanismos para controlar el acceso a la información confidencial.

2. La protección frente a la contaminación con secretos comerciales de terceros. Para evitar ser objeto de demandas por apropiación indebida de secretos comerciales presentadas por terceros, la información que llega a las empresas desde el exterior debe tratarse con mucha precaución.

3. La explotación estratégica de los secretos comerciales. Las empresas deben gestionar los secretos comerciales de forma que incrementen el valor de la compañía. Para ello es indispensable comprender cómo utilizar y aprovechar estratégicamente los secretos comerciales en la empresa.

4. La valoración de los secretos comerciales. Es importante conocer el valor de los secretos comerciales que poseen las empresas para tomar decisiones fundamentadas en materia de protección y de explotación de los secretos comerciales.

Figura 1. Representación gráfica de la gestión de los secretos comerciales

En este contexto, la Parte IV se estructura como sigue. La Sección 1 ofrece una perspectiva general de las cuatro áreas principales mencionadas. La Sección 2 brinda una serie de consejos para establecer un plan de protección de los secretos comerciales destinado a evitar la apropiación indebida y las filtraciones de secretos comerciales. La Sección 3 detalla cómo hacer frente a situaciones críticas específicas en las que existe un riesgo especialmente elevado de apropiación indebida y filtraciones (es decir, los riesgos de salida). La Sección 4 analiza la cuestión de la protección de la empresa frente a la contaminación con secretos comerciales de terceros. La Sección 5 señala determinadas situaciones en las que no pueden obviarse los riesgos de contaminación con secretos comerciales de terceros (es decir, los riesgos de entrada). La Sección 6 describe cómo pueden explotarse de manera estratégica los secretos comerciales y destaca la importancia de armonizar en todo momento el uso estratégico de estos con las necesidades de las empresas. Por último, la Sección 7 detalla los principios básicos de la valoración de los secretos comerciales.

1.1 La materia objeto de la gestión de los secretos comerciales

Es importante empezar aclarando la terminología. Aunque en el ámbito empresarial suelen utilizarse indistintamente las expresiones “secreto comercial” e “información confidencial”, en sentido estricto el primer término es un subconjunto del segundo. En general, la “información confidencial” es información que no es conocida públicamente y que su poseedor mantiene en secreto. Por tanto, abarca la información de carácter personal de un particular. La información confidencial solo se considerará secreto comercial si cumple los requisitos establecidos en la legislación nacional aplicable de cada país (muchos de los cuales suelen basarse en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC).

En general, se denomina secreto comercial a cualquier información confidencial que proporciona un beneficio económico al titular de secretos comerciales por tratarse de una información generalmente desconocida por la competencia y por los esfuerzos realizados por el titular para mantenerla en secreto. Los secretos comerciales pueden encontrarse en los lugares más insospechados de una empresa.

1.2 Protección frente a la apropiación indebida y la filtración de secretos comerciales

Para proteger los secretos comerciales, el titular debe establecer un plan de protección integral que aborde al menos dos cuestiones diferentes:

• Cómo proteger los secretos comerciales de la empresa para evitar filtraciones de secretos comerciales a través del personal y la apropiación indebida por parte de terceros.

• Cómo evitar la responsabilidad civil derivada de la mala gestión de la información ajena objeto de secreto comercial que la empresa haya adquirido legítimamente.

Para que la información esté protegida como secreto comercial de conformidad con la legislación nacional aplicable, los tribunales suelen exigir, entre otras cosas, que el titular haya adoptado “medidas razonables” para mantenerla en secreto. En consecuencia, los titulares de secretos comerciales deben aplicar medidas razonables de protección contra la apropiación indebida de secretos comerciales utilizando sus propios esfuerzos y recursos.

Medidas de protección razonables

Las medidas de protección razonables suelen determinarse en función del valor de la información, el nivel de riesgo de apropiación indebida y el costo de aplicar las distintas medidas.

Por ejemplo, teórica y técnicamente, es posible evitar una intrusión en los sistemas de redes internas eliminando cualquier conexión entre las computadoras o con las redes externas. Sin embargo, prácticamente siempre, este tipo de protección “extrema” resulta poco práctica para las empresas modernas, que necesitan comunicarse de forma constante con agentes externos, como clientes, proveedores y socios de empresas conjuntas. De hecho, existe la creencia generalizada de que —desde un punto de vista práctico y económico— es casi imposible proteger cada dato de manera indefinida, con el mayor grado de protección posible y en todas las circunstancias.

Por lo tanto, adoptar las medidas de protección razonables no siempre (y casi nunca) significa gozar de la protección más estricta en términos absolutos, sino de la protección más eficaz en función del entorno de riesgo propio de la empresa y de las circunstancias específicas de una operación determinada. Las formas de determinar el grado de protección pueden consistir en definir los secretos comerciales, conocer su valor, sopesar los riesgos inherentes a la empresa y dar prioridad a la protección de los secretos más importantes, de modo que se establezca para cada secreto comercial un grado de protección que sea eficaz, proporcionado y adecuado, según las circunstancias pertinentes.

De acuerdo con este planteamiento, el titular de secretos comerciales podría decidir no proteger en absoluto determinada información, o protegerla con medidas menos contundentes porque su elevado costo (económico o de otro tipo) lo hace poco práctico. Por ejemplo, una empresa puede decidir que es importante permitir a todos sus ingenieros disponer de un acceso amplio y completo a una base de datos de ingeniería para aprovechar la colaboración entre ellos, en lugar de maximizar la seguridad limitando el acceso de cada ingeniero a la base de datos específica relacionada con su labor en ese momento.

Las Secciones 2 y 3 de esta Parte de la Guía se centrarán en la protección de los secretos comerciales desde la perspectiva de la gestión, mientras que la protección de los secretos comerciales con vistas a emprender una acción judicial contra la apropiación indebida de secretos comerciales se tratará en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”.

1.3 Protección frente a la contaminación con secretos comerciales de terceros

En materia de gestión de los secretos comerciales, la segunda área de responsabilidad se refiere a la cuestión de cómo evitar contaminarse con secretos comerciales de terceros. En otras palabras, la gestión de los secretos comerciales no solo abarca el riesgo “de salida” asociado a la filtración y apropiación indebida de los secretos comerciales de la propia empresa, sino también el riesgo de que secretos comerciales de terceros entren en la empresa sin ser detectados y se mezclen con los activos de información de la propia empresa.

La contaminación consiste en la adquisición no deseada de secretos comerciales de terceros. Ocurre, por ejemplo, cuando un nuevo empleado trae consigo información y documentos de su anterior empleador y los utiliza en el nuevo empleo, sin conocimiento del nuevo empleador. La empresa se “contamina” así con la información de la otra empresa.

Evitar la contaminación con secretos comerciales ajenos es un área específica de la gestión de los secretos comerciales que representa un daño potencial a la integridad de los activos de información de una empresa, más que una posible pérdida de control. Las empresas deben diseñar un programa de gestión de los secretos comerciales que también proteja frente a tales riesgos de contaminación.

Otro ejemplo de posible contaminación suele producirse cuando una empresa se pone en contacto con otra para explorar una posible transacción comercial, como una fusión o la concesión de una licencia, y durante dichos contactos revela secretos comerciales. En este caso, la exposición a información delicada de la otra parte es voluntaria y suele estar sujeta a las disposiciones de un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Desgraciadamente, es posible que los directivos implicados en tales transacciones no sean suficientemente conscientes de los riesgos que entraña la negociación o el cumplimiento de las condiciones de esos acuerdos. Gran parte de los litigios sobre secretos comerciales que podrían haberse evitado se deben a que los directivos no prestaron suficiente atención a estas transacciones.

En las Secciones 4 y 5 se analizarán los riesgos de entrada de contaminación y las medidas de mitigación que pueden adoptarse, y se facilitarán más ejemplos y consejos prácticos.

1.4 Explotación estratégica de los secretos comerciales

Una vez que los secretos comerciales están adecuadamente protegidos frente a la pérdida o la contaminación, es necesario gestionarlos activamente para respaldar y aumentar el valor de la empresa. Se trata de un paso crucial hacia la comercialización que materializa la posible ventaja competitiva que representa la información.

Al igual que ocurre con otros tipos de propiedad intelectual, el titular de secretos comerciales debe elegir la forma de explotación que mejor se adapte a su negocio. Por ejemplo, solo el titular de secretos comerciales puede utilizarlos, lo que le permite ofrecer un producto o servicio superior o mejorar el margen de beneficio en relación con sus competidores. También puede usarlos para efectuar cesiones, conceder licencias, obtener financiación pública y privada, atraer a inversores y compartirlos en una empresa conjunta, entre otras formas de colaboración.

Como los secretos comerciales forman parte integrante de los activos de PI, su explotación estratégica debe contemplarse en concomitancia con otros derechos de PI, como las patentes. El valor de los secretos comerciales y el riesgo de perder el control sobre ellos cambian constantemente, a medida que evolucionan las actividades y necesidades de la empresa o las condiciones externas, como la competencia en el mercado, los avances tecnológicos y los cambios en la normativa. Así pues, la explotación óptima de los secretos comerciales es un concepto dinámico que es preciso evaluar, revisar y actualizar periódicamente para que esté en todo momento en consonancia con la dinámica estrategia empresarial del titular de los secretos comerciales.

Para escoger de manera fundamentada entre distintos tipos de protección de la PI, se han de tener en cuenta tanto los factores jurídicos (por ejemplo, los criterios que deben cumplirse para recibir protección, el alcance de los derechos y su duración y cobertura geográfica) descritos en la Parte III de la presente Guía, “Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”, como los factores empresariales (los costos, los recursos, las condiciones del mercado y el efecto sobre la reputación).

También es posible que una empresa racional decida relajar las medidas de protección de los secretos comerciales y, además, no buscar ninguna protección alternativa. Conservar los secretos comerciales no es un fin en sí mismo. Solo tienen valor en la medida en que proporcionan una ventaja competitiva a la empresa, desde el punto de vista de la competitividad tecnológica, la retribución económica o la ventaja reputacional.

En la Sección 6 se analiza en detalle el enfoque estratégico que los titulares de secretos comerciales pueden adoptar en el ámbito de la explotación de sus activos de secretos comerciales por un tercero.

1.5 Valoración de los secretos comerciales

La explotación de los secretos comerciales está estrechamente relacionada con su valoración, que puede resultar muy compleja por la ausencia de un mercado significativo. Sin embargo, a menudo es necesaria alguna forma de valoración, ya sea absoluta o en relación con otros activos, aunque sea intrínsecamente inexacta. Por ejemplo, tener una idea del valor de la información puede ayudar a: i) entender si merece la pena invertir costosas medidas tecnológicas de protección en la información secreta; ii) venderla o conceder licencias sobre dicha información a un tercero; o iii) cuantificar los daños sufridos a causa de una revelación no autorizada o del uso indebido de los secretos comerciales.

La Sección 7 describe los principales métodos de valoración de los activos de PI, con sus ventajas e inconvenientes.

2. ¿Cómo proteger los secretos comerciales frente a la apropiación indebida y la filtración? Plan de protección de los secretos comerciales

Para elaborar un plan de protección de los secretos comerciales se deben seguir los siguientes cuatro pasos:

Paso 1: Definir y valorar los “posibles” secretos comerciales

Paso 2: Determinar los riesgos que afectan a los secretos comerciales

Paso 3: Establecer y aplicar medidas razonables para proteger los secretos comerciales

Paso 4: Controlar la apropiación indebida y las filtraciones y reaccionar ante ellas

En las secciones siguientes se explican detalladamente estos cuatro pasos. Este esquema en cuatro etapas figura en el ejemplo de lista de verificación A, “Aplicación de un plan de secretos comerciales paso a paso”, que figura más adelante.

2.1 Paso 1: Definir y valorar los “posibles” secretos comerciales

Plan de protección de los secretos comerciales (paso 1)

El primer paso para establecer un plan de protección de los secretos comerciales consiste en detectar los “posibles” secretos comerciales de la empresa.

Muchas organizaciones desconocen la existencia y el valor de sus activos de información hasta que inician un proceso para detectarlos y catalogarlos. Las empresas pueden sorprenderse al descubrir activos muy valiosos que no sabían que tenían. Por ello, debe realizarse periódicamente una revisión interna para detectar los posibles secretos comerciales.

Para detectar los posibles secretos comerciales se han de seguir unos pasos secundarios:

Definir la información valiosa de la empresa

Examinar cuidadosamente la posición competitiva de la empresa para averiguar cuál es la información que contribuye al funcionamiento satisfactorio de la empresa y le da ventaja sobre sus competidores. Podrían adoptarse las medidas siguientes:

Entrevistar a altos directivos y empleados clave que trabajen en diversas áreas funcionales y unidades de negocio de la empresa. Se les podría preguntar:

• ¿Qué diferencia su trabajo del de la competencia?

• ¿Cuál es la clave del éxito de su departamento o de su equipo?

• ¿Qué cree que les gustaría saber a sus competidores sobre su trabajo?

• ¿Qué es lo que más aprecian los clientes de los productos o servicios de la empresa?

• ¿Qué le quita el sueño por miedo a que la competencia conozca sus secretos?

Analizar los datos sobre la producción, las ventas y la satisfacción de los clientes. Estos datos pueden proporcionar información útil sobre los efectos positivos de nuevas ofertas de productos o servicios, planes empresariales o estrategias de marketing. Se ha de prestar especial atención a las funciones de investigación y desarrollo, ventas y desarrollo del negocio, donde suele existir una mayor concentración de información valiosa.

Analizar los productos de la competencia y las preferencias de los clientes para comprender mejor cómo los secretos aportan un valor diferencial frente a la competencia. Esta investigación permitirá recabar una amplia gama de información valiosa de la empresa.

Seleccionar secretos comerciales importantes

Es posible que tan solo un subconjunto de la información recopilada en la primera subetapa justifique la aplicación de medidas de protección específicas. A la hora de seleccionar la información para un enfoque concreto, suele ser preferible ser excesivamente inclusivo, ya que tanto los factores de riesgo como de valor pueden ser dinámicos, y probablemente prefiera optar por proteger un conjunto más amplio de activos. Poseer cierta información que la gran mayoría de sus competidores desconoce debería ser suficiente para considerarla un secreto comercial.

Aplicar este enfoque “amplio” podría llevar a una sobreclasificación, pero es preferible cierto nivel de inconveniencia a perder el control de cierta información que, posteriormente, puede resultar crítica.

Crear un catálogo de secretos comerciales

Por lo general, registrar los secretos comerciales de alguna manera facilita y hace más previsible la toma de decisiones. Sin embargo, identificar los secretos comerciales no suele ser una tarea fácil ni rápida. Además, en las grandes empresas, los activos de información pueden estar repartidos entre cientos de empleados, cada uno de los cuales desarrolla, gestiona y utiliza los conocimientos especializados pertinentes para sus respectivas funciones, que pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, a efectos de gestión, suele bastar con redactar un amplio catálogo de secretos comerciales identificados por categorías, incluyendo una breve descripción de por qué son valiosos para la empresa. El objetivo de un catálogo de este tipo no es explicar detalladamente todos los activos de información de la empresa, sino darlos a conocer y mejorar la toma de decisiones sobre su protección.

2.2 Paso 2: Identificar los riesgos asociados a los secretos comerciales

Plan de protección de los secretos comerciales (paso 2)

Tras haber evaluado y catalogado los secretos comerciales más importantes, el titular debe determinar los riesgos a los que se enfrenta en el funcionamiento de la empresa. Es crucial conocer esos riesgos para identificar las medidas necesarias para mitigarlos.

Los principales riesgos para los secretos comerciales podrían organizarse del siguiente modo:

• Adquisición o uso indebido de los secretos comerciales por parte de terceros. A menudo, las empresas intentan acceder a información sobre sus competidores. La ingeniería inversa y el descubrimiento independiente son algunos de los medios de acceso legales más habituales. Véase ⁽¹⁾ la Parte III: Fundamentos de la protección de los secretos comerciales de esta Guía. La ingeniería inversa consiste en deshacer un proceso de trabajo a partir de un producto disponible, es decir estudiar, analizar o desmontar el producto para comprender sus componentes, composición, diseño, funciones o proceso de fabricación. Ahora bien, los competidores también podrían emplear medios indebidos, como el espionaje o la corrupción de empleados. Uno de los objetivos primordiales de cualquier plan de protección de los secretos comerciales debe ser reducir ese tipo de riesgos. Véase la Parte III de esta Guía, “Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”. La ingeniería inversa consiste en deshacer un proceso de trabajo a partir de un producto disponible, es decir estudiar, analizar o desmontar el producto para comprender sus componentes, composición, diseño, funciones o proceso de fabricación.

• Filtraciones y revelaciones accidentales de los secretos comerciales Uno de los principales riesgos relacionados con los secretos comerciales es la simple pérdida accidental por negligencia o mala gestión de quienes “conocen” los secretos comerciales, por ejemplo, empleados o terceros asociados colaboradores. Las filtraciones y revelaciones accidentales pueden deberse a las dificultades prácticas de proteger el secreto comercial. Por ejemplo, si para poder aprovechar la información es necesario que muchas personas la conozcan, será más probable que se produzcan filtraciones. Existen también otros riesgos relacionados con el soporte específico en el que se fija el secreto comercial. Los estudios han demostrado que el mayor riesgo de pérdida de secreto está asociado a una mala gestión por parte de los empleados, lo que demuestra la importancia de una comunicación y formación adecuadas de la plantilla.

• Reclamaciones por apropiación indebida de secretos comerciales por parte de terceros. En el mundo empresarial moderno, que se caracteriza por la gran movilidad de los empleados y la multiplicidad de acuerdos de colaboración e intercambio, la mayoría de las empresas se enfrentan, en cierta medida, al riesgo de ser acusadas de apropiación indebida. Dichas demandas pueden surgir bien porque se acuse a la empresa de apropiación indebida directa del secreto comercial, bien por contaminación no deseada (véase las Secciones 4 y 5, donde se aborda con más detalle la contaminación). Estas demandas de terceros pueden tener, entre otras, las siguientes consecuencias: i) la necesidad de defenderse de tales demandas, posiblemente ante los tribunales; ii) la necesidad de poner fin, si las demandas son fundadas, a la utilización del secreto comercial (incluida la venta de los productos y servicios que lo utilizan); iii) el pago de indemnizaciones; o iv) el riesgo de enjuiciamiento penal.

Es posible identificar los posibles riesgos, fisuras y lagunas en la protección de los secretos comerciales mediante entrevistas con directivos clave y con quienes, dentro de la empresa, tratan a diario con los secretos comerciales. Recurrir a consultores externos especializados y realizar ensayos de seguridad también puede ayudar a determinar vulnerabilidades.

Para que la evaluación de riesgos sea exhaustiva, es importante conocer:

• la probabilidad de que los riesgos potenciales se materialicen, y

• su impacto potencial, es decir, la gravedad de sus consecuencias. James ⁽²⁾ Pooley, Trade Secrets § 9.03 [4], (Law Journal Press 1997-2023, actualizado).

De hecho, suele ser imposible eliminar todos los riesgos posibles. Lo que puede hacerse de forma realista es mitigar dichos riesgos, dando prioridad, en particular, a los que tienen mayor probabilidad de producirse y con consecuencias más negativas. En la evaluación de riesgos y en el diseño del programa de protección deben participar los directivos, empresarios y representantes de quienes se verán afectados en su labor diaria por las posibles medidas. Las medidas de gestión de riesgos son, en definitiva, el resultado de un equilibrio de intereses, en el que la necesidad de seguridad se equilibrará con la necesidad de eficacia y las limitaciones de costos.

Los resultados del análisis de evaluación de riesgos deben dar lugar a un informe de evaluación de riesgos que identifique los riesgos potenciales, la probabilidad de que se produzcan, sus consecuencias y el nivel de prioridad de la intervención.

2.3 Paso 3: Establezca y aplique medidas razonables de protección

Plan de protección de los secretos comerciales (paso 3)

Criterios para determinar qué medidas de protección son razonables

Tras haber identificado los secretos comerciales de la empresa, haberlos catalogado y analizado su valor y los riesgos asociados, es necesario determinar qué medidas resultan razonables teniendo en cuenta el valor de la información, el nivel de riesgo y el costo de aplicación de las mismas, es decir, las acciones más adecuadas en función de las circunstancias específicas del caso.

En términos generales, las medidas de protección de la información propiedad de una empresa tienen por fin conservar el secreto y controlar quién tiene acceso a la información y qué puede hacer con ella. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, los titulares de secretos comerciales pueden analizar los siguientes aspectos para determinar qué medidas de protección serían razonables.

El valor del secreto comercial

Cuanto más relevante sea la información para el éxito competitivo de la empresa, más estrictas deben ser las medidas de protección. El valor del secreto comercial depende, entre otras cosas,, de la probabilidad de que la información permanezca secreta y garantice, a lo largo del tiempo, a su poseedor una ventaja competitiva frente a otros competidores.

Características de la organización

En general, el tamaño de la organización afecta a las medidas que puede y debe tomar, teniendo en cuenta, por ejemplo, sus recursos y el nivel de complejidad que la gestión del secreto implica en el seno de la organización.

Las peculiaridades del sector empresarial y la eficacia de determinadas medidas

El sector en el que opera el titular de secretos comerciales también puede ser relevante a la hora de determinar las medidas de protección razonables. Algunas medidas tienen una utilidad general en todos los ámbitos, mientras que otras son más eficaces en ciertos campos específicos.

Hay sectores, como el de los seguros personales, en los que la información sobre los clientes y sus necesidades específicas es clave para el negocio y, por lo tanto, las medidas contractuales que obligan a los empleados a la confidencialidad y las medidas prácticas relacionadas con la educación y la formación sobre la gestión de secretos comerciales son de gran importancia. Así, por ejemplo, habría que obligar contractualmente a los empleados de un equipo de ventas o de desarrollo empresarial que vende componentes de maquinaria industrial personalizados o que suministra tejidos de alta calidad adaptados a las preferencias de los clientes, a mantener la confidencialidad de la información comercial. En sectores altamente tecnológicos (como el farmacéutico o el de fabricación de dispositivos médicos o farmacéuticos, la automoción y las tecnologías de la información y las comunicaciones) o en sectores especialmente vulnerables frente a los ciberataques, ⁽³⁾Los cuatro sectores industriales más afectados por el ciberrobo de secretos comerciales son: el sector manufacturero; las tecnologías de la información y las comunicaciones; las actividades financieras y de seguros; y la tecnología médica y sanitaria. Véase European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, The Scale and Impact of Industrial Espionage and Theft of Trade Secrets through Cyber, Publications Office, 2018, p. 29-30. https://data.europa.eu/doi/10.2873/48055. las medidas prácticas en el ámbito de la tecnología de la información también son muy importantes.

Los costos de la protección de los secretos comerciales

El presupuesto de la empresa suele ser una cuestión crítica, ya que a menudo la protección de los secretos comerciales requiere importantes inversiones en medidas de seguridad. En general, proteger un secreto comercial solo es sensato si la inversión en protección es inferior al rendimiento económico esperado de la explotación de la información. A la hora de evaluar este aspecto debe tenerse en cuenta el progreso de la tecnología a lo largo del tiempo, habida cuenta de que será necesario actualizar constantemente las medidas de seguridad pertinentes, con los costos que eso conlleva. Por otro lado, con frecuencia, la inversión realizada en medidas generales de protección –como un sistema de videovigilancia y controles de tecnología de la información– puede cubrir el costo de proteger varios secretos comerciales a la vez, y los secretos comerciales de nueva adquisición pueden protegerse con las medidas ya implantadas. Los costos pueden variar en función de las medidas y de los secretos comerciales que se van a proteger.

La necesidad de mantener la eficacia del trabajo

Algunas medidas de protección o la combinación de las mismas pueden afectar a la eficacia y fluidez del acceso a la información dentro de la empresa. Una política que exija múltiples autorizaciones de varias personas cada vez que sea necesario acceder a los secretos comerciales puede disminuir el valor de la información objeto de secreto comercial al restringir excesivamente su utilización en la empresa. Por lo tanto, se ha de encontrar el equilibrio entre la necesidad de proteger los secretos comerciales y la necesidad de aprovecharlos eficazmente a través de los flujos internos de información. En este sentido, puede ser útil entrevistar a las personas implicadas en los flujos de trabajo para valorar las posibles alternativas y qué medidas pueden aplicarse de forma realista sin perder eficacia en el trabajo.

Habría que sopesar todos los criterios anteriores para determinar si es apropiado proteger determinados secretos comerciales y establecer el grado de protección adecuado. Decidir no proteger la información menos valiosa puede ser perfectamente coherente con una gestión eficiente. De hecho, generalmente, desde una perspectiva práctica y económica, no es posible proteger toda la información con las mismas medidas, por lo que es razonable que la empresa seleccione solo un subconjunto de la información para protegerla activamente.

Aplicación de medidas de protección

Por último, y una vez que el titular ha identificado las medidas de protección razonables para cada categoría de secretos comerciales, el último paso consiste en aplicar dichas medidas. Habida cuenta de que se han elaborado cuidadosamente en relación con el valor y el riesgo percibidos, esas medidas también cumplirán la norma de protección flexible de “pasos razonables” según la ley.

Normalmente, los planes de protección de los secretos comerciales comprenden la aplicación de una combinación de medidas operativas y contractuales. En la siguiente Sección se abordarán las medidas de protección más habituales.

Medidas operativas

• Establecer funciones y procesos de toma de decisiones claros en materia de gestión de secretos comerciales: definir con claridad las funciones y responsabilidades dentro de la empresa con respecto a la gestión de secretos comerciales y los procesos de toma de decisiones.

• Medidas de gestión documental: gestionar adecuadamente la información y los documentos dentro de la organización (por ejemplo, las políticas que regulen la clasificación y el etiquetado de documentos, el ciclo de vida de los documentos y los procesos de autorización de acceso).

• Medidas logísticas y organizativas: controlar y supervisar el acceso a los lugares donde se almacenan y utilizan los secretos comerciales.

• Capacitación y formación de los empleados: capacitar y formar a los empleados, a partir de las políticas internas y de un código de conducta o de ética profesional, para sensibilizarlos sobre sus responsabilidades en la protección de los activos de secretos comerciales.

• Medidas relacionadas con las tecnologías de la información: utilizar medidas de seguridad relacionadas con las tecnologías de la información para proteger los secretos comerciales, tanto en tránsito como durante su almacenamiento.

Medidas contractuales

• Internas, con el personal: celebrar contratos entre el titular de secretos comerciales y el personal de la organización, para imponerles de manera contractual el deber de confidencialidad y otras obligaciones para preservar el secreto.

• Externas, con proveedores, clientes y asociados: celebrar contratos con terceras partes externas, como consultores, contratistas, vendedores, clientes, distribuidores, agentes de ventas, socios comerciales reales o potenciales, para imponerles de manera contractual el deber de confidencialidad y otras obligaciones dirigidas a limitar el acceso a los secretos comerciales o su uso.

Establecer funciones y procesos de toma de decisiones claros en materia de gestión de secretos comerciales

La gestión de secretos comerciales implica tomar muchas decisiones de gestión críticas, que en algunos casos será necesario adoptar rápidamente (por ejemplo, reaccionar ante la apropiación indebida de secretos comerciales para evitar que se sigan difundiendo o revelando).

Por lo tanto, las funciones y responsabilidades de los directivos de la organización deben estar claramente asignadas y los procesos de toma de decisiones deben estar claramente definidos. Por ejemplo, se pueden seguir los siguientes pasos.

Establecer funciones y responsabilidades claras

Definir claramente quién tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre la gestión de secretos comerciales. Puede ser una responsabilidad compartida, en función de la importancia de los secretos comerciales y de la decisión a tomar. La alta dirección podría participar, por ejemplo, únicamente en las decisiones más relevantes. Así, marcar o no un documento concreto como confidencial es algo que la división específica puede manejar internamente. Por el contrario, la posible concesión de una licencia sobre el secreto comercial a un tercero debería requerir la autorización de la alta dirección.

Aclarar y agilizar el proceso de toma de decisiones en materia de gestión de secretos comerciales

Especificar cuándo es necesaria la autorización antes de tomar una decisión de gestión de secretos comerciales y cómo puede obtenerse dicha autorización. Estudiar la posibilidad de establecer un procedimiento ordinario y un procedimiento acelerado, este último solo cuando se necesite una autorización con carácter urgente.

Designar a un “responsable de secretos comerciales”

Identificar y formar a una o varias personas a las que puedan dirigirse los empleados cuando necesiten aclaraciones, asesoramiento o supervisión en situaciones inciertas (“responsable de secretos comerciales”).

Instaurar un plan de emergencia

Establecer un plan de emergencia, con una lista de personas de contacto dentro de la empresa (ejecutivos y el responsable de secretos comerciales) y fuera de ella (recursos jurídicos e informáticos). Definir las medidas que deben tomarse inmediatamente o evitarse en caso de incidente. En este plan se podrán incluir las medidas aplicables en caso de que la empresa detecte una apropiación indebida de su secreto comercial y en caso de sospecha de contaminación con secretos comerciales de terceros.

Medidas relativas a la gestión documental

Los secretos comerciales suelen estar formados por información incluida en diversos tipos de registros, como mensajes de correo electrónico, memorandos, informes, planes de trabajo, contratos, listas de clientes, documentos técnicos, actas de reuniones, etcétera. Deben tratarse adecuadamente para evitar tanto su revelación accidental como su adquisición, utilización o difusión ilícitas.

Los principales objetivos de las medidas internas de gestión documental son: i) facilitar el reconocimiento de los secretos comerciales mediante el etiquetado; ii) dificultar la apropiación indebida o la circulación de secretos comerciales; y iii) facilitar la trazabilidad de los documentos que contengan secretos comerciales para identificar fácilmente a los autores de la apropiación indebida o la filtración.

En general, en lo que se refiere a las medidas de gestión documental, la regla de oro es que sean lo más sencillas posible, porque si son demasiado complicadas existe el riesgo de que los empleados simplemente no las apliquen, o de que la burocracia ralentice las operaciones. A continuación se enumeran algunos ejemplos de medidas de gestión documental.

Etiquetado de documentos

No siempre es necesario el etiquetado de documentos para solicitar la protección de los secretos comerciales. No obstante, es muy aconsejable adoptar una política de etiquetado de documentos. Es posible estampar en los documentos frases como “Confidencial - Propiedad de la empresa X”, “Acceso limitado a ...” o similares.

También es posible incluir una referencia al nivel de confidencialidad del documento (bajo, medio, alto, etc.) así como instrucciones básicas sobre cómo tratarlos (por ejemplo, “no compartir”, “no imprimir”, “no sacar de la empresa”, “no guardar en determinados soportes”, “encriptar”).

Generalmente, la tarea de marcar los documentos con etiquetas de confidencialidad debe corresponder a la persona que crea el documento o que lo distribuye dentro o fuera de la empresa. No obstante, se puede designar a empleados con una formación específica para que ayuden a otros a clasificar la información. Existen determinados documentos, como los planos técnicos y las listas de clientes que, por norma, llevan un etiquetado de confidencialidad. Se debe invitar a los empleados a dirigirse al responsable de secretos comerciales o a sus supervisores en caso de duda.

Regular la creación, el uso y el fin de la vida útil de los documentos

Un riesgo importante que afecta a la información objeto de secreto comercial es la filtración accidental de un documento que contenga dicha información. Las empresas deben establecer normas específicas y adoptar medidas que regulen cómo se manejan los documentos (incluidos los electrónicos), limitando los riesgos de pérdida accidental de control sobre los mismos.

Regular el acceso a los documentos y a la información

En general, cuantos más empleados conozcan un secreto comercial, mayores serán las posibilidades de que la empresa pierda el control sobre dicho secreto. Para reducir el riesgo de revelación accidental o voluntaria de secretos comerciales, lo más sencillo consiste en restringir el acceso a los secretos comerciales y a los documentos relacionados. En general, debe garantizarse el acceso a los mismos en la medida que sea necesario, limitándolo a la información y los documentos específicos que sean necesarios para que las personas desempeñen sus respectivas tareas. Este principio debe aplicarse de forma equilibrada para no obstaculizar innecesariamente el intercambio eficaz de conocimientos en el seno de la empresa. En una línea de producción, por ejemplo, dividir una serie de operaciones entre los empleados, de modo que cada uno de ellos no conozca ni entienda la información necesaria para el conjunto del proceso, podría ser una solución acertada.

Es posible que la empresa también tenga que facilitar acceso a documentos e información confidenciales a terceros. Es algo que ocurre con frecuencia, habida cuenta de que cada vez es más habitual que las empresas necesiten subcontratar actividades específicas, o colaborar en el desarrollo de nuevos productos. Cuando exista tal necesidad, la información debería compartirse solo en la medida de lo necesario. Asimismo, el acceso solo debe concederse a personas o entidades sujetas a acuerdos o cláusulas de confidencialidad y tras obtener la aprobación de una persona responsable de la gestión de secretos comerciales.

Tomar medidas logísticas y organizativas

Se deberá supervisar los lugares donde las empresas almacenan documentos y prototipos, realizan actividades de investigación y desarrollo, se encuentran los servidores, etc., y su acceso deberá estar regulado y controlado. Las medidas logísticas y organizativas crean barreras físicas entre los posibles responsables de la apropiación indebida y los secretos comerciales.

Podrían ser, entre otras:

• Habilitar un servicio de conserjería, registro de entradas y salidas y videovigilancia en la entrada de las instalaciones de la empresa.

• Establecer un procedimiento específico para los visitantes, que incluya acompañarles a la zona de visitas o proporcionarles una etiqueta con su nombre. Instruir a los empleados para que, en caso de que localicen a alguna persona desconocida en las instalaciones de la empresa, lo notifiquen inmediatamente.

• Restringir los objetos que las personas pueden introducir en los locales, como cámaras o teléfonos móviles. En zonas muy sensibles, puede exigirse a los visitantes y empleados que lleven uniformes de trabajo sin bolsillos y que transporten sus enseres en bolsas transparentes.

• Usar distintivos u otros medios de identificación automáticos para el acceso de los trabajadores a las instalaciones de las empresas.

• Restringir el acceso de los visitantes externos a la totalidad de las instalaciones o a determinadas zonas reservadas únicamente a los empleados (por ejemplo, áreas de producción y laboratorios de investigación y desarrollo). El acceso puede estar sujeto a compromisos de confidencialidad.

Las medidas logísticas y organizativas suelen ser el primer punto de contacto con la empresa. Los empleados y visitantes reconocerán que la empresa se mantiene alerta y dispuesta a reaccionar si se infringen las normas. Esto tiene un efecto disuasorio, ya que previene cualquier tentativa ilegal y también educativo sobre los empleados, fomentando la formación de una cultura de confidencialidad.

Educación y sensibilización de los empleados

Una de las razones más comunes de la pérdida de secretos comerciales es la simple pérdida accidental de información por parte de aquellos a quienes se confían secretos comerciales.

Si los empleados no son conscientes de qué es un secreto comercial, de si una determinada información es o no un secreto comercial, o de por qué los secretos comerciales son tan importantes para la empresa, podrían hablar descuidadamente de ellos en una conversación con amigos en un lugar público, o podrían revelar información en publicaciones y comentarios en las redes sociales promocionando con orgullo los éxitos de su empresa (o los suyos personales).

Este tipo de comportamiento puede poner en peligro los secretos comerciales. Para reducir estos riesgos, el principal objetivo de la empresa debe ser la formación de los empleados, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de los secretos comerciales en su labor diaria. Los empleados deben comprender que la empresa opera en un entorno competitivo, que los secretos comerciales son un activo clave, y que perderlos podría ser extremadamente perjudicial. Conviene alentar a los empleados de todos los niveles a que traten los secretos comerciales con suma precaución en un esfuerzo conjunto por proteger la posición competitiva de la empresa.

Por lo general, la capacitación y la formación básica de los empleados tiene un efecto sustancial en la atención que prestan los empleados a los secretos comerciales de la empresa, por un costo limitado. Realizando una mayor inversión es posible establecer un programa de formación continua más estructurado.

Aplicación de políticas internas, códigos de conducta y códigos de ética profesional

Una forma de capacitar a los empleados consiste en proporcionarles un conjunto de documentos que expliquen cómo proceder, como políticas específicas, códigos de conducta y códigos de ética profesional. Deben servir como recordatorio y como lista de comprobación de sus responsabilidades en la gestión de secretos comerciales, incluso cuando se trabaja a distancia, si procede. Por ejemplo, dichos documentos pueden incluir:

• normas específicas, como una política de escritorios limpios, la obligación de devolver el material y los documentos después de las reuniones, la obligación de no conservar documentos de la empresa en dispositivos personales o la obligación de no compartir información con terceros;

• referencia a las leyes locales relativas al secreto y a los deberes y responsabilidades de los empleados.

Los empleados deben poder acceder a estos materiales en cualquier momento (por ejemplo, a través de la intranet de la empresa) y pedir aclaraciones. Además, se recordará periódicamente a los empleados su existencia y contenido.

Formación general, pruebas y premios a los empleados

Existen diversos medios para sensibilizar a los empleados sobre la gestión de secretos comerciales. Todos ellos tienen por fin implicar a los empleados y proporcionarles instrucciones y mensajes clave.

La capacitación debe ser continua y variada. Debe iniciarse en el momento de la incorporación del empleado, con una formación inicial básica sobre confidencialidad, y debe continuar durante todo el ciclo del empleo.

Se pueden prever diferentes modalidades de formación: facilitar a los empleados circulares, carteles o videos instructivos, listas de comprobación, una lista sobre “qué hacer y qué no hacer“, juegos de rol, simulacros de amenazas externas a los secretos comerciales, como correos electrónicos de suplantación de identidad generados automáticamente, y concursos de mejores prácticas con premios para personas o equipos de empleados.

Para forjar una cultura empresarial en torno a los secretos comerciales, se recomienda que los directivos participen en estas actividades.

Los ejecutivos de alto nivel y los ingenieros deberían recibir una formación específica que sea pertinente a su entorno de riesgo concreto. Asimismo, las personas que no son empleados directos, como consultores y contratistas, también deben recibir instrucciones equivalentes.

Formación especial para unidades operativas de alto riesgo

Ciertas funciones internas de la empresa pueden tender a compartir en exceso información sensible con personas ajenas a ella. Generalmente lo hacen con buena intención, como promocionar la empresa o sus productos. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede ser arriesgado cuando hay secretos comerciales en juego.

A continuación se indican algunas áreas de actividad que intrínsecamente presentan mayores riesgos de pérdida de secretos comerciales y que, por lo tanto, pueden requerir una atención especial:

• Actividades de marketing : a los profesionales del marketing les gusta utilizar información sobre productos nuevos o futuros, o sobre las nuevas características de estos productos, para impulsar actos promocionales o captar el interés de clientes potenciales.

• Actividades de desarrollo empresarial: las actividades de desarrollo empresarial implican riesgos similares pero más amplios que los asociados a las actividades de marketing, ya que el empleado está concentrado en las nuevas relaciones comerciales y en la necesidad de generar interés en los posibles socios sobre las perspectivas de la empresa. En este caso, además de la capacitación general en materia de confidencialidad, quizás sea necesario imponer disciplina en torno a la negociación y el cumplimiento de acuerdos de no divulgación.

• Publicaciones científicas: en los ámbitos técnicos, suele ocurrir que los científicos han sido formados para relacionar el éxito con la publicación temprana de los resultados de su trabajo en revistas científicas. Se ha de controlar esta tendencia no solo con formación básica, sino también estableciendo requisitos claros para la presentación previa a la publicación de los trabajos, a fin de garantizar que no se pongan en peligro secretos valiosos. ⁽⁵⁾Véase también la Parte VI de esta Guía, “Los secretos comerciales en la innovación colaborativa”, que contiene más detalles sobre el uso de secretos comerciales en instituciones académicas en el marco de la investigación colaborativa.

Evidentemente, las actividades de marketing, venta y publicación son importantes para la empresa y deben promoverse y estimularse. Sin embargo, hay que tomar las debidas precauciones para asegurarse de que se gestionan de forma que se protejan los secretos comerciales de la empresa. Entre las posibles medidas para lograrlo figuran:

• Proporcionar formación específica: proporcionar a quienes participan en actividades de alto riesgo formación y normas específicas que les ayuden a realizar su trabajo con disciplina y respeto por los secretos comerciales de la empresa.

• Implantar un proceso de aprobación de las divulgaciones externas: establecer un proceso de aprobación especial para comprobar que en las presentaciones empresariales, científicas o de marketing previstas y en el material relacionado no se divulga información sensible.

Medidas de seguridad y herramientas de gestión de las tecnologías de la información (TI)

La mayoría de los secretos comerciales de las empresas se almacenan y transmiten a través de sistemas digitales conectados globalmente que son intrínsecamente inseguros. Por ello, la mayoría de las grandes empresas adquieren e instalan mecanismos adecuados de protección de la seguridad informática. No obstante, y habida cuenta de que tanto la tecnología de protección como los riesgos evolucionan con extrema rapidez, habrá que revaluar periódicamente las medidas de seguridad informática.

Algunas de las medidas de seguridad informática podrían ser:

• Exigir la autenticación para acceder a los dispositivos, herramientas y sistemas informáticos de la empresa: se puede llevar a cabo mediante una política de contraseñas (que exija el uso de contraseñas seguras y actualizadas periódicamente), autenticación multifactor u otros métodos de autenticación.

• Utilizar sistemas operativos y programas antivirus, antiespías, anti programas maliciosos y cortafuegos actualizados.

• Implantar el cifrado automático y la realización de copias de seguridad diarias.

• Mantener registros de acceso a los sistemas, carpetas y archivos, así como de descargas y comunicaciones salientes.

• Habilitar carpetas específicas (protegidas mediante contraseña o encriptadas y almacenadas en el sistema de la empresa o en un sitio de almacenamiento seguro en la nube) para guardar archivos confidenciales.

• Establecer normas estrictas de uso y custodia de los dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, tabletas) proporcionados por la empresa.

• Prohibir, desalentar o regular adecuadamente el uso de servicios en la nube personales y de dispositivos extraíbles, prohibiendo si fuera posible el uso de dispositivos personales (portátiles, tabletas, teléfonos, memorias USB) para fines relacionados con el trabajo.

• Regular el uso de Internet y de los dispositivos y servicios conectados a Internet, por ejemplo, si se considera adecuado y factible, desactivar las conexiones externas a carpetas o sistemas que contengan secretos comerciales, publicar una política sobre redes sociales y prohibir el acceso a determinados sitios web.

• Elaborar un plan de respuesta a ciberataques. El plan puede comprender una amplia diversidad de medidas, con el objetivo principal de detener el ataque y contener sus consecuencias.

También existen soluciones informáticas creadas para facilitar la gestión interna de secretos comerciales. por ejemplo, las siguientes:

• Programas informáticos diseñados para la gestión de secretos comerciales. Estas herramientas (a menudo denominadas de prevención de pérdida de datos o DLP) pueden tener distintas funciones:

  • Facilitar a las empresas la tarea de recopilar, organizar, estudiar y comunicar sus secretos comerciales, así como los secretos comerciales que terceras partes les confíen.

  • Realizar el seguimiento de los avances en la aplicación de las medidas de protección de los secretos comerciales.

  • Aportar pruebas sólidas, en caso necesario, de que la empresa gestiona y protege adecuadamente los secretos comerciales, lo que puede ser útil ante los tribunales para cumplir la “norma del paso razonable” que califica la información como secreto comercial.

• Auditorías informáticas para controlar periódicamente las actividades de los empleados y detectar comportamientos ilícitos de los empleados salientes, cumpliendo con la legislación laboral local.

• Herramientas informáticas capaces de aportar pruebas de la existencia del secreto comercial en un momento específico (sellos de tiempo). ⁽⁶⁾La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) puso en marcha en 2010 su Servicio de certificación de secretos comerciales, que a finales de 2022 había recibido más de 188 509 casos. Este servicio combina el valor resumen de los documentos electrónicos y con valores de hora autorizados para crear sellos de tiempo. A continuación, los sellos de tiempo se registran en el Korea Institute of Patent Information (KIPI) para demostrar la existencia de ejemplares originales de secretos comerciales, así como sus fechas iniciales de posesión (véase https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=91022&catmenu=ek02_06_01).

La Parte VII de esta Guía, “Secretos comerciales y objetos digitales”, contiene más información sobre las medidas de seguridad para proteger los secretos comerciales en formato digital, así como los desafíos y riesgos específicos asociados a la protección de los secretos comerciales digitales.

Medidas contractuales

Los titulares de secretos comerciales deben contemplar la posibilidad de adoptar medidas contractuales con fines de protección. Pueden suplir la falta de otras medidas y generalmente son fundamentales en los litigios.

En la redacción de los contratos, suele ser preferible utilizar la expresión “información confidencial” que “secretos comerciales”, ya que la primera es más amplia y más comprensible en general. Una de las principales funciones de los contratos es definir la relación como una relación de confianza, por lo que utilizar una terminología más amplia refuerza ese concepto sin predeterminar lo que un tribunal podría considerar que constituye un “secreto comercial” que merece protección jurídica.

Tipos de medidas contractuales

Las cláusulas y los acuerdos de no divulgación son distintos tipos de medidas contractuales.

Las cláusulas de confidencialidad (que suelen incluirse en los contratos laborales o con terceros) señalan que, durante la relación contractual, el receptor de la información mantendrá la confidencialidad sobre dicha información, no la revelará a terceros y la utilizará únicamente para los fines acordados. Las cláusulas de confidencialidad pueden figurar en cualquier tipo de contrato comercial, incluidos los contratos de suministro, los contratos de compraventa y las concesiones de licencias.

Los acuerdos de no divulgación (o acuerdos de confidencialidad) son contratos jurídicamente vinculantes que establecen una relación confidencial entre las partes, quienes se comprometen a no poner a disposición de terceros ni utilizar para fines distintos de los especificados en el contrato la información confidencial que puedan obtener en el marco de la relación contractual. Por definición, estos acuerdos contienen una o varias cláusulas de confidencialidad.

Evidentemente, los acuerdos de no divulgación y las cláusulas de confidencialidad deben redactarse correctamente. Es aconsejable recurrir a un abogado. A la hora de redactar un acuerdo de no divulgación convendría tener en cuenta algunas consideraciones generales:

• Identificar claramente qué información se considera confidencial. Las obligaciones de confidencialidad serán eficaces si queda claro qué información se considera confidencial. Por lo tanto, es necesario incluir en el contrato una definición de “información confidencial”, así como ciertas disposiciones para identificar como confidencial la información que se comunica verbalmente.

• Definir el alcance de los derechos de acceso, utilización y divulgación de secretos comerciales, e imponer medidas de control y sanciones estrictas contra la violación de la confidencialidad por parte de los destinatarios.

• Señalar qué uso se autoriza dar a la información revelada. Se ha de especificar para qué fines concretos puede utilizarse la información revelada, por ejemplo, para estudiar una posible fusión o concesión de licencia.

• Incluir excepciones a la confidencialidad. Aclarar qué es lo que no se considera información confidencial y excluirla del alcance de la obligación de confidencialidad. Por ejemplo, debe quedar excluida de la “información confidencial” aquella información que se demuestre que es de conocimiento general; que haya pasado a ser de dominio público sin que medie la parte receptora; o que la parte receptora pueda demostrar que desarrolló independientemente de los secretos revelados.

Además de las cláusulas de confidencialidad y los acuerdos de no divulgación, en algunas jurisdicciones pueden utilizarse ciertas medidas contractuales con el fin de proteger indirectamente los secretos comerciales. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones pueden utilizarse acuerdos o cláusulas de no competencia o acuerdos o cláusulas de no captación.

Los acuerdos o cláusulas de no competencia son pactos restrictivos en los que normalmente una de las partes (por ejemplo, el empleado) se compromete a no realizar ninguna actividad que pueda suponer competencia con la otra parte (por ejemplo, el empresario) cuando deje la empresa. Suelen estar limitados en cuanto al tipo de actividad, la cobertura geográfica y la duración.

Los acuerdos o cláusulas de no captación son pactos restrictivos en los que normalmente una de las partes (por ejemplo, el empleado) acepta que se le prohíba captar clientes de la empresa o contratar a sus empleados al dejar la empresa. Su admisibilidad varía de una jurisdicción a otra. En la siguiente Sección se examinarán con más detalle estos acuerdos que suelen celebrarse entre un empresario y su empleado.

Aunque generalmente se considera que adquirir información mediante ingeniería inversa no constituye una apropiación indebida de secretos comerciales, muchos países –entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea–, no prohíben a los titulares de secretos comerciales celebrar un acuerdo contractual que prohíba la ingeniería inversa. En general, en los Estados Unidos de América los contratos entre entidades comerciales incorporan cláusulas contra la ingeniería inversa. La medida en la que las cláusulas contractuales pueden impedir la ingeniería inversa también varía según las legislaciones nacionales.

Contratos con los empleados

Dependiendo de los enfoques nacionales, la ley o el contrato puede establecer que la persona que recibe el secreto comercial no puede utilizarlo, salvo para los usos acordados entre las partes, y debe mantener la confidencialidad. Esto es cierto al menos en el caso de los empleados, ya que la obligación de no revelar los secretos comerciales del empresario suele estar implícita en el deber de lealtad y fidelidad del empleado.

Pero, más allá de las obligaciones legales de confidencialidad, es muy aconsejable incluir obligaciones contractuales de confidencialidad (adicionales) al menos por las siguientes razones:

• Los acuerdos de no divulgación y las cláusulas de confidencialidad brindan más seguridad que las meras obligaciones implícitas derivadas directamente de la ley, que pueden variar de un país a otro.

• Los acuerdos de no divulgación y las cláusulas de confidencialidad tienen efectos adicionales frente a la apropiación indebida de secretos comerciales por parte de empleados y terceros. Las empresas que solicitan a sus empleados que firmen acuerdos de no divulgación envían un mensaje claro que indica que la empresa se preocupa por sus secretos comerciales. La firma de acuerdos de no divulgación puede disuadir de violar las obligaciones de confidencialidad.

• Los acuerdos de no divulgación y las cláusulas de confidencialidad suelen facilitar la observancia. A menudo, el titular de secretos comerciales puede presentar ante los tribunales tanto una demanda contractual como una demanda extracontractual basada en las leyes nacionales o regionales sobre secretos comerciales. Es probable que, en cierta medida, ambas demandas se solapen pero, dependiendo de los enfoques nacionales, podrían existir diferencias en lo relativo a la carga de la prueba, los medios de recurso y el plazo de prescripción. Disponer de dos vías aumenta las posibilidades de éxito. Por otra parte, es más probable que los tribunales determinen que existe responsabilidad si se dispone de un contrato en el que se explicitan claramente las obligaciones de confidencialidad.

Se recomienda incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo. Para mayor seguridad, es muy recomendable especificar siempre en el contrato de trabajo que las obligaciones de confidencialidad mantienen su vigencia tras la extinción del contrato de trabajo, y comprobar si dicha cláusula es admisible en virtud de la legislación aplicable.

Los acuerdos de no competencia que limitan la posibilidad de que el empleado realice una actividad que pueda suponer competencia con el empresario conllevan una restricción contractual más amplia que las cláusulas de confidencialidad o los acuerdos de no divulgación.

Por lo general, si el acuerdo de no competencia se refiere al período de duración del empleo, no hay problema. Sin embargo, conviene detenerse sobre la fuerza ejecutiva del acuerdo de no competencia una vez extinguida la relación laboral debido a sus efectos de amplio alcance. Un acuerdo de no competencia puede impedir que los empleados utilicen no solo secretos comerciales, sino también sus conocimientos generales, competencias y experiencia, lo que atenta contra el derecho de movilidad de los trabajadores.

En consecuencia, algunos países prohíben los acuerdos de no competencia, salvo en circunstancias excepcionales. Aunque no estén prohibidos, los acuerdos de no competencia suelen estar sujetos a ciertas limitaciones y límites. Normalmente deben tener una cobertura geográfica, una duración y un alcance “razonables”. Algunos países aceptan acuerdos de no competencia de uno o dos años de duración, que abarquen el área geográfica y el tipo de trabajo realizado por el empleado en su empleo anterior.

Habida cuenta de la diversidad de enfoques nacionales existentes ⁽⁷⁾Para obtener una visión general país por país de las restricciones posteriores a la extinción de la relación laboral, véase, por ejemplo, Confidential Information, Trade Secrets and Post-Termination Restrictions, 2023, Bird & Bird. https://www.twobirds.com/en/insights/2023/global/global-guide-on-confidential-information en relación con las cláusulas de no competencia y los acuerdos de no competencia, las empresas (y en particular, las multinacionales) deben prestar especial atención a la redacción de dichas cláusulas. Los empresarios también deben sopesar los posibles efectos negativos de incluir acuerdos de no competencia en sus contratos laborales, ya que podrían desanimar a los empleados, que pueden percibirlos como injustos, o ahuyentar a los solicitantes de empleo.

Los acuerdos de no divulgación, los acuerdos de no competencia o las cláusulas de confidencialidad deben firmarse al principio de la relación entre las partes, antes de cualquier intercambio de información confidencial. Es posible subsanar su ausencia posteriormente, indicando que las obligaciones de confidencialidad asumidas por las partes se aplican también a la información intercambiada previamente. Sin embargo, el riesgo de abordar las obligaciones de confidencialidad con posterioridad es que podrían surgir desacuerdos sobre las cláusulas del acuerdo cuando ya se ha intercambiado información confidencial. En tal caso, la parte que ha revelado secretos comerciales o información confidencial no tendría mucho poder contractual para imponer las condiciones que prefiere.

Contratos con terceros ⁽⁸⁾Véase la Parte VI de esta guía, “Los secretos comerciales en la innovación colaborativa”, y en particular la Sección 2 sobre el uso de los acuerdos de no divulgación y de las cláusulas de confidencialidad en las actividades de colaboración.

En la economía moderna, es habitual que los titulares de secretos comerciales necesiten compartir con terceros su información objeto de secreto comercial para, por ejemplo, realizar investigación colaborativa, para actividades de empresas conjuntas, acuerdos de fabricación o distribución, franquicias, recaudación de fondos, etc. Para satisfacer una necesidad empresarial específica, con frecuencia se ha de compartir información objeto de secreto comercial con consultores externos, contratistas, vendedores, distribuidores, agentes de ventas, socios comerciales y técnicos, y también con potenciales socios comerciales. Estas relaciones son de carácter temporal, y es posible que estas terceras partes hayan trabajado, estén trabajando o trabajen en el futuro con competidores. Por lo tanto, puede ser que sea más necesario proteger la confidencialidad con terceras partes que con los empleados. Hay que proteger de manera especial los secretos comerciales frente a terceros, con los que el titular de secretos comerciales coopera.

Se recomienda incluir por defecto cláusulas de confidencialidad en todos los contratos que se celebren con terceros. También existe la posibilidad de firmar un acuerdo de no divulgación independiente, centrado en la confidencialidad y el intercambio de información confidencial, en los casos siguientes: i) es necesario intercambiar información confidencial antes de la firma del contrato, por ejemplo, para redactarlo adecuadamente; ii) la regulación del intercambio de información confidencial es más compleja y requiere abordarse por separado con más detalle; iii) la relación contractual entre las partes ya está establecida en un contrato que no incluye una cláusula de confidencialidad, o iv) la parte reveladora necesita revelar un secreto comercial muy valioso que precisa adquirir compromisos adicionales.

Si el titular de secretos comerciales revela su información objeto de secreto comercial, por ejemplo, a un consultor que utilizará dicha información para prestar sus servicios, en el contrato se deberá especificar que el consultor no utilizará la información objeto de secreto comercial que ha sido revelada para ningún otro fin. Además, el titular de secretos comerciales debe asegurarse de que el consultor no utilizará la información objeto de secreto comercial de ninguna otra persona para llevar a cabo el trabajo objeto del contrato (véase la Sección 5.2).

El consejo general sobre medidas contractuales (véase la Sección 2.3) también se aplica a las cláusulas de confidencialidad y los acuerdos de no divulgación con terceros. Así, es al principio de la relación laboral cuando deben firmarse los acuerdos de no divulgación, introducirse las cláusulas contractuales y establecerse, si procede, los acuerdos de no competencia. En particular, en ellos se debería señalar: 

• qué tipo de información se va a proteger

• cómo se va a proteger

• qué restricciones existirán para su acceso y utilización

• en su caso, cómo y en qué medida el receptor está autorizado a compartirla con terceros

• cuál es la duración de la obligación de confidencialidad, y de cualquier obligación que exista tras la extinción del contrato, y

• qué ocurre con los documentos confidenciales cuando concluye la colaboración.

2.4 Paso 4: Controle los actos de apropiación indebida y las filtraciones y reaccione ante ellos

Plan de protección de los secretos comerciales (paso 4)

Principios generales para reaccionar eficazmente

Incluso cuando se dispone de un plan de protección de los secretos comerciales sólido y eficaz y de una exhaustiva política de gestión de secretos comerciales, puede producirse una apropiación indebida de secretos comerciales. En general, se entiende por apropiación indebida de secretos comerciales la adquisición, utilización o revelación de secretos comerciales por medios ilícitos, indebidos o deshonestos (véase la Parte III de esta Guía, “Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”).

Además, también el titular de secretos comerciales, de manera accidental, puede revelar o filtrar secretos comerciales, debido a una negligencia o a un simple error. Por ejemplo, se puede producir una revelación accidental al enviar por error, por correo electrónico, un documento confidencial al destinatario equivocado.

Para reaccionar eficazmente ante un filtración o una apropiación indebida deben tenerse en cuenta tres principios generales importantes.

1. No dejarse llevar por las emociones: las reacciones ante las filtraciones y la apropiación indebida de secretos comerciales deben considerarse como una parte integrante de la gestión de secretos comerciales, que se basa en gran medida en la gestión de riesgos. Lo importante es estar listo y preparado para reaccionar, evitar daños mayores, contraatacar en el momento oportuno y recuperarse.

2. Recordar que la velocidad de reacción es crucial: de poco sirve reaccionar adecuadamente si se hace demasiado tarde. Uno de los principales riesgos de la apropiación indebida o las filtraciones es que el secreto comercial se divulgue y pierda todo su valor. Reaccionar a tiempo puede evitar que se revelen más datos o que se haga un uso indebido de ellos, o al menos limitar sus efectos negativos.

3. Tener listo un plan de respuesta: antes de que se produzca el incidente debe estar listo un plan de respuesta. Se debe designar a una o varias personas responsables de tomar medidas en caso de emergencia. Todos los miembros de la empresa deben recibir instrucciones para que notifiquen inmediatamente cualquier amenaza a los secretos comerciales.

En general, los titulares de secretos comerciales pueden tomar las siguientes medidas para reaccionar ante la apropiación indebida o las filtraciones.

• Comprender la situación y detener la apropiación indebida o la filtración

• Proteger el valor de los secretos comerciales

• Solucionar el motivo de la infracción

• Gestión del daño a la reputación y la responsabilidad

A continuación se detallan los pasos que se dan habitualmente en la organización del titular de secretos comerciales.

Comprender la situación y detener la apropiación indebida o la filtración

Para evitar vacíos de poder perjudiciales y el cruce de culpas cuando se produce la apropiación indebida, la política de gestión de secretos comerciales debe proporcionar a las personas encargadas de gestionar la situación distintas indicaciones y orientaciones para los momentos iniciales.

En general, hay tres medidas iniciales que deben adoptarse, tanto en relación con la gestión de secretos comerciales como con posibles litigios sobre secretos comerciales.

1. Recopilar pruebas y conservarlas relacionadas con la posible apropiación indebida o filtración de secretos comerciales. Conviene tener tantas opciones como sea posible para reaccionar en una fase posterior. Por ejemplo, aunque, en un primer momento, el titular de secretos comerciales opte por una solución extrajudicial enviando una carta de advertencia, si el presunto responsable de la apropiación indebida no reacciona, el titular de secretos comerciales podría decidir entablar un litigio, si ha conservado adecuadamente las pruebas de la apropiación indebida. 

2. Investigar lo sucedido. Más concretamente, entender cómo ha podido producirse la apropiación indebida y quién la llevó a cabo. Obviamente, las investigaciones deben realizarse de forma confidencial para no alertar al presunto responsable de la apropiación indebida, que podría tomar contramedidas o destruir pruebas.

3. Detectar los puntos débiles que causaron la apropiación indebida o la filtración. Si es necesario, tomar medidas urgentes para mitigar los daños inmediatos y evitar nuevas infracciones. Más adelante se podrá realizar un examen exhaustivo y pormenorizado del plan de protección de los secretos comerciales.

Obviamente, los tres pasos anteriores podrían interrelacionarse entre sí. Por ejemplo, conservar las pruebas requiere probablemente entender previamente la situación. Sin embargo, si se espera demasiado antes de actuar se corre el riesgo de que las pruebas se pierdan o se alteren.

Proteger el valor de los secretos comerciales

Después de adoptar medidas de conservación de las pruebas, comprender lo sucedido y dar los primeros pasos para impedir que continúe la adquisición o la utilización ilícitas del secreto comercial, la empresa tiene que decidir cómo reaccionar ante la apropiación indebida.

La empresa no debe olvidar que el objetivo final de la gestión de secretos comerciales es la maximización de los beneficios que suponen los secretos comerciales para obtener y mantener una ventaja competitiva. Este objetivo no cambia a pesar de la filtración o la apropiación indebida. Lo que cambia, sin embargo, puede ser la forma de alcanzarlo.

Si los secretos comerciales filtrados aún no se han hecho públicos, el titular podría considerar las siguientes opciones:

• Resolución amistosa: ponerse en contacto con el responsable de la apropiación indebida para acordar la devolución o destrucción inmediata de cualquier material físico que contenga la información objeto de secreto comercial, poner fin a la utilización y difusión de dicha información y resolver cualquier posible controversia. De esa manera se lograría detener rápidamente la difusión o el uso indebido de la información

  Por razones empresariales y comerciales, intentar llegar a una solución amistosa podría ser la opción adecuada para tener en cuenta. Cuando las partes no puedan resolver rápidamente la controversia, quizás podrían ponerse de acuerdo en recurrir a un mediador que les ayude a encontrar una solución amistosa.

• Litigio: iniciar inmediatamente un litigio, también con el fin de obtener un mandamiento judicial de los tribunales competentes que prohíba e impida nuevas infracciones (véase la Parte V de esta Guía, “Litigios en materia de secretos comerciales”, sobre las vías de reparación judicial). Sin embargo, los litigios suelen conducir a una solución del conflicto acordada entre las partes.

Si los secretos comerciales objeto de apropiación indebida ya se han hecho públicos, el titular de secretos comerciales ha perdido la protección jurídica de la información. En este escenario, una opción consiste en entablar un litigio para obtener una indemnización por daños y perjuicios, si la otra parte no está dispuesta a compensar el daño voluntariamente. Sin embargo, existen otras posibilidades para solucionar controversias, como establecer una relación comercial amistosa como socio licenciatario, distribuidor, socio comercial o consultor externo, que puede utilizarse como medio para obtener una compensación. 

Solucionar el motivo de la infracción

Después del incidente, revise el plan de protección de los secretos comerciales y su aplicación, e identifique sus posibles puntos débiles. En caso necesario, modifique o mejore dicho plan para evitar que se reproduzca un episodio similar en el futuro. Para identificar el origen de la infracción se pueden emplear distintos medios, por ejemplo, iniciar un proceso de diligencia debida interna, usar un programa informático diseñado para gestionar y proteger secretos comerciales o efectuar “pruebas de estrés” del sistema informático.

Conviene considerar si es apropiado poner en marcha acciones disciplinarias contra los empleados, o acciones contractuales contra terceros, por su responsabilidad en la filtración o apropiación indebida de secretos comerciales. El incidente también puede ser una oportunidad para educar y formar a los empleados: por ejemplo, las lecciones aprendidas y las áreas de mejora para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

Gestión del daño a la reputación y la responsabilidad

La apropiación indebida de secretos comerciales puede dar lugar a responsabilidad contractual y extracontractual. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, la filtración de un secreto comercial se produce porque un licenciatario del secreto comercial sujeto a la obligación de confidencialidad lo revela. Además, una apropiación indebida podría dar lugar a un deber de comunicación hacia clientes, proveedores y autoridades públicas. En estas situaciones, puede ser útil obtener el asesoramiento de un abogado.

Sufrir una apropiación indebida/filtración de sus secretos comerciales puede repercutir negativamente en la reputación de la empresa, su fondo de comercio y su imagen pública. Aprovechando la situación, la competencia puede hacer hincapié en la incapacidad de la empresa para proteger sus secretos comerciales o los de sus socios o clientes. Por lo tanto, puede ser importante poner en marcha rápidamente una campaña de comunicación, dirigida al público en general o limitada a determinadas entidades, autoridades, clientes o socios comerciales, así como a los empleados. Publicar una comunicación de relaciones públicas podría ser una buena manera de empezar a restaurar su reputación, transmitiendo así al mercado que la empresa se preocupa por los secretos comerciales y comunicando que, tras el incidente, ha mejorado considerablemente la gestión y protección de la información confidencial.

En algunos países,existen pólizas de seguros para mitigar los riesgos relacionados con la apropiación indebida y la filtración de secretos comerciales.

2.5 Ejemplo de lista de verificación: Plan de gestión de secretos comerciales

En esta Sección se facilita una síntesis de los cuatro pasos detallados en las Secciones 2.1 a 2.4 en forma de ejemplo de lista de verificación. Puede ser útil para las empresas a la hora de establecer un plan de gestión de secretos comerciales con el fin de identificar y proteger los secretos comerciales frente a la apropiación indebida y la filtración. Ahora bien, no es una lista exhaustiva ni estándar que deban aplicar todos los lectores. Este ejemplo de lista de verificación debe adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa, en función, de su tamaño, recursos, sector de actividad o entorno de mercado, entre otros factores.

3. Situaciones de alto riesgo de apropiación indebida

3.1 Salida de empleados y riesgos de apropiación indebida  ⁽⁹⁾En la Sección 3.3 se facilita un resumen de las medidas que pueden adoptarse en situaciones de alto riesgo de apropiación indebida.

La filtración de secretos comerciales puede producirse a través de diferentes canales, por ejemplo, por medio de empleados actuales, antiguos empleados y empleados jubilados, contratistas externos, piratas informáticos, etc. Sin embargo, es bien sabido que la filtración de secretos comerciales por parte de empleados que cambian de empresa es una situación de alto riesgo a la que se enfrentan muchas empresas.

Por lo general, los empleadores y los empleados salientes tienen intereses contrapuestos. Los empleadores probablemente querrán evitar que sus ex empleados transmitan los conocimientos adquiridos en su anterior empleo a la nueva empresa. Sin embargo, estos probablemente quieran progresar profesionalmente en su nuevo puesto, o crear su propio negocio, basándose en lo que han aprendido en sus anteriores empleos. Cuando contratan empleados, los empleadores no quieren verse envueltos en controversias con los anteriores empleadores por apropiación indebida de secretos comerciales y también desean evitar la contaminación de sus propios activos de información (véase la Sección 5 relativa a la contaminación con secretos comerciales de antiguos empleadores).

La legislación sobre secretos comerciales, la legislación laboral y la legislación antimonopolio, entre otras, son los instrumentos jurídicos que pretenden equilibrar estos diversos intereses. Las cláusulas de confidencialidad, los acuerdos de no divulgación, de no competencia y de no captación también son herramientas jurídicas que habitualmente pueden utilizarse para mitigar los riesgos de controversias derivadas de la movilidad de los empleados (véase la Sección 2.3). Sin embargo, las distintas jurisdicciones presentan diferencias significativas en cuanto a la medida en que los antiguos empleadores pueden prohibir la movilidad laboral de los trabajadores y el uso de sus conocimientos tras la salida del empleo, y la medida en que los trabajadores tienen libertad de elegir un nuevo empleo y utilizar sus conocimientos. Y es algo que también depende de las circunstancias de cada caso.

Por lo tanto, es indispensable recurrir a especialistas que conozcan la legislación aplicable. En términos generales, la información que forma parte de los conocimientos y habilidades generales del empleado no es un secreto comercial que el antiguo empleador pueda reivindicar.

Además de las medidas contractuales que, junto con los programas de formación y capacitación sobre la protección de los secretos comerciales, pueden tener un efecto disuasorio para evitar posibles litigios por apropiación indebida de secretos comerciales de antiguos empleadores, también existen medidas adicionales, que en algunos casos deben adoptarse antes de que el empleado abandone la empresa y, en otros, después de que el empleado haya dejado la empresa.

Medidas previas a la salida de un empleado

Cuando un empleado presenta su dimisión, pueden adoptarse varias medidas para mitigar los riesgos de apropiación indebida.

En primer lugar, y dependiendo de las circunstancias del caso, se debe contemplar la posibilidad de bloquear el acceso del empleado a los secretos comerciales y a la información confidencial en cuanto el empleado comunique su dimisión. La empresa debe hacer una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta varias cuestiones según las circunstancias de cada caso, como por ejemplo: i) la necesidad de continuar con los proyectos que coordinaba el empleado; ii) los costos de mantener al empleado en nómina; y iii) los riesgos que se corren dejando que el empleado tenga acceso al activo de información de la empresa hasta su último día de trabajo.

Además, se debe recordar a los empleados salientes su obligación de devolver o destruir cualquier documento confidencial u otros materiales. Dicha obligación debe figurar en las cláusulas de confidencialidad de los contratos laborales.

Las entrevistas de salida también son una acción importante para mitigar el riesgo relacionado con la salida de los empleados de la empresa. Tanto si los empleados dimiten como si son despedidos por la empresa, hay que programar entrevistas de salida para recordar a los empleados sus deberes legales de confidencialidad y sus obligaciones contractuales específicas. El grado de cautela que la empresa debería aplicar está estrechamente relacionado con los motivos de dimisión de los empleados salientes y el nuevo empleo de los empleados.

Las entrevistas de salida pueden tener un importante efecto psicológico y disuasorio. Los empleados salientes percibirán y recordarán que la empresa se preocupa por sus secretos comerciales y que está dispuesta a reaccionar para protegerlos, si se ve obligada a hacerlo. Por lo tanto, es probable que disminuya el riesgo de apropiación o utilización indebidas de los secretos comerciales del empleador. Las entrevistas de salida son medidas de bajo costo que pueden ayudar al titular de secretos comerciales a demostrar ante un tribunal que se han tomado “medidas razonables” para mantener la información en secreto.

Para identificar cualquier filtración lo antes posible y detener cualquier posterior difusión o uso no autorizado de los secretos comerciales, las empresas suelen comprobar los dispositivos, herramientas y sistemas informáticos utilizados por los empleados que abandonan la empresa en busca de cualquier comportamiento anómalo. Por lo general, el período que transcurre entre el aviso de despido y los últimos días de trabajo es crítico, ya que los empleados salientes pueden descargar archivos de sus dispositivos y sistemas, enviarlos a direcciones de correo electrónico personales, subirlos a cuentas personales en la nube, o simplemente imprimirlos o recopilarlos en papel. Como inspeccionar las actividades de los empleados es una operación delicada que debe realizarse respetando la legislación laboral aplicable, las normas de privacidad y las mejores prácticas forenses informáticas, se recomienda solicitar la asistencia de especialistas (externos).

Otra forma de mitigar el riesgo consiste en reducir la rotación de empleados. Crear un buen entorno laboral invirtiendo, por ejemplo, en el bienestar de los empleados, la promoción de la conciliación laboral y familiar y la comunicación entre la dirección y los empleados, puede favorecer la retención de los empleados.

Medidas posteriores a la salida de un empleado

Una vez extinguida la relación laboral, se pueden contemplar las posibles medidas para que los empleados salientes sigan siendo conscientes de sus obligaciones.

Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, si existe una gran preocupación de apropiación indebida en relación con el nuevo empleo, quizás resulte apropiado que el antiguo empleador envíe una comunicación al empleado saliente o al nuevo empleador. Una vez recibida dicha comunicación, es probable que el exempleado y la empresa contratante adopten un mayor nivel de precaución, ya que no podrán alegar que desconocían los secretos comerciales. El envío de estas comunicaciones se realizará con cautela y se redactará con la ayuda de un abogado, ya que podrían percibirse como difamación o represalias, o de hecho equivaler a ello, en virtud de la legislación nacional aplicable.

Asimismo, en el período posterior a la contratación, es importante estar atento a las “señales” que puedan indicar un riesgo potencial de apropiación indebida de secretos comerciales y que requieran investigar con mayor detenimiento. Por ejemplo, es aconsejable vigilar las actividades del competidor que contrató al exempleado o las actividades del negocio que el exempleado creó tras su dimisión. Si, poco después de la incorporación del nuevo empleado, la empresa competidora lanza un nuevo producto con características que solo pueden obtenerse utilizando el proceso secreto desarrollado por el empleador anterior o presenta una solicitud de patente que reivindica una invención derivada de los secretos comerciales, sería lógico que se plantearan serias preocupaciones.

Además, convendría vigilar si otros empleados se marchan en el mismo período. Si todos se incorporan a la misma empresa competidora, convendrá extremar la vigilancia. Podría ser que la empresa competidora se haya dirigido a un grupo de trabajo específico de la organización del titular de secretos comerciales para recrearlo en su seno (la denominada “caza furtiva de empleados”), intentando así apropiarse también de los conocimientos técnicos del antiguo empleador.

Reaccionar ante la apropiación indebida por parte de un exempleado

Si un exempleado descarga una gran cantidad de documentos confidenciales de la empresa antes de incorporarse a una empresa de la competencia y esta lanza, poco después, un nuevo producto basado en la tecnología protegida como secreto comercial, puede justificarse una fuerte inferencia de apropiación indebida de secretos comerciales por parte del exempleado.

No obstante, la cuestión de si se ha producido realmente una difusión indebida de información objeto de secreto comercial por parte del exempleado suele ser ambigua en la práctica, y el antiguo empleador tiene buenas razones para preocuparse por el riesgo de apropiación indebida de información objeto de secreto comercial que el exempleado lleva en la cabeza.

Por lo tanto, determinar la apropiación indebida por parte de exempleados es una cuestión compleja que requiere realizar una investigación especial, valorar las pruebas circunstanciales y tener en cuenta consideraciones tácticas.

Dicho esto, las normas generales relativas a la reacción ante la apropiación indebida (véase la Sección 2.4) también pueden adaptarse al escenario específico de la salida de empleados.

• Mantener la calma: muchas veces, debido a la relación previa que el compañero de trabajo mantenía con el exempleado se pueden producir reacciones emocionales ante la sospecha de apropiación indebida de secretos comerciales. Conviene mantener la calma y seguir el plan de protección de los secretos comerciales

• Recabar pruebas y conservarlas: si es posible, se conservarán las pruebas de la posible apropiación indebida o filtración de secretos comerciales. Para ello suele ser necesario recurrir a especialistas técnicos forenses y solicitar consejo de un abogado.

• Investigar el caso y recopilar información: la investigación y la recopilación de información deben llevarse a cabo con sumo cuidado para evitar la destrucción de pruebas, como metadatos relacionados con registros específicos. Para comprender mejor la situación y limitar las posibles consecuencias negativas, se puede pedir explicaciones al exempleado sobre su comportamiento y solicitar su colaboración para limitar los daños. Sin embargo, puede que esta no sea la mejor opción, si la estrategia del empleador es, por ejemplo, iniciar una demanda y solicitar medidas cautelares y una orden de embargo contra el nuevo empleador del exempleado (véase la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, de esta Guía).

• Proteger el valor del secreto comercial: considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra el exempleado, teniendo en cuenta la gravedad de la violación. Una forma alternativa de resolver el caso sería alcanzar una solución amistosa con el exempleado o su nuevo empleador.

Después de las acciones iniciales, se habrá de examinar críticamente el plan de protección de los secretos comerciales con el fin de identificar cualquier debilidad que haya podido causar la apropiación indebida. Por ejemplo, se podrían incluir cláusulas de confidencialidad más estrictas en los contratos laborales, introducir sanciones (más graves) en caso de incumplimiento, mejorar la capacitación y sensibilización de los empleados o introducir restricciones de acceso más estrictas a los documentos y la información.

En general, si un empleado o exempleado está implicado en la apropiación indebida de secretos comerciales, la reacción de la empresa puede tener repercusión en los comportamientos de otros empleados. Es necesario enviar un mensaje claro: a la empresa le preocupan los secretos comerciales y las violaciones de los derechos de la empresa no quedarán impunes.

3.2 Riesgo de apropiación indebida cuando se comparten secretos comerciales con terceros

Un riesgo crítico para los titulares de secretos comerciales surge cuando comparten su información confidencial con terceros ajenos a la organización. Compartir secretos comerciales con otros puede ser necesario, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una investigación o una fabricación en colaboración con otra organización o se subcontratan ciertas actividades a otra organización.

Dado que la Parte VI de esta Guía se centra en cuestiones relacionadas con el secreto comercial y la innovación colaborativa, incluida la gestión de los secretos comerciales que cada parte aporta a la innovación colaborativa y los secretos comerciales que se generan a partir de las actividades colaborativas, esta Sección se limita a destacar varias cuestiones generales que los titulares de secretos comerciales deben tener en cuenta a la hora de compartir sus secretos comerciales con otros.

Mejores prácticas para los titulares de secretos comerciales

Los titulares de secretos comerciales deben tener especialmente en cuenta las siguientes buenas prácticas generales.

Escoger con cuidado a los asociados. Es importante seleccionar adecuadamente a aquellos con quienes se va a colaborar. Tienen que ser dignos de confianza. Firmar un contrato no garantiza que la otra parte vaya a cumplir debidamente sus obligaciones. Se puede presentar una demanda por incumplimiento de contrato ante los tribunales, por supuesto, pero una indemnización por daños y perjuicios difícilmente podrá restablecer plenamente su pérdida. Especialmente si se divulga el secreto comercial, lo que se traduce en la pérdida de protección jurídica. Además, obtener una indemnización por daños y perjuicios suele requerir litigios largos y costosos. Por lo tanto, la primera regla de oro es conocer bien y confiar en nuestros asociados antes de revelarles información objeto de secreto comercial.

Firmar acuerdos de no divulgación y contratos sólidos. Se debe firmar un acuerdo de no divulgación con los potenciales asociados (incluidos clientes y proveedores) al principio de la relación comercial, es decir, al iniciar las negociaciones. En lo que atañe a los titulares de secretos comerciales, es preferible obligar al destinatario a respetar la confidencialidad de forma permanente.

Una vez escogido un buen asociado, conviene firmar un contrato bien redactado. Los contratos pueden ser un instrumento muy importante para regular la colaboración con otras partes. Véase la Sección 2.3 en relación con las cláusulas de confidencialidad en los contratos con terceros y los acuerdos de no divulgación.

Compartir con cautela la información y controlar su uso. Al final de la colaboración, se debe recordar a la parte receptora sus obligaciones de confidencialidad y la titularidad de la información respectiva. Se solicitará al destinatario que restituya o destruya los documentos confidenciales que obren en su poder y que certifique dicha destrucción.

Se facilitará al destinatario solo la información estrictamente necesaria para realizar sus tareas. También se puede supervisar el trabajo del destinatario y el uso que hace de la información que se le ha facilitado. Durante la colaboración, todos los documentos compartidos deberán etiquetarse como confidenciales y comportar una mención que identifique al titular de los secretos comerciales. Además, en lugar de correos electrónicos pueden utilizarse bases de datos seguras que rastreen los accesos a los documentos compartidos.

Exigir a los beneficiarios que adopten normas estrictas de protección. Exigir a la parte receptora que adopte al menos el mismo grado de protección que usted aplicaría para proteger sus propios secretos comerciales. Más aún, si hay pasos específicos que considera que podrían proporcionar una protección más fiable y predecible, exija al destinatario que siga esos pasos.

Definir con precisión los derechos de cada parte en cualquier obra de nueva creación. Cuando el titular de secretos comerciales comparte la información confidencial con otra parte que utiliza esa información para crear otra cosa (por ejemplo, una nueva invención), es muy importante que ambas partes acuerden, de antemano, quién tiene el control legal sobre el secreto comercial compartido y quién tiene los derechos sobre la obra de nueva creación.

Del mismo modo, es posible que quien reciba la información introduzca mejoras o modificaciones en la misma. Normalmente, los titulares de secretos comerciales intentan negociar la propiedad de dicha información mejorada o modificada por el receptor.

Revisiones y actualizaciones periódicas. Como las relaciones comerciales pueden cambiar con el tiempo, conviene revisar las obligaciones de los acuerdos con terceros y actualizarlas si es necesario.

Obligaciones de los destinatarios de información objeto de secreto comercial

En lo que atañe al receptor de información objeto de secreto comercial, recibir dicha información del titular de secretos comerciales conlleva la obligación de protegerla, utilizarla y gestionarla adecuadamente de conformidad con las condiciones del contrato y la ley. Se trata de una responsabilidad considerable, ya que estos contratos suelen estipular la responsabilidad de la parte receptora si no cumple las obligaciones estipuladas en el contrato o si gestiona incorrectamente los secretos comerciales recibidos. En particular, los titulares de secretos comerciales suelen permitir a los receptores que utilicen la información objeto de secreto comercial solo para un fin determinado. Por lo tanto, las empresas receptoras deben asegurarse de que los empleados expuestos a esa información secreta no la utilizarán para otros fines. Además, el receptor debe tomar medidas razonables para mantener la confidencialidad de la información.

Por consiguiente, una estrategia exhaustiva de gestión de secretos comerciales debería comprender tanto la adecuada gestión de los secretos comerciales generados por la empresa como de los secretos comerciales de otras empresas que la empresa esté autorizada a utilizar.

Si se cuenta con la autorización de utilizar secretos comerciales de terceros, para reducir el riesgo de mala gestión de los secretos comerciales de terceros, se debería:

• identificar los derechos y obligaciones en relación con el uso de los secretos comerciales y el grado de protección para mantener el secreto de la información objeto de secreto comercial;

• supervisar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato;

• almacenar los documentos e información confidenciales del tercero por separado de los secretos comerciales de la empresa para evitar la contaminación (véase la Sección 4, más adelante, sobre la prevención de la contaminación por secretos comerciales de terceros).

3.3 Ejemplo de lista de verificación: Salida de empleados e intercambio de secretos comerciales con terceros

El siguiente ejemplo de lista de verificación resume las medidas que pueden ser útiles para reducir el riesgo de apropiación indebida y filtración de secretos comerciales en dos situaciones específicas descritas en las Secciones 3.1 y 3.2, a saber, la salida de empleados y el intercambio de secretos comerciales con partes externas. Como se indica en la Sección 2.5, debe utilizarse como modelo que adaptar a las necesidades específicas de cada lector.

4. Cómo evitar la contaminación con secretos comerciales de terceros

4.1 Las vías de contaminación

Además de minimizar el riesgo de salida asociado a la filtración y apropiación indebida de sus propios secretos comerciales, el titular de secretos comerciales también debe abordar cómo evitar el riesgo de entrada asociado a la contaminación con secretos comerciales de otros.

Contaminación significa recibir secretos comerciales de otros que el titular no deseaba o no esperaba recibir. En la Sección anterior se ha descrito cómo proteger los secretos comerciales como activos internos de la empresa frente a filtraciones externas y apropiaciones indebidas por parte de terceros. En esta Sección, abordamos cómo proteger los activos de información interna de la empresa frente a la posible contaminación de secretos comerciales de terceros.

La contaminación podría producirse, por ejemplo, cuando la empresa A transmite a la empresa B sus secretos comerciales, voluntaria o accidentalmente, a pesar de que la empresa B no está interesada en recibir esta información. La contaminación con secretos comerciales de terceros también podría ser el resultado de una cadena de difusión de secretos comerciales a través de más de una parte. Una vez que la información llega a la empresa, puede propagarse muy rápida y ampliamente. Dicha información puede utilizarse dentro de la empresa en múltiples proyectos, reelaborarse o incorporarse a algún producto nuevo, transferirse a otra persona, servir de inspiración o utilizarse como base para un nuevo plan de negocio o una campaña de marketing.

Los secretos comerciales de terceros pueden entrar en una empresa por diferentes vías. En concreto:

• A través de nuevos empleados: con frecuencia, la contaminación se produce porque algún nuevo empleado que se llevó información y documentos de su antiguo empleador los utiliza para desempeñar sus funciones en el nuevo puesto de trabajo, sin que su nuevo empleador lo sepa.

• Mediante la adquisición lícita de información objeto de secreto comercial de otra parte: la contaminación puede producirse cuando una empresa participa en una transacción comercial con otra parte en la que se comparten los secretos comerciales de esta última durante, por ejemplo, la negociación de una licencia o una fusión.

• A través de la inteligencia competitiva: la contaminación puede producirse cuando una empresa recopila información comercial de sus competidores (inteligencia competitiva). ⁽¹⁰⁾La inteligencia competitiva es una práctica empresarial legal, que se basa en la recopilación y análisis sistemáticos de información procedente de múltiples fuentes. No obstante, si una empresa adquiere información objeto de secreto comercial de sus competidores a través de medios desleales, indebidos o considerados ilícitos, dicha investigación constituye una apropiación indebida de secretos comerciales.

Generalmente las personas se relacionan con otras que trabajan en el mismo sector empresarial, reciben propuestas de marketing, conversan sobre ofertas comerciales y negocian acuerdos, compartiendo gran cantidad de información durante el proceso. Por tanto, el riesgo de contaminación es real.

4.2 Riesgos de contaminación y mitigación

Riesgos y daños potenciales de la contaminación

Por lo general, los terceros que reciben secretos comerciales de buena fe no son responsables del uso de la información de buena fe, es decir, no se pueden reclamar los daños causados por el uso de secretos comerciales ajenos. Sin embargo, según las legislaciones nacionales, ⁽¹¹⁾Véase la información sobre los sistemas de secretos comerciales en algunos países y regiones, que puede consultarse en: https://www.wipo.int/tradesecrets/en/ tan pronto como la empresa contaminada reciba la notificación o debiera haber sido consciente de que la información está protegida como secreto comercial, deberá dejar de utilizarla. De lo contrario, podría surgir responsabilidad por el uso posterior a la notificación.

Las consecuencias de la contaminación podrían ser muy graves. Algunos de los posibles perjuicios para la empresa contaminada podrían ser:

• Pérdida de inversión si una empresa contaminada que se sustenta en el secreto comercial de un tercero tiene que dejar de utilizarlo repentinamente.

• La dificultad objetiva de aislar el secreto comercial de terceros y limpiar la contaminación, una vez que la información se ha extendido por la organización.

• El riesgo de que el titular de secretos comerciales alegue que la empresa contaminada es responsable también del uso del secreto comercial antes de la notificación remitida por el titular de secretos comerciales, porque, dadas las circunstancias, la empresa debería haber sabido que el secreto comercial había sido objeto de apropiación indebida. Así, el titular de secretos comerciales podría solicitar medidas cautelares que prohíban la venta de los productos pertinentes de la empresa o reclamar daños y perjuicios.

Mitigación de los riesgos de contaminación

La consecuencia de la contaminación con secretos comerciales de terceros podría ser muy grave para la empresa, y la gestión de la contaminación, una vez producida, es extremadamente gravosa. Por ello, la prevención es clave para evitar daños mayores.

Podrían contemplarse las siguientes acciones generales para mitigar los riesgos de contaminación.

Invertir en la capacitación y formación de los empleados: los empleados que son conscientes de la importancia de los secretos comerciales también son capaces de comprender la importancia de impedir que la información de terceros se difunda dentro de la empresa. Así pues, la capacitación y la formación deben centrarse no solo en la protección de los secretos comerciales de la empresa, sino también en el rechazo de la información de terceros no deseada.

Mantener un registro del origen de la información valiosa: conservar pruebas de la fecha y las circunstancias de la adquisición de secretos comerciales puede ayudar a demostrar que dichos secretos estaban en la organización antes de la supuesta contaminación, o que han sido adquiridos de forma lícita.

Por ejemplo, el titular de secretos comerciales puede demostrar que determinados conocimientos técnicos se desarrollaron de forma independiente mediante el seguimiento de las actividades de investigación y desarrollo. Además, las circunstancias de la adquisición de los secretos comerciales de un tercero pueden proporcionar pruebas indirectas para que la empresa alegue que la contaminación se produjo sin que fuera culpa suya.

Supervisar el sistema de gestión y comunicación de datos: supervisar el sistema de gestión y comunicación de datos para detectar cualquier operación anormal o flujo de datos hacia el exterior y dentro de la organización. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que controlar la información que entra en la organización es mucho más difícil, ya que gran parte del flujo de información que entra en la organización suele hacerlo por medios no electrónicos.

Para mitigar el riesgo de recibir información sensible de los competidores a través de la inteligencia competitiva, debe aplicarse un riguroso código de conducta y de ética que prohíba las prácticas ilícitas y poco éticas. Por ejemplo, las empresas pueden dar instrucciones a sus empleados y socios comerciales para que no utilicen identidades falsas para acceder a material restringido en sitios web o a sesiones restringidas en conferencias del sector o para realizar pedidos de productos o solicitar servicios de la competencia.

En la Sección 5 se explican otras medidas de mitigación que pueden adoptarse para minimizar el riesgo de contaminación por la contratación de nuevos empleados y por la recepción de información de colaboradores y socios comerciales.

4.3 Reacción ante la contaminación

Una vez que la empresa se da cuenta de que ha sido contaminada con secretos comerciales de terceros, debe considerar la posibilidad de seguir los pasos generales que se indican a continuación.

• Comprender la situación: ¿Qué secreto comercial se introdujo en la empresa? ¿Cómo se introdujo? ¿Cuándo ocurrió? Se debe llevar a cabo una investigación interna para localizar secretos comerciales de terceros y asegurarlos de modo a garantizar que la empresa no los utiliza o deja de utilizarlos.

• Consultar con un especialista jurídico y comprender las posibles consecuencias: las consecuencias de la contaminación dependerán en gran medida de tres factores:

  • la pertinencia y el valor del secreto comercial;

  • si la empresa ha utilizado el secreto comercial, el alcance de dicha utilización y su difusión dentro de la empresa; y

  • si la empresa ha recibido y utilizado inocentemente el secreto comercial.

En función de lo anterior, pueden plantearse distintos escenarios:

• No se ha hecho uso de la información recibida: se trata del escenario menos problemático, cuando nunca se ha utilizado ni se ha difundido dentro de la empresa. Para evitar cualquier uso inadvertido de dicha información contaminante en el futuro, se puede aislar y eliminar dicha información, o contactar con el titular legítimo de la información para organizar la devolución de la misma.

• Se obtuvo la información de buena fe: si la información se ha utilizado, pero la empresa la recibió de buena fe, la empresa no suele ser responsable del uso hecho en el pasado del secreto comercial. La empresa debe comprobar si actuó con diligencia para prevenir la contaminación (por ejemplo, si realizó entrevistas de entrada y recabó el compromiso de los nuevos empleados, entre otros). En muchos países, no obstante, una vez que la empresa reconoce que obtuvo de forma ilícita la información objeto de secreto comercial, por lo general debe dejar de utilizarla, ya que de lo contrario incurre en responsabilidad por el uso continuado.

• Se ha actuado de forma intencional o negligente: si la empresa conocía, o desconocía por negligencia, que la información se había obtenido ilícitamente, podría ser declarada plenamente responsable, incluso por actos pasados (véase más ampliamente la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, de esta Guía).

5. Situaciones de alto riesgo de contaminación

5.1 Contratación de nuevos empleados

La contratación de nuevos empleados de la competencia es una de las dos principales vías de contaminación ⁽¹²⁾En el ejemplo de lista de verificación C que se muestra a continuación se resumen las medidas que pueden adoptarse en situaciones de alto riesgo de contaminación con los secretos comerciales de un competidor. Cuando una empresa se contamina con los secretos comerciales de su competidor, existe un alto riesgo de que el titular de secretos comerciales (competidor) reclame responsabilidades a la empresa contaminada, aunque esta no haya sido consciente de la apropiación indebida. Cuando un empleado se apropia indebidamente de información de su antiguo empleador, en determinadas circunstancias y dependiendo de la legislación aplicable, el titular de secretos comerciales puede interponer una demanda también contra el nuevo empleador que contrató al empleado desleal basándose en su responsabilidad subsidiaria.  ⁽¹³⁾La responsabilidad civil vicaria es una forma de responsabilidad secundaria o indirecta que se impone a una parte debido a su relación particular con la parte que cometió un agravio. A menudo se alega responsabilidad civil vicaria contra un empresario por actos cometidos por sus empleados y, según los distintos enfoques nacionales, el empresario puede ser declarado responsable de la falta cometida por sus empleados.

Para mitigar el riesgo de contaminación a través de la contratación de empleados, pueden considerarse varias medidas adicionales, además de las descritas en la Sección 4.2.

• Al contratar a nuevos empleados, las empresas pueden utilizar una lista de verificación de incorporación, en la que se les exige que confirmen que han cumplido, y seguirán cumpliendo, con la obligación de confidencialidad hacia sus antiguos empleadores, lo que incluye la devolución o destrucción de cualquier documento e información sensible que perteneciera a sus antiguos empleadores.

• En la entrevista de admisión de los nuevos empleados, la empresa debe indicarles claramente que no deben contaminar la empresa con la información objeto de secreto comercial de sus antiguos empleadores.

Estas medidas son especialmente importantes cuando se contrata a empleados de alto nivel, que muy probablemente hayan estado expuestos a información objeto de secreto comercial muy valiosa de sus antiguos empleadores.

5.2 Recepción de información de colaboradores y socios comerciales ⁽¹⁴⁾Véase la Parte VI de esta Guía, “Los secretos comerciales en la innovación colaborativa”, y en particular, la Sección 2.

En general, el conocimiento es un recurso esencial para que una empresa crezca y se desarrolle. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, recibir información objeto de secreto comercial perteneciente a otros puede acarrear el riesgo de que sus actividades futuras se vean limitadas simplemente por el simple hecho de “conocer” los secretos comerciales de otros.

Aunque pueden plantearse una multitud de casos, a continuación se describen dos ejemplos concretos. El primer caso describe una situación en la que una empresa recibe una propuesta espontánea que parece muy atractiva para hacer avanzar su negocio. El segundo caso corresponde a una situación en la que una empresa realiza una transacción comercial con otra empresa.

Caso 1: propuestas espontáneas

Imaginemos que una empresa ha invertido mucho en un proyecto de I+D, pero lleva tiempo enfrentándose a un problema concreto que ha provocado un retraso en dicho proyecto. Una persona externa se pone en contacto con la empresa con una propuesta espontánea, y propone organizar una reunión, bajo un acuerdo de no divulgación, para proponerles una idea que supuestamente resuelve el problema. ¿Debe la empresa firmar el acuerdo de no divulgación y obtener la información?

Quizá convendría no precipitarse. Debe realizarse una adecuada evaluación del riesgo, especialmente si la empresa ha estado llevando a cabo paralelamente sus propios proyectos sobre el mismo tema o un tema similar y está desarrollando de forma autónoma sus propios secretos comerciales. Una vez que recibe la información objeto de secreto comercial de otros, es posible que a la empresa le resulte muy difícil mantener dicha información separada de su propia información objeto de secreto comercial.

Para evitar este tipo de riesgo de entrada de contaminación, teniendo en cuenta los riesgos de recibir la información y su valor, una posible medida de mitigación consiste en pedir a la parte reveladora que se comprometa a un acuerdo de no confidencialidad, y negarse a recibir cualquier información antes de que se firme el acuerdo de no confidencialidad.  ⁽¹⁵⁾Véase también James Pooley (2024). Secrets – Managing Information Assets in the Age of Cyberespionage (2nd Ed.). Menlo Park: Verus Press, p. 164-165.De este modo, la empresa tendrá pleno derecho a utilizar la información recibida del modo que desee. Si se concluye dicho acuerdo de no confidencialidad, la parte reveladora intentará convencer a la empresa receptora sin revelar ninguna información que deba mantenerse confidencial. A partir de esta primera conversación no confidencial, la empresa estará en mejores condiciones de realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de posible contaminación por secretos comerciales de un tercero y decidir si merece la pena asumir los riesgos de firmar un acuerdo de no divulgación y recibir un conjunto completo de información, incluidos secretos comerciales.

Caso 2: transacciones comerciales

Otro caso en el que existe un riesgo muy elevado de contaminación con secretos comerciales ajenos son las transacciones comerciales con otras partes (como consultores externos, contratistas o posibles socios comerciales). Estas transacciones suelen implicar una transferencia de información objeto de secreto comercial de una parte a otra, por lo que pueden introducir en la empresa secretos comerciales no deseados o inesperados.

Por ejemplo, la empresa A subcontrata algunas tareas de investigación a la empresa de investigación B para mejorar su producto. Casualmente, la empresa B ya había llevado a cabo una investigación similar para la empresa C, competidora de la empresa A. En aquella ocasión, la empresa de investigación B recibió de la empresa C información útil, incluida información objeto de secreto comercial de la empresa C. La empresa de investigación B desea impresionar a la empresa A, por lo que utiliza dicha información y, en su informe a la empresa A, sugiere una serie de mejoras del producto que, de hecho, aprovechan los secretos comerciales de la empresa C.

¿Se ha apropiado indebidamente la empresa A de los secretos comerciales de la empresa C? Aunque la respuesta dependerá de la legislación aplicable y de las circunstancias exactas, en general, la clave reside en si la empresa A sabía o debería haber sabido que las sugerencias de la empresa B se basaban en secretos comerciales de terceros. Sin embargo, incluso si se considera que la empresa A es un destinatario inocente de la información, se le puede exigir que deje de utilizarla. Eso podría significar para la empresa A la imposibilidad de vender su nuevo producto, con la pérdida de inversiones y el daño a la reputación que esto puede acarrear.

La empresa A podría haber evitado esa desafortunada situación, o al menos podría haber reducido los riesgos, si hubiera considerado las siguientes medidas:

• En el contrato con la empresa de investigación B, la empresa A debería haber dejado claro que no le interesaba recibir secretos comerciales de nadie.

• Para que la otra parte responda de los daños causados por la contaminación, el acuerdo debe incluir garantías contractuales o cláusulas de indemnización para que la otra parte responda de los daños causados por la contaminación. En el ejemplo anterior, el contrato debería haber estipulado que, en caso de que la información facilitada por la empresa de investigación B perteneciera a terceros y se transfiriera ilícitamente a la empresa A, la empresa de investigación B indemnizará a la empresa A por las pérdidas o daños que pudiera sufrir.

En el caso de la empresa de investigación B, para reducir el riesgo de ser considerada responsable de contaminar a su cliente con secretos comerciales de otro cliente, la empresa debe abordar los conflictos de intereses con antelación, discutirlos con sus clientes y establecer medidas para mantener separada la información recibida de diferentes clientes.

En lo que se refiere a la empresa C, tan pronto como tenga conocimiento de que la empresa A adquirió sus secretos comerciales a través del servicio de la empresa B, deberá: i) notificar a la empresa A que se ha producido una transferencia ilícita de sus secretos comerciales; y ii) emprender acciones contra la empresa de investigación B que incumplió sus obligaciones de confidencialidad, solicitando el cese inmediato de cualquier difusión posterior, la devolución o destrucción de cualquier documento que contenga dichos secretos comerciales, y una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, tal como se detalla en la Sección 2.5.

5.3 Ejemplo de lista de verificación: Contratación de empleados y recepción de secretos comerciales de otros

El siguiente ejemplo de lista de verificación resume las medidas que pueden resultar útiles para reducir el riesgo de contaminación con secretos comerciales de terceros en dos situaciones específicas descritas en las Secciones 5.1 y 5.2, a saber, la contratación de nuevos empleados y la recepción de información confidencial de terceros.

6. La explotación estratégica de los secretos comerciales

6.1 Explotación del valor económico de los secretos comerciales: modalidades

Al igual que ocurre con otros activos de propiedad intelectual, el titular de secretos comerciales puede determinar la mejor manera (o maneras) de explotar sus secretos comerciales, basándose en un análisis estratégico del valor de un secreto comercial y de la ventaja competitiva que puede aportar al negocio de la empresa. Los titulares de secretos comerciales pueden explotar su valor económico de distintas formas.

Explotación exclusiva por el titular de secretos comerciales

Los titulares de secretos comerciales pueden ser los usuarios exclusivos de la información protegida. Pueden optar por investigar, desarrollar, fabricar y vender exclusivamente productos y servicios con características cubiertas por sus secretos comerciales. Eligen hacerlo porque el éxito de su negocio proviene precisamente del hecho de que el titular de secretos comerciales es el único que posee esa información y, por lo tanto, puede utilizarla.

La información objeto de secreto comercial que no es técnica, como información comercial sensible relativa a clientes y proveedores, precios, estrategias comerciales, etc., suele ser utilizada exclusivamente por los titulares de secretos comerciales. Sin embargo, puede darse una situación en la que tenga más sentido compartir información empresarial o comercial objeto de secreto comercial con otro socio comercial: es decir, situaciones en las que compartir dicha información aporte más ventajas competitivas al titular de secretos comerciales que no compartirla, como se ilustra a continuación.

Permitir a otras personas hacer un determinado uso de los secretos comerciales, bajo el control del titular de secretos comerciales.

Los titulares de secretos comerciales pueden autorizar a determinadas partes a utilizar sus secretos comerciales para determinados fines, durante un determinado período, dentro de una determinada zona geográfica y en cualesquiera otras condiciones (por ejemplo, el pago de derechos de licencia). ⁽¹⁶⁾En la práctica, los secretos comerciales se licencian junto con otros derechos de PI o en el contexto de un amplio acuerdo tecnológico. No es frecuente conceder una licencia exclusivamente para un secreto comercial.

Como ya se ha ilustrado en algunos ejemplos descritos en esta parte, existen diversas situaciones en las que los titulares de secretos comerciales deciden compartir su información sensible con sus socios comerciales, proveedores y clientes. En determinadas circunstancias, compartir información objeto de secreto comercial puede conducir a una mejora de la eficiencia empresarial, a una mayor calidad de los productos y servicios y a un mayor éxito comercial.

Por ejemplo, es posible que, para generar ingresos o incrementar la eficiencia empresarial, se comparta la información objeto de secreto comercial con:

• socios comerciales para colaborar en proyectos de I+D, marketing u otros;

• fabricantes locales de productos de la empresa en el extranjero;

• franquiciados en virtud de acuerdos de franquicia; y

• contratistas externos que realizan determinados procesos empresariales externalizados de la empresa.

Las condiciones de concesión de licencias se acuerdan entre las partes, según las circunstancias de cada caso. El alcance acordado del uso de los secretos comerciales, así como las condiciones de pago (por ejemplo, porcentaje de los beneficios, derechos de licencia fijos o pago de sumas fijas) son elementos esenciales en los acuerdos de licencia. Para exigir al licenciatario que mantenga el secreto de la información objeto de secreto comercial, el licenciante podrá:

• solicitar el derecho a auditar el cumplimiento por parte del licenciatario de los términos del acuerdo de licencia, o

• exigir que se mantenga la confidencialidad de la información objeto de secreto comercial bajo licencia incluso después de la extinción del acuerdo.

Concretamente, en lo que atañe a los acuerdos de franquicia, el franquiciador puede considerar la posibilidad de conceder a los franquiciados el acceso a un producto tangible que pertenece a la información objeto de secreto comercial (salsas con ingredientes especiales) en lugar de revelar la información objeto de secreto comercial como tal (información detallada sobre los ingredientes).

Además, una empresa puede sentirse inclinada a compartir su información objeto de secreto comercial con consultores externos o proveedores de servicios de asesoramiento que necesitan disponer de información sensible de la empresa para prestar a dicha empresa servicios de alta calidad.

Como el secreto es un requisito previo a la protección de los secretos comerciales, el desafío común para la explotación de secretos comerciales mediante la concesión de licencias consiste en definir suficientemente los secretos comerciales bajo licencia y gestionar el riesgo de incumplimiento de la no divulgación o de la confidencialidad antes y durante la negociación de la licencia y tras la conclusión de la misma (véase la Sección 2.3 sobre medidas contractuales, la 3.2 sobre el riesgo de apropiación indebida al compartir información con una parte externa y la Sección 4 sobre cómo evitar la contaminación con secretos comerciales ajenos).

Cesión de secretos comerciales

Los secretos comerciales pueden cederse, o dicho de otro modo, es posible transferir a otra parte el control legítimo sobre la información objeto de secreto comercial.

A menudo, la razón fundamental para llevar a cabo determinadas operaciones corporativas, como fusiones y adquisiciones, es la voluntad del inversor de adquirir conocimientos especializados y secretos comerciales que posee la empresa objetivo. Muchas veces las empresas emergentes son adquiridas por sus importantes activos en derechos de PI, incluidos los secretos comerciales.

Recaudación de fondos

En función de la legislación nacional aplicable, los titulares de secretos comerciales pueden negociar, constituir y perfeccionar garantías sobre secretos comerciales. Pueden servir de medio adicional para obtener capital de instituciones privadas o públicas. A diferencia de otros activos de propiedad intelectual, para su titulización es necesario mantener la confidencialidad de los secretos comerciales.

Fiscalidad y contabilidad

En determinadas condiciones y en algunas jurisdicciones, los secretos comerciales pueden:

• incluirse en la contabilidad de la empresa, contribuyendo así al valor global de la misma.

• tenerse en cuenta para establecer precios de transferencia, si se utilizan en todo el mismo grupo; ⁽¹⁷⁾La contabilidad de precios de transferencia se produce cuando una división suministra productos o servicios a otra división de la misma empresa y cobra a esta última. A partir de las diferencias en los tipos impositivos entre los países en los que se ubican tanto la empresa matriz como las filiales, se recurre a los precios de transferencia para reducir los impuestos de la empresa matriz.

• estar cubiertos por una medida de desgravación fiscal, como la “casilla de innovación” o la “casilla de propiedad intelectual“, que es un régimen especial del impuesto de sociedades para incentivar las actividades de investigación y desarrollo de las empresas.

6.2 Adaptación continua de la estrategia de explotación a las necesidades de la empresa

El dinámico concepto de explotación de secretos comerciales

Los secretos comerciales forman parte integrante de los activos de PI. Normalmente, en el sector tecnológico, una pequeña o mediana empresa puede ser propietaria de varias patentes, de material protegido por derecho de autor que puede ser público o no y de diseños industriales de sus productos y marcas que son distintivos de sus productos. Además, puede poseer información objeto de secreto comercial en torno a sus productos y sus actividades comerciales. Por lo tanto, el uso estratégico y la explotación de secretos comerciales no pueden considerarse de forma aislada. Más bien debe contemplarse conjuntamente con otros derechos de PI.

La materia objeto de protección de los derechos de PI registrados suele ser definitiva en el momento del registro o, en el caso del derecho de autor, en el momento de la creación. Sin embargo, los secretos comerciales pueden evolucionar paralelamente a las actividades empresariales, que generan nueva información valiosa constantemente.

Al mismo tiempo, los secretos comerciales son más vulnerables que otros tipos de PI. Aunque no exista un plazo de protección limitado por ley, la vida útil de un secreto comercial concreto puede ser corta, dependiendo de su naturaleza (como la introducción del producto del mes siguiente) o de la gestión de la información que potencialmente pueda conducir a una divulgación prematura. Una vez filtrada la información objeto de secreto comercial, su valor para el titular de secretos comerciales puede disminuir significativamente y, si se divulga ampliamente, su protección jurídica puede desaparecer por completo. Los secretos comerciales también pueden perderse cuando la información deja de tener valor derivado del secreto.

Esto significa que, dentro de la cartera de PI de la empresa, la información del acervo de secretos comerciales de la empresa cambia constantemente.

Además, el uso y la explotación estratégicos de los secretos comerciales deben examinarse teniendo muy en cuenta la evolución del mercado y las necesidades comerciales de la empresa, ya que también influyen en el valor de determinada información objeto de secreto comercial en el acervo de la empresa.

Por consiguiente, la gestión y explotación “estratégicas” de los secretos comerciales es un concepto dinámico, tanto en lo que atañe al valor como al riesgo de pérdida de protección de los mismos.

Por lo tanto, es necesario revisar periódicamente los activos constituidos por secretos comerciales en el contexto de la cartera global de PI, y adaptar la estrategia de gestión y explotación de secretos comerciales con las necesidades empresariales en evolución en un mercado en constante cambio. La revisión puede realizarse, a grandes rasgos, en tres pasos:

• Evaluar cualquier cambio en el acervo de secretos comerciales y cómo afectan dichos cambios a la ventaja competitiva de la empresa (es decir, el valor de los secretos comerciales) y al riesgo, en el contexto de otros activos de PI.

• Examinar si el plan y las medidas actuales de protección de los secretos comerciales, así como la estrategia de explotación de los secretos comerciales, siguen siendo adecuados.

• Actualizar el plan de protección, las medidas y la estrategia de explotación, si es necesario.

Estrategia de explotación más allá del sistema de secretos comerciales

Al examinar y actualizar la estrategia de explotación de los secretos comerciales, es posible buscar fuentes de ingresos diferentes o adicionales de las modalidades de explotación disponibles en el sistema de secretos comerciales. Algunas de las cuestiones que pueden abordarse son:

• ¿Seguirá proporcionando la información objeto de secreto comercial ventajas competitivas por su carácter secreto?
  La información objeto de secreto comercial tecnológico puede quedar obsoleta en algún momento debido a los avances tecnológicos que se produzcan en el seno de la empresa o en otro lugar.
  Las nuevas tecnologías pueden reducir las ventajas competitivas, brindando a los competidores los medios para crear de forma independiente la misma información con mucho menos esfuerzo y, en consecuencia, reproducir los productos o servicios de la empresa en menos tiempo y con menos riesgos.

• ¿Seguirá siendo secreta la información objeto de secreto comercial?
  En muchos países, la ingeniería inversa y la creación independiente de la misma información no suelen considerarse apropiación indebida de secretos comerciales. Si disminuye el desequilibrio tecnológico entre el titular de secretos comerciales y sus competidores, aumenta la probabilidad de que estos obtengan lícitamente la información mediante ingeniería inversa o mediante la creación independiente de una invención. El secreto comercial podría por tanto dejar de tener valor y, lo que es peor, los competidores podrían obtener patentes sobre la invención y tratar de impedir que la empresa utilice el secreto comercial. En ⁽¹⁸⁾ muchos países, la excepción por uso anterior a los derechos de patente puede permitir al titular de secretos comerciales seguir utilizando la información, aunque el alcance de la excepción puede ser limitado.

Los titulares de secretos comerciales también pueden, en lugar de mantener la protección de los secretos comerciales, buscar fuentes de ingresos a partir de la explotación de otros derechos de PI, como las patentes o el derecho de autor.

Del secreto comercial a las patentes

Dado que la información objeto de secreto comercial está protegida por la confidencialidad, generalmente no forma parte del estado de la técnica que prevé la legislación de patentes de muchos países. En ⁽¹⁹⁾ los Estados Unidos de América, en general, la venta de una invención por parte de un solicitante de patente, más de un año antes de la fecha efectiva de presentación de la solicitud, a un tercero que está obligado a mantener la confidencialidad de la invención elimina la novedad en virtud de la legislación de patentes (comercialización previa), y por lo tanto el solicitante no puede disfrutar primero, durante muchos años, de la protección de los secretos comerciales relacionada con las invenciones en venta, y a continuación cambiar a la protección por patente para la misma invención. Por lo tanto, en esos países, los titulares de secretos comerciales pueden pasar de la protección de los secretos comerciales a la protección por patente, si eso responde a sus necesidades empresariales. La Parte III de esta Guía, “Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”, contiene más información sobre las diferencias entre la protección por patentes y la protección mediante secretos comerciales. Los factores que han de tenerse en cuenta en la decisión descritos en la Parte III también se aplican a esta situación. Fundamentalmente, tanto los factores jurídicos (condiciones de la protección, alcance de los derechos y su duración y cobertura geográfica) como los factores empresariales (costos, recursos, condiciones mercantiles y efecto sobre la reputación) son relevantes.

Secretos comerciales o derecho de autor

La protección del derecho de autor surge automáticamente una vez que se crea una obra original y se fija en un soporte. Puede estar protegida tanto por el derecho de autor como por la legislación sobre secretos comerciales, siempre y cuando se mantenga la confidencialidad de la expresión de dicha obra y se cumplan los requisitos para la protección de los secretos comerciales. Sin embargo, en función de las necesidades de la empresa, el titular de secretos comerciales puede pasar de esa doble protección a una combinación de protección por patentes y protección del derecho de autor en el caso de los programas informáticos. También puede plantearse optar únicamente por la protección del derecho de autor, si, por ejemplo, un programa informático de código abierto conviene a la orientación estratégica de la empresa.

Renuncia a la protección de los secretos comerciales

Por último, también es posible que tras un análisis empresarial racional la empresa decida relajar las medidas de protección de los secretos comerciales y no aplicar ninguna protección alternativa. Conservar los secretos comerciales no es un fin en sí mismo. Deben proporcionar una ventaja competitiva a la empresa, ya sea desde el punto de vista de la competitividad tecnológica, la compensación monetaria o la ventaja reputacional. Si se decide renunciar a la protección de los secretos comerciales sin solicitar patentes, quizás podría plantearse publicar deliberadamente esa información para que la competencia no pueda obtener una patente respecto de esa materia.

7. Valoración de los secretos comerciales

7.1 Valoración de los secretos comerciales: ¿con qué fin?

A la hora de tomar ciertas decisiones empresariales en torno a la gestión y explotación de la propiedad intelectual en diversas circunstancias asociadas a transacciones comerciales, puede ser útil tener una idea del valor de sus activos de PI, incluidos los secretos comerciales. La valoración de los secretos comerciales proporciona a los titulares de secretos comerciales información adicional que puede ayudarles a tomar decisiones fundamentadas en relación con la gestión de secretos comerciales, la observancia y la concesión de licencias, o incluso el cambio de la protección de los secretos comerciales a la protección por patente. por ejemplo, las siguientes:

Análisis de costos y beneficios de la gestión interna de la PI

Gracias a la valoración de la PI los titulares de secretos comerciales pueden analizar los costos y beneficios de la protección de los secretos comerciales asociados a determinada información y mantener una cartera de PI adecuada a sus objetivos empresariales estratégicos. Especialmente si existe un medio alternativo de protección (por ejemplo, las patentes).

Concesión de licencias y franquicias

Antes de iniciar negociaciones sobre la concesión de licencias sobre activos de PI, como los secretos comerciales, conocer en detalle su valor relativo ayudará a los titulares de secretos comerciales a tomar decisiones más fundamentadas sobre las condiciones del acuerdo de licencia, incluidas las tarifas por regalías. En lo que atañe a las franquicias, tanto el franquiciador como el franquiciado deben conocer con precisión el valor de los activos de PI correspondientes.

Resolución de controversias

Conocer el valor de los activos de información puede ser muy positivo en la toma de decisiones estratégicas cuando dichos activos se ven amenazados o son objeto de apropiación indebida. Por ejemplo, es posible que el titular de secretos comerciales tenga que decidir si sigue adelante con el litigio, si opta por una solución alternativa de controversias o si concede una licencia a la supuesta parte infractora. La valoración también desempeña un papel importante en el cálculo de los daños sufridos debido a la adquisición, utilización o revelación no autorizadas del secreto comercial.

Atraer socios

En el caso de colaboraciones y transacciones empresariales, como empresas conjuntas, alianzas estratégicas, fusiones o adquisiciones, la valoración puede permitir determinar más fácilmente cuál es la contribución de los distintos activos de las partes.

Financiación segura

Los inversores de capital riesgo y otros inversores potenciales buscan el máximo rendimiento y el mínimo riesgo. Por lo tanto, necesitan conocer el valor de la PI de la empresa antes de invertir en ella. Para utilizar secretos comerciales como garantía para obtener financiación, puede ser necesario hacer una valoración separada de la de los demás activos de la empresa.

7.2 Métodos de valoración

Los métodos de valoración que pueden utilizarse para los secretos comerciales son los mismos que se aplican a los activos de PI en general. Los principales métodos de valoración de los activos de PI son: i) método del costo; ii) método del mercado; y iii) método de los ingresos.

Método del costo

El método del costo trata de establecer el valor del activo calculando el costo que supondría crear o sustituir un activo similar.

Este método define el valor de la información objeto de secreto comercial sumando los gastos en los que se ha incurrido o en los que se incurriría para desarrollar o crear el activo o un producto o servicio similar (costos de mano de obra, materiales, equipos, I+D, pruebas, etc.). Trata de determinar el valor de un secreto comercial en el momento de la apropiación indebida, sumando los gastos directos y los costos de oportunidad que conlleva su desarrollo. También tiene en cuenta la obsolescencia tecnológica y económica, que puede afectar a su valor.

Ventajas del método del costo

El método del costo puede utilizarse en situaciones en las que el responsable de la apropiación indebida, en este momento, no está generando ingresos, como en el caso de una tecnología que se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

También puede ser útil cuando los costos de desarrollo pueden calcularse fácilmente y el costo de reproducción es bajo (por ejemplo, un programa informático).

Si no es posible cuantificar de forma razonable o precisa el flujo de ingresos o los beneficios económicos del activo de PI, el método del costo también puede resultar útil.

Inconvenientes del método del costo

El método del costo se centra especialmente en los gastos pasados y no tanto en los beneficios futuros, por lo que no refleja necesariamente el potencial de mercado del activo. Es algo que ocurre especialmente con los secretos comerciales creados a través de la investigación y el desarrollo experimentales, en los que enormes inversiones pueden producir muchos fracasos o también pueden dar lugar a invenciones revolucionarias con un enorme éxito comercial. En consecuencia, el método del costo no es el idóneo para determinados sectores, como el farmacéutico.

Una evaluación del valor basada en los costos podría producir resultados engañosos y subestimar o sobrestimar el valor de los secretos comerciales.

Método del mercado

El método del mercado trata de determinar el valor de un activo comparándolo con un activo comparable disponible en el mercado. Para determinar su valor se comparan ambos activos en transacciones similares y en circunstancias comparables.

La clave de esta evaluación es encontrar un buen elemento comparable en el mercado, es decir, transacciones similares que correspondan a productos o servicios parecidos, que puedan considerarse como referencia. Una vez identificada una situación comparable, suele ser necesario realizar ajustes para tener en cuenta las diferencias entre ambas situaciones.

Ventajas del método del mercado

• Es un método sencillo que utiliza información de mercado

• Puede ser útil si se dispone de un buen elemento comparable (como acuerdos de licencia relacionados con la misma materia).

Inconvenientes del método del mercado

• Es difícil encontrar un buen comparable para el valor del secreto comercial, porque:

  • cada secreto, por lo general, es único;

  • generalmente, el valor de los secretos se deriva de su novedad u originalidad, pero no deben ser generalmente conocidos ni fácilmente accesibles.

Método de los ingresos

El método de los ingresos es uno de los más utilizados para valorar la PI. Se basa en los ingresos económicos que se espera que genere el activo en el futuro para determinar el valor actual de los secretos comerciales.

Para determinar los ingresos económicos se utilizan los siguientes parámetros:

• se hace una proyección del flujo de ingresos (o del ahorro de costos) que generará el secreto comercial a lo largo del resto de su vida útil;

• se ajustan los ingresos o ahorros frente con respecto a las inversiones realizadas para el desarrollo del secreto (por ejemplo, costos de mano de obra, materiales, inversiones de capital, etcétera.);

• se descuentan los ingresos previstos a su valor actual utilizando una “tasa de descuento“.

Ventajas del método de los ingresos

• Este método es más fácil de utilizar para los activos con flujo de efectivo establecido, para aquellos para los que puede estimarse con cierto grado de fiabilidad el futuro flujo de tesorería y cuando se dispone de una variable sustitutiva del riesgo que puede utilizarse para obtener las tasas de descuento.

• Refleja bien el valor de los secretos comerciales que generan flujos de efectivo relativamente estables o previsibles.

Inconvenientes del método de los ingresos

• El método del flujo de efectivo descontado no tiene en cuenta el riesgo total de la inversión. Solo considera el componente sistemático de dicho riesgo en forma de tasa de descuento determinada por el mercado.

• Este método asume que la inversión en el secreto es irreversible, independientemente de las circunstancias futuras.

• No toma en consideración los diversos riesgos independientes asociados a los secretos comerciales (por ejemplo, el riesgo jurídico de perder la protección debido a la filtración y divulgación o el riesgo de que un competidor desarrolle de forma independiente la misma información). Se supone que todos los riesgos se tienen debidamente en cuenta en la tasa de descuento y la probabilidad de éxito.

En resumen, independientemente del método de valoración utilizado, el proceso de valoración requiere recopilar información variada sobre el secreto comercial, así como conocer en profundidad el mercado, el sector y la empresa concretos, todo lo cual afecta directamente a la utilidad de los resultados de la valoración.

En general, realizar la valoración de los secretos comerciales es intrínsecamente más difícil que la de otros tipos de propiedad intelectual debido a su carácter confidencial. Más concretamente, resulta complejo separar e identificar un flujo de ingresos o costos que puedan atribuirse exclusivamente a secretos comerciales. Cada uno de los tres métodos principales de valoración de la PI tiene sus ventajas e inconvenientes. Determinar el método de valoración, o la combinación de métodos que se aplicará deberá hacerse según las circunstancias de cada caso.