Temas tratados en esta parte:
Qué son los secretos comerciales
Marcos jurídicos de protección de los secretos comerciales
Las patentes y los secretos comerciales
El uso de los secretos comerciales en la empresa (aspectos esenciales)
En esta Parte se describe a grandes rasgos la protección de los secretos comerciales, incidiendo especialmente en los componentes básicos de los sistemas de secretos comerciales. Las legislaciones nacionales de secretos comerciales, que son el reflejo de la tradición jurídica de cada país, presentan diferencias en ciertos aspectos fundamentales. Sin embargo, para ofrecer una perspectiva general de los diversos sistemas de secretos comerciales, la Parte III hace especial hincapié en los puntos que los sistemas de secretos comerciales nacionales y regionales tienen en común e incluye referencias a tratados internacionales, cuando corresponde.
Para obtener información por países, se puede consultar la información sobre los sistemas de secretos comerciales en algunos países y regiones publicada en
1. ¿Qué son los secretos comerciales?
1.1 Los secretos comerciales en 150 palabras
Por lo general, un secreto comercial es información confidencial:
que en general es desconocida o inaccesible para las personas del sector empresarial correspondiente (“secreta”);
valiosa desde el punto de vista comercial, puesto que es secreta;
objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto por parte de la persona que legítimamente la controla, incluido el uso de acuerdos de confidencialidad con socios comerciales.
A menudo son componentes clave de una cartera de propiedad intelectual que refuerza la ventaja competitiva de la empresa. Al igual que ocurre con otros activos de propiedad intelectual, los titulares pueden vender o conceder licencias sobre sus secretos comerciales.
En principio, la adquisición, utilización o revelación no autorizada de un secreto comercial por parte de otra persona de manera contraria a los usos comerciales honestos se considera apropiación indebida del secreto comercial.
Si se produce una apropiación indebida de secretos comerciales, el titular de dichos secretos comerciales dispone de diversas vías de reparación.
No es necesario el registro para obtener la protección de los secretos comerciales. Mientras la información se considere secreto comercial, gozará de protección indefinidamente.
1.2 ¿Qué tipos de información pueden protegerse como secretos comerciales?
Las patentes protegen las invenciones; los diseños industriales protegen los diseños estéticos; y las marcas protegen los signos o combinaciones de signos. En esencia, la protección de los secretos comerciales se aplica a la “información” confidencial, lo que puede incluir información técnica y científica, información comercial y empresarial e información financiera. Es decir, no solo los datos y hallazgos técnicos y científicos, sino también, entre otras cosas, todo tipo de ideas, estrategias, datos, conocimientos, técnicas o maneras de hacer algo en el ámbito empresarial y comercial pueden resumirse en “información” que generamos en nuestras actividades diarias.
Por lo tanto, prácticamente cualquier información puede ser protegida como secreto comercial siempre que sea “secreta”, tenga valor comercial por su carácter secreto y sea objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto. Siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones, un secreto comercial también podrá estar constituido por una combinación de elementos que, individualmente, son públicamente conocidos, pero cuya combinación, que se mantiene en secreto, proporciona una ventaja competitiva (como un proceso secreto para producir una mezcla particular de productos químicos conocidos).
Por lo tanto, los secretos comerciales se utilizan en todos los sectores: no solo en empresas dedicadas a la fabricación o la tecnología que elaboran productos sino también en sectores de servicios, como restaurantes (por ejemplo, recetas), talleres mecánicos (por ejemplo, técnicas de lavado y pulido de coches) y comercios (por ejemplo, métodos de publicidad personalizados para mantener la atención de los clientes). Son un instrumento para adquirir y mantener una ventaja competitiva frente a los competidores, y por lo tanto los secretos comerciales son pertinentes para empresas de todos los tamaños. Por la importante función que desempeñan en el ciclo de innovación, desde la I+D hasta la comercialización, las universidades e instituciones de investigación también han comenzado a dedicar atención a los sistemas de secretos comerciales. La Parte VI, “Los secretos comerciales en la innovación colaborativa”, hace hincapié en la función que desempeñan los secretos comerciales en la innovación colaborativa.
La información valiosa puede almacenarse en la memoria mental y, si es necesario, compartirse con otros de forma oral. En general, esta información almacenada mentalmente puede considerarse como un secreto comercial. Sin embargo, en los círculos empresariales contemporáneos, una gran parte de la información se expresa en forma de textos, figuras, dibujos, gráficos, fórmulas químicas, diagramas, códigos de software, por ejemplo y se memoriza en medios tangibles, no solo en formato escrito sino también en formatos de audio y video. En el entorno laboral actual, la información valiosa se almacena en formato digital fundamentalmente, lo que plantea especiales desafíos en materia de protección de los secretos comerciales. Las cuestiones relacionadas con los secretos comerciales digitales se analizan en la Parte VII, “Secretos comerciales y objetos digitales”. En la Parte IV, “Gestión de los secretos comerciales”, se analizan las medidas de seguridad de las tecnologías de la información (TI) para la protección de los secretos comerciales.
Además, puede considerarse que cierta información aparentemente inútil, como por ejemplo los esfuerzos fallidos para controlar las reacciones adversas de una determinada sustancia que se va a utilizar como medicamento o para superar determinados efectos secundarios o los intentos fallidos de interesar a los clientes por un producto, también puede ser un secreto comercial valioso. Esa información sobre fallos (información “negativa”) también puede poseer un valor competitivo, porque si los competidores conocen esa información, podrán ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos, ya que no tendrán que intentar lo mismo.
1.3 ¿Cómo se protegen los secretos comerciales en el ámbito nacional e internacional?
A diferencia de las patentes, y de forma similar a lo que ocurre con el derecho de autor, los secretos comerciales gozan de protección sin necesidad de registro, es decir, para lograr la protección de los secretos comerciales no es preciso cumplir con distintos requisitos de procedimiento ni someterlos a un examen realizado por las administraciones nacionales. Por lo tanto, los secretos comerciales pueden recibir protección inmediatamente, en cualquier país, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su protección en el mismo. Aunque la gran mayoría de los países aplican las tres condiciones que se ilustran en la Figura 1, el que una determinada información se considere o no secreto comercial en un país determinado depende de la legislación nacional aplicable en dicho país.
A nivel nacional, los secretos comerciales están protegidos por el common law o la legislación. En algunos países, los secretos comerciales están protegidos principalmente por la legislación en materia de confidencialidad, mientras que en otros países están regulados por leyes que previenen la competencia desleal o leyes específicas sobre secretos comerciales. En los Estados Unidos de América, cada estado tiene su propia ley estatal sobre secretos comerciales, mientras que, a nivel federal, también existe una ley federal que permite al titular de secretos comerciales presentar una demanda por apropiación indebida de secretos comerciales ante un tribunal federal.
Por otra parte, como las cláusulas o los acuerdos de confidencialidad y los acuerdos de no divulgación suelen ser medidas eficaces para mantener en secreto la información objeto de secreto comercial, el derecho contractual también es relevante para la protección de los secretos comerciales. Además, el derecho laboral está relacionado con el manejo de información objeto de secreto comercial en la relación entre el empleador y el empleado. Si algunos países poseen, históricamente, sistemas nacionales de secretos comerciales plenamente desarrollados, en muchos otros dichos sistemas son relativamente recientes, en comparación con otros tipos de derechos de PI.
A escala regional, las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) relativas a los secretos comerciales deben cumplir la Directiva de la UE sobre secretos comerciales.
En el plano internacional, se produjo una evolución normativa irregular en materia de secretos comerciales hasta que se adoptó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)
Aunque no se trata de un acuerdo internacional que abarque de forma exhaustiva las normas relativas a los secretos comerciales, contiene importantes principios generalmente aceptados en muchas legislaciones nacionales.
Para gozar de la protección de los secretos comerciales, se deben cumplir los tres criterios anteriormente mencionados (es decir, información de carácter secreto, valiosa desde el punto de vista comercial por ser secreta y objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto por parte de sus titulares) (véase la sección 2.1 para consultar los criterios que deben cumplirse).
Los secretos comerciales pueden protegerse durante un período de tiempo ilimitado, a menos que dejen de cumplirse los criterios para la protección de los secretos comerciales.
Los titulares de secretos comerciales pueden solicitar la protección cuando la revelación, adquisición o utilización no autorizada de sus secretos comerciales se realice de manera contraria a los usos comerciales honestos. En otras palabras, no disfrutan de los “derechos exclusivos” de los que suelen disponer otras categorías de PI. Este tema se tratará en la próxima Sección.
El artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC establece un nivel mínimo de protección de la “información no divulgada”, que los miembros de la OMC generalmente deben garantizar en su propio ordenamiento o práctica jurídica. El término “información no divulgada” generalmente abarca diversos términos (secretos comerciales, secretos empresariales, entre otros) utilizados en las legislaciones nacionales.
El artículo 39.2 establece que, en la medida en que la información no divulgada cumpla determinados criterios, el titular legítimo de esa información tendrá la posibilidad de impedir que dicha información no divulgada se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos. En una nota a pie de página se aclara el alcance mínimo de la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” que deben aplicar los Miembros de la OMC.
El Acuerdo también contiene una disposición (artículo 39.3) sobre la protección de los datos de pruebas u otros no divulgados cuando los Miembros los exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas.
Además, la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC (Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual) se aplica a la protección de la información no divulgada.
El artículo 39.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al contextualizar la protección de la información no divulgada, se refiere a la protección eficaz contra la competencia desleal establecida en el artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París).
El artículo 10bis del Convenio de París estipula que las partes del Convenio de París están obligadas a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. La disposición especifica que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal. Sin embargo, el artículo 10bis no se refiere de forma explícita a la apropiación indebida de secretos comerciales. Por ello, en el Acuerdo sobre los ADPIC se hizo una referencia expresa a esa disposición para establecer un vínculo formal entre la protección de los secretos comerciales y la prevención de la competencia desleal en el ámbito internacional.
Nota: En relación con el artículo 39.3, el Párrafo 4 de la Decisión Ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPIC adoptada el 17 de junio de 2022 durante el duodécimo período de sesiones de la Conferencia Ministerial de la OMC establece que “Reconociendo la importancia de la disponibilidad oportuna de las vacunas contra la COVID-19 y del acceso a ellas, se entiende que el artículo 39.3 del Acuerdo no impide a un Miembro admisible permitir la rápida aprobación del uso de una vacuna contra la COVID-19 que se haya producido al amparo de la presente Decisión”. Disponible en: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W15R2.pdf&Open=True.
Las leyes modernas sobre secretos comerciales se basan en el Acuerdo sobre los ADPIC, que establece el grado mínimo de protección que los miembros de la OMC deben aplicar. Por lo tanto, y para ayudar a los lectores, en la sección siguiente se introducen referencias a las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, dado que la Sección 2 proporciona una descripción general y no exhaustiva de los marcos jurídicos nacionales y regionales, las referencias a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no sugieren ninguna interpretación de las disposiciones en cuestión.
2. Marcos jurídicos de protección de los secretos comerciales
2.1 Criterios para la protección de los secretos comerciales
Es importante que los titulares de secretos comerciales conozcan los tres criterios que deben cumplirse para gozar de la protección de los secretos comerciales porque de esa manera:
las empresas podrán evitar suponer erróneamente que la información que poseen es un secreto comercial y dedicar recursos a mantenerla en secreto;
las empresas podrán tomar decisiones fundamentadas sobre la mejor forma de proteger su información de valor (por ejemplo, solicitar la protección por patente);
como no existe un registro de secretos comerciales ni una presunción de su validez, en caso de su apropiación indebida, los titulares de dichos secretos comerciales deben demostrar que la información que poseen cumple estos tres criterios.
“Carácter secreto”
El primer criterio es el “carácter secreto” de la información.
no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible;
para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
El “carácter secreto” previsto en la ley de secretos comerciales no significa que exista un secreto absoluto, es decir, que solo una persona conozca la información. De hecho, el criterio de “carácter secreto” puede cumplirse incluso si más de una persona posee legítimamente la misma información (por ejemplo, si crearon la información de forma independiente) y la protegen como confidencial.
O, por ejemplo, si se comparte información confidencial con un socio comercial (o un número limitado de socios comerciales) en virtud de un acuerdo de confidencialidad que prohíbe la revelación de dicha información, esa información sigue siendo “secreta” en el contexto de la ley de secretos comerciales.
También es posible que, incluso si la información relativa a los componentes de un organismo está disponible públicamente, el carácter secreto de la información relativa al organismo en su conjunto permanezca intacto. Por ejemplo, si una empresa usa un código fuente de libre acceso para desarrollar otros programas para otras plataformas operativas, esos otros programas podrán considerarse “secretos”. El punto decisivo sería si alguien que trabaja en ese ámbito podría acceder fácilmente al programa recién desarrollado, no al código fuente inicial. Una consideración similar puede aplicarse al ensamblaje de componentes y a la configuración de sistemas.
En el Cuadro 2 se muestran algunos ejemplos de información que puede considerarse secreta o, por el contrario, conocida o fácilmente accesible.
Como consecuencia lógica de este criterio, si la información objeto de secreto comercial pasa a ser conocida (se publica) o fácilmente accesible para quienes trabajan en esos círculos, es posible que deje de estar protegida como secreto comercial. Por ejemplo, puede ocurrir que cierta información tecnológica de valor protegida como secreto comercial quede obsoleta en algún momento y sea generalmente conocida por quienes trabajan en el mismo sector tecnológico. O bien, un competidor podría crear la misma información de valor de forma independiente y publicarla. En ambos casos, la información objeto de secreto comercial pasaría a ser “generalmente conocida” y terminaría la protección de los secretos comerciales.
Por último, conviene señalar a los especialistas en patentes que no debe confundirse el “carácter secreto” que se exige para la protección de los secretos comerciales con el concepto de “novedad”, “estado de la técnica” o “especialista en la materia” característicos de la legislación de patentes. El “carácter secreto” requerido en la legislación sobre secretos comerciales es distinto de estos conceptos previstos en la legislación sobre patentes.
Se puede encontrar más información sobre cómo demostrar el “carácter secreto” (o no secreto) de la información en los litigios en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, en particular, en la Sección 4.2.
El valor comercial aportado por el “carácter secreto”
El segundo criterio es que la información debe tener un valor comercial por ser secreta.
El requisito del valor comercial de la información y la ventaja competitiva para las empresas no significa necesariamente que la información como tal genere ingresos directos al titular de la información.
La “información negativa” (véase 1.2) podría tener un valor comercial frente a la competencia.
En algunos casos, el hecho de que los competidores o los consumidores puedan considerar la información como valiosa por su carácter secreto puede ser suficiente para otorgar al titular una ventaja competitiva.
Del mismo modo, para cumplir este criterio, el hecho de que la información se haya obtenido tras una exhaustiva investigación que ha supuesto un enorme costo no es importante.
Generalmente, el valor comercial puede ser real o potencial. Para demostrarlo, debe existir alguna expectativa razonable de valor comercial o económico futuro por ser secreta. Así, en la práctica, la información adquirida durante un proceso de I+D también puede tener un valor comercial potencial, aunque su éxito futuro sea incierto.
El Cuadro 3 muestra algunos ejemplos de información que puede considerarse que cumple (o no) los criterios de valor comercial por ser de carácter secreto.
A medida que cambian las condiciones del mercado o las estrategias y la dirección que toma la empresa, la información objeto de secreto comercial puede perder su valor comercial para el titular de secretos comerciales y por lo tanto la protección de la que goza. Por ejemplo, el código de un programa informático que ya no puede ejecutarse en ningún sistema operativo y que no aporta ningún otro valor al titular de secretos comerciales dejará de gozar de protección como secreto comercial.
Se puede encontrar más información sobre cómo demostrar en un litigio que la información posee valor comercial por ser secreta en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”.
Medidas razonables
El tercer requisito para obtener la protección de los secretos comerciales es que el titular de la información haya tomado medidas razonables, en las circunstancias para mantenerla secreta.
Para mantener el secreto de la información objeto de secreto comercial, en general, se espera que los titulares de secretos comerciales tomen medidas de seguridad razonables, como por ejemplo controlar el acceso a las instalaciones e introducir medidas de seguridad informática como cortafuegos y contraseñas. Si comparten la información objeto de secreto comercial con terceros (por ejemplo, un empleador con sus empleados o una empresa de investigación con un colaborador), también se espera que tomen medidas para evitar que los destinatarios de la información la divulguen, como por ejemplo la firma sistemática de acuerdos de confidencialidad o de no divulgación.
La elección de las medidas que se consideran razonables dependerá de las circunstancias de cada caso. Se pueden tener en cuenta distintos factores como:
el tamaño de la empresa;
el tipo de información;
el valor económico que tiene la información para la empresa;
el tiempo durante el cual persistirá el valor (por ejemplo, si el valor comercial de la información no va a persistir durante mucho tiempo, es probable que no sea apropiado realizar una inversión elevada en la instalación de medidas de seguridad);
el riesgo de robo o apropiación indebida frente al costo de mitigar dicho riesgo (por ejemplo, aplicar medidas de seguridad sumamente sofisticadas puede aumentar la seguridad de la información, pero también elevar el costo, ralentizar los procesos de trabajo internos y reducir la eficiencia del trabajo).
Teniendo en cuenta estos factores, generalmente no se espera que una empresa emergente adopte las mismas medidas de confidencialidad que las empresas consolidadas y con recursos, que pueden permitirse una mayor inversión en sus sistemas de seguridad. Sin embargo, por lo general, cuanto más importante sea la información secreta para la empresa, mayor esfuerzo de inversión deberá realizar esta para mantener su carácter secreto. Así, es posible que una empresa más pequeña tenga que realizar un esfuerzo más importante en medidas de seguridad para proteger información particularmente importante que una empresa más grande para información menos importante.
Si una empresa emergente en el negocio de comida callejera ha basado todo su éxito en una receta secreta de una sopa particular, sus medidas de confidencialidad pueden ser más estrictas que las que tome una empresa más grande para su campaña publicitaria del mes siguiente, que será de conocimiento público tan pronto como se ponga en marcha.
En la práctica, se suele considerar razonable, para mantener el secreto de la información objeto de secreto comercial, adoptar medidas tan sencillas como la sensibilización y formación continua de los empleados sobre cuestiones relativas a los secretos comerciales, limitar el acceso a la información objeto de secreto comercial únicamente cuando sea necesario, establecer barreras de acceso físicas utilizando programas antivirus y cortafuegos o incluir cláusulas de confidencialidad y de no divulgación en los contratos. Sin embargo, como se expuso anteriormente, el grado de sofisticación que se considere razonable debe determinarse caso por caso.
Además, es posible que lo que se consideren medidas razonables para mantener el secreto vaya cambiando con el tiempo, reflejando también la evolución del entorno externo, como el incremento del teletrabajo y el desarrollo de tecnologías digitales.
En cierto modo, y habida cuenta de que los secretos comerciales poseen valor por su carácter secreto, para los titulares de secretos comerciales es importante tomar medidas para mantener la confidencialidad de la información y gestionar adecuadamente sus secretos comerciales, de una manera eficiente y eficaz. Se puede encontrar un análisis pormenorizado sobre cómo hacerlo —una cuestión que combina políticas internas de protección de los secretos comerciales y gestión de secretos comerciales— en la Parte IV, “Gestión de los secretos comerciales”.
2.2 ¿De qué tipos de protección pueden disfrutar los titulares de secretos comerciales?
La protección de los secretos comerciales no otorga derechos exclusivos sobre la información protegida, sino que regula el comportamiento de las partes y evita que otros incurran en conductas ilícitas que atenten contra los usos comerciales honestos. En esencia, cuando terceros no autorizados adquieren, divulgan o utilizan información objeto de secreto comercial con medios ilegales, indebidos, deshonestos o injustos, se considera apropiación indebida de secretos comerciales.
En concreto, los titulares de secretos empresariales, que pueden ser personas físicas o jurídicas, tendrán la posibilidad de impedir que sus secretos comerciales
se divulguen a terceros
sean adquiridos por terceros o
sean utilizados por terceros
sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.
En otras palabras, si una persona física o jurídica lleva a cabo las acciones anteriormente mencionadas, el titular de secretos comerciales puede presentar una demanda contra dichas acciones (es decir, contra la apropiación indebida de secretos comerciales).
En general, el propietario de un secreto comercial no puede impedir que terceros desarrollen y adquieran ellos mismos, de forma independiente, la información protegida y que la utilicen o revelen. Porque realizar por cuenta propia actividades de I+D o análisis del mercado para desarrollar información valiosa forma parte, en general, de los usos comerciales honestos. Sin embargo, si el titular de la patente X obtiene una patente sobre su invención A, y otra persona Y utiliza la misma invención A, estará infringiendo la patente, incluso si Y ideó la invención A de forma independiente, sin ningún conocimiento de la invención del titular de la patente X. Por lo que, a diferencia de la protección por patente, la protección de los secretos comerciales no confiere derechos exclusivos.
Lo que se entiende por “de manera contraria a los usos comerciales honestos” depende de las leyes nacionales o regionales aplicables. Sin embargo, en la nota a pie 10 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se proporciona una interesante aclaración respecto del alcance de las prácticas “contrarias a los usos comerciales honestos”. Se trata, por lo menos de:
prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la instigación a la infracción , y
la adquisición de secretos comerciales por terceros quesupieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la protección de los secretos comerciales abarca no solo la apropiación indebida por parte de personas entre las que existe una relación de confidencialidad (por ejemplo, un contrato), sino también la apropiación indebida de información confidencial por parte de terceros ajenos a dichas relaciones.
En segundo lugar, en lo que respecta a terceros, la apropiación indebida de secretos comerciales incluye la adquisición de secretos comerciales por parte de un tercero que sabía, o que no sabía por negligencia grave, que la adquisición de la información implicaba prácticas contrarias a los usos comerciales honestos. Por el contrario, si un tercero adquiere la información objeto de secreto comercial sin saber que la información es un secreto comercial que ha sido objeto de una apropiación indebida, o sin que exista negligencia grave (es decir, una adquisición de un secreto comercial por un destinatario de buena fe), la adquisición de dicho secreto comercial objeto de apropiación indebida no suele considerarse como apropiación indebida de secretos comerciales.
Imaginemos la situación en la que un empleado (señor A) adquiere un secreto comercial de su empleador (empresa X) para llevar a cabo un proyecto de investigación (Px) que se espera que contribuya a una mejora significativa de los productos de la empresa X. El contrato de trabajo válido celebrado entre el señor A y la empresa X estipula la obligación del señor A de mantener la confidencialidad de los secretos comerciales de la empresa X una vez finalizado el contrato de trabajo.
El señor A deja la empresa X y es contratado por un competidor, la empresa Y. Para impresionar a su nuevo empleador, el señor A revela a la empresa Y la información objeto de secreto comercial de la empresa X.
¿Ha habido una apropiación indebida del secreto comercial por parte del señor A?
El señor A estaba sujeto a una obligación contractual de confidencialidad. Por tanto, esta revelación del secreto comercial es, en cierto modo, contraria a los usos comerciales honestos y constituye una apropiación indebida del secreto comercial.
¿Ha habido una apropiación indebida del secreto comercial por parte de la empresa Y?
Es posible que la respuesta dependa de la situación específica del caso.
Si la empresa Y sabía que el señor A se había apropiado indebidamente de un secreto comercial de la empresa X, la adquisición de esta información por parte de la empresa Y también constituye apropiación indebida de secretos comerciales.
De manera similar, si la empresa Y, por negligencia grave, no sabía que la información obtenida del señor A era un secreto comercial objeto de apropiación indebida, la adquisición de esta información por la empresa Y también constituye una apropiación indebida de secretos comerciales.
Por ejemplo, el señor A le dijo abiertamente a la empresa Y que había adquirido los secretos comerciales de la empresa X en el marco del Proyecto Px, aunque no reveló el contenido exacto de dichos secretos comerciales. Además, sin ocultar su hostilidad hacia la empresa X, el señor A se mostró muy interesado en trabajar en un proyecto de investigación similar de la empresa Y (Py). Conocedora de todo ello, la empresa Y asignó al señor A a trabajar en el proyecto Py, sin dar importancia al riesgo de que el señor A utilizara los secretos comerciales de su competidor. En tal caso, si la empresa Y finalmente adquirió los secretos comerciales de la empresa X por medio del señor A y a través de las actividades realizadas por este en el marco del proyecto Py, lo más probable es que la empresa Y debería haber sabido que, en la adquisición de la información, estaba implicado un secreto comercial objeto de apropiación indebida de la empresa X.
(8)La empresa Y podría haber tomado medidas para impedir que el señor A revelara y utilizara los secretos comerciales de la empresa X (y de cualquier otro competidor) utilizando, por ejemplo, un formulario de incorporación que requiriera que el señor A confirmara que cumpliría su obligación de confidencialidad con respecto de la empresa X (y otras), así como instando claramente al señor A para que no contaminara a la empresa Y con secretos comerciales de la empresa X (y otras). Sin embargo, si la empresa Y no podía saber que el señor A estaba revelando y utilizando el secreto comercial de la empresa X (por ejemplo, el señor A ocultó su perfil profesional y mintió a la empresa Y), la empresa Y puede ser considerada un receptor de buena fe de la información objeto de secreto comercial. En ese caso, la adquisición del secreto comercial por parte de la empresa Y no constituye una apropiación indebida del secreto comercial de la empresa X.
La información vuela, especialmente cuando es valiosa. A veces, en el proceso de transmisión, el origen de la información se pierde o se borra de forma intencionada. No siempre es fácil rastrear la información transmitida de una persona a otra. En algunos países, por lo tanto, la utilización o la revelación de secretos comerciales por un destinatario de buena fe puede considerarse apropiación indebida de secretos comerciales en determinadas circunstancias.
En algunos países, una vez que los receptores de buena fe saben (o deberían haber sabido) de la apropiación indebida previa relacionada con la información adquirida, el uso o la revelación de esa información ya no es lícito.
Como variante, en algunos países, aunque se aplica el principio mencionado anteriormente, si los receptores de buena fe adquirieron la información a través de una transacción comercial (como una licencia), se les permite usar o revelar la información en el marco de esa transacción, por ejemplo, la ejecución de esa licencia, independientemente de su conocimiento de apropiación indebida previa.
Como otra variante, se permite a los receptores de buena fe que continúen usando la información objeto de secreto comercial si pueden demostrar que sería perjudicial dejar de usar la información, sujeto a una regalía razonable establecida por el tribunal.
En otros países, se permite el uso o la revelación de información objeto de secreto comercial adquirida por receptores de buena fe, independientemente de que tengan conocimiento de una apropiación indebida previa.
Algunos países legislan explícitamente la apropiación indebida de secretos comerciales en relación con los productos resultantes de la adquisición, la utilización o la revelación ilícitas de secretos comerciales. En general, el acto de fabricar, vender, ofrecer para la venta, importar, exportar o comercializar dichos productos constituye apropiación indebida si la persona que realiza dicho acto sabía, o no sabía por negligencia grave, que los secretos comerciales se utilizaban de forma ilícita.
Aunque en muchos países no existe ninguna previsión legal al respecto, en general los actos de explotación de estos productos pueden ser amparados por demandas judiciales y otras peticiones de reparación.
Los titulares de secretos comerciales, ante una apropiación indebida de los mismos deben iniciar acciones para detener dicha apropiación indebida y presentar recursos. Esta cuestión se aborda en detalle en el apartado 2.4 siguiente y en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”.
2.3 Excepciones y limitaciones a la protección de los secretos comerciales
Aunque en principio está prohibida la adquisición, utilización o revelación indebida, deshonesta o ilícita de información objeto de secreto comercial por parte de terceros no autorizados, existen varias excepciones a este principio. Por otra parte, la protección de los secretos comerciales también puede limitarse a relaciones especiales, como las relaciones entre empleador y empleado, para lograr un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Las excepciones y limitaciones a la protección de los secretos comerciales varían en función de las jurisdicciones.
Descubrimiento independiente
La información objeto de secreto comercial no abarca el descubrimiento o desarrollo independiente de esa misma información por parte de un tercero.
Ingeniería inversa
En general, la protección de los secretos comerciales no se extiende a la adquisición de información objeto de secreto comercial mediante ingeniería inversa, es decir, el hecho de examinar un producto comercializado desmontándolo, inspeccionándolo y analizándolo para comprender su mecanismo, sus componentes o su composición, entre otras cosas. Conviene tener en cuenta que, en algunos países, se puede prohibir al destinatario de un producto realizar ingeniería inversa mediante un contrato (de compraventa, por ejemplo).
Competencias y experiencia de los empleados
La libertad de elección de profesión puede establecer límites a la protección de los secretos comerciales. Es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses de los empleadores en la protección de los secretos comerciales tras la finalización de la relación laboral de sus empleados y la movilidad de estos. El derecho contractual nacional y el derecho laboral también suelen regular estas cuestiones. Dependiendo de las legislaciones nacionales, la obligación de los trabajadores de no revelar el secreto comercial del empresario puede estar implícita en el deber de lealtad de los trabajadores.
Normalmente, los empresarios utilizan instrumentos contractuales, como los acuerdos de no divulgación y las cláusulas de confidencialidad, para controlar el uso y la revelación de los secretos comerciales por parte de los empleados. Firmar un acuerdo de no competencia que restrinja la posibilidad de un empleado de competir con su empleador incluso una vez finalizada su relación laboral puede impedir que el empleado trabaje con empresas competidoras después de su salida. Aunque podrían reducir el riesgo de filtración de secretos comerciales, muchas jurisdicciones prohíben en principio los acuerdos de no competencia por su carácter altamente restrictivo o bien establecen condiciones y limitaciones a su aplicabilidad, dependiendo de la legislación nacional en vigor.
Si en muchos países se aceptan ciertas restricciones sobre el uso o la revelación, por parte de los empleados, de los secretos comerciales de su empleador, también se entiende ampliamente que en las actividades posteriores al empleo, los empleados pueden utilizar los conocimientos generales, las competencias y la experiencia que hayan adquirido en el curso normal de su trabajo con el (antiguo) empleador.
Las cuestiones relativas a los acuerdos contractuales entre empleadores y trabajadores se examinan en la Parte IV, “Gestión de los secretos comerciales”, Sección 2.3.
Interés público y seguridad nacional
En la legislación o la jurisprudencia de algunos países queda reflejado el principio básico de que la protección de los secretos comerciales no debe socavar el interés público.
Sin embargo, se trata de una cuestión compleja, ya que en cuanto se produce la divulgación pública de información objeto de secreto comercial esa información deja de reunir los requisitos necesarios para gozar de la protección jurídica como secreto comercial. En este sentido, los tribunales ingleses destacaron la diferencia entre lo que puede ser de interés para el público y lo que es de interés público para dar a conocer el secreto comercial.
De manera similar, la protección de los secretos comerciales puede limitarse para proteger intereses esenciales de seguridad nacional, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Detroit Medical Center c. GEAC Computer Systems, Inc., 103 F. Supp. 2d 1019, 1024 (ED Mich. 2000)
Hechos: Detroit Medical Center (demandante) y GEAC Computer Systems (demandado) habían suscrito un acuerdo de licencia y mantenimiento (el “Acuerdo”), que incluía una cláusula de confidencialidad que preservaba la confidencialidad del sistema de inventario computarizado (el “Sistema”) desarrollado por el demandado. El demandante firmó un acuerdo de subcontratación de tecnología de la información con Compuware Corporation, que a su vez subcontrató a CareTech Solutions, Inc. Esta última subcontratatación permitiría a CareTech acceder al sistema del demandado, lo que constituía una violación del acuerdo. A partir de ese instante, el demandado dejó de prestar sus servicios de mantenimiento y apoyo. El demandante solicitó un mandamiento judicial para obligar al demandado a cumplir los términos del Acuerdo.
Fundamento: El tribunal ordenó al demandado proporcionar acceso confidencial a CareTech, teniendo en cuenta los siguientes factores:
Daño potencial a terceros: dado que el demandado estaba dispuesto a otorgarle a CareTech acceso al Sistema, siempre que se cumplieran ciertas condiciones, cualquier daño potencial derivado de una orden judicial preliminar se mitigaría al imponer en el mandamiento judicial las condiciones apropiadas.
Daño irreparable: sin un sistema que funcione, el demandante corría el riesgo de no contar con suministros médicos adecuados y no poder prestar suficientes servicios médicos al público.
Interés público: si bien el demandado argumentó que la ejecución de los contratos es de interés público, el tribunal sostuvo que el interés público de prestar una atención médica adecuada supera el interés general en los acuerdos de confidencialidad, especialmente cuando el demandado está dispuesto a autorizar la revelación bajo determinadas condiciones.
Denuncia de irregularidades
De igual manera, en algunos países la protección de los secretos comerciales no se extiende a la revelación de información objeto de secreto comercial para denunciar comportamientos inadecuados, irregularidades o actividades ilícitas. El alcance exacto de esta excepción depende de las legislaciones nacionales aplicables.
Para defenderse de las demandas por apropiación indebida presentadas por los titulares de secretos comerciales, el presunto responsable de la apropiación indebida puede contraargumentar que sus acciones se enmarcan dentro de las excepciones y limitaciones a la protección y por lo tanto, según la ley aplicable, son actos lícitos. Esta cuestión se analiza con más detalle en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, en particular, en la Sección 5.2.
2.4 Observancia de los secretos comerciales
Perspectiva general
Incluso instaurando las normas de seguridad más estrictas, un empleado, un socio comercial o una entidad externa puede incurrir en una apropiación indebida de secretos comerciales. La ley de secretos comerciales proporciona un marco para que los titulares de secretos comerciales emprendan acciones legales para obtener medidas de reparación de la apropiación indebida.
Ahora bien, debido a las características de los secretos comerciales, los titulares podrían enfrentarse a varios desafíos en el ámbito de la observancia de los secretos comerciales.
Como no existe una autoridad que registre los secretos comerciales, el titular debe demostrar que es propietario de un secreto comercial “válido” y susceptible de protección, y que el demandado se apropió indebidamente de dicho secreto.
Debido a la naturaleza confidencial de los secretos comerciales, la recopilación de pruebas de la apropiación indebida es compleja. Si el demandado está utilizando el secreto comercial objeto de apropiación indebida, lo más probable es que dicho uso se mantenga confidencial.
Si el secreto comercial objeto de apropiación indebida se ha revelado o es probable que se revele, el titular de secretos comerciales debe actuar de forma inmediata para evitar una mayor divulgación a otras partes. Una vez que el secreto comercial sea conocido de forma general por otros en la industria o en el servicio pertinente, el valor que tiene para el titular se perderá.
En aras de la transparencia de los procesos judiciales la información objeto de secreto comercial que se presente ante los tribunales puede estar sujeta a divulgación pública, dependiendo de la legislación nacional aplicable (véase la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, en particular, la Sección 6 sobre la preservación de los secretos comerciales durante los procesos judiciales).
Las legislaciones nacionales y regionales sobre secretos comerciales, en particular varían en el ámbito de la observancia, reflejando las diferencias existentes en derecho procesal general y entre las tradiciones jurídicas.
Como alternativa al litigio, las controversias de secretos comerciales pueden resolverse amistosamente mediante negociaciones directas entre las partes o mecanismos de solución alternativa de controversias, como el arbitraje y la mediación. A menudo, es deseable llegar a estos procesos consensuados y a la solución amistosa de controversias comerciales, especialmente cuando preservar las futuras relaciones comerciales puede ser de gran importancia para ambas partes. Al mismo tiempo, los mecanismos de solución alternativa de controversias tienen sus limitaciones. Así, la mejor opción para reclamar la reparación depende de la especificidad de cada caso (más detalles sobre los mecanismos de solución alternativa de controversias en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, Sección 3.4)
Se puede encontrar información más detallada sobre la observancia de los secretos comerciales en la Parte V, “Litigios en materia de secretos comerciales”, que analiza, entre otras cosas, qué medidas prácticas pueden tomar los titulares de secretos comerciales para hacer valer sus secretos comerciales, de qué tipo de vías de reparación disponen, quién demanda a quién, cómo pueden defenderse los demandados frente a una demanda por apropiación indebida, la gestión de los secretos comerciales en los procesos judiciales y cuestiones transfronterizas.
Procedimientos y vías de reparación en el ámbito civil
Dado que el Acuerdo sobre los ADPIC considera la protección de la información no divulgada como uno de los tipos de derechos de propiedad intelectual, la Parte III de dicho Acuerdo, “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, también abarca los secretos comerciales. En consecuencia, las leyes sobre secretos comerciales de muchas jurisdicciones tienen en cuenta las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. En los siguientes párrafos se enumeran las medidas de observancia más relevantes para los secretos comerciales y que se encuentran en muchas jurisdicciones.
Solicitud de pruebas en poder de la otra parte
A solicitud de una de las partes, los tribunales podrán ordenar a la otra parte que presente las pruebas que obren en su poder. Generalmente, la parte solicitante debe presentar las pruebas de que razonablemente disponga que basten para sustentar sus alegaciones de apropiación indebida de secretos comerciales y debe especificar cuáles son las pruebas que se encuentran bajo el control de la parte contraria y que son relevantes para sustentar sus alegaciones. Las autoridades judiciales también podrán establecer, en los casos apropiados, las condiciones que sean necesarias para proteger la confidencialidad de la información en poder de la otra parte.
En los países del common law, se utiliza ampliamente la revelación probatoria previa al juicio por la que las partes tienen acceso mutuo a todos los hechos relevantes. En los países de tradición jurídica romanista, en general, el acceso a las pruebas en poder de terceros es más limitado.
Garantías de confidencialidad en los procedimientos judiciales
Las constituciones nacionales suelen consagrar el importante principio de transparencia de los procesos judiciales. Sin embargo, en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales, un proceso judicial abierto podría representar, para los titulares de secretos comerciales, la pérdida de la protección de dichos secretos si se solicitan medidas judiciales contra la apropiación indebida. Es necesario encontrar un equilibrio adecuado para la impartición de justicia.
Estas garantías pueden ser importantes no solo para proteger el secreto comercial del demandante (el titular de los secretos comerciales) sino también para proteger el secreto comercial del demandado (el presunto responsable de la apropiación indebida). Por ejemplo, para refutar la supuesta apropiación indebida, es posible que el demandado tenga que demostrar que también “posee” la misma información objeto de secreto comercial que se desarrolló independientemente.
Las garantías para proteger la confidencialidad en los procesos judiciales dependen de cada jurisdicción. Entre las medidas más utilizadas destacan:
la exclusión del público de los procedimientos o la organización de procedimientos a puerta cerrada;
la restricción del acceso a la información sensible a un número limitado de participantes (círculos de confidencialidad);
la publicación de una versión redactada de la sentencia, excluyendo la información objeto de secreto comercial.
Leyes procesales nacionales
Las disposiciones procesales relativas a la observancia de los secretos comerciales suelen remitir al derecho procesal civil general del país en cuestión. En algunas jurisdicciones, los tribunales especializados tienen jurisdicción exclusiva para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales. Al igual que ocurre con otras demandas judiciales, en general, los titulares de secretos comerciales deben emprender acciones legales contra la apropiación indebida en un plazo de tiempo limitado, que suele oscilar entre tres y seis años a partir del momento en que el titular tuvo o debería haber tenido conocimiento de la apropiación indebida.
Medidas cautelares
En caso de apropiación indebida de secretos comerciales especialmente, desde el inicio del caso, los titulares de los mismos solicitan medidas cautelares contra el presunto responsable de la apropiación indebida. A menudo, se considera importante actuar rápidamente para preservar el carácter secreto de los secretos comerciales objeto de apropiación indebida y las pruebas en poder del responsable de la apropiación.
En concreto, el demandante podrá solicitar a las autoridades judiciales que se adopten con rapidez medidas destinadas a:
evitar que se produzca la apropiación indebida de secretos comerciales y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de estos, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta apropiación.
En algunos casos, la eficacia de las medidas cautelares puede verse gravemente comprometida si se notifica previamente al acusado la orden judicial. Así, en situaciones especialmente urgentes, como cuando cualquier demora en las medidas cautelares pueda causar un daño irreparable al titular de secretos comerciales, o cuando exista un riesgo de destrucción de pruebas demostrable, las autoridades judiciales podrán adoptar medidas cautelares a instancia de parte sin haber oído previamente al demandado, si lo consideran conveniente.
Para garantizar un proceso justo y equitativo para ambas partes, las autoridades judiciales generalmente exigen que el demandante de medidas cautelares facilite cierta información o pruebas. También pueden exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado y evitar abusos. Generalmente existe un mecanismo de revisión de la decisión preliminar y, en su caso, de compensación al acusado por cualquier daño causado.
Dado el carácter temporal de las medidas cautelares, generalmente los titulares de secretos comerciales tienen la obligación de iniciar procedimientos sobre el fondo del asunto en un plazo determinado.
Vías de reparación
Mandamientos judiciales
Las autoridades judiciales podrán ordenar a los responsables de la apropiación indebida de secretos comerciales que prohíban nuevos actos de adquisición, utilización o revelación ilícita de dichos secretos comerciales. También podrá prohibirse la importación de productos resultantes de la apropiación indebida de secretos comerciales.
Como se explica en la Subsección 2.2 anterior, el uso o la revelación por parte de un tercero de secretos comerciales que adquirió de buena fe constituye un acto ilícito en algunas jurisdicciones, pero no en otras. En consecuencia, la posibilidad de disponer de un mandamiento judicial a este respecto depende de la legislación aplicable.
Indemnización por daños y perjuicios
Las autoridades judiciales podrán ordenar al responsable de la apropiación indebida de secretos comerciales que pague al titular de secretos una indemnización por daños y perjuicios adecuada para compensar el daño que este haya sufrido debido a la apropiación indebida.
Las autoridades judiciales también estarán facultadas para ordenar al demandante o al demandado el pago de los gastos, incluidos los honorarios de abogados que sean procedentes.
Además, en algunas jurisdicciones se establecen indemnizaciones punitivas o el pago del triple del valor de los daños a los responsables de la apropiación indebida que hayan actuado deliberadamente y se hayan comportado de una manera particularmente audaz.
De forma similar a como ocurre con el desagravio por mandato judicial, la aplicación de una indemnización de daños y perjuicios por el uso no autorizado o la revelación del secreto comercial por un tercero de buena fe depende de si, según la legislación aplicable, dicho acto de un tercero de buena fe queda o no excluido de la responsabilidad.
Otras vías de reparación
Además de lo anterior, los tribunales suelen establecer otras vías de reparación contra la apropiación indebida de secretos comerciales, teniendo en cuenta la proporción entre la gravedad de la apropiación indebida y las medidas ordenadas, así como los intereses de terceros.
La destrucción o devolución al titular de secretos comerciales de cualquier documento, material o archivo digital que contenga información objeto de secreto comercial.
La destrucción de los productos resultantes del uso de secretos comerciales objeto de apropiación indebida o la retirada de dichos productos de los circuitos comerciales.
La destrucción o eliminación de los equipos que se hayan utilizado o que se hayan utilizado predominantemente, para fabricar los productos antes mencionados.
Procedimientos y sanciones penales
Muchas leyes nacionales prevén sanciones penales para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales.
Incluso en los casos en que la legislación aplicable no aplica sanciones por apropiación indebida de secretos comerciales como tal, a menudo la apropiación indebida de secretos comerciales se lleva a cabo con medios que probablemente tengan relevancia criminal, como el robo, el fraude, la coerción o la intrusión electrónica, por ejemplo.
Dependiendo de la legislación aplicable, se pueden iniciar procedimientos penales de oficio (es decir, por iniciativa de la fiscalía) o a petición del titular de secretos comerciales, o de ambos. En algunos países, el robo de secretos comerciales solo se persigue si se presenta una demanda, a pesar de que, según la ley, la fiscalía podría actuar de oficio.
3. ¿Secretos comerciales o patentes?
Los secretos comerciales pueden ser importantes activos intangibles para el crecimiento empresarial. Ofrecen muchas ventajas frente a las patentes, pero también su protección es más vulnerable en comparación con la que brindan las patentes. Por ello, las empresas suelen utilizar sistemas de secretos comerciales y sistemas de patentes de forma complementaria.
En el Cuadro 4 se comparan los aspectos clave de un sistema de patentes y un sistema de secretos comerciales para ilustrar los elementos que comparten y que los diferencian.
3.1 Evaluación del tipo de protección adecuado
Enumerar las diferencias entre ambos sistemas es sencillo. Ahora bien, responder a la pregunta clave de “¿Cómo elegir la protección que más me conviene?” puede no serlo tanto.
Por ejemplo, como para gozar de la protección de los secretos comerciales no es necesario un registro oficial, tampoco es necesario abonar tasas administrativas ni pagar los honorarios de un abogado (o un especialista, si así lo permite la ley aplicable). No es necesario esperar a que la autoridad conceda la patente. Por otro lado, como no requiere ningún procedimiento administrativo, los titulares de secretos comerciales deben demostrar que de hecho, son los titulares legítimos de un secreto comercial susceptible de protección cuando presentan una demanda por apropiación indebida de secretos comerciales ante los tribunales.
Del mismo modo, a diferencia de los sistemas de patentes, los sistemas de secretos comerciales no requieren que las autoridades publiquen información valiosa. No obstante, los sistemas de secretos comerciales sí requieren que los propios titulares de secretos comerciales asuman la responsabilidad de adoptar las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad de la información en cuestión. Estos ejemplos simplemente indican que determinar cuál es la mejor protección para un elemento específico de información depende de muchos factores y, en última instancia, tanto de los requisitos legales que establezca la ley aplicable como de los objetivos y recursos comerciales de cada organización.
Desde el principio, una invención que no es patentable puede protegerse como secreto comercial bajo la forma de “información” confidencial, siempre que cumpla con los criterios de protección de los secretos comerciales (véase la columna izquierda del Cuadro 5, a continuación). En primer lugar, los sistemas de patentes protegen principalmente las características técnicas de las invenciones, y por lo tanto no protegen la innovación de naturaleza puramente comercial o empresarial (por ejemplo, una lista de clientes). Además, normalmente las leyes de patentes especifican ciertas invenciones que no pueden obtener protección por patente. En segundo lugar, las invenciones deben cumplir los requisitos de patentabilidad previstos en la legislación de patentes en vigor. Incluso si no se cumplieran estos requisitos (por ejemplo, falta de actividad inventiva), podrían cumplir los criterios para la protección de los secretos comerciales.
Cuando una invención cumple tanto los criterios de patentabilidad como los de protección de los secretos comerciales, es posible que sea necesario escoger entre ambas (véase la columna derecha del Cuadro 5). Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de ambos sistemas, a la hora de realizar dicha elección cabe considerar varios factores.
El tipo de invención
En general, será difícil brindar la protección de los secretos comerciales a la información de un producto comercializado que se puede adquirir fácilmente. Sin embargo, es probable que los procedimientos que llevan a la invención (por ejemplo, cómo fabricar dicho producto) se lleven a cabo en las instalaciones de la empresa que la creó, lo que hace posible protegerlos como secretos comerciales.
Tanto si se trata de información relacionada con el producto como con el proceso, si un tercero puede descubrirla mediante ingeniería inversa, la información objeto de secreto comercial terminará siendo conocida por otros y dejará de gozar de protección. Sin embargo, eso no significa que haya de protegerse mediante una patente, en particular si la vida útil del producto es corta y si ser la primera empresa en el mercado (el denominado “período de ventaja”) es el elemento primordial que determina el éxito comercial de la empresa. En general, entre la preparación y presentación de una solicitud de patente hasta que se produce la concesión de la misma pueden transcurrir varios años.
Competitividad
En general, si existe la posibilidad de que los competidores puedan crear la misma invención de forma independiente, la protección por patente que permite a sus titulares impedir que terceros fabriquen, utilicen o vendan la misma invención resultaría más atractiva que la protección de los secretos comerciales.
Vida útil esperada del producto
Si se espera que la vida útil del producto sea más larga que el período de protección por patente, la protección de los secretos comerciales podría ofrecer un período de protección más largo siempre que la invención protegida pueda mantenerse en secreto y continúe teniendo un valor comercial debido a su carácter secreto) durante dicho período. Al mismo tiempo, en la práctica, es posible que la protección de los secretos comerciales solo resulte atractiva cuando se pueda suponer razonablemente que ningún competidor podría crear la misma invención independientemente o que ninguna ingeniería inversa revelaría la información confidencial.
Costo de adquisición, mantenimiento y aplicación de la protección
Como ya se ha explicado, aunque los titulares de secretos comerciales no deben abonar tasas de presentación, concesión o mantenimiento para su registro administrativo, sí han de tomar las medidas adecuadas para preservar su carácter secreto. En general, los litigios de patentes pueden ser costosos. Sin embargo, solicitar ante los tribunales la observancia de los derechos sobre secretos comerciales ante los tribunales también puede ser complejo. En particular, reunir pruebas y demostrar la apropiación indebida de secretos comerciales puede resultar complicado para los titulares de secretos comerciales.
Costo de oportunidad
En muchos países, las solicitudes de patente se publican antes de que se conozcan los resultados del examen de patente. Si una solicitud de patente es publicada y posteriormente rechazada, ya no es posible solicitar la protección de la información contenida en esa solicitud como secreto comercial.
¿Necesita obtener derechos de patente exclusivos?
En algunos casos, las ventajas que confieren los derechos de patente exclusivos pueden ser muy superiores a los beneficios de la protección de los secretos comerciales. En determinadas circunstancias, la posibilidad de impedir que cualquier tercero explote la invención puede considerarse extremadamente importante para la ventaja competitiva del negocio. Podría ser el caso, por ejemplo, de una invención creada con un elevado costo de I+D, y que constituye una tecnología fundacional que se espera que otros utilicen durante muchos años.
La protección por patente y la protección de los secretos comerciales no siempre son opciones alternativas. En algunas ocasiones ambos mecanismos de protección se utilizan simultáneamente. De hecho, para evitar que una invención pase a formar parte del estado de la técnica, debe mantenerse en secreto hasta que se presente una solicitud de patente. Además, a menudo es posible presentar una solicitud de patente manteniendo en secreto información estrechamente relacionada con la invención reivindicada. En este sentido, la protección por patente y la protección de los secretos comerciales pueden considerarse como complementarias.
Si el solicitante de la patente mantiene la confidencialidad de la información sobre la invención incluso después de la presentación de la solicitud de patente, la protección de los secretos comerciales continúa hasta la publicación de la solicitud de patente. Una vez publicada, su contenido será conocido generalmente por los círculos en que normalmente se utiliza y terminará la protección de los secretos comerciales.
4. Aprovechar los secretos comerciales en las empresas
4.1 Importancia de la gestión de secretos comerciales
Una de las características distintivas de la protección de los secretos comerciales es que sus titulares deben tener el control total de su información de valor. En consecuencia, independientemente de su sector o modelo de negocio, los titulares de secretos comerciales deben gestionar adecuadamente sus secretos comerciales para conservar y aprovechar estratégicamente dichos activos.
Es fundamental disponer de un programa de gestión de secretos comerciales adaptado a las necesidades del titular de secretos comerciales. Puede constar de diferentes pasos, medidas y procesos, pero un concepto de alto nivel puede describirse de la siguiente manera.
Identificar la información de mayor valor competitivo del negocio.
Identificar los riesgos y efectos de cualquier adquisición no autorizada, uso indebido o divulgación accidental de dichos secretos comerciales, y de la posible contaminación con secretos de terceros.
Identificar y aplicar medidas de reducción de riesgos razonables en relación con el valor de la información, el nivel de riesgo y el costo de aplicar diversas medidas.
Algunas de estas medidas podrían ser:formar a los empleados sobre la identificación y el manejo de información objeto de secreto comercial;
establecer —y revisar periódicamente— una relación de empleados que necesitan conocer los secretos comerciales y restringir el acceso a dichos empleados;
restringir el acceso físico y tecnológico;
limitar y supervisar el acceso público a las instalaciones que albergan secretos comerciales;
etiquetar los documentos que contienen secretos comerciales como “secretos” o “confidenciales”;
aplicar protecciones en los sistemas informáticos, como contraseñas y cortafuegos;
firmar acuerdos de confidencialidad y de no divulgación con los empleados pertinentes y las personas externas que puedan tener acceso a los secretos comerciales;
controlar la apropiación indebida de secretos comerciales y las fugas y reaccionar ante ellas.
Al considerar estos cuatro pasos, conviene destacar varios puntos.
Gestionar los secretos comerciales propios y de terceros
Si en el ámbito de la gestión de secretos comerciales, proteger los secretos comerciales de la empresa contra fugas o riesgos de apropiación indebida externa es un aspecto importante, la manera de evitar la responsabilidad por utilización indebida de la protección de los secretos comerciales de terceros también lo es.
Incluso si la empresa no espera o no desea recibir información objeto de secreto comercial de otros, esta puede introducirse en el sistema de conocimiento de la empresa a través, por ejemplo, de nuevos empleados o de los servicios de una consultoría. Una vez recibida sin ser advertida, puede propagarse muy rápidamente y ser utilizada ampliamente en la empresa. Dado que el nuevo conocimiento se irá construyendo gradualmente sobre el conocimiento existente, será difícil separar y eliminar los secretos comerciales de otros. Además, recibir secretos comerciales de otros a través de acuerdos de licencia generalmente requiere que el receptor tome medidas para mantener la confidencialidad de la información, según lo estipulado en los acuerdos pertinentes.
Se suele afirmar que los mayores riesgos para la gestión de secretos comerciales se producen cuando los empleados cambian de trabajo.
Muchas veces, los empleadores y los empleados salientes tienen intereses contrapuestos. Los empleadores quieren evitar que información competitivamente sensible se transmita a nuevos empleadores, mientras que los empleados desean utilizar sus conocimientos y competencias para impulsar su carrera profesional en su nuevo puesto o iniciar su propio negocio. A veces puede resultar difícil separar estas dos clases de información y la posibilidad de que se produzcan malentendidos puede ser bastante alta.
Más allá del marco jurídico establecido por la ley de secretos comerciales, la legislación laboral, la legislación antimonopolio y el derecho contractual, por ejemplo, los especialistas generalmente recomiendan a los titulares de secretos comerciales que tomen medidas de precaución operativas, como por ejemplo, programas de capacitación y educación para empleados, entrevistas de salida con los empleados salientes y observación de cualquier “señal” que pueda indicar una posible apropiación indebida de secretos comerciales inmediatamente antes y después de la salida de los empleados.
Puede ocurrir, por el contrario, que los nuevos empleados, en particular los que participan en tareas de gestión e investigación, de manera involuntaria y sin que el nuevo empleador lo advierta, utilicen información objeto de secreto comercial de sus antiguos empleadores para desempeñar sus nuevas funciones. Entre otras medidas de precaución, los nuevos empleadores pueden pedir a los nuevos empleados, en el marco del proceso de incorporación, que corroboren su compromiso de no utilizar ni divulgar secretos comerciales de empleadores anteriores.
Otra situación de alto riesgo surge cuando se comparten secretos comerciales con socios comerciales, como proveedores, colaboradores y consultores externos.
Los acuerdos de no divulgación y los contratos con cláusulas de confidencialidad pueden ser un instrumento fundamental para regir el manejo de información objeto de secreto comercial en las colaboraciones comerciales.
Controlar el cumplimiento de los términos contractuales por parte de los destinatarios puede ayudar a los titulares de secretos comerciales a abordar cualquier problema potencial en una etapa temprana. Los receptores de secretos comerciales, por su parte, deben ser conscientes de que recibir secretos comerciales de otros suele traer consigo nuevas obligaciones legales, así como el riesgo de contaminar sus propios activos de información.
Además, dado que la relación comercial puede cambiar con el tiempo, revisar y actualizar los acuerdos redunda en interés de ambas partes. Cuando se comparten secretos comerciales en el contexto de una investigación colaborativa, es importante que ambas partes definan minuciosamente los derechos de cada una con respecto al trabajo recién creado, incluida la información objeto de secreto comercial creada conjuntamente.
4.2 Explotación estratégica de los secretos comerciales
Al igual que ocurre con otros activos de propiedad intelectual, los titulares de secretos comerciales pueden:
utilizar de forma exclusiva la información objeto de secreto comercial, o
permitir a ciertas personas hacer un uso determinado de los secretos comerciales, bajo el control del titular de los comerciales.
Generalmente, el objetivo de mantener y explotar los secretos comerciales es mejorar la eficiencia empresarial y la calidad de los productos o servicios, con vistas a lograr un mayor éxito comercial. A tal efecto, la información objeto de secreto comercial podrá ser compartida , por ejemplo, con:
socios comerciales para colaborar en proyectos de I+D, marketing u otros;
fabricantes locales de productos de la empresa en el extranjero;
franquiciados en virtud de acuerdos de franquicia;
contratistas externos que llevan a cabo procesos empresariales externalizados;
empresas externas u otros consultores que prestan servicios de asesoramiento.
Las condiciones de concesión de la licencia, como el grado de uso autorizado del secreto comercial (incluso después de la terminación de la licencia) y las condiciones de pago se acuerdan entre las partes en función de los casos.
Además, el control legítimo sobre la información objeto de secreto comercial puede transferirse a otra parte a cambio de un pago o cualquier otras condición que puedan acordar.
Más aún, dependiendo de la legislación nacional aplicable, los secretos comerciales pueden reconocerse como garantía para obtener capital de instituciones privadas o públicas. Pueden incluirse en la contabilidad de la empresa, contribuyendo a su valor corporativo global, o pueden ser objeto de una medida de desgravación fiscal con el objetivo de respaldar las actividades de innovación.
Para explotar de forma estratégica los secretos comerciales conviene hacer hincapié en dos aspectos.
Adaptar constantemente la estrategia de explotación de los secretos comerciales a los objetivos y necesidades cambiantes del negocio. En comparación con otros instrumentos de PI, los secretos comerciales son activos muy flexibles: la información objeto de secreto comercial puede evolucionar paralelamente a las actividades comerciales diarias, al igual que el alcance de la protección de los secretos comerciales. El valor de los secretos comerciales también puede verse afectado por factores externos, como las tendencias del mercado y los avances tecnológicos. Por lo tanto, la explotación estratégica de los secretos comerciales es un concepto dinámico que debe evolucionar de manera acompasada con los objetivos empresariales de la organización.
Estrategia de explotación dentro y fuera del sistema de secretos comerciales Los secretos comerciales pueden usarse de forma individual, compartirse con terceros o asignarse a terceros. En particular, en el sector tecnológico, los secretos comerciales forman parte de la cartera de PI que, en su conjunto, tiene por fin crear ventajas competitivas. De este modo, la estrategia en materia de secretos comerciales puede contemplarse junto con otros derechos de PI. En la sección 3 de esta Parte ya se han analizado diferentes características de las patentes y los secretos comerciales. En lo que atañe a los programas informáticos, además de las patentes, la protección del derecho de autor también puede ser una posible medida de protección. Tanto los factores legales como los comerciales son pertinentes con vistas a maximizar el valor de los secretos comerciales para el éxito comercial.
La Parte IV de esta Guía, “Gestión de los secretos comerciales”, conduce al lector a través de una serie de preguntas prácticas sobre la gestión de secretos comerciales. Además, la Parte VI, “Los secretos comerciales en la innovación colaborativa”, y la Parte VII, “Secretos comerciales y objetos digitales”, examinan el potencial de los secretos comerciales para promover la innovación colaborativa y la protección de las tecnologías digitales.