Parte V: Litigios en materia de secretos comerciales

Temas tratados en esta Parte:

• Qué hacer si se descubre una apropiación indebida o contaminación de secretos comerciales

• Vías de reparación y medidas cautelares

• Solución alternativa de controversias

• Elaboración de una estrategia jurídica sólida, carga de la prueba y recopilación de pruebas

• Defensa contra una demanda por apropiación indebida

• Preservación de los secretos comerciales en los procesos judiciales

• Cuestiones transfronterizas

1. Perspectiva general

Idealmente, las filtraciones y la contaminación de los secretos comerciales deben evitarse desde un primer momento mediante una buena política de gestión de los secretos comerciales. Sin embargo, aunque se cuente con las normas de seguridad más exigentes, pueden producirse vulneraciones de los secretos comerciales, cuyos titulares deben tener un plan para reaccionar. En la Parte V de la Guía se ofrece una perspectiva general de las opciones disponibles cuando se produce una apropiación indebida de secretos comerciales. Iniciar un proceso judicial para reparar la apropiación indebida de secretos comerciales es solo una de las opciones disponibles para los titulares de estos secretos. Por ello, en esta Parte también se examinan otras opciones que pueden contribuir a solucionar las controversias.

Si bien la apropiación indebida de secretos comerciales puede ser el resultado de espionaje o ataques cibernéticos, lo más frecuente es que se deba al comportamiento humano cotidiano en la actividad empresarial. La apropiación indebida casi siempre se atribuye a empleados o exempleados, pero también se produce en relaciones comerciales como posibles adquisiciones o concesiones de licencia, o bien en las cadenas de suministro. Cuando se da una apropiación indebida de secretos comerciales, para sus titulares es muy difícil conocer todos los hechos, puesto que el acto en sí se comete de manera encubierta y, a menudo, sin indicios de que se haya producido una pérdida. En cierto modo, por definición, resulta complicado remediar de manera adecuada la apropiación indebida.

Habida cuenta de que en el Acuerdo sobre los ADPIC solo figura una norma mínima que los miembros de la OMC deben aplicar en su legislación (véase la Parte III, Sección 1.3), la manera de hacer valer los secretos comerciales mediante procesos judiciales, vías de reparación y normas procesales varía en gran medida en función de la jurisdicción. Por lo tanto, en la presente Parte se ofrece una perspectiva general de los litigios en materia de secretos comerciales y se definen los aspectos comunes, las diferencias, las principales tendencias y las cuestiones recurrentes más importantes de los distintos planteamientos regionales y nacionales. Si bien esta Parte se centra principalmente en la observancia por la vía civil, también se analizan cuestiones relativas a las vías penal y administrativa.

Las variaciones en las legislaciones nacionales de secretos comerciales y en las normas procesales dificultan la resolución de los litigios de secretos comerciales. Por lo tanto, en el sitio web de la OMPI figura información más detallada sobre las prácticas civiles y penales de observancia en algunos países. ⁽¹⁾Véase la información sobre los sistemas de secretos comerciales en algunos países y regiones, que puede consultarse en https://www.wipo.int/es/web/trade-secrets/. Además, el Anexo a la presente Guía contiene una lista con documentación de referencia publicada por autoridades nacionales y regionales y material en línea que ofrecen un análisis por país de los sistemas nacionales de observancia de los secretos comerciales.

2. Qué hacer si se descubre la apropiación indebida de un secreto comercial: ¿conviene demandar?

2.1 ¿Qué es la apropiación indebida?

Cuando se utilizan invenciones patentadas o marcas sin la autorización de sus titulares, se comete una “infracción” de patentes o de marcas. Hacer uso de información objeto de secreto comercial sin la autorización del titular constituye una “apropiación indebida” y, en la presente Guía, quienes cometen este acto se denominan “responsables de la apropiación indebida”.

Como se menciona en la Parte III (“Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”), la protección de los secretos comerciales no concede derechos exclusivos, sino que regula el comportamiento de las partes para prevenir las conductas ilícitas. La idea básica de prohibir que se extraigan ventajas comerciales injustas mediante la obtención, la utilización o la revelación ilícitas de secretos comerciales de otra persona se expresa en las legislaciones nacionales de distintas formas. Sin embargo, en esencia, suele entenderse que existe apropiación indebida cuando la adquisición, revelación o utilización de la información objeto de la protección por secretos comerciales se efectúa por medios ilícitos, indebidos, deshonestos o desleales.

Cuando se comete una apropiación indebida, el responsable puede vender o conceder en licencia (o revelar de cualquier otro modo) el secreto comercial a un tercero, quien a su vez puede utilizar y revelar la información objeto de secreto comercial, y así sucesivamente. Por ende, en las situaciones de apropiación indebida de secretos comerciales pueden participar otras partes además del titular de los secretos comerciales y el responsable directo de la apropiación indebida.

Básicamente, las dos situaciones de apropiación indebida en las que participan esas partes son las siguientes:

1. Las terceras partes conocían, o incurrieron en negligencia grave al no conocer, que los secretos comerciales habían sido objeto de apropiación indebida. En general, se considera apropiación indebida la obtención de información objeto de secreto comercial por terceros que tenían conocimiento de la apropiación indebida o cuyo desconocimiento constituyó negligencia grave. En muchos países, la utilización o revelación de la información efectuadas por esos terceros también se consideran actos de apropiación indebida.

2. Las terceras partes no tenían conocimiento de la apropiación indebida (receptores inocentes o de buena fe). Por lo general, si los terceros tenían un desconocimiento genuino de que la información recibida había sido objeto de apropiación indebida, la obtención de la información no se considera apropiación indebida. Ahora bien, su posterior utilización o revelación sí lo es.

En muchos países, cuando personas no autorizadas fabrican, venden, etc. productos que resultan o se benefician de la adquisición, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, en general, pueden solicitarse medidas cautelares y otras formas de reparación respecto de esos productos.

2.2 Investigar y comprender la situación

Para que una política de gestión de los secretos comerciales sea eficaz, debe ofrecer orientación sobre cómo manejar la situación cuando el titular de secretos comerciales se da cuenta de que estos han sido objeto de apropiación indebida. Iniciar un litigio no siempre es la mejor manera de reaccionar ante una apropiación indebida. Sin embargo, para preservar la opción de solicitar reparación por vía judicial, la gestión de los secretos comerciales debe comprender lo siguiente:

• la conservación de las pruebas para que el titular de los secretos comerciales pueda fundamentar sus pretensiones en el proceso judicial;

• la investigación de los hechos sin que lo adviertan los supuestos responsables de la apropiación indebida, que pueden estar tentados de destruir las pruebas de su conducta; y

• la adopción de medidas de urgencia para mitigar el perjuicio inmediato.

En la Sección 2.4 de la Parte IV (“Gestión de los secretos comerciales”) se detallan estas medidas.

2.3 Soluciones extrajudiciales o litigios: elementos que deben tenerse en cuenta

Una vez que se han conservado las pruebas, se han esclarecido los hechos y se han adoptado medidas para evitar otras vulneraciones de los secretos comerciales, en general el titular puede reaccionar de tres maneras: 

• tratar de resolver la controversia mediante un arreglo amistoso;

• iniciar un proceso judicial; o

• abstenerse de realizar cualquier acción.

Factores que determinan la conveniencia de iniciar un proceso judicial

La decisión depende de una evaluación exhaustiva de numerosas consideraciones fácticas, jurídicas y comerciales, que pueden ser las siguientes:

Restricciones jurídicas: las opciones que conllevan una reacción pueden estar limitadas por motivos contractuales o legales.

El valor del secreto comercial y la gravedad de la vulneración: en general, cuanto mayor es el valor del secreto comercial y más grave es la apropiación indebida, más contundente será la reacción del titular del secreto.

La necesidad de dictar medidas provisionales y los riesgos de provocar una reacción: puede suceder que el titular de secretos comerciales pueda demostrar algunos hechos sospechosos, pero no tenga pruebas irrefutables que fundamenten de manera sólida sus alegaciones ante el tribunal. En esta situación, muchos sistemas jurídicos prevén órdenes judiciales de inspección específicas (véase la Sección 4.2.3). En función del sistema jurídico, se dispondrá de órdenes judiciales de inspección y conservación de las pruebas a instancia de parte. En esos casos, no se oirá a la contraparte hasta que el tribunal haya ordenado una medida provisional, lo cual es especialmente útil cuando la demora o la reacción de la contraparte ante el aviso puedan provocar un daño irreparable o la destrucción de pruebas.

En caso de que el titular del secreto comercial desee recurrir a medidas provisionales, en particular a instancia de parte, tratar de alcanzar una solución amistosa en primer lugar (por ejemplo, mediante el envío de una carta de advertencia) pondría sobre aviso a la parte demandada y podría socavar los efectos de cualquier medida probatoria solicitada en un momento posterior.

La posibilidad de que se interponga una reconvención o se planteen objeciones por “manos sucias”: antes de emprender acciones, es recomendable comprobar si se han aplicado medidas de confidencialidad adecuadas de conformidad con la legislación aplicable para proteger debidamente la información objeto de secreto comercial. Olvidarse de este punto podría tener consecuencias graves. Por ejemplo, si no se han adoptado esas medidas, la parte demandada podría argumentar que la información ya no cumple con los requisitos de la protección de secretos comerciales, porque la parte demandante no ha adoptado las medidas razonables para mantener la confidencialidad de la información.

Por otra parte, si el demandado puede demostrar que la prueba de la apropiación indebida presentada por el titular del secreto comercial se obtuvo de manera ilícita, los tribunales pueden inadmitirla o considerar que no es fiable (véase la Sección 4.3 en relación con la obtención de la prueba).

Los costos del litigio: el costo de iniciar un proceso judicial (en términos de dinero, tiempo y esfuerzo) debe sopesarse en relación con el valor del secreto comercial y los beneficios que puede aportar el litigio, en particular, la posibilidad de transmitir a los empleados y a terceros el mensaje de que la empresa se toma en serio la protección de su información. Los costos dependerán del lugar del litigio, las medidas de reparación solicitadas y el tipo de procedimiento. El análisis de los costos y los beneficios del litigio debe evaluarse caso por caso. Por lo general, es aconsejable enmarcar este análisis en la estrategia de negocio de la empresa a medio y largo plazo.

Probabilidad de que prospere la acción: antes de iniciar un proceso judicial, debe evaluarse la probabilidad de que prospere la demanda. Un aspecto crucial que debe tenerse en cuenta es el tipo de prueba que puede proporcionar el titular del secreto comercial (véase la Sección 4).

Relaciones públicas: en ocasiones, el titular de secretos comerciales desea evitar que se le vincule públicamente con casos de apropiación indebida de secretos comerciales. Además, en función de la legislación nacional aplicable, el riesgo de que se haga pública la información objeto de secreto comercial durante el proceso judicial o con la publicación de la sentencia puede influir en la decisión de iniciar un proceso judicial (véase la Sección 6).

Opciones extrajudiciales

Si el titular del secreto comercial decide no iniciar un proceso judicial, puede reaccionar de otras maneras:

Enviar una carta de advertencia: si el titular del secreto comercial no teme que el aviso provoque la destrucción de pruebas, la carta de advertencia puede ser una buena opción para:

• recordar a los responsables de la apropiación indebida sus obligaciones de confidencialidad y no divulgación;

• instar al responsable de la apropiación indebida a que cese en la conducta ilícita;

• solicitar la devolución o la destrucción (junto con la prueba) del material objeto de apropiación indebida; y

• someter a los responsables de la apropiación indebida a las obligaciones de no revelación y no utilización de la información de la que se apropiaron indebidamente.

Ofrecer una licencia al responsable de la apropiación indebida: el titular de un secreto comercial puede proponer al responsable de la apropiación indebida la concesión de una licencia para utilizar los secretos comerciales de los que se apropió. Sin embargo, la oferta debe hacerse con precaución y, de preferencia, han de exigirse tasas adicionales para compensar la apropiación indebida inicial de los secretos comerciales. De lo contrario, en el mercado se sabría que la mejor manera de obtener una licencia favorable para utilizar el secreto comercial es apropiárselo indebidamente en primer lugar.

Proponer un mecanismo de solución alternativa de controversias (véase la Sección 3.4): combinar soluciones judiciales y extrajudiciales a menudo es una opción eficaz. En ocasiones, puede ser más probable alcanzar una solución amistosa una vez iniciado un proceso judicial. Si se prevé que el proceso judicial resulte en favor del titular del secreto comercial, se ejercerá una mayor presión en el responsable de la apropiación indebida para que acceda a un arreglo. De este modo, el titular también puede obtener unas mejores condiciones en el arreglo, lo cual tal vez compense los costos del litigio.

Abstenerse de actuar: el titular del secreto comercial también puede decidir no actuar, lo cual puede ser adecuado si, por ejemplo, no existen pruebas suficientes de la apropiación indebida o los costos del litigio son demasiado elevados. Sin embargo, si se toma esta decisión se debe ser muy consciente de que la inacción puede significar dejar que el competidor obtenga una ventaja competitiva y se beneficie de su conducta desleal. También puede tener como consecuencia que la información pierda la consideración jurídica de secreto comercial.

2.4 Aspectos previos al litigio

La base jurídica de la protección de los secretos comerciales en la jurisdicción correspondiente

La posibilidad que tienen los titulares de secretos comerciales de solicitar por vía judicial la reparación de una apropiación indebida de sus secretos depende de la base jurídica de la protección en la legislación nacional aplicable. Por ejemplo, la protección de los secretos comerciales puede basarse en leyes específicas de secretos comerciales, en la legislación relativa a la competencia desleal o en el deber de confidencialidad del common law, o bien estar determinada en un contrato de conformidad con el Derecho contractual aplicable. En algunos países, los secretos comerciales se consideran activos de propiedad intelectual a los que se aplican soluciones jurídicas específicas. Naturalmente, no será posible hacer valer un secreto comercial por la vía judicial sobre la base de un incumplimiento contractual de las cláusulas de confidencialidad si no se han pactado cláusulas de este tipo. En ausencia de ellas, los titulares de secretos comerciales deben fundamentar sus alegaciones en otras bases jurídicas de la protección de secretos comerciales.

Asimismo, cuando sea posible, los titulares pueden combinar varios motivos para iniciar una acción. Sin embargo, apoyarse en una base jurídica distinta en general implica que los requisitos de la protección jurídica sean diferentes. Por ejemplo, la base contractual de la protección requiere que las partes hayan concluido un contrato válido y exigible de conformidad con el Derecho contractual nacional aplicable, mientras que, en virtud de la legislación contra la competencia desleal, los responsables de la apropiación indebida por lo general deben ser competidores del titular del secreto comercial.

Tanto las pretensiones jurídicas exigibles como la existencia de requisitos para hacerlas valer deben evaluarse caso por caso y en función de cada país.

Legitimación activa

Por lo general, el titular legítimo de un secreto comercial está legitimado para iniciar un procedimiento por apropiación indebida de secretos comerciales (legitimación activa). Sin embargo, también pueden estar legitimadas otras personas que posean la información de manera lícita. En cada jurisdicción se determinará quiénes son las personas físicas o jurídicas legitimadas para iniciar un proceso judicial y en qué circunstancias. A menudo, los licenciatarios ⁽²⁾A pesar de que el debate académico de si los secretos comerciales son propiedad o no puede afectar a la calificación jurídica del objeto del contrato, es prácticamente indiscutible que los secretos comerciales (y la información confidencial que no constituye secreto comercial con arreglo a la legislación) son susceptibles de cesión, transmisión o concesión en licencia. también tienen legitimación activa, si bien ello depende del contrato de licencia y la legislación nacional aplicable.

Prescripción de las acciones

Como sucede con otras pretensiones jurídicas, los titulares de secretos comerciales solo pueden iniciar un procedimiento para reclamar la reparación de la apropiación indebida de esos secretos en un plazo determinado, contado desde que tienen conocimiento del acto de apropiación indebida o desde que este ocurre. Habida cuenta de que la prescripción de las acciones es indispensable para la “paz” o seguridad jurídica, en general las demandas relativas a los secretos comerciales están sujetas a un plazo. Sin embargo, las normas relativas a los plazos en los asuntos de secretos comerciales no son uniformes en el plano internacional.

• Duración del plazo: en general, la duración del plazo cuando se trate de apropiación indebida a gran escala o cuando se considere un delito será mayor que en el caso de las demandas civiles. El plazo de prescripción fijado en los distintos países suele ser de tres a seis años.

• Inicio, interrupción o suspensión del plazo de prescripción: por lo general, el plazo de prescripción comienza a contarse en la fecha de la supuesta apropiación indebida o en el momento en el que el titular del secreto comercial tuvo conocimiento de ella o pudo haberla conocido con la diligencia debida.

  El plazo de prescripción también puede suspenderse ⁽³⁾La suspensión paraliza el recuento del plazo sin que se pierda el tiempo transcurrido, de manera que, cuando cesa la circunstancia que provoca la suspensión, el plazo de prescripción vuelve a correr a partir del momento en el que se suspendió. o interrumpirse ⁽⁴⁾La interrupción del plazo de prescripción no tiene en cuenta el tiempo transcurrido hasta ese momento, por lo que, terminada la interrupción, se inicia un nuevo plazo con la misma duración. en otras circunstancias, como el inicio de un procedimiento judicial, el envío a la contraparte de una determinada comunicación o el reconocimiento de la apropiación indebida por la otra parte.

3. Medios de satisfacción disponibles por vía judicial o alternativa

Los titulares de secretos comerciales tienen la posibilidad de solicitar distintos medios de satisfacción o medidas de reparación de la apropiación indebida. En la presente Sección se analizan algunos de ellos de forma más detallada.

3.1 Medidas cautelares

Las medidas cautelares sirven para prohibir que se cometan otros actos de obtención, revelación o utilización de los secretos comerciales. En relación con los productos afectados por la apropiación indebida, las medidas cautelares también pueden impedir su producción, oferta para la venta, colocación en el mercado o utilización, así como su importación, exportación o almacenamiento para esos fines.

En general, cuando se incumplen las órdenes de medidas cautelares, los tribunales imponen multas. Además, muchos países consideran delito incumplir una orden judicial.

La cuestión de si los tribunales tienen discrecionalidad para conceder medidas cautelares, o en qué medida, es objeto de un intenso debate que supera el alcance del Derecho de secretos comerciales. En los países del common law, tradicionalmente las medidas cautelares tienen un carácter discrecional y de equidad por naturaleza, es decir, no se conceden de manera automática, sino solo cuando el tribunal lo considera apropiado teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Por el contrario, en los países de tradición jurídica romanista, históricamente las medidas cautelares se consideran soluciones automáticas o casi automáticas desde el momento en que se observa la infracción. Estas posturas divergentes parecen haberse acercado en los últimos años y, en general, en los asuntos relativos a los secretos comerciales puede tenerse más en cuenta la proporcionalidad que en el Derecho de patentes, por ejemplo.

Medidas preliminares

Las medidas preliminares se conceden con carácter de urgencia y, por lo tanto, con mayor rapidez y menos costos que las medidas cautelares derivadas de un juicio sobre el fondo del asunto. En los asuntos relativos a los secretos comerciales, las medidas preliminares revisten especial importancia para preservar el carácter secreto de la información.

En muchos países, los tribunales pueden conceder medidas preliminares antes de que se inicie el procedimiento sobre el fondo o mientras está en curso, si se dan las condiciones siguientes:

• es probable que prosperen las pretensiones del procedimiento sobre el fondo;

• puede producirse un daño grave o irreparable en el período necesario para obtener una medida cautelar a partir de la determinación definitiva sobre el fondo; y

• quien solicita la medida demuestra la urgencia de la situación.

En general, las medidas preliminares son temporales y tienen por objetivo preservar el derecho del titular del secreto comercial únicamente durante el tiempo necesario para obtener una sentencia sobre el fondo, en la que el tribunal puede conceder una medida cautelar tras analizar exhaustivamente la causa. Por lo tanto, los titulares de secretos comerciales deben iniciar el procedimiento sobre el fondo dentro de un plazo determinado a partir del procedimiento de urgencia.

En casos de especial urgencia o cuando existe el riesgo de que se frustre la ejecución de la medida cautelar si se da previo aviso, en muchos países se pueden conceder medidas cautelares preliminares a instancia de parte sin necesidad de oír al presunto responsable de la apropiación indebida.

En numerosos países, los tribunales tienen potestad discrecional para conceder una medida preliminar teniendo en cuenta varios factores, como el daño irreparable al titular del secreto comercial, el criterio de mayor conveniencia y el equilibrio entre las dificultades para ambas partes (básicamente, se sopesan los efectos relativos positivos y negativos que tendrán para las partes la concesión o la denegación de la medida preliminar). Para equilibrar los derechos del presunto responsable de la apropiación indebida, los tribunales de muchos países —como Bélgica, el Japón, Polonia, Suecia o el Reino Unido— pueden exigir al titular del secreto comercial que deposite una garantía o fianza suficientes para asegurarse de que la parte demandada pueda ser compensada por las pérdidas que le pueda provocar la concesión de la medida preliminar, si en el procedimiento sobre el fondo se concluye que no debería haberse concedido.

Además, de conformidad con el artículo 50.4 del Acuerdo sobre los ADPIC, si se conceden medidas preliminares a instancia de parte, se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación, y se procederá a una revisión a petición del demandado.

Por ejemplo, a modo de alternativa a las medidas preliminares, en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) es posible que los tribunales exijan al presunto responsable de la apropiación indebida que proporcione una garantía de pago adecuada por la continuación del supuesto uso ilícito del secreto comercial, a fin de asegurarse de que el titular del secreto pueda obtener una compensación si en el procedimiento sobre el fondo se determina que se han vulnerado sus derechos.

Duración de la medida cautelar

En general, las medidas cautelares están en vigor mientras la información siga siendo un secreto comercial. Una vez que la información pierde el carácter secreto, por ejemplo mediante la revelación, y deja así de tener la consideración de secreto comercial, puede ponerse fin a los efectos de la medida cautelar.

Es evidente que, una vez que el responsable de la apropiación indebida tiene conocimiento del secreto comercial, es imposible hacérselo olvidar. Si la protección del secreto comercial ha expirado y la medida cautelar llega a su fin o deja de tener efectos, el responsable de la apropiación indebida puede utilizar en el comercio el conocimiento del que se apropió indebidamente, lo cual le dará una ventaja competitiva respecto de otros que hayan conocido la información en un momento posterior. Por lo tanto, en países como Australia, el Canadá, Singapur o el Reino Unido, puede concederse la medida cautelar denominada “trampolín” (springboard injunction), teniendo en cuenta que las medidas cautelares contra un competidor deben durar, al menos, el tiempo que habría llevado obtener la información de manera lícita. En consecuencia, en algunos casos, el tribunal puede prolongar la medida cautelar hasta un momento posterior a la extinción del secreto comercial, esto es, hasta que el resto de los participantes en el mercado se ponga al día. Normalmente, la duración de la medida cautelar “trampolín” se calcula en función del tiempo que habría tardado el infractor en obtener de forma legítima el secreto comercial mediante la ingeniería inversa o en descubrirlo de forma independiente.

Medidas cautelares para limitar el empleo posterior

En los ordenamientos jurídicos donde se permiten los acuerdos de no competencia entre los empleadores y sus empleados para proteger de manera indirecta los secretos comerciales, los empleadores pueden imponer restricciones a los empleados para que no compitan con ellos cuando abandonen la empresa. Sin embargo, incluso en ausencia de esos acuerdos, cuando la apropiación indebida del secreto comercial la comete un exempleado que comienza a trabajar con un competidor, el titular del secreto comercial puede tratar de impedir esa nueva relación laboral para evitar la amenaza de la revelación y utilización del secreto. Habida cuenta de que debe hallarse un equilibrio adecuado entre los derechos del empleador relativos a los secretos comerciales y el derecho del empleado a la movilidad profesional, en general, las medidas cautelares que limitan las oportunidades de empleo posteriores solo se conceden en circunstancias extremas.

Con arreglo a la denominada “doctrina de la revelación inevitable”, aplicable por ejemplo en la Argentina y algunos estados de los Estados Unidos de América, la parte demandante puede obtener medidas cautelares si demuestra que el exempleado utilizará o revelará de forma inevitable el secreto comercial del antiguo empleador en el nuevo puesto de trabajo y que esto le causará un perjuicio.

3.2 Medidas pecuniarias

Las medidas pecuniarias son el segundo instrumento más importante a disposición de los titulares de secretos comerciales para defenderse de la apropiación indebida de estos.

Como se ha señalado, la base jurídica de la protección de los secretos comerciales puede variar de forma considerable en función de las distintas jurisdicciones y muchos países carecen de disposiciones específicas de secretos comerciales. En cambio, basan sus acciones judiciales en la infracción de la legislación de competencia desleal o del Derecho de daños, en el incumplimiento contractual, el abuso de confianza y el incumplimiento de obligaciones de equidad en virtud del common law. Esas diferencias también afectan a las reclamaciones conexas de indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, en el caso de las demandas por incumplimiento contractual, el cálculo de la cuantía de la indemnización se basa principalmente en el contrato. Además, la responsabilidad contractual a menudo se limita a la indemnización por daños y perjuicios que las partes previeron cuando firmaron el contrato, mientras que la responsabilidad civil extracontractual por lo general no tiene limitaciones de ese tipo.

Sin embargo, a pesar de las diferencias en los fundamentos jurídicos, existe un amplio consenso acerca de las medidas pecuniarias disponibles, al menos en relación con sus elementos esenciales. En primer lugar, debe haber un vínculo causal entre la supuesta apropiación indebida y las pérdidas reclamadas por los titulares de los secretos comerciales o el enriquecimiento injusto del responsable de la apropiación indebida. En segundo lugar, los titulares de los secretos comerciales tienen la carga de la prueba respecto de la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. En la práctica, la cuantificación y la prueba de los daños puede ser una tarea compleja.

Las soluciones pecuniarias pueden clasificarse teniendo en cuenta su función.

Indemnización compensatoria

El objetivo de la indemnización compensatoria por daños y perjuicios es colocar a la parte perjudicada en la misma situación en la que estaría si no se hubiera producido el daño. Por lo tanto, en el caso de la apropiación indebida de secretos comerciales, el titular puede reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que ha padecido al perder el control sobre la información. En general, la indemnización compensatoria comprende el daño emergente y el lucro cesante provocados por la apropiación indebida.

El daño emergente (que puede abarcar el daño moral)

En función de la regulación nacional, el “daño emergente” puede consistir en la pérdida de una inversión, por ejemplo, en la investigación y desarrollo (I+D) de productos o la prestación de servicios a los que se refieren los secretos comerciales, así como en los gastos en los que se incurrió para investigar la apropiación indebida y prepararse para el litigio.

Lucro cesante

Para cuantificar el lucro cesante, es necesario hacer un análisis comparativo que consiste en calcular la diferencia entre el flujo de efectivo en la situación real (es decir, el flujo de efectivo existente tras la apropiación indebida) y en la situación hipotética (el flujo de efectivo que previsiblemente habría si no se hubiera producido la apropiación indebida).

Regalías razonables

Otra manera de calcular la indemnización por daños y perjuicios consiste en basarse en las denominadas “regalías razonables” que habrían pactado voluntariamente un licenciante y un licenciatario en una negociación hipotética. En consecuencia, las regalías razonables deberían reflejar las regalías del mercado, que son las que se aplican habitualmente en el comercio. Las regalías razonables pueden adoptar la forma de un pago periódico, una suma fija o la combinación de ambos. Sin embargo, puede ser especialmente complicado aplicar este criterio a las causas de secretos comerciales, debido a su naturaleza confidencial y la escasa disponibilidad de licencias comparables para determinar las regalías razonables.

Calcular la cuantía exacta de la indemnización por daños y perjuicios puede ser una tarea muy ardua para el titular del secreto comercial. Por ello, los tribunales y las instancias legisladoras han establecido mecanismos que pueden ayudar a los titulares y aliviarles esa carga.

En algunos países, la legislación proporciona de manera explícita orientación para determinar la cuantía de la indemnización. Además, en algunos ordenamientos se establece un intervalo fijo para la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la apropiación indebida de secretos comerciales en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando no se conoce la pérdida efectiva del titular ni los beneficios del responsable de la apropiación indebida.

Restitución

El objetivo de la restitución es revertir el enriquecimiento injusto obtenido por el responsable de la apropiación indebida en detrimento de la parte perjudicada. Por lo tanto, la cuantía de la restitución generalmente se calcula a partir del beneficio del responsable de la apropiación indebida, no de la pérdida del titular del secreto comercial o la parte perjudicada.

Una de las dificultades que deben afrontarse caso por caso es la cuestión de qué proporción de los beneficios del responsable de la apropiación indebida debe considerarse enriquecimiento injusto cuando solo una parte del producto o servicio del responsable está relacionada con el secreto comercial.

Indemnización punitiva

En general, la indemnización punitiva se impone a los responsables dolosos cuya conducta es especialmente reprochable. El tribunal tiene discrecionalidad para establecer una indemnización cuya cuantía es superior a los daños y perjuicios sufridos de forma efectiva. La función de esta indemnización es castigar a los responsables de la apropiación indebida para desalentarlos a ellos y a terceros de cometer actos similares en el futuro. La indemnización punitiva se concede tradicionalmente en los ordenamientos del common law, como los Estados Unidos de América o el Canadá, pero también está disponible en algunas jurisdicciones de tradición romanista como China.

Honorarios de abogados y costas

Además de las indemnizaciones, es habitual que la parte vencedora pueda recuperar, al menos parcialmente, los honorarios de los abogados y las costas judiciales que derivaron del litigio. El tribunal suele indicar la cuantía de las tasas y costas de acuerdo con las circunstancias del caso y dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por la legislación aplicable en función de la complejidad de la causa.

Las soluciones pecuniarias disponibles y su cálculo dependen de cada jurisdicción y de cada caso concreto. En muchas legislaciones se combinan las soluciones pecuniarias de varios tipos con distintos métodos de cálculo. El principio general de esa combinación es no duplicar la compensación de un mismo daño. Cuando está disponible la indemnización punitiva, a menudo se impone de manera conjunta con otras soluciones pecuniarias, puesto que tiene una finalidad sancionadora independiente.

En los procesos judiciales, el cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios debe determinarse de forma separada, una vez que se han decidido las cuestiones relativas a la existencia del secreto comercial y su apropiación indebida. En algunos países, también son habituales las declaraciones de peritos que se pronuncian sobre cuestiones económicas para ayudar a los tribunales a cuantificar y justificar la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

3.3 Otras vías de reparación

Además de las medidas cautelares y las pecuniarias, los tribunales suelen proporcionar, de acuerdo con la legislación, otras vías de reparación para proteger los secretos comerciales. Algunas de ellas son las siguientes:

• La destrucción o la devolución al titular del secreto comercial de todo documento, objeto, material, sustancia o archivo electrónico que contenga o materialice el secreto comercial (por ejemplo, en el Canadá, China, la India y Singapur).

• Medidas relativas a los productos infractores, como a) su eliminación del mercado, b) su destrucción o c) su incautación (algunos ejemplos de jurisdicciones que adoptaron una o varias de las medidas enumeradas son el Brasil, la India, el Japón, la Federación de Rusia, Sudáfrica y el Reino Unido, así como Estados miembros de la Unión Europea que han incorporado a su Derecho nacional la Directiva de Secretos Comerciales).

• La destrucción o la eliminación del material o equipo utilizado (principalmente) para producir los productos infractores (por ejemplo, en Italia, el Japón o la Federación de Rusia).

• La cesión de la propiedad de los productos infractores o los medios concebidos exclusivamente para fabricarlos o para aplicar el método infractor (por ejemplo, en Italia).

• La publicación total o parcial de la sentencia, con la debida protección de la confidencialidad, ⁽⁵⁾Véase la sección 6.4. u otras medidas destinadas a la difusión de la información relativa a la decisión (a modo de ejemplo, consúltese la Directiva de la UE de Secretos Comerciales). En general, la publicación se realiza en periódicos o en revistas en línea especializadas en el sector. El tribunal puede ordenar la publicación del fallo judicial en el sitio web del responsable de la apropiación indebida. ⁽⁶⁾Véase, por ejemplo, la causa Salt Ship Design AS c. Prysmian Powerlink SRL [2021] EWHC 3583, en la que un tribunal británico ordenó a la parte demandada que divulgara en su sitio web, durante seis meses, una declaración en la que se comunicara que el tribunal había fallado que el demandado había hecho un uso indebido de la información confidencial del demandante, junto con un enlace a la sentencia completa.

Algunas de estas medidas, como la incautación o la entrega de los productos supuestamente infractores, también pueden obtenerse en forma de medidas provisionales con el objetivo de conservar el statu quo durante el tiempo necesario para adoptar una decisión completa sobre el fondo.

La disponibilidad y la aplicabilidad de esas medidas más habituales depende de la legislación y la jurisprudencia nacionales. Además, es posible que se disponga de otras medidas especiales. Por ejemplo, la legislación federal de los Estados Unidos de América en materia de secretos comerciales permite a los tribunales evitar que se sigan revelando los secretos comerciales por medio de órdenes de incautación a instancia de parte. ⁽⁷⁾Claudia Ray, Joseph Loy, Miriam Kontoh y Andrew (Keum Yong) Lee (2024). “USA: Law and Practice”, en Chambers Global Practice Guides, Trade Secrets 2024, pág. 229. https://chambers.com/downloads/gpg/1014/trade_secrets_2024.pdf. La particularidad es que las propiedades que pueden incautarse son bastante amplias y no se limitan a los productos infractores, como es habitual en la incautación en asuntos de propiedad intelectual. Se observa otro ejemplo en la legislación de la Federación de Rusia, que permite a los tribunales ordenar la disolución de una persona jurídica si ha vulnerado derechos de propiedad intelectual de manera reiterada. ⁽⁸⁾Artículo 1253 del Código Civil de la Federación de Rusia. En la base de datos WIPO Lex puede consultarse una traducción al inglés: https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/22547.

3.4 Solución alternativa de controversias

Observación general sobre los mecanismos de solución alternativa de controversias

Las partes en controversias relativas a los secretos comerciales pueden buscar alternativas a los procesos judiciales y tratar de resolverlas de manera amistosa, ya sea por medio de la negociación directa o de mecanismos de solución alternativa de controversias (ADR) como la mediación o el arbitraje, en los que una tercera parte presta asistencia u orientación para dar con una solución.

Las partes someten las controversias a la ADR de manera consensuada y pueden hacerlo en distintos momentos por medio de:

• una cláusula contractual de sometimiento a mecanismos de ADR de las futuras controversias que puedan surgir en relación con un contrato determinado (por ejemplo, de trabajo o de I+D); o 

• un acuerdo de sometimiento de controversias existentes, entre ellas las remitidas a ADR por los tribunales. ⁽⁹⁾El sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (https://www.wipo.int/amc/es/) contiene información sobre las ventajas de los mecanismos de ADR y los distintos servicios ofrecidos por el Centro. También proporciona modelos de cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento en varios idiomas para facilitar la remisión de controversias de propiedad intelectual y tecnología, incluidos los secretos comerciales, a los procedimientos alternativos de solución de controversias de la OMPI. Véase también el Anexo a la presente Guía (“Documentación de referencia”).

Las opciones de ADR, eficientes en cuanto al tiempo y los costos, pueden ofrecer ventajas considerables en el contexto de las controversias relativas a los secretos comerciales. Brindan a las partes flexibilidad para personalizar el proceso de solución de su controversia en un foro único y neutral. Otra ventaja clave de la ADR es la confidencialidad del proceso y sus efectos, lo cual reviste una importancia fundamental cuando se trata de la reputación y los secretos comerciales.

Mediación

La mediación es un mecanismo de ADR en el que un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a alcanzar un arreglo de su controversia mutuamente satisfactorio y conforme a sus intereses respectivos. ⁽¹⁰⁾De acuerdo con las estadísticas publicadas por la OMPI, más del 70 % de los procesos de mediación administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización terminan con un acuerdo. El resumen de casos ante la OMPI puede consultarse en https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html. Cualquier arreglo puede hacerse valer como un contrato o, en función de la jurisdicción, incluso como una orden judicial.

Además de ser especialmente eficiente en cuanto al tiempo y los costos, la mediación ofrece muchas otras ventajas a las partes en las controversias de secretos comerciales. Se trata de un procedimiento no vinculante y basado en los intereses. Concede a las partes control sobre el proceso y sus efectos, puesto que solo dará resultados vinculantes si así lo acuerdan las partes. La mediación proporciona a las partes mucho control respecto de la confidencialidad, porque no se les puede obligar a presentar o revelar documentación. Además, las partes pueden comprometerse voluntariamente a no revelar la información o documentación intercambiada, ni siquiera como prueba en futuros procedimientos judiciales o arbitrales.

Arbitraje

En el arbitraje, las partes estipulan un acuerdo en virtud del cual someten la controversia a uno o varios árbitros, que a menudo están especializados en el ámbito correspondiente y que emiten una decisión vinculante respecto de la controversia. A diferencia de la mediación, una vez que las partes han acordado válidamente someter la controversia a arbitraje, ninguna puede retirarse del proceso de forma unilateral, y el laudo arbitral definitivo es vinculante. Por lo tanto, las opciones judiciales suelen descartarse cuando se conviene en acudir al arbitraje. Asimismo, la decisión arbitral no está basada en los intereses respectivos de las partes, sino en los derechos y obligaciones de cada una de ellas que hayan determinado los árbitros. El objetivo del arbitraje es solucionar la controversia de acuerdo con la legislación aplicable, no resolverla de manera conveniente para todas las partes.

El arbitraje puede presentar numerosas ventajas respecto del proceso judicial: i) el procedimiento de arbitraje puede ser flexible, porque normalmente las partes seleccionan el árbitro o árbitros, la legislación aplicable, el idioma y el lugar del procedimiento; ii) si la parte vencida no cumple el laudo de forma voluntaria, la decisión puede ejecutarse en casi todo el mundo, en virtud de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958; y iii) los costos pueden ser menores al haber un solo procedimiento de arbitraje, en comparación con los complejos litigios relativos a controversias transfronterizas que se dirimen ante distintos procedimientos judiciales nacionales paralelos.

La cuestión de si el arbitraje es una opción mejor que el proceso judicial depende tanto de las circunstancias concretas de cada caso como del lugar en el que puede presentarse una demanda. En algunos casos, los titulares de secretos comerciales pueden llegar a la conclusión de que la reparación que pueden obtener de las medidas judiciales provisionales dirigidas a proteger sus derechos o conservar las pruebas, como las órdenes de registro e incautación a instancia de parte, superan las ventajas del arbitraje.

4. Elaboración de una estrategia jurídica sólida en causas de secretos comerciales

Cuando un titular de secretos comerciales o un licenciatario (cuando corresponda) decide iniciar un proceso judicial, debe examinar varias cuestiones antes de actuar.

4.1 Elección de la parte demandada

Una decisión importante es la de escoger a quién se demandará. Es probable que la acción se dirija principalmente al responsable directo de la apropiación indebida. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede ser adecuado interponer la acción también contra otras partes. ⁽¹¹⁾Véase la Sección 2.1, relativa a la apropiación indebida de los secretos comerciales.

Por ejemplo, si un exempleado que abandonó su puesto para trabajar con un competidor adquiere, distribuye o utiliza de forma ilícita el secreto comercial del antiguo empleador, puede proceder demandar al competidor que contrató al exempleado. El fundamento jurídico de la acción sería la responsabilidad directa o indirecta del nuevo empleador, de acuerdo con las circunstancias del caso y la legislación aplicable. Pueden plantearse distintas situaciones.

• Si el nuevo empleador conocía de antemano la apropiación indebida, es probable que se le considere responsable directo de esa conducta, junto con el nuevo empleado que cometió el acto ilícito (que puede consistir en el uso ilegítimo del secreto comercial o la comunicación del secreto a colegas del nuevo trabajo).

• De forma similar, el nuevo empleador puede considerarse responsable si induce o engaña al empleado para que cometa el acto de apropiación indebida.

• En general, el nuevo empleador puede ser responsable si tiene conocimiento, o debería haberlo tenido con una diligencia y cuidado razonablemente exigibles, de que el empleado cometió apropiación indebida.

• Cuando, a pesar de haber adoptado medidas adecuadas de cuidado y diligencia debida, el nuevo empleador desconozca que su empleado se apropió indebidamente del secreto comercial del antiguo empleador, por lo general será responsable si toma conocimiento de esa conducta y, aun así, sigue utilizando o revelando la información.

• Habida cuenta de la especial relación del empleador con el empleado, es posible que existan normas de responsabilidad civil vicaria en función de lo dispuesto en el Derecho de la responsabilidad civil extracontractual, el Derecho laboral o quizás la legislación de competencia desleal, que varían en las distintas jurisdicciones.

La información objeto de secreto comercial, una vez obtenida de forma ilícita por un tercero, puede pasar fácilmente de una persona a otra sin indicación alguna de que pertenece al titular legítimo del secreto comercial. Por lo tanto, puede haber receptores que crean inocentemente que sus actos de obtención, utilización o distribución de la información son lícitos. Ahora bien, los titulares de secretos comerciales en general no pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios de la apropiación indebida a estos receptores inocentes antes de que tengan (o deban tener) conocimiento de la apropiación indebida. En consecuencia, el titular del secreto comercial puede decidir demandar también a estos receptores inocentes, puesto que la notificación de la demanda inicial les permitirá reconocer cualquier otro acto posterior de uso o revelación del secreto comercial, lo cual también los hará responsables. Sin embargo, para mayor seguridad, deberá comprobarse si la legislación aplicable prevé condiciones o requisitos en relación con las medidas previas a la presentación de la demanda.

4.2 Carga de la prueba

Principios generales

Casi todos los sistemas jurídicos cuentan con una norma procesal civil muy extendida según la cual la carga de la prueba suele recaer en la persona que plantea una pretensión. Esta norma se aplica de manera general a las causas de secretos comerciales. Es evidente que la materia objeto de prueba depende de la pretensión jurídica que se plantee en el proceso de apropiación indebida de secretos comerciales.

Por ejemplo, si se trata de ejecutar una obligación contractual de confidencialidad, la parte demandante debe aportar pruebas de la existencia de un contrato válido y vinculante y de su incumplimiento. Si se alega competencia desleal, el demandante normalmente probará que las partes son competidoras y que se ha cometido un acto constitutivo de competencia desleal. Si la acción se fundamenta en el Derecho de la responsabilidad civil extracontractual, lo habitual es que la parte demandante demuestre la conducta dolosa o negligente de la parte demandada.

De forma general, en las causas de apropiación indebida de secretos comerciales, los titulares deben:

• demostrar su legitimación activa (véase la Sección 2.4);

• indicar el secreto comercial que se desea proteger, lo cual es una parte delicada de las alegaciones del demandante, porque los tribunales suelen exigir información suficientemente concreta, en cuya ausencia la demanda puede ser inadmitida;

• probar que la información constituye un secreto comercial, lo que significa que se cumplen todos los requisitos legales de la protección de los secretos comerciales;

• probar la apropiación indebida; y

• si se solicitan medidas pecuniarias, probar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos o los beneficios de la parte demandada (véase la Sección 4.3).

Los puntos tercero y cuarto se examinan en los siguientes párrafos, mientras que los demás ya se han analizado.

Probar que la información constituye un secreto comercial

Las patentes, por ejemplo, son concedidas por una autoridad administrativa que examina la conformidad de la invención reivindicada con los requisitos legales aplicables. Sin embargo, habida cuenta de que la protección de los secretos comerciales no está sometida a registro, no puede darse por sentado que la información que alega su titular cumple los requisitos de la protección de los secretos comerciales. Por ello, los titulares de secretos comerciales suelen tener la carga de la prueba relativa al cumplimiento de los requisitos para la protección de los secretos comerciales. ⁽¹²⁾Véase la Parte III, “Fundamentos de la protección de los secretos comerciales”, para consultar los tres criterios que debe cumplir la información para ser secreto comercial.

Probar el “carácter secreto”

Es prácticamente imposible demostrar hechos negativos, por ejemplo, que la información no es generalmente conocida por las personas en los círculos interesados ni de fácil acceso para ellas. En consecuencia, los titulares de secretos comerciales deben probar la confidencialidad y las medidas de seguridad que han adoptado para mantener el carácter secreto de la información y explicar por qué consideran que no es generalmente conocida (y aportar datos, por ejemplo, de las actividades de los competidores y las tendencias del mercado) ni de fácil acceso.

En función de los hechos de la controversia y la legislación aplicable, algunos de los factores que pueden demostrar el carácter secreto de la información son los siguientes:

• la medida en la que la información se conoce fuera de la empresa;

• la medida en la que los empleados y otras personas en contacto con la empresa conocen la información;

• el grado de desarrollo tecnológico o de ingeniería y la complejidad de la información;

• la inversión efectuada para crear la información o la dificultad que los competidores puedan tener para obtener la información.

Probar el valor comercial del carácter secreto

El vínculo entre el valor comercial de la información y su carácter secreto puede determinarse, por ejemplo, cuando es probable que la obtención, utilización o revelación ilícitas perjudiquen al titular del secreto, porque menoscaban sus intereses empresariales o financieros o su posición estratégica y competitiva en el mercado. Existen varias maneras de demostrar el valor comercial del carácter secreto de la información, por ejemplo, las siguientes:

• el ahorro o la ventaja competitiva del titular del secreto comercial respecto de los competidores;

• el tiempo y el dinero invertidos por el titular del secreto en obtener y desarrollar la información;

• la inversión que debería efectuar un tercero competidor para obtener o replicar la información.

El hecho de que los competidores traten de obtener la información (por ejemplo, mediante licencias) puede demostrar de manera indirecta el valor comercial del secreto comercial.

Probar las “medidas razonables”

Es aconsejable que los titulares de secretos comerciales demuestren ante el tribunal todas las medidas y disposiciones adoptadas para mantener secreta la información.

Si bien el concepto de “razonable” depende necesariamente de las circunstancias concretas de cada titular de secretos comerciales, algunas de las pruebas de las medidas razonables pueden ser las siguientes:

• las políticas y directrices internas de gestión de la información confidencial;

• los acuerdos de no divulgación y los contratos que contengan cláusulas de confidencialidad firmados por los empleados, distribuidores, proveedores, socios externos, etc.;

• las medidas de seguridad adecuadas, como los sistemas de gestión diligente de la información y la comunicación o los controles físicos;

• declaraciones juradas y testigos que confirmen la aplicación de alguna de las medidas anteriores u otra forma de protección. ⁽¹³⁾Véase la Parte IV, “Gestión de los secretos comerciales”, en particular la sección 2.3 relativa a las medidas operativas y contractuales de protección.

Probar la apropiación indebida del secreto comercial

Demostrar la apropiación indebida conlleva probar que la parte demandada obtuvo, reveló o utilizó el secreto comercial con medios ilícitos, indebidos o deshonestos, de acuerdo con distintas normas nacionales aplicables (véase también la Sección 2.1).

En este contexto, los titulares de secretos comerciales deben probar:

• la apropiación indebida que afectó de manera específica a sus secretos comerciales, es decir, la información objeto de la apropiación indebida debe ser la misma que el secreto comercial que se hace valer; y

• los medios ilícitos, indebidos o deshonestos empleados por el responsable de la apropiación indebida, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad derivadas de un contrato o de la especial relación (por ejemplo, entre el empleador y el empleado), el espionaje industrial, el pirateo, la inducción al incumplimiento, la coerción, etc.

Suele ser suficiente demostrar la realización efectiva o la amenaza de apropiación indebida. En cualquier caso, la prueba del daño padecido por el titular del secreto comercial es necesaria para reclamar una indemnización.

Cuando un tercero ha utilizado o revelado la información objeto de secreto comercial, no suele ser necesario que los titulares del secreto demuestren que fueron ellos quienes generaron la información, pero sí deben probar que son sus titulares legítimos.

Dificultades particulares de la prueba de la apropiación indebida

Los responsables de la apropiación indebida a menudo saben que su conducta es inadecuada, por lo que tratan de no dejar pruebas de su comportamiento ilícito. Además, si el objetivo de la apropiación indebida es obtener los valiosos secretos comerciales de un competidor, el responsable tratará de mantener celosamente la información dentro de la empresa y utilizarla a escondidas. Por ello, para los titulares de secretos comerciales suele ser difícil obtener pruebas directas que demuestren los actos principales de apropiación indebida. Como se explica en el apartado siguiente, algunas medidas y normas procesales dirigidas a obtener de terceros información e indicios adicionales pueden ayudar a los titulares a recopilar pruebas.

En las causas de secretos comerciales, la prueba indirecta o circunstancial desempeña un papel crucial para demostrar la apropiación indebida. Aunque ese tipo de prueba no demuestra de manera directa los hechos principales, establecen hechos de los que cualquier persona razonable podría deducir la existencia de los hechos principales. Esta “deducción” debe distinguirse de la “especulación”, que es inadmisible.

Con arreglo a algunos sistemas jurídicos, la prueba indirecta puede constituir una presunción de que el hecho principal se produjo, lo cual trasladaría la carga de la prueba a la parte demandada.

En conclusión, las pruebas indirectas o, lo que es mejor, una mezcla de pruebas directas e indirectas, pueden proporcionar al tribunal un panorama suficientemente convincente de la apropiación indebida, en función de los hechos de la controversia y de la legislación aplicable.

4.3 Recopilación de las pruebas para el procedimiento

Es recomendable recopilar las pruebas pertinentes lo antes posible y antes de avisar al responsable de la apropiación indebida mediante una notificación o una carta de intimación al cese de la práctica, puesto que este puede ocultar o destruir pruebas de la apropiación indebida tras recibir esa notificación.

Para asegurarse de que las pruebas sean admisibles ante el tribunal, deben recopilarse de acuerdo con las normas procesales aplicables y la legislación de otros ámbitos como el Derecho civil o el laboral. Por ejemplo, vigilar y controlar las actividades de los empleados solo está permitido en determinadas jurisdicciones y en cierta medida, de conformidad con los límites impuestos por la legislación civil y laboral.

Además, deben seguirse las mejores prácticas y las normas en materia de ciencia forense digital.

Durante el procedimiento judicial o su preparación, el titular del secreto comercial normalmente puede servirse de medidas y normas procesales para obtener información y pruebas adicionales que refuercen sus argumentos. Por lo general, la finalidad de estas medidas es hallar un equilibrio entre el interés del titular del secreto comercial a acceder a las pruebas y el del supuesto responsable de la apropiación indebida a mantener la confidencialidad de su propia información valiosa. Si bien existen diferencias en función del país o la región, en principio, existen dos tipos de medidas, a saber, las medidas provisionales de conservación de pruebas y el procedimiento de revelación probatoria.

Medidas provisionales de conservación de pruebas

En muchas jurisdicciones, incluso antes del inicio del procedimiento sobre el fondo, los tribunales tienen potestad para ordenar medidas provisionales de conservación de pruebas, siempre que se cumplan determinadas condiciones. En general, estas condiciones exigen que el demandante aporte suficientes indicios razonables de su versión de los hechos.

Procedimiento de revelación probatoria

La revelación probatoria previa al juicio en los países del common law

La revelación probatoria previa al juicio es el proceso formal de intercambio de información entre las partes acerca de las pruebas que presentarán en el juicio. Sirve para garantizar que, antes del juicio, las partes tengan conocimiento y acceso mutuo a todos los hechos pertinentes que sean esenciales en la controversia. En países del common law como Australia, la India y los Estados Unidos de América, se suele favorecer en cierta medida la revelación probatoria previa al juicio entre las partes, sin la dirección ni la imposición del tribunal.

En particular, en los Estados Unidos de América, tanto en las legislaciones estatales como en la federal se prevé una revelación probatoria previa al juicio muy amplia, que abarca la exhibición de documentos, las preguntas y respuestas escritas, las declaraciones bajo juramento previas al juicio, las peticiones de reproducción de documentos y las inspecciones.

Pueden surgir cuestiones complejas de cortesía internacional cuando las pruebas que respaldan las pretensiones y la defensa de las partes en causas de secretos comerciales están situadas fuera del país en el que está pendiente el proceso judicial y, por lo tanto, la revelación probatoria debe ser transfronteriza. ⁽¹⁴⁾Véase The Sedona Conference Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases, The Sedona Conference Working Group Series (serie de los grupos de trabajo de The Sedona Conference), versión pública comentada (2021); The Sedona Conference Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases (“Stage Two”), The Sedona Conference Working Group Series (serie de los grupos de trabajo de The Sedona Conference), versión pública comentada (2023). Ambas publicaciones pueden consultarse en https://thesedonaconference.org/.

Órdenes judiciales de exhibición de documentos en países de tradición jurídica romanista

En principio, en los países de tradición jurídica romanista, la parte con la carga de la prueba, que debe recopilar pruebas que respalden sus argumentos, solo podrá obtener pruebas documentales limitadas por medio del tribunal y bajo su supervisión. 

Sin embargo, puede tener a su disposición una forma limitada de revelación de pruebas. En general, la parte que solicita al tribunal que emita una orden de exhibición de documentos debe demostrar que estos guardan relación con la causa y que la contraparte o un tercero están en posesión de esos documentos. Normalmente, esas órdenes no solo se refieren a material que indique la existencia de apropiación indebida, sino también registros empresariales o documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo control del supuesto responsable de la apropiación indebida y que sean útiles para determinar el alcance de su conducta o sus beneficios ilícitos.

Por último, por lo general las partes pueden emplear medios de prueba ordinarios, como las declaraciones de testigos y peritos y el interrogatorio de terceros.

En muchos países, pueden recopilarse más pruebas mediante procedimientos penales, puesto que la autoridad encargada del enjuiciamiento suele tener una potestad amplia para emitir órdenes de registro e incautación de pruebas (véase la Sección 8.1). En un número limitado de países, las autoridades administrativas también pueden emitir órdenes similares (véase la Sección 8.2).

5. Defensa contra demandas por apropiación indebida de secretos comerciales

En respuesta a la acusación del titular del secreto comercial, el presunto responsable de la apropiación indebida debe tener la oportunidad de defenderse. En general, existen dos principales líneas de defensa:

• la información no es un secreto comercial; y 

• el presunto responsable de la apropiación indebida obtuvo, utilizó o reveló el secreto comercial sin emplear medios ilícitos, indebidos o deshonestos.

5.1 Inexistencia del secreto comercial

La primera defensa y la más común en las causas de apropiación indebida de secretos comerciales se basa en que la información que se desea proteger no constituye un secreto comercial. Como se ha señalado, por lo general el titular del secreto comercial debe probar que la información cumple los requisitos de la definición de secreto comercial. La parte demandada, por lo general, trata de refutar las alegaciones del titular del secreto comercial mediante la prueba de alguno de los siguientes hechos:

• La información ya había entrado en el dominio público antes de la supuesta apropiación indebida y es generalmente conocida entre las personas pertenecientes a los círculos interesados.

• La información era fácilmente accesible para las personas de los círculos interesados. Por ejemplo, las personas pertenecientes a los círculos interesados pueden recopilar datos en bruto de Internet y, con la ayuda de una computadora, extraer la información que supuestamente constituye secreto comercial sin gran esfuerzo.

• El titular del secreto comercial no ha adoptado medidas razonables para mantener secreta la información. Por ejemplo, la parte demandada puede demostrar que las medidas de protección habituales entre los competidores del mercado suelen ser mayores que las adoptadas por el titular del secreto comercial, o bien que este no ha actuado con la debida diligencia para actualizar sus sistemas informáticos o colmar las lagunas de seguridad.

5.2 Inexistencia de la apropiación indebida de secretos comerciales y exenciones de responsabilidad

El segundo argumento de defensa habitual contra las demandas por apropiación indebida es que nunca se cometieron actos de obtención, utilización o revelación ilícitas, indebidas o deshonestas del secreto comercial. Se trata principalmente de hechos y pruebas.

Defensa basada en el acceso y el uso autorizados

La parte demandada puede alegar que obtuvo, utilizó o reveló el secreto comercial de forma lícita, debida o leal y que, por lo tanto, no hubo apropiación indebida.

Por ejemplo, si la información objeto de secreto comercial se obtuvo en el marco de un acuerdo de no divulgación en el que se definían los límites contractuales del uso autorizado de la información, la parte demandada puede aportar pruebas de que su utilización de la información respetó los límites del acuerdo para demostrar que no cometió apropiación indebida del secreto comercial.

Defensa basada en la buena fe

Como se explica en la Sección 2.1, si un tercero obtiene de buena fe la información objeto de secreto comercial, puede estar legitimado a utilizarla de forma lícita, en función de la legislación aplicable. Por lo tanto, la parte demandada puede esgrimir el argumento de la buena fe, de ser aplicable.

Defensa basada en el descubrimiento independiente

La parte demandada puede argumentar que ha descubierto (y, posteriormente, utilizado) de manera independiente la misma información que la que es objeto del secreto comercial protegido por el titular.

Para que prospere este argumento de defensa, es importante hacer un seguimiento de la situación y los avances de las actividades de investigación y desarrollo y otras de carácter empresarial para demostrar que la información se obtuvo de forma autónoma.

Defensa basada en la ingeniería inversa

La parte demandada puede alegar que obtuvo la información objeto de secreto comercial por medio de la ingeniería inversa, que no suele considerarse apropiación indebida de secretos comerciales, a menos que exista un contrato válido y vinculante que la prohíba.

Para invocar el argumento de defensa basado en la ingeniería inversa, la parte demandada debe probar que obtuvo realmente la información mediante sus actividades propias de ingeniería inversa, y no limitarse a afirmar que habría podido hacerlo. Por lo tanto, de forma similar al argumento del descubrimiento independiente, es aconsejable dejar constancia de las operaciones de ingeniería inversa de manera que puedan utilizarse como prueba.

Competencias y experiencia de los empleados

Para proteger la movilidad laboral de los empleados, es ampliamente aceptado que quienes abandonan una empresa tienen libertad para utilizar los conocimientos generales, las competencias y la experiencia que han adquirido en las labores normales de su puesto de trabajo.

En la práctica, puede resultar difícil distinguir los conocimientos generales, las capacidades y la experiencia de los empleados de los secretos comerciales del antiguo empleador. Para hacer esta distinción, los tribunales han aplicado varios métodos, por ejemplo, han tenido en cuenta lo siguiente:

• si el empleado llevó consigo documentos e información escrita o en otro soporte tangible, o si simplemente recurrió a su memoria;

• si el empleado obtuvo los conocimientos y las competencias antes de trabajar para el empleador que sostiene que esos conocimientos y competencias constituyen un secreto comercial, o bien los adquirió en el puesto de trabajo;

• si los conocimientos y competencias del empleado son generalmente conocidos en el sector o mercado concretos o si son específicos del negocio particular del empleador;

• si el empleado adquirió los conocimientos especializados, técnicas o conocimientos técnicos concretos relativos a la utilización del secreto comercial del empleador durante el desempeño de sus funciones;

• si el empleador aplicó medidas de confidencialidad y transmitió con suficiente claridad a los empleados y a terceros que determinada información constituía una secreto comercial propiedad de la empresa.

Defensa basada en el interés público y protección de denunciantes

En casos especiales y con arreglo a la legislación nacional o regional, la parte demandada puede argumentar que su acto de obtención, utilización o revelación del secreto comercial está exento de responsabilidad debido a que se cometió en aras del interés público, como la salud pública o la seguridad ciudadana. Por ejemplo, según el artículo 1472 del Código Civil de Quebec (Canadá), “[u]na persona puede eximirse de responsabilidad por los daños causados a terceros como resultado de la revelación de un secreto comercial si demuestra que existían consideraciones generales de interés público que prevalecían sobre el mantenimiento del secreto y, en particular, que su revelación estaba justificada por motivos de salud pública o seguridad ciudadana”. ⁽¹⁵⁾En el Reino Unido, en virtud de las reglas 12.2) y 15.1) del Reglamento de Secretos Comerciales (Observancia, etc.) de 2018, al valorar la proporcionalidad, los tribunales deben tener en cuenta determinadas circunstancias específicas, como el interés público y la salvaguardia de los derechos fundamentales.

Asimismo, en países o regiones como los Estados Unidos de América o los Estados miembros de la UE, la legislación permite la revelación de secretos comerciales cuando sea necesario para proteger el interés público general y denunciar faltas, irregularidades o actividades ilegales. En estas circunstancias específicas y limitadas, la parte demandada puede alegar este argumento de defensa si aporta pruebas del acto de denuncia.

El derecho de los trabajadores a la información

La Directiva de la UE de Secretos Comerciales  ⁽¹⁶⁾Art. 3.1)c) de la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. establece una exención de responsabilidad cuando la revelación del secreto comercial se efectúe en el ejercicio legítimo de los derechos y funciones de consulta de los trabajadores y sus representantes. El objetivo de esta excepción es evitar que la protección de los secretos comerciales menoscabe los derechos de los trabajadores a recibir la asistencia de sus representantes durante las negociaciones con la dirección.

6. Preservación de los secretos comerciales durante los procesos judiciales

En muchos países, es habitual que las vistas sean públicas y que las sentencias se publiquen. La transparencia y la accesibilidad de los procesos judiciales son piedras angulares del derecho a la justicia. Sin embargo, en las causas de secretos comerciales, por lo general los titulares deben definir sus secretos comerciales y revelarlos en el expediente judicial para respaldar sus pretensiones.

Por ello, es necesario adoptar medidas que preserven la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procesos judiciales para no poner en peligro su protección. Por otra parte, la parte demandada por apropiación indebida de los secretos comerciales debe acceder a la información objeto de los secretos para defenderse de manera adecuada. Por estos motivos, las instancias legisladoras y los tribunales de muchos países prevén y aplican medidas de preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales cuyo objetivo es hallar un equilibrio entre los intereses competitivos de las partes y de la sociedad.

Esas medidas de preservación de la confidencialidad dependen, en última instancia, de la legislación procesal nacional aplicable. No obstante, existen medidas ampliamente aceptadas en varias jurisdicciones.

6.1 Restricciones de acceso

Es habitual que los tribunales limiten el acceso al procedimiento y al expediente judicial que probablemente contengan o describan secretos comerciales. Puede limitarse el acceso a lo siguiente:

• los documentos (o parte de ellos) que contengan información que (supuestamente) constituye secreto comercial;

• las vistas (en su totalidad o partes de ellas) y las actas en las que es probable que se revele la información que (supuestamente) constituye secreto comercial. En algunos países, los tribunales pueden celebrar los procedimientos a puerta cerrada (es decir, declarar el secreto de las actuaciones judiciales, por ejemplo, celebrar la vista en el despacho del juez en lugar de en la sala de vistas pública).

6.2 Órdenes de protección de la confidencialidad

Los tribunales suelen imponer obligaciones de confidencialidad a cualquiera que participe en el procedimiento o que tenga acceso a los documentos procesales, ya sean jueces, abogados, testigos o miembros del personal judicial. A menudo, para imponer esas obligaciones es necesario emitir una orden específica, normalmente a instancia de la parte interesada. Sin embargo, en algunos países, como Singapur, en determinadas circunstancias se aplica un deber implícito de confidencialidad.

Por lo general, el deber de confidencialidad tiene efectos hasta que se levante la orden, hasta que se declare mediante decisión definitiva que la información no constituye secreto comercial o hasta que la información deje de cumplir los requisitos de la protección por secreto comercial.

6.3 Círculos de confidencialidad

El tribunal puede restringir el acceso a los secretos comerciales o la información relacionada de modo que solo puedan conocerlos un número limitado de participantes, que formarían lo que se denomina un “círculo de confidencialidad” (por ejemplo, en el Canadá, la India, Singapur, Suiza, los Estados Unidos de América y los países en los que se aplica la Directiva de la UE de Secretos Comerciales).

Mientras que las órdenes de protección imponen deberes generales de confidencialidad a todos los participantes en el procedimiento y a quienes tengan acceso al expediente judicial, las órdenes de creación de un círculo de confidencialidad restringen el acceso a determinados documentos a personas específicas. Además, en las órdenes de creación de un círculo de confidencialidad se suele indicar a los miembros del círculo cómo manejar los documentos, por ejemplo, si está permitido copiarlos y cómo debe hacerse o de qué manera deben consultarse.

La cuestión más debatida en relación con los círculos de confidencialidad es quiénes deben pertenecer al círculo. En los círculos de confidencialidad muy restrictivos, se incluye exclusivamente a los abogados y los peritos. Sin embargo, excluir del círculo a las partes y sus representantes puede generar discrepancias con los principios de juicio justo y de contradicción, puesto que la parte demandada puede quejarse de que la prohibición la coloca en una posición vulnerable al privarla de los medios de defensa adecuados. El tribunal debe mantener el equilibrio entre los derechos e intereses respectivos de ambas partes, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

6.4 No divulgación de secretos comerciales en las sentencias

En muchos países, los tribunales publican una versión censurada de la sentencia en la que no se divulga la información objeto de secreto comercial. Las partes reciben de forma exclusiva una versión no censurada, junto con órdenes de protección que les impiden revelar su contenido.

7. Cuestiones transfronterizas

Los litigios transfronterizos relativos a controversias de secretos comerciales no son muy habituales. ⁽¹⁷⁾De un conjunto de datos de 700 decisiones judiciales relacionadas con los secretos comerciales en la UE, en el 86 % de ellas todas las partes estaban situadas en el mismo Estado miembro de la UE. Véase Trade Secrets Litigation Trends in the EU, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (2023), pág. 29. Puede consultarse en: https://data.europa.eu/doi/10.2814/565721. Sin embargo, dado que los secretos comerciales no están sujetos a ninguna forma de registro, en teoría pueden estar protegidos de inmediato en cualquier jurisdicción en la que cumplan los requisitos de la protección previstos en la ley.

La información en general y la digital en particular atraviesan fácilmente las fronteras nacionales. Es posible que unos secretos comerciales sean objeto de apropiación indebida en un país, pero que el responsable esté ubicado en otro, y que terceros los utilicen y divulguen públicamente, sin la autorización del titular, en otros países.

En este tipo de controversias transfronterizas, determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable es más importante que en las causas en las que las partes residen en el mismo lugar y la apropiación indebida se comete en esa misma jurisdicción. Además, el alcance extraterritorial de las medidas de reparación concedidas por los tribunales afecta a ambas partes.

Las normas generales y las doctrinas relativas a estas cuestiones, que también son aplicables a las controversias en materia de secretos comerciales, están reguladas en el Derecho internacional privado y han sido desarrolladas en los planos internacional, regional y nacional. ⁽¹⁸⁾Véase, por ejemplo, Bennett, A. y S. Granata (2019). Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual. Publicación de la OMPI n.º 1053S. Puede consultarse en https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4465.

7.1 Competencia

La competencia determina dónde puede presentar una demanda el titular de secretos comerciales. La competencia es la potestad de un tribunal para juzgar y pronunciarse sobre el fondo de un asunto. En general, cada país establece unas normas de competencia y los tribunales deben pronunciarse sobre su propia competencia. Las normas de competencia también pueden venir fijadas en tratados internacionales o instrumentos legislativos regionales, como los reglamentos de la UE.

Los tribunales suelen basarse en los denominados “factores de conexión” para establecer su competencia para juzgar una causa. Habida cuenta de que las normas nacionales y la jurisprudencia en materia de competencia son distintas en cada país, esta cuestión debe valorarse en cada jurisdicción por separado. Además, la base jurídica de la protección que se solicita (por ejemplo, el Derecho de la responsabilidad civil extracontractual o el Derecho contractual) puede afectar a las normas aplicables en materia de competencia.

A pesar de la complejidad de la cuestión, pueden observarse algunas normas frecuentes que vinculan la competencia con factores de conexión similares en los distintos sistemas jurídicos:

Domicilio de la parte demandada (o factores de conexión territorial similares)

Muchas legislaciones establecen que una persona puede ser demandada en el país de su domicilio, residencia permanente, residencia habitual u otro factor de conexión territorial similar. En cuanto a las empresas, los factores de conexión que fundamentan la competencia suelen ser el lugar donde está registrada la empresa, donde está ubicada la oficina principal o donde se desarrolla la actividad.

Domicilio de la parte demandante

Con menos frecuencia, las legislaciones nacionales vinculan la competencia con el domicilio de la parte demandante.

Forum loci delicti comissi o forum loci damni

En general, la legislación atribuye la competencia cuando existe una conexión territorial entre el país y las actividades ilícitas.

Nacionalidad de la parte demandada

De acuerdo con otros criterios, se tienen cuenta el lugar donde se llevó a cabo la conducta ilícita (lugar del acto) y el lugar donde se produjeron o pudieron producirse los daños (lugar de los efectos).

En la legislación de algunos países también se determina la competencia en función de la nacionalidad de la parte demandada.

Forum (non) conveniens

En los países del common law principalmente, los tribunales aplican la doctrina forum (non) conveniens, que permite a los tribunales competentes en una causa suspenderla o inadmitirla por entender que la demanda debería haberse presentado ante otro tribunal considerado un foro más adecuado a los intereses de todas las partes y los fines de la justicia.

7.2 Legislación aplicable

Una vez determinada la competencia del tribunal, debe establecerse la legislación aplicable. Es posible que un tribunal se considere competente para juzgar una causa, pero en virtud de una legislación extranjera.

La legislación aplicable puede regirse por la legislación nacional, tratados internacionales o instrumentos legislativos regionales como los reglamentos de la UE. Según el Derecho internacional privado, se aplican distintos factores de conexión en función de si la causa está relacionada con un incumplimiento contractual, la responsabilidad civil extracontractual, la competencia desleal o la propiedad intelectual. Por lo tanto, lo habitual es que el tribunal deba analizar la naturaleza del contenido de la demanda.

En esencia, determinar la legislación aplicable consiste en escoger entre distintos conjuntos de leyes (Derecho contractual, de la responsabilidad civil extracontractual, etc.), teniendo en cuenta la legislación nacional del tribunal (en especial las normas imperativas), los factores de conexión y el Derecho aplicable acordado entre las partes, si procede.

7.3 Alcance extraterritorial de las medidas judiciales

Cuando los actos de apropiación indebida o distintas partes de la misma conducta se cometen en países diferentes, pueden plantearse cuestiones acerca de si el tribunal competente también puede juzgar los actos realizados en la otra jurisdicción, es decir, los actos extraterritoriales, y si puede emitir medidas transfronterizas relativas a actividades extraterritoriales o que tengan efectos sobre ellas.

Si la apropiación indebida extraterritorial de los secretos comerciales se produce en un contexto contractual, el incumplimiento estará ampliamente regido por el contrato. En los contextos extracontractuales, en las causas de secretos comerciales suele aplicarse el principio de territorialidad, al menos como punto de partida. ⁽¹⁹⁾ The Sedona Conference Framework for Analysis on Trade Secret Issues Across International Borders, 23 Sedona Conference, J. 909 (2022), pág. 951. Puede consultarse en: https://thesedonaconference.org/publications. Parece que existen algunas tendencias o situaciones en las que los tribunales de distintas jurisdicciones pueden valorar la apropiación indebida extraterritorial de secretos comerciales y dictar órdenes transfronterizas, como medidas cautelares o indemnizaciones por daños y perjuicios. ⁽²⁰⁾Por ejemplo, en la causa Motorola Solutions, Inc. c. Hytera Commc'ns Corp., 436 F. Supp. 3d 1150 (N.D. Ill. 2020), el tribunal permitió la restitución de los beneficios obtenidos por el demandado de la venta de los productos en los que se habían utilizado los secretos comerciales objeto de apropiación indebida fuera de los Estados Unidos de América. Véase también Kappes K. y L. Laguna (2021), The Defend Trade Secrets Act and Extraterritoriality, Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Puede consultarse en https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/business-torts-unfair-competition/articles/2021/dftsa-extraterritoriality/.

Incluso cuando el tribunal pueda pronunciarse sobre las apropiaciones indebidas cometidas en el extranjero y adoptar medidas de carácter transfronterizo, la verdadera eficacia de estas medidas dependerá en gran medida de su reconocimiento y ejecución. A menudo, están regidas por mecanismos de cooperación judicial internacional.

8. Descripción general de la observancia por las vías penal y administrativa en causas de secretos comerciales

En general, los procesos civiles son los más habituales en materia de apropiación indebida de secretos comerciales. De acuerdo con un estudio reciente, en la UE, la amplia mayoría de los procesos se clasifican como “causas civiles” (89 %), mientras que las “causas administrativas” (5 %) y las “causas penales” (6 %) son una minoría. ⁽²¹⁾ Trade Secrets Litigation Trends in the EU. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (2023), pág. 24. Puede consultarse en https://data.europa.eu/doi/10.2814/565721. Si bien el número absoluto de causas penales es reducido, según el informe anual publicado en 2024 por la Agencia Nacional de la Policía del Japón, el número de arrestos relativos a delitos de secretos comerciales en este país ha aumentado con rapidez en los últimos años.

8.1 Vía penal

En muchos países, el Derecho penal ofrece una protección adicional a los titulares de secretos comerciales. A menudo, las sanciones penales relativas a la apropiación indebida de secretos comerciales solo son aplicables a las conductas más graves y varían en función de la gravedad de la infracción, de modo que abarcan desde una multa hasta meses o años de prisión. En algunos países, pueden aplicarse sanciones más elevadas si la apropiación indebida se cometió con la intención de beneficiar a un Estado extranjero. En otros países, se aplican penas más graves si quien comete la apropiación indebida tenía intención de utilizar los secretos comerciales en un país extranjero o cometió los actos de obtención y revelación ilícitas del secreto comercial a sabiendas de que se utilizaría en un país extranjero.

En general, las sanciones penales tienen un efecto disuasorio de la apropiación indebida de secretos comerciales. En algunos países, como Australia, la apropiación indebida de secretos comerciales no es un delito. Sin embargo, a menudo se comete con medios sujetos a sanciones penales, por ejemplo, robo, fraude, coerción o intrusión electrónica. Por lo tanto, en esos países, los titulares de secretos comerciales sí pueden recurrir a la vía penal, si bien de forma limitada.

En función de la legislación nacional, el proceso penal puede iniciarse de oficio (es decir, a instancia de la autoridad judicial), mediante una denuncia penal presentada por la víctima o de ambas formas. En cualquier caso, el titular del secreto comercial normalmente puede proporcionar a la autoridad judicial “indicios” de la apropiación indebida. Sin embargo, una vez iniciado el proceso penal, las autoridades judiciales pueden tomar pleno control de la instrucción y el procedimiento.

Los procesos civiles y penales a menudo se inician en distintos fueros y no necesariamente se influyen mutuamente, puesto que se trata de procedimientos aparte e independientes con vías de reparación distintas. Sin embargo, en función de las normas procesales nacionales o regionales, los efectos de un proceso penal pueden ser vinculantes en el proceso civil en cierta medida, o al menos revestir importancia para este.

Ventajas y desventajas del proceso penal

Desde el punto de vista estratégico, la observancia de los secretos comerciales por vía penal presenta ventajas y desventajas. Puede ser más sencillo obtener pruebas en un proceso penal, puesto que el Ministerio Público suele tener más potestades en la fase de instrucción. Si las normas nacionales permiten utilizar en un procedimiento civil pruebas obtenidas en un proceso penal, iniciar esta última vía puede ser beneficioso para el titular de secretos comerciales, que necesita pruebas para sustentar el proceso civil.

Sin embargo, una vez iniciada la vía penal a instancia de parte, el procedimiento está a cargo de las autoridades públicas. Por lo tanto, el titular de secretos comerciales en general solo tiene un control limitado sobre la instrucción, el desarrollo del procedimiento y su calendario. Además, en función de las normas procesales de cada país, el proceso civil puede demorarse a la espera de que se resuelva el procedimiento penal. Es importante señalar que, si el titular de secretos comerciales tiene predisposición a arreglar la controversia de forma amistosa, iniciar un proceso penal puede eliminar la opción de llegar a un acuerdo.

8.2 Vía administrativa

La observancia de los secretos comerciales mediante procedimientos administrativos se prevé en un número limitado de países. En general, estos procedimientos se utilizan en raras ocasiones.

En China, ⁽²²⁾Artículos 13 y 16 de la Ley de la República Popular China contra la Competencia Desleal (modificada el 23 de abril de 2019). Puede consultarse una traducción al inglés en la base de datos WIPO Lex: https://www.wipo.int/wipolex/en/main/legislation. los titulares de secretos comerciales pueden presentar una demanda administrativa ante la Administración local de Regulación del Mercado, que tiene potestad para investigar los actos de apropiación indebida de secretos comerciales. La administración local puede ordenar al responsable de esos actos que cese en su conducta, confiscar los beneficios ilegales e imponer multas.

En la República de Corea, los titulares de secretos comerciales pueden presentar una solicitud ante la Comisión de Comercio de la República de Corea para que adopte una medida preliminar que prohíba o impida las prácticas desleales en el comercio internacional. También pueden solicitar otras medidas correctivas, en particular, las siguientes:

• suspensión de la importación, la exportación, la venta o la fabricación de los productos infractores;

• prohibición de la entrada de esos productos;

• publicidad correctiva;

• publicación de la orden correctiva emitida por la Comisión de Comercio; u

• otras medidas necesarias para corregir las prácticas desleales en el comercio internacional. ⁽²³⁾Artículos 7.2) y 10.1) de la Ley de Investigación de Prácticas Desleales en el Comercio Internacional y Reparación de Daños a la Industria (República de Corea). Puede consultarse una traducción al inglés en: https://elaw.klri.re.kr.

En los Estados Unidos de América, cuando se comete un acto de apropiación indebida de secretos comerciales en el extranjero, el titular de los secretos puede solicitar una reparación mediante la interposición de una acción ante la Comisión de Comercio Internacional, el organismo federal que resuelve las controversias relativas a las importaciones que supuestamente infringen derechos de propiedad intelectual, entre ellos, los secretos comerciales. Tiene potestad para excluir las importaciones de productos cuando observe que se realizan mediante prácticas anticompetitivas y actos desleales.

9 Los litigios de secretos comerciales en la práctica

Dado que el valor de los secretos comerciales deriva de su carácter secreto, se plantean muchos problemas específicos cuando los titulares de secretos comerciales detectan posibles filtraciones o actos de apropiación indebida. Los litigios de secretos comerciales son una cuestión compleja. Los titulares de secretos comerciales deben tomar decisiones esenciales para evitar o minimizar los daños causados por la apropiación indebida o la filtración. La historia que se presenta a continuación está basada en el ejemplo de la máquina “The Serve Machine 1100” que figura en la Parte IV y muestra cómo el titular de un secreto comercial puede lidiar con una controversia de secretos comerciales.