Sujets abordés dans cette partie :
Les particularités de la gestion des secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration
La gestion des secrets d’affaires au cours des différentes phases de la collaboration
La protection et l’utilisation des secrets d’affaires par les universités
Le traitement des secrets d’affaires dans le cadre d’une collaboration entre l’université et l’industrie
De nombreux ouvrages et articles récents ont insisté sur l’importance de modèles d’innovation collaborative non seulement pour la compétitivité des entreprises, mais aussi en vue d’accélérer la création de produits innovants au profit du grand public. La collaboration entre des instituts de recherche publics et des entreprises privées a été encouragée dans de nombreux pays afin de faciliter l’application pratique et la commercialisation des résultats de la recherche publique.
Dans la pratique, la recherche collaborative réunit au sein d’un projet des chercheurs de deux ou plusieurs organisations, qui possèdent l’expertise, les connaissances, le savoir-faire et les compétences requis. Ils contribuent ensemble à la réalisation d’un objectif commun.
Les secrets d’affaires en tant que propriété intellectuelle préexistante. Souvent, ne pas partager des informations relevant du secret d’affaires avec d’autres chercheurs collaborateurs n’est absolument pas une option, étant donné que le brassage de connaissances et de savoir-faire partagés est la clé du succès d’une collaboration. Par conséquent, si des informations relevant du secret d’affaires sont jugées pertinentes pour la collaboration, les détenteurs d’un secret d’affaires peuvent se demander comment et dans quelles conditions leurs secrets d’affaires doivent être partagés avec d’autres collaborateurs en vue de maximiser à la fois la valeur des secrets d’affaires pour l’entreprise et les résultats positifs découlant de la collaboration. La “propriété intellectuelle préexistante” est notamment constituée par les secrets d’affaires détenus par chaque collaborateur et partagés avec un autre collaborateur pour son usage pendant (et éventuellement après) la collaboration, selon les conditions convenues.
Les secrets d’affaires en tant que propriété intellectuelle nouvelle. Les secrets d’affaires peuvent également être les résultats d’une collaboration. Dans ce cas, ils font partie de la “propriété intellectuelle nouvelle”. Lorsque la collaboration donne naissance à une nouvelle idée (c’est-à-dire une nouvelle information au sens large), la manière de traiter ces informations précieuses peut devenir une question importante pour les parties qui collaborent. Qui détient la propriété de cette nouvelle information? Doit-elle simplement être publiée plutôt que chercher à obtenir une protection par brevet? Faut-il chercher à obtenir une protection par brevet et donc s’engager aussi à divulguer l’information? Ou vaut-il mieux invoquer la protection des secrets d’affaires, qui requiert un régime de confidentialité bien pensé et des conditions de divulgation soigneusement réfléchies? Les informations relevant du secret d’affaires devraient-elles n’être partagées qu’au sein du groupe de recherche collaborative ou au-delà? Si les objectifs institutionnels et les intérêts économiques ou commerciaux des partenaires qui collaborent sont alignés, il n’est pas si difficile de trouver une réponse commune à ces questions. Toutefois, si leurs principes et objectifs commerciaux ne vont pas dans la même direction, il peut être plus malaisé de trouver un terrain d’entente.
Comme on peut aisément l’imaginer, la meilleure façon de traiter les secrets d’affaires dans le cadre d’une recherche collaborative dépend de l’objectif convenu et de la nature du projet collaboratif. Néanmoins, on peut avancer avec certitude que les secrets d’affaires font partie intégrante d’une innovation collaborative et que les organisations doivent tenir compte de plusieurs éléments dans ce cadre. Voir la partie VII (Secrets d’affaires et objets numériques), en particulier la section 3, concernant la protection par le secret d’affaires des données numériques, des métadonnées, des algorithmes et des codes dans le cadre d’une collaboration.
1. Les particularités de la gestion des secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration
Les mesures générales de gestion des secrets d’affaires s’appliquent également à l’innovation en collaboration (voir la partie IV “Gestion des secrets d’affaires”). Étant donné que le partage d’informations relevant du secret d’affaires avec une partie (ou des parties) extérieure à l’organisation augmente le risque externe d’appropriation illicite d’un secret d’affaires par une partie extérieure à l’organisation ainsi que le risque interne que l’organisation soit contaminée par les secrets d’affaires de tiers, les sections 3.2 et 5.2 de la partie IV du présent guide mettent en évidence certaines mesures d’atténuation de ces risques.
Dans le cadre d’une recherche collaborative, les responsables de l’innovation sont censés gérer le secret (informations relevant du secret d’affaires) et le flux de ces informations tout au long du processus d’innovation collaborative. Des facteurs externes atténuant le risque d’appropriation illicite d’un secret d’affaires, tels qu’un cadre juridique national solide pour la protection des secrets d’affaires, peuvent également contribuer à renforcer la confiance entre les collaborateurs au point qu’ils puissent partager facilement leurs précieux actifs incorporels. Quelques orientations générales sur la manière d’aborder les particularités de la gestion des secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration sont décrites ci-dessous.
1.1 Confiance et loyauté dans le cadre d’une collaboration – différences juridiques et culturelles
La confiance est un terme essentiel pour une gestion réussie des secrets d’affaires. Instaurer la confiance et la loyauté entre les collaborateurs réduit généralement le risque d’appropriation illicite. Cela peut néanmoins être plus facile à dire qu’à faire.
Collaboration entre plusieurs ressorts juridiques – cadres juridiques
Le partage de cadres juridiques nationaux ou de législations nationales similaires, sinon identiques, entre tous les collaborateurs faciliterait l’établissement d’une confiance mutuelle. Par exemple, l’une des idées motrices qui a sous-tendu l’adoption de la directive de l’Union européenne (UE) sur la protection des secrets d’affaires est le fait qu’en l’absence de moyens juridiques efficaces et comparables de protection des secrets d’affaires dans toute l’Union, les incitations à s’engager dans des activités transfrontalières liées à l’innovation dans la région sont compromises, et les secrets d’affaires ne peuvent atteindre leur plein potentiel en tant que vecteurs de croissance économique et d’emplois
Si une convergence des cadres juridiques nationaux relatifs aux secrets d’affaires. a bien été observée dans une certaine mesure (en particulier, en ce qui concerne les critères d’éligibilité), les législations et pratiques dépassant le cadre strict de la loi sur les secrets d’affaires, qui s’appliquent à l’exploitation et à l’application des secrets d’affaires, continuent de varier; en effet, elles incluent des lois sur la protection de l’emploi, de la vie privée et des données, la propriété et la copropriété, les contrats, les procédures civiles et pénales et les contrôles et taxes en matière d’exportation de technologies. Pour éviter tout malentendu et toute attente injustifiée, les collaborateurs doivent être conscients des différences entre les législations nationales et combler les lacunes par des dispositions contractuelles ou en choisissant soigneusement la législation applicable
Collaboration entre plusieurs ressorts juridiques – différences culturelles
Bien évidemment, les cadres juridiques sous-jacents ne sont qu’un facteur susceptible de produire des effets sur les secrets d’affaires dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs ressorts juridiques. Les différences culturelles entre les membres d’une équipe de collaboration peuvent également influencer les comportements et la communication entre les membres de l’équipe. En fin de compte, un accord de collaboration doit être exécuté et les informations relevant du secret d’affaires sont partagées entre les différents membres. Dans un contexte international, des programmes de formation aux secrets d’affaires peuvent être adaptés à une équipe multiculturelle, en sensibilisant les participants aux différentes approches destinées à instaurer la confiance et à partager les informations.
Différences en matière de culture d’entreprise et de stratégie commerciale
Même si des collaborateurs viennent du même pays, leur culture d’entreprise et la structure de celle-ci ainsi que leurs stratégies commerciales peuvent entraîner des compréhensions et des attentes différentes en matière de protection des secrets d’affaires. Généralement, dans le cadre d’une recherche collaborative entre des organismes de recherche publics (y compris les universités) et des entreprises privées, la protection des secrets d’affaires a des effets différents sur les missions et objectifs respectifs (voir la section 3 ci-dessous). Afin d’atténuer les différences en matière de gestion des secrets d’affaires, les efforts consentis par toutes les parties pour s’aligner sur l’objectif ultime du projet collaboratif sont un aspect à garder à l’esprit, en tenant dûment compte de leurs intérêts légitimes respectifs.
En règle générale, il est plus difficile de constituer une équipe d’individus appartenant à différentes organisations. Outre la culture de l’organisation, les règles de confidentialité et les lignes directrices applicables à l’équipe de recherche collaborative peuvent ne pas être identiques à ce qui se fait dans l’organisation de chaque membre de l’équipe. Par conséquent, il peut être utile de clarifier les règles pratiques et les comportements attendus des membres de l’équipe – c’est-à-dire les choses à faire et à ne pas faire – pour les aider à interagir et à travailler ensemble. Il ne doit pas nécessairement s’agir de règles internes formelles, mais d’orientations destinées aux personnes impliquées dans le projet collaboratif. L’important serait que toutes les parties collaborant au projet, chercheurs et responsables confondus, participent à l’élaboration des orientations, qui doivent être claires, appliquées de manière cohérente et conformes à l’objectif de la collaboration. Dès lors, la constitution de l’équipe, la formation des membres de l’équipe jouent un rôle encore plus important dans le succès de la collaboration.
1.2 Le caractère flou des secrets d’affaires dans les processus d’innovation en collaboration
Terminologie
Dans toute collaboration, les collaborateurs doivent préciser la définition de termes ambigus tels qu’“ouvert”, “secret” et “confidentiel”, qui pourraient couvrir des notions différentes lorsqu’ils sont utilisés au sein de leurs organisations respectives. Ainsi, une partie peut utiliser le mot “confidentiel” en tant que terme générique couvrant des concepts tels que le respect de la vie privée et la sécurité et pas uniquement les secrets d’affaires.
En outre, les langues des collaborateurs peuvent créer des associations qui façonnent leur compréhension différente des termes. À titre d’exemple, dans les langues scandinaves, l’expression juridique “secret commercial” est utilisée au lieu de “secret d’affaires”. Il existe donc un risque que certaines personnes interprètent la première expression de manière plus étroite que la seconde, laquelle est plus couramment utilisée dans d’autres régions. Par conséquent, les collaborateurs peuvent devoir d’abord se mettre d’accord sur ce que signifie l’expression apparemment courante “secret d’affaires” (ou “secret commercial”).
Incertitudes du processus d’innovation collaborative
La mise au point d’un produit est un long cheminement, qui débute par l’élaboration d’une idée, la conceptualisation, la recherche-développement (R-D) et la fabrication pour aboutir à la commercialisation et à l’analyse commerciale. Le tout début de ce processus d’innovation est souvent appelé “début flou”, étant donné que le résultat du processus et l’appropriation de l’innovation ne sont ni clairs ni certains. Néanmoins, à ce stade déjà, la gestion de l’accès à l’information peut être importante pour que le processus d’innovation reste dans un environnement contrôlé.
Un secret d’affaires étant un ensemble flexible de connaissances, les collaborateurs peuvent avoir plus de mal à prévoir quelles informations relevant du secret d’affaires devront être partagées dans le cadre des activités collaboratives futures. Les parties à ces activités collaboratives doivent donc trouver un équilibre entre la clarté du terme et la flexibilité. La section 2.2. contient certaines astuces pour parvenir à cet équilibre.
En outre, la gestion de l’information au début d’une collaboration est nécessaire non seulement pour conserver la possibilité de protéger de nouvelles idées (c’est-à-dire l’information) par la protection des secrets d’affaires, mais aussi pour conserver la possibilité de choisir d’autres formes de propriété intellectuelle, telles que les brevets et les dessins et modèles industriels, qui requièrent le secret avant leur dépôt. Au cours de cette phase du “début flou”, ces informations confidentielles et potentiellement précieuses peuvent ou non satisfaire les exigences légales applicables à la protection des secrets d’affaires. Toutefois, à un moment donné, des informations confidentielles peuvent devenir des secrets d’affaires qui répondent aux exigences légales, peuvent être publiées ou devenir des connaissances communes d’une autre manière parmi les chercheurs du domaine. Une autre possibilité est qu’elles puissent continuer à être traitées comme des informations confidentielles et rien de plus tout au long du processus d’innovation, c’est-à-dire que tout en étant restées confidentielles, leur valeur ne peut pas encore être affirmée en raison du secret qui les entoure.
Si cela semble très compliqué, il faut au minimum que les deux parties reconnaissent le caractère flou et dynamique des secrets d’affaires en matière d’innovation collaborative et trouvent un arrangement pratique non seulement grâce à leurs équipes de juristes, mais aussi en faisant intervenir des responsables commerciaux et techniques.
Pour satisfaire l’exigence de brevetabilité, l’invention revendiquée contenue dans une demande de brevet doit être nouvelle : elle ne peut pas faire partie des informations divulguées au public. Par conséquent, les informations relatives à l’invention doivent rester confidentielles jusqu’au dépôt d’une demande de brevet. En d’autres termes, ces informations sont un secret d’affaires avant le dépôt de la demande de brevet.
Dans la plupart des pays, les demandes de brevet ne sont pas publiées immédiatement après leur dépôt. Par conséquent, le déposant (qui est titulaire des informations contenues dans sa demande de brevet) peut continuer à bénéficier de la protection des secrets d’affaires sur ces informations jusqu’à la publication de la demande de brevet
Dès lors, si le titulaire du secret d’affaires continue de s’efforcer de garder les informations secrètes avant la publication de la demande de brevet, il lui reste deux possibilités au cours de cette période : i) maintenir la demande de brevet et perdre la protection du secret d’affaires à la publication de la demande; ou ii) retirer la demande de brevet avant sa publication et conserver la protection du secret d’affaires.
La protection conférée par un brevet et celle que confère un secret d’affaires ont, chacune, leurs avantages et leurs inconvénients. Étant donné que l’état du développement technologique et la situation du marché peuvent évoluer rapidement, cette flexibilité de choix entre la protection par brevet et la protection des secrets d’affaires (en dépit d’une fenêtre de temps limitée) peut être intéressante pour les titulaires d’un secret d’affaires.
Lorsque des secrets d’affaires sont partagés entre les collaborateurs, il est extrêmement important que les deux parties respectent strictement la confidentialité afin de garder ouvertes les deux options de protection le plus longtemps possible.
Les mécanismes de la protection par brevet et par un secret d’affaires ne sont pas toujours des alternatives. Ce sont plutôt des mécanismes qui se combinent de sorte que les organisations gardent une longueur d’avance sur la concurrence. Pour en savoir plus sur l’utilisation complémentaire des mécanismes de protection par un brevet et par un secret d’affaires, reportez-vous à la partie III, section 3.
1.3 Maintenir un contrôle de la gestion des secrets d’affaires
En raison de la compréhension potentiellement fluctuante des secrets d’affaires parmi les employés et du début flou de l’innovation, il est déjà compliqué de maintenir un contrôle de la gestion des secrets d’affaires tout au long du processus d’innovation d’une organisation. Dans le cadre d’une collaboration, ce maintien devient encore plus difficile, dans la mesure où davantage d’organisations et, partant, davantage de responsables de la propriété intellectuelle, sont impliqués.
Une question pratique qui se pose aux collaborateurs est celle de savoir s’il est utile de créer une fonction de gestion de la propriété intellectuelle pour la collaboration en cause (comme un groupe de pilotage ou un conseil consultatif) ou s’il est suffisant que les gestionnaires de la propriété intellectuelle des différentes parties se mettent d’accord. Plus les différences sont grandes en termes de secteur, de nationalité ou d’approche de la gestion entre les deux parties, plus des tensions sont susceptibles de surgir durant les discussions entre les différents gestionnaires de la propriété intellectuelle. La création d’une fonction de gestionnaire de la propriété intellectuelle au sein de l’équipe de collaboration peut avoir une utilité, en particulier lorsque de nombreuses parties ayant des cultures différentes en matière de gestion et réunissant un portefeuille complexe de propriété intellectuelle préexistante s’engagent dans des projets à long terme poursuivant des objectifs de recherche ambitieux.
2. La gestion des secrets d’affaires au cours des différentes phases de la collaboration
Bien que la plupart des principes généraux et des orientations en matière de gestion des secrets d’affaires
2.1 Négocier une collaboration
En règle générale, lorsque deux parties ou plus ont manifesté leur intérêt général à collaborer, elles évaluent les divers effets positifs ou négatifs d’une telle collaboration pour leurs organisations respectives et négocient un accord.
Au cours de cette phase, des informations commerciales ou technologiques sensibles doivent souvent être échangées entre les parties. Par conséquent, un accord de non-divulgation est généralement signé entre les parties. Les principales caractéristiques d’un accord de non-divulgation sont décrites dans la partie IV, section 2.3. Toutefois, quelques éléments importants doivent être pris en considération lors de la signature d’accords de non-divulgation à ce stade de la collaboration.
Limitation de la mission : l’accord de non-divulgation sert exclusivement à évaluer la faisabilité et l’opportunité de la collaboration. Il est axé sur la confidentialité et l’échange d’informations confidentielles. Il ne contient pas de clauses relatives à la concession de licences et ne vise pas à partager quoi que ce soit, en dehors de ce qui est strictement nécessaire aux fins de la négociation.
Identification des informations confidentielles : il est capital d’identifier correctement ce qui constitue une information confidentielle, étant donné qu’un échange d’informations confidentielles a lieu dans le cadre d’une relation provisoire et incertaine entre les parties.
Protocole de cessation des négociations : les accords de non-divulgation doivent indiquer expressément que les documents et autres supports de données ainsi que le matériel et les prototypes contenant des informations confidentielles doivent être renvoyés ou détruits si les parties décident de ne pas poursuivre les négociations. Les types de supports de données et les méthodes de destruction peuvent être précisés et les parties peuvent également exiger un certificat de destruction. En outre, les parties garantissent généralement qu’il ne sera plus fait usage des informations confidentielles partagées. Dans certains ressorts juridiques, les parties peuvent devoir conserver les informations échangées pendant un laps de temps minimum pour des raisons juridiques ou d’audit, par exemple. Les parties peuvent également inclure ces éléments dans les protocoles de cessation des négociations.
2.2 Introduire des secrets d’affaires dans la collaboration
Lorsque la négociation aboutit, un accord formel de collaboration comprend, en principe, une série de clauses relatives aux secrets d’affaires (et/ou au savoir-faire), notamment le partage de la propriété intellectuelle préexistante et la gestion de la propriété intellectuelle nouvelle. L’accord de non-divulgation conclu durant la phase de négociation doit expressément être remplacé par l’accord de collaboration.
Si un accord de collaboration définit et énumère, en principe, la propriété intellectuelle préexistante de chaque partie, une identification claire de son objet est plus complexe pour les secrets d’affaires que pour d’autres droits de propriété intellectuelle. En effet, toute fuite d’informations relevant du secret d’affaires pourrait entraîner une perte de la protection.
Une méthode pratique pourrait consister à définir un secret d’affaires par référence à un titre ou à une autre désignation d’identité (ou un numéro d’identité) et le domaine du secret d’affaires concerné dans la liste de la propriété intellectuelle préexistante (p. ex. Secret d’affaires n° 14 sur la qualité des fabricants de composants). Si un collaborateur a besoin d’accéder à des informations secrètes ou de les utiliser, un accord plus spécifique peut être conclu. En règle générale, une base de données interne détaillant les secrets d’affaires peut être utile, car elle peut conserver une trace des personnes autorisées qui y ont eu accès dans les entités partenaires.
Du point de vue des titulaires de la propriété intellectuelle préexistante, il est également important de préciser dans l’accord qu’ils conserveront la propriété de toute modification des secrets d’affaires faisant partie de la propriété intellectuelle préexistante.
Pour trouver un équilibre entre la clarté de l’accord de collaboration et la flexibilité des futures activités collaboratives, les parties peuvent envisager :
Des accords de non-divulgation clairs mais flexibles : les accords de non-divulgation peuvent définir clairement les informations confidentielles impliquées dans l’activité collaborative et inclure également une clause permettant un examen et un ajustement périodiques de la portée des informations confidentielles en fonction de l’évolution du projet.
Accès progressif aux informations : les chercheurs et les équipes impliqués dans la collaboration peuvent disposer d’un niveau et d’une étendue d’accès différents aux informations partagées. Ainsi, dans un partenariat réunissant une université et un laboratoire pharmaceutique, des données d’un stade précoce de recherche peuvent être largement accessibles au sein de l’université, tandis que l’accès pourrait être restreint à un groupe plus réduit pour des résultats plus viables commercialement.
Jalons définis mais adaptables : les parties peuvent convenir de jalons clairs pour le développement du projet. À chaque jalon, elles peuvent réexaminer les données qui ont été générées et décider comment les traiter.
Réunion sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle : les parties peuvent organiser des réunions régulières sur la stratégie en matière de propriété intellectuelle afin de maintenir un dialogue permanent sur une gestion flexible de la propriété intellectuelle, tout en respectant un processus décisionnel clair.
Partager des secrets d’affaires préexistants détenus par d’autres partenaires collaboratifs renforce l’exposition aux informations relevant du secret d’affaires de l’autre partie, tout en augmentant le risque de contamination avec les secrets d’affaires détenus par l’autre partie
Même si une exigence de non-divulgation impeccablement formulée existe, le risque d’une utilisation illicite de secrets d’affaires préexistants par une autre partie n’est pas nul. Par conséquent, du point de vue des titulaires de secrets d’affaires, la portée des secrets d’affaires inclus dans la propriété intellectuelle préexistante devrait être limitée à l’utilisation spécifique d’informations spécifiques pour la finalité spécifique des activités collaboratives prévues.
De même, une autre partie destinataire des informations relevant du secret d’affaires pourrait ne pas vouloir bénéficier d’une divulgation inutile par le titulaire du secret d’affaires, étant donné que cela étendra simplement l’obligation de confidentialité à des informations inutiles et alourdira la charge de les gérer correctement afin de réduire la responsabilité au minimum.
2.3 Recenser les secrets d’affaires conjoints de la collaboration
En règle générale, un accord de collaboration précise également comment la propriété intellectuelle nouvelle doit être identifiée, déclarée et gérée. Il stipule donc à qui la propriété intellectuelle développée conjointement doit être attribuée, qui détient les droits d’obtention d’une protection juridique sur la propriété intellectuelle conjointe, qui a le droit de l’utiliser, qui détient les droits d’exploitation commerciale, quels sont les droits après la cessation de la collaboration et quels sont les droits sur la propriété intellectuelle dérivée, etc. (voir aussi les sections 2.4 et 2.5 ci-dessous).
Afin de recenser la propriété intellectuelle détenue conjointement, en règle générale, un ou plusieurs gestionnaires, tels qu’un chef de projet, seront chargés de faire rapport sur les avancées techniques réalisées dans le cadre de la collaboration à un gestionnaire de la propriété intellectuelle (ou un groupe chargé de la gestion de la propriété intellectuelle commune) du projet collaboratif. À ce stade, le chef de projet donne instruction aux chercheurs de préserver la confidentialité des informations, idées, etc., potentiellement importantes. Les résultats qui peuvent se prêter davantage à une protection par brevet qu’à une protection des secrets d’affaires doivent rester confidentiels au moins jusqu’au dépôt d’une demande de brevet. Pour être potentiellement protégées par des secrets d’affaires, les informations doivent être traitées avec suffisamment de précaution pour respecter les critères applicables à la protection des secrets d’affaires.
Sur la base du rapport du ou des chefs de programme, le gestionnaire de la propriété intellectuelle ou le groupe chargé de la gestion de celle-ci réfléchit au type de mécanisme de protection de la propriété intellectuelle qui convient le mieux à chaque nouveau résultat technique. Généralement, la pertinence de la protection des secrets d’affaires est évaluée par rapport à d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets. Voici quelques-unes des questions à se poser : Le maintien du secret des informations est-il crucial pour un succès commercial à long terme? Un développement technologique extérieur fera-t-il naturellement connaître les informations secrètes à d’autres chercheurs par leurs propres découvertes ou deviendra-t-il obsolète à brève échéance?
Les réponses à ces questions ont une incidence sur la durée escomptée de la protection des secrets d’affaires ainsi que sur le coût et les ressources nécessaires à leur gestion. Par conséquent, les décisions ne seront pas prises uniquement pour des raisons juridiques et techniques, mais elles le seront également d’un point de vue professionnel et commercial. Il va de soi que si le secret de certaines informations est crucial pour le succès à long terme, les collaborateurs doivent adopter des mesures plus strictes plus les protéger que si les informations secrètes sont révélées de toute façon. Dans ce dernier cas, les collaborateurs peuvent également envisager une stratégie de divulgation afin d’éviter des conséquences involontaires de la cessation naturelle de la protection des secrets d’affaires.
2.4 Traiter les secrets d’affaires partagés dans le cadre de la collaboration
Le fait que des informations relevant du secret d’affaires aient été élaborées dans le cadre d’une recherche collaborative ne signifie pas nécessairement qu’elles doivent être détenues conjointement. La propriété conjointe de toute la technologie mise au point peut, en principe, sembler une solution simple. Toutefois, étant donné que la technologie mise au point contient souvent une propriété intellectuelle préexistante, le titulaire de celle-ci peut, par inadvertance et indirectement, céder son contrôle sur la propriété intellectuelle préexistante.
Dès lors, en fonction de leurs besoins pratiques à court, moyen et long terme, les partenaires qui collaborent peuvent convenir d’un arrangement relatif à un seul titulaire de secret d’affaires, assorti de la possibilité d’une utilisation licite des informations par d’autres membres de la collaboration. Un tel arrangement peut également tenir compte de la stratégie commerciale de chaque partie, telle que les principales zones géographiques d’activité, les domaines d’utilisation commerciale, etc.
En règle générale, ces arrangements sont négociés et mentionnés dans les contrats conclus entre les collaborateurs. Certaines des informations partagées avec les collaborateurs pouvant revêtir une importance cruciale pour l’activité du titulaire du secret d’affaires, les contrats peuvent contenir de multiples dispositions en vue de renforcer la protection. Il peut s’agir, par exemple, de dispositions relatives à la confidentialité des informations, à l’utilisation limitée des informations, à la non-transférabilité ou à l’incessibilité des informations, aux droits de résiliation après un changement de contrôle d’un collaborateur et au règlement des litiges.
Même avec ces dispositions contractuelles, il existe un risque intrinsèque que les personnes intervenant dans la collaboration puissent partager le secret en dehors des limites convenues. Les détails de l’accord de collaboration peuvent ne pas être connus de tous les chercheurs concernés. Même en supposant que l’accord soit connu, les collaborateurs peuvent appliquer les règles de manière flexible. Un chercheur peut, par exemple, considérer que l’objectif d’une collaboration plus fluide justifie de ne pas suivre les règles, voire de ne pas les respecter.
Dès lors, les partenaires peuvent aussi convenir de mesures supplémentaires pour s’assurer que les parties respectent l’obligation de confidentialité. L’importance de programmes réguliers de formation permanente pour toutes les personnes impliquées dans la collaboration a, par exemple, déjà été soulignée. De plus, les parties peuvent convenir d’organiser des audits réguliers pour vérifier le respect des conditions convenues.
2.5 Les secrets d’affaires après la collaboration
La gestion des secrets d’affaires détenus conjointement et les clauses de responsabilité sont importantes durant la collaboration, mais aussi après sa cessation, à l’amiable ou autrement. Ces clauses relatives à des questions postérieures à la collaboration doivent également être convenues entre les parties et incluses dans l’accord de collaboration.
Les questions suivantes peuvent être envisagées :
qui détiendra quels secrets d’affaires après la cessation de la collaboration;
la durée de validité des clauses de confidentialité ou des accords de non-divulgation;
la responsabilité en cas d’appropriation illicite ou de violation d’un secret d’affaires;
les clauses “reach-through”, y compris les filiales d’une partie ou la concession éventuelle de licences, de sous-licences ou une cession éventuelle.
Une inquiétude particulière concernant la propriété des secrets d’affaires est le fait que si un secret d’affaires devient public, il perd toute sa valeur. Dès lors, les collaborateurs dépendent de la capacité des autres à garder un secret même après la fin de la collaboration. Il devrait être de l’intérêt commun de toutes les parties collaborant au projet de trouver une solution mutuellement acceptable qui protège la confidentialité des secrets d’affaires.
La gestion des secrets d’affaires après la collaboration pourrait également nécessiter l’adoption de certaines mesures par chaque partie. Par conséquent, lorsque les collaborateurs discutent de la manière dont les informations générées conjointement doivent être protégées par différents types de propriété intellectuelle, ils peuvent aussi examiner les conséquences potentielles pour la protection des secrets d’affaires après la fin de la collaboration.
3. Particularités des collaborations avec des partenaires universitaires
La recherche collaborative entre instituts de recherche publics et acteurs de l’industrie a pris de l’ampleur. Environ un quart des pays de l’OCDE a dépensé plus de 100 millions d’euros pour soutenir directement le développement de collaborations entre des organismes de recherche publics et l’industrie en 2017
Traditionnellement, les universités et les organismes de recherche publics opèrent selon le principe de l’ouverture et du partage d’information. Un grand nombre d’universités affirment que l’ouverture en matière de partage de connaissances et la liberté absolue de publier font partie de leur mission académique d’éducation et de recherche fondamentale
Cette position peut toutefois différer des besoins des acteurs du secteur privé avec lesquels un accord de recherche collaborative est recherché. En ce qui concerne l’industrie, les secrets d’affaires confèrent une protection unique qui ne peut être remplacée par aucun autre mécanisme de protection et ils font partie des actifs incorporels importants qui renforcent l’avantage concurrentiel d’une entreprise. Que les secrets d’affaires fassent partie de la propriété intellectuelle préexistante ou nouvelle, le risque de perdre la protection des secrets d’affaires est un facteur important dans la décision d’entamer une collaboration avec des organismes de recherche publics. Cette différence fondamentale d’intérêt et d’objectifs entre les organismes de recherche publics et les entreprises privées s’est progressivement réduite et les parties des deux secteurs recherchent désormais des synergies et des solutions pratiques en avançant dans leur recherche.
3.1 Utilisation des secrets d’affaires par les universités et les organismes de recherche publics
Les interactions croissantes en matière de recherche entre les universités et l’industrie, associées à une attention plus soutenue accordée à la commercialisation de la recherche universitaire, ont provoqué un changement dans la vision traditionnelle des universités et des organismes de recherche publics concernant l’accès aux informations qu’elles ont générés, à tout le moins dans une certaine mesure. Cela dit, les politiques des universités en matière de propriété intellectuelle s’intéressent nettement moins aux secrets d’affaires qu’à la protection conférée par un brevet. En outre, la mesure dans laquelle la protection des résultats de leur recherche par le secret d’affaires est autorisée varie de manière significative selon les universités (voir la section 3.3 pour des exemples de politiques de certaines universités en matière de secrets d’affaires
Comme indiqué dans les parties précédentes, la décision de protéger certaines informations en tant que secret d’affaires peut être influencée par de nombreux facteurs
Une université peut envisager de protéger certains résultats de recherche en tant que secrets d’affaires dans plusieurs cas de figure. Les paragraphes suivants en donnent quelques exemples.
Recherche ayant un potentiel commercial
De plus en plus de pays autorisent les universités et les organismes de recherche publics à déposer des demandes de brevet pour des inventions créées dans ces établissements et à en devenir les titulaires. Pour être éligible à une protection par brevet, les connaissances nouvelles (c’est-à-dire les informations) doivent être gardées secrètes avant le dépôt d’une demande de brevet. En règle générale, les universités instaurent leurs propres mécanismes internes, lesquels imposent aux chercheurs de signaler toute découverte et de garder l’information secrète, à tout le moins pendant un certain temps, afin que les universités puissent évaluer sa valeur potentielle en termes de propriété intellectuelle et déterminer la meilleure façon de la protéger.
De plus, si certains savoir-faire et connaissances nouvelles non brevetés sont gardés secrets, dès qu’une possibilité de collaboration avec l’industrie se présente, ils peuvent devenir les informations les plus importantes pour la collaboration recherchée. Ces informations confidentielles non brevetées dans le cadre de la “propriété intellectuelle préexistante” peuvent représenter un élément de négociation précieux avec un partenaire industriel potentiel.
Collaboration avec l’industrie
Il existe différents types de collaboration entre les partenaires universitaires et industriels. Il peut s’agir, par exemple, d’une recherche subventionnée par laquelle une activité de recherche universitaire est financée par un partenaire industriel, du cofinancement de projets de recherche collaborative par lequel une université et un partenaire industriel participent tous deux à la recherche, et d’une recherche commanditée ou contractuelle par laquelle une entreprise “achète” des tâches de recherche spécifiques réalisées par une université. En règle générale, plus le contrôle de l’entreprise sur le sujet de recherche, la conception et la planification est grand, plus elle peut exiger une protection exclusive plus forte des résultats de la recherche. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue, chaque collaboration se déroulant dans un environnement spécifique et portant sur un sujet de recherche spécifique.
Dans des projets de recherche subventionnée, le commanditaire exige généralement que l’université et les créateurs préservent le secret de l’information. En pareils cas, les universités peuvent devoir accepter des règles de confidentialité. Cela pourrait signifier que certaines recherches menées en collaboration avec une entreprise sont gardées secrètes pendant une période déterminée ou jusqu’au dépôt des demandes de brevet. Cependant, au titre du principe de la liberté de publication, certaines universités ne permettent pas, du moins en règle générale, que l’information générée par les membres de leur personnel, même dans le cadre d’un contrat de recherche subventionnée, soit gardée secrète.
Dans le cadre du cofinancement d’accords de collaboration en matière de recherche, les droits de chaque partie sur les résultats conjoints de la recherche, y compris le traitement des secrets d’affaires créés conjointement, doivent être convenus entre les parties. La politique d’une université
Dans la pratique, chaque partie peut nourrir des attentes différentes quant au résultat de la recherche conjointe. Par conséquent, dans le cadre d’accords de collaboration, la réussite ou l’échec de la collaboration doit être déterminé par des facteurs objectifs, tels que des jalons mesurables ou des produits livrables, afin d’éviter des litiges potentiels.
Dans le cadre d’une recherche commanditée ou d’un contrat de recherche, les droits sur les résultats de la recherche appartiennent généralement au partenaire industriel qui a commandité la recherche. En règle générale, le partenaire industriel préfère lier les chercheurs universitaires par une obligation de non-divulgation. Cependant, des accords de recherche contractuelle peuvent être étudiés par l’université afin d’éviter tout conflit avec l’obligation du chercheur envers celle-ci. L’université peut également avoir mis en place une politique restreignant la publication scientifique des résultats de recherche au titre de ces accords. Toutefois, les principes ou termes généraux d’une politique institutionnelle sont plus souvent traduits dans des arrangements contractuels, tels que des accords de recherche, des accords de consortium, etc.
Si une recherche collaborative avec des partenaires industriels crée une opportunité permettant aux chercheurs universitaires d’accéder à de nouvelles sources de connaissances, elle les expose également à des informations relevant du secret d’affaires détenues par le partenaire industriel, que les chercheurs universitaires doivent garder confidentielles et ne peuvent utiliser que dans les conditions convenues et à des fins limitées. Cela impose aux chercheurs universitaires de gérer l’obligation de confidentialité et d’éviter une utilisation ou une divulgation illicite de ces informations. En cas d’appropriation illicite d’un secret d’affaires, non seulement le chercheur universitaire, mais l’université elle-même peuvent être jugés responsables, en fonction du droit national applicable, de la politique de l’université et des circonstances de l’espèce.
Entreprises dérivées
Les universités soutiennent souvent la création d’entreprises dérivées pour commercialiser les résultats de la recherche. Outre les brevets, les secrets d’affaires pourraient aussi constituer un actif précieux pour lever des fonds et asseoir leur position sur le marché. Les universités peuvent intervenir indirectement dans la protection de ces secrets d’affaires en tant que partie prenante, par exemple en tant que membre du conseil d’administration.
Comme illustré dans les études de cas à la sous-section 3.4, les intérêts des parties impliquées dans les entreprises dérivées ne sont pas nécessairement identiques. Souvent, une entreprise dérivée, une entité commerciale participant à l’entreprise dérivée avec sa technologie, un investisseur financier, une université et un chercheur universitaire individuel ont des intérêts différents, qui déterminent leurs comportements et leurs attentes.
Il est donc d’autant plus important de conclure un contrat clair et solide sur lequel les parties concernées peuvent s’appuyer. Les questions clés relatives aux secrets d’affaires sont similaires à celles de toute activité collaborative, à savoir notamment : la portée des informations relevant du secret d’affaires cédées ou octroyées sous licence à l’entreprise dérivée; la portée des droits de l’entreprise dérivée à acquérir, utiliser ou divulguer les secrets d’affaires reçus; et la propriété et le droit d’utiliser les secrets d’affaires créés dans le cadre des activités de l’entreprise dérivée.
Subventions de recherche compétitives
Dans certains domaines de recherche extrêmement compétitifs, les résultats ou méthodes préliminaires doivent rester confidentiels pour obtenir un avantage concurrentiel et un financement de sources extérieures. Le degré de confidentialité imposé à la recherche subventionnée dépend, par exemple, de la nature des commanditaires (p. ex. gouvernement, fondations sans but lucratif, industrie, etc.). En règle générale, les commanditaires industriels peuvent préférer une divulgation restreinte des résultats de la recherche. Lorsque des commanditaires publics financent une recherche collaborative public-privé, ils élaborent généralement un cadre qui répond aux besoins de participation de l’industrie, d’une part, et à la préférence des universités pour des modèles de non-exclusivité et de divulgation, de l’autre.
Transfert de matériel et secrets d’affaires connexes
Dans le domaine de la recherche en biotechnologie, il peut arriver que les chercheurs aient besoin d’accéder à du matériel biologique physique exclusif, tels que des lignées cellulaires, des modèles animaux, des hybridomes et des vecteurs, pour faire avancer leur recherche. Une université peut détenir le matériel biologique, qui peut, par exemple, être nécessaire pour qu’un partenaire industriel mène la recherche collaborative. En pareil cas, généralement, l’université et le partenaire industriel qui reçoit un échantillon du matériel concluent un accord de transfert de matériel, qui précise les conditions et modalités d’utilisation de l’échantillon, les restrictions relatives aux modifications, le traitement du matériel à l’expiration du contrat, etc.
Dans certains cas, l’université possède également le savoir-faire associé à l’utilisation autorisée et à la conservation de l’échantillon (par exemple, des conditions de conservation spécifiques pour que le matériel reste viable). Ce savoir-faire peut être un secret d’affaires de l’université, qui doit être partagé avec le partenaire industriel pour permettre l’utilisation et la conservation de l’échantillon aux fins de la recherche collaborative. Un accord de confidentialité relatif au secret d’affaires devra donc être conclu entre les deux parties.
3.2 Mesures choisies pour la protection des secrets d’affaires dans un cadre universitaire
Si une université décide de protéger des informations en tant que secret d’affaires, en règle générale, le bureau de transfert de technologie de l’université s’occupera des aspects juridiques et commerciaux, tels que la rédaction des accords de confidentialité, la gestion des informations sensibles et la conduite des négociations relatives à la concession de licences. Lors du traitement et de la gestion d’informations relevant du secret d’affaires, les bureaux de transfert de technologie suivent la politique de l’université en la matière, laquelle peut détailler des procédures pour la divulgation des inventions, la protection d’informations sensibles et le partage des résultats de recherche.
Les bonnes pratiques générales en matière de gestion des secrets d’affaires peuvent aussi être adaptées aux universités
Le statut particulier des universités présente quelques spécificités qui sont exposées ci-dessous.
Protéger la publication et la recherche future
Se fondant sur leur mission académique d’enseignement et de recherche fondamentale, les universités accordent une attention particulière au maintien de la possibilité de publier les résultats de recherche (même si la publication peut être retardée) et à la sauvegarde de la possibilité d’activités futures de recherche et de commercialisation sur le même sujet de recherche.
Certaines universités incluent des clauses relatives aux secrets d’affaires dans leurs accords de collaboration standard (par exemple, report convenu de publication et conditions de confidentialité pour les secrets d’affaires préexistants et les résultats de recherche). Toutefois, leur politique en matière de propriété intellectuelle peut permettre que des accords de collaboration spécifiques s’écartent de ces accords standard.
Structure de gestion organisationnelle
En ce qui concerne la gestion des secrets d’affaires au niveau de l’établissement, la structure de gestion organisationnelle et hiérarchique des universités est quelque peu différente de celle d’une entreprise privée. Bien que l’importance d’une structure de gestion interne des secrets d’affaires au sein de l’organisation s’applique aux deux, ces différences peuvent être prises en considération lors de la composition d’une équipe de gestion des secrets d’affaires au niveau de l’organisation.
Secrets d’affaires accessibles aux étudiants et aux chercheurs associés
Une question plus particulière, toutefois, peut être le traitement des secrets d’affaires créés par des étudiants et des chercheurs associés non employés ou accessibles à ceux-ci.
En règle générale, les dispositions législations relatives à la titularité de la propriété intellectuelle dans les relations employeur-employé et des lignes directrices internes applicables aux employés ne s’appliquent pas aux étudiants de deuxième et de troisième cycles ou aux doctorants, pas plus qu’aux chercheurs visiteurs d’autres universités ou organisations, qui ne sont pas employés par l’université.
Néanmoins, ils peuvent également générer de précieuses informations relevant du secret d’affaires en raison de leurs activités d’étude ou de recherche à l’université, être en mesure d’accéder à des informations relevant du secret d’affaires détenues par l’université et être exposés à des secrets d’affaires détenus par des parties extérieures en participant, par exemple, à des collaborations entre université et industrie. Dès lors, il est important que les universités fournissent des orientations claires sur les droits et obligations des chercheurs non employés et instaurent un système de gestion interne adéquat et fonctionnel pour protéger leurs secrets d’affaires et éviter l’appropriation illicite des secrets d’affaires de tiers introduits dans l’université.
En ce qui concerne en particulier les étudiants qui ne sont pas des employés de l’université, il convient de trouver un équilibre entre l’ouverture éducative de publier les résultats de recherche, les mérites éducatifs liés à la participation à une collaboration entre l’université et l’industrie et la nécessité de protéger des informations sensibles. Dans la pratique, lorsqu’ils ont accès à des informations relevant du secret d’affaires, ils peuvent être tenus de signer des accords de confidentialité ou des déclarations unilatérales. De même, un arrangement pratique peut être trouvé pour la défense publique de thèses par les étudiants ou la disponibilité des thèses dans la bibliothèque universitaire. Pour autant que la politique de l’université en matière de propriété intellectuelle l’autorise, la défense peut être présentée à huis clos ou les thèses peuvent être soumises à embargo pendant un certain temps.
Étant donné que les pratiques varient entre les universités, des règles internes claires relatives aux secrets d’affaires et applicables aux étudiants seraient utiles pour éviter des litiges potentiels. Les étudiants doivent être bien informés de ces règles et des conséquences possibles pour eux grâce aux programmes pédagogiques et de formation.
En ce qui concerne les chercheurs associés, à tout le moins ceux dont la recherche primaire est effectuée dans l’université concernée, l’application d’une politique et de règles identiques à celles applicables aux chercheurs employés peut simplifier la gestion des secrets d’affaires. Toutefois, dans le cas des chercheurs visiteurs, cela peut nécessiter l’acceptation expresse de la politique de l’université en matière de propriété intellectuelle, ce qui peut également nécessiter un accord de l’établissement d’origine ou un accord interinstitutionnel sur ce point.
La City University de Londres dispose d’une version publiée, simplifiée et conviviale, de sa politique en matière de propriété intellectuelle, incluant la protection des secrets d’affaires générés par des étudiants et du personnel associé ou auxquels ils ont accès.
En ce qui concerne les membres du personnel associés (notamment les professeurs visiteurs, le personnel honoraire, le personnel retraité et les professeurs émérites), si leur recherche est principalement axée sur l’université, ils sont automatiquement réputés avoir accepté d’être traités comme des employés de l’université (aux seules fins de la politique en matière de propriété intellectuelle) pour se voir accorder l’accès aux locaux ou aux installations de l’université. En conséquence, ils sont tenus de céder toute propriété intellectuelle qu’ils pourraient générer pendant leur participation à la recherche dans l’université. L’université peut imposer au personnel associé (et/ou à leur établissement d’origine) de signer un accord donnant effet à cette cession de la titularité de la propriété intellectuelle.
La publication rappelle également à chacun de prendre contact avec l’unité responsable dans les plus brefs délais s’il pense avoir créé une invention ou une autre propriété intellectuelle.
La politique appelle également le personnel et les étudiants de l’université à faire attention à la propriété intellectuelle détenue par des tiers (p. ex. autres universités, entreprises ou organismes de financement). Afin de respecter la propriété intellectuelle détenue par des tiers et de ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, le personnel et les étudiants de l’université ayant l’intention d’utiliser du matériel ou une propriété intellectuelle fourni ou détenu par des tiers doivent s’assurer que l’université et eux-mêmes y sont autorisés. Bien que l’utilisation à des fins de recherche ou d’enseignement puisse relever des exceptions à la législation pertinente en matière de propriété intellectuelle, il ne faut pas partir de ce principe, car la législation en la matière est complexe.
S’agissant de la titularité de la propriété intellectuelle générée par des étudiants de deuxième et de troisième cycles pendant leurs études ou leurs recherches, les étudiants sont généralement le premier titulaire de cette propriété intellectuelle. Ils devront toutefois céder leur propriété intellectuelle à l’université dans certaines circonstances, Ces principes sont les suivants : i) la propriété intellectuelle est générée dans le cadre d’un contrat avec un tiers qui impose que la propriété intellectuelle soit détenue par l’université ou un tiers (p. ex. dans le cadre d’une bourse d’études); et/ou ii) la propriété intellectuelle est générée avec les employés de l’université ou s’appuie sur une autre propriété intellectuelle précédemment créée par des employés de l’université.
Tous les étudiants sont automatiquement réputés avoir accepté cette obligation de céder leur propriété intellectuelle à l’université dans ces circonstances pour être admis dans leur programme d’études menant à un diplôme. Lorsqu’un étudiant est tenu de céder sa propriété intellectuelle à l’université, cette dernière peut exiger qu’il signe un accord entérinant la question de la titularité. En échange, l’étudiant est traité de la même manière qu’un employé de l’université à la seule fin de la répartition des revenus, conformément à sa politique en matière de propriété intellectuelle.
En ce qui concerne les membres du personnel associés (notamment les professeurs visiteurs, le personnel honoraire, le personnel retraité et les professeurs émérites), si leur recherche est principalement axée sur l’université, ils sont automatiquement réputés avoir accepté d’être traités comme des employés de l’université (aux seules fins de la politique en matière de propriété intellectuelle) pour se voir accorder l’accès aux locaux ou aux installations de l’université. En conséquence, ils sont tenus de céder toute propriété intellectuelle qu’ils pourraient générer pendant leur participation à la recherche dans l’université. L’université peut imposer au personnel associé (et/ou à leur établissement d’origine) de signer un accord donnant effet à cette cession de la titularité de la propriété intellectuelle.
La publication rappelle également à chacun de prendre contact avec l’unité responsable dans les plus brefs délais s’il pense avoir créé une invention ou une autre propriété intellectuelle.
La politique appelle également le personnel et les étudiants de l’université à faire attention à la propriété intellectuelle détenue par des tiers (p. ex. autres universités, entreprises ou organismes de financement). Afin de respecter la propriété intellectuelle détenue par des tiers et de ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, le personnel et les étudiants de l’université ayant l’intention d’utiliser du matériel ou une propriété intellectuelle fourni ou détenu par des tiers doivent s’assurer que l’université et eux-mêmes y sont autorisés. Bien que l’utilisation à des fins de recherche ou d’enseignement puisse relever des exceptions à la législation pertinente en matière de propriété intellectuelle, il ne faut pas partir de ce principe, car la législation en la matière est complexe.
Source : City University of London, Intellectual Property Policy (version destinée aux étudiants), disponible à l’adresse https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/586607/IP-Policy-update-May-2021_student-version.pdf. Bien que cette publication ne contienne pas d’orientations détaillées sur le traitement des secrets d’affaires dans la recherche universitaire, elle est mentionnée dans le guide comme exemple d’une version simplifiée de la politique générale en matière de propriété intellectuelle, spécialement adaptée aux étudiants.
3.3 Exemples de politiques et de lignes directrices des universités relatives aux secrets d’affaires
Plus les universités collaborent avec des partenaires extérieurs variés, plus ces partenaires cherchent à connaître les politiques des universités concernant les secrets d’affaires. Étant donné qu’il n’existe pas une politique convenant à tous les cas de figure, les universités appliquent différents types de politiques et de lignes directrices en matière de secrets d’affaires.
Si l’étendue et la portée des politiques et des lignes directrices relatives aux secrets d’affaires varient considérablement, elles peuvent aborder les éléments suivants : i) les principes généraux établis par l’université en ce qui concerne la protection des résultats de recherche par des secrets d’affaires; et ii) les circonstances dans lesquelles la protection par un secret d’affaires peut être acceptable dans le cadre d’une recherche collaborative avec l’industrie. En particulier, ces politiques et lignes directrices peuvent couvrir diverses questions, comme :
qui peut signer des accords de confidentialité;
dans quelles conditions la protection des secrets d’affaires peut être autorisée ou préférée;
toute restriction relative aux domaines technologiques susceptibles de rechercher une protection des secrets d’affaires;
si et dans quelles conditions un report supplémentaire de la publication des résultats de recherche peut être autorisé;
comment les étudiants et le personnel associé peuvent participer à une recherche collaborative entre l’université et l’industrie;
les mécanismes de contrôle du respect de la politique et des lignes directrices de l’université en matière de secrets d’affaires ainsi que le traitement des atteintes aux secrets d’affaires.
Quelques exemples de ces politiques et lignes directrices sont présentés ci-dessous.
Stanford University (14)Researcher’s Guide to Working with Industry, https://ico.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj16441/files/media/file/researchersguidetoworkingwithindustry_0.pdf; Research Policy Handbook, 1.4 (Openness in Research), https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/conduct-research/openness-research.
Le Bureau des contrats avec l’industrie (Industrial Contracts Office – ICO) négocie les accords de recherche avec l’industrie pour le compte de Stanford pour nos chercheurs universitaires. Il a pour objectif d’obtenir des fonds et du matériel pour les laboratoires universitaires afin de soutenir les relations de recherche entre l’université et l’industrie.
En principe, l’Université de Stanford observe une politique générale excluant le secret dans la recherche. Toutefois, la politique de recherche énumère des circonstances limitées dans lesquelles un programme de recherche est considéré comme nécessitant le secret, ce qui inclut la recherche subventionnée par l’industrie, les contrôles relevant de la sécurité nationale et la protection de la vie privée.
Dans le cas d’une recherche relevant de contrats de recherche subventionnée, tout en respectant les besoins des partenaires industriels, l’université préfère que les entreprises ne divulguent pas des informations relevant du secret d’affaires aux employés de Stanford et à d’autres personnes associées à l’université. Cela résulte également du fait que l’université ne peut pas entièrement contrôler qui a accès à des informations spécifiques.
Toutefois, si le partage de secrets d’affaires est nécessaire à la réalisation d’un projet particulier avec l’industrie, les chercheurs individuels peuvent conclure un accord de non-divulgation à titre personnel. Stanford n’est généralement pas partie à de tels accords. En d’autres termes, un chercheur de Stanford peut signer un accord de confidentialité à titre personnel, en son nom propre, sous certaines conditions. Plus particulièrement, un chercheur doit appliquer la politique de l’université et se conformer à la législation, et les conditions de la confidentialité doivent être compatibles avec les intérêts du chercheur. À titre d’exemple, les accords de confidentialité ne devraient pas créer d’obligations qui restreignent ou réorientent la recherche. De plus, un chercheur ne peut pas signer un accord susceptible d’affecter les droits de propriété intellectuelle de Stanford ou de ses autres chercheurs. Stanford peut également être à même d’accepter certaines conditions de confidentialité dans le cadre d’un accord de recherche subventionnée, pour autant qu’elles soient compatibles avec les intérêts des chercheurs et conformes à la politique de l’université.
Dans un programme de recherche subventionnée, un contrat liant Stanford et le commanditaire peut inclure une disposition visant à retarder la publication des résultats de recherche. Les types de report généralement acceptés sont les suivants :
un court délai à des fins d’obtention d’un brevet ou de révision et de commentaires du commanditaire sur des manuscrits (90 jours au maximum);
un délai plus long en cas de recherche clinique dans plusieurs sites (24 mois au maximum à compter de la fin de la recherche dans tous les sites).
Lorsqu’ils sont dans l’intérêt de la recherche, l’université peut approuver des dispositions contractuelles pouvant entraîner des délais de publication plus longs.
En ce qui concerne les étudiants et les stagiaires, un membre de l’université ne doit pas engager un étudiant ou un stagiaire dans un projet régi par un accord ou un arrangement contractuel impliquant un long délai de publication, qui serait susceptible de constituer un obstacle à la présentation en temps utile de la thèse ou de la dissertation de l’étudiant ou à la publication du travail d’un stagiaire.
L’ICO peut examiner les accords de confidentialité à la lumière de la politique de l’université.
University de Copenhague (15)Research & Innovation: Collaborating with the University of Copenhagen, The University’s Overall Principle, https://healthsciences.ku.dk/research-files/KU_s_guide_vedr__samarbejdsaftaler_GB.pdf.
Le Bureau des transferts de technologie du département Recherche & Innovation de l’université est chargé de négocier divers accords de collaboration entre l’université et des organismes extérieurs. Dans tous ces accords, une condition préalable est que les chercheurs de l’université puissent publier les résultats de leur recherche et les utiliser à des fins de recherche.
La publication des résultats de recherche, générés en collaboration avec l’Université de Copenhague, peut normalement être repoussée de trois mois au maximum (un mois au cours duquel l’organisme extérieur peut émettre des commentaires sur le matériel à publier et deux mois durant lesquels l’entreprise peut breveter ses propres résultats). Cette période peut être divisée autrement.
Toutefois, reconnaissant la position des entreprises privées qui ont tendance à protéger des informations confidentielles pour maintenir une position concurrentielle, la non-divulgation des connaissances confidentielles d’un organisme extérieur peut être accordée pendant un délai de trois ans au maximum à compter de la fin de la collaboration. Ce délai peut être prolongé si des circonstances particulières l’exigent.
Des accords de non-divulgation ou des accords de confidentialité sont conclus lorsque l’organisme extérieur et le(s) chercheur(s) de l’université échangent des connaissances confidentielles en lien avec un projet de recherche spécifique. Le Bureau chargé des transferts de technologie et l’organisme extérieur contribueront à la rédaction d’un accord restreint convenant à la fois au chercheur universitaire et à l’organisme extérieur.
Université Northeastern (16)Policy on Openness in Research, Policy Number 503, https://policies.northeastern.edu/policy503/; Policy on Trade Secrets, Policy Number 208, Section III, https://policies.northeastern.edu/policy208/.
En principe, selon sa politique d’ouverture en matière de recherche, l’Université Northeastern n’effectue pas de recherche assortie de restrictions sur l’ouverture ou la liberté académique sur son campus. Parmi les restrictions inacceptables figurent notamment l’exigence d’une approbation extérieure des résultats de recherche avant leur publication ou l’exclusion de membres de la communauté universitaire, y compris des étudiants, de la participation à des activités pédagogiques et de recherche.
Bien que la majeure partie de la recherche puisse être menée conformément aux idéaux de liberté de recherche et d’échange ouvert de connaissances, la politique reconnaît que, dans de rares cas impérieux, l’intérêt supérieur de la société s’opposera à une large participation à la recherche et un échange ouvert d’informations. Dans ces cas, des exceptions à ce principe peuvent être accordées. Les exceptions seront rares et requerront que la recherche revête une importance critique pour la mission de l’université et serve véritablement l’intérêt de la société.
En ce qui concerne les logiciels, les firmwares et les bases de données détenus ou contrôlés par l’université (“Computerware”), la politique de l’université sur les secrets d’affaires indique qu’étant donné que le seul droit d’auteur ou la seule protection par brevet peut être inadéquat pour les secrets d’affaires, ils resteront des secrets d’affaires jusqu’à ce qu’ils soient publiés par l’université. L’université peut traiter d’autres matériels comme des secrets d’affaires. En principe, le corps enseignant, le personnel et les étudiants qui génèrent des informations relevant du secret d’affaires cèdent leur titre et leur intérêt dans ces informations à l’université.
La politique relative aux secrets d’affaires précise également que le “computerware” et d’autres informations relevant du secret d’affaires peuvent être fournis à l’université par des sources externes, dans des conditions qui en limitent l’utilisation ou la divulgation. En pareils cas, les personnes ayant accès à ce matériel le traitent conformément aux conditions convenues entre la source externe et l’université.
Université de Kyushu (17)Lignes directrices de l’Université de Kyushu concernant la gestion des secrets d’affaires (Kyushu Daigaku Eigyouhimitsu Kanri Shishinn).
L’Université de Kyushu considère que les universités doivent aussi répondre aux besoins de la société par la recherche d’innovation en collaboration avec l’industrie. Dès lors, une gestion adéquate des informations confidentielles partagées ou générées par des partenaires industriels est importante pour que l’université établisse une relation de confiance avec ces derniers. À cet effet, l’université a publié ses Lignes directrices relatives à la gestion des secrets d’affaires en 2012.
En substance, les lignes directrices couvrent les informations relevant du secret d’affaires générées de manière indépendante par des chercheurs universitaires ou créées conjointement avec des partenaires industriels, ainsi que les informations relevant du secret d’affaires d’entreprises qui parviennent à l’université dans le cadre, par exemple, de projets de recherche collaborative ou de stages d’étudiants universitaires.
Ces lignes directrices indiquent que, considérant que les résultats de recherche de l’université doivent être rendus publics, les informations relevant du secret d’affaires peuvent rester confidentielles uniquement pendant la période prévue dans l’accord de non-divulgation ou dans l’accord de recherche conjointe ou aussi longtemps que le souhaite l’université.
Lors de la conclusion d’un accord de non-divulgation ou d’un accord de recherche conjointe, l’accord doit inclure des clauses détaillées concernant le traitement des secrets d’affaires et la désignation d’un gestionnaire des secrets d’affaires. La plus grande attention doit être accordée aux étudiants qui participent à une recherche conjointe afin qu’ils ne soient pas défavorisés par les obligations de confidentialité, telles que des restrictions imposées aux exposés lors de conférences académiques.
Si une recherche conjointe est menée avec plusieurs entreprises, il convient de s’efforcer d’éviter que des informations soient transférées d’une entreprise ou vers une entreprise en séparant, par exemple, les lieux des activités de recherche conjointe. De plus, en ce qui concerne l’échange d’informations de recherche non divulguées avec des établissements étrangers, le contrôle de sécurité ou à l’exportation doit avoir lieu, le cas échéant, conformément aux procédures établies par l’université.
Si l’université a droit à un brevet, la confidentialité des informations pertinentes est préservée afin de ne pas perdre la nouveauté de l’invention. En outre, les secrets d’affaires reçus d’entreprises qui en sont les titulaires légitimes doivent être dûment gérés, conformément aux clauses de confidentialité contenues dans l’accord de non-divulgation ou dans l’accord de recherche conjointe et aux procédures de gestion et à la finalité convenues.
3.4 Exemples de collaboration entre une université et l’industrie
Cette section présente deux exemples hypothétiques afin de montrer comment des secrets d’affaires pourraient devenir pertinents et représenter une question complexe dans une recherche collaborative entre une université et l’industrie.
Une équipe de recherche de l’Université X, dirigée par un éminent professeur, a mis au point un nouveau type d’aliments pour volaille, essentiellement destinés aux poulets. La nouvelle caractéristique importante de cet aliment concernait les nutriments, la durabilité et les propriétés de manipulation des composants de l’aliment.
Les demandes de brevet PA 1, PA 2 et PA 3 ont été déposées dans le domaine de l’élevage de volaille par le Bureau des transferts de technologie de l’université. Les demandes PA 1 et PA 2 ont été déposées le même jour, il y a près d’un an, et la demande PA 3 a été déposée il y a un mois. Elles n’ont pas encore été publiées.
Une collaboration entre l’université et le producteur d’aliments a donné naissance à une entreprise dérivée. Tant le Bureau des transferts de technologie que le producteur d’aliments étaient actionnaires de l’entreprise dérivée, ainsi qu’un incubateur. Par ailleurs, le professeur et les membres clés de l’équipe de recherche avaient des parts et des options d’achat d’actions au cas où ils deviendraient des salariés de l’entreprise dérivée. Au départ, le professeur a accepté une participation de 20 pour cent dans l’entreprise dérivée et a poursuivi ses activités de professeur au sein de l’université.
L’entreprise dérivée a obtenu une licence exclusive de l’université sur la technologie décrite dans les demandes de brevet PA 1, PA 2 et PA 3 et les brevets qui en ont résulté. Par ailleurs, l’entreprise dérivée a rémunéré l’équipe de recherche de l’université pour son travail dans la mise au point de la technologie.
S’agissant de la technologie divulguée dans les demandes de brevet PA 1 à PA 3, l’équipe de recherche souhaitait publier les principes divulgués dans les demandes PA 1 et PA 2 dans une revue scientifique et présenter les résultats de la demande PA 3 lors d’une conférence. Toutefois, une clause de la licence exclusive accordée par l’université à l’entreprise dérivée prévoyait que le contenu des demandes de brevet demeure un secret d’affaires pendant 18 mois à compter des dates de dépôt respectives des demandes, ce qui traduisait l’intérêt du producteur d’aliments à investir dans l’entreprise dérivée. La tension entre l’équipe de recherche qui souhaitait publier les résultats de la recherche et l’université qui a accordé la licence exclusive, a abouti à la conclusion d’un accord-cadre entre l’entreprise dérivée et l’université. L’accord-cadre précise, notamment, que le personnel de l’université participant aux activités de l’entreprise dérivée est tenu par les règles de confidentialité de celle-ci, à savoir le maintien de la confidentialité des informations et des données générées dans le cadre des activités de l’entreprise dérivée, sauf instructions contraires. Parallèlement, l’entreprise dérivée a commencé à mettre au point des méthodes de production du nouvel aliment.
Pendant ce temps, le professeur avait enregistré des progrès dans les travaux commandités pour l’entreprise dérivée. Le professeur avait trouvé une association entre le dosage de l’un des nutriments divulgués dans les demandes de brevet PA 1 et PA 2 (N1) et le taux de survie des poulets. Par ailleurs, le professeur a compris que le rôle biologique du N1 s’appliquait à tous les vertébrés, y compris les poissons et les mammifères. Le professeur n’avait pas parlé de cette découverte avec les autres membres de l’équipe de recherche, mais avec le PDG de l’entreprise dérivée et les membres de son conseil d’administration, notamment ceux représentant le producteur d’aliments et l’incubateur. Aucun membre du conseil d’administration ne représentait l’université. Le professeur estimait que les résultats revêtaient une grande importance pour le bien-être animal et souhaitait les publier immédiatement.
L’entreprise dérivée souhaitait toutefois que les résultats restent un secret d’affaires et n’a même pas voulu déposer une demande de brevet. L’entreprise dérivée a invoqué une clause de confidentialité de l’accord-cadre conclu entre elle et l’université ainsi que le contrat d’emploi du professeur avec elle, qui obligeait le professeur à préserver la confidentialité des informations résultant de ses activités de recherche avec l’entreprise dérivée. Au départ, l’université s’est rangée du côté du professeur, en faisant remarquer que l’accord-cadre faisait référence à la clause générale du règlement de l’université, qui énonce les règles de publication et l’importance d’utiliser les connaissances pour faire avancer la recherche et soutenir l’enseignement. Cependant, comprenant l’importance de cette découverte pour l’avenir de l’entreprise dérivée, l’université a accepté que les nouvelles découvertes du professeur restent des secrets d’affaires de l’entreprise dérivée.
Toutes ces discussions avec le PDG de l’entreprise dérivée, les membres de son conseil d’administration et les représentants de l’université ont totalement épuisé le professeur. Pour se remonter le moral, il a vu un ami, qui était aussi un ancien collègue. Ce dernier lui a suggéré, en confiance, qu’ils devraient étudier le N1 et la manière dont il influence la croissance des poissons. Le professeur a estimé qu’il paraîtrait étrange de rejeter la proposition de son ami, car elle ferait avancer la science. Il y aurait de nombreux avantages pour l’humanité et cela créerait davantage de possibilités de commercialisation. Le professeur a jugé que garder les résultats de sa recherche confidentiels représentait une énorme charge personnelle. Mentir et dire “cela ne marchera pas” n’était moralement pas une option. Le professeur a commencé par donner une réponse vague, en espérant que le problème disparaîtrait. Mais son ami est revenu avec un projet de demande de financement d’un projet de recherche conjointe. Le professeur a accepté de rédiger la demande avec son ami.
Le professeur a pensé aux questions suivantes concernant la confidentialité et le respect du secret d’affaires du N1.
J’ai signé des accords de non-divulgation concernant le domaine de l’alimentation des poulets. Je ne peux pas lui dire que je connais un groupe de nutriments, dont le N1, qui fonctionne bien avec les poulets, du moins pour le moment. Or, la discussion avec mon ami concerne les aliments pour poissons. Donc, pour le moment, je lui dirai uniquement que je travaille pour l’entreprise dérivée sur l’aliment pour la volaille. Lorsque les demandes de brevet PA 1 et PA 2 seront publiées dans six mois environ, le fait que le groupe de nutriments, y compris le N1, influence la croissance des poulets deviendra public. Je pourrai alors suggérer que mon ami étudie davantage ce groupe de nutriments. Si nous constatons que N1 fonctionne aussi avec les poissons, nous pouvons supposer qu’il fonctionnera aussi avec les mammifères. Rien de tout cela ne concerne les poulets.
Nous pouvons donc suivre la politique de l’université et déposer une demande de brevet. Nous devrions également être en mesure de publier les résultats immédiatement après le dépôt du brevet, conformément à la politique de l’université.
Même si les nouveaux résultats concernant l’alimentation des poissons ou des mammifères deviennent publics, ce n’est pas un problème pour l’entreprise dérivée, car cela n’affecte pas la brevetabilité des PA 1, PA 2 et PA 3.
Bien que je sois salarié et actionnaire de l’entreprise dérivée, je suis d’abord professeur à l’université. Mes convictions éthiques sont plus importantes que l’activité de l’entreprise dérivée.
Le cas A montre le développement progressif d’une technologie qui conduit à l’expansion des actionnaires et l’apparition de différents conflits d’intérêts. Nous pouvons voir que la protection du secret d’affaires est lentement menacée. L’exemple illustre la complexité de gérer un secret dans le cadre d’une collaboration entre une université et l’industrie et les différentes normes et objectifs des diverses parties concernées.
En partant de ce cas, les diverses positions et points de vue des principales parties prenantes peuvent être présentés comme suit.
Université : elle se préoccupe de sa mission de faire progresser la recherche et de soutenir l’enseignement, mais elle est soucieuse de montrer les résultats de sa recherche (en l’espèce, à travers la réussite de l’entreprise dérivée).
Entreprise dérivée : elle s’intéresse d’abord à la mise sur le marché de son premier produit (aliment pour volaille). Elle doit néanmoins aussi avoir une stratégie pour les produits ultérieurs. La nouvelle découverte du professeur suggère des domaines de R-D potentiels et de nouveaux débouchés commerciaux. Il est logique sur le plan commercial d’étudier plus avant cette découverte sous couvert du secret, afin de pouvoir la présenter avant d’autres chercheurs et entreprises.
Producteur d’aliments : l’entreprise se préoccupe du retour sur son investissement et cherche à vendre avec succès un nouvel aliment pour volaille par l’intermédiaire de son canal de distribution. Tout comme l’entreprise dérivée, elle peut également être intéressée par un retour encore plus élevé de la vente d’aliments ultérieurs pour les mammifères et les poissons.
Professeur : il chérit la liberté académique. Il est également désireux de partager ses connaissances et de faire connaître ses découvertes au monde. En l’espèce, il pense que ses nouveaux résultats devraient être partagés avec d’autres en raison de leur importance pour le bien-être animal. Leur valeur est plus importante que l’activité commerciale de l’entreprise dérivée (même si l’entreprise dérivée et le producteur d’aliments commercialiseront et distribueront en fin de compte les nouveaux produits utiles basés sur les résultats de sa recherche).
Le professeur endosse plusieurs rôles, ce qui n’est pas inhabituel pour les universitaires : professeur d’université et salarié d’une entreprise dérivée. Le professeur a également une relation personnelle avec un autre chercheur éminent, qui est son ami. L’amitié est une autre incitation à s’écarter des règles formelles. Le conseil d’administration de l’entreprise dérivée n’a pas vu le conflit d’intérêts potentiel qui pouvait naître des différents rôles assumés par le professeur. L’absence de participation de l’université au conseil d’administration de l’entreprise dérivée a peut-être aussi contribué à cette erreur.
En outre, l’ambiguïté des clauses contenues dans le contrat initial de constitution de l’entreprise dérivée ainsi que dans l’accord-cadre conclu entre l’université et l’entreprise dérivée semble avoir conduit les parties à interpréter ces clauses dans le sens qu’elles préféraient. Elles auraient pu rédiger des accords de non-divulgation et de collaboration qui tiennent dûment compte d’une évolution future éventuelle, telle que l’application des informations relevant du secret d’affaires à d’autres domaines ou l’inclusion de clauses établissant un cadre pour une révision et une adaptation périodiques.
Si le Bureau chargé des transferts technologiques de l’université et l’entreprise dérivée avaient eu une vue d’ensemble de toutes les parties impliquées et avaient connu en détail les droits et obligations de chacun et les conséquences juridiques d’une violation de leurs obligations en vertu du droit applicable, du règlement de l’université et des contrats, ils auraient pu mieux atténuer le risque de perdre un actif incorporel potentiellement important.
Au-delà de l’accord contractuel, le professeur ne connaissait manifestement pas l’importance cruciale des secrets d’affaires pour l’entreprise dérivée et pour la commercialisation de ses importantes découvertes scientifiques. Si le professeur et son équipe de recherche avaient été bien informés de l’importance des secrets d’affaires et des obligations de confidentialité, ils auraient pu réfléchir plus soigneusement en cas de tentation de divulguer des informations relevant du secret d’affaires à des tiers.
De plus, il n’est pas garanti qu’après leur publication, les demandes de brevet PA 1, PA 2 et PA 3 seront octroyées comme prévu. Par conséquent, si l’entreprise dérivée n’est pas en mesure de conserver les découvertes du professeur en tant que secrets d’affaires, elle n’aura pas le contrôle de son actif commercial de base et perdra son avantage concurrentiel.
L’entreprise A est spécialisée dans le développement de technologies. L’entreprise B est spécialisée dans la vente et la commercialisation. Elles décident de collaborer dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) en réunissant leurs forces respectives. B demande à A de mettre au point un matériel et un logiciel TIC (P). Les deux entreprises conviennent que A détiendra la propriété intellectuelle dérivée du nouveau développement technologique.
Elles signent un contrat contenant peu de détails sur la propriété intellectuelle. B obtient une licence exclusive de A pour proposer à la vente et vendre le produit couvert par la propriété intellectuelle de A. Le produit P est vendu sous les marques de A et de B. Comme convenu au départ, B vend exclusivement le produit sous l’association de marques A + B.
Le protocole de communication utilisé dans P repose sur une norme de l’industrie (S). Dans le protocole normalisé, un sous-ensemble de messages peut être explicitement défini pour un produit. A a consacré beaucoup de temps à la mise au point de ces messages et les considère comme un secret d’affaires. Or, les messages sont décrits dans les manuels et dans la documentation destinés aux intégrateurs systèmes. Il n’est pas indiqué qu’ils sont confidentiels et ils ont été distribués sans accords de non-divulgation spécifiques. Plusieurs messages ont été pris en exemple de manière détaillée dans un article scientifique expliquant comment la norme de l’industrie peut être adaptée à des produits spécifiques. Le sous-ensemble de messages peut être recréé par ingénierie inverse, car la communication n’est pas cryptée. Comme convenu dans le contrat signé, A a fourni toutes les informations sur le produit P à B et a conclu un accord de non-divulgation avec B pour les informations relatives aux messages spécifiques au produit.
Après quelques années, A développe une nouvelle version (P1), qui repose également sur la norme de l’industrie (S) et les messages spécifiques au produit. P1 est vendu sous la seule marque A. En accord avec A, B vend également cette nouvelle version de la même ligne de produits, même si B n’est plus un vendeur exclusif sur le marché. Le contrat initial n’est pas formellement renégocié.
Progressivement, A commence à vendre d’autres produits concurrents des produits de B. La directrice des ventes de B, chargée de la commercialisation du produit de A, se voit proposer un poste chez A et quitte B.
La directrice des ventes connaît le marché que B considère comme étant ses secrets d’affaires. B n’a pas prévu de clauses de non-concurrence dans le contrat d’emploi de la directrice des ventes. Cependant, avant que cette dernière ne quitte B, elles sont convenues des connaissances de la directrice des ventes qui constituent un secret d’affaires qu’elle ne peut pas utiliser dans son nouveau poste chez A. Elles conviennent de revoir le statut de secret d’affaires des connaissances en question tous les six mois.
Après un an, B confirme que les connaissances de commercialisation sont désormais connues des entreprises de TIC et que le secret qui les entoure est levé.
Face à la concurrence, les ventes des produits P et P1 de B chutent. Finalement, B décide de développer et de vendre un nouveau produit capable de concurrencer les produits les mieux vendus de A, à savoir P et P1. Étant donné que B ne dispose pas des capacités techniques suffisantes, elle contacte un développeur de confiance, D, et lui donne accès à toutes les informations dont elle dispose sur le produit P, notamment la documentation sur les messages spécifiques au produit. B lance le nouveau produit sous l’association de marques B+D.
A intente une action contre B en vue d’obtenir une injonction préliminaire. A soutient que B s’est approprié leurs secrets d’affaires de manière illicite. Par ailleurs, A affirme que l’accord de non-divulgation contenu dans le contrat original est toujours d’application. Le tribunal donne toutefois raison à B, car cette dernière peut démontrer que A n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver le secret des messages spécifiques au produit et que les informations sont publiquement disponibles ou peuvent être aisément retrouvées par ingénierie inverse. Par conséquent, les informations relatives aux messages spécifiques au produit ne relevaient plus du secret d’affaires lorsque B les a divulguées au développeur D sans le consentement de A.
Tout d’abord, si A estime que les informations relatives aux messages spécifiques au produit constituent un secret d’affaires important, elle aurait dû gérer ces informations correctement. Les secrets d’affaires doivent être gérés dès leur conception. Ce besoin de gestion contraste avec le droit d’auteur. Dans le développement d’un logiciel, la gestion du droit d’auteur, à savoir qui a rédigé quelles parties, est exécutée automatiquement par les systèmes et la plupart des entreprises utilisent un contrôle de version du code. Cependant, si des parties du code doivent être des secrets d’affaires, il est immédiatement nécessaire de gérer ces parties.
Lorsque A a fourni toutes les informations sur le produit P à B, A a conclu un accord de non-divulgation avec B en ce qui concerne les informations relatives aux messages spécifiques au produit. Or, par la suite, A n’a pas pris les mesures nécessaires pour garder ces informations secrètes. De ce fait, les informations précieuses ne pouvaient plus bénéficier de la protection des secrets d’affaires. La divulgation des informations dans des manuels, leur communication en l’absence d’accords de non-divulgation, l’absence de recours au cryptage ou l’utilisation des informations dans l’article scientifique auraient simplement pu être évitées.
Étant donné que l’environnement de marché et les besoins commerciaux des entreprises changent, la relation de collaboration et de concurrence entre deux entreprises évolue avec le temps. Par conséquent, l’accord de collaboration original aurait pu être renégocié lorsqu’une nouvelle relation de collaboration/concurrence est apparue entre A et B, par exemple, le développement et les ventes d’une nouvelle version du produit P1 par A. Cela aurait pu aider A et B à réexaminer leurs actifs de propriété intellectuelle, notamment les secrets d’affaires, et à réajuster leur collaboration en tenant compte de leurs nouvelles stratégies commerciales et de propriété intellectuelle respectives.
B a bien géré leurs secrets d’affaires commerciaux en concluant un accord avec la directrice des ventes lors de son départ de B. Une fois le contrat d’emploi terminé, la mesure dans laquelle un employeur peut limiter l’utilisation des connaissances que les salariés ont acquises en cours d’emploi est une question délicate, qui dépend également de la législation nationale. En l’espèce, elles sont convenues des informations qui devaient rester confidentielles après l’emploi et d’un mécanisme de réexamen régulier. Une telle compréhension mutuelle lors du départ du salarié peut contribuer à éviter des litiges futurs et la charge inutile pour les deux parties de garder secrètes des informations qui ne sont plus des secrets d’affaires.
Plus fondamentalement, A aurait dû réfléchir à deux fois avant de décider que la protection des secrets d’affaires était la meilleure solution pour maximiser le bénéfice commercial de ses messages spécifiques au produit. En règle générale, il est difficile de garder secret un protocole de communication et, tôt ou tard, il sera connu. A aurait, par exemple, pu s’attribuer le mérite de l’élaboration du sous-ensemble de messages libres d’accès, plutôt que d’invoquer la protection des secrets d’affaires.