Partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires

Aspects traités dans cette partie :

• Que faire en cas de constat de l’appropriation illicite ou de la contamination d’un secret d’affaires?

• Recours judiciaires et injonction préliminaire

• Règlement extrajudiciaire des litiges

• Constitution d’un dossier solide, charge de la preuve et pièces à conviction

• Moyens de défense contre les allégations d’appropriation illicite

• Préservation des secrets d’affaires pendant les procédures judiciaires

• Problématique transfrontière

1. Vue d’ensemble

L’idéal est d’appliquer d’emblée une politique rigoureuse de gestion des secrets d’affaires pour éviter toutes fuites et contaminations. Mais même les normes de sécurité les plus strictes ont des failles. Les détenteurs de secrets d’affaires doivent donc avoir un plan pour savoir comment réagir à une appropriation illicite. Cette partie V du Guide présente les différentes solutions qui s’offrent à eux dans ce cas. L’action en justice n’en est qu’une parmi d’autres. Il existe également d’autres moyens de régler les litiges.

L’appropriation illicite d’un secret d’affaires peut se produire par espionnage ou cyberattaque, mais elle s’exprime souvent dans les comportements humains au quotidien dans une entreprise. L’appropriation illicite est très fréquemment le fait d’anciens employés ou d’employés actuels, mais se produit aussi dans le cadre de relations commerciales, par exemple au moment d’une acquisition ou de la concession d’une licence ou tout au long de la chaîne logistique. Il est très difficile pour les détenteurs des secrets d’affaires de connaître tous les faits pertinents car les auteurs agissent en secret et souvent, aucune perte n’est signalée. Trouver la bonne piste pour les mettre en échec est donc, d’une certaine manière et par définition, une tâche ardue.

L’Accord sur les ADPIC ne prévoit que des dispositions minimales que les membres de l’OMC devront reprendre dans leur législation (cf. partie III, section 1.3). Les solutions pour faire appliquer le droit en matière de secrets d’affaires : action en justice, recours et règles de procédure, varient donc considérablement d’un pays à l’autre. C’est pourquoi cette partie du Guide présente les actions en justice possibles en indiquant les points communs, les différences, les grandes tendances et les aspects récurrents des diverses approches régionales et nationales. Il y est surtout question des mesures de droit civil, mais les procédures administratives et pénales sont également abordées.

Les lois sur les secrets d’affaires et les règles de procédure variant d’un pays à l’autre, il est compliqué de s’y retrouver dans les procédures judiciaires possibles. D’où ce récapitulatif relativement détaillé des pratiques de certains pays, disponible sur le site Web de l’OMPI ⁽¹⁾Voir le récapitulatif des systèmes de secrets d’affaires dans certains pays et certaines régions à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/tradesecrets/.. couvrant à la fois les procédures civiles et les procédures pénales. Par ailleurs, l’annexe de ce Guide contient une sélection de ressources publiées par des autorités nationales ou régionales, ainsi que des contenus en ligne fournissant une analyse, pays par pays, des systèmes en place dans chacun d’eux pour veiller au respect des secrets d’affaires.

2. Que faire en cas de constat de l’appropriation illicite d’un secret d’affaires : attaquer ou ne pas attaquer?

2.1 Qu’est-ce qu’une appropriation illicite?

L’utilisation d’une invention brevetée ou d’une marque sans l’autorisation de son titulaire ou de son propriétaire est une “atteinte portée au brevet” ou une “atteinte portée à la marque”. L’utilisation d’un secret d’affaires sans l’autorisation de son détenteur est une “appropriation illicite” et les auteurs de cette appropriation illicite sont désignés dans ce Guide par le terme “auteurs d’actes d’appropriation illicite”.

Comme indiqué dans la partie III, intitulée “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”, la protection des secrets d’affaires ne confère pas de droits exclusifs mais énonce des règles sur le comportement à adopter par les parties pour éviter toute conduite répréhensible. Chaque pays exprime différemment dans sa législation le principe fondamental qui consiste à interdire à quiconque de s’octroyer des avantages commerciaux déloyaux en acquérant, en utilisant ou en divulguant de manière illicite les secrets d’affaires d’autres personnes. Toutefois si, concrètement, l’acquisition, la divulgation ou l’utilisation d’informations protégées par un secret d’affaires a lieu par des moyens illicites, inappropriés, malhonnêtes ou déloyaux, cette action est généralement considérée comme une appropriation illicite.

La personne qui se livre à telle appropriation (l’auteur de l’acte d’appropriation illicite) risque de vendre le secret d’affaires ou de concéder une licence sur ce secret (ou sinon de le divulguer) à une autre partie, qui peut-être l’utilisera et le divulguera à son tour, et ainsi de suite. Par conséquent, l’appropriation illicite de secrets d’affaires peut impliquer d’autres parties en plus du détenteur du secret d’affaires et de l’auteur direct de l’acte d’appropriation illicite.

Concrètement, il existe deux scénarios avec deux types de parties éventuellement impliquées :

1. Tiers qui savaient que les secrets d’affaires avaient fait l’objet d’une appropriation illicite ou faisaient preuve d’une grave négligence en l’ignorant. En général, l’acquisition d’informations constituant des secrets d’affaires par des tiers qui savaient que les secrets d’affaires avaient fait l’objet d’une appropriation illicite, ou faisaient preuve d’une grave négligence en l’ignorant, est considérée comme une appropriation illicite. Dans de nombreux pays, l’utilisation ou la divulgation de ces informations par ces tiers constitue également un acte d’appropriation illicite.

2. Tiers n’ayant pas connaissance de l’appropriation illicite (destinataires innocents ou de bonne foi). En général, si les tiers ne savent réellement pas que les informations qui leur sont transmises ont fait l’objet d’une appropriation illicite, l’acquisition de ces informations n’est pas considérée comme une appropriation illicite. Il convient néanmoins d’établir si leur utilisation ou leur divulgation ultérieure est envisagée.

Dans de nombreux pays, lorsque des personnes non autorisées produisent ou vendent, entre autres, des produits découlant ou tirant profit de l’acquisition, de l’utilisation ou de la divulgation illicite de secrets d’affaires, ces produits peuvent faire l’objet de demandes d’injonction ou d’autres demandes de réparation.

2.2 Enquêter et comprendre la situation

Une politique efficace de gestion des secrets d’affaires doit indiquer comment le détenteur d’un secret d’affaires doit s’y prendre lorsqu’il constate une appropriation illicite. Une action en justice n’est pas toujours la meilleure solution. Cependant, pour se réserver cette possibilité, il convient de :

• constituer des preuves pour que le détenteur du secret d’affaires soit en mesure de justifier son action;

• rechercher des faits sans alerter les auteurs présumés d’actes d’appropriation illicite, qui pourraient être tentés de détruire les pièces à conviction; et

• prendre des mesures d’urgence afin de limiter les dégâts immédiats.

Ces étapes sont exposées en détail dans la partie IV, intitulée “Gestion des secrets d’affaires”, en particulier à la section 2.4.

2.3 Solutions à l’amiable ou action en justice : éléments à prendre en considération

Après avoir constitué des preuves, compris ce qui se passait et sécurisé la situation pour éviter d’autres violations du secret d’affaires, le détenteur a généralement trois solutions :  

• envisager un règlement à l’amiable;

• engager une action en justice; ou

• ne rien faire.

Éléments à prendre en considération dans le choix d’aller ou non au tribunal

Ce choix se fait après l’étude approfondie de toute une série de considérations factuelles, juridiques et économiques, notamment des aspects indiqués ci-après.

Restrictions juridiques : les réactions possibles peuvent être limitées sur le plan contractuel ou juridique.

Valeur du secret d’affaires et gravité de l’atteinte : généralement, plus la valeur du secret d’affaires est élevée et plus l’appropriation illicite est grave, plus la réaction du détenteur du secret d’affaires sera virulente.

Nécessité de prendre des mesures provisoires et risques de contre-réactions : il peut arriver que le détenteur du secret d’affaires puisse démontrer certains faits douteux, mais sans forte preuve permettant de constituer un solide dossier pour un procès au tribunal. Dans ce cas, de nombreux systèmes juridiques prévoient des ordres spécifiques d’inspection judiciaire (cf. 4.2.3). Certains permettent l’établissement d’ordres d’inspection judiciaire ex parte et la conservation de preuves. Dans ce cas, l’autre partie ne comparaîtra pas au tribunal avant que celui-ci n’ait ordonné une mesure provisoire. Cette procédure est particulièrement utile si tout retard ou avertissement de l’autre partie risque d’entraîner des dommages irréparables ou la destruction des preuves.

Si le détenteur du secret d’affaires souhaite s’appuyer sur des mesures provisoires, en particulier sur des mesures provisoires ex parte, il peut tenter une solution à l’amiable d’abord pour prévenir le défendeur (par exemple en lui envoyant une lettre d’avertissement). Cela pourrait atténuer les effets des mesures de recherche de preuves envisagées par la suite.

Possibilité de demandes reconventionnelles et d’objections selon la doctrine des “mains sales” : avant d’engager une action, il est recommandé de vérifier une nouvelle fois si les mesures visant à garder le secret ont été correctement appliquées selon la législation en vigueur et donc si les informations constituant le secret d’affaires ont été conservées de manière appropriée. Tout manquement à cette étape pourrait être critique. Par exemple, en l’absence de telles mesures, le défendeur pourrait prétendre que les informations en question ne répondent pas aux conditions exigées pour protéger un secret d’affaires car le plaignant n’a pas pris les mesures raisonnables pour garder le secret.

Par ailleurs, si le défendeur est en mesure de prouver que les preuves de l’appropriation illicite présentées par le détenteur du secret d’affaires ont été recueillies de manière illicite, le tribunal peut considérer l’affaire irrecevable ou sujette à caution (cf. 4.3 concernant le recueil de preuves).

Coûts d’une action en justice : il est indispensable de mettre en balance les coûts d’une action en justice (en termes d’investissement financier mais aussi de temps et de travail), d’une part, et la valeur du secret d’affaires et le bénéfice qui pourrait être retiré d’une action en justice, d’autre part. Par exemple, une action en justice peut être l’occasion de délivrer un message au personnel et à d’autres personnes, indiquant que l’entreprise est déterminée à protéger ses actifs en termes de savoir. Les coûts dépendent du lieu du tribunal compétent, des mesures demandées et du type de procédure. Il est recommandé de procéder à une analyse coûts-bénéfices au cas par cas et aussi en fonction de la stratégie commerciale à moyen et long terme de l’entreprise.

Probabilités de réussite : avant d’engager une action en justice, le détenteur du secret d’affaires doit évaluer ses chances de l’emporter. Il doit surtout se demander quel type de preuve il peut fournir (voir la section 4).

Publicité : il arrive le détenteur du secret d’affaires souhaite éviter toute publicité concernant les affaires d’appropriation illicite de son secret d’affaires. De plus, selon le pays, les risques que le secret d’affaires devienne public pendant la procédure judiciaire ou du fait de la publication des jugements peuvent influencer la décision d’engager ou non une action en justice (voir la section 6).

Solutions à l’amiable

Si le détenteur du secret d’affaires décide de ne pas engager de procédure judiciaire, il peut réagir d’une autre manière :

Envoyer une lettre d’avertissement : si le détenteur du secret d’affaires ne craint pas que les preuves soient détruites suite à son avertissement, cette lettre peut être une bonne solution pour :

• rappeler à l’auteur de l’acte d’appropriation illicite ses obligations en matière de confidentialité et de non-divulgation;

• exiger qu’il mette fin à ses agissements;

• exiger le retour ou la destruction (preuve à l’appui) des documents faisant l’objet de l’appropriation illicite; et

• faire en sorte que l’auteur de l’acte d’appropriation illicite s’engage à ne pas divulguer et ne pas utiliser les informations concernées.

Proposer une licence à l’auteur de l’acte d’appropriation illicite : le détenteur du secret d’affaires peut proposer à l’auteur de l’acte d’appropriation illicite une licence afin qu’il puisse utiliser le secret en question. Mais la prudence doit être de mise et il est préférable de prévoir un supplément de redevances en compensation de la violation initiale du secret d’affaires. Sinon, il pourrait être déduit que la meilleure façon d’obtenir une licence sur un secret d’affaires est de se l’approprier d’abord de manière illicite pour obtenir ensuite des conditions de licence favorables.

Proposer un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges (voir la section 3.4) : il est souvent efficace de mélanger des solutions judiciaires et de règlement extrajudiciaire. Parfois, engager une action en justice donne plus de chances d’aboutir à une solution à l’amiable. Si la procédure judiciaire risque d’être favorable au détenteur du secret d’affaires, l’auteur de l’acte d’appropriation illicite aura plus de pression pour conclure rapidement l’affaire. Le détenteur du secret d’affaires pourra ainsi obtenir de meilleures conditions qui pourraient compenser le coût de son action en justice.

Inaction : le détenteur du secret d’affaires peut aussi ne rien faire. Cette attitude peut convenir si, par exemple, il n’y a pas assez de preuves de l’appropriation illicite ou si les coûts d’une action en justice sont trop élevés. Mais cette décision doit être prise en connaissance de cause, à savoir que l’inaction peut laisser le concurrent prendre l’avantage et tirer profit de sa conduite déloyale. Les informations concernées risquent aussi de perdre leur statut juridique de secret d’affaires.

2.4 Éléments à prendre en considération avant d’engager une action en justice

Les fondements juridiques de la protection du secret d’affaires dans le pays concerné

Les détenteurs de secrets d’affaires peuvent engager des recours judiciaires en cas d’appropriation illicite de leurs secrets d’affaires, selon le type de protection prévu par la législation nationale applicable. Il peut s’agir, par exemple, de lois spécifiques sur les secrets d’affaires ou sur la concurrence déloyale ou du devoir de confiance dans les pays de common law. Les recours judiciaires peuvent être aussi spécifiés dans les contrats selon le droit des contrats applicable. Dans certains pays, les secrets d’affaires sont considérés comme des droits de propriété intellectuelle pouvant faire l’objet de recours particuliers. Naturellement, pour pouvoir invoquer devant un tribunal un manquement à une clause contractuelle de confidentialité, il faut qu’une telle clause existe. Sinon, le détenteur du secret d’affaires doit fonder sa revendication sur un autre aspect de la protection.

Si possible, le détenteur du secret d’affaires peut combiner plusieurs motifs pour justifier son action. Mais un fondement juridique différent implique généralement des conditions différentes d’accès à la protection juridique. Par exemple, l’un des fondements contractuels de la protection est que les parties aient conclu un contrat en bonne et due forme et ayant force exécutoire selon le droit national des contrats applicable, tandis que selon la législation sur la concurrence déloyale, l’auteur de l’acte d’appropriation illicite doit généralement être un concurrent du détenteur du secret d’affaires.

Les revendications légales ayant force exécutoire et leurs conditions doivent être évaluées au cas par cas et en fonction du pays.

Droit d’engager une action en justice

C’est généralement le détenteur légitime du secret d’affaires qui est en droit d’engager une procédure pour appropriation illicite d’un secret d’affaires. Toutefois, d’autres personnes se trouvant légitimement en possession des informations peuvent également engager une telle action. C’est le système juridique concerné qui décidera quelles sont les personnes physiques ou morales autorisées à engager une action en justice et dans quelles circonstances. Souvent, les titulaires de licences ⁽²⁾Si les discussions académiques sur la question de savoir si un secret d’affaires est un bien dont on peut être propriétaire ou non peuvent avoir un effet sur la qualification juridique de l’objet du contrat, il est quasiment incontesté que les secrets d’affaires (et les informations confidentielles ne constituant pas des secrets d’affaires selon la législation) peuvent faire l’objet d’une cession, d’un transfert ou d’une licence. peuvent aussi engager une action en justice, même si cela dépend de leur contrat de licence et de la législation nationale applicable.

Régime de prescription

En ce qui concerne les autres actions en justice, les procédures visant à obtenir réparation pour l’appropriation illicite de secrets d’affaires ne peuvent être engagées par les détenteurs du secret d’affaires que dans un certain délai à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acte d’appropriation illicite ou de la date à laquelle celui-ci a été commis. Comme il n’est pas possible d’obtenir sécurité juridique ou “paix juridique” en dehors du régime de prescription, les revendications en matière de secrets d’affaires peuvent être forcloses. Toutefois, les règles sur les délais de prescription en matière de secrets d’affaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays.

• Délai de prescription : en général, le délai de prescription en cas d’appropriation illicite à grande échelle ou considérée comme un délit pénal sera plus long que celui applicable à des voies de recours civiles. Le régime de prescription varie généralement entre trois et six ans.

• Début, interruption ou suspension du délai de prescription : le délai de prescription court généralement à partir de la date de l’appropriation illicite présumée ou du moment où le détenteur du secret d’affaires a eu connaissance de l’appropriation illicite présumée ou aurait pu en avoir connaissance en prenant toutes les précautions voulues.

  Des circonstances telles que le lancement de la procédure juridique, l’envoi de certaines notifications à l’autre partie ou la constatation de l’appropriation illicite par l’autre partie peuvent suspendre ⁽³⁾En cas de suspension, le délai ne court plus mais le temps écoulé n’est pas effacé et, lorsque l’événement qui a causé la suspension est terminé, le délai reprend au moment où il a été arrêté. ou interrompre ⁽⁴⁾En cas d’interruption, le temps écoulé jusqu’au moment de l’interruption est effacé et un nouveau délai court pendant la même durée. le délai de prescription.

3. Obtention possible de mesures de réparation au tribunal ou auprès d’autres instances

Les détenteurs de secrets d’affaires peuvent demander différents types de mesures de réparation et de recours en cas d’appropriation illicite de leurs secrets d’affaires. Ces mesures sont présentées plus en détail ci-après.

3.1 Injonction

Une injonction peut empêcher toute nouvelle acquisition, divulgation ou utilisation des secrets d’affaires. Une injonction peut également interdire la fabrication de produits ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, leur commercialisation ou leur utilisation, importation, exportation ou stockage à de telles fins.

En cas de non-respect des ordonnances d’injonction, les tribunaux imposent généralement des sanctions sous forme de paiements d’astreintes. En outre, le non-respect d’une injonction ordonnée par un tribunal est considéré comme un délit pénal dans de nombreux pays.

Le fait que les tribunaux aient le pouvoir de délivrer des injonctions et leur degré de latitude pour ce faire constituent une question hautement controversée allant au-delà du droit des secrets d’affaires. Dans les pays de common law, les injonctions sont traditionnellement des recours discrétionnaires, équitables en nature, qui ne sont pas accordés automatiquement mais seulement si le tribunal le juge approprié, au vu des circonstances de l’affaire. Dans les pays de droit romain, au contraire, les injonctions sont généralement vues comme des recours automatiques ou quasi-automatiques dès qu’une atteinte au droit est constatée. Les divergences de positions semblent s’être estompées ces dernières années. En matière de secret d’affaires, la proportionnalité pourrait être plus largement prise en considération qu’en droit des brevets, par exemple.

Injonction préliminaire

Les injonctions préliminaires sont délivrées en urgence et donc sous un délai plus court et à moindres coûts par rapport aux injonctions faisant suite à un procès sur le fond. Les injonctions préliminaires sont particulièrement importantes pour les secrets d’affaires car elles évitent toute perte de confidentialité de ces derniers.

Dans de nombreux pays, les tribunaux peuvent délivrer des injonctions préliminaires avant ou pendant la procédure sur le fond :

• si la procédure sur le fond a des chances d’aboutir;

• en cas de préjudices graves ou irréparables pendant la durée nécessaire à l’obtention d’une injonction après la détermination définitive du fond de l’affaire; et

• si le demandeur a démontré que l’affaire était urgente.

Généralement, les injonctions préliminaires sont temporaires et visent à conserver le droit du détenteur du secret d’affaires pendant la durée nécessaire à l’obtention d’un jugement sur le fond, dans lequel le tribunal peut délivrer une injonction après avoir examiné intégralement l’affaire. Les détenteurs de secrets d’affaires sont donc tenus de démarrer la procédure sur le fond dans un certain délai après la procédure d’urgence.

En cas d’urgence spéciale ou de risque de mise en échec de l’injonction si un préavis antérieur était donné, de nombreux pays prévoient des injonctions préliminaires ex parte sans que l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite soit entendu.

Dans de nombreux pays, les tribunaux ont le pouvoir de délivrer une injonction préliminaire et peuvent tenir compte d’éléments tels que le préjudice irréparable causé au détenteur du secret d’affaires et l’équilibre entre avantages et inconvénients (concrètement l’équilibre entre les effets positifs et négatifs relatifs sur les parties, selon que l’injonction préliminaire est délivrée ou refusée). Pour équilibrer les droits de l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite, les tribunaux de nombreux pays comme la Belgique, le Japon, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent exiger une garantie ou caution de la part du détenteur du secret d’affaires pour s’assurer que le défendeur puisse obtenir une compensation pour les pertes éventuelles causées par l’injonction préliminaire, si la procédure sur le fond montre que l’injonction préliminaire n’aurait pas dû être délivrée.

En outre, conformément à l’article 50.4 de l’Accord sur les ADPIC, en cas d’injonction préliminaire ex parte, les parties concernées seront informées immédiatement après l’exécution des mesures et un réexamen aura lieu si le défendeur le demande.

Au lieu d’une injonction préliminaire, les tribunaux de certains États membres de l’UE peuvent également exiger de l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite qu’il fournisse une garantie financière pour pouvoir continuer d’utiliser le secret d’affaires d’une manière prétendument illicite, afin de garantir que le détenteur du secret d’affaires puisse obtenir réparation s’il est conclu, dans le cadre de la procédure sur le fond ultérieure, qu’il a été porté a atteinte à ses droits.

Durée de l’injonction

L’injonction dure généralement tant que les informations demeurent un secret d’affaires. Dès qu’elles perdent leur nature secrète, par exemple suite à une divulgation, et donc qu’elles n’ont plus le statut de secret d’affaires, l’injonction peut être levée.

Il est évident qu’une fois que l’auteur de l’acte d’appropriation illicite a pris connaissance du secret d’affaires, il ne peut plus l’effacer de son esprit. Dès la protection expirée et la durée de l’injonction écoulée ou l’injonction levée, il peut utiliser les connaissances qu’il s’est appropriées de manière illicite avec un temps d’avance sur ses concurrents qui, eux, viennent de les découvrir. C’est pourquoi certains pays comme l’Australie, le Canada, Singapour et le Royaume-Uni,peuvent délivrer des injonctions dites “tremplin” durant au moins le temps qu’il aurait fallu pour obtenir les informations de manière licite. Dans certains cas, un tribunal peut donc prolonger l’injonction même au-delà de la durée de vie du secret d’affaires, jusqu’à ce que les autres concurrents aient rattrapé leur retard. La durée de l’injonction tremplin est généralement calculée comme étant la durée qu’il aurait fallu à l’auteur de l’atteinte au secret d’affaires pour procéder légitimement à l’ingénierie inverse et aboutir ainsi au secret d’affaires ou le découvrir d’une autre manière.

Injonction imposant des restrictions aux anciens employés dans la suite de leur carrière

Dans les pays autorisant la conclusion d’accords de non-concurrence entre employeurs et employés afin de protéger indirectement les secrets d’affaires, les employeurs peuvent établir des restrictions pour éviter toute concurrence avec leurs anciens employés après leur départ de l’entreprise. Toutefois, même sans accord de ce type, lorsque des employés s’approprient un secret d’affaires de manière illicite et rejoignent un concurrent, le détenteur du secret d’affaires peut toujours essayer d’empêcher ces employés de travailler pour le concurrent afin d’éviter le risque d’une divulgation et d’une utilisation du secret d’affaires. Mais il faut trouver un bon équilibre entre les droits de l’employeur en matière de secrets d’affaires et le droit de l’employé à la mobilité professionnelle. Les injonctions visant à imposer des restrictions aux employés dans leurs opportunités de carrière ne sont donc délivrées que dans des conditions extrêmes.

Selon la doctrine dite de la divulgation inévitable, applicable par exemple en Argentine et dans certains États des États-Unis d’Amérique, un demandeur peut obtenir une injonction s’il prouve qu’un ancien employé utilisera ou divulguera inévitablement le secret d’affaires de son ancien employeur dans le cadre de son nouvel emploi, causant ainsi un préjudice à ce dernier.

3.2 Recours pécuniaires

Les recours pécuniaires constituent le deuxième outil par ordre d’importance dont les détenteurs de secrets d’affaires disposent contre l’appropriation illicite.

Comme indiqué précédemment, les fondements juridiques utilisés pour protéger les secrets d’affaires sont très variables d’un pays à l’autre et de nombreux pays ne disposent pas de règles spécifiques en la matière. Ils s’appuient au contraire sur différents faits générateurs tels que le non-respect des lois sur la concurrence déloyale ou sur le délit civil, le manquement à des obligations contractuelles, la divulgation de renseignements confidentiels et le manquement à des obligations équitables dans les systèmes de common law. Ces différences influent également sur les dommage-intérêts réclamés. Par exemple, en cas de manquement à des obligations contractuelles, les dommages-intérêts sont chiffrés principalement en fonction de ce qui est prévu au contrat. En outre, la responsabilité contractuelle est souvent limitée aux dommages-intérêts qui étaient prévisibles lorsque les parties ont conclu le contrat, mais cette limitation n’est généralement pas prise en considération dans les dommages-intérêts établis selon le droit en matière de délit civil.

Malgré ces différences, il existe toutefois un large consensus sur les réparations pécuniaires possibles, au moins sur les aspects de fond. Premièrement, il doit y avoir un lien de cause à effet entre l’appropriation illicite présumée du secret d’affaires et les pertes prétendues du détenteur du secret d’affaires, ou l’enrichissement sans cause de l’auteur de l’acte d’appropriation illicite. Deuxièmement, c’est au détenteur du secret d’affaires qu’incombe la charge de prouver le montant des dommages-intérêts. Dans la pratique, chiffrer et prouver les dommages-intérêts peut être une tâche complexe.

Les recours pécuniaires peuvent être classés selon leurs fonctions.

Dommages-intérêts compensatoires

Les dommages-intérêts compensatoires ont pour objectif de placer la partie lésée dans la même position que celle où elle se trouverait si le préjudice n’avait jamais eu lieu. Le détenteur du secret d’affaires ayant fait l’objet d’une appropriation illicite peut donc demander réparation pour les dommages subis du fait qu’il a perdu le contrôle des informations en question. Les dommages-intérêts compensatoires incluent généralement la valeur de la perte subie et du manque à gagner du fait de l’appropriation illicite.

Perte subie (comprenant éventuellement des dommages-intérêts non économiques)

Selon le pays, la “perte subie” peut comprendre les investissements perdus, par exemple en termes de recherche-développement pour les produits ou prestations de service concernés par le secret d’affaires, et les dépenses engagées pour enquêter sur l’appropriation illicite et préparer la procédure judiciaire.

Manque à gagner

Pour chiffrer le manque à gagner, il faut réaliser une analyse contrefactuelle, c’est-à-dire calculer la différence entre le flux de trésorerie dans le scénario factuel (réel, une fois que l’appropriation illicite s’est produite) et dans le scénario contrefactuel (flux de trésorerie prévisible si l’appropriation illicite ne s’était pas produite).

Redevances raisonnables

L’autre méthode de calcul possible des dommages-intérêts consiste à déterminer la “redevance raisonnable” sur laquelle un donneur et un preneur de licence se seraient entendus lors d’une négociation hypothétique. La redevance raisonnable doit refléter la redevance habituellement pratiquée sur le marché. Elle peut s’appuyer sur un paiement en cours, un montant forfaitaire ou l’association des deux. Il peut toutefois être difficile de l’appliquer aux secrets d’affaires du fait de leur nature confidentielle et du peu de comparaisons possibles.

Calculer le montant exact des dommages-intérêts peut être un exercice très lourd pour les détenteurs de secrets d’affaires. Les tribunaux et les législateurs ont donc mis en place des mécanismes pouvant leur faciliter la tâche.

La législation de certains pays explique expressément comment déterminer les dommages-intérêts. Quelques pays ont même établi une fourchette fixe de dommages-intérêts pour les cas d’appropriation illicite de secrets d’affaires dans certaines circonstances, par exemple lorsque ni les pertes réelles du détenteur du secret d’affaires ni les gains enregistrés par l’auteur de l’acte d’appropriation illicite ne sont connus.

Dommages-intérêts restitutoires

Les dommages-intérêts restitutoires ont pour objectif d’inverser l’enrichissement sans cause de l’auteur de l’acte d’appropriation illicite, qui se produit aux dépens de la partie lésée. Ils sont donc généralement calculés en déterminant non pas la perte subie par le détenteur du secret d’affaires (partie lésée), mais le profit qu’en retire l’auteur de l’acte d’appropriation illicite.

L’une des questions difficiles à se poser au cas par cas est la suivante : si une partie seulement du produit ou service de l’auteur de l’acte d’appropriation illicite est liée au secret d’affaires, quelle proportion de ses bénéfices doit-elle être considérée comme un enrichissement sans cause?

Dommages-intérêts punitifs

Des dommages-intérêts punitifs sont généralement attribués lorsque l’auteur de l’atteinte a agi de manière délibérée et particulièrement grave. Le tribunal a toute latitude pour attribuer des dommages-intérêts dépassant les montants réels. Il lui appartient de punir les auteurs d’actes d’appropriation illicites et de les dissuader, ainsi que de dissuader des tiers de se livrer à de tels agissements. Des dommages-intérêts punitifs sont traditionnellement attribués dans les pays de common law comme les États-Unis d’Amérique et le Canada, mais sont possibles aussi dans certains pays de droit romain comme la Chine.

Frais de justice et honoraires d’avocats

Il est courant qu’en plus des dommages-intérêts, la partie gagnante puisse se faire rembourser, au moins partiellement, les honoraires d’avocats et les frais de justice. Le tribunal peut généralement chiffrer les honoraires et les frais à rembourser en fonction des circonstances, en indiquant un montant minimum et un montant maximum prévus par la loi selon la complexité de l’affaire.

Le type de recours pécuniaires et leur mode de calcul dépendent du pays et de l’affaire. De nombreuses législations combinent les recours pécuniaires avec différentes fonctions associées à différents modes de calcul. Le fait de les combiner permet essentiellement de ne pas cumuler les dédommagements pour le même préjudice. Les cas échéant, des dommages-intérêts exemplaires ayant leur propre finalité punitive indépendante sont souvent versés en plus d’autres réparations pécuniaires.

En cas d’action en justice, les dommages-intérêts peuvent être calculés séparément, une fois qu’une décision a été prise sur les aspects concernant l’existence du secret d’affaires et son appropriation illicite. Dans certains pays, il est également fréquent que les tribunaux recueillent le témoignage d’experts qui donnent leur avis sur les questions économiques, aidant ainsi le tribunal à quantifier et à justifier les dommages-intérêts.

3.3 Autres recours

En plus des injonctions et des recours pécuniaires, les tribunaux et les législations prévoient généralement d’autres solutions pour protéger les secrets d’affaires, notamment les suivantes :

• destruction ou retour au détenteur du secret d’affaires de tout document, objet, matériel, substance ou fichier électronique contenant le secret d’affaires ou constituant un mode de réalisation du secret d’affaires (par exemple dans les pays suivants : Canada, Chine, Inde et Singapour);

• mesures faisant suite à l’atteinte portée à un produit : a) retrait du marché, b) destruction et c) saisie (pays ayant adopté une ou plusieurs des mesures indiquées : Afrique du Sud, Brésil, Inde, Japon, Fédération de Russie et Royaume-Uni ainsi que les États membres de l’UE appliquant la directive de l’UE sur les secrets d’affaires);

• destruction ou retrait du matériel ou des équipements utilisés (majoritairement) pour fabriquer les produits illicites (par exemple en Italie, au Japon et dans la Fédération de Russie);

• attribution de la propriété des produits illicites ou des moyens destinés uniquement à fabriquer les produits illicites ou à mettre en œuvre la méthode illicite (par exemple en Italie);

• publication de l’intégralité ou de parties du jugement, en respectant la confidentialité comme il se doit ⁽⁵⁾Cf. section 6.4 ci-après., ou autres mesures visant à diffuser les renseignements concernant la décision (voir, par exemple, la directive de l’UE sur les secrets d’affaires), généralement par voie de presse ou en ligne, dans des magazines spécialisés du secteur concerné; un tribunal peut ordonner la publication de ses décisions sur le site Web de l’auteur de l’acte d’appropriation illicite ⁽⁶⁾Voir, par exemple, l’affaire Salt Ship Design AS contre Prysmian Powerlink SRL [2021] EWHC 3583, où un tribunal du Royaume-Uni a ordonné au défendeur de publier pendant six mois sur son site Web un communiqué, accompagné d’un lien vers le jugement, indiquant que le tribunal avait statué que le défendeur avait utilisé abusivement les informations confidentielles du demandeur..

Certaines de ces mesures peuvent également être obtenues à titre provisoire, comme la saisie ou la remise des produits présumés illicites, afin de préserver le statu quo pendant le temps nécessaire pour statuer définitivement sur le fond.

Ces mesures les plus courantes sont disponibles et applicables en fonction de la législation et de la jurisprudence du pays. D’autres mesures spéciales peuvent s’y ajouter. Par exemple, la loi fédérale des États-Unis d’Amérique sur les secrets d’affaires permet à un tribunal d’éviter toute diffusion ultérieure des secrets d’affaires avec des saisies ex parte  ⁽⁷⁾Claudia Ray, Joseph Loy, Miriam Kontoh et Andrew (Keum Yong) Lee (2024). États-Unis d’Amérique : Droit et pratique. Dans Chambers Global Practice Guides, Trade Secrets 2024, p. 229. https://chambers.com/downloads/gpg/1014/trade_secrets_2024.pdf.. La particularité réside dans le fait que les biens susceptibles d’être saisis peuvent être très variés et ne pas se limiter aux produits contrefaisants, comme c’est généralement le cas dans les saisies en lien avec la propriété intellectuelle. Un autre exemple est celui de la législation de la Fédération de Russie où le tribunal peut décréter la dissolution d’une entité juridique si celle-ci porte atteinte de manière répétée à des droits de propriété intellectuelle ⁽⁸⁾Art. 1243 du code civil de la Fédération de Russie. Traduit en anglais dans la base de données WIPO Lex à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/wipolex/en/main/legislation..

3.4 Règlement extrajudiciaire des litiges

Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges en général

Au lieu d’engager une action en justice, les parties prenantes à un litige portant sur des secrets d’affaires peuvent tenter de le régler à l’amiable, par voie de négociation directe ou en ayant recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges tels que la médiation ou l’arbitrage, dans lesquels un tiers les assiste ou dirige le processus de règlement.

Le recours au règlement extrajudiciaire des litiges est consensuel et peut intervenir à différents moments sous les formes suivantes :

• clause compromissoire sur le règlement extrajudiciaire des litiges pour les litiges à venir, prévue dans un contrat en particulier (contrat de travail ou contrat de recherche-développement); ou 

• convention ad hoc pour les litiges existants, y compris les litiges déférés à un tribunal ⁽⁹⁾Voir le site Web du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (https://www.wipo.int/amc/fr/) pour plus d’informations sur les avantages des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et les différents services proposés par le Centre. On y trouve également des modèles de clause compromissoire et de convention ad hoc en plusieurs langues pour faciliter le recours aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de l’OMPI pour des litiges en matière de propriété intellectuelle et de technologie, y compris de secrets d’affaires. Voir également l’annexe du présent Guide (Sélection de ressources)..

Le règlement extrajudiciaire des litiges offre des solutions rapides et économiques présentant des avantages majeurs pour les litiges impliquant des secrets d’affaires. Les parties sont libres de personnaliser comme elles le souhaitent le cadre de règlement de leurs litiges de manière unique et neutre. L’autre avantage majeur est la confidentialité du règlement et de son issue, ce qui est fondamental lorsqu’une réputation commerciale et des secrets d’affaires sont en jeu.

Médiation

La médiation est un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges où un tiers neutre, le médiateur, aide les parties à régler leur litige de manière mutuellement satisfaisante, dans le respect des intérêts de chacune ⁽¹⁰⁾Selon les statistiques publiées par l’OMPI, plus de 70% des procédures de médiation administrées par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI aboutissent à un accord. Voir l’aperçu du nombre de procédures administratives administrées par l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html.. Tout règlement de litige peut être mis en application sous la forme d’un contrat ou, selon le pays, d’une décision de justice.

Outre le fait qu’elle soit particulièrement rapide et économique, la médiation présente de nombreux avantages aux parties engagées dans des litiges en matière de secrets d’affaires. C’est une procédure non contraignante et fondée sur l’intérêt. Les parties ont la maîtrise de la procédure et de son issue dans la mesure où le résultat n’est contraignant que si les parties l’acceptent. La médiation assure un haut niveau de confidentialité et les parties ne peuvent pas être contraintes de présenter ou de divulguer des documents. En outre, les parties peuvent s’engager d’elles-mêmes à ne pas divulguer les renseignements ou documents échangés, même comme preuves dans une future procédure judiciaire ou procédure d’arbitrage.

Arbitrage

Dans une procédure d’arbitrage, les parties conviennent de soumettre leur litige à un ou plusieurs arbitres souvent spécialisés dans le domaine concerné, dont la décision aura un effet contraignant. Contrairement à la médiation, une fois que les parties sont valablement convenues de soumettre leur litige à l’arbitrage, aucune d’entre elles ne peut se retirer unilatéralement de la procédure, et la décision finale de l’arbitre ou des arbitres a force obligatoire. Par conséquent, les actions engagées éventuellement en justice sont normalement forcloses lorsqu’un arbitrage est convenu. De même, la décision arbitrale n’est pas fondée sur les intérêts respectifs des parties mais sur les droits et obligations respectifs des parties tels que déterminés par l’arbitre ou les arbitres. L’arbitrage vise à régler le litige conformément à la législation applicable. Il ne vise pas à régler une affaire de manière agréable pour l’ensemble des parties.

L’arbitrage peut présenter plusieurs avantages par rapport à la procédure judiciaire : i) la procédure d’arbitrage peut être flexible : l’arbitre ou les arbitres, la législation applicable, la langue de la procédure et le siège du tribunal d’arbitrage sont généralement choisis par les parties; ii) si la partie succombante ignore volontairement la sentence, la décision pourra être mise en application dans la plupart des pays du monde en vertu de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958; et iii) une procédure d’arbitrage unique peut être plus économique que l’engagement de procédures judiciaires sur des litiges transfrontières complexes auprès de différents tribunaux nationaux en parallèle.

Quant à savoir si l’arbitrage est un meilleur choix que l’action en justice, cela dépend à la fois des circonstances spécifiques de l’affaire et de la possibilité ou non d’intenter un procès. Dans certains cas, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent en conclure que les réparations pouvant être obtenues par des mesures judiciaires provisoires visant à protéger leurs droits et conserver les preuves, comme les ordres de recherche ou de saisie ex parte, seront plus avantageuses que ce qu’ils peuvent obtenir avec l’arbitrage.

4. Constitution d’un dossier solide de secret d’affaires

Avant d’engager une action en justice, le détenteur d’un secret d’affaires ou, le cas échéant, le titulaire de la licence doit se pencher sur plusieurs aspects.

4.1 Choix des défendeurs

Il est important de choisir qui poursuivre. L’action en justice visera certainement en premier lieu l’auteur de l’acte d’appropriation illicite lui-même. Mais dans certaines circonstances, il pourrait être judicieux de poursuivre également d’autres parties ⁽¹¹⁾Voir la section 2.1 sur l’appropriation illicite des secrets d’affaires..

Par exemple, lorsqu’un ancien employé parti chez un concurrent a acquis, diffusé ou utilisé illégalement un secret d’affaires de son ancien employeur, il pourrait être judicieux de poursuivre le concurrent qui a recruté l’employé. L’action en justice porterait alors sur la responsabilité directe ou indirecte du nouvel employeur, selon les circonstances de l’affaire et la législation applicable. Plusieurs scénarios sont envisageables.

• Si le nouvel employeur avait connaissance à l’avance de l’appropriation illicite, il pourrait en être tenu directement responsable, avec l’employé qui a commis l’acte répréhensible (utilisation illicite du secret d’affaires ou partage illicite de ce secret à ses collègues chez son nouvel employeur).

• De même, le nouvel employeur pourrait être tenu responsable s’il avait incité ou malencontreusement amené son nouvel employé à commettre une appropriation illicite.

• En général, le nouvel employeur peut également être tenu responsable s’il sait, ou s’il aurait dû savoir en faisant preuve de la diligence et de la prudence normalement attendues, que l’employé se livrait à l’appropriation illicite d’un secret d’affaires.

• Si même en faisant preuve de la diligence et de la prudence requises, le nouvel employeur ignorait que son employé s’appropriait de manière illicite le secret d’affaires de l’ancien employeur, il engageait généralement sa responsabilité à partir du moment où il prenait connaissance de cette appropriation illicite et continuait néanmoins à utiliser ou à divulguer les informations.

• Il peut exister des règles sur la responsabilité du fait d’autrui en raison de la relation spéciale de l’employeur avec l’employé, selon le droit sur les délits civils, le droit du travail ou le droit sur la concurrence déloyale, qui peut varier d’un pays à l’autre.

Une fois acquis illégalement par un tiers, les informations constituant le secret d’affaires peuvent facilement se transmettre d’une personne à une autre sans qu’il soit indiqué que ces informations appartiennent au détenteur légitime du secret d’affaires. Les destinataires peuvent donc croire innocemment qu’ils ont le droit de recevoir, d’utiliser ou de diffuser ces informations. De leur côté, les détenteurs des secrets d’affaires ne demandent généralement pas de dommages-intérêts pour appropriation illicite à ces destinataires de bonne foi avant le moment où ceux-ci savent (ou devraient savoir) qu’il s’agissait d’une appropriation illicite. Par la suite, le détenteur du secret d’affaires peut décider de poursuivre en justice ces destinataires de bonne foi, car la notification de la première plainte devrait les avoir informés de la situation et donc les rendre responsables de toute utilisation ou divulgation ultérieure du secret d’affaires. Par mesure de sécurité, il convient toutefois de vérifier si la législation applicable prévoit des conditions ou des exigences relatives à des mesures préalables à l’introduction d’une action en justice de la part du demandeur.

4.2 Charge de la preuve

Principes généraux

Dans presque tous les systèmes juridiques, la charge de la preuve lors d’une procédure civile revient à la personne qui dépose la plainte. Il en va généralement de même pour les secrets d’affaires. L’objet de la preuve dépend évidemment des revendications légales qui sont mises en avant pendant la procédure en cas d’appropriation illicite d’un secret d’affaires.

Par exemple, en présence d’obligations contractuelles de confidentialité, le demandeur doit fournir la preuve de l’existence d’un contrat ayant force obligatoire et en cours de validité, ainsi que la preuve d’un manquement à ce contrat. Si la plainte concerne des actes de concurrence déloyale, le demandeur doit généralement apporter la preuve que les parties sont des concurrents et qu’ils ont commis un acte assimilé à de la concurrence déloyale. Si l’action se fonde sur le droit concernant le délit civil, le demandeur doit généralement prouver la faute intentionnelle ou la négligence du défendeur.

S’agissant d’affaires d’appropriation illicite de secrets d’affaires, le détenteur du secret d’affaires doit généralement :

• montrer qu’il a le droit d’engager une action en justice (cf. 2.4);

• identifier le secret d’affaires dont il demande la protection; c’est la partie délicate de la requête du demandeur car les tribunaux exigent généralement une précision suffisante, faute de quoi ils peuvent classer l’affaire;

• prouver que les informations constituent un secret d’affaires, c’est-à-dire que toutes les conditions légales à la protection d’un secret d’affaires sont remplies;

• prouver l’appropriation illicite; et

• si des recours pécuniaires sont envisagés, prouver le montant des préjudices subis ou des profits que les défendeurs en ont retirés (cf. 4.3).

Les troisième et quatrième points ci-dessus sont expliqués aux paragraphes suivants; les autres points ont déjà été abordés.

Prouver que les informations constituent un secret d’affaires

Les brevets, par exemple, sont délivrés par une autorité administrative qui examine dans quelle mesure l’invention revendiquée répond aux conditions légales applicables. Les secrets d’affaires, en revanche, ne sont enregistrés nulle part. Donc rien ne présuppose que les informations mises en avant par leur détenteur remplissent les critères nécessaires pour être protégées comme secrets d’affaires. Il appartient au détenteur d’un secret d’affaires de prouver qu’il remplit les conditions légales nécessaires pour que son secret d’affaires soit protégé ⁽¹²⁾Cf. Partie III : Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires, où figurent les trois critères qualifiant un secret d’affaires..

Prouver que les informations sont “secrètes”

Il est presque impossible de prouver des faits négatifs comme le fait que les informations “ne sont pas” notoirement connues ou déjà accessibles par des personnes appartenant aux milieux concernés. En conséquence, les détenteurs des secrets d’affaires démontrent généralement qu’ils ont pris des mesures de confidentialité et de sécurité pour garder le secret et expliquent pourquoi les informations concernées sont considérées comme n’étant pas notoirement connues (par exemple en montrant les activités des concurrents et les tendances du marché) ou déjà accessibles.

Selon les faits propres à l’affaire et selon la législation applicable, les critères à prendre en considération pour prouver le secret sont notamment les suivants :

• la mesure dans laquelle les informations sont connues en dehors de l’entreprise;

• la mesure dans laquelle les informations sont connues des employés et d’autres personnes intervenant dans l’activité de l’entreprise;

• le niveau d’ingénierie ou de développement technologique et la complexité des informations;

• les investissements engagés pour créer les informations, ou les difficultés auxquelles les concurrents peuvent être confrontés pour les acquérir valablement.

Prouver la valeur commerciale liée au caractère secret des informations

Le lien entre la valeur commerciale de l’information et son caractère secret peut être établi, par exemple, lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites sont susceptibles de porter préjudice au détenteur du secret d’affaires parce qu’elles compromettent ses intérêts commerciaux ou financiers, ou encore sa position stratégique et concurrentielle sur le marché. Il existe différentes manières de prouver la valeur commerciale liée au caractère secret des informations, par exemple en indiquant :

• les économies réalisées ou l’avantage du détenteur d’un secret d’affaires par rapport à la concurrence;

• le temps et l’argent investis par le détenteur d’un secret d’affaires pour obtenir et faire évoluer les informations concernées;

• les investissements que devrait consentir un concurrent pour acquérir ou reproduire les informations.

Le fait que les concurrents essaient d’obtenir les informations (via des licences, par exemple) peut démontrer indirectement la valeur commerciale du secret d’affaires.

Prouver que des “mesures raisonnables” ont été prises

Il est recommandé au détenteur du secret d’affaires de montrer au tribunal qu’il a mis en œuvre toutes les mesures et suivi toutes les étapes nécessaires pour garder les informations secrètes.

Même si le caractère “raisonnable” désigne forcément des conditions qu’il a créées lui-même, le détenteur du secret d’affaires peut prouver que les mesures prises sont raisonnables en fournissant les éléments suivants :

• politiques et guides internes sur la gestion des informations confidentielles;

• accords de non-divulgation et contrats comprenant des clauses de confidentialité signés par les employés, fournisseurs et partenaires externes, entre autres;

• mesures de sécurité adéquates comprenant une gestion diligente de l’information, des systèmes de communication et des contrôles physiques; et

• déclarations sous serment et témoignages attestant de la mise en œuvre de toute mesure indiquée ci-dessus ou de toute protection supplémentaire ⁽¹³⁾Cf. Partie IV : Gestion des secrets d’affaires, en particulier la section 2.3 sur les mesures de protection opérationnelles et contractuelles..

Prouver l’appropriation illicite du secret d’affaires

Pour prouver l’appropriation illicite de son secret d’affaires, le détenteur doit prouver que le défendeur l’a acquis, divulgué ou utilisé par des moyens illégaux, incorrects ou malhonnêtes selon les différentes règles nationales applicables (voir aussi la section 2.1).

Dans ce contexte, le détenteur du secret d’affaires doit prouver :

• que l’appropriation illicite concerne spécifiquement son secret d’affaires – les informations concernées doivent être identiques; et

• que l’auteur de l’acte d’appropriation illicite a utilisé des moyens illégaux, incorrects ou malhonnêtes, par exemple : manquement à ses obligations de confidentialité, manquement à ses obligations de confidentialité découlant de relations particulières (par exemple, relation employeur-employé), espionnage industriel, piratage, incitation à l’infraction ou coercition, entre autres.

Il suffit généralement de prouver que l’appropriation illicite s’est réellement produite ou qu’il y a eu menace d’appropriation illicite. Enfin, le détenteur du secret d’affaires doit prouver le préjudice qui lui est causé pour pouvoir prétendre à des réparations.

Lorsqu’un tiers a utilisé ou divulgué les informations constituant le secret d’affaires, le détenteur de ce secret d’affaires n’a généralement pas besoin de prouver que les informations venaient de lui, mais il devra peut-être prouver qu’il en est le détenteur légitime.

Difficultés particulières pour prouver l’appropriation illicite

Les auteurs d’actes d’appropriation illicites sont souvent conscients que leurs agissements sont répréhensibles et s’efforcent donc de n’en laisser aucune preuve. De plus, si leur objectif est d’obtenir des secrets d’affaires de grande valeur d’un de leurs concurrents, ils essaieront de conserver ces informations bien à l’abri au sein de leur entreprise et de les utiliser secrètement. Les détenteurs de ces secrets d’affaires pourront donc difficilement obtenir des preuves directes des faits concrets d’appropriation illicite. Ainsi qu’il est indiqué ci-après, certaines mesures et règles de procédure visant à obtenir des informations et des preuves supplémentaires auprès d’une autre partie peuvent aider les détenteurs de secrets d’affaires à prouver le délit.

Les preuves indirectes ou indices contribuent dans une large mesure à prouver l’appropriation illicite. Si ces preuves ne prouvent pas directement le fait principal, elles établissent des faits à partir desquels une personne prudente et avisée peut déduire l’existence du fait principal. Il faut faire la distinction entre une “déduction” admissible et une “spéculation” non admissible.

Dans certains systèmes juridiques, une preuve indirecte peut établir une présomption selon laquelle le fait principal s’est produit, et faire porter la charge de la preuve au défendeur.

En conclusion, des preuves indirectes ou, mieux, l’association de preuves directes et indirectes, peuvent donner au tribunal une image suffisamment convaincante de l’appropriation illicite, en fonction des faits de l’affaire et de la législation applicable.

4.3 Recueil de preuves pour la procédure

L’idéal est de recueillir les preuves pertinentes dès que possible et avant d’en informer l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite au moyen d’une mention de réserve ou d’une lettre de mise en demeure, car après ces avertissements, ce dernier pourrait dissimuler ou détruire les preuves de ses agissements.

Le tribunal acceptera les preuves qui auront été recueillies dans le respect des règles de procédure en vigueur et d’autres domaines du droit (droit sur le respect de la vie privée, droit du travail). Par exemple, il n’est possible de suivre et de surveiller les activités des employés que dans certains pays et, dans une certaine mesure, en respectant les limites imposées par le droit du travail et le droit sur le respect de la vie privée.

Il convient également de suivre les normes et bonnes pratiques en matière de criminalistique numérique.

Pendant la procédure judiciaire ou en prévision de celle-ci, le détenteur du secret d’affaires peut généralement s’appuyer sur des mesures et règles de procédure pour obtenir des renseignements et preuves complémentaires venant renforcer son dossier. Ces mesures visent à établir un équilibre entre l’intérêt du détenteur du secret d’affaires, qui est d’avoir accès aux preuves, et les intérêts de l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite, qui entend préserver la confidentialité de ses propres informations de valeur. Si elles varient d’un pays ou d’une région à l’autre, les mesures disponibles sont en principe de deux types : mesures provisoires pour la conservation des preuves et procédure de communication des pièces.

Mesures provisoires pour la conservation des preuves

Dans de nombreux pays, les tribunaux sont habilités à prendre des mesures provisoires pour la conservation des preuves, même avant le début de la procédure sur le fond, dans la mesure où certaines conditions sont réunies. Ces conditions nécessitent généralement que le demandeur fournisse au moins des présomptions de preuve.

Procédure de communication des pièces

Communication des pièces avant le procès dans les pays de common law

Il s’agit de l’étape officielle d’échange d’informations entre les parties sur les preuves qu’elles présenteront au procès. La raison d’être de cette procédure est de s’assurer que les parties ont toutes les deux connaissance de tous les faits pertinents et essentiels à la procédure et accès à ces faits avant le procès. Les pays de common law comme l’Australie, l’Inde et les États-Unis d’Amérique tendent à favoriser dans une certaine mesure la divulgation volontaire entre les parties préalablement au procès, en dehors des actions directives et contraintes imposées par le tribunal.

Aux États-Unis d’Amérique en particulier, les législations des États et la législation fédérale prévoient une communication préalable très étendue, notamment une analyse documentaire, des questions et réponses écrites, des dépositions sous serment, des demandes de production de documents et des inspections.

Des questions complexes de courtoisie internationale peuvent se poser lorsque les preuves justifiant les revendications et la défense des parties dans une affaire de secret d’affaires sont situées en dehors du pays où se déroule le procès, et donc que les preuves doivent traverser les frontières pour être communiquées aux parties ⁽¹⁴⁾Voir The Sedona Conference, Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases (La conférence de Sedona, Commentaire sur la communication transfrontière de pièces dans des affaires de brevets et de secrets d’affaires aux États-Unis d’Amérique), The Sedona Conference Working Group Series, Public Comment Version (2021); The Sedona Conference, Commentary on Cross-Border Discovery in U.S. Patent and Trade Secret Cases (La conférence de Sedona, Commentaire sur la communication transfrontière de pièces dans des affaires de brevets et de secrets d’affaires aux États-Unis d’Amérique) (“Phase deux”), The Sedona Conference Working Group Series, Public Comment Version (2023). Les deux documents sont disponibles à l’adresse suivante : https://thesedonaconference.org/. .

Ordonnances pour la présentation de documents dans les pays de droit romain

Dans les pays de droit romain, il appartient en principe à la partie portant la charge de la preuve de recueillir des preuves pour étayer son dossier, et cette partie ne peut obtenir que des preuves documentaires limitées par l’intermédiaire et sous le contrôle du tribunal. 

La communication de pièces est toutefois possible, mais de manière restreinte. En général, la partie doit montrer que l’autre partie ou le tiers détient certains documents pertinents pour l’affaire et demander au tribunal d’ordonner à cette partie de présenter ces documents. Ce type d’ordonnance concerne non seulement des éléments montrant l’appropriation illicite, mais aussi des archives de l’activité de l’entreprise, des documents bancaires, financiers ou commerciaux, contrôlés par l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite du secret d’affaires et utiles pour déterminer l’étendue de l’appropriation illicite ou des bénéfices qui en ont été retirés illégalement.

Pour terminer, les parties peuvent généralement s’appuyer sur des moyens de preuve ordinaires : audiences de témoins, expertises et examens par des tiers.

Dans de nombreux pays, les procédures pénales permettent de réunir plus de preuves car le procureur a généralement davantage de pouvoir en matière de recherche et de saisie de preuves (voir la section 8.1). Dans un nombre limité de pays, un objectif similaire peut également être poursuivi par les autorités administratives (voir la section 8.2).

5. Moyens de défense contre les revendications d’appropriation illicite

L’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite doit pouvoir se défendre contre l’accusation portée à son encontre par le détenteur du secret d’affaires. Il existe en général deux grandes lignes de défense :

• les informations en question ne constituent pas un secret d’affaires; et 

• l’auteur présumé de l’acte d’appropriation illicite a acquis, utilisé ou divulgué le secret d’affaires sans avoir recours à des moyens illégaux, incorrects ou malhonnêtes.

5.1 Non-existence d’un secret d’affaires

Le premier argument, et le plus courant, est que les informations pour lesquelles la protection est demandée ne constituent pas un secret d’affaires. Ainsi qu’il a été indiqué, le détenteur du secret d’affaires doit généralement prouver que les informations concernées répondent à certaines conditions pour constituer un secret d’affaires. Le défendeur tente généralement de réfuter les prétentions du détenteur du secret d’affaires en prouvant :

• que les informations étaient déjà dans le domaine public avant que l’appropriation illicite présumée ne soit constatée, et qu’elles sont notoirement connues des personnes intéressées;

• que les personnes intéressées pouvaient déjà accéder à ces informations. Par exemple, ces personnes pouvaient recueillir des données brutes sur Internet et, avec un ordinateur, en extraire sans aucune difficulté les informations supposées relever d’un secret d’affaires; ou

• que le détenteur du secret d’affaires n’a pas pris les mesures raisonnables nécessaires pour garder ces informations secrètes. Par exemple, le défendeur peut démontrer que les mesures de protection standard prises par les concurrents sur le marché sont généralement plus strictes que celles prises par le détenteur du secret d’affaires, ou que ce dernier n’a pas pris les précautions nécessaires pour mettre à jour ses systèmes informatiques ou combler les failles de sécurité.

5.2 Absence d’appropriation illicite et exonération de responsabilité

Le deuxième argument réfutant l’appropriation illicite est qu’une acquisition, utilisation ou divulgation illégale, incorrecte ou malhonnête du secret d’affaires ne s’est jamais produite. Il s’agit principalement d’une question de fait et de preuve.

Accès et utilisation autorisés

Le défendeur peut avancer qu’il a acquis, utilisé ou divulgué le secret d’affaires de manière légale, correcte et honnête et donc qu’aucune appropriation illicite ne s’est produite.

Par exemple, si les informations faisant partie du secret d’affaires ont été obtenues alors qu’un accord de non-divulgation existait et définissait les limites contractuelles de l’utilisation autorisée de ces informations, le défendeur peut apporter la preuve qu’il les a utilisées dans les limites de l’accord, et donc qu’il ne s’est pas approprié le secret d’affaires de manière illicite.

Bonne foi

Ainsi qu’il est indiqué dans la section 2.1, les tiers ayant acquis de bonne foi les informations qui constituent le secret d’affaires pourront les utiliser ou les divulguer légalement, selon la législation applicable. Le défendeur utilisera donc sa bonne foi comme argument, si cela est applicable.

Découverte indépendante

Le défendeur peut affirmer qu’il a découvert de manière indépendante, puis utilisé, les mêmes informations que celles protégées par le secret d’affaires.

Pour assurer sa défense, il est important qu’il garde une trace de l’état et de l’avancement de ses activités de recherche-développement et d’autres activités commerciales, pour montrer qu’il a acquis les informations de manière autonome.

Ingénierie inverse

Le défendeur peut avancer qu’il a abouti au secret d’affaires en pratiquant l’ingénierie inverse, qui n’est généralement pas considérée comme une appropriation illicite, sauf si un contrat en cours de validité et ayant force exécutoire l’interdit.

Pour invoquer l’ingénierie inverse comme moyen de défense, le défendeur doit prouver qu’il a effectivement acquis les informations par ingénierie inverse, et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une possibilité théorique. Comme pour la découverte indépendante, il est recommandé d’enregistrer les opérations d’ingénierie inverse de manière à pouvoir les utiliser comme preuve.

Compétences et expériences des employés

Pour préserver la mobilité des employés, il est communément admis que ces derniers sont libres d’utiliser les connaissances générales dont ils disposent, ainsi que les compétences et expériences acquises pendant le cours normal de leur carrière.

D’un point de vue pratique, il peut être difficile de distinguer les connaissances générales des employés, d’une part, et les compétences et expériences qu’ils ont tirées des secrets d’affaires de leur ancien employeur, d’autre part. Pour établir cette distinction, les tribunaux ont appliqué diverses méthodes, examinant par exemple :

• si l’employé a emporté des documents et des informations sous forme écrite ou sous une autre forme matérielle, ou s’il s’est contenté de les mémoriser;

• si les connaissances et compétences de l’employé ont été acquises avant ou pendant sa période de travail chez l’employeur qui revendique que ces connaissances et compétences constituent un secret d’affaires;

• si les connaissances et compétences acquises par l’employé sont générales pour le secteur ou l’activité, ou si elles sont propres à l’entreprise de l’employeur en particulier;

• si l’employé a acquis, dans le cadre de son emploi, une expertise, des compétences ou un savoir-faire particuliers dans l’utilisation du secret d’affaires de l’employeur;

• si l’employeur appliquait des mesures de confidentialité suffisamment claires pour les employés et les tiers, indiquant que certaines informations étaient considérées comme des secrets d’affaires dont l’entreprise est propriétaire.

Intérêt public et dénonciation

Dans certains cas particuliers et selon les lois nationales ou régionales, le défendeur peut avancer que cet acte d’acquisition, d’utilisation ou de divulgation du secret d’affaires est exclu de sa responsabilité car il était d’intérêt public, destiné par exemple à garantir la sécurité ou la santé publique. Par exemple, l’article 1472 du Code civil du Québec stipule que “Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d’un secret commercial si elle prouve que l’intérêt général l’emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public” ⁽¹⁵⁾Au Royaume-Uni, selon les articles 12.2) et 15.1) du règlement sur les secrets commerciaux (exécution, etc.) de 2018, le tribunal doit prendre en considération certaines circonstances spécifiques, notamment l’intérêt public et la garantie de l’application des droits fondamentaux, pour évaluer la proportionnalité..

De même, dans des pays ou régions comme les États-Unis d’Amérique ou les États membres de l’UE, la loi autorise la divulgation de secrets d’affaires s’il est nécessaire d’agir dans l’intérêt public et de révéler les fautes intentionnelles, actes répréhensibles ou activités illégales. Dans ces circonstances particulières et limitées, le défendeur peut se défendre en apportant la preuve d’une dénonciation.

Droit des travailleurs à l’information

La directive de l’UE sur les secrets d’affaires ⁽¹⁶⁾Article 3.1.c) de la directive (UE) 2016/943 constitue une sphère de sécurité protégeant la divulgation du secret d’affaires dans l’exercice légitime des fonctions des représentants des travailleurs ou par les travailleurs engagés dans une consultation légitime avec leurs représentants. Ce type d’exception vise à empêcher que la protection des secrets d’affaires restreigne les droits des travailleurs à bénéficier d’une assistance de la part de leurs représentants pendant les négociations avec les directions des entreprises.

6. Préservation des secrets d’affaires pendant les procédures judiciaires

Dans de nombreux pays, il est courant que les audiences au tribunal soient publiques, et les jugements sont habituellement publiés. La transparence et l’accessibilité des procédures judiciaires sont des éléments essentiels du droit à la justice. Toutefois, lorsque l’affaire concerne un secret d’affaires, son détenteur doit l’identifier comme tel et le divulguer dans le dossier judiciaire pour appuyer ses revendications.

Des mesures visant à préserver la confidentialité des secrets d’affaires pendant les procédures judiciaires doivent donc être mises en place pour éviter de compromettre la protection de ces secrets. D’autre part, les défendeurs poursuivis pour appropriation illicite de secrets d’affaires doivent avoir accès aux secrets d’affaires présumés pour pouvoir se défendre correctement. C’est pourquoi dans de nombreux pays, les législateurs et les tribunaux prévoient et appliquent des mesures visant à préserver la confidentialité des secrets d’affaires, afin d’établir un équilibre entre les intérêts contradictoires des parties et l’intérêt public.

Ces mesures visant à préserver la confidentialité du secret d’affaires pendant la procédure dépendent en dernier lieu du droit procédural national applicable. Il existe néanmoins quelques mesures communément admises et appliquées dans les différents pays.

6.1 Restrictions d’accès

Les tribunaux restreignent généralement l’accès aux procédures et aux dossiers susceptibles de contenir et de décrire des secrets d’affaires. Le tribunal peut donner l’ordre de restreindre l’accès aux éléments suivants :

• documents (en entier ou en partie) contenant les secrets d’affaires (présumés);

• audiences et procès-verbaux d’audiences (en entier ou en partie) où les secrets d’affaires (présumés) risquent d’être divulgués; dans certains pays, les tribunaux peuvent organiser des procédures à huis clos (dans le secret judiciaire, par exemple : dans le cabinet du juge au lieu du tribunal en audience publique).

6.2. Ordonnances visant à protéger la confidentialité

Les tribunaux imposent habituellement un devoir de confidentialité à quiconque participe à la procédure ou a accès aux documents de la procédure : juges, avocats, témoins et personnel du tribunal. Ils doivent pour cela émettre une ordonnance spéciale, généralement à la demande de la partie intéressée. Dans plusieurs pays comme à Singapour, un devoir implicite de confidentialité s’applique dans certaines circonstances.

L’obligation de confidentialité court généralement jusqu’à la levée de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit définitivement établi que le secret présumé ne constitue pas un secret d’affaires ou jusqu’à ce que les informations ne remplissent plus les critères requis pour bénéficier de la protection au titre du secret d’affaires.

6.3 Cercles de confidentialité

Le tribunal peut décider de restreindre l’accès aux secrets d’affaires ou aux informations concernées à un nombre limité de participants à la procédure, en créant ce que l’on appelle un cercle ou club de confidentialité (comme au Canada, en Inde, à Singapour, en Suisse, aux États-Unis d’Amérique ou selon la directive de l’UE sur les secrets d’affaires).

Les ordonnances de protection des secrets d’affaires imposent des obligations générales de confidentialité à tous les participants à la procédure et aux personnes qui ont accès aux dossiers du tribunal. En revanche, les ordonnances relatives aux cercles de confidentialité restreignent l’accès de certaines personnes à certains documents. En outre, l’ordonnance relative au cercle de confidentialité indique en principe comment les membres du cercle doivent traiter les documents, par exemple si ces documents peuvent être reproduits et de quelle manière et où les documents peuvent être consultés.

L’aspect le plus discuté sur les cercles de confidentialité concerne les personnes intégrées dans le cercle. Certaines ordonnances très restrictives concernant les cercles de confidentialité sont réservées exclusivement aux avocats ou aux experts. L’exclusion de certaines parties ou de leurs représentants peut toutefois être contraire aux principes de procès équitable et de contradiction; en effet, les défendeurs peuvent prétendre que cette interdiction les place dans une position vulnérable sans moyens de défense adéquats. Un tribunal doit toujours maintenir un équilibre entre les droits et les intérêts des deux parties en fonction des circonstances concrètes de l’affaire.

6.4 Non-divulgation des secrets d’affaires dans les jugements

Dans de nombreux pays, les tribunaux publient une version expurgée du jugement, ne divulguant pas les informations qui constituent le secret d’affaires. Une version non expurgée du jugement sera fournie aux parties uniquement, avec les ordonnances de protection leur enjoignant de ne pas en divulguer le contenu.

7. Problématique transfrontière

Il est rare que les secrets d’affaires fassent l’objet d’actions en justice au-delà des frontières ⁽¹⁷⁾D’après un fichier de 700 décisions de justice rendues sur des secrets d’affaires dans l’UE, les parties étaient toutes domiciliées dans le même État membre dans 86% des affaires. Cf. Trade Secrets Litigation Trends in the EU (Tendances en matière de procédures judiciaires concernant les secrets d’affaires dans l’UE), Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 2003, p. 29. Disponible à l’adresse suivante : https://data.europa.eu/doi/10.2814/565721.. Toutefois, n’étant soumis à aucune forme d’enregistrement, les secrets d’affaires peuvent théoriquement être immédiatement protégés dans tout pays dont ils remplissent les conditions pour obtenir une protection juridique.

L’information en général et l’information numérique en particulier passent facilement d’un pays à l’autre. Des secrets d’affaires peuvent donc être acquis illégalement dans un pays par des personnes se trouvant dans un autre pays et ils peuvent être utilisés et divulgués publiquement par d’autres parties dans d’autres pays encore, tout cela sans l’accord de leurs détenteurs.

Il est plus important de déterminer le système juridique compétent et le droit applicable dans les cas de litiges transfrontières que dans les cas où l’appropriation illicite s’est produite dans le pays où les parties sont domiciliées. La portée extraterritoriale des moyens de recours accordés par les tribunaux a des effets sur les deux parties.

Les doctrines et règles générales sur ces questions, applicables également aux litiges en matière de secrets d’affaires, sont couvertes par le droit international privé et ont été élaborées aux niveaux international, régional et national ⁽¹⁸⁾Voir, par exemple, Bennett, A. et S. Granata (2019). Quand le droit international privé rencontre le droit de la propriété intellectuelle – Guide à l’intention des juges Publication de l’OMPI n° 1053. https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=4465&plang=FR..

7.1 Juridiction compétente

Le lieu où le détenteur du secret d’affaires peut intenter un procès dépend de la juridiction compétente. La compétence est l’aptitude reconnue d’un tribunal à entendre les parties et à juger une affaire sur le fond. Généralement, chaque pays fixe ses propres règles de compétence et les tribunaux eux-mêmes décident de leur propre compétence. Les règles de compétence peuvent être définies par des conventions internationales ou actes législatifs régionaux tels que les règlements de l’UE.

Les tribunaux s’appuient généralement sur lesdits “critères de rattachement” pour établir leur compétence à statuer sur l’affaire en question. Les règles de compétence nationales et la jurisprudence correspondante variant, l’évaluation doit être réalisée compétence par compétence. Par ailleurs, les bases juridiques sur lesquelles repose la protection recherchée (par exemple, droit sur le délit civil ou droit des contrats) peuvent avoir un effet sur les règles de compétence applicables.

Malgré la complexité de ce sujet, quelques règles récurrentes déterminant la juridiction compétente d’après des critères de rattachement équivalents peuvent se dégager dans les différents systèmes juridiques, ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Domicile du défendeur (ou critères de rattachement territorial équivalents)

Un grand nombre de lois prévoient que le défendeur peut être poursuivi dans le pays où il a son domicile, sa résidence permanente, sa résidence habituelle ou tout autre lien territorial similaire. Pour les entreprises, les critères de rattachement déterminant la juridiction compétente sont généralement le lieu où se trouve le siège statutaire, l’établissement principal ou le siège de l’activité économique.

Domicile du demandeur

Les lois nationales déterminent plus rarement la juridiction compétente en fonction du domicile du demandeur.

Forum commissi delicti ou forum damni

La législation attribue en général la compétence aux tribunaux du pays ayant un lien territorial avec les activités illicites.

Nationalité du défendeur

D’autres approches reposent sur le lieu où le délit a été commis (lieu du délit) ou le lieu où le préjudice a été subi ou peut avoir été subi (lieu de l’effet).

Dans quelques pays, c’est la nationalité du défendeur qui détermine la juridiction compétente.

Forum (non) conveniens

Dans les pays de common law principalement, les tribunaux appliquent la doctrine appelée forum (non) conveniens, qui permet à un tribunal compétent sur une affaire de suspendre ou de rejeter l’affaire s’il considère qu’un autre tribunal est plus adapté pour statuer sur les intérêts de toutes les parties et ainsi rendre la justice.

7.2 Législation applicable

Une fois sa compétence déterminée, le tribunal doit déterminer la législation applicable. Un tribunal peut être jugé compétent pour rendre une décision sur une affaire, mais en vertu de la législation d’un autre pays.

La législation applicable peut être déterminée selon la législation nationale, selon des conventions internationales ou selon des actes législatifs régionaux tels que les règlements de l’UE. Des critères de rattachement différents selon le droit international privé s’appliquent en cas de manquements à des obligations contractuelles, de délits civils, de concurrence déloyale et d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le tribunal devra donc analyser la nature de la revendication.

En substance, pour déterminer la législation applicable, il convient de choisir entre différents types de droit (droit des contrats ou, droit sur le délit civil, entre autres), de prendre en considération la législation nationale du pays (en particulier les règles obligatoires), les critères de rattachement et le choix des principes juridiques et de la législation applicable dont les parties sont convenues, le cas échéant.

7.3 Portée extraterritoriale des moyens de recours

Lorsque des actes d’appropriation illicite du secret d’affaires sont commis en totalité ou en partie dans des pays différents, la question est de savoir si le tribunal compétent peut également statuer sur des actes commis dans un autre pays, c’est-à-dire des actes extraterritoriaux, et si ce tribunal peut prendre des mesures transfrontières concernant ou touchant des activités extraterritoriales.

Si l’appropriation illicite extraterritoriale se produit dans un contexte contractuel, le délit sera globalement traité selon les termes du contrat. En dehors d’un contexte contractuel, c’est le principe de territorialité qui s’applique en général, au moins au début ⁽¹⁹⁾The Sedona Conference, Framework for Analysis on Trade Secret Issues Across International Borders (La conférence de Sedona, Cadre d’analyse sur les questions de secret d’affaires au-delà des frontières internationales), 23 Sedona Conf. J. 909 (2022), page 951. Disponible à l’adresse https://thesedonaconference.org/publications.. Il existe des tendances et des affaires où des tribunaux de différents pays peuvent statuer sur l’appropriation illicite extraterritoriale de secrets d’affaires et établir des moyens de recours transfrontières, comme des injonctions et des dommages-intérêts ⁽²⁰⁾Voir, par exemple, l’affaire Motorola Solutions, Inc. contre Hytera Commc'ns Corp., 436 F. Supp. 3d 1150 (N.D. Ill. 2020), où le tribunal a autorisé la restitution des bénéfices réalisés par les défendeurs sur la vente de produits intégrant des secrets d’affaires qu’ils s’étaient appropriés de manière illicite en dehors des États-Unis d’Amérique. Voir aussi Kappes K. et L.Laguna (2021), The Defend Trade Secrets Act and Extraterritoriality (loi sur la défense des secrets d’affaires et l’extraterritorialité, Association des avocats américains (ABA). https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/business-torts-unfair-competition/articles/2021/dftsa-extraterritoriality/..

Même dans les cas où un tribunal peut décider de l’appropriation illicite de secrets d’affaires à l’étranger et prendre des mesures transfrontières, ces mesures n’ont un réel effet à grande échelle que si elles sont reconnues et exécutées. Elles sont souvent régies par des mécanismes de coopération judiciaire internationale.

8. Exécution pénale et administrative des secrets d’affaires : vue d’ensemble

En général, les poursuites civiles sont les plus courantes en cas d’appropriation illicite d’un secret d’affaires. Selon une étude récente, l’immense majorité des poursuites engagées dans l’UE concernant des secrets d’affaires sont classées comme des poursuites “civiles” (89%), et une minorité comme des poursuites “administratives” (5%) ou “pénales” (6%) ⁽²¹⁾Trade Secrets Litigation Trends in the EU (Tendances en matière de procédures judiciaires concernant les secrets d’affaires dans l’UE). Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 2023, p. 24. Disponible à l’adresse https://data.europa.eu/doi/10.2814/565721. Au Japon, même si le nombre absolu de poursuites pénales est faible, le nombre d’arrestations liées à des atteintes au secret d’affaires a augmenté rapidement ces dernières années, selon le rapport annuel de 2024 de la Police nationale japonaise.

8.1 Exécution pénale

Dans un grand nombre de pays, le droit pénal apporte une protection supplémentaire aux détenteurs de secrets d’affaires. Des sanctions pénales sont appliquées uniquement pour les actes les plus graves et la peine varie en fonction de la gravité de l’atteinte, allant d’une simple amende à plusieurs mois ou années d’emprisonnement. Dans certains pays, une peine plus lourde peut être appliquée si l’appropriation illicite a été commise au profit d’un État étranger. Dans d’autres pays, la sanction sera plus sévère si l’auteur de l’acte d’appropriation illicite avait l’intention d’utiliser le secret d’affaires dans un pays étranger ou s’il a acquis ou divulgué illégalement le secret d’affaires en sachant que ce dernier serait utilisé à l’étranger.

Les sanctions pénales ont en général un effet dissuasif concernant l’appropriation illicite d’un secret d’affaires. En Australie, par exemple, l’appropriation illicite d’un secret d’affaires n’est pas un délit en soi. Mais comme elle utilise généralement des moyens passibles de sanctions pénales comme le vol, la fraude, la coercition ou l’intrusion informatique, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent toujours engager des poursuites pénales au vu de ces délits, dans certaines limites.

En fonction de la législation nationale, une procédure pénale peut être déclenchée de droit (à l’initiative du procureur) ou par le dépôt d’une plainte par la victime, ou des deux manières. Dans tous les cas, le détenteur du secret d’affaires peut souvent donner des “indices” au procureur sur l’appropriation illicite du secret d’affaires. Mais une fois l’affaire pénale ouverte, il est probable que les autorités publiques prennent entièrement le contrôle des enquêtes et des procédures.

La procédure civile et la procédure pénale sont souvent déclenchées auprès d’instances différentes et ne s’influencent pas forcément, car les procédures comme les moyens de recours disponibles sont séparés et indépendants les uns des autres. Toutefois, selon les règles de procédure nationales ou régionales, ce qui est établi dans la procédure pénale peut avoir force obligatoire, dans une certaine mesure, dans la procédure civile, ou au moins être pertinent pour la procédure civile.

Avantages et inconvénients d’une procédure pénale

D’un point de vue stratégique, engager une procédure pénale pour exiger le respect d’un secret d’affaires a des avantages et des inconvénients. Il peut être plus facile d’obtenir des preuves avec une procédure pénale car les autorités publiques ont généralement un pouvoir d’investigation plus large. Si les règles nationales autorisent l’utilisation au civil des preuves recueillies pendant la procédure pénale, le détenteur du secret d’affaires aura intérêt à demander une procédure pénale puisqu’il aura toujours besoin de preuves pour la procédure civile.

Mais une fois la procédure pénale engagée à la demande d’une partie, l’affaire est entre les mains des agents publics. Le détenteur du secret d’affaires n’a que peu d’influence sur l’enquête, le déroulement de l’affaire et son calendrier. En outre, selon les règles de procédure nationales, l’instruction de l’affaire au civil peut être retardée dans l’attente de la procédure pénale. Plus important encore, le fait d’engager une procédure pénale peut empêcher les détenteurs des secrets d’affaires de régler l’affaire à l’amiable s’ils le souhaitent.

8.2 Exécution administrative

Un nombre limité de pays prévoit une procédure administrative pour les secrets d’affaires. D’après les informations disponibles, ce type de procédure est rarement utilisé.

En Chine ⁽²²⁾Articles 13 et 16 de la loi de République populaire de Chine contre la concurrence déloyale (telle que modifiée jusqu’au 23 avril 2019). Voir la traduction anglaise dans la base de données WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/en/main/legislation., le détenteur d’un secret d’affaires peut déposer une plainte administrative auprès de l’Administration locale pour la réglementation des marchés, qui a le pouvoir d’enquêter sur les appropriations illicites de secrets d’affaires. L’Administration locale peut ordonner à l’auteur de l’acte d’appropriation illicite de cesser ses agissements, lui confisquer tout bénéfice illégal et lui infliger des amendes.

En République de Corée, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent déposer une demande d’injonction préliminaire auprès de la Commission coréenne pour le commerce, afin d’interdire ou d’empêcher des pratiques commerciales déloyales au niveau international. Ils peuvent aussi demander d’autres mesures de rectification :

• suspension des importations, des exportations, de la vente ou de la fabrication des produits illicites;

• interdiction de l’entrée de ces produits dans le pays;

• actions publicitaires de rectification;

• communication au public de l’ordre de rectification émanant de la Commission pour le commerce; ou

• autres mesures nécessaires pour corriger les pratiques commerciales déloyales au niveau international ⁽²³⁾Articles 7.2) et 10.1) de la Loi sur les enquêtes concernant des pratiques commerciales déloyales au niveau international et sur les moyens de recours contre les préjudices causés à l’industrie (République de Corée). Traduction anglaise disponible à l’adresse https://elaw.klri.re.kr..

Aux États-Unis d’Amérique, lorsque l’appropriation illicite d’un secret d’affaires se produit en dehors du pays, le détenteur du secret d’affaires peut demander des réparations en engageant une action auprès de la Commission du commerce international (ITC). L’ITC est l’agence fédérale qui statue sur les affaires impliquant des importations supposées porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle tels que les secrets d’affaires. L’ITC a le pouvoir d’exclure des importations si elle constate des pratiques contraires à la concurrence et des actes déloyaux.

9. L’action en justice dans la pratique

C’est leur nature secrète qui donne de la valeur aux secrets d’affaires. D’où les enjeux uniques et de taille lorsque leurs détenteurs en décèlent des fuites ou une appropriation illicite. Il est compliqué de s’y retrouver dans les actions en justice qu’il est possible d’intenter à l’encontre des atteintes portées aux secrets d’affaires. Leurs détenteurs doivent prendre des décisions cruciales pour empêcher ou minimiser les dommages causés par une appropriation illicite ou par des fuites. L’expérience décrite ci-après concerne l’affaire “Serve Machine 1100”, présentée dans la partie IV. Elle montre comment le détenteur d’un secret d’affaires peut gérer un litige sur ce secret.