Partie IV : Gestion des secrets d’affaires

Les sujets suivants sont abordés dans la présente partie :

• Protection contre l’appropriation illicite et les fuites de secrets d’affaires

• Protection contre la contamination par des secrets d’affaires de tierces parties

• Plan détaillé de protection des secrets d’affaires et exemples

• Situations à risque élevé d’appropriation illicite ou de contamination : départ ou recrutement d’employés

• Exploitation stratégique et valorisation des secrets d’affaires

1. Généralités

Les entreprises accordent généralement une attention particulière aux droits de propriété intellectuelle classiques qu’elles ont enregistrés, par exemple des brevets, des marques ou d’autres formes de protection comme le droit d’auteur, pour protéger leurs créations et leurs innovations. Pourtant, la protection que confère le secret d’affaires peut avoir une portée bien plus étendue que tous les droits précités. Le secret d’affaires peut protéger pratiquement toutes les informations qui présentent une valeur quelconque, pour un coût relativement faible. Presque toutes les entreprises s’appuient sur une forme ou une autre de secrets d’affaires, mais beaucoup d’entre elles n’ont simplement pas conscience de leurs actifs. Des procédés de fabrication, des composés chimiques, des prototypes, le code source d’un logiciel, des recettes de cuisine, le procédé de création d’un parfum, des listes de clients, des informations sur une clientèle et ses préférences, des modèles d’affaires ou encore des stratégies de marketing : tous ces éléments peuvent constituer des secrets d’affaires.

Les secrets d’affaires peuvent présenter des avantages majeurs pour leurs détenteurs de bien des façons différentes. Leurs détenteurs peuvent par exemple en retirer un avantage sur leurs concurrents. Ces secrets peuvent aussi être concédés sous licence ou cédés, permettre d’obtenir un financement public ou privé, attirer des investisseurs ou être partagés dans le cadre d’une coentreprise. Dans certains pays, ils peuvent même permettre d’obtenir des réductions d’impôts.

Les secrets d’affaires représentent donc des actifs importants pour la plupart des entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Cependant, pour pouvoir être pleinement exploités, les secrets d’affaires doivent d’abord être recensés et protégés. Dans la pratique, c’est ici que la gestion des secrets d’affaires entre en jeu.

Le but ultime de la gestion des secrets d’affaires consiste à maximiser les avantages que les secrets d’affaires présentent pour leurs détenteurs afin que ceux-ci obtiennent et conservent un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents.

Pour atteindre ce but, les entreprises devraient concentrer leurs efforts dans quatre domaines principaux :

1. Protection des secrets d’affaires contre l’appropriation illicite et les fuites. Pour préserver le secret et conserver l’avantage compétitif de l’entreprise, le détenteur du secret d’affaires devrait mettre en place des mécanismes permettant de contrôler l’accès aux informations confidentielles.

2. Protection contre la contamination par des secrets d’affaires de tierces parties. Pour éviter d’être poursuivie pour appropriation illicite des secrets d’affaires d’une tierce partie, l’entreprise devrait traiter avec prudence toute information provenant de l’extérieur.

3. Exploitation stratégique des secrets d’affaires. Les secrets d’affaires devraient être gérés de manière à faire augmenter la valeur de l’entreprise. À cette fin, il faut comprendre comment les secrets d’affaires peuvent être utilisés et exploités de manière stratégique dans les activités de l’entreprise.

4. Valorisation des secrets d’affaires. Il est important de comprendre la valeur des secrets d’affaires pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant à la manière de les protéger et de les gérer.

Figure 1. Représentation graphique de la gestion des secrets d’affaires

Dans ce contexte, la quatrième partie est organisée de la manière suivante. La section 1 offre un aperçu des quatre principaux domaines précités. La section 2 contient des orientations sur la manière d’élaborer un plan de protection des secrets d’affaires en vue d’éviter l’appropriation illicite et les fuites. La section 3 indique comment gérer certaines situations graves dans lesquelles les risques d’appropriation illicite et de fuite (c’est-à-dire les risques sortants) sont particulièrement élevés. La section 4 traite de la manière de protéger l’entreprise contre la contamination par des secrets d’affaires appartenant à de tierces parties. La section 5 met en lumière certains scénarios dans lesquels les risques de contamination par des secrets d’affaires appartenant à de tierces parties (c’est-à-dire les risques entrants) ne peuvent être ignorés. La section 6 contient une analyse de la manière dont les secrets d’affaires peuvent être exploités sur le plan stratégique et met en évidence l’importance d’assurer une cohérence constante entre l’emploi stratégique des secrets d’affaires et les besoins de l’entreprise. Enfin, la section 7 présente les principes fondamentaux de la valorisation des secrets d’affaires.

1.1 Objet de la gestion des secrets d’affaires

Il est important de commencer par quelques précisions terminologiques. Si l’on emploie souvent les expressions “secrets d’affaires” et “informations confidentielles” de manière indifférenciée dans le monde de l’entreprise, au sens strict, les premiers sont un sous-ensemble des seconds. En général, l’expression “informations confidentielles” s’entend de toute information qui n’est pas connue du public et dont le détenteur préserve la confidentialité. Elle recouvre donc aussi les informations qui concernent un individu à titre personnel. Les informations confidentielles ne constituent des secrets d’affaires que si elles répondent aux conditions énoncées dans la législation nationale applicable de chaque pays (qui reposent souvent sur l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)).

En général, un secret d’affaires s’entend de toute information confidentielle qui offre un avantage économique à son détenteur du fait que cette information n’est généralement pas connue des concurrents, étant entendu que le détenteur s’efforce de garder l’information secrète. Les secrets d’affaires peuvent se trouver là où l’on s’y attend le moins dans une entreprise.

1.2 Protection des secrets d’affaires contre l’appropriation illicite et les fuites

Pour protéger ses secrets d’affaires, le détenteur devrait établir un plan de protection exhaustif qui réponde au moins à deux questions différentes :

• Comment protéger les secrets d’affaires de l’entreprise pour éviter les fuites dues à des employés et l’appropriation illicite par de tierces parties?

• Comment éviter toute responsabilité vis-à-vis d’une tierce partie dont les secrets d’affaires auraient été mal gérés et que l’entreprise aurait acquis de manière licite?

Pour qu’une information soit protégée par le secret d’affaires conformément à la législation nationale applicable, les tribunaux exigent généralement, entre autres conditions, qu’elle ait fait l’objet de “mesures raisonnables” de la part de son détenteur pour qu’elle reste secrète. Dès lors, par ses propres efforts et en utilisant ses propres ressources, un détenteur de secret d’affaires doit prendre des mesures de protection raisonnables contre l’appropriation illicite du secret d’affaires.

Mesures de protection raisonnables

Les mesures de protection raisonnables sont généralement choisies au regard de la valeur de l’information, du niveau de risque d’appropriation illicite et du coût de mise en œuvre des diverses mesures.

Ainsi, sur les plans théorique et technique, il est possible d’éviter toute intrusion dans un réseau interne en coupant toutes les connexions entre les ordinateurs ou avec des réseaux externes. Toutefois, ce type de protection “extrême” est presque toujours irréaliste dans les entreprises modernes car celles‑ci doivent communiquer régulièrement avec des acteurs externes, par exemple des clients, des fournisseurs et des partenaires s’il s’agit d’une coentreprise. En réalité, de l’avis général, il est presque impossible (d’un point de vue pratique et économique) de protéger chaque information indéfiniment par le niveau de protection le plus élevé possible et en toutes circonstances.

Les mesures de protection raisonnables ne s’entendent donc pas toujours (et de fait, presque jamais) de la protection la plus stricte dans l’absolu, mais plutôt de la protection la plus efficace possible compte tenu de l’environnement de risque propre à l’entreprise et des circonstances particulières d’une transaction donnée. Le niveau de protection peut être déterminé en recensant les secrets d’affaires, en comprenant leur valeur, en pondérant les risques inhérents au secteur économique et en accordant la priorité à la protection des secrets les plus importants, le but étant d’atteindre un niveau de protection de chaque secret d’affaires qui soit efficace, proportionné et adéquat compte tenu des circonstances pertinentes.

Selon cette démarche, le détenteur d’un secret d’affaires pourrait décider de ne pas protéger du tout certaines informations ou de les protéger par des mesures moins robustes en raison du coût élevé (en termes financiers ou pratiques) de la protection. Ainsi, une entreprise peut décider qu’il est important d’accorder à tous ses ingénieurs un accès large et exhaustif à une base de données d’ingénierie pour favoriser leur collaboration, plutôt que de maximiser la sécurité en limitant l’accès de chaque ingénieur à cette base de données alors qu’elle est nécessaire à son travail actuel.

Les sections 2 et 3 de la présente partie du Guide sont tout particulièrement consacrées à la protection des secrets d’affaires du point de vue de la direction de l’entreprise, tandis que la protection des secrets d’affaires visant à permettre une action en justice en cas d’appropriation illicite sera examinée dans la cinquième partie intitulée “Secrets d’affaires et procédures judiciaires”.

1.3 Protection contre la contamination par des secrets d’affaires de tierces parties

Le second domaine de responsabilité en matière de gestion des secrets d’affaires concerne la manière d’éviter toute contamination par des secrets d’affaires de tierces parties. En d’autres termes, la gestion des secrets d’affaires ne porte pas seulement sur les risques “sortants” de fuites et d’appropriation illicite des secrets d’affaires appartenant à l’entreprise, mais aussi sur les risques “entrants” susceptibles de survenir lorsque les secrets d’affaires d’un tiers entrent dans l’entreprise à son insu et sont mêlés à ses propres informations.

La contamination s’entend de l’acquisition non intentionnelle de secrets d’affaires appartenant à de tierces parties. Elle se produit par exemple lorsque de nouveaux employés apportent avec eux des informations et des documents de leur précédent employeur et s’en servent dans leur nouvel emploi sans que leur nouvel employeur ne le sache. L’entreprise a alors été “contaminée” par les informations du précédent employeur.

Les mesures visant à éviter la contamination par des secrets d’affaires de tierces parties constituent un domaine à part entière de la gestion des secrets d’affaires du fait que cette contamination risque de porter atteinte à l’intégrité des actifs de l’entreprise, et non en raison d’une éventuelle perte de contrôle. L’entreprise devrait concevoir son programme de gestion des secrets d’affaires de telle sorte que celui-ci la protège également contre ces risques de contamination.

Autre exemple, il arrive souvent qu’un risque de contamination apparaisse lorsqu’une entreprise en engage une autre pour étudier une éventuelle transaction commerciale, par exemple une fusion ou un contrat de licence, et que des secrets d’affaires sont divulgués dans ce contexte. Dans ce cas, l’exposition à des informations sensibles de l’autre partie est volontaire et relève généralement des dispositions d’un accord de confidentialité ou de non-divulgation. Malheureusement, les responsables de ces transactions ne sont pas toujours suffisamment conscients des risques associés à la négociation des conditions de ces accords ou à l’application de ces conditions. Beaucoup de procès liés à des secrets d’affaires, qui auraient pu être évités, découlent du fait que la direction n’a pas accordé suffisamment d’attention à ces transactions.

Les sections 4 et 5 contiennent une analyse des risques entrants de contamination et des mesures d’atténuation envisageables, avec des exemples et des conseils pratiques supplémentaires.

1.4 Exploitation stratégique des secrets d’affaires

Une fois que les secrets d’affaires sont dûment protégés contre toute perte ou contamination, ils doivent être gérés de manière dynamique afin de soutenir et accroître la valeur de l’entreprise. Cette étape est essentielle en termes de commercialisation car elle permet de tirer parti de l’avantage compétitif lié à ces informations.

Comme pour toute autre propriété intellectuelle, le détenteur d’un secret d’affaires devrait choisir la meilleure façon d’exploiter celui‑ci au regard de son activité. Il lui est par exemple possible d’utiliser des secrets d’affaires à titre exclusif, ce qui lui permet de proposer un produit ou service supérieur ou d’accroître sa marge bénéficiaire par rapport à ses concurrents. Les secrets d’affaires peuvent aussi être concédés sous licence ou cédés, permettre d’obtenir un financement public ou privé, attirer des investisseurs ou être partagés dans le cadre d’une coentreprise ou de toute autre forme de collaboration.

Étant donné que les secrets d’affaires font partie intégrante des actifs de propriété intellectuelle, leur exploitation stratégique devrait être envisagée conjointement avec d’autres droits de propriété intellectuelle, notamment des brevets. La valeur des secrets d’affaires et le risque de perdre leur contrôle varient constamment avec les activités commerciales et les besoins de l’entreprise, ainsi qu’avec le changement de conditions extérieures comme la concurrence sur le marché, l’évolution technologique et la réglementation. Dès lors, l’exploitation optimale des secrets d’affaires est un concept dynamique qui devrait être évalué, analysé et actualisé régulièrement afin qu’il reste constamment cohérent avec l’évolution de la stratégie commerciale du détenteur de secrets d’affaires.

Pour pouvoir choisir judicieusement entre les différents types de protection de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en compte les facteurs juridiques (par exemple la possibilité de bénéficier d’une protection, la portée des droits, leur durée et leur couverture géographique) décrits dans la troisième partie du Guide, “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”, ainsi que les facteurs commerciaux (tels que les coûts, les ressources, les conditions du marché et la notoriété).

Il arrive aussi qu’une entreprise décide rationnellement d’assouplir ses mesures de protection des secrets d’affaires et qu’elle ne recherche pas d’autres moyens de protection. Préserver des secrets d’affaires n’est pas une fin en soi. Ces secrets n’ont de valeur que dans la mesure où ils offrent un avantage compétitif à l’entreprise, que ce soit en termes de technologie, de rétribution monétaire ou de notoriété.

La section 6 contient une analyse détaillée de la manière dont les détenteurs de secrets d’affaires peuvent définir une stratégie pour que leurs secrets d’affaires soient exploités par une tierce partie.

1.5 Valorisation des secrets d’affaires

L’exploitation des secrets d’affaires est étroitement liée à leur valorisation, qui peut être très difficile lorsqu’il n’existe pas de marché significatif. Toutefois, une certaine forme de valorisation, qu’elle soit absolue ou relative à d’autres actifs, est souvent nécessaire quand bien même elle ne pourrait pas être exacte pour des raisons inhérentes. Le fait d’avoir une certaine idée de la valeur des informations peut par exemple aider : i) à déterminer s’il est rentable d’investir dans des mesures de protection technologique coûteuses pour protéger ces informations; ii) à vendre les informations à une tierce partie ou à les lui concéder sous licence; ou iii) à quantifier les dommages subis en cas de divulgation non autorisée ou d’utilisation abusive des secrets d’affaires.

La section 7 présente les principales méthodes de valorisation des actifs de propriété intellectuelle avec leurs différents avantages et inconvénients.

2. Comment protéger des secrets d’affaires contre une appropriation illicite ou des fuites? Le plan de protection des secrets d’affaires

Un plan de protection des secrets d’affaires peut comporter les quatre étapes suivantes :

Étape 1 : Recensez et valorisez vos secrets d’affaires “potentiels”.

Étape 2 : Déterminez les risques encourus par vos secrets d’affaires.

Étape 3 : Choisissez et appliquez des mesures de protection raisonnables.

Étape 4 : Détectez les appropriations illicites et les fuites et réagissez.

Ces quatre étapes sont décrites en détail dans les sections suivantes. Le contenu de ces étapes est présenté plus loin dans l’exemple de liste de contrôle A : Mise en œuvre du plan de protection des secrets d’affaires – mesures à prendre.

2.1 Étape 1 : Recensez et valorisez vos secrets d’affaires “potentiels”

Plan de protection des secrets d’affaires (étape 1)

La première étape pour établir un plan de protection des secrets d’affaires consiste à recenser les secrets d’affaires “potentiels” de l’entreprise.

Beaucoup d’organisations n’ont pas conscience de l’existence et de la valeur des actifs que représentent leurs informations tant qu’elles n’ont pas procédé à un recensement de ces informations pour les cataloguer. Elles peuvent être surprises de découvrir qu’elles possèdent à leur insu des actifs de grande valeur. Il convient donc de procéder régulièrement à un examen interne pour recenser d’éventuels secrets d’affaires.

Les sous-étapes permettant de recenser ces éventuels secrets d’affaires sont les suivantes :

Recensez les informations de l’entreprise qui présentent de la valeur

Examinez attentivement la situation compétitive de l’entreprise pour déterminer quelles sont les informations qui contribuent à sa bonne marche et qui lui confèrent un avantage sur ses concurrents. Examinons les étapes suivantes :

Organisez un entretien avec la haute direction et les employés essentiels dans les différents services fonctionnels et commerciaux de l’entreprise. Voici quelques exemples de questions :

• Qu’est-ce qui différencie votre travail de celui de nos concurrents?

• Quel est le facteur clé de succès de votre service ou de votre équipe?

• À votre avis, qu’est-ce que nos concurrents aimeraient savoir sur votre travail?

• Qu’est-ce que nos clients apprécient le plus dans les produits et les services de l’entreprise?

• Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire si nos concurrents découvraient vos secrets?

Analysez les données concernant la production, les ventes et la satisfaction des clients. Ce travail peut fournir des informations utiles sur l’incidence positive des nouveaux produits ou services proposés, des plans d’affaires ou des stratégies de marketing. Accordez une attention particulière à la recherche-développement ainsi qu’aux fonctions de développement des ventes et des activités commerciales, car c’est souvent dans ces domaines que se trouve la plus grande concentration d’informations de grande valeur.

Analysez les produits des concurrents et les préférences des clients pour mieux comprendre en quoi vos secrets vous différencient de la concurrence. Cette enquête devrait permettre de définir un ensemble général d’informations présentant une grande valeur pour l’entreprise.

Choisissez des secrets d’affaires importants

Seul un sous-ensemble des informations recueillies au cours de la première sous-étape nécessite parfois de mettre en œuvre des mesures de protection spécifiques. Lorsque vous choisissez les informations qui méritent une attention particulière, il est généralement préférable d’en inclure trop plutôt que pas assez car les facteurs de risque et de valeur peuvent évoluer; il est donc conseillé de se réserver la possibilité de protéger un jeu d’actifs plus étendu. Si les informations ne sont pas connues de la grande majorité de vos concurrents, c’est une raison suffisante pour les considérer comme des secrets d’affaires.

Cette démarche “élargie” peut conduire à la protection excessive de certaines informations, mais il est préférable de subir un certain degré de désagrément plutôt que de perdre le contrôle sur des informations qui pourraient se révéler essentielles par la suite.

Créez un catalogue des secrets d’affaires

Il est généralement utile de répertorier les secrets d’affaires d’une manière ou d’une autre pour que la prise de décision soit plus facile et plus prévisible. Cependant, les secrets d’affaires sont souvent constitués d’informations que l’on ne peut recenser facilement et rapidement. En outre, dans les grandes entreprises, les informations constituant des actifs pourraient être disséminées parmi des centaines d’employés, chacun d’eux développant, gérant et utilisant le savoir-faire nécessaire à sa fonction, qui peut évoluer au fil du temps. Dès lors, en termes de gestion, il suffit la plupart du temps d’établir un catalogue général des secrets d’affaires classés par catégorie avec une brève description de la raison pour laquelle ils présentent de la valeur pour l’entreprise. Ce catalogue n’a pas pour but d’expliquer en détail toutes les informations constituant des actifs pour l’entreprise, mais de sensibiliser le personnel à ces actifs et d’améliorer la prise de décision concernant leur protection.

2.2 Étape 2 : Déterminez les risques encourus par vos secrets d’affaires

Plan de protection des secrets d’affaires (étape 2)

Après avoir évalué et catalogué les secrets d’affaires les plus importants, leur détenteur devrait définir les risques auxquels ils sont confrontés dans le cadre des activités de l’entreprise. Il est essentiel de comprendre ces risques pour pouvoir trouver les mesures qui permettront de les atténuer.

Les principaux risques encourus par les secrets d’affaires peuvent être organisés de la manière suivante :

• L’acquisition ou l’usage abusif des secrets d’affaires par une tierce partie. Les entreprises tentent souvent d’obtenir des renseignements sur leurs concurrents. En général, les moyens licites d’y parvenir consistent à recourir à l’ingénierie inverse et à la découverte indépendante ⁽¹⁾Voir la troisième partie du Guide, “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”. En général, l’ingénierie inverse est un processus consistant à partir d’un produit existant et à le décomposer, l’étudier et l’analyser pour comprendre ses éléments, sa composition, sa conception, ses fonctions ou son procédé de fabrication.. Les concurrents peuvent aussi tenter d’employer des moyens illicites tels que l’espionnage ou la corruption d’employés. Réduire ce type de risques est le principal objectif de tout plan de protection des secrets d’affaires. Voir la troisième partie du Guide, “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”. En général, l’ingénierie inverse est un processus consistant à partir d’un produit existant et à le décomposer, l’étudier et l’analyser pour comprendre ses éléments, sa composition, sa conception, ses fonctions ou son procédé de fabrication.

• Fuites et divulgations accidentelles d’un secret d’affaires. L’un des plus grands risques auxquels les secrets d’affaires sont confrontés est tout simplement la perte accidentelle due à la négligence ou à une mauvaise gestion de la part des personnes qui les “connaissent”, par exemple des employés ou des partenaires extérieurs. Les fuites et les divulgations accidentelles peuvent découler du fait qu’il est difficile de protéger les secrets d’affaires. Si par exemple l’exploitation des informations nécessite que de nombreuses personnes aient accès à celles‑ci, les fuites deviennent plus probables. D’autres risques peuvent être liés au support particulier sur lequel le secret d’affaires est représenté. Des études ont montré que le plus grand risque de perte d’un secret provient d’une erreur de manipulation de la part d’employés, ce qui met en évidence l’importance de bien communiquer avec les employés et de les former correctement.

• Accusations d’appropriation illicite de secrets d’affaires formulées par de tierces parties. En raison de la forte mobilité des employés et de la fréquence d’accords de collaboration ou d’autres formes de partage observées dans les activités économiques modernes, la plupart des entreprises s’exposent à un certain risque d’accusations de ce type. Ces accusations peuvent découler soit du fait que l’entreprise est suspectée d’une appropriation illicite directe du secret d’affaires, soit d’une contamination involontaire (on trouvera de plus amples détails sur la contamination dans les sections 4 et 5). Les accusations portées par des tiers peuvent avoir plusieurs conséquences possibles, notamment les suivantes : i) la nécessité de se défendre contre ces accusations, éventuellement devant un tribunal; ii) la nécessité de mettre un terme, si les accusations sont fondées, à l’emploi du secret d’affaires (y compris à la vente des produits et services qui l’exploitent); iii) le versement d’une indemnisation; ou iv) le risque d’un procès pénal.

Les éventuels risques, lacunes et autres failles dans la protection des secrets d’affaires peuvent être recensés en menant des entretiens avec les principaux cadres et avec les personnes qui se servent de ces secrets au quotidien dans l’entreprise. Des consultants externes spécialisés et des tests de sécurité peuvent contribuer à recenser les vulnérabilités.

Pour pouvoir évaluer les risques de manière systématique, il est important de comprendre :

• la probabilité que les risques potentiels se matérialisent; et

• leur incidence potentielle, c’est‑à‑dire la gravité de leurs conséquences ⁽²⁾James Pooley, Trade Secrets § 9.03 [4], (Law Journal Press 1997-2023, édition mise à jour)..

En réalité, il est souvent impossible d’éliminer tous les risques. Ce qu’il est possible de faire de manière réaliste, c’est d’atténuer ces risques, notamment en accordant la priorité à ceux qui ont la probabilité d’occurrence la plus élevée et les conséquences les plus graves. Les cadres, les responsables des activités commerciales et les représentants des personnes qui seront concernées par d’éventuelles mesures dans leur travail quotidien devraient être associés à l’évaluation des risques et à la conception du programme de protection. En définitive, les mesures de gestion des risques découlent d’un équilibre entre les différents intérêts, la nécessité de garantir la sécurité étant contrebalancée par le besoin d’être efficace et par des contraintes de coûts.

L’analyse de risques devrait déboucher sur un rapport d’évaluation des risques indiquant les risques potentiels, leur probabilité d’occurrence, leurs conséquences et le niveau de priorité d’une intervention.

2.3 Étape 3 : Choisissez et appliquez des mesures de protection raisonnables

Plan de protection des secrets d’affaires (étape 3)

Critères permettant de définir des mesures de protection raisonnables

Après avoir recensé les secrets d’affaires de l’entreprise, les avoir catalogués et avoir analysé leur valeur et les risques associés, il est nécessaire de définir les mesures qui sont raisonnables au regard de la valeur des informations, du niveau de risque et du coût de mise en œuvre des différentes mesures; il s’agit de trouver les mesures les plus adéquates compte tenu des circonstances particulières de chaque cas.

D’une manière générale, les mesures de protection des informations appartenant à une entreprise visent à préserver le secret et à conserver le contrôle sur leur accès et sur les actes autorisés à partir de ces informations. Les détenteurs des secrets d’affaires, qui doivent prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, peuvent notamment considérer les facteurs suivants pour définir les mesures de protection raisonnables.

La valeur du secret d’affaires

Plus les informations sont essentielles au succès de l’entreprise par rapport à ses concurrents, plus les mesures de protection devraient être strictes. La valeur du secret d’affaires est notamment déterminée par la probabilité que les informations restent secrètes et qu’elles garantissent un avantage compétitif à leur détenteur au fil du temps.

Les caractéristiques de l’organisation

En général, la taille de l’organisation a une incidence sur les mesures qu’elle peut et qu’elle devrait prendre, compte tenu par exemple de ses ressources et du degré de complexité que présente la gestion du secret au sein de l’organisation.

Les particularités du secteur économique et l’efficacité des différentes mesures

Le secteur d’activité du détenteur du secret d’affaires peut également avoir de l’importance pour déterminer les mesures de protection raisonnables. Certaines mesures ont une utilité générale dans tous les domaines, tandis que d’autres sont plus efficaces dans des domaines particuliers.

Il existe des secteurs tels que l’assurance personnelle dans lesquels les informations sur les clients et leurs besoins propres sont essentielles à l’activité, et où par conséquent les obligations contractuelles des employés en matière de confidentialité et les mesures pratiques en matière de sensibilisation et de formation à la gestion des secrets d’affaires présentent une importance considérable. Autre exemple, les employés qui sont membres d’une équipe de vente ou de développement commercial chargée de vendre des pièces de machines industrielles construites sur mesure, ou de fournir des tissus de haute qualité répondant aux préférences des clients devraient avoir l’obligation contractuelle de préserver la confidentialité des informations. Dans les secteurs de haute technologie (tels que l’industrie pharmaceutique, les appareils médicaux, la construction automobile et les technologies de l’information et de la communication) ou dans des secteurs particulièrement exposés aux cyberattaques ⁽³⁾Les quatre secteurs économiques qui semblent les plus menacés par le vol en ligne de secrets d’affaires sont le secteur manufacturier, les technologies de l’information et de la communication, les activités de finance et d’assurance et les technologies médicales et liées à la santé. Voir Commission européenne, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, “The Scale and Impact of Industrial Espionage and Theft of Trade Secrets through Cyber” (Échelle et incidence de l’espionnage industriel et du vol de secrets d’affaires en ligne), Office des publications, 2018, pages 29 et 30. Https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4eae21b2-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1#, les mesures pratiques prises dans le domaine informatique sont aussi très importantes.

Les coûts de protection des secrets d’affaires

Le budget de l’entreprise est souvent un problème fondamental car la protection des secrets d’affaires peut nécessiter des investissements considérables dans des mesures de sécurité. D’une manière générale, protéger un secret d’affaires n’a de sens que si les investissements nécessaires sont inférieurs au rendement économique attendu de l’exploitation des informations. Pour évaluer ce critère, il convient de prendre en compte l’évolution de la technologie dans le temps, compte tenu de la nécessité de mettre constamment à jour les mesures de sécurité concernées et des coûts afférents. D’un autre côté, une fois que les investissements ont été faits dans certaines mesures de protection générale, par exemple un système de surveillance vidéo et des mesures de contrôle informatiques, ces mesures permettent souvent de protéger plusieurs secrets d’affaires à la fois, et les nouveaux secrets d’affaires peuvent être protégés par des mesures déjà en place. Les coûts peuvent différer selon la mesure envisagée et le secret d’affaires à protéger.

La nécessité de préserver l’efficacité du travail

Certaines mesures de protection, ou leur combinaison, peuvent être défavorables à l’efficacité et à la fluidité de l’accès aux informations au sein de l’entreprise. Une politique imposant plusieurs autorisations de la part de plusieurs personnes différentes chaque fois qu’il est nécessaire de consulter un secret d’affaires peut faire baisser la valeur de ce secret du fait que l’utilisation de celui‑ci dans les activités de l’entreprise est excessivement restreinte. Il convient donc de trouver le juste équilibre entre la nécessité de protéger les secrets d’affaires et la nécessité de pouvoir exploiter ceux‑ci de manière efficace dans le cadre des flux d’informations internes. À cet égard, il peut être utile de s’entretenir avec les personnes intervenant dans ces flux pour envisager les alternatives possibles et déterminer quelles sont les mesures qui peuvent être mises en œuvre de manière réaliste sans perdre d’efficacité dans le travail.

La recherche d’un équilibre entre tous les critères précités devrait permettre de déterminer s’il convient de protéger un secret d’affaires donné et où se situe le niveau de protection adéquat. Décider de ne pas protéger des informations de faible valeur peut être parfaitement cohérent avec une gestion efficace. De fait, d’un point de vue pratique et économique, il n’est généralement pas possible de protéger toutes les informations de la même manière, et il est donc raisonnable pour l’entreprise de ne protéger activement qu’un sous-ensemble des informations.

Mise en œuvre des mesures de protection

Enfin, une fois que le détenteur a choisi des mesures de protection raisonnables pour chaque catégorie de secrets d’affaires, la dernière étape consiste à mettre ces mesures en œuvre. Étant donné qu’elles ont été élaborées au terme d’une longue réflexion liée à la valeur et au risque perçus, ces mesures vont également répondre à la norme souple des “mesures raisonnables” de protection qui est établie par la législation.

En général, un plan de protection des secrets d’affaires consiste à mettre en œuvre une combinaison de mesures opérationnelles et contractuelles. Les mesures de protection classiques ci-après seront examinées dans la présente section.

Mesures opérationnelles

• Définir clairement les rôles en matière de gestion des secrets d’affaires et les processus décisionnels : établir sans ambiguïté les rôles et les responsabilités au sein de l’entreprise dans le domaine de la gestion des secrets d’affaires et des processus de prise de décision.

• Prendre des mesures en matière de gestion documentaire : gérer correctement les informations et les documents au sein de l’organisation (par exemple en établissant des politiques de classement et de marquage des documents, un cycle de vie des documents et des procédures d’autorisation des accès).

• Prendre des mesures logistiques et organisationnelles : contrôler et suivre l’accès aux lieux dans lesquels les secrets d’affaires sont conservés et utilisés.

• Sensibiliser et former les employés : mettre en place des ateliers de sensibilisation et de formation des employés en s’appuyant sur des politiques internes et sur un code de conduite ou de déontologie afin qu’ils prennent conscience de leurs responsabilités au regard de la protection des secrets d’affaires.

• Prendre des mesures dans le domaine des technologies de l’information : appliquer des mesures informatiques pour sécuriser les secrets d’affaires lors de leur utilisation et de leur conservation.

Mesures contractuelles

• À l’intérieur vis-à-vis des employés : conclure des contrats entre le détenteur du secret d’affaires et le personnel de l’organisation pour les lier à une obligation de confidentialité et à d’autres obligations contractuelles afin de préserver le secret.

• À l’extérieur vis-à-vis des fournisseurs, des clients et des partenaires : conclure des contrats avec des parties extérieures telles que des consultants, des sous‑traitants, des fournisseurs, des clients, des distributeurs, des vendeurs et des partenaires d’affaires réels ou potentiels pour les lier à une obligation de confidentialité et à d’autres obligations contractuelles visant à limiter l’accès aux secrets d’affaires ou leur utilisation.

Définir clairement les rôles en matière de gestion des secrets d’affaires et les processus décisionnels

La gestion des secrets d’affaires nécessite de prendre beaucoup de décisions essentielles en matière de direction de l’entreprise, ces décisions devant parfois être prises rapidement (par exemple pour réagir en cas d’appropriation frauduleuse de secrets d’affaires afin d’éviter la poursuite de la dissémination, voire la divulgation du secret).

Les rôles et les responsabilités des dirigeants de l’organisation doivent donc être clairement répartis et les processus de prise de décision doivent être clairement définis. Les mesures suivantes peuvent par exemple être prises à cet égard.

Établir clairement les rôles et les responsabilités

Définir clairement la personne responsable de la prise de décisions dans le domaine de la gestion des secrets d’affaires. La responsabilité peut être partagée en fonction de l’importance du secret d’affaires et de la décision à prendre. L’intervention de la haute direction peut n’être nécessaire que pour les décisions les plus importantes. Ainsi, la décision de marquer un document particulier pour le rendre confidentiel peut être prise à l’interne par le service concerné. En revanche, le fait de concéder une licence sur un secret d’affaires à une tierce partie devrait obtenir l’autorisation de la haute direction.

Préciser et rationaliser le processus décisionnel dans la gestion des secrets d’affaires

Définir les cas dans lesquels une autorisation est nécessaire pour prendre une décision en matière de gestion des secrets d’affaires et comment cette autorisation peut être obtenue. Envisager d’établir une procédure ordinaire et une procédure accélérée, cette dernière ne pouvant être employée que lorsque l’autorisation est urgente.

Désigner un “directeur des secrets d’affaires”

Désigner et former une ou plusieurs personnes que les employés peuvent contacter pour obtenir des éclaircissements, des orientations ou une supervision en cas d’incertitude (le “directeur des secrets d’affaires”).

Prévoir un plan d’urgence

Mettre en place un plan d’urgence en établissant la liste des personnes à contacter au sein de l’entreprise (les dirigeants et le directeur des secrets d’affaires) et à l’extérieur (appui juridique et informatique). Définir les mesures à prendre immédiatement ou à éviter en cas d’incident. Ce plan peut couvrir les situations dans lesquelles l’entreprise constate une appropriation illicite de ses secrets d’affaires et les cas d’éventuelle contamination par les secrets d’affaires d’un tiers.

Prendre des mesures en matière de gestion documentaire

Les secrets d’affaires se composent d’informations figurant dans différents types de documents, par exemple des courriels, des rapports, des plans d’affaires, des contrats, des listes de clients, des documents techniques, des comptes rendus de réunion, etc. Ces documents doivent être correctement gérés pour éviter aussi bien les divulgations accidentelles que les acquisitions, les utilisations et la dissémination illicites.

Les mesures en matière de gestion documentaire ont essentiellement pour but : i) de permettre l’identification des secrets d’affaires en les étiquetant; ii) de rendre l’appropriation illicite et la distribution des secrets d’affaires plus difficile; et iii) d’assurer la traçabilité des documents contenant des secrets d’affaires pour retrouver facilement les personnes responsables d’une appropriation illicite ou d’une fuite.

En général, la règle d’or en matière de gestion documentaire veut que les mesures soient aussi simples que possible, car si elles sont trop complexes les employés risquent simplement de les ignorer, ou la bureaucratie va ralentir le fonctionnement de l’entreprise. On trouvera ci‑après quelques exemples de mesures dans le domaine de la gestion documentaire.

Marquage des documents

Le marquage des documents n’est pas toujours nécessaire pour démontrer que le secret d’affaires était protégé. Cependant, il est vivement conseillé d’adopter une politique dans ce domaine. Des indications telles que “Confidentiel – Propriété de l’entreprise X”, “Accès limité à…” ou tout autre libellé analogue peuvent être apposés sur des documents.

L’indication du niveau de confidentialité d’un document (faible, moyen, élevé, etc.) et des instructions élémentaires sur la manière de le traiter (par exemple “ne pas partager”, “ne pas imprimer”, “ne pas sortir de l’entreprise”, “ne pas enregistrer sur certains médias”, “à crypter”) peuvent aussi être ajoutées.

Le marquage d’un document par des indications de confidentialité devrait généralement incomber à l’employé qui crée ce document ou qui le distribue à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Toutefois, des employés spécialement formés à cet effet peuvent être désignés pour aider les autres à classer les informations. Certains documents tels que des schémas d’ingénierie ou des listes de clients peuvent être systématiquement classés comme confidentiels. Les employés devraient être invités à contacter le directeur des secrets d’affaires ou leur responsable hiérarchique en cas de doute.

Réglementation concernant la création, l’emploi et la fin de vie des documents

Les secrets d’affaires sont confrontés au risque majeur de la fuite accidentelle d’un document qui les contient. Les entreprises devraient instaurer des règles particulières et prendre des mesures pour réglementer la manière dont les documents (y compris les enregistrements électroniques) sont gérés afin de limiter les risques de perte de contrôle accidentelle.

Réglementation de l’accès aux documents et aux informations

En général, plus le nombre des employés connaissant un secret d’affaires est élevé, plus il y a de risques que l’entreprise perde le contrôle sur ce secret. Pour réduire le risque de divulgation accidentelle ou volontaire, la démarche la plus simple consiste à restreindre l’accès au secret d’affaires et aux documents connexes. D’une manière générale, l’accès ne devrait être accordé qu’aux personnes ayant besoin des informations, en le limitant aux informations et aux documents spécifiquement nécessaires pour que ces personnes puissent accomplir leurs tâches respectives. Ce principe devrait être appliqué de manière pondérée afin de ne pas entraver inutilement un partage efficace des connaissances au sein de l’entreprise. Ainsi, sur une ligne de production, une solution judicieuse consiste par exemple à diviser un ensemble d’opérations entre plusieurs employés de sorte que chaque employé ne connaisse pas ou ne comprenne pas les informations nécessaires à l’ensemble du procédé.

L’entreprise peut aussi être contrainte de permettre à de tierces parties d’accéder à des documents confidentiels. Cette situation se produit souvent du fait qu’un nombre croissant d’entreprises sont amenées à sous‑traiter certaines activités ou à collaborer pour développer de nouveaux produits. Dans ces situations, les informations ne devraient être partagées que dans la stricte mesure du nécessaire. En outre, l’accès ne devrait être accordé à des personnes ou des organisations que sous réserve de la signature d’un accord ou d’une clause de confidentialité et après avoir obtenu l’approbation d’une personne responsable de la gestion des secrets d’affaires.

Prendre des mesures logistiques et organisationnelles

Les lieux dans lesquels les entreprises conservent des documents et des prototypes, mènent des activités de recherche-développement, entreposent des serveurs, etc. devraient être surveillés et leur accès devrait être réglementé et suivi. Les mesures logistiques et organisationnelles créent des barrières physiques entre une personne qui cherche à s’approprier illicitement des secrets d’affaires et ceux‑ci.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

• Un service de conciergerie, l’enregistrement des entrées et des sorties et une surveillance vidéo à l’entrée des locaux de l’entreprise.

• Une procédure particulière prévue pour les visiteurs, notamment une escorte jusqu’au lieu de rendez-vous ou l’attribution d’un badge d’identification. Les employés doivent signaler immédiatement toute personne inconnue qui se trouverait dans les locaux de l’entreprise.

• Une restriction des objets que les personnes peuvent emmener dans les locaux, notamment des appareils photo ou des smartphones. Dans les zones très sensibles, les visiteurs et les employés peuvent être tenus de porter un uniforme de travail sans poche et de transporter leurs affaires dans des sacs transparents.

• Des badges ou d’autres moyens d’identification automatique permettant aux employés d’accéder aux locaux.

• Une restriction de l’accès des visiteurs extérieurs à l’ensemble des locaux ou à certaines zones qui peuvent être réservées aux employés (par exemple des locaux de production et des laboratoires de recherche-développement). L’accès peut être subordonné à un engagement de confidentialité.

Les mesures logistiques et organisationnelles s’appliquent généralement au premier point de contact avec l’entreprise. Les employés et les visiteurs vont ainsi constater que l’entreprise est vigilante et qu’elle est prête à réagir s’ils contreviennent aux règles. Ces mesures ont donc un effet dissuasif et découragent toute tentative de commettre un acte illicite; elles ont aussi un effet pédagogique sur le personnel en favorisant l’apparition d’une culture de confidentialité.

Formation et sensibilisation des employés

L’une des causes les plus fréquentes de perte de secrets d’affaires est simplement la perte accidentelle d’informations de la part des personnes à qui ces secrets ont été confiés.

Si les employés ne sont pas conscients de ce qui constitue un secret d’affaires, ou s’ils ne savent pas si une certaine information constitue ou non un secret d’affaires, ou encore s’ils ne comprennent pas pourquoi les secrets d’affaires sont si importants pour l’entreprise, ils pourraient en parler sans précaution dans leurs conversations avec des amis dans un lieu public, ou divulguer des informations dans des publications et des commentaires sur les réseaux sociaux pour mettre en relief les succès de leurs entreprises (ou les leurs).

Ce genre de comportement peut mettre les secrets d’affaires en danger. Pour réduire ces risques, l’entreprise devrait surtout concentrer ses efforts sur la formation des employés afin de mieux les sensibiliser à l’importance des secrets d’affaires dans leur travail quotidien. Les employés devraient comprendre que l’entreprise fonctionne dans un environnement compétitif et que les secrets d’affaires constituent un actif essentiel dont la perte pourrait être extrêmement grave. Ils devraient être encouragés, à tous les échelons, à traiter les secrets d’affaires avec la plus grande précaution dans un effort collectif de protection de la position concurrentielle de l’entreprise.

Une formation de base et une sensibilisation des employés peuvent généralement être effectuées à peu de frais, et leur effet sur l’attention que les employés portent aux secrets d’affaires de l’entreprise est notable. Avec des investissements plus importants, il est possible de mettre en place un programme de formation plus structuré et permanent.

Mise en place de politiques internes, de codes de conduite et de codes de déontologie

L’une des méthodes permettant de former les employés consiste à leur fournir un ensemble de documents expliquant comment il convient de se comporter, notamment des politiques, des codes de conduite et des codes de déontologie particuliers. Ces documents servent d’aide‑mémoire et de listes de contrôle pour que les employés puissent assumer leurs responsabilités en matière de gestion des secrets d’affaires, y compris dans un environnement de travail à distance, le cas échéant. Ils peuvent par exemple comporter les éléments suivants :

• des règles spécifiques comme la nécessité d'avoir toujours un bureau vide, l'obligation de rendre les objets et les documents après une réunion, l'interdiction de stocker de documents de l'entreprise sur des dispositifs personnels, et l'interdiction de partager des informations avec de tierces parties;

• un renvoi à la législation locale relative au secret et aux devoirs et responsabilités des employés dans ce domaine.

Les employés devraient pouvoir consulter ces documents à tout moment (par exemple en les publiant sur le réseau interne de l’entreprise) et demander des précisions. De plus, il convient de rappeler régulièrement aux employés l’existence et le contenu de ces documents.

Formation générale, évaluations et récompenses pour les employés

Il existe diverses manières de sensibiliser les employés à la gestion des secrets d’affaires. Elles ont toutes pour but de les mobiliser, de leur donner des instructions et de leur transmettre des messages essentiels.

La formation devrait être continue et variée. Elle devrait commencer dès l’accueil de chaque employé, qui devrait suivre une formation initiale à la confidentialité, et devrait se poursuivre pendant toute la durée de l’emploi.

Différents types de formation peuvent être envisagés : fournir aux employés des notes d’information, des affiches ou des vidéos didactiques, des listes de contrôle, une liste de choses à toujours faire et à ne jamais faire, des jeux de rôle, une simulation de menaces extérieures aux secrets d’affaires (par exemple des courriels d’hameçonnage produits automatiquement) et des concours de bonnes pratiques permettant de récompenser des employés ou des équipes.

Pour constituer une culture d’entreprise autour des secrets d’affaires, il est recommandé aux cadres de s’investir dans ces activités.

Les hauts dirigeants et les ingénieurs de haut niveau devraient suivre une formation spécifique adaptée à leur environnement de risque particulier. En outre, les personnes ayant une relation d’emploi direct avec l’entreprise, comme les consultants et les sous‑traitants, devraient recevoir les instructions correspondantes.

Formation spéciale pour les services à risque élevé

Certaines fonctions au sein de l’entreprise peuvent avoir tendance à partager excessivement des informations sensibles avec des personnes extérieures. Ce partage est généralement de bonne foi, par exemple pour promouvoir l’entreprise ou ses produits. Cependant, ce genre de comportement peut présenter des risques lorsque des secrets d’affaires sont en jeu.

Voici quelques domaines d’activités qui présentent de manière inhérente des risques plus élevés de perdre des secrets d’affaires, et auxquels il est donc nécessaire de porter une attention accrue :

• Les activités de marketing : les personnes qui travaillent au service du marketing sont naturellement amenées à employer des informations sur les nouveaux produits ou les produits à venir, ou sur de nouvelles fonctionnalités de ces produits pour alimenter des campagnes promotionnelles ou attirer l’attention de prospects.

• Les activités de développement commercial : ces activités présentent des risques semblables à ceux du marketing, mais plus étendus car les employés s’efforcent d’établir de nouvelles relations commerciales et ont donc besoin d’attirer l’intérêt de partenaires potentiels vis‑à‑vis des perspectives de l’entreprise. Dans ce cas, outre la formation générale à la confidentialité, il peut être nécessaire d’imposer une discipline en matière de négociation et de respect d’accords de non-divulgation.

• Les publications scientifiques : dans les domaines techniques, les scientifiques ont souvent été incités à rechercher le succès en publiant de manière précoce les résultats de leurs travaux dans des revues scientifiques. Cette tendance doit être modérée non seulement par une formation de base, mais par des exigences claires concernant la soumission d’articles en pré-publication pour garantir qu’aucun secret de haute valeur ne soit compromis ⁽⁵⁾Voir également la sixième partie du présent Guide intitulée “Les secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration”, qui traite de l’emploi des secrets d’affaires dans le contexte de la recherche collaborative menée au sein d’établissements universitaires..

Le marketing, la vente et les publications sont bien entendu des activités importantes pour l’entreprise qui doivent être encouragées et favorisées. Cependant, il faut prendre les précautions adéquates pour s’assurer qu’elles sont gérées de manière à protéger les secrets d’affaires de l’entreprise. Différentes mesures sont envisageables à cette fin, notamment :

• Assurer une formation spéciale : les personnes exerçant des activités à haut risque doivent suivre une formation et des règles spéciales pour les aider à faire leur travail avec discipline et dans le respect des secrets d’affaires de l’entreprise.

• Établir une procédure d’approbation des divulgations extérieures : mettre en place une procédure d’autorisation spéciale prévoyant un double contrôle pour s’assurer qu’aucune information sensible n’est divulguée dans les exposés commerciaux, scientifiques ou de marketing et dans les documents connexes qu’il est prévu de présenter.

Mesures de sécurité informatique et outils de gestion correspondants

La plupart des secrets d’affaires des entreprises sont stockés et transmis au moyen de systèmes numériques connectés à l’échelle mondiale, qui présentent des failles de sécurité inhérentes. C’est pourquoi la plupart des grandes entreprises achètent et déploient des solutions de protection informatiques adéquates. Au demeurant, compte tenu de l’évolution extrêmement rapide des risques et des technologies de protection, les mesures de sécurité informatiques devraient être régulièrement réexaminées.

Les mesures de sécurité informatiques peuvent comprendre les éléments suivants :

• Exiger une authentification pour accéder aux dispositifs, aux outils et aux systèmes informatiques de l’entreprise : il peut s’agir d’une politique concernant les mots de passe (exigeant des mots de passe robustes et modifiés régulièrement), d’une authentification multifactorielle ou d’autres méthodes d’authentification.

• Employer des systèmes d’exploitation actualisés ainsi que des systèmes de lutte contre les logiciels espions ou malveillants et des pare-feu régulièrement mis à jour.

• Mettre en place un système de cryptage automatique et des sauvegardes quotidiennes.

• Enregistrer tous les accès aux systèmes, dossiers et fichiers ainsi que les téléchargements et les communications sortantes.

• Prévoir des dossiers particuliers (protégés par mot de passe et/ou cryptés et stockés dans le système informatique de l’entreprise ou dans un site de stockage en nuage sécurisé) pour conserver les fichiers confidentiels.

• Établir des règles strictes pour l’emploi et la possession des dispositifs électroniques (téléphones, ordinateurs et tablettes) fournis par l’entreprise.

• Interdire, décourager ou réglementer correctement l’emploi de services en nuage et de dispositifs amovibles personnels, et éventuellement interdire l’usage de dispositifs personnels (ordinateurs portables, tablettes, téléphones, clés USB) à des fins professionnelles.

• Réglementer l’utilisation de l’Internet ainsi que de dispositifs et de services connectés à l’Internet, par exemple, le cas échéant et dans la mesure du possible, en désactivant les connexions externes à des dossiers ou des systèmes contenant des secrets d’affaires, en établissant une politique sur l’utilisation des réseaux sociaux et en interdisant l’accès à certains sites Web.

• Mettre un plan de réaction à des attaques en ligne en place. Ce plan peut prévoir un large éventail de mesures dont le but principal est de mettre un terme à l’attaque et de limiter ses conséquences.

Il existe aussi des outils informatiques qui facilitent la gestion interne des secrets d’affaires. Par exemple :

• Des logiciels conçus spécialement pour la gestion des secrets d’affaires. Ces outils (souvent appelés outils de prévention de perte de données ou DLP) peuvent avoir différentes fonctions :

  • aider les entreprises à recueillir, organiser, étudier et rendre compte des secrets d’affaires et des secrets commerciaux qui leur ont été confiés par de tierces parties;

  • suivre l'évolution de la mise en œuvre des mesures de protection des secrets d’affaires;

  • produire des preuves convaincantes, le cas échéant, du fait que les secrets d’affaires sont dûment gérés et protégés, ce qui peut être utile devant un tribunal pour répondre à la norme des “mesures raisonnables” selon laquelle une information constitue un secret d’affaires.

• Des audits informatiques pour suivre de manière régulière les activités des employés et détecter le comportement illicite d’employés quittant l’entreprise, dans le respect de la législation locale sur le travail.

• Des outils informatiques permettant de fournir des preuves de l’existence du secret d’affaires à un moment précis (horodatage) ⁽⁶⁾L’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) a lancé en 2010 un service de certification des secrets d’affaires, qui avait reçu plus de 188 509 demandes à la fin de 2022. Ce service calcule la valeur de hachage d’un document électronique et la combine avec la valeur du temps autorisé, créant ainsi un horodatage. Les horodates sont ensuite enregistrées auprès de l’Institut coréen des informations en matière de brevets (KIPI) pour prouver l’existence d’un exemplaire original d’un secret d’affaires ainsi que sa date initiale de possession (voir https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=91022&catmenu=ek02_06_01)..

On trouvera dans la septième partie, intitulée “Secrets d’affaires et objets numériques”, de plus amples informations sur les mesures de sécurité permettant de protéger des secrets d’affaires au format numérique ainsi que sur les difficultés et les risques propres à ce type de protection.

Mesures contractuelles

Les détenteurs de secrets d’affaires devraient envisager de prendre des mesures contractuelles pour protéger ceux‑ci. Ces mesures peuvent être utiles en l’absence d’autres mesures et sont souvent essentielles en cas de procès.

Dans le libellé d’un contrat, il est préférable de faire référence à des “informations confidentielles” plutôt qu’à des secrets d’affaires, car la première expression est plus facile à comprendre et plus courante. L’une des principales fonctions d’un contrat consiste à établir une relation de confiance; l’emploi d’une terminologie plus générale renforce donc cette notion sans préjuger de ce qu’un tribunal pourrait décider au regard de la définition d’un “secret d’affaires” susceptible d’être protégé sur le plan juridique.

Types de mesures contractuelles

Les mesures contractuelles peuvent par exemple se composer de clauses de confidentialité et d’accords de non-divulgation.

Les clauses de confidentialité (généralement prévues dans des contrats de travail ou des contrats avec des tiers) indiquent que la personne recevant des informations dans le cadre de la relation contractuelle doit préserver la confidentialité de celles‑ci, qu’elle ne doit pas les divulguer à de tierces parties et qu’elle ne peut les employer que dans le but convenu. Ces clauses peuvent figurer dans tout type de contrat commercial, y compris des accords avec des fournisseurs, des contrats de vente et des licences.

Les accords de non-divulgation sont des contrats juridiquement contraignants qui établissent une relation de confiance entre les parties. Celles‑ci conviennent que les informations confidentielles qu’elles peuvent obtenir dans le cadre de cette relation ne doivent pas être communiquées à des tiers ni être employées dans des buts différents de ceux qui ont été définis dans le contrat. Ces accords contiennent par définition une ou plusieurs clauses de confidentialité.

Bien entendu, les accords de non‑divulgation comme les clauses de confidentialité doivent être correctement rédigés. Il est conseillé de se faire aider par des avocats. Lors de leur rédaction, il convient de prévoir un certain nombre d’éléments généraux, mais essentiels, notamment les suivants :

• Indiquer clairement quelles sont les informations visées par la confidentialité. Les obligations de confidentialité ne sont efficaces que si les informations visées sont clairement établies. Il convient donc d’ajouter au contrat une définition des “informations confidentielles”, y compris des dispositions permettant d’établir que certaines informations communiquées oralement sont confidentielles.

• Définir la portée des droits d’accès, d’utilisation et de divulgation des secrets d’affaires, et imposer des mesures de contrôle strictes et des sanctions si les destinataires contreviennent à leur obligation de confidentialité.

• Définir ce qui constitue une utilisation autorisée des informations divulguées. Indiquez les buts précis dans lesquels les informations divulguées peuvent être autorisées, par exemple dans le cadre d’une fusion ou d’une licence éventuelles.

• Prévoir des exceptions à la confidentialité. Indiquez ce qui n’est pas considéré comme des informations confidentielles et excluez‑les de la portée de l’obligation de confidentialité. Si par exemple on peut démontrer que certaines informations sont connues du public ou qu’elles sont passées dans le domaine public sans que le destinataire n’ait commis de faute, ou si le destinataire peut démontrer que des informations ont été créées indépendamment des secrets divulgués, ces informations devraient être exclues du périmètre des “informations confidentielles” couvertes par l’accord de non‑divulgation.

Outre les clauses de confidentialité et les accords de non-divulgation, d’autres mesures contractuelles peuvent être prises dans certains ressorts juridiques pour protéger indirectement des secrets d’affaires. Ainsi, des accords ou des clauses de non‑concurrence (parfois appelés accords ou clauses de non‑compétition) et/ou des accords ou des clauses de non‑débauchage sont autorisés dans certains ressorts juridiques.

Les accords ou les clauses de non‑concurrence sont des dispositions restrictives prévoyant en général qu’une partie (par exemple l’employé) convient de ne pas faire concurrence à une autre partie (par exemple l’employeur) lorsqu’elle quitte l’entreprise. Ces dispositions sont souvent limitées dans le type d’activités et la zone géographique concernés, ainsi que dans leur durée.

Les accords ou clauses de non-débauchage sont aussi des dispositions restrictives prévoyant en général qu’une partie (par exemple l’employé) convient de ne pas emmener avec elle des clients ou d’autres employés de l’entreprise lorsqu’elle quitte celle‑ci. La possibilité de recourir à ces dispositions varie d’un ressort juridique à l’autre. Ces accords, qui sont généralement conclus entre un employeur et son employé, seront examinés plus en détail dans la prochaine section.

Bien que le fait d’acquérir des informations par de l’ingénierie inverse n’est généralement pas considéré comme de l’appropriation illicite de secrets d’affaires, beaucoup de pays, et notamment la plupart des États membres de l’Union européenne, n’interdisent pas au détenteur d’un secret d’affaires de conclure un accord contractuel interdisant cette pratique. Aux États‑Unis d’Amérique, les clauses interdisant l’ingénierie inverse sont généralement valables dans les contrats conclus entre des entités commerciales. La portée de cette interdiction dans les clauses contractuelles varie également selon la législation nationale.

Contrats avec des employés

Selon la démarche choisie par un pays, la législation ou le contrat peut impliquer que la personne recevant le secret d’affaires ne peut pas l’utiliser, sauf dans les buts convenus entre les parties, et qu’elle doit préserver la confidentialité. Cette situation est vraie au moins pour les employés, car l’obligation de ne pas divulguer les secrets d’affaires de l’employeur est généralement implicite dans le devoir de loyauté et de fidélité de l’employé.

Outre les obligations juridiques en matière de confidentialité, il est vivement conseillé de prévoir des obligations contractuelles de confidentialité (supplémentaires) au moins pour les raisons suivantes :

• Les accords de non-divulgation et les clauses de confidentialité offrent une meilleure certitude par rapport aux obligations implicites découlant directement de la législation, qui varient d’un pays à l’autre.

• Les accords de non-divulgation et les clauses de confidentialité ont des effets supplémentaires en cas d’appropriation illicite de la part d’employés ou de tierces parties. Les entreprises qui demandent à leurs employés de signer un accord de non‑divulgation signalent clairement qu’elles tiennent à leurs secrets d’affaires. En exigeant cette signature, elles peuvent dissuader les employés de contrevenir à leurs obligations de confidentialité.

• Les accords de non-divulgation et les clauses de confidentialité facilitent généralement l’application des dispositions relatives à la protection. Le détenteur du secret d’affaires peut souvent faire valoir devant un tribunal une clause contractuelle et une clause non contractuelle fondée sur la législation nationale ou régionale en matière de secrets d’affaires. Ces deux clauses feront probablement double emploi dans une certaine mesure, mais selon la démarche de la législation nationale, elles pourraient présenter des différences en termes de charge de la preuve, de réparations et de délai de prescription. En tirant deux cartouches, on augmente ses chances de toucher la cible. Au demeurant, les tribunaux sont davantage susceptibles de conclure à l’existence d’une responsabilité lorsque des obligations de confidentialité sont clairement énoncées dans un contrat.

Il est recommandé d’ajouter des clauses de confidentialité dans les contrats de travail. Pour ne prendre aucun risque, il est vivement conseillé de toujours préciser dans le contrat de travail que les obligations de confidentialité se poursuivent après la fin du contrat, et de vérifier que cette clause est admissible dans la législation en vigueur.

Les accords de non‑concurrence limitant la possibilité pour l’employé de faire concurrence à l’employeur établissent une limite contractuelle plus globale que les clauses de confidentialité ou les accords de non‑divulgation.

Un accord de non‑concurrence ne pose généralement pas de problème lorsqu’il est limité à la période pendant laquelle le contrat de travail est en vigueur. Son application après la fin de ce contrat, en revanche, nécessite un examen minutieux en raison de l’ampleur de ses effets. De fait, un accord de non‑concurrence peut empêcher des employés d’utiliser non seulement des secrets d’affaires, mais aussi leurs connaissances générales, leurs compétences et leur expérience, ce qui est contraire au principe de mobilité des travailleurs.

Dès lors, certains pays interdisent ce type d’accords sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et quand bien même ils ne sont pas interdits, les accords de non‑concurrence sont néanmoins soumis, en général, à certaines limites et autres restrictions. La plupart du temps, ils doivent être “raisonnables” dans leur couverture géographique, leur durée et leur portée. Un accord de non‑concurrence qui dure un an ou deux et couvre la zone géographique et le type d’activités attribués à l’employé au cours de son précédent emploi est généralement acceptable dans de nombreux pays.

Compte tenu des nombreuses différences entre les législations nationales ⁽⁷⁾On trouvera par exemple un aperçu pays par pays des restrictions imposées à un employé après la fin de son contrat de travail dans “Confidential Information, Trade Secrets and Post-Termination Restrictions” (Informations confidentielles, secrets d’affaires et restrictions en fin d’emploi), 2023, Bird & Bird. Https://www.twobirds.com/en/insights/2023/global/global-guide-on-confidential-information. en matière de clauses ou d’accords de non‑concurrence, les entreprises (notamment les multinationales) devraient accorder une attention particulière à la rédaction de ces dispositions. Les employeurs devraient aussi prendre en compte les éventuels effets contraires que pourraient avoir ces clauses de non‑concurrence si elles étaient intégrées dans les contrats de travail, car les employés pourraient estimer qu’elles sont injustes, ce qui risquerait de les démoraliser ou de les dissuader de postuler à un emploi.

Les accords de non‑divulgation et de non‑concurrence ainsi que les clauses de confidentialité devraient être signés tout au début de la relation entre les parties, avant tout échange d’informations confidentielles. Il est possible de remédier à leur absence à un stade ultérieur en indiquant que les obligations de confidentialité acceptées par les parties s’appliquent également aux informations échangées par le passé. Toutefois, le fait de négocier des obligations de confidentialité à une date ultérieure présente le risque de désaccord sur les conditions du contrat, alors même que des informations confidentielles ont déjà été échangées. Dans cette situation, la partie ayant divulgué un secret d’affaires ou des informations confidentielles a peu de marge de négociation pour imposer les conditions qu’elle souhaite.

Contrats avec de tierces parties ⁽⁸⁾Voir dans la sixième partie du Guide, intitulée “Les secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration”, notamment la section 2 relative à l’emploi des accords de non‑divulgation et des clauses de confidentialité dans les activités collaboratives.

Dans l’économie moderne, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent être contraints de partager leurs secrets d’affaires avec de tierces parties, par exemple dans le cadre de recherches collaboratives, d’activités menées au sein d’une coentreprise, ou encore d’accords de fabrication ou de distribution, de franchisage, de levée de fonds, etc. Pour répondre à un besoin commercial particulier, il arrive aussi que des secrets d’affaires soient partagés avec des consultants, des sous‑traitants, des fournisseurs, des distributeurs ou des vendeurs extérieurs, ainsi qu’avec des partenaires commerciaux ou techniques ou des partenaires d’affaires potentiels. Ces relations sont de nature temporaire, et les tierces parties concernées peuvent avoir travaillé, être en train de travailler ou prévoir de travailler ultérieurement avec des concurrents. Il peut donc être nécessaire de protéger la confidentialité vis-à‑vis des tierces parties encore davantage que vis‑à‑vis des employés. Les secrets d’affaires doivent être tout particulièrement protégés au regard des tierces parties avec lesquelles le détenteur de ces secrets est amené à coopérer.

Il est recommandé de prévoir systématiquement des clauses de confidentialité dans tous les contrats conclus avec de tierces parties. Il est également possible de signer un accord de non‑divulgation distinct qui porte spécifiquement sur la confidentialité et l’échange d’informations confidentielles lorsque : i) l’échange d’informations confidentielles est nécessaire avant la signature du contrat, par exemple pour pouvoir rédiger celui‑ci correctement; ii) la réglementation de l’échange d’informations confidentielles est plus complexe et nécessite un traitement distinct et plus détaillé; iii) la relation contractuelle entre les parties est déjà régie par un contrat qui ne contient pas de clause de confidentialité; ou iv) la partie divulgatrice doit divulguer un secret d’affaires de haute valeur qui nécessite des engagements supplémentaires.

Si par exemple le détenteur d’un secret d’affaires divulgue celui‑ci à un consultant qui en a besoin pour pouvoir fournir sa prestation, le contrat devrait préciser que le consultant ne peut utiliser le secret d’affaires dans un autre but. De plus, le détenteur du secret d’affaires doit s’assurer que le consultant n’utilisera pas les secrets d’affaires de toute autre personne pour effectuer les travaux prévus dans le contrat (voir la section 5.2).

Le conseil général en matière de mesures contractuelles (voir la section 2.3 ci‑dessus) s’applique aussi aux clauses de confidentialité et aux accords de non‑divulgation conclus avec de tierces parties. Ainsi, les accords de non‑divulgation devraient être signés, les clauses contractuelles devraient être introduites et, le cas échéant, les accords de non‑concurrence devraient être établis dès le début de la relation de travail. Ces dispositions devraient notamment indiquer : 

• quelles catégories d’informations sont protégées;

• comment elles sont protégées;

• quelles sont les restrictions imposées à leur accès et leur emploi;

• le cas échéant, comment et dans quelle mesure le destinataire est autorisé à les partager avec de tierces parties;

• quelle est la durée de l’obligation de confidentialité et de toute obligation après la fin du contrat, et

• ce qui doit être fait des documents confidentiels après la fin de la collaboration.

2.4 Étape 4 : Détectez les appropriations illicites et les fuites et réagissez.

Plan de protection des secrets d’affaires (étape 4)

Principes généraux d’une réaction efficace

Quand bien même vous avez établi un plan de protection des secrets d’affaires robuste et efficace et que vous avez mis en place une politique prudente de gestion des secrets d’affaires, l’appropriation illicite de secrets d’affaires reste possible. En général, cette appropriation illicite prend la forme d’un achat, d’une utilisation ou d’une divulgation de secrets d’affaires par des moyens illicites, irréguliers ou malhonnêtes (voir la troisième partie du Guide, “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”).

Il peut aussi arriver que le détenteur du secret d’affaires divulgue celui‑ci ou le fasse fuiter de manière accidentelle par négligence ou par simple erreur. Une divulgation accidentelle peut se produire par exemple lorsqu’un document confidentiel est envoyé par erreur au mauvais destinataire par courriel.

Il convient de garder à l’esprit trois principes généraux importants pour réagir de manière efficace en cas de fuite ou d’appropriation illicite.

1. Ne cédez pas aux émotions : il faut considérer que les réactions aux fuites ou aux appropriations illicites de secrets d’affaires font partie intégrante de la gestion de ces secrets, qui est essentiellement fondée sur la gestion des risques. L’important est d’être prêt et disposé à réagir, d’éviter l’aggravation des préjudices, de contre-attaquer au moment opportun et de rétablir la situation.

2. Souvenez‑vous que la vitesse de réaction est prépondérante : une bonne réaction peut être inutile si elle intervient trop tard. L’un des risques les plus graves de l’appropriation illicite ou de la fuite tient au fait que le secret d’affaires soit divulgué au public et perde entièrement sa valeur. Le fait de réagir à temps peut éviter que les informations ne soient divulguées ou utilisées de manière abusive, ou permet au moins de limiter les conséquences néfastes.

3. Ayez un plan de réaction prêt à être appliqué : il faut mettre en place un plan de réaction avant que l’incident ne survienne. Chargez une ou plusieurs personnes de prendre des mesures dans l’urgence. Tous les employés de l’entreprise devraient être chargés de signaler immédiatement une menace quelconque aux secrets d’affaires.

D’une manière générale, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent prendre les mesures suivantes pour réagir à une appropriation illicite ou à une fuite.

• Comprendre la situation et mettre fin à l’appropriation illicite ou à la fuite.

• Préserver la valeur du secret d’affaires.

• Éliminer la cause de la faille.

• Gérer le préjudice causé à la réputation et les responsabilités.

Ces mesures classiques à prendre au sein de l’organisation du détenteur du secret d’affaires sont détaillées ci‑après.

Comprendre la situation et mettre fin à l’appropriation illicite ou à la fuite

Pour éviter un vide de pouvoir délétère et des accusations mutuelles au moment où l'appropriation illicite intervient, la politique de gestion des secrets d’affaires devrait prévoir des indications et des orientations initiales à l'intention des personnes chargées de gérer la situation.

Il convient généralement de prendre trois mesures initiales, tant du point de vue de la gestion des secrets d’affaires qu’au regard d’un éventuel procès.

1. Recueillez et conservez des preuves de l’appropriation illicite ou de la fuite possibles du secret d’affaires. Il est souhaitable de se ménager autant d’options que possible pour pouvoir réagir par la suite. Si par exemple le détenteur du secret d’affaires décide dans un premier temps de rechercher une solution en dehors des tribunaux en envoyant un courrier d’avertissement, mais que la personne suspectée de l’acte délictueux ne réagit pas, le détenteur peut alors décider d’entamer une procédure judiciaire si les preuves de l’appropriation illicite ont été dûment conservées. 

2. Enquêtez pour savoir ce qui s’est passé. Il faut notamment comprendre comment l’appropriation illicite a été possible et qui s’en est rendu coupable. Bien entendu, l’enquête doit se dérouler de manière confidentielle afin de ne pas alerter le coupable présumé, qui pourrait prendre des contre-mesures ou détruire des preuves.

3. Détectez les faiblesses qui ont conduit à l’appropriation illicite ou à la fuite. Le cas échéant, prenez des mesures d’urgence pour atténuer les préjudices immédiats et éviter des atteintes supplémentaires. Il sera toujours possible de procéder à un examen exhaustif et détaillé du plan de protection des secrets d’affaires ultérieurement.

Bien entendu, les trois mesures ci‑dessus peuvent être liées entre elles. Ainsi, pour pouvoir préserver les preuves, il faudra probablement avoir une première compréhension de la situation. En revanche, si l’on attend trop longtemps avant de prendre des mesures, les preuves risquent de se perdre ou d’être modifiées.

Préserver la valeur du secret d’affaires

Après avoir pris des mesures pour préserver les preuves, compris ce qui s'était passé et pris des mesures initiales pour empêcher toute nouvelle acquisition ou utilisation illicite du secret d’affaires, l'entreprise doit décider de la manière de réagir à l'appropriation illicite.

Elle ne doit pas perdre de vue le but ultime de la gestion des secrets d’affaires, à savoir la possibilité d'exploiter au maximum les avantages des secrets d’affaires pour obtenir et conserver un avantage compétitif. Ce but n’a pas changé du fait de la fuite ou de l’appropriation illicite. Ce qui a changé, en revanche, peut être la manière d’atteindre ce but.

Si les secrets d’affaires ayant fuité n’ont pas encore été rendus publics, le détenteur peut envisager les options suivantes :

• Une résolution à l’amiable : contacter la personne ayant commis l’appropriation illicite pour qu’elle accepte de rendre ou de détruire immédiatement tout élément matériel comportant les informations relatives au secret d’affaires, qu’elle cesse de s’en servir et de les disséminer et qu’elle accepte le règlement de tout litige éventuel. Cette mesure répond à l’objectif de mettre rapidement fin à la dissémination ou à l’utilisation abusive des informations.

  Rechercher une solution à l’amiable pourrait être le bon choix pour des raisons industrielles et commerciales. Si les parties ne peuvent régler leur litige rapidement, elles pourront peut-être s’entendre sur la désignation d’un médiateur pour les aider à trouver une solution à l’amiable.

• Un procès : intenter immédiatement un procès, notamment pour obtenir des tribunaux compétents une injonction provisoire ordonnant de mettre fin aux atteintes (on trouvera de plus amples informations sur les réparations judiciaires dans la cinquième partie du Guide, “Secrets d’affaires et procédures judiciaires”). De fait, les procès permettent souvent de régler le litige entre les parties.

Si les secrets d’affaires ont déjà été rendus publics après l’appropriation illicite, leur détenteur a perdu la protection juridique de ces informations. Dans ce cas, l’une des possibilités consiste à intenter un procès pour obtenir des réparations si l’autre partie n’est pas disposée à le faire volontairement. Il existe cependant d’autres possibilités de régler le litige, par exemple en établissant une relation d’affaires amicale, l’autre partie devenant un partenaire travaillant sous licence, un distributeur, un partenaire d’affaires ou un consultant extérieur, et pouvant s’appuyer sur cette fonction pour verser une compensation. 

Éliminer la cause de la faille

Après l'incident, vous devrez réviser votre plan de protection des secrets d’affaires et sa mise en œuvre, et en recenser les faiblesses potentielles. Le cas échéant, il vous faudra modifier ou améliorer le plan de protection pour éviter que le problème ne se reproduise à l’avenir. Les causes de la faille peuvent être détectées de différentes manières, par exemple par une enquête interne, par un logiciel conçu pour gérer et protéger les secrets d’affaires, ou par des “tests de résistance” du système informatique.

Déterminez s’il convient de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de certains employés ou des mesures contractuelles contre les tierces parties responsables de la fuite ou de l’appropriation illicite des secrets d’affaires. L’incident peut aussi offrir l’occasion de sensibiliser et de former les employés, en leur présentant par exemple les enseignements tirés de cette expérience et les domaines à améliorer pour éviter que le problème ne se reproduise.

Gérer le préjudice causé à la réputation et les responsabilités

L’appropriation illicite de secrets d’affaires peut faire naître des responsabilités contractuelles et délictuelles. Tel est notamment le cas lorsque la fuite du secret d’affaires s’est produite du fait qu’une partie autorisée à exploiter le secret d’affaires sous obligation de confidentialité a divulgué celui‑ci. De plus, une appropriation illicite peut contraindre l’entreprise à communiquer avec ses clients, ses fournisseurs et les pouvoirs publics. Des conseillers juridiques peuvent offrir des conseils pertinents dans ces situations.

Le fait d’être victime d’une appropriation illicite ou d’une fuite de secrets d’affaires peut avoir une incidence néfaste sur la réputation de l’entreprise, sur sa popularité et sur la perception du public. Les concurrents peuvent profiter de la situation pour faire valoir que l’entreprise est incapable de protéger ses secrets d’affaires ou ceux de ses partenaires ou de ses clients. Dès lors, il peut être important de lancer rapidement une campagne de communication visant le grand public ou plus particulièrement certains clients, entités, autorités ou partenaires d’affaires ainsi que les employés. Un message du service des relations publiques peut être une bonne façon de commencer à reconstruire votre réputation, pour faire savoir au marché que la protection des secrets d’affaires vous tient à cœur et que vous avez considérablement amélioré la gestion et la protection de vos informations confidentielles après l’incident.

Dans certains pays, il est possible de contracter unepolice d’assurance pour atténuer les risques liés à l’appropriation illicite et aux fuites de secrets d’affaires.

2.5 Exemple de liste de contrôle : plan de gestion des secrets d’affaires

On trouvera dans la présente section un résumé des quatre étapes détaillées dans les sections 2.1 à 2.4 sous la forme d’une liste de contrôle, qui est proposée à titre d’exemple. Cette liste peut aider les entreprises à mettre en place un plan de gestion des secrets d’affaires visant à recenser et protéger les secrets d’affaires contre l’appropriation illicite et les fuites. Cependant, elle n’est ni exhaustive ni universelle et ne doit donc pas nécessairement être mise en œuvre par tous les lecteurs. Elle devrait être adaptée aux besoins propres à chaque entreprise, par exemple en fonction de sa taille, ses ressources, son secteur d’activité et son environnement de marché.

3. Situations présentant un risque élevé d’appropriation illicite

3.1 Départ d’employés et risques d’appropriation illicite ⁽⁹⁾On trouvera dans la section 3.3 ci-après un aperçu des mesures qui peuvent être prises dans des situations présentant un risque élevé d’appropriation illicite.

Les fuites de secrets d’affaires peuvent se produire par différentes voies, notamment par le biais d’employés actuels, d’anciens employés ou de retraités, de sous‑traitants extérieurs, etc. Toutefois, le risque de fuite le plus connu est lié aux employés qui changent d’emploi; ce sont des situations à risque élevé auxquelles de nombreuses entreprises sont confrontées.

En général, les employeurs et les employés quittant l’entreprise ont un conflit d’intérêts. L’ancien employeur souhaite probablement empêcher ses anciens employés de transmettre à leur nouvel employeur des connaissances acquises dans le cadre de leur précédent emploi. Les employés, pour leur part, peuvent chercher à promouvoir leur carrière auprès de leur nouvel employeur ou à lancer leur propre entreprise en s’appuyant sur ce qu’ils ont appris dans le cadre de leur précédent emploi. Quant aux nouveaux employeurs, ils ne veulent pas se retrouver en litige avec de précédents employeurs pour appropriation illicite de secrets d’affaires du fait qu’ils ont recruté de nouveaux employés, et ils souhaitent en outre éviter toute contamination de leurs propres informations (voir la section 5 au sujet de la contamination par des secrets d’affaires apportés par d’anciens employés).

La législation en matière de secrets d’affaires, le droit du travail et les lois antitrust sont les instruments juridiques qui permettent de trouver un compromis entre ces différents intérêts. On emploie aussi souvent des outils juridiques tels que des clauses de confidentialité et des accords de non‑concurrence et de non‑débauchage pour atténuer les risques de litige consécutifs à la mobilité des travailleurs (voir la section 2.3). Toutefois, la mesure dans laquelle les anciens employeurs peuvent limiter la mobilité professionnelle de leurs employés et l’utilisation de leurs connaissances après leur départ, ainsi que la mesure dans laquelle les employés peuvent librement choisir leur nouvel emploi et l’utilisation de leurs connaissancesvarient considérablement d’un ressort juridique à l’autre. Tout dépend aussi des circonstances propres à chaque cas.

Il est donc indispensable de se faire aider par des spécialistes qui connaissent bien la législation applicable. Globalement, les informations qui relèvent des connaissances et des compétences générales de l’employé ne constituent pas un secret d’affaires que l’ancien employeur pourrait protéger.

Si certaines mesures contractuelles associées à des programmes de formation et de sensibilisation à la protection des secrets d’affaires peuvent avoir un effet dissuasif contribuant à éviter d’éventuels litiges sur l’appropriation illicite des secrets d’affaires d’anciens employés, il existe aussi d’autres mesures susceptibles d’être prises avant que l’employé ne quitte l’entreprise ou après son départ.

Mesures à prendre avant le départ de l’employé

Plusieurs mesures peuvent être prises pour atténuer les risques d’appropriation illicite au moment où un employé remet sa démission.

Il convient tout d’abord, selon les circonstances, d’envisager la résiliation de l’accès de l’employé aux secrets d’affaires et aux informations confidentielles dès que l’employé a indiqué qu’il allait démissionner. L’entreprise devrait procéder à une évaluation des risques en examinant différents problèmes au cas par cas, notamment : i) la nécessité de poursuivre les projets gérés par l’employé; ii) les coûts à engager pour conserver l’employé; et iii) les risques encourus si l’employé est autorisé à accéder aux informations confidentielles de l’entreprise jusqu’à son dernier jour de travail.

De plus, il convient de rappeler aux employés quittant l’entreprise leur obligation de restituer ou détruire tout document ou autre élément confidentiel. Cette obligation doit apparaître dans les clauses de confidentialité ou les contrats de travail.

Les entretiens de départ constituent aussi un moyen important de limiter les risques liés au départ de l’employé. Que l’employé ait démissionné ou qu’il ait été licencié, il faut organiser un entretien avant son départ pour lui rappeler son engagement juridique de confidentialité et ses obligations contractuelles particulières. Les informations sur les motifs de démission de l’employé et sur son nouvel emploi permettent généralement de déterminer le degré de prudence nécessaire pour l’entreprise.

Les entretiens avant le départ peuvent avoir un effet psychologique et dissuasif important. L’employé va comprendre et se souvenir que l’entreprise tient à ses secrets d’affaires et qu’elle est prête à réagir pour les protéger si elle y est contrainte. Le risque d’appropriation illicite ou d’emploi abusif des secrets d’affaires de l’employé va donc probablement diminuer. Ces entretiens sont des mesures peu coûteuses qui peuvent aider le détenteur du secret d’affaires à prouver devant un tribunal qu’il a pris des “mesures raisonnables” pour préserver le secret.

En général, pour détecter une fuite aussi rapidement que possible et mettre fin à toute dissémination ou utilisation non autorisée d’un secret d’affaires, les entreprises vérifient les dispositifs informatiques ainsi que les outils et les systèmes utilisés par les employés quittant l’entreprise afin de repérer tout comportement anormal. Le plus souvent, la période séparant l’avis de départ et les derniers jours de travail est la plus délicate car l’employé sur le départ peut télécharger des fichiers depuis ses dispositifs et ses systèmes et les envoyer par courriel à des adresses personnelles, les téléverser sur des comptes personnels en nuage ou simplement les imprimer ou emporter des exemplaires papier. La surveillance des activités d’un employé étant une opération délicate qui doit se dérouler conformément au droit du travail, aux règles de respect de la vie privée et aux bonnes pratiques d’enquête informatique applicables, il est recommandé de se faire assister par des spécialistes (externes).

Il existe un autre moyen d’atténuer ce risque, qui consiste à réduire la rotation du personnel. Instaurer un environnement de travail favorable, par exemple en investissant dans le bien‑être des employés, en encourageant un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée et en favorisant la communication entre les employés et les cadres peut avoir un effet positif sur la fidélisation du personnel.

Mesures à prendre après le départ de l’employé

À la fin de l’emploi, il convient d’examiner les différentes mesures possibles permettant de faire en sorte que l’employé sur le départ reste conscient de ses obligations.

Si par exemple, selon les circonstances, le risque d’appropriation illicite est élevé en raison du nouvel emploi de cette personne, il peut être judicieux que l’ancien employeur adresse un message à l’employé qui le quitte et/ou au nouvel employeur. Après avoir reçu ce message, l’ancien employé et le nouvel employeur vont probablement être plus prudents car ils ne pourront plus faire valoir qu’ils ignoraient l’existence des secrets d’affaires. Ces messages devraient être établis avec grande prudence et il convient de se faire aider par un avocat pour les rédiger car ils pourraient être perçus comme (voire constituer) un acte de diffamation ou de représailles selon la législation nationale applicable.

Il est aussi important, dans la période qui suit le départ de l’employé, d’être attentif aux “signaux” qui pourraient révéler un risque potentiel d’appropriation illicite de secrets d’affaires et nécessiter d’approfondir l’enquête. Ainsi, il est conseillé d’observer les activités du concurrent ayant recruté l’ancien employé ou de l’entreprise que l’ancien employé a créée après son départ. Si dans un bref délai après le recrutement du nouvel employé, le concurrent lance un nouveau produit dont les fonctionnalités ne peuvent être obtenues qu’au moyen du procédé secret mis au point par l’ancien employeur, ou s’il dépose une demande de brevet revendiquant une invention qui découle des secrets d’affaires, il est raisonnable de s’en inquiéter sérieusement.

Il faut aussi vérifier si d’autres employés quittent l’entreprise au même moment. S’ils rejoignent tous le même concurrent, il convient d’être particulièrement attentif. Le concurrent pourrait avoir ciblé un groupe de travail particulier au sein de l’organisation du détenteur des secrets d’affaires pour reconstituer ce groupe dans sa propre entreprise (on parle alors de “débauchage d’employés”), ce qui indique qu’il tente de s’approprier le savoir-faire du précédent employeur.

Réaction à une appropriation illicite de la part d’un ancien employé

Si un ancien employé a téléchargé un grand volume de documents confidentiels de l’entreprise avant de passer chez un concurrent, et que celui‑ci lance peu de temps après un nouveau produit fondé sur la technologie protégée par les secrets d’affaires, il peut être justifié de soupçonner cet employé de s’être approprié des informations de manière illicite.

Toutefois, dans la réalité, il est souvent difficile de déterminer si l’ancien employé a réellement disséminé de manière abusive des secrets d’affaires; l’ancien employeur a donc de bonnes raisons de s’inquiéter du risque d’appropriation illicite des secrets d’affaires que l’ancien employé conserve en mémoire.

C’est pourquoi la détermination d’une appropriation illicite par d’anciens employés est une question complexe qui nécessite une enquête spéciale ainsi qu’une évaluation des preuves circonstancielles et une réflexion tactique.

Néanmoins, les règles générales concernant la réaction à une appropriation illicite (voir la section 2.4) peuvent aussi être adaptées au cas particulier du départ d’un employé.

• Ne cédez pas aux émotions : les relations entre un ancien employé et son ancien employeur tendent souvent à provoquer des réactions émotionnelles lorsque l’employé est soupçonné de s’être approprié des secrets d’affaires de manière illicite. Restez calme et poursuivez l’application de votre plan de protection des secrets d’affaires.

• Recueillez et conservez des preuves : dans la mesure du possible, conservez les preuves de l’appropriation illicite ou de la fuite. À cette fin, il est généralement nécessaire de demander l’aide de spécialistes des enquêtes techniques et d’avocats.

• Enquêtez sur la situation et recueillez des informations : renseignez‑vous et recueillez des informations en faisant très attention à ne pas détruire de preuves, par exemple des métadonnées liées à des enregistrements particuliers. Pour mieux comprendre la situation ou limiter les éventuelles conséquences néfastes, il est par exemple possible de demander à l’ancien employé des explications sur son comportement et exiger qu’il coopère pour limiter le préjudice. Cette démarche n’est cependant pas nécessairement le bon choix si la stratégie de l’ancien employeur consiste par exemple à intenter un procès et à demander une injonction provisoire et des ordonnances de saisie à l’encontre du nouvel employeur (voir la cinquième partie du Guide, “Secrets d’affaires et procédures judiciaires”).

• Préservez la valeur du secret d’affaires : déterminez s'il convient d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de l'ancien employé, compte tenu de la gravité de l'atteinte. Il devrait être aussi possible de trouver une solution à l’amiable avec l’ancien employé ou son nouvel employeur.

Après les premières mesures, le plan de protection des secrets d’affaires devrait faire l’objet d’une analyse critique pour détecter toutes les faiblesses ayant provoqué l’appropriation illicite. Vous pouvez notamment décider d’intégrer des clauses de confidentialité plus robustes dans les contrats de travail, de prévoir des sanctions (plus sévères) en cas d’atteinte et de renforcer la formation et la sensibilisation des employés, ou encore de mettre en place des règles d’accès plus strictes aux documents et aux informations.

D’une manière générale, si un employé ou un ancien employé a participé à l’appropriation illicite d’un secret d’affaires, votre réaction peut avoir une incidence sur le comportement des autres employés. Vous devez envoyer un message clair : l’entreprise tient à ses secrets d’affaires, et toute atteinte à ses droits ne restera pas impunie.

3.2 Risque d’appropriation illicite lorsque les secrets d’affaires sont partagés avec des parties extérieures

Les secrets d’affaires sont exposés à un risque majeur lorsque leur détenteur les partage avec de tierces parties extérieures à l’organisation. Ce partage peut être nécessaire par exemple lorsque l’entreprise mène des recherches ou effectue une production en collaboration avec une autre organisation, ou qu’elle sous‑traite des activités particulières à une autre organisation.

La sixième partie du présent Guide traite des secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration, et notamment de la gestion des secrets d’affaires des différentes parties qui sont mis en commun ou qui sont créés dans le cadre de ces activités collaboratives; nous nous contenterons donc, dans la présente section, de mettre en évidence plusieurs problèmes généraux que les détenteurs de secrets d’affaires devraient étudier avant de partager leurs secrets avec des tiers.

Bonnes pratiques à l’intention des détenteurs de secrets d’affaires

Les détenteurs de secrets d’affaires devraient tout particulièrement garder à l’esprit les bonnes pratiques générales suivantes.

Choisissez votre partenaire avec précaution. Il est important de bien choisir vos partenaires potentiels. Ils doivent être dignes de confiance. Le fait de signer un contrat ne vous garantit pas que l’autre partie s’acquittera dûment de ses obligations. Bien sûr, vous pouvez porter plainte devant un tribunal pour rupture de contrat, mais les réparations des préjudices subis ne vont sans doute pas compenser entièrement votre perte. C’est tout particulièrement vrai si les secrets d’affaires ont été divulgués au public, ce qui entraîne la perte de leur protection juridique. Au demeurant, les réparations ne sont généralement accordées qu’au terme d’un procès long et coûteux. Dès lors, la première règle d’or est de bien connaître vos partenaires et pouvoir leur faire confiance avant de leur communiquer des informations sur vos secrets d’affaires.

Employez des accords de non‑divulgation et concluez des contrats robustes. Signez un accord de non‑divulgation avec vos partenaires potentiels (y compris des clients et des fournisseurs) dès le début de la relation d’affaires, c’est-à‑dire lorsque les négociations commencent. Pour les détenteurs de secrets d’affaires, il est préférable d’obliger le destinataire à respecter la confidentialité de manière permanente.

Une fois que vous avez choisi un partenaire fiable, signez un contrat robuste. Les contrats peuvent constituer des outils très importants pour réglementer la collaboration avec des tiers. Voir la section 2.3 relative aux clauses de confidentialité dans les contrats avec de tierces parties et aux accords de non‑divulgation.

Soyez prudent dans votre partage d’informations et contrôlez l’usage qui en est fait. À la fin de la collaboration, il convient de rappeler au destinataire ses obligations de confidentialité et la titularité des informations respectives. Demandez au destinataire de restituer ou détruire les documents confidentiels dont il dispose et de certifier leur destruction.

Ne communiquez au destinataire que les informations qui lui sont strictement nécessaires pour effectuer ses tâches. Vous pouvez aussi surveiller les œuvres du destinataire et l’usage qu’il fait des informations partagées. Pendant la collaboration, marquez tous les documents partagés pour indiquer leur confidentialité et l’identité du détenteur du secret d’affaires. Vous pouvez aussi employer des bases de données sécurisées qui enregistrent les accès à des documents partagés plutôt que d’utiliser des courriels.

Exigez des destinataires qu’ils appliquent des normes de protection élevées. Exigez du destinataire qu’il adopte une norme de protection au moins identique à celle que vous appliqueriez pour protéger vos propres secrets d’affaires. De préférence, s’il existe des mesures précises que vous jugez aptes à garantir une protection plus fiable et prévisible, exigez du destinataire qu’il les applique.

Définissez minutieusement les droits de chaque partie sur toute œuvre qui sera créée. Lorsqu’un détenteur de secret d’affaires partage des informations confidentielles avec une autre partie qui va les utiliser pour créer quelque chose d’autre (par exemple une nouvelle invention), il est très important que les deux parties définissent à l’avance qui dispose du contrôle juridique sur le secret d’affaires partagé et qui est titulaire des droits sur l’œuvre ainsi créée.

D’autre part, la partie qui reçoit les informations est susceptible d’y apporter des améliorations ou des modifications. En général, le détenteur des secrets d’affaires s’efforce de négocier la propriété de ces informations telles qu’elles ont été améliorées ou modifiées par le destinataire.

Révision et actualisation régulières Comme les relations d’affaires peuvent évoluer au fil du temps, il convient de réviser les obligations énoncées dans les accords avec de tierces parties et de les actualiser selon les besoins.

Obligations des destinataires de secrets d’affaires

Du point de vue du destinataire des informations relatives au secret d’affaires, la réception de ces informations de la part du détenteur du secret d’affaires s’accompagne de l’obligation de les protéger et de les utiliser correctement, et de les gérer conformément aux conditions générales énoncées dans le contrat et la législation. Cette responsabilité n’est pas sans conséquences car ces contrats engagent généralement la responsabilité du destinataire s’il ne s’acquitte pas de ses obligations stipulées dans le contrat, ou s’il commet des erreurs dans sa manière de gérer les secrets d’affaires reçus. En particulier, le détenteur de secrets d’affaires ne permet généralement au destinataire de n’employer les informations secrètes que dans un but précis. Les entreprises destinataires devraient donc s’assurer que leurs employés exposés aux informations secrètes ne les utiliseront pas dans d’autres buts. De plus, les destinataires devraient prendre des mesures raisonnables pour préserver le secret de ces informations.

C’est pourquoi il convient de se doter d’une stratégie complète de gestion des secrets d’affaires qui prévoie une gestion satisfaisante des secrets d’affaires créés par l’entreprise, mais aussi des secrets d’affaires qui proviennent d’une autre entreprise et que la première entreprise est autorisée à employer.

Si vous êtes autorisé à employer les secrets d’affaires d’une tierce partie, vous pouvez prendre les mesures suivantes pour réduire le risque d’erreur dans la gestion de ces secrets :

• recensez vos droits et obligations concernant l’utilisation des secrets d’affaires et la norme de protection permettant de préserver le secret de ces informations;

• assurez‑vous que les obligations énoncées dans le contrat sont bien respectées;

• conservez les documents et informations confidentiels de la tierce partie à l'écart des secrets d’affaires de votre propre entreprise pour éviter toute contamination (voir plus loin la section 4 sur la prévention de la contamination par les secrets d’affaires détenus par des tiers).

3.3 Exemple de liste de contrôle : départ d’employés et partage de secrets d’affaires avec de tierces parties

La liste de contrôle présentée ci‑dessous à titre d’exemple résume les mesures susceptibles de réduire le risque d’appropriation illicite et de fuite des secrets d’affaires dans les deux situations précises décrites dans les sections 3.1 et 3.2, à savoir le départ d’employés et le partage de secrets d’affaires avec des parties extérieures. Comme il est indiqué dans la section 2.5, cette liste devrait être considérée comme un exemple et être par conséquent adaptée aux besoins propres à chaque lecteur.

4. Comment éviter la contamination par les secrets d’affaires de tierces parties

4.1 Les voies de contamination

Le détenteur de secrets d’affaires ne devrait pas se contenter de réduire les risques sortants liés à la fuite ou à l’appropriation illicite de ses propres secrets; il devrait aussi s’efforcer d’éviter le risque entrant de contamination par les secrets d’affaires de tierces parties.

Le terme contamination s’entend du fait de recevoir des secrets d’affaires appartenant à des tiers que vous ne souhaitiez pas détenir ou que vous n’aviez pas prévu de recevoir. La précédente section portait sur la manière de protéger des secrets d’affaires en tant qu’actifs internes de l’entreprise contre des fuites vers l’extérieur et une appropriation illicite par des parties extérieures. La présente section traite de la manière de protéger les informations internes de l’entreprise contre une éventuelle contamination par les secrets d’affaires d’une tierce partie.

La contamination peut par exemple se produire lorsqu’une entreprise A transmet à une entreprise B ses secrets d’affaires, que ce soit délibérément ou accidentellement, alors que l’entreprise B ne souhaitait pas recevoir ces informations. La contamination par les secrets d’affaires de tierces parties peut aussi découler d’une dissémination en chaîne de secrets d’affaires faisant intervenir plusieurs parties. Une fois que les informations sont parvenues dans l’entreprise, elles peuvent se répandre très vite dans de nombreuses directions. Elles peuvent être utilisées au sein de l’entreprise dans plusieurs projets, être reformulées ou intégrées dans certains nouveaux produits, être transmises à une autre personne, ou encore inspirer ou fonder un nouveau plan d’affaires ou une campagne de marketing.

Les secrets d’affaires d’un tiers peuvent pénétrer dans l’entreprise par différentes voies. Ils peuvent notamment arriver :

• par de nouveaux employés : souvent, la contamination s’explique par le fait que de nouveaux employés ayant emmené des informations et des documents de leur précédent employeur les utilisent pour accomplir leurs tâches dans leur nouvel emploi à l’insu du nouvel employeur;

• par l’acquisition licite de secrets d’affaires auprès d’une tierce partie : la contamination peut se produire lorsqu’une entreprise effectue une transaction commerciale avec une autre partie et que les secrets d’affaires de celle‑ci sont partagés, par exemple pendant la durée d’une concession de licence ou la négociation d’une fusion.

• par des renseignements sur la concurrence : la contamination peut intervenir lorsqu’une entreprise se renseigne sur ses concurrents (renseignement concurrentiel) ⁽¹⁰⁾Le renseignement sur la concurrence est une pratique licite dans le monde des entreprises; il consiste à recueillir systématiquement et à analyser des informations provenant de nombreuses sources différentes. Toutefois, si une entreprise acquiert des renseignements secrets sur des concurrents par des moyens déloyaux, abusifs ou considérés comme illicites pour toute autre raison, cette activité constitue une appropriation illicite de secrets d’affaires..

Les acteurs d’un même secteur économique sont souvent en interaction : ils reçoivent des propositions de marketing, négocient des offres commerciales et partagent beaucoup d’informations dans ce cadre. Le risque de contamination est donc réel.

4.2 Risques de contamination et atténuation

Risques de contamination et préjudices potentiels

En général, les tierces parties qui reçoivent des secrets d’affaires de bonne foi ne sont pas tenues responsables de l’utilisation de ces informations de bonne foi, c’est-à‑dire que les préjudices subis en raison de l’utilisation des secrets d’affaires d’un tiers ne peuvent leur être imputés. Toutefois, suivant la législation nationale ⁽¹¹⁾Voir la présentation des systèmes de secrets d’affaires dans certains pays et régions à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/tradesecrets/en/, dès que l’entreprise contaminée est avisée ou aurait dû être consciente du fait que les informations sont protégées au titre du secret d’affaires, elle devrait cesser de les utiliser. Dans le cas contraire, l’utilisation des informations après l’avis pourrait engager sa responsabilité.

Les conséquences d’une contamination peuvent être très graves. Les préjudices potentiels pour l’entreprise contaminée pourraient être les suivants :

• Une perte d’investissements si l’entreprise contaminée exploitait le secret d’affaires de la tierce partie et doit immédiatement cesser de l’utiliser.

• Les difficultés concrètes d’isoler le secret d’affaires de la tierce partie et d’éliminer la contamination une fois que les informations se sont répandues dans l’organisation.

• Le risque que le détenteur du secret d’affaires invoque aussi la responsabilité de l’entreprise contaminée du fait que le secret d’affaires a été utilisé avant l’avis que le détenteur a adressé à cette entreprise au motif que celle‑ci aurait dû, compte tenu des circonstances, savoir que le secret d’affaires avait été obtenu de manière illicite. Dans ce cas, le détenteur du secret d’affaires pourrait demander des injonctions interdisant la vente des produits concernés, voire demander des réparations.

Atténuation des risques de contamination

La contamination par des secrets d’affaires d’une tierce partie pourrait avoir de très graves conséquences pour l’entreprise, et il est extrêmement complexe de gérer une contamination après que celle‑ci se soit produite. C’est pourquoi la prévention est essentielle pour éviter des conséquences plus graves.

Les mesures générales suivantes peuvent être envisagées pour atténuer les risques de contamination.

Investissez dans la sensibilisation et la formation des employés : lorsque les employés sont très conscients de l’importance des secrets d’affaires, ils sont aussi en mesure de comprendre qu’il est important de ne pas laisser les informations d’un tiers se répandre dans l’entreprise. La sensibilisation et la formation devraient donc porter non seulement sur la protection des secrets d’affaires de l’entreprise, mais aussi sur le rejet des informations non recherchées de tierces parties.

Documentez l’origine des informations de haute valeur : le fait de conserver la date et les circonstances de l’acquisition de secrets d’affaires peut contribuer à démontrer que ces informations étaient présentes dans l’organisation avant la contamination présumée, ou qu’elles ont été acquises de manière licite.

Le détenteur du secret d’affaires peut par exemple prouver qu’un certain savoir-faire a été mis au point de manière indépendante en conservant un journal de ses activités de recherche‑développement. Par ailleurs, les circonstances de l’acquisition du secret d’affaires d’un tiers peuvent permettre à l’entreprise de démontrer indirectement qu’elle ne porte aucune responsabilité dans la contamination.

Surveillez le système de gestion des données et de communication : cette surveillance permet de détecter toute opération ou tout flux de données anormaux entrant ou sortant de l’entreprise. À noter toutefois qu’il est beaucoup plus difficile de surveiller les informations qui entrent dans l’entreprise car beaucoup d’informations arrivent par des moyens non électroniques.

Pour atténuer le risque de recevoir des informations sensibles appartenant à des concurrents en raison des activités de renseignement sur la concurrence, un code de conduite et un code de déontologie interdisant les pratiques illicites et non éthiques devraient être appliqués avec la plus grande rigueur. Ainsi, les entreprises peuvent interdire à leurs employés et leurs partenaires d’affaires d’utiliser de fausses identités pour pouvoir accéder à des documents sensibles sur des sites Web et à des sessions privées dans des conférences professionnelles, et commander des produits ou utiliser un service d’un concurrent.

On trouvera dans la section 5 d’autres mesures d’atténuation permettant de réduire au minimum le risque de contamination provenant du recrutement de nouveaux employés ou d’informations apportées par des collaborateurs et des partenaires d’affaires.

4.3 Réagir en cas de contamination

Lorsqu’une entreprise comprend qu’elle a été contaminée par les secrets d’affaires de tierces parties, elle peut envisager de suivre les étapes générales présentées ci‑après.

• Comprendre la situation : Quel est le secret d’affaires injecté dans l’entreprise? Comment a‑t‑il été injecté? Quand cela s’est‑il produit? Menez une enquête interne pour déterminer où se trouvent les secrets d’affaires de la tierce partie et pour les conserver dans un endroit sécurisé afin de garantir que l’entreprise ne s’en serve pas ou cesse de s’en servir.

• Faites intervenir un spécialiste juridique pour comprendre les éventuelles conséquences : les conséquences de la contamination dépendent dans une large mesure de trois facteurs :

  • l'importance et la valeur du secret d’affaires;

  • le fait que l'entreprise ait utilisé ou non le secret d’affaires, l'ampleur de cette utilisation et la portée de sa propagation au sein de l'entreprise; et

  • le fait que l’entreprise soit ou non de bonne foi dans l’obtention et l’utilisation du secret d’affaires.

En fonction des facteurs précités, différents scénarios peuvent se produire :

• Les informations reçues n’ont pas été utilisées : dans ce scénario le moins problématique, les informations n’ont jamais été employées et elles ne se sont pas propagées au sein de l’entreprise. Pour éviter tout emploi accidentel de ces informations contaminantes à l’avenir, vous pouvez les isoler et les supprimer, ou contacter leur détenteur légitime en vue de les restituer.

• Obtention de bonne foi : si les informations ont été utilisées, mais que l’entreprise les avait obtenues de bonne foi, celle‑ci ne peut généralement pas être tenue responsable de l’emploi passé du secret d’affaires. L’entreprise devrait vérifier qu’elle a agi avec diligence pour empêcher la contamination (par exemple en s’assurant qu’elle a mené des entretiens d’accueil avec les nouveaux employés et qu’elle leur a fait prendre des engagements, entre autres mesures). Néanmoins, dans de nombreux pays, une fois que l’entreprise a reconnu que le secret d’affaires avait été acquis de manière illicite, elle est généralement tenue de ne plus utiliser ces informations, faute de quoi elle engage sa responsabilité.

• Actes délibérés ou de négligence : si l’entreprise savait qu’elle avait acquis les informations de manière illicite ou qu’elle a ignoré la situation par négligence, elle peut être reconnue pleinement responsable, y compris pour des actes passés (on trouvera de plus amples informations à ce sujet dans la cinquième partie du Guide, “Secrets d’affaires et procédures judiciaires”.

5. Situations présentant un risque de contamination élevé

5.1 Recrutement d’un nouvel employé

Le recrutement de nouveaux employés provenant d’entreprises concurrentes est l’une des deux principales sources de contamination ⁽¹²⁾On trouvera dans la liste de contrôle C ci‑après un aperçu des mesures qui peuvent être prises dans les situations à haut risque de contamination. par les secrets d’affaires d’un concurrent. Lorsqu’une entreprise est contaminée par les secrets d’affaires de son concurrent, il existe un risque élevé que le détenteur de ce secret (le concurrent) rende l’entreprise contaminée responsable de la situation, quand bien même elle ignorait l’appropriation illicite. Si un employé s’approprie de manière illicite des informations appartenant à son précédent employeur, le détenteur du secret d’affaires peut, dans certaines circonstances et selon la législation applicable, porter plainte également contre le nouvel employeur de l’employé déloyal en invoquant la responsabilité du fait d’autrui ⁽¹³⁾La responsabilité du fait d’autrui est une forme de responsabilité secondaire ou indirecte imposée à une partie en raison de sa relation particulière avec la partie ayant commis le délit. Elle est souvent invoquée à l’encontre d’un employeur en raison d’actes commis par ses employés, et dans certains ressorts juridiques nationaux, l’employeur peut être tenu responsable des actes délictueux de son employé..

Pour atténuer le risque de contamination provenant du recrutement d’employés, plusieurs mesures peuvent être envisagées en plus de celles qui sont décrites dans la section 4.2.

• Lorsqu’elles recrutent de nouveaux employés, les entreprises peuvent s’appuyer sur une liste de contrôle au moment de l’accueil pour demander aux futurs employés de confirmer qu’ils ont respecté et qu’ils continueront de respecter leur obligation de confidentialité envers le précédent employeur, par exemple en restituant ou en détruisant tout document ou information sensible appartenant à l’ancien employeur.

• Au cours de l’entretien d’accueil de nouveaux employés, l’entreprise devrait informer clairement ceux‑ci du fait qu’il leur est interdit de contaminer l’entreprise par des secrets d’affaires appartenant à leurs précédents employeurs.

Ces mesures sont particulièrement importantes lorsque les personnes recrutées exercent des fonctions élevées, car elles sont plus susceptibles d’avoir été exposées à des secrets d’affaires de haute valeur chez leurs précédents employeurs.

5.2 Communication d’informations par des collaborateurs et des partenaires d’affaires ⁽¹⁴⁾Voir la sixième partie, “Les secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration”, notamment la section 2.

D’une manière générale, les connaissances constituent une ressource essentielle pour qu’une entreprise puisse grandir et se développer. Pourtant – et cela peut sembler contre-intuitif – le fait d’obtenir des secrets d’affaires appartenant à des tiers peut avoir pour conséquence de limiter les futures activités de l’entreprise, simplement du fait qu’elle “connaît” désormais ces secrets.

Si l’on peut imaginer de nombreux scénarios, deux exemples concrets sont proposés ci‑dessous. Le premier concerne une situation dans laquelle une entreprise reçoit une proposition spontanée qui lui semble très intéressante pour faire progresser ses activités. Le second porte sur une situation dans laquelle une entreprise établit une transaction commerciale avec une autre entreprise.

Scénario 1 : les propositions spontanées

Imaginons qu’une entreprise ait lourdement investi dans un projet de recherche-développement, mais qu’elle se soit heurtée à un problème particulier pendant un certain temps, ce qui a retardé le projet. Une personne extérieure contacte l’entreprise et lui fait une proposition spontanée visant à organiser une réunion pour lui montrer, sous réserve d’un accord de non‑divulgation, une idée permettant de résoudre le problème. L’entreprise devrait-elle signer l’accord de non‑divulgation et obtenir l’information?

Elle ne devrait peut-être pas accepter trop vite. Elle devrait d’abord procéder à une évaluation des risques en bonne et due forme, notamment si elle a déjà mené ses propres projets en parallèle sur ce sujet ou des sujets connexes et si elle élabore de manière autonome ses propres secrets d’affaires. Une fois qu’elle aura reçu un secret d’affaires appartenant à un tiers, il pourrait lui être très difficile de maintenir une séparation entre cette information et ses propres secrets d’affaires.

Pour éviter ce type de risque entrant de contamination, et compte tenu des risques que présente l’obtention de cette information et de la valeur de celle‑ci, l’une des mesures d’atténuation possibles consiste à proposer à la partie divulgatrice de signer un accord de non‑confidentialité et de refuser de recevoir toute information avant quel’accord de non‑confidentialiténe soit signé ⁽¹⁵⁾Voir également James Pooley (2024). Secrets – Managing Information Assets in the Age of Cyberespionage (Les secrets – Gérer les actifs sous forme d’informations à l’ère du cyberespionnage) (2e éd.). Menlo Park: Verus Press, pages 164 et 165.. L’entreprise sera ainsi pleinement autorisée à utiliser selon ses souhaits les informations obtenues. Si cet accord de non‑confidentialité est conclu, la partie divulgatrice s’efforcera de vendre son projet à l’entreprise destinataire sans divulguer les informations qui doivent rester confidentielles. En se fondant sur cette première conversation non confidentielle, l’entreprise sera mieux en mesure d’évaluer de façon exhaustive le risque de contamination éventuelle par des secrets d’affaires appartenant à une tierce partie, et de déterminer s’il est justifié de prendre le risque de signer un accord de non‑divulgation pour obtenir les informations complètes, y compris les secrets d’affaires.

Scénario 2 : les transactions commerciales

Il existe un autre scénario présentant un risque très élevé de contamination par les secrets d’affaires d’un tiers : il s’agit des transactions commerciales avec d’autres parties (par exemple des consultants extérieurs, des sous‑traitants ou encore des partenaires d’affaires potentiels). Ces transactions nécessitent généralement qu’une partie transfère des secrets d’affaires à une autre partie, ce qui présente le risque d’injecter dans cette dernière des secrets d’affaires non demandés ou inattendus.

Imaginons par exemple que l’entreprise A a sous‑traité des travaux de recherche auprès de l’entreprise de recherche B afin d’améliorer son produit. Or l’entreprise B a déjà mené des recherches analogues pour l’entreprise C, qui est concurrente de l’entreprise A. Dans ce cadre, l’entreprise B avait reçu de l’entreprise C des informations utiles, y compris des secrets d’affaires. Pour impressionner l’entreprise A, l’entreprise B utilise ces informations pour lui proposer, dans son rapport, certaines améliorations du produit qui en réalité tirent parti des secrets d’affaires de l’entreprise C.

L’entreprise A s’est‑elle approprié de manière illicite les secrets d’affaires de l’entreprise C? Si la réponse dépend de la législation applicable et des circonstances précises de l’affaire, l’élément décisif consiste généralement à déterminer si l’entreprise A savait ou aurait dû savoir que les propositions de l’entreprise B reposaient sur les secrets d’affaires d’une tierce partie. Au demeurant, quand bien même l’entreprise A serait reconnue innocente dans l’obtention de ces informations, elle pourrait néanmoins se voir interdire d’emploi de celles‑ci. Dans ce cas, l’entreprise A pourrait se trouver dans l’impossibilité de vendre son nouveau produit, ce qui lui ferait perdre ses investissements et porterait préjudice à sa réputation.

L’entreprise A aurait pu éviter cette situation regrettable, ou aurait pu au moins réduire ses risques si elle avait envisagé de prendre les mesures suivantes :

• Dans le contrat conclu avec l’entreprise B, l’entreprise A devrait avoir indiqué clairement qu’elle ne souhaitait pas obtenir des secrets d’affaires appartenant à des tiers.

• Pour que l’autre partie puisse être tenue responsable de tout préjudice causé par la contamination, le contrat devrait prévoir des garanties ou des clauses d’indemnisation afin que l’autre partie porte la responsabilité de ces éventuels préjudices. Dans l’exemple ci‑dessus, le contrat aurait dû stipuler que si les informations fournies par l’entreprise de recherche B appartenaient à une tierce partie et avaient été transmises à l’entreprise A de manière illicite, l’entreprise B verserait des indemnités à l’entreprise A pour toute perte ou tout préjudice éventuellement subis.

Si l’entreprise de recherche B souhaite réduire le risque d’être tenue responsable de la contamination de son client par des secrets d’affaires appartenant à un autre client, elle devrait régler à l’avance les conflits d’intérêts en les examinant avec ses clients et en prenant des mesures pour bien séparer les informations obtenues de ses différents clients.

Quant à l’entreprise C, dès qu’elle est informée que l’entreprise A a acquis ses secrets d’affaires par l’intermédiaire des services de l’entreprise B, elle devrait : i) informer l’entreprise A du fait que ses secrets d’affaires lui ont été transmis de manière illicite; et ii) prendre des mesures à l’encontre de l’entreprise de recherche B au motif que celle‑ci est contrevenu à ses obligations de confidentialité, en exigeant l’arrêt immédiat de toute nouvelle dissémination, la restitution ou la destruction de tout document contenant des secrets d’affaires, et une indemnisation des préjudices subis comme indiqué dans la section 2.5.

5.3 Exemple de liste de contrôle : Recruter des employés et obtenir des secrets d’affaires appartenant à des tiers

La liste de contrôle ci‑dessous reprend les mesures qui peuvent être utiles pour réduire le risque de contamination par des secrets d’affaires de tierces parties dans les deux situations particulières décrites aux sections 5.1 et 5.2, à savoir le recrutement de nouveaux employés et l’obtention d’informations confidentielles provenant de tierces parties.

6. Exploitation stratégique des secrets d’affaires

6.1 Exploiter la valeur économique des secrets d’affaires : modalités

Comme pour d’autres actifs de propriété intellectuelle, et compte tenu de l’analyse stratégique de la valeur d’un secret d’affaires et de l’avantage compétitif que celui‑ci peut offrir à l’entreprise, le détenteur des secrets d’affaires peut déterminer la ou les meilleures manières d’exploiter ces secrets. Il peut exploiter la valeur économique de ses secrets d’affaires de différentes manières.

Exploitation exclusive par le détenteur des secrets d’affaires

Le détenteur de secrets d’affaires peut utiliser lui‑même à titre exclusif les informations protégées. Il peut choisir de se réserver l’exclusivité des recherches, du développement, de la fabrication et de la vente des produits et services ayant des éléments issus de ses secrets d’affaires. S’il fait ce choix, c’est précisément parce que le succès de ses activités tient au fait qu’il est le seul à posséder ces informations, et donc à pouvoir les utiliser.

Des secrets d’affaires non techniques, par exemple des informations commerciales sensibles concernant des clients et des fournisseurs, des méthodes de détermination des prix, des stratégies commerciales, etc. sont souvent utilisés à titre exclusif par leur détenteur. Cependant, il est parfois préférable de partager des informations commerciales confidentielles ou des secrets d’affaires avec un partenaire d’affaires : tel peut être le cas par exemple lorsque ce partage d’informations offre un plus grand avantage compétitif au détenteur du secret d’affaires que le fait de conserver les informations pour lui‑même, comme nous l’avons illustré ci‑après.

Autoriser certaines utilisations de secrets d’affaires par de tierces parties sous le contrôle du détenteur du secret d’affaires.

Le détenteur de secrets d’affaires peut autoriser certains tiers à utiliser ses secrets d’affaires dans certains buts, au cours d’une certaine période, dans une certaine zone géographique et sous d’autres conditions encore (par exemple le versement de droits de licence) ⁽¹⁶⁾Dans la pratique, les secrets d’affaires sont concédés sous licence conjointement avec d’autres droits de propriété intellectuelle ou dans le contexte d’un contrat général visant une technologie. Il est rare de concéder sous licence un secret d’affaires seul..

Comme nous l’avons déjà illustré par quelques exemples dans la présente partie, dans un certain nombre de situations le détenteur du secret d’affaires choisit de partager ses informations sensibles avec des partenaires d’affaires, des fournisseurs et des clients. Dans certains cas, ce partage d’informations peut permettre d’améliorer l’efficacité de l’activité économique ou la qualité des produits et services, ou de remporter de plus grands succès commerciaux.

Ainsi, pour créer des revenus ou pour améliorer l’efficacité des activités économiques, il est possible de partager des secrets d’affaires avec :

• des partenaires d’affaires pour mener des travaux de recherche-développement, de marketing ou d’autres projets;

• des fabricants locaux des produits de l’entreprise situés dans des pays étrangers;

• des franchisés conformément à des contrats de franchise; et

• des sous‑traitants externes qui effectuent un certain nombre de processus externalisés pour le compte de l’entreprise.

Les conditions de la concession de licence sont convenues entre les parties au cas par cas. La portée de l’utilisation autorisée des secrets d’affaires et les conditions de paiement (par exemple un pourcentage versé sur les bénéfices, un droit de licence fixe ou un paiement forfaitaire) sont des éléments essentiels des contrats de licence. Pour contraindre le preneur de licence à protéger le secret d’affaires, le donneur de licence peut :

• demander le droit de vérifier que le preneur de licence se conforme aux conditions du contrat de licence; et/ou

• exiger que le secret d’affaires concédé sous licence reste confidentiel après la fin du contrat.

Dans le cas des contrats de franchise, le franchiseur peut envisager de permettre au franchisé d’accéder à un produit tangible intégrant des informations du secret d’affaires (par exemple des sauces comprenant des ingrédients particuliers) plutôt que de divulguer le secret d’affaires lui‑même (c’est‑à‑dire les informations détaillées sur ces ingrédients).

Par ailleurs, une entreprise peut être amenée à partager ses secrets d’affaires avec des consultants ou des fournisseurs de services de conseil extérieurs qui auront besoin de ces informations pour fournir des services de haute qualité à cette entreprise.

Comme le secret est une condition préalable à la protection d’un secret d’affaires, la difficulté la plus courante pour exploiter ce secret au titre d’un contrat de licence consiste à donner une définition suffisante du secret d’affaires concédé et à gérer le risque de violation de l’accord de non‑divulgation ou de confidentialité avant et pendant la négociation de la licence, ainsi qu’après sa conclusion (voir la section 2.3 sur les mesures contractuelles, la section 3.2 sur le risque d’appropriation illicite lié au partage d’informations avec une partie extérieure, et la section 4 sur la manière d’éviter la contamination par les secrets d’affaires de tierces parties).

Cession de secrets d’affaires

Les secrets d’affaires peuvent être cédés, c’est‑à‑dire que le contrôle légitime sur ces informations peut être transmis à une autre partie.

Souvent, la raison d’être de certaines opérations visant une entreprise, par exemple une fusion ou une acquisition, tient au souhait de l’investisseur d’acquérir un savoir‑faire ou des secrets d’affaires détenus par l’entreprise visée. Les jeunes entreprises technologiques sont souvent rachetées en raison de l’importance de leurs actifs de propriété intellectuelle, et notamment de leurs secrets d’affaires.

Levée de fonds

Suivant la législation nationale applicable, un détenteur de secrets d’affaires peut négocier, créer ou améliorer la conversion de ses secrets d’affaires en actions. Cette méthode peut offrir un moyen supplémentaire de lever un capital auprès d’institutions privées ou publiques. À la différence des autres actifs de propriété intellectuelle, il est indispensable de faire en sorte que les secrets d’affaires restent secrets pour que ceux‑ci puissent être titrisés.

Fiscalité et comptabilité

Sous certaines conditions et dans certains ressorts juridiques, les secrets d’affaires peuvent être :

• intégrés dans la comptabilité de l’entreprise, contribuant ainsi à la valeur globale de celle‑ci;

• intégrés dans le calcul du prix de transfert, s'ils sont toujours exploités dans le même groupe ⁽¹⁷⁾En comptabilité, on calcule un prix de transfert lorsqu'une division fournit des produits ou des services à une autre division de la même entreprise et facture cette autre division. En jouant sur les différences de fiscalité entre les pays dans lesquels se trouvent la société mère et les filiales, le prix de transfert permet de réduire la fiscalité de la société mère.;

• visés par une mesure d’allègement fiscal, par exemple un “paquet innovation” ou un “paquet propriété intellectuelle”, qui sont des régimes fiscaux spéciaux destinés à encourager la recherche et le développement au sein des entreprises.

6.2 Harmonisation permanente de la stratégie d’exploitation avec les besoins commerciaux

Conception dynamique de l’exploitation des secrets d’affaires

Les secrets d’affaires font partie intégrante des actifs de propriété intellectuelle. En général, dans le secteur technologique, une petite ou moyenne entreprise peut posséder plusieurs brevets, des documents protégés par le droit d’auteur qui peuvent être publics ou non, des dessins ou modèles industriels de ses produits et des marques de commerce pour distinguer ses produits. Elle peut aussi détenir des secrets d’affaires concernant ses produits et ses activités commerciales. Dès lors, l’utilisation et l’exploitation stratégiques des secrets d’affaires ne peuvent être considérées de manière isolée. Elles devraient plutôt se concevoir conjointement avec d’autres droits de propriété intellectuelle.

Tout objet protégé par des droits de propriété intellectuelle dûment enregistrés est généralement “gravé dans le marbre” au moment de l’enregistrement, ou s’il s’agit d’un droit d’auteur, au moment de la création. En revanche, les secrets d’affaires peuvent évoluer avec les activités de l’entreprise, qui créent en permanence de nouvelles informations de haute valeur.

D’un autre côté, les secrets d’affaires sont plus vulnérables que les autres types de propriété intellectuelle. Bien que la protection d’un secret d’affaires n’ait pas nécessairement de limite réglementaire, ce secret peut avoir une durée de vie brève selon sa nature (par exemple le lancement d’un produit le mois prochain) ou le traitement des informations, qui peut éventuellement entraîner une divulgation prématurée. Une fois qu’un secret d’affaires a fuité, sa valeur peut être considérablement réduite pour son détenteur ou sa protection juridique peut avoir entièrement disparu si la divulgation s’est produite à grande échelle. Les secrets d’affaires peuvent aussi être perdus lorsque le secret ne confère plus en soi de valeur aux informations.

Dès lors, les informations présentes dans l’ensemble des secrets d’affaires changent constamment au sein du portefeuille de propriété intellectuelle.

De plus, il convient de considérer l’utilisation et l’exploitation stratégiques des secrets d’affaires dans le contexte de l’évolution des marchés et des besoins de l’entreprise, car ceux‑ci ont également une incidence sur la valeur de tel ou tel élément dans l’ensemble des secrets d’affaires de l’entreprise.

En conséquence, la gestion et l’exploitation “stratégiques” des secrets d’affaires doivent relever d’une conception dynamique, que ce soit au regard de leur valeur ou du risque de perdre leur protection.

Il est donc nécessaire de réexaminer régulièrement les secrets d’affaires dans le contexte du portefeuille général de propriété intellectuelle, et d’harmoniser la stratégie de gestion et d’exploitation des secrets d’affaires avec les besoins de l’entreprise et le marché, qui évoluent constamment. Ce réexamen peut globalement se dérouler en trois étapes :

• Évaluer toute modification de l’ensemble des secrets d’affaires et son incidence sur l’avantage compétitif de l’entreprise (c’est‑à‑dire la valeur des secrets d’affaires) et sur les risques, dans le contexte des autres actifs de propriété intellectuelle.

• Revoir le plan et les mesures de protection actuels des secrets d’affaires ainsi que la stratégie d’exploitation de ceux‑ci pour déterminer s’ils sont toujours adéquats.

• Actualiser le plan et les mesures de protection ainsi que la stratégie d’exploitation, le cas échéant.

La stratégie d’exploitation au‑delà du système de secrets d’affaires

Dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la stratégie d’exploitation des secrets d’affaires, il est notamment possible de rechercher un ou plusieurs flux de revenus distincts ou supplémentaires parmi les modalités d’exploitation qu’offre le système des secrets d’affaires. Les questions à examiner à ce titre sont en particulier les suivantes :

• Les informations liées aux secrets d’affaires vont-elles continuer à offrir un avantage compétitif du fait même qu’elles sont secrètes?
  Les secrets d’affaires technologiques peuvent devenir obsolètes à un moment donné en raison de l’évolution technologique à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
  Les nouvelles technologies peuvent réduire les avantages compétitifs en donnant aux concurrents les moyens de créer les mêmes informations avec beaucoup moins d’efforts, et par conséquent d’imiter les produits ou services de l’entreprise dans un délai plus court et avec moins de risques.

• Les informations liées aux secrets d’affaires vont-elles rester secrètes?
  Dans la plupart des pays, l’ingénierie inverse et la création indépendante des mêmes informations ne sont généralement pas considérées comme une appropriation illicite des secrets d’affaires. Si la distance technologique entre le détenteur d’un secret d’affaires et ses concurrents se réduit, la probabilité que les concurrents obtiennent les informations de manière licite par de l’ingénierie inverse ou la création indépendante d’une invention s’accroît. Le secret d’affaires peut alors perdre sa valeur, ou pire, les concurrents peuvent obtenir des brevets sur leur invention et tenter d’interdire à l’entreprise d’utiliser son secret d’affaires ⁽¹⁸⁾Dans de nombreux pays, il existe une exception aux droits de brevet au titre de l’utilisation antérieure grâce à laquelle le détenteur du secret d’affaires peut continuer à utiliser ses informations, mais la portée de cette exception est parfois limitée..

Plutôt que de maintenir en vigueur la protection de ses secrets d’affaires, leur détenteur peut aussi tenter de trouver des flux de revenus en exploitant d’autres droits de propriété intellectuelle, par exemple des brevets ou des droits d’auteur.

Du secret d’affaires au brevet

Les secrets d’affaires étant protégés par la confidentialité, ils ne sont généralement pas couverts par le droit des brevets au titre de l’état de la technique dans de nombreux pays ⁽¹⁹⁾Aux États‑Unis d’Amérique, en règle générale, si le déposant d’une demande de brevet vend une invention plus d’un an avant la date de dépôt effective à un tiers ayant l’obligation de préserver la confidentialité de l’invention, la nouveauté n’est plus reconnue au titre du droit des brevets (exclusion au titre de la vente); le déposant ne peut donc bénéficier d’abord, pendant de nombreuses années, de la protection du secret d’affaires sur les inventions vendues, puis obtenir ensuite la protection d’un brevet pour la même invention.. Dès lors, dans ces pays, le détenteur d’un secret d’affaires peut parfois passer de la protection d’un secret d’affaires à la protection d’un brevet si cette décision répond aux besoins de son entreprise. On trouvera dans la troisième partie, intitulée “Éléments fondamentaux relatifs à la protection des secrets d’affaires”, de plus amples informations sur les différences entre la protection d’un brevet et celle qui est conférée par un secret d’affaires. Les facteurs à prendre en compte pour faire le choix décrit dans cette troisième partie sont identiques dans la présente situation. Fondamentalement, les facteurs pertinents sont à la fois des facteurs juridiques (les conditions à remplir pour obtenir la protection, la portée des droits ainsi que leur durée et leur couverture géographique), et des facteurs commerciaux (coûts, ressources, conditions du marché et notoriété).

Secret d’affaires et/ou droit d’auteur

La protection du droit d’auteur apparaît automatiquement pour une œuvre originale dès que celle‑ci est créée et fixée sur un support. Tant que l’expression de cette œuvre reste confidentielle et répond aux conditions de la protection du secret d’affaires, elle peut être protégée à la fois par le droit d’auteur et par la législation sur les secrets d’affaires. Cependant, suivant les besoins de l’entreprise, le détenteur du secret d’affaires peut choisir de passer de cette double protection à la combinaison d’une protection par les brevets et par le droit d’auteur dans le domaine des logiciels. Il peut aussi envisager dene conserver que la protection du droit d’auteur si par exemple la distribution en logiciel libre est cohérente avec la stratégie de son entreprise.

Renoncement à la protection du secret d’affaires

Enfin, il est aussi possible qu’une analyse économique rationnelle conduise à la décision d’assouplir les mesures de protection du secret d’affaires mises en place par l’entreprise et de ne pas rechercher d’autre forme de protection. Préserver les secrets d’affaires n’est pas une fin en soi. C’est une décision prise à l’appui d’un avantage compétitif de l’entreprise, que ce soit pour lui assurer une compétitivité technologique, un rendement financier ou une notoriété. Si vous renoncez à protéger des secrets d’affaires sans les avoir brevetés, vous pouvez envisager de publier ces informations rapidement afin que vos concurrents ne puissent obtenir de brevet dans ce domaine.

7. Valorisation des secrets d’affaires

7.1 Objectif de la valorisation des secrets d’affaires

Pour qu’une entreprise puisse prendre des décisions en matière de gestion et d’exploitation de la propriété intellectuelle dans différentes sortes de transactions commerciales, il est utile qu’elle ait une idée de la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle, et en particulier de ses secrets d’affaires. Valoriser les secrets d’affaires permet à leur détenteur de disposer d’informations supplémentaires susceptibles de l’aider à prendre des décisions éclairées dans les domaines de la gestion et de l’application des secrets d’affaires ainsi que de la concession de licences sur ceux‑ci, ou encore du passage à la protection par des brevets. Par exemple :

Analyse coûts-avantages pour la gestion de la propriété intellectuelle interne

La valorisation de la propriété intellectuelle peut permettre au détenteur de secrets d’affaires d’analyser les coûts et les avantages de la protection de certaines informations et d’assurer la cohérence de son portefeuille de propriété intellectuelle avec les objectifs stratégiques de son entreprise. Tel est tout particulièrement le cas s’il existe d’autres moyens de protection possibles (par exemple des brevets).

Concession de licences et franchisage

Avant d’entreprendre des négociations sur la concession de licences visant des actifs de propriété intellectuelle, y compris des secrets d’affaires, le fait d’avoir une compréhension détaillée de leur valeur relative peut aider leur détenteur à prendre des décisions plus éclairées sur les conditions de la concession de licences, et notamment sur les redevances qu’il va demander. En matière de franchisage, le franchiseur comme le franchisé doivent tous deux savoir exactement quelle est la valeur des actifs de propriété intellectuelle concernés.

Règlement des litiges

Connaître la valeur des informations qui constituent des actifs peut favoriser la prise de décisions stratégiques lorsque ces actifs sont menacés ou font l’objet d’une appropriation illicite. Ainsi, le détenteur d’un secret d’affaires peut être conduit à choisir entre intenter un procès, trouver un autre moyen de régler le litige ou proposer au contrevenant présumé de lui concéder une licence. La valorisation est aussi essentielle pour calculer les préjudices subis en cas d’acquisition, d’utilisation ou de divulgation non autorisées du secret d’affaires.

Recherche de partenaires

Dans le contexte d’une collaboration ou d’une transaction entre des entreprises, par exemple la création d’une coentreprise, une alliance stratégique ou encore une fusion ou acquisition, la valorisation peut aider à mieux comprendre de quelle manière les actifs de toutes les parties contribuent au partenariat.

Obtention de financements

Les capitaux‑risqueurs et autres investisseurs potentiels cherchent à obtenir le meilleur rendement possible en réduisant les risques au minimum. Ils doivent donc connaître la valeur de la propriété intellectuelle d’une entreprise avant d’investir dans celle‑ci. Pour s’appuyer sur des secrets d’affaires afin d’obtenir des fonds, il peut être nécessaire d’établir leur valeur indépendamment des autres actifs de l’entreprise.

7.2 Méthodes de valorisation

Les méthodes de valorisation susceptibles d’être employées pour des secrets d’affaires sont identiques à celles qui sont employées pour les actifs de propriété intellectuelle en général. Les principales méthodes de valorisation des actifs de propriété intellectuelle sont les suivantes : i) la méthode des coûts; ii) la méthode du marché; et iii) la méthode des revenus.

Méthode des coûts

La méthode des coûts vise à déterminer la valeur de l’actif en calculant les coûts à engager pour créer ou remplacer un actif analogue.

Elle permet de valoriser les secrets d’affaires en additionnant les dépenses engagées (ou qui seraient engagées) pour mettre au point ou créer cet actif ou un produit ou service semblable, par exemple les coûts de main‑d’œuvre, de matériaux, d’équipements, de recherche-développement, d’essais, etc. Elle tend à déterminer la valeur d’un secret d’affaires au moment où celui‑ci a été obtenu de manière illicite en additionnant les dépenses directes et les coûts d’opportunité liés à son développement. Elle prend aussi en compte l’obsolescence technologique et économique susceptible d’avoir une incidence sur la valeur.

Avantages de la méthode des coûts

Cette méthode peut être employée dans des situations où la personne ayant commis l’appropriation illicite n’en retire pas encore de revenus, par exemple lorsqu’il s’agit d’une technologie à un stade de développement précoce.

Elle peut aussi être utile lorsqu’il est facile de calculer les coûts de développement et que les coûts de reproduction sont faibles (par exemple dans le domaine des logiciels).

Si le flux de revenus ou les avantages économiques de l’actif de propriété intellectuelle ne peuvent être quantifiés de manière précise ou raisonnable, il peut également être utile de recourir à la méthode des coûts.

Inconvénients de la méthode des coûts

Cette méthode étant fondée sur des dépenses passées et non sur des bénéfices à venir, elle ne traduit pas nécessairement le potentiel de l’actif sur le marché. C’est tout particulièrement vrai pour les secrets d’affaires qui ont été créés au moyen de travaux de recherche-développement expérimentaux, qui nécessitent des investissements considérables et peuvent échouer à plusieurs reprises, mais qui peuvent aussi déboucher sur des inventions révolutionnaires qui vont connaître un immense succès commercial. C’est pourquoi la méthode des coûts ne convient pas à certains secteurs, notamment l’industrie pharmaceutique.

Évaluer la valeur au regard des coûts peut conduire à des résultats trompeurs qui sous‑estiment ou surestiment la valeur des secrets d’affaires.

Méthode du marché

La méthode du marché vise à déterminer la valeur d’un actif en le comparant avec un actif analogue disponible sur le marché. La valeur est établie en comparant les deux actifs dans des transactions semblables et des circonstances comparables.

La difficulté de cette méthode tient à la nécessité de trouver un produit comparable sur le marché, c’est‑à‑dire des transactions semblables concernant des produits ou services analogues susceptibles de servir de point de référence. Si l’on trouve ce produit ou service comparable, il faut généralement procéder à des ajustements pour tenir compte des différences entre les deux situations.

Avantages de la méthode du marché

• Cette méthode est simple et repose sur des informations provenant du marché.

• Elle peut être utile s’il existe un produit comparable (par exemple des contrats de licence concernant le même objet).

Inconvénients de la méthode du marché

• Il est difficile de trouver un produit comparable pour valoriser un secret d’affaires car :

  • tout secret est généralement unique;

  • la plupart du temps, la valeur d'un secret découle de la nouveauté ou de l'originalité de celui‑ci, mais ces informations ne sont généralement pas connues ou faciles à obtenir.

Méthode des revenus

La méthode des revenus est l’une des plus fréquemment employées pour valoriser des actifs de propriété intellectuelle. Pour déterminer la valeur actuelle d’un secret d’affaires, on prend en compte les revenus économiques que celui‑ci devrait produire à l’avenir.

Pour déterminer ces revenus, on emploie les paramètres suivants :

• projection des flux de revenus (ou des économies de coûts) produits par le secret d’affaires pendant le reste de sa durée de vie utile;

• ajustement des revenus ou des économies par rapport aux investissements effectués pour créer le secret (par exemple les coûts de main‑d'œuvre, les matériaux, le capital, etc.);

• actualisation des revenus attendus à la valeur actuelle en appliquant un “taux d’escompte”.

Avantages de la méthode des revenus

• Cette méthode est la plus facile à utiliser pour les actifs qui génèrent des flux de trésorerie bien établis, les actifs dont les flux de trésorerie à venir peuvent être estimés avec un certain degré de fiabilité et les actifs pour lesquels il existe un coefficient de risque permettant de calculer des taux d’escompte.

• Elle rend bien compte de la valeur des secrets d’affaires qui produisent des flux de trésorerie relativement stables ou prévisibles.

Inconvénients de la méthode des revenus

• La méthode de l’actualisation des flux de trésorerie ne prend pas en compte le risque total de l’investissement. Elle ne tient compte que de la composante systématique de ce risque par le biais du taux d’escompte déterminé par le marché.

• Elle est fondée sur l’hypothèse que l’investissement dans le secret est irréversible, quelles que soient les futures circonstances.

• Elle ne rend pas compte des différents risques indépendants liés aux secrets d’affaires (par exemple le risque juridique de perdre la protection en raison d’une fuite ou d’une divulgation au public, ou du risque qu’un concurrent trouve les mêmes informations par des travaux de développement indépendants). Cette méthode repose sur l’hypothèse que tous les risques sont dûment pris en compte par le taux d’escompte et la probabilité de succès.

En résumé, quelle que soit la méthode employée, le processus de valorisation nécessite de recueillir différentes informations sur le secret d’affaires et d’avoir une compréhension approfondie du marché, du secteur et de l’activité économique considérée car tous ces facteurs ont une incidence directe sur l’utilité des résultats de la valorisation.

D’une manière générale, les secrets d’affaires sont de façon inhérente plus difficiles à valoriser que les autres actifs de propriété intellectuelle en raison de leur nature confidentielle. Plus précisément, il est difficile de distinguer et de recenser les flux de revenus ou les coûts qui sont exclusivement attribuables aux secrets d’affaires. Chacune de ces trois grandes méthodes de valorisation de la propriété intellectuelle a ses avantages et ses inconvénients généraux. La méthode ou la combinaison de méthodes à employer doit être choisie au cas par cas.