Thèmes abordés dans cette partie :
Qu’est-ce qu’un secret d’affaires?
Cadres juridiques relatifs à la protection des secrets d’affaires
Secrets d’affaires et brevets
Utilisation des secrets d’affaires par les entreprises (notions essentielles)
Cette partie présente les grandes lignes de la protection des secrets d’affaires, en mettant l’accent sur les éléments essentiels qui composent les systèmes applicables dans ce domaine. Compte tenu des traditions juridiques de chaque pays, les lois nationales sur les secrets d’affaires présentent des différences dans certains domaines clés. Néanmoins, afin de proposer un aperçu des différents systèmes de protection des secrets d’affaires, la partie III met particulièrement en avant les points communs des systèmes nationaux et régionaux dans ce domaine et se réfère, le cas échéant, aux traités internationaux correspondants.
Pour obtenir des informations par pays, on se référera à la “Présentation des systèmes applicables aux secrets d’affaires dans certains pays et régions”
1. Qu’est-ce qu’un secret d’affaires?
1.1 Le secret d’affaires en quelques mots
En règle générale, le secret d’affaires porte sur des informations confidentielles qui :
ne sont généralement pas connues des personnes dans le secteur d’activité concerné, ou qui ne leur sont pas accessibles (“caractère secret”),
ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et
font l’objet demesures raisonnables prises par leur détenteur légitime pour les garder secrets, notamment d’accords de confidentialité avec les partenaires commerciaux.
Ce sont souvent des éléments clés d’un portefeuille de propriété intellectuelle qui renforcent l’avantage concurrentiel de l’entreprise. À l’instar d’autres actifs de propriété intellectuelle, ils peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.
En principe, l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un secret d’affaires par des tiers d’une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes est considérée comme une appropriation illicite du secret d’affaires.
En cas d’appropriation illicite d’un secret d’affaires, son détenteur dispose de plusieurs recours juridiques.
Aucun enregistrementn’est nécessaire pour obtenir la protection d’un secret d’affaires. Tant que les informations relèvent du secret d’affaires, elles sont protégées indéfiniment.
1.2 Quelles sont les informations susceptibles d’être protégées par le secret d’affaires?
Les brevets protègent les inventions, les dessins ou modèles industriels protègent les dessins et modèles esthétiques et les marques protègent les signes ou les combinaisons de signes. En substance, la protection par le secret d’affaires s’applique aux “informations” confidentielles, qui peuvent comprendre des informations techniques et scientifiques, des informations professionnelles et commerciales, ainsi que des informations financières. En résumé, non seulement les données et les résultats techniques et scientifiques, mais aussi toutes sortes d’idées, de stratégies, de données, de savoir-faire, de techniques ou de procédés, entre autres, dans le secteur commercial et les entreprises peuvent être considérés comme des “informations”, que nous générons au quotidien.
Dès lors, presque toutes les informations peuvent être protégées par le secret d’affaires, pour autant qu’elles aient un caractère “secret”, qu’elles soient dotées d’une valeur commerciale du fait de leur caractère secret et qu’elles fassent l’objet de mesures raisonnables prises pour les garder secrètes. Sous réserve que ces trois critères soient remplis, un secret d’affaires peut aussi être une combinaison d’éléments qui, pris individuellement, appartiennent au domaine public, mais dont la combinaison, qui est tenue secrète, constitue un avantage concurrentiel, à l’image d’un procédé secret pour fabriquer un mélange spécial de substances chimiques connues.
Les secrets d’affaires sont ainsi utilisés dans tous les secteurs, pas seulement dans les entreprises manufacturières ou technologiques qui proposent des produits, mais aussi dans le secteur tertiaire, à savoir les restaurants (recettes), les garages (technique de lavage et de polissage des véhicules) et les magasins (méthodes publicitaires sur mesure pour retenir l’attention du client). En tant qu’outil permettant d’obtenir et de conserver un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, le secret d’affaires concerne les entreprises de toutes tailles. Jouant un rôle important dans le cycle de l’innovation, de la recherche-développement à la commercialisation, les universités et instituts de recherche ont également commencé à s’intéresser aux secrets d’affaires. La partie VI consacrée aux secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration examine le rôle des secrets d’affaires dans ce domaine.
Des informations précieuses peuvent être stockées par mémorisation mentale et, si nécessaire, être communiquées oralement à des tiers. En général, ces informations conservées mentalement peuvent être considérées comme relevant du secret d’affaires. Toutefois, dans le contexte commercial actuel, un grand nombre d’informations prennent la forme de textes, de figures, de dessins, de graphiques, de formules chimiques, de diagrammes ou de codes de logiciels, entre autres, et sont mémorisées sur des supports matériels, sous forme écrite, mais aussi sous forme audio et vidéo. Dans l’environnement de travail qui est le nôtre aujourd’hui, les informations précieuses sont principalement stockées sous forme numérique, ce qui pose des difficultés particulières en matière de protection par le secret d’affaires. Ces questions relatives aux secrets d’affaires à l’ère du numérique sont examinées dans la partie VII : Secrets d’affaires et objets numériques. La partie IV consacrée à la gestion des secrets d’affaires traite également des mesures de sécurité informatiques visant à assurer la protection des secrets d’affaires.
En outre, des informations en apparence inutiles, telles que l’échec des efforts déployés pour contrôler les effets indésirables d’une substance particulière utilisée comme médicament ou pour surmonter certains effets secondaires, ou encore l’échec des tentatives visant à inciter les clients à acheter un produit, peuvent constituer des secrets d’affaires de grande valeur. Ces informations documentant des échecs (appelées “informations négatives”) peuvent aussi avoir une valeur pour la concurrence qui, une fois qu’elle les connaîtra, pourra économiser du temps, des efforts et des ressources en évitant ces tâtonnements inutiles.
1.3 Comment les secrets d’affaires sont-ils protégés aux niveaux national et international?
Contrairement aux brevets et à l’instar du droit d’auteur, les secrets d’affaires sont protégés sans enregistrement, c’est-à-dire qu’il n’y a pour les administrations nationales aucune formalité ni aucun examen à accomplir. Les secrets d’affaires peuvent donc bénéficier d’une protection immédiate dans tous les pays où ils remplissent les conditions requises. Si la grande majorité des pays appliquent les trois critères illustrés dans la figure 1, la question de savoir si une information peut ou non être considérée comme un secret d’affaires dans un pays dépend du droit national applicable dans ce pays.
Au niveau national, les secrets d’affaires sont protégés par la common law ou le droit écrit. Dans certains pays, les secrets d’affaires sont principalement protégés par la notion de confiance, tandis que dans d’autres, ils sont régis par les lois contre la concurrence déloyale ou des lois portant expressément sur les secrets d’affaires. Aux États-Unis d’Amérique, chaque État dispose de sa propre loi sur les secrets d’affaires, tandis qu’au niveau fédéral, il existe également une loi fédérale qui permet au détenteur d’un secret d’affaires de déposer une plainte pour appropriation illicite auprès d’un tribunal fédéral.
En outre, les accords (ou clauses) de confidentialité et les accords de non-divulgation constituent généralement des mesures efficaces pour faire en sorte que les informations protégées par le secret d’affaires demeurent secrètes, le droit des contrats est également pertinent pour la protection des secrets d’affaires. Par ailleurs, le droit du travail réglemente le traitement des informations faisant l’objet de secrets d’affaires dans les relations employeur-employé. Si certains pays disposent depuis longtemps de systèmes nationaux à part entière en matière de secrets d’affaires, de nombreux autres n’ont commencé à mettre en place de tels systèmes que récemment, par rapport aux autres catégories de droits de propriété intellectuelle.
Au niveau régional, les lois nationales des États membres de l’Union européenne (UE) relatives aux secrets d’affaires doivent être conformes à la directive de l’UE sur les secrets d’affaires
Au niveau international, l’histoire de l’évolution des normes sur les secrets d’affaires est restée embryonnaire jusqu’à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)
S’il n’existe pas d’accord international couvrant de manière exhaustive les règles relatives aux secrets d’affaires, plusieurs principes importants sont généralement acceptés dans bon nombre de législations nationales.
Pour bénéficier de la protection des secrets d’affaires, les trois critères mentionnés plus haut (caractère secret, valeur commerciale du fait du caractère secret et mesures raisonnables prises par les détenteurs du secret d’affaires pour le garder secret) doivent être respectés (voir la section 2.1 pour les critères à remplir).
Les secrets d’affaires peuvent être protégés pour une durée illimitée, aussi longtemps qu’ils remplissent les critères en matière de protection des secrets d’affaires.
Les détenteurs de secrets d’affaires ne peuvent demander une protection que lorsque la divulgation, l’obtention ou l’utilisation non autorisée de leurs secrets d’affaires est faite d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. En d’autres termes, ils ne bénéficient pas du type de “droits exclusifs” généralement accordés à d’autres catégories d’actifs de propriété intellectuelle. Cet aspect sera examiné dans la prochaine section.
L’article 39 de l’Accord sur les ADPIC prévoit un niveau minimal de protection pour les “renseignements non divulgués”, que les membres de l’OMC doivent généralement garantir dans leur propre système ou pratique juridique. L’expression “renseignements non divulgués” englobe généralement différents termes (secrets d’affaires, secrets commerciaux, etc.) utilisés dans les législations nationales.
L’article 39.2 stipule que, sous réserve que les renseignements non divulgués remplissent certains critères, leur détenteur légitime aura la possibilité d’empêcher que des renseignements confidentiels sous son contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans son consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Une note de bas de page précise l’étendue minimale de la “manière contraire aux usages commerciaux honnêtes” que les membres de l’OMC devront mettre en œuvre.
L’Accord sur les ADPIC contient également une disposition (article 39.3) sur les données non divulguées résultant d’essais et d’autres données non divulguées à la communication desquelles les gouvernements subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles.
De plus, la partie III de l’Accord sur les ADPIC (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle) s’applique à la protection des renseignements non divulgués.
En exposant le contexte de la protection des renseignements non divulgués dans l’Accord sur les ADPIC, l’article 39.1 évoque une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
L’article 10bis de la Convention de Paris exige des parties à la Convention de Paris qu’elles assurent une protection effective contre la concurrence déloyale. La disposition précise que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Toutefois, l’article 10bis ne renvoie pas expressément à l’appropriation illicite des secrets d’affaires. C’est la raison pour laquelle une référence expresse à cette disposition dans l’Accord sur les ADPIC a établi un lien formel entre la protection des secrets d’affaires et la prévention de la concurrence déloyale au niveau international.
Note : en ce qui concerne l’article 39.3, le paragraphe 4 de la Décision ministérielle sur l’Accord sur les ADPIC, adoptée le 17 juin 2022 à la douzième conférence ministérielle de l’OMC, stipule que “Reconnaissant l’importance de la disponibilité en temps voulu de vaccins contre la COVID-19 et de l’accès à ces vaccins, il est entendu que l’article 39.3 de l’accord n’empêche pas un membre éligible de permettre l’approbation rapide de l’utilisation d’un vaccin contre la COVID-19 produit en vertu de la présente décision”. Voir : https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/30.pdf&Open=True.
Les lois modernes sur les secrets d’affaires s’inspirent de l’Accord sur les ADPIC, qui fixe le niveau minimal de protection que les membres de l’OMC doivent mettre en œuvre. Pour aider les lecteurs, la section suivante a donc été émaillée de références aux dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC. Toutefois, la section 2 fournissant une description générale et non exhaustive des cadres juridiques nationaux ou régionaux, ces références ne suggèrent aucune interprétation des dispositions concernées.
2. Cadres juridiques relatifs à la protection des secrets d’affaires
2.1 Critères de protection des secrets d’affaires
Il est important que les détenteurs de secrets d’affaires comprennent bien les trois critères à remplir pour obtenir la protection d’un secret d’affaires car :
les entreprises peuvent éviter de supposer à tort que les informations qu’elles détiennent sont des secrets d’affaires et de dépenser leurs ressources pour en préserver le caractère secret;
cela aide les entreprises à prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de protéger leurs informations de valeur (par exemple, en obtenant une protection par brevet);
étant donné qu’il n’y a pas d’enregistrement des secrets d’affaires ni de présomption de leur validité, en cas d’appropriation illicite de secrets d’affaires, c’est aux détenteurs qu’il appartient de prouver que les informations qu’ils détiennent remplissent ces trois critères.
“Caractère secret”
Le premier critère est celui du “caractère secret”
s’ils ne sont pas généralement connus;
de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles.
La notion de “caractère secret” inscrite dans le droit des secrets d’affaires n’équivaut pas à un secret absolu, qui impliquerait que les informations soient connues d’une seule personne. En fait, le critère du “caractère secret” peut être rempli si plusieurs personnes détiennent légitimement les mêmes informations (par exemple, si elles les ont créées de manière indépendante) et les gardent confidentielles.
Autre exemple : si des informations confidentielles sont partagées avec un partenaire commercial (ou un nombre limité de partenaires commerciaux) en vertu d’un accord de confidentialité interdisant la divulgation de ces informations, celles-ci restent “secrètes” au regard du droit des secrets d’affaires.
Il est également possible que, même si les informations relatives aux éléments qui composent un organisme sont accessibles au public, le caractère secret des informations couvertes par l’organisme dans son ensemble reste intact. Par exemple, si un code source est librement accessible et utilisé par une entreprise pour développer d’autres programmes pour d’autres plateformes d’exploitation, il est possible que les autres programmes soient considérés comme “secrets”. L’élément déterminant serait de savoir si une personne travaillant dans le milieu pourrait facilement accéder au programme nouvellement élaboré, pas au code source d’origine. Des considérations similaires peuvent s’appliquer à l’assemblage des éléments et à la configuration des systèmes.
Le tableau 2 présente quelques exemples d’informations pouvant être considérées comme secrètes ou, au contraire, réputées connues ou aisément accessibles.
Conséquence logique de ce critère, si une information faisant l’objet d’un secret d’affaires devient connue (est publiée) ou facilement accessible aux personnes travaillant dans le milieu, elle ne pourra plus être protégée par le droit des secrets d’affaires. Par exemple, des informations technologiques précieuses protégées par des secrets d’affaires peuvent devenir obsolètes à un moment donné et être notoirement connues des personnes travaillant dans le même secteur technologique. Un concurrent pourrait aussi créer les mêmes informations précieuses de manière indépendante et les publier. Dans les deux cas, l’information qui fait l’objet du secret d’affaires devient “notoirement connue” et le secret d’affaires cesse d’être protégé.
Enfin, on relèvera à l’intention des spécialistes des brevets que le “caractère secret” requis pour protéger un secret d’affaires ne doit pas être confondu avec les notions de “nouveauté”, d’“état de la technique” ou de “personne du métier” inscrites dans le droit des brevets. Le “caractère secret” prévu par le droit des secrets d’affaires est distinct de ces notions relevant du droit des brevets.
Les moyens de déterminer le “caractère secret” (ou non secret) des informations en cas de litige sont examinés dans la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires, en particulier à la section 4.2.
Valeur commerciale résultant du “caractère secret”
Le deuxième critère est que les renseignements doivent avoir une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets
Le critère de la valeur commerciale des informations et de l’avantage concurrentiel qui en découle pour les entreprises ne signifie pas nécessairement que les informations en tant que telles procurent directement un revenu à leur détenteur.
Les “informations négatives” (voir 1.2) peuvent avoir une valeur commerciale vis-à-vis de la concurrence.
Dans certains cas, le fait que les concurrents ou les clients perçoivent les informations comme étant précieuses du fait de leur caractère secret peut suffire à procurer un avantage concurrentiel à leur détenteur.
De même, le fait que les informations aient été obtenues au terme de longues et coûteuses recherches n’entre pas en ligne de compte pour remplir ce critère.
En règle générale, la valeur commerciale peut être effective ou potentielle. Pour la démontrer, le caractère secret doit générer une attente raisonnable de valeur commerciale ou économique future. Concrètement, les informations acquises au cours d’un processus de recherche-développement peuvent donc aussi posséder une valeur commerciale potentielle, malgré un succès futur incertain.
Le tableau 3 présente quelques exemples d’informations dont on peut considérer qu’elles remplissent (ou ne remplissent pas) le critère de la valeur commerciale résultant du caractère secret.
Au gré de l’évolution des conditions du marché ou des stratégies et orientations commerciales, les informations visées par le secret d’affaires peuvent perdre leur valeur commerciale pour le détenteur du secret d’affaires, et donc leur protection. Par exemple, un code de logiciel qui ne peut plus être exécuté dans un système d’exploitation et n’a pas d’autre intérêt pour le détenteur du secret d’affaires n’est pas protégé par le secret d’affaires.
Les moyens de prouver en cas de litige que les informations ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret sont examinés dans la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires.
Mesures raisonnables
Troisième critère pour obtenir la protection du secret d’affaires, le détenteur des informations doit prendre les mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour les garder secrètes
Pour préserver le caractère secret des informations visées par le secret d’affaires, il est attendu de leurs détenteurs qu’ils prennent des mesures de sécurité raisonnables, par exemple en contrôlant l’accès aux installations et en mettant en place des mesures de sécurité informatique telles que des pare-feu et des mots de passe. S’ils partagent les informations visées par le secret d’affaires avec d’autres personnes (par exemple, un employeur avec ses employés, ou une entreprise de recherche avec un collaborateur), ils doivent également prendre des mesures pour empêcher les destinataires des informations de les divulguer, par exemple en concluant systématiquement des accords de confidentialité ou de non-divulgation.
Les mesures considérées comme raisonnables dépendent des circonstances de chaque cas. Les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération :
la taille de l’entreprise,
le type d’information,
la valeur économique de l’information pour l’entreprise,
la durée estimée de persistance de la valeur (par exemple, un gros investissement pour mettre en place des mesures de sécurité peut être injustifié si l’intérêt commercial de l’information est éphémère),
le risque de vol ou d’appropriation illicite par rapport au coût des mesures d’atténuation de ce risque (par exemple, des mesures de sécurité extrêmement sophistiquées peuvent améliorer la sécurité de l’information, mais renchérir les coûts, rigidifier les procédures de travail internes et diminuer la productivité).
Il s’ensuit que l’on n’attend généralement pas d’une start-up qu’elle prenne les mêmes mesures de confidentialité que des entreprises bien établies et dotées en ressources, qui ont les moyens d’investir davantage dans leurs systèmes de sécurité. Force est de constater que, plus les informations secrètes sont importantes pour l’entreprise, plus celle-ci devra s’employer pour les garder secrètes. Il est donc possible qu’une petite entreprise doive déployer davantage d’efforts pour sécuriser des informations particulièrement importantes qu’une grande entreprise n’aura à le faire pour des informations de moindre valeur.
Si une jeune entreprise de restauration ambulante a bâti tout son succès sur la recette secrète d’une soupe, les mesures prises pour préserver le secret peuvent être plus conséquentes que celles que prendra une plus grande entreprise pour sa prochaine campagne publicitaire, dont tout le monde entendra parler dès son lancement.
Dans la pratique, des mesures simples telles que la sensibilisation et la formation continue des employés en matière de secrets d’affaires, le fait de n’autoriser l’accès aux informations visées par le secret d’affaires qu’en fonction du “besoin de savoir” d’une personne, la mise en place de barrières d’accès physiques, l’utilisation de programmes antivirus et de pare-feu, ainsi que l’inclusion de clauses de confidentialité et de non-divulgation dans les contrats, constituent souvent des démarches raisonnables pour préserver le caractère secret des informations faisant l’objet du secret d’affaires. Cela étant, comme indiqué plus haut, le niveau de sophistication raisonnable devrait être déterminé au cas par cas.
En outre, ce qui peut être considéré comme des mesures raisonnables pour maintenir le secret peut changer au fil du temps, reflétant également les évolutions de l’environnement extérieur, telles que l’essor du télétravail et des technologies numériques.
D’une certaine manière, puisque les secrets d’affaires tirent leur valeur de leur caractère secret, il est dans l’intérêt de leurs détenteurs de prendre des mesures pour les garder secrets et les gérer correctement, de façon rationnelle et efficace. Les moyens d’y parvenir – qui relèvent des politiques internes de protection des secrets d’affaires et de la gestion des secrets d’affaires – sont examinés en détail dans la partie IV : Gestion des secrets d’affaires.
2.2 De quelles protections les détenteurs de secrets d’affaires peuvent-ils bénéficier?
La protection des secrets d’affaires ne confère pas de droits exclusifs sur les informations protégées, mais régit le comportement des parties et empêche des tiers d’adopter une conduite illicite qui serait contraire aux usages commerciaux honnêtes. En substance, lorsque des tiers non autorisés acquièrent, divulguent ou utilisent des informations protégées par un secret d’affaires par des moyens illégaux, inappropriés, malhonnêtes ou déloyaux, cela constitue une appropriation illicite de secrets d’affaires.
Plus précisément, les détenteurs de secrets d’affaires, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, auront la possibilitéd’éviter que leurs secrets d’affaires soient
divulgués à des tiers,
acquis par des tiers ou
utilisés par des tiers
sans leur consentement d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes
En d’autres termes, si une personne physique ou morale accomplit les actes susmentionnés, le détenteur du secret d’affaires peut intenter une action en justice contre ces actes (c’est-à-dire contre l’appropriation illicite du secret d’affaires).
En règle générale, le détenteur d’un secret d’affaires ne peut pas empêcher des tiers d’élaborer et d’acquérir de manière indépendante les informations protégées et d’utiliser ou de divulguer ces informations. En effet, le fait de mener sa propre recherche-développement ou sa propre analyse de marché, par exemple pour élaborer des informations précieuses, est généralement considéré comme une pratique commerciale honnête. Toutefois, lorsqu’un titulaire de brevet X obtient un brevet pour son invention A, en principe, un tiers Y utilisant la même invention A porte atteinte au brevet, même si Y a réalisé l’invention A de manière indépendante, sans avoir connaissance de l’invention du titulaire de brevet X. Par conséquent, au contraire de la protection par brevet, la protection au titre du secret d’affaires ne confère pas de droits exclusifs.
Ce que l’on entend par “une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes” varie en fonction des lois nationales ou régionales applicables. L’article 39, note de bas de page 10, de l’Accord sur les ADPIC apporte cependant des précisions utiles concernant la portée des pratiques qui sont “contraires aux usages commerciaux honnêtes”. L’expression s’entend au moins :
des pratiques telles que la rupture de contrat, l’abus de confiance et l’incitation au délit, et comprend
l’acquisition de renseignements par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d’une grave négligence en l’ignorant.
Il ressort de ce qui précède que, premièrement, la protection des secrets d’affaires recouvre non seulement l’appropriation illicite par des personnes ayant un rapport de confidentialité (contrats, par exemple), mais aussi l’appropriation illicite d’informations confidentielles par des tiers qui n’entretiennent pas un tel rapport.
Deuxièmement, en ce qui concerne les tiers, l’appropriation illicite des secrets d’affaires inclut l’acquisition de secrets d’affaires par un tiers qui savait que l’obtention de ces informations impliquait des pratiques contraires aux usages commerciaux honnêtes ou qui a fait preuve d’une grave négligence en l’ignorant. Inversement, si un tiers acquiert les informations protégées par le secret d’affaires sans savoir qu’il s’agit d’un secret d’affaires détourné, ou sans commettre de négligence grave, (acquisition d’un secret d’affaires par un destinataire de bonne foi), l’acquisition du secret d’affaires détourné n’est généralement pas considérée comme une appropriation illicite de secrets d’affaires.
Imaginons le cas d’un employé (M. A) qui a acquis un secret d’affaires de son employeur (l’entreprise X) pour mener à bien un projet de recherche (Px) qui devrait contribuer à améliorer significativement les produits de l’entreprise X. Le contrat de travail valablement conclu entre M. A et l’entreprise X stipule que M. A est tenu de préserver la confidentialité des secrets d’affaires de l’entreprise X après la fin du contrat de travail.
Après avoir quitté l’entreprise, M. A est engagé par une entreprise concurrente, l’entreprise Y. Souhaitant impressionner son nouvel employeur, M. A divulgue à l’entreprise Y les renseignements protégés par le secret d’affaires de l’entreprise X.
M. A s’est-il approprié illicitement le secret d’affaires?
M. A était lié par une obligation contractuelle de confidentialité. Par conséquent, sa divulgation du secret d’affaires a été faite d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et constitue une appropriation illicite du secret d’affaires.
L’entreprise Y s’est-elle approprié illicitement le secret d’affaires?
La réponse dépend de chaque cas d’espèce.
Si l’entreprise Y savait que M. A avait détourné un secret d’affaires de l’entreprise X, l’acquisition de ces renseignements par l’entreprise Y constitue également une appropriation illicite du secret d’affaires.
De même, si l’entreprise Y a fait preuve d’une grave négligence en ignorant que les informations acquises auprès de M. A constituaient une appropriation illicite d’un secret d’affaires, l’acquisition de ces informations par l’entreprise Y constitue également une appropriation illicite d’un secret d’affaires.
Par exemple, M. A a ouvertement déclaré à l’entreprise Y qu’il avait acquis les secrets d’affaires de l’entreprise X relatifs au projet Px, sans toutefois en préciser la teneur exacte. De plus, sans cacher son hostilité envers l’entreprise X, M. A s’est montré très désireux de travailler sur le projet de recherche similaire de l’entreprise Y (Py). Les connaissant tous, l’entreprise Y a chargé M. A de travailler sur le projet Py, sans prêter attention au risque que M. A utilise les secrets d’affaires de son concurrent. Dans le cas d’espèce, si l’entreprise Y a finalement acquis les secrets d’affaires de l’entreprise X auprès de M. A au travers de ses activités dans le cadre du projet Py, il est très probable que l’entreprise Y aurait dû savoir que l’acquisition des informations impliquait le secret d’affaires détourné de l’entreprise X
(8). L’entreprise Y aurait pu prendre des mesures pour empêcher M. A de divulguer et d’utiliser les secrets d’affaires de l’entreprise X (et de tout autre concurrent), par exemple en demandant à M. A de confirmer dans un formulaire d’intégration qu’il respecte son obligation de confidentialité à l’égard de l’entreprise X (et d’autres entreprises), ainsi qu’en lui demandant clairement de ne pas compromettre l’entreprise Y avec les secrets d’affaires de l’entreprise X (et d’autres entreprises) .Toutefois, si l’entreprise Y ne pouvait pas savoir que M. A divulguait et utilisait le secret d’affaires de l’entreprise X (M. A ayant, par exemple, dissimulé son profil professionnel et menti à l’entreprise Y), l’entreprise Y peut être considérée comme un destinataire de bonne foi des informations protégées par le secret d’affaires. Dans ce cas, l’acquisition du secret d’affaires par l’entreprise Y ne constitue pas une appropriation illicite du secret d’affaires de l’entreprise X.
Les informations, en particulier celles qui ont de la valeur, voyagent facilement. Parfois, l’origine de l’information se perd lors des transmissions ou est intentionnellement effacée. Il n’est pas toujours facile de retracer la transmission de l’information d’une personne à une autre. C’est pourquoi, dans certains pays, l’utilisation ou la divulgation des secrets d’affaires par un destinataire de bonne foi pourrait être considérée comme une appropriation illicite d’un secret d’affaires dans certaines circonstances
Dans certains pays, à partir du moment où les destinataires de bonne foi ont connaissance (ou auraient dû avoir connaissance) de l’appropriation illicite antérieure relative à l’information acquises, l’utilisation ou la divulgation de l’information n’est plus licite.
En variante, dans certains pays qui appliquent le principe ci-dessus, si les destinataires de bonne foi ont acquis l’information dans le cadre d’une transaction commerciale (telle qu’une licence), ils sont autorisés à utiliser ou à divulguer l’information dans le cadre de cette transaction, par exemple, l’exécution de la licence, indépendamment de leur connaissance de l’appropriation illicite antérieure.
Une autre variante consiste à autoriser les destinataires de bonne foi à continuer d’utiliser les informations protégées par le secret d’affaires, s’ils peuvent démontrer qu’il serait préjudiciable de cesser de les utiliser, sous réserve du paiement d’une redevance raisonnable fixée par le tribunal.
Dans certains autres pays, l’utilisation ou la divulgation des informations protégées par le secret d’affaires acquises par des destinataires de bonne foi est autorisée, que ces derniers aient ou non connaissance d’une appropriation illicite antérieure.
Certains pays légifèrent expressément sur l’appropriation illicite de secrets d’affaires portant sur des produits résultant d’une acquisition, d’une utilisation ou d’une divulgation illicite de secrets d’affaires. En général, la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché de ces produits constitue une appropriation illicite si la personne qui commet ces actes savait, ou a fait preuve d’une négligence grave en ignorant, que les secrets d’affaires étaient utilisés de manière illicite.
Même s’il n’existe aucune disposition légale à cet égard, les actes d’exploitation de ces produits peuvent généralement faire l’objet de demandes d’injonction et d’autres demandes de réparation dans de nombreux pays.
Lorsque leurs secrets d’affaires sont détournés, leurs détenteurs doivent engager des actions pour mettre fin à l’appropriation illicite et obtenir réparation. Ce thème est examiné en détail au point 2.4 ci-dessous et dans la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires.
2.3 Exceptions et limitations de la protection des secrets d’affaires
Si l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation inappropriées, malhonnêtes ou illégales de renseignements protégés par des secrets d’affaires par des tiers non autorisés est en principe interdite, il existe plusieurs exceptions à ce principe. En outre, la protection des secrets d’affaires peut également être limitée dans le cadre de relations particulières – c’est typiquement le cas des rapports employeur-employé – afin de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parties. Les exceptions et limitations à la protection des secrets d’affaires varient d’un pays à l’autre
Découverte indépendante
Les renseignements protégés par le secret d’affaires ne couvrent pas la découverte ou l’élaboration indépendante de ces mêmes renseignements par un tiers.
Ingénierie inverse
En général, la protection du secret d’affaires ne s’étend pas à l’obtention d’informations protégées par le secret d’affaires par ingénierie inverse, c’est-à-dire par l’examen d’un produit mis sur le marché en le démontant, en l’inspectant et en l’analysant pour en comprendre le mécanisme, les composants ou la composition, entre autres. Il convient de noter que, dans certains pays, un contrat (par exemple, un contrat d’achat) peut interdire au destinataire du produit de réaliser l’ingénierie inverse.
Compétences et expérience de l’employé
Le libre choix de la profession peut fixer les limites de la protection des secrets d’affaires. Il faut trouver un juste équilibre entre les intérêts des employeurs en matière de protection des secrets d’affaires une fois terminée la période d’emploi de leurs employés et la mobilité des employés. Souvent, le droit national des contrats et le droit national du travail régissent également ces questions. Selon les lois nationales, l’obligation des employés de ne pas divulguer le secret d’affaires de l’employeur peut découler du devoir de loyauté des employés.
D’ordinaire, les employeurs utilisent des instruments contractuels, tels que des accords de non-divulgation et des clauses de confidentialité, pour contrôler l’utilisation et la divulgation de leurs secrets d’affaires par leurs employés. Un accord de non-concurrence qui limite la possibilité pour un employé de faire concurrence à son employeur même après la fin de son contrat de travail peut empêcher l’employé de travailler avec des concurrents après son départ. Cela peut, certes, réduire le risque de fuite de secrets d’affaires mais, compte tenu de leur nature très restrictive, de nombreux ressorts juridiques interdisent en principe les accords de non-concurrence, ou subordonnent leur applicabilité à diverses conditions et limitations, en fonction de la législation nationale applicable
Si certaines restrictions concernant l’utilisation ou la divulgation par les employés des secrets d’affaires de leur employeur sont généralement acceptées dans de nombreux pays, il est tout aussi largement admis que les employés peuvent utiliser, dans le cadre des activités qu’ils exercent après la cessation de service, les connaissances et compétences générales, ainsi que l’expérience acquises dans l’exercice normal de leurs fonctions auprès de leur (ancien) employeur.
Les questions relatives aux accords contractuels conclus entre employeurs et employés sont examinées dans la partie IV : Gestion des secrets d’affaires, section 2.3.
Intérêt public et sécurité nationale
La notion fondamentale selon laquelle la protection des secrets d’affaires ne doit pas nuire à l’intérêt public est inscrite dans le droit écrit ou la jurisprudence de certains pays.
Il s’agit toutefois d’une question complexe, car la divulgation publique d’informations protégées par le secret d’affaires signifie que ces informations ne peuvent plus bénéficier de la protection légale des secrets d’affaires. À cet égard, le tribunal anglais a souligné la différence entre ce qui peut présenter un intérêt pour le public et ce qui relève de l’intérêt public de divulguer un secret d’affaires
De même, la protection des secrets d’affaires peut être limitée afin de protéger les intérêts essentiels de la sécurité nationale, pour autant que les conditions de l’article 73 de l’Accord sur les ADPIC soient remplies.
Detroit Medical Center c. GEAC Computer Systems, Inc., 103 F. Supp. 2d 1019, 1024 (E.D. Mich. 2000)
Faits : Detroit Medical Center (demandeur) et GEAC Computer Systems (défendeur) étaient parties à un accord de licence et d’entretien (“accord”), qui comprenait une clause de confidentialité préservant la confidentialité du système d’inventaire informatisé (“système”) mis au point par le défendeur. Le demandeur a conclu un contrat de sous-traitance informatique avec Compuware Corporation, laquelle a, à son tour, sous-traité avec CareTech Solutions, Inc. Ce dernier contrat de sous-traitance devait permettre à CareTech d’accéder au système du défendeur, en violation de l’accord. Après quoi le défendeur a cessé de fournir ses services d’entretien et d’appui. Le demandeur a demandé une injonction pour contraindre le défendeur à respecter les termes de l’accord.
Décision : le tribunal a ordonné au défendeur de donner un accès confidentiel à CareTech, tout en tenant compte des facteurs suivants :
Dommages potentiels à des tiers – étant donné que le défendeur était disposé à accorder à CareTech l’accès au système, sous réserve que certaines conditions soient remplies, tout dommage potentiel pouvant résulter d’une injonction préliminaire serait atténué par l’application de conditions appropriées à l’injonction.
Préjudice irréparable – sans un système fonctionnel, le demandeur courait le risque de ne pas disposer de fournitures médicales adéquates et de ne pas être en mesure de fournir des services médicaux suffisants au public.
Intérêt public – le défendeur a fait valoir que le public avait un intérêt dans l’exécution des contrats, mais le tribunal a estimé que l’intérêt public en ce qui concerne la fourniture de soins médicaux adéquats l’emportait sur l’intérêt général à conclure des accords de confidentialité, en particulier lorsque le défendeur est disposé à autoriser la divulgation sous certaines conditions.
Signalement d’irrégularités
De même, dans certains pays, la protection du secret d’affaires ne s’étend pas à la divulgation d’informations protégées par le secret d’affaires dans le but de signaler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale. La portée exacte de cette exception dépend de la législation nationale applicable.
Pour se défendre contre les plaintes pour appropriation illicite déposées par les détenteurs de secrets d’affaires, l’auteur présumé de l’appropriation illicite peut faire valoir que ses actions entrent dans le cadre des exceptions et limitations relatives à la protection et sont donc des actes licites au regard du droit applicable. Ce thème est examiné plus en détail dans la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires, section 5.2.
2.4 L’application des secrets d’affaires
Vue d’ensemble
Même lorsque les normes de sécurité les plus élevées sont appliquées, l’appropriation illicite de secrets d’affaires par un employé, un partenaire commercial ou une entité extérieure peut se produire. La législation sur les secrets d’affaires fournit un cadre permettant aux détenteurs de secrets d’affaires d’intenter une action en justice pour obtenir réparation en cas d’appropriation illicite.
En raison des caractéristiques des secrets d’affaires, leurs détenteurs pourraient se heurter à plusieurs difficultés en ce qui concerne leur application.
Aucune autorité n’enregistrant les secrets d’affaires, le détenteur d’un secret d’affaires devra prouver qu’il détient un secret d’affaires “valable”, susceptible de protection, et que le défendeur s’est illicitement approprié ce secret d’affaires.
Vu la nature confidentielle des secrets d’affaires, il est difficile de recueillir des preuves de leur appropriation illicite. Si le défendeur utilise le secret d’affaires détourné, il le fera très probablement de manière confidentielle.
Si le secret d’affaires détourné a été divulgué ou est susceptible de l’être, le détenteur du secret d’affaires doit prendre des mesures immédiates pour empêcher toute nouvelle divulgation à d’autres parties. Une fois que le secret d’affaires est notoirement connu de tiers dans le secteur ou le service concerné, il perd toute valeur pour le détenteur.
Afin d’assurer la transparence des procédures judiciaires, les informations relatives aux secrets d’affaires présentées aux tribunaux peuvent faire l’objet d’une divulgation publique, en fonction de la législation nationale applicable (voir la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires, section 6 concernant la préservation des secrets d’affaires pendant les procédures judiciaires).
Les lois nationales/régionales en matière de secrets d’affaires varient particulièrement dans le domaine de l’application, reflétant les différences dans le droit procédural général et les traditions juridiques.
En lieu et place d’un procès, les litiges relatifs aux secrets d’affaires peuvent être réglés à l’amiable par négociation directe entre les parties ou en recourant à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges tels que l’arbitrage et la médiation. Ces procédures consensuelles et le règlement à l’amiable des litiges sont souvent souhaitables pour les litiges commerciaux, où la préservation des relations commerciales futures peut être capitale pour les deux parties. Ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges n’en ont pas moins certaines limites. Ainsi, la meilleure option pour obtenir réparation dépend de la spécificité de chaque cas (pour avoir plus de précisions sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, voir la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires, section 3.4.
On trouvera de plus amples informations sur l’application des secrets d’affaires dans la partie V : Secrets d’affaires et procédures judiciaires, qui examine, entre autres, les mesures pratiques que peuvent prendre les détenteurs de secrets d’affaires pour faire respecter leurs secrets d’affaires, les voies de recours dont ils disposent, qui poursuit qui, comment les défendeurs peuvent se défendre contre les plaintes pour appropriation illicite, le traitement des secrets d’affaires dans les procédures judiciaires et les questions transfrontalières.
Procédures et mesures correctives civiles
Étant donné que l’Accord sur les ADPIC traite la protection des renseignements non divulgués comme l’une des catégories de droits de propriété intellectuelle, la partie III de l’accord, intitulée “Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle”, couvre également les secrets d’affaires. En conséquence, les lois sur les secrets d’affaires de nombreux pays tiennent compte des dispositions de l’Accord sur les ADPIC. Les paragraphes suivants énumèrent les mesures d’application les plus pertinentes pour les secrets d’affaires et que l’on retrouve dans de nombreux ressorts juridiques.
Requête pour obtenir les éléments de preuve détenus par l’autre partie
À la demande d’une partie, les tribunaux peuvent ordonner à l’autre partie de produire les éléments de preuve qu’elle détient. La partie requérante doit généralement présenter les éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations d’appropriation illicite de secrets d’affaires et préciser les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse. Les tribunaux peuvent également fixer, dans les cas où cela est approprié, les conditions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements détenus par l’autre partie
Dans les pays de common law, la procédure de recherche d’éléments de preuve durant l’instruction est largement utilisée pour permettre un accès mutuel des parties à tous les faits pertinents. Dans les pays de droit civil, en général, les éléments de preuve détenus par des tiers peuvent être obtenus sousune forme plus limitée.
Garanties de confidentialité dans les procédures judiciaires
Le principe important de la transparence des procédures judiciaires est souvent inscrit dans les constitutions nationales. Toutefois, dans les affaires d’appropriation illicite de secrets d’affaires, une procédure judiciaire en audience publique pourrait signifier que les détenteurs du secret d’affaires risquent de perdre la protection de leur secret d’affaires en formant un recours juridictionnel contre l’appropriation illicite. Un juste équilibre doit être trouvé pour assurer l’administration de la justice
Ces garanties peuvent être importantes non seulement pour protéger le secret d’affaires du demandeur (détenteur du secret d’affaires), mais aussi pour protéger le secret d’affaires du défendeur (auteur présumé de l’appropriation illicite). Par exemple, pour réfuter l’allégation d’appropriation illicite, le défendeur peut devoir montrer qu’il “possède” également les mêmes informations visées par le secret d’affaires que celles qui ont été élaborées de manière indépendante.
Les mesures de protection de la confidentialité dans les procédures judiciaires dépendent de chaque ressort juridique. Les plus courantes sont les suivantes :
exclusion du public de la procédure ou procédure à huis clos;
accès aux informations sensibles limité à un nombre restreint de participants (cercles de confidentialité);
publication d’une version expurgée du jugement, excluant les informations visées par le secret d’affaires.
Lois de procédure nationales
Les dispositions procédurales relatives à l’application des secrets d’affaires renvoient souvent à la loi générale de procédure civile du pays concerné. Dans certains ressorts juridiques, des tribunaux spécialisés ont une compétence exclusive pour traiter les affaires d’appropriation illicite de secrets d’affaires. Comme pour d’autres prétentions juridiques, les détenteurs de secrets d’affaires doivent en général intenter des actions en justice contre l’appropriation illicite dans un délai limité, souvent compris entre trois et six ans à compter du moment où le détenteur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’appropriation illicite.
Mesures provisoires
En particulier dans les affaires d’appropriation illicite de secrets d’affaires, leurs détenteurs sont enclins à demander des mesures provisoires à l’encontre de l’auteur présumé de l’appropriation illicite au début de l’affaire. Cette action rapide est souvent jugée importante pour préserver le caractère secret des secrets d’affaires détournés et les éléments de preuve détenus par l’auteur de l’appropriation illicite
Plus précisément, le demandeur cherche à obtenir une ordonnance rapide du tribunal :
pour empêcher qu’une appropriation illicite du secret d’affaires ne soit commise et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; ou
pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l’appropriation illicite présumée.
Dans certains cas, l’efficacité des mesures provisoires peut être fortement compromise si le défendeur est informé au préalable de l’ordonnance du tribunal. C’est pourquoi, dans des situations particulièrement urgentes, par exemple lorsque tout retard dans l’application des mesures provisoires est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du secret d’affaires, ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve, l’autorité judiciaire peut accorder une mesure provisoire ex-parte sans audition préalable du défendeur, le cas échéant.
Afin de garantir un procès équitable et la justice aux deux parties, les autorités judiciaires exigent généralement des demandeurs de mesures provisoires qu’ils fournissent certaines informations ou éléments de preuve. Le demandeur peut également être tenu de constituer une caution ou une garantie équivalente pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Il existe généralement un mécanisme de réexamen de la décision préliminaire et, s’il y a lieu, le défendeur peut être dédommagé en réparation du préjudice causé.
Compte tenu de la nature temporaire des mesures provisoires, les détenteurs de secrets d’affaires sont généralement tenus d’engager une procédure sur le fond dans un certain délai.
Mesures correctives
Injonctions
Les autorités judiciaires peuvent ordonner aux auteurs d’appropriation illicite de secrets d’affaires d’interdire tout nouvel acte d’acquisition, d’utilisation ou de divulgation illicite des secrets d’affaires. L’importation de produits résultant de l’appropriation illicite de secrets d’affaires peut également être interdite
Comme expliqué au point 2.2 ci-dessus, la question de savoir si l’utilisation ou la divulgation par un tiers de secrets d’affaires qu’il a acquis de bonne foi constitue ou non un acte illicite varie d’un pays à l’autre. Par conséquent, l’octroi d’injonctions dans ce domaine dépend de la législation applicable.
Dommages-intérêts
Les autorités judiciaires peuvent ordonner à l’auteur de l’appropriation illicite du secret d’affaires de verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’appropriation illicite
Les autorités judiciaires peuvent aussi ordonner au demandeur ou au défendeur de couvrir les frais, notamment les honoraires d’avocat appropriés
En outre, dans certains ressorts juridiques, des dommages-intérêts punitifs ou multipliés par trois sont accordés lorsque l’auteur de l’appropriation illicite a agi de manière délibérée et sans vergogne.
Comme pour les injonctions, l’octroi de dommages-intérêts en cas d’utilisation ou de divulgation non autorisée du secret d’affaires par un tiers de bonne foi dépend de l’exclusion ou non de la responsabilité de l’acte commis par le tiers de bonne foi ou du fait qu’il ne figure pas dans la législation applicable.
Autres mesures correctives
Outre les mesures évoquées ci-dessus, les tribunaux prévoient généralement d’autres mesures correctives contre l’appropriation illicite de secrets d’affaires, en tenant compte de la proportionnalité entre la gravité de l’appropriation illicite et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers
la destruction, ou la restitution au détenteur du secret d’affaires, de tout document, matériel ou fichier numérique contenant des renseignements relevant du secret d’affaires;
la destruction des produits résultant de l’utilisation de secrets d’affaires ayant fait l’objet d’une appropriation illicite ou le retrait de ces produits du marché;
la destruction ou le retrait de l’équipement utilisé, ou principalement utilisé, pour fabriquer les produits susmentionnés.
Procédures et sanctions pénales
De nombreuses législations nationales prévoient des sanctions pénales en cas d’appropriation illicite de secrets d’affaires
Même dans les cas où le droit applicable ne prévoit pas de sanctions pour l’appropriation illicite de secrets d’affaires en tant que telle, cette dernière est souvent réalisée par des moyens susceptibles d’avoir un caractère pénal, tels que le vol, la fraude, la coercition, l’intrusion électronique, etc.
Selon le droit applicable, des poursuites pénales peuvent être engagées d’office (c’est-à-dire à l’initiative des autorités d’instruction) ou à la demande du détenteur du secret d’affaires, ou les deux. Dans certains pays, le vol de secrets d’affaires n’est poursuivi que sur demande, en dépit de la possibilité donnée par la loi aux autorités d’instruction d’agir d’office.
3. Secrets d’affaires ou brevets?
Les secrets d’affaires peuvent être des actifs incorporels importants pour la croissance des entreprises. S’ils présentent de nombreux avantages par rapport aux brevets, leur protection est en revanche plus difficile à assurer. C’est pourquoi les entreprises utilisent généralement les systèmes de secrets d’affaires et les systèmes de brevets de manière complémentaire.
Pour illustrer les points communs et les différences entre les brevets et les secrets d’affaires, le tableau 4 compare les principaux aspects d’un système de brevets et d’un système de secrets d’affaires.
3.1 Évaluer le type de protection approprié
Énumérer ces différences n’est pas difficile. Les choses se compliquent quand il s’agit de répondre à la question fondamentale : “Comment choisir la protection la plus adaptée pour moi?”.
Par exemple, étant donné que la protection des secrets d’affaires est assurée sans enregistrement officiel, aucun frais administratif et/ou frais d’avocat (ou d’expert, si la législation applicable l’autorise) ne doivent être engagés pour préparer et déposer une demande. Il n’est pas nécessaire d’attendre que l’autorité compétente délivre un brevet. En revanche, l’absence de procédures administratives implique que les détenteurs de secrets d’affaires doivent prouver qu’ils sont bien les détenteurs légitimes d’un secret d’affaires susceptible de protection lorsqu’ils saisissent les tribunaux d’une plainte pour appropriation illicite de secrets d’affaires.
De même, contrairement aux systèmes de brevets, les systèmes de secrets d’affaires n’exigent pas la publication de renseignements précieux par les autorités. Cela étant, les systèmes de secret d’affaires exigent que les détenteurs de secrets d’affaires soient eux-mêmes responsables de la prise de mesures appropriées pour maintenir le caractère secret des renseignements concernés. Ces exemples montrent simplement que la meilleure protection pour un renseignement précis dépend de nombreux facteurs et, en fin de compte, à la fois des exigences légales de la législation applicable et des objectifs/ressources commerciaux de chaque organisation.
D’emblée, si votre invention n’est pas brevetable, elle peut être protégée en tant que secret d’affaires sous la forme d’“information” confidentielle, à condition qu’elle réponde aux critères de protection du secret d’affaires (voir le tableau 5 ci-dessous). Premièrement, dans la mesure où les systèmes de brevets protègent principalement les caractéristiques techniques des inventions, ils ne protègent pas les innovations de nature purement commerciale (telle une liste de clients). De plus, les lois sur les brevets précisent généralement certaines inventions qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection par brevet. Deuxièmement, les inventions doivent remplir les conditions de brevetabilité prévues par la législation applicable en matière de brevets. Même si ces conditions ne sont pas remplies (par exemple, absence d’activité inventive), elles peuvent répondre aux critères de protection au titre du secret d’affaires.
Lorsque l’invention répond à la fois aux critères de brevetabilité et aux critères de protection au titre du secret d’affaires, il faudra sans doute choisir entre les deux (voir le tableau 5). Compte tenu des avantages et des inconvénients des deux systèmes, plusieurs facteurs peuvent être pris en considération pour opérer ce choix.
Nature de l’invention
En général, les informations qui peuvent être facilement obtenues à partir du produit mis sur le marché seront difficiles à protéger par le secret d’affaires. Néanmoins, les inventions relatives à un procédé (par exemple, le mode de fabrication du produit) peuvent être réalisées dans les locaux de l’entreprise qui les a créées, ce qui permet de les protéger en tant que secrets d’affaires.
Qu’il s’agisse d’informations relatives à un produit ou à un procédé, si des tiers peuvent les découvrir par le biais de l’ingénierie inverse, les informations qui font l’objet du secret d’affaires finiront par être connues de tiers et la protection prendra fin. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’elles devraient être protégées par brevet, en particulier lorsque la durée de vie du produit est courte et que l’avantage procuré par l’avance sur les concurrents (“la première entreprise sur le marché”) est l’élément phare qui détermine le succès commercial de l’entreprise. En général, quelques années peuvent s’écouler entre l’établissement et le dépôt d’une demande de brevet et la délivrance du brevet.
Compétitivité
En général, s’il est probable que des concurrents soient en mesure de créer la même invention de manière indépendante, la protection par brevet qui permet à son titulaire d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre cette même invention serait plus intéressante que la protection par le secret d’affaires.
Durée de vie estimée du produit
S’il y a des chances que la durée de vie du produit soit plus longue que la durée de protection conférée par le brevet, la protection au titre du secret d’affaires peut offrir une période de protection plus longue pour autant que l’invention protégée puisse être gardée secrète et qu’elle conserve sa valeur commerciale en raison de son caractère secret pendant cette période. En même temps, dans la pratique, la protection au titre du secret d’affaires n’est intéressante que si l’on peut raisonnablement supposer qu’aucun concurrent ne serait en mesure de créer la même invention de manière indépendante, ou qu’aucune ingénierie inverse ne révélerait l’information confidentielle.
Coût de l’acquisition, du maintien et de l’application de la protection
Comme expliqué plus haut, s’il n’y a pas de frais de dépôt, d’octroi et de maintien en vigueur pour l’enregistrement administratif, les détenteurs de secrets d’affaires doivent prendre des mesures appropriées pour garder le renseignement secret. Les litiges en matière de brevets sont souvent coûteux. Toutefois, chercher à faire respecter les droits relatifs aux secrets d’affaires devant les tribunaux peut aussi se révéler complexe. En particulier, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent avoir de la peine à collecter des éléments de preuve et à prouver l’appropriation illicite de secrets d’affaires.
Coût d’opportunité
Dans de nombreux pays, les demandes de brevet sont publiées avant que les résultats de l’examen du brevet soient connus. Si une demande de brevet est rejetée après sa publication, il n’est plus possible de demander la protection au titre du secret d’affaires pour les renseignements contenus dans la demande.
Besoin d’obtenir des droits de brevet exclusifs?
Dans certains cas, les avantages procurés par les droits de brevet exclusifs peuvent l’emporter sur de nombreux avantages de la protection au titre des secrets d’affaires. La possibilité d’empêcher des tiers d’exploiter l’invention peut être considérée comme extrêmement importante pour l’avantage concurrentiel de l’entreprise dans certaines circonstances. C’est le cas, par exemple, lorsque l’invention a été créée à grands frais de recherche-développement et qu’elle contient une technologie de base qui a de fortes chances d’être utilisée par des tiers pendant de nombreuses années.
Il n’est pas toujours nécessaire de choisir entre la protection par brevet et la protection au titre du secret d’affaires. Dans certaines circonstances, ces deux mécanismes de protection sont utilisés simultanément. En effet, jusqu’à ce qu’une demande de brevet soit déposée, une invention doit être gardée secrète afin d’éviter qu’elle ne fasse partie de l’état de la technique. En outre, il est souvent possible de déposer une demande de brevet tout en gardant secrètes des informations étroitement liées à l’invention revendiquée. En ce sens, la protection par brevet et la protection au titre du secret d’affaires peuvent être considérées comme étant complémentaires.
Si le déposant maintient le caractère secret des informations relatives à l’invention même après le dépôt de la demande de brevet, la protection du secret d’affaires demeure jusqu’à la publication de la demande de brevet. Une fois publiée, son contenu sera généralement connu dans les milieux concernés et la protection du secret d’affaires prendra fin.
4. Tirer parti des secrets d’affaires dans les entreprises
4.1 Importance de la gestion des secrets d’affaires
L’une des particularités de la protection des secrets d’affaires est que leurs détenteurs doivent avoir le contrôle total de leurs précieuses informations. C’est pourquoi, quel que soit leur secteur ou leur modèle d’entreprise, les détenteurs de secrets d’affaires doivent gérer correctement leurs secrets d’affaires afin de conserver et d’exploiter stratégiquement ces actifs.
Ils doivent absolument disposer d’un programme de gestion des secrets d’affaires parfaitement adapté à leurs besoins. S’il peut comprendre diverses étapes, mesures et processus, le concept général peut être décrit comme suit.
Recenser les informations les plus précieuses pour la concurrence dans le secteur d’activité.
Recenser les risques et les conséquences de toute acquisition non autorisée, utilisation abusive ou divulgation accidentelle des secrets d’affaires retenus, ainsi que de toute contamination éventuelle par des secrets de tiers.
Recenser et appliquer des mesures de réduction des risques qui sont raisonnables par rapport à la valeur des informations, au niveau de risque et au coût de mise en œuvre des différentes mesures.
Ces mesures peuvent notamment comprendre :la formation des employés au recensement et au traitement des informations relevant du secret d’affaires;
la désignation et le passage en revue périodique des employés ayant “besoin de connaître” les secrets d’affaires, en restreignant l’accès à ces seuls employés;
les restrictions d’accès physiques et technologiques;
la limitation et la surveillance de l’accès du public aux installations qui abritent des secrets d’affaires;
le marquage des documents contenant des secrets d’affaires comme étant “secrets” ou “confidentiels”;
la mise en place de protections dans les systèmes informatiques, telles que des mots de passe et des pare-feu;
la conclusion d’accords de confidentialité/non-divulgation avec les employés concernés et les personnes extérieures susceptibles d’avoir accès aux secrets d’affaires.
Surveiller l’appropriation illicite et la fuite de secrets d’affaires et y faire face.
Concernant le déroulement de ces quatre étapes, plusieurs points méritent d’être soulignés.
Gestion de vos secrets d’affaires et des secrets d’affaires de tiers
Si la protection des secrets d’affaires de l’entreprise contre les risques de fuite ou d’appropriation illicite par des tiers est une question importante, les moyens de dégager sa responsabilité en cas d’utilisation abusive de la protection des secrets d’affaires de tiers le sont tout autant pour la gestion des secrets d’affaires.
Même si l’entreprise ne s’attend pas à recevoir, ou ne souhaite pas recevoir, des renseignements de tiers qui sont protégés par le secret d’affaires, ceux-ci peuvent pénétrer dans le système de savoirs de l’entreprise au travers, par exemple, de nouveaux employés ou de services de conseil. Une fois reçus sans être repérés, ils peuventse propager très rapidement et être largement utilisés au sein de l’entreprise. À mesure que les nouvelles connaissances s’intègrent aux savoirs existants, il deviendra difficile de séparer les secrets d’affaires de tiers et de les soustraire. En outre, le fait de recevoir des secrets d’affaires de tiers au travers d’accords de licence oblige généralement le destinataire à prendre des mesures pour préserver le caractère secret de l’information, comme le stipulent les accords pertinents en la matière.
Il semblerait que les risques les plus élevés pour la gestion des secrets d’affaires soient liés aux employés qui changent d’emploi.
Il n’est pas rare que les employeurs et les employés qui quittent l’entreprise aient des intérêts divergents. Les employeurs souhaitent empêcher que des informations sensibles du point de vue de la concurrence soient transmises à de nouveaux employeurs, tandis que les employés souhaitent utiliser leurs connaissances et leurs compétences pour faire progresser leur carrière chez leur nouvel employeur ou pour monter leur propre entreprise. Il est parfois difficile de dissocier ces deux catégories d’informations, d’où un risque élevé de méprise.
Au-delà du cadre juridique établi par le droit des secrets d’affaires, le droit du travail, les lois antitrust et le droit des contrats, par exemple, les experts suggèrent souvent aux détenteurs de secrets d’affaires de prendre des mesures de précaution opérationnelles, telles que des programmes de formation et d’éducation pour les employés, des entretiens de départ avec les employés qui quittent l’entreprise et la surveillance de tout “signe” qui pourrait indiquer une éventuelle appropriation illicite de secrets d’affaires juste avant et juste après le départ de l’employé.
Inversement, les nouveaux employés, en particulier ceux qui travaillent dans la gestion et la recherche, peuvent utiliser involontairement – et à l’insu du nouvel employeur – les informations protégées par le secret d’affaires de leurs anciens employeurs dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions. Les mesures de précaution prises par les nouveaux employeurs peuvent consister à demander aux nouveaux employés, dans le cadre du processus d’intégration, de confirmer leur engagement à ne pas utiliser ou divulguer les secrets d’affaires de leurs anciens employeurs.
Une autre situation à haut risque survient lorsque des secrets d’affaires sont échangés avec des partenaires commerciaux, tels que des vendeurs, des partenaires de collaboration et des consultants externes.
Les accords de non-divulgation et les contrats comportant des clauses de confidentialité peuvent être des outils très utiles pour réglementer le traitement des informations protégées par le secret d’affaires dans le cadre de collaborations commerciales.
Pour les détenteurs de secrets d’affaires, veiller au respect des clauses contractuelles par les destinataires peut les aider à régler tout problème potentiel à un stade précoce. Les destinataires de secrets d’affaires, quant à eux, doivent être conscients que le fait de recevoir des secrets d’affaires de tiers entraîne généralement de nouvelles obligations légales ainsi que le risque de contaminer leurs propres actifs informationnels.
En outre, la relation commerciale étant appelée à évoluer avec le temps, il est dans l’intérêt des deux parties de revoir et d’actualiser les accords. Lorsque des secrets d’affaires sont partagés dans le cadre d’une recherche collaborative, il est important que les deux parties définissent soigneusement les droits de chacune sur l’ouvrage nouvellement créé, y compris les informations protégées par le secret d’affaires qui ont été créées conjointement.
4.2 Exploitation stratégique des secrets d’affaires
À l’instar d’autres actifs de propriété intellectuelle, les détenteurs de secrets d’affaires peuvent :
utiliser les informations protégées par le secret d’affaires exclusivement pour eux-mêmes ou
autoriser une certaine utilisation des secrets d’affaires par certaines parties sous le contrôle du détenteur du secret d’affaires.
En général, l’objectif du maintien et de l’exploitation des secrets d’affaires est d’améliorer l’efficacité de l’entreprise et la qualité de ses produits ou services, pour connaître un plus grand succès commercial. À cette fin, les informations protégées par le secret d’affaires peuvent être partagées avec, par exemple :
des partenaires commerciaux pour des projets de collaboration en matière de recherche-développement, de marketing et autres;
des fabricants locaux de produits de l’entreprise dans des pays étrangers;
des franchisés dans le cadre d’accords de franchise;
des sous-traitants externes en charge de processus commerciaux externalisés;
des consultants d’entreprise ou autres consultants externes, qui fournissent des services de conseil.
Les conditions d’octroi des licences, telles que le degré d’utilisation autorisé du secret d’affaires (y compris après l’expiration du contrat de licence) et les modalités de paiement, sont convenues entre les parties au cas par cas.
En outre, le contrôle légitime des informations protégées par le secret d’affaires peut être transféré à une autre partie contre paiement ou toute autre condition convenue entre les parties.
Par ailleurs, en fonction de la législation nationale applicable, les secrets d’affaires peuvent être donnés en garantie pour faciliter l’obtention de capitaux auprès d’institutions privées ou publiques. Ils peuvent être inclus dans la comptabilité de l’entreprise, contribuant ainsi à sa valeur globale, ou bénéficier d’une mesure d’allègement fiscal destinée à soutenir les activités d’innovation.
En matière d’exploitation stratégique des secrets d’affaires, les deux points suivants peuvent être soulignés.
L’adaptation constante de la stratégie d’exploitation des secrets d’affaires à l’évolution des objectifs et des besoins de l’entreprise. Par rapport aux autres actifs de propriété intellectuelle, les secrets d’affaires sont très flexibles – les renseignements qu’ils contiennent peuvent évoluer au gré des activités journalières de l’entreprise, tout comme l’étendue de leur protection. La valeur des secrets d’affaires est aussi influencée par des facteurs externes, tels que les tendances du marché et les progrès technologiques. Par conséquent, l’exploitation stratégique des secrets d’affaires est un concept dynamique censé évoluer de concert avec les objectifs commerciaux de l’organisation.
La stratégie d’exploitation à l’intérieur et à l’extérieur du système des secrets d’affaires. Les secrets d’affaires peuvent être utilisés seuls, être partagés avec des tiers ou cédés à des tiers. Dans le secteur technologique en particulier,les secrets d’affaires font partie du portefeuille de propriété intellectuelle qui, dans son ensemble, vise à procurer un avantage concurrentiel. La stratégie en matière de secrets d’affaires peut donc être définie en tenant compte des autres droits de propriété intellectuelle. La section 3 de la présente partie a déjà examiné les particularités des brevets et des secrets d’affaires. En ce qui concerne les logiciels, outre la protection par brevet, le droit d’auteur peut également être envisagé comme mesure de protection. Les facteurs juridiques et commerciaux sont tous deux pertinents pour maximiser la valeur des secrets d’affaires dans une perspective de succès commercial.
La partie IV du présent guide, intitulée Gestion des secrets d’affaires, se propose de guider le lecteur en abordant la question sur le plan pratique. Quant à la partie VI, intitulée Les secrets d’affaires dans l’innovation en collaboration, et à la partie VII, intitulée Secrets d’affaires et objets numériques, elles traitent du potentiel des secrets d’affaires pour faire progresser l’innovation collaborative et mieux protéger les technologies numériques.