Соглашения о передаче технологий

Передача знаний и информации о технологиях может происходить двумя способами: по официальным каналам, то есть в рамках соглашений (договоров) о передаче технологий, и по неофициальным каналам.

Передача по неофициальным каналам все более широко применяется в контексте деятельности научно-образовательных учреждений, поскольку распространению знаний по всему миру в значительной степени способствует высокая мобильность научно-исследовательских работников и студентов. Знания могут также передаваться посредством публикаций, обучения, конференций, курсов, презентаций, совещаний, а также неофициального обмена и личных контактов между представителями научных, академических и промышленных кругов.

В контексте официальных каналов передачи технологий не существует такого понятия, как типовой договор или соглашение. Некоторые университеты и научно-исследовательские учреждения предлагают в рамках своей политики стандартные модели соглашений, но такие модели должны использоваться только в качестве отправной точки или вспомогательного инструмента и в каждом случае должны быть адаптированы к конкретным условиям и требованиям. С самого начала переговоров и особенно при подписании соглашения очень важно консультироваться с юристом, специализирующемся на вопросах ИС.

Businessman and robot shaking hands — (Фото: baona/Getty Images)

Какие типы соглашений о передаче технологий существуют?

Существуют разные типы соглашений о передаче технологий, которые часто используются для внедрения разработанных в лабораториях технологий на рынке.

Лицензионные соглашения о передаче технологий

Лицензионные соглашения представляют собой юридически обязывающие контракты, в которых владелец интеллектуальной собственности (ИС) в виде ценной технологии (лицензиар) дает другой стороне (лицензиату) разрешение на использование этой ИС способами (на условиях), которые указаны в соглашении.

Эти условия определяют права лицензиата: широкая лицензия разрешает использование ИС для любых целей на любой территории и в любой области, а узкая лицензия – только для распространения или производства только определенных технологий на определенных территориях.

Лицензионные соглашения подобны большому «торту» с несколькими слоями, которые партнеры по переговорам могут «резать на куски», чтобы совместными усилиями прийти к взаимовыгодному решению. Лицензия — это согласие владельца на использование ИС в обмен на деньги или иную ценность (например, перекрестное лицензирование). Это становится фактической передачей прав, когда лицензиар передает технологии и знания лицензиату, а лицензиат учится эффективно использовать, адаптировать и, по возможности, совершенствовать эти технологии и знания.

Подробнее о лицензионных соглашениях

Лицензионный платеж (роялти)

Некоторые лицензионные соглашения предусматривают выплату роялти, а некоторые – нет. Некоторые из них имеют целью развитие технологий, а другие — получение права на использование стандартов, производство или реализацию. Несмотря на различия между ними, лицензионные соглашения используются во всем мире во многих типах отношений между субъектами, действующими в сфере технологий, — между университетом и компанией, между компаниями и между консорциумом и компанией – и это лишь некоторые из них. Во всех своих разновидностях лицензионные соглашения являются незаменимым инструментом изучения, разработки и коммерциализации технологий.

Лицензирование ИС

Лицензирование ИС происходит в контексте различных деловых отношений и отношений сотрудничества, таких как слияния и поглощения, совместные предприятия, соглашения о сотрудничестве в области исследований, соглашения о совместных исследованиях и разработках и т. д. Лицензирование технологий происходит только тогда, когда одна из сторон владеет ценными нематериальными активами, которые называются интеллектуальной собственностью, и, поскольку эти активы находятся в собственности этой стороны, она имеет законное право запретить другой стороне использовать их.

Открытые инновации

В современной экономике, основанной на знаниях, преобладающей моделью сотрудничества в области ИС между научно-образовательными учреждениями и коммерческими организациями является модель «открытых инноваций», основанная на лицензионных соглашениях между различными участвующими партнерами. Поэтому возрастает интерес заинтересованных сторон в области инноваций к получению более практических знаний о лицензировании как полезном инструменте передачи знаний и ИС.

Более подробная информация о лицензировании, различных видах лицензий и особенностях ведения переговоров о лицензировании приводится в нашем руководстве «Эффективные методы лицензирования технологий» (STL) .

Переуступка прав интеллектуальной собственности

Переуступка прав ИС выражается в имеющей постоянный эффект передаче прав собственности на ИС (патенты, полезные образцы, товарные знаки, авторское право, ноу-хау, охраняемое в качестве коммерческой тайны и т.п.) от правообладателя (цедента) правоприобретателю (физическому или юридическому лицу).

В договоре о переуступке прав должен быть четко определен его предмет, то есть должно быть указано, что именно переуступается. В случае запатентованного изобретения предметом договора могут быть не только выданные патенты, но также временные патентные заявки, включая заявки по процедуре PCT, или коммерческая тайна, которая должна оставаться таковой.

Разница между лицензированием и переуступкой прав ИС заключается в том, что при выдаче лицензии права на использование ИС лишь временно передаются лицензиату, в то время как лицензиар часто имеет право на дальнейшую эксплуатацию той же ИС в иной области или в другой юрисдикции. В лицензионном соглашении могут быть оговорены условия прекращения действия прав лицензиата и их возврата лицензиару. Переуступка прав ИС, с другой стороны, носит окончательный характер и сопоставима с продажей материального актива, и бывший правообладатель таким образом навсегда теряет права собственности.

Соглашения о конфиденциальности

Соглашения о неразглашении информации (СНИ) или соглашения о конфиденциальности – это юридически обязывающие соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, которая становится известной той или иной стороне, или о неиспользовании такой информации в каких-либо целях, кроме указанных в соглашении.

Они часто используются на этапе до оформления лицензии на ИС или заключения иного соглашения, когда лицензиат желает получить более подробную информацию о соответствующей ИС или технологии. Например, в контексте соглашения о сотрудничестве стороны могут взять на себя обязательства не раскрывать и не использовать информацию, касающуюся исходных ПИС противоположной стороны.

Важное условие эффективности СНИ – четко определить, какая информация считается конфиденциальной, кто будет иметь к ней доступ, какие меры необходимо принять для сохранения ее конфиденциальности, а также установить разумный срок действия этих обязательств.

Соглашения о проведении совместных исследований

Соглашения о сотрудничестве или соглашения о совместных НИОКР заключаются двумя или более сторонами, которые желают сотрудничать в разработке и возможной коммерциализации новой технологии.

Стороны вкладывают свой человеческий, физический и финансовый капитал, активы (включая базовые права интеллектуальной собственности) и навыки. Они совместно определяют задачи и правовую основу сотрудничества, включая права интеллектуальной собственности, права доступа, порядок распределения выгод и рисков и права на коммерциализацию результатов НИОКР.

Данный вид соглашений может использоваться в контексте сотрудничества в проведении исследований научно-образовательными учреждениями, а также в случае совместных исследовательских проектов вузов и промышленных предприятий, в том числе в рамках диссертационных работ.

Консалтинговые соглашения

Консалтинговые соглашения предусматривают осуществление консалтинговой деятельности профессорско-преподавательским и/или исследовательским составом вузов. Эти специалисты оказывают платные экспертные услуги предприятию-партнеру, часто на личной основе, если это допускается политикой вуза.

Полученные права интеллектуальной собственности в большинстве случаев принадлежат компании, а исследователь обладает ограниченными правами на публикацию результатов своей работы. Права на созданную ИС могут быть также поделены, в зависимости от институциональной политики в области ИС соответствующего академического учреждения и условий соглашения.

Участвуя в переговорах, вуз будет стараться сохранить право исследователя на публикацию результатов своей работы, при этом обеспечивая конфиденциальность информации в течение разумного периода времени, чтобы позволить компании обеспечить охрану ИС и сохранить свое положение на рынке.

Соглашения о финансировании научных исследований

В соглашениях о финансировании научных исследований регулируются взаимоотношения между вузом или научно-исследовательским учреждением и финансирующей организацией, которой может быть государственная или коммерческая структура, заинтересованная в разработке результатов научных исследований в определенной области деятельности.

НИИ получает финансирование на проведение исследований в обмен на преференциальный доступ к ИС, являющейся результатом НИОКР, или права на нее. В отличие от случаев заключения соглашения о сотрудничестве, финансирующая организация не обязательно участвует в исследовательской деятельности и может не быть заинтересована в коммерциализации ее результатов. Результаты исследовательской деятельности и созданная ИС обычно принадлежат вузу или НИИ, а финансирующая организация получает (исключительную или неисключительную) лицензию.

Соглашения о передаче материалов

Соглашения о передаче материалов (МТС) регулируют передачу материальных активов и физических материалов исследований поставщиком услуг их получателю, если последний намерен использовать их для целей собственных исследований.

Такие активы могут включать передаваемые по лицензии запатентованные материалы, биологические материалы, химические соединения или программное обеспечение. В соглашении определяются права и обязанности сторон в отношении передаваемых материалов, производных материалов, результатов исследований и соответствующих прав интеллектуальной собственности.

Соглашения о проведении исследований по договору

Соглашение о проведении исследований по договору заключается, когда коммерческая компания «нанимает» вуз или НИИ для проведения исследований в коммерческих целях.

Цели исследовательской деятельности определяются компанией и носят коммерческий, а не академический характер. Заказчик полностью покрывает расходы на проведение исследований и охрану ИС и берет на себя все риски, связанные с исследовательской деятельностью. Результаты исследовательской деятельности, как правило, принадлежат компании, а запатентованные изобретения или другие права интеллектуальной собственности передаются вузом заказчику.

Соглашения об академическом спиноффе

Академический спинофф (или спинаут) – это вновь созданная компания, в основе деятельности которой лежит новая технология, разработанная вузом или НИИ.

Исследователи, участвовавшие в разработке новой технологии, часто переходят на работу из вуза в новую компанию. Вуз и компания-спинофф обычно разделяют риски и выгоды на основе договоренности о создании совместного предприятия. Компании-спиноффы часто являются владельцами ПИС или эксклюзивными лицензиатами технологии, разработанной вузом.

Соглашения об исследовательском стартапе на базе университета

Исследовательский стартап на базе университета – это компания, в основе деятельности которой лежит одна или несколько технологий, предоставленных вузом на условиях лицензии.

В отличие от компании-спинофф, учредители стартапа не связаны с вузом, в котором была разработана новая технология, а свои финансовые ресурсы компания привлекает из внешних источников.

В соглашении между вузом или НИИ и компанией-стартапом обязательно оговариваются несколько важных вопросов: ИС, финансовые условия, обязательства по управлению, проблемы конфликта интересов, участие в работе и поддержка университета-изобретателя, коммерциализация или бизнес-план с указанием основных этапов на пути к выведению продукции на рынок и порядок выхода с рынка.

Соглашения о совместном предприятии

Совместное предприятие – это коммерческая организация, созданная путем объединения ресурсов двух или нескольких сторон в целях ведения общей торгово-промышленной деятельности. Совместное предприятие, как правило, характеризуется совместным участием в собственности, прибыли и рисках предприятия и управлении им.

Например, одна сторона может участвовать в предприятии технологией или ноу-хау, а другая предоставить инвестиционный капитал. Так часто происходит в случае совместных предприятий, создаваемых научно-образовательными учреждениями и их отраслевыми партнерами. Одним из важных условий успешного создания совместного предприятия является согласование документа с изложением принципов в отношении прав интеллектуальной собственности, в котором регулируется использование информации, являющейся собственностью фирмы, и базовой ИС, которую каждая сторона привнесла в совместное предприятие.

Подробнее о соглашениях о совместном предприятии

Существуют две основные формы ведения совместной предпринимательской деятельности: акционерное совместное предприятие и договорное совместное предприятие.

Акционерное совместное предприятие – это механизм, при котором создается отдельное юридическое лицо в качестве инструмента реализации проекта и коммерциализации конечного результата, то есть созданной ИС.

В рамках договорного совместного предприятия стороны объединяют свои усилия для реализации определенного коммерческого проекта и заключают договор об условиях совместной деятельности. Стороны не создают отдельного юридического лица для реализации проекта, а работают в форме партнерства, разделяя прибыли и убытки предприятия на условиях, оговоренных в договоре.

При любой форме совместного предприятия могут использоваться различные договоренности о коммерческой передаче и приобретении технологии.

Типовые договоры ВОИС для научно-образовательных учреждений

Для оказания поддержки научно-образовательным учреждениям в составлении и заключении контрактов на передачу технологий ВОИС предлагает типовые соглашения между такими учреждениями и их отраслевыми партнерами. Поскольку лицензирование является наиболее часто используемым способом передачи технологий, типовые договоры дают представление о различных типах лицензионных соглашений, таких как лицензирование ноу-хау, предоставление исключительной лицензии, лицензирование программного обеспечения и т. д. Типовые договоры сопровождаются рекомендациями в отношении адаптации, в которых основное внимание уделяется сложным вопросам, которыми занимаются центры передачи технологий, таким как переговоры об аудите ставок роялти с доходов, получаемых отраслевыми партнерами от сублицензиатов.

Типовые соглашения (DOC)