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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 2427-2018/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 728404-2017/DSD

 

SOLICITANTE: CARLOS ALEJANDRO HINOSTROZA HUAMÁN

 

OPOSITORA: NIKE INNOVATE C.V.

 

Notoriedad de marca figurativa – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento del prestigio y dilución de la fuerza distintiva – Principio de especialidad – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

Lima, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 21 de noviembre de 2017, Carlos Alejandro Hinostroza Huamán solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BRIXTON y logotipo, conforme al modelo, para distinguir billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 7 de febrero de 2018, Nike Innovate C.V. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular de las siguientes marcas:

 

 

- Las marcas  y  han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú, en relación a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- El signo solicitado constituye una imitación gráfica de sus marcas notorias, ya que reproduce el diseño swoosh (), elemento característico de sus famosas marcas, siendo que los mínimos cambios que presenta el signo solicitado (distinta inclinación, seccionamiento de su elemento figurativo) no evitará que los consumidores perciban similitud entre dichos diseños, por lo que sus marcas notorias merecen la protección conferida por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

- También resulta de aplicación el inciso a) del artículo 136 de la normativa antes mencionada, toda vez que, de una comparación entre el signo solicitado y sus marcas registradas, los mismos guardan semejanza a nivel gráfico y conceptual ya que el primero ha reproducido como elemento principal el diseño de Swoosh, con la intención de aproximarse a las características de sus marcas registradas.

 

- Existe identidad y/o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen sus marcas registradas.

 

- Es titular de una familia de marcas en base a la figura de swoosh, tanto en las clases 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial

 

- La solicitud de autos ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, toda vez que no puede deberse a una casualidad que se haya peticionado el referido signo, sino a una clara intención de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado.

 

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de las marcas alegadas.

 

Con fecha 20 de febrero de 2018, Carlos Alejandro Hinostroza Huamán absolvió el traslado de la oposición formulada, señalando lo siguiente:

- La autoridad ya le otorgó el registro de la marca figurativa:  y de la marca BRIXTON, siendo la diferencia el haber juntado ambas marcas.

 

- Los signos bajo análisis no son semejantes.

 

- El término BRIXTON que conforma al signo solicitado no se asemeja al término NIKE de la opositora.

 

- La opositora pretende monopolizar el mercado de zapatillas al no permitir el registro de logotipos geométricos (sic).

Con fecha 4 de mayo de 2018, Nike Innovate C.V. reiteró los argumentos expuestos en su escrito de oposición. Agregó que si bien el solicitante obtuvo el registro de la marca figurativa  (Certificado N° 191187), la misma ha sido declarada nula.

 

Con fecha 8 de mayo de 2018, Nike Innovate C.V. citó y adjuntó resoluciones, solicitando que en el presente caso se apliquen los mismos criterios que en los de la jurisprudencia invocada.

 

Mediante Resolución Nº 2709-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de mayo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada, y además, DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

 

(i) Notoriedad de las marcas  y  

 

- De la revisión de las resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado en las referidas resoluciones sobre el carácter notorio de las marcas  y  (Certificado N° 24674); razón por la cual se considera que estas siguen manteniendo su condición de notoria para identificar productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

- En relación a la marca notoria : El elemento figurativo que conforma al signo solicitado, si bien contiene algunos trazos que conforman a la marca notoriamente conocida, difiere de ella debido a que presenta un fondo negro y cuatro divisiones, por lo que no se ha producido la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria. Siendo así, se declaró infundada la oposición formulada en ese extremo.

 

- En relación a la marca notoria : El elemento figurativo que conforma el signo solicitado, incluye en su conformación algunos de los trazos que conforman la marca notoriamente conocida (a saber, el contorno de la figura de una saeta, la misma que si bien, difiere mínimamente en la inclinación de dicho elemento en el signo solicitado y tiene cuatro divisiones, la impresión grafica que suscita éste, es la de la marca notoriamente conocida) y además el fondo de color negro, por lo que se está frente a un supuesto de imitación de los elementos de la marca notoria. Siendo así, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

 

a. Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

 

- Los signos bajo análisis distinguen productos vinculados.

 

- El signo solicitado y la marca notoria resultan semejantes toda vez que presentan en su conformación una figura de trazos semejantes, dado que presentan la parte más ancha en la parte inferior y la parte más delgada en la parte superior, todo en fondo de color negro, lo que genera que susciten una impresión gráfica de conjunto semejante.

 

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

 

- De otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.

 

c. Riesgo de dilución

 

- Si bien se advierte que las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor, por lo que han adquirido un carácter especial, los signos confrontados distinguen productos vinculados, razón por la cual no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

 

Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

- Al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la marca notoria , así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se declaró fundada la oposición formulada en ese extremo.

 

(ii) Familia de marcas alegada por la opositora

 

- Se cumplen los supuestos necesarios para establecer una familia de marcas a favor de la opositora respecto a la figura de swoosh () en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

(iii) Evaluación del riesgo de confusión

 

- Nike Innovate C.V. sustentó su oposición en la titularidad de las siguientes marcas:

 

 

- El signo solicitado pretende distinguir productos vinculados a los que distinguen las marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y algunos de los mismos productos que los que distingue la marca registrada en la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 24674, N° 66417, N° 91601, N° 53793 y       N° 65812, se determina que no son semejantes. Si bien el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, contiene algunos trazos que conforman a las marcas registradas, el conjunto que las conforman es distinto, lo que determina que los signos tengan un impacto visual de conjunto distinto.

 

- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 17393, se determina que resultan semejantes. La similitud entre los signos radica en que presentan en su conformación una figura de trazos semejantes todo en fondo de color negro, siendo la única diferencia que el signo solicitado presenta una posición opuesta o contraria a la de la marca registrada; sin embargo, ello no impide que los signos apreciados de forma sucesiva generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

 

- Si bien el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 24674, N° 66417, N° 91601, N° 53793 y N° 65812 distinguen algunos de los mismos productos y/o productos vinculados, dado que no son semejantes, el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que se declaró infundada la oposición formulada en ese extremo.

 

- Teniendo en cuenta que el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 17393 resultan semejantes y distinguen productos vinculados, el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que se declaró fundada la oposición formulada en ese extremo.

 

(iv) Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

- En el presente caso no se ha verificado que la presente solicitud haya sido solicitada mediando mala fe, por lo que se declaró infundado ese extremo de la oposición.

 

(v) Examen de registrabilidad

 

- Se verificó que Andccruz S.A.C. es titular, en la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, de la marca BRINSTONG (Certificado N° 5255).

 

- Los signos en comparación distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados.

 

- Los signos comparados resultan semejantes toda vez que presentan una secuencia silábica semejante, a saber: BRIX-TON/BRINS-TONG, lo que determina una pronunciación similar.

 

Con fecha 11 de junio de 2018, Carlos Alejandro Hinostroza Huamán presentó recurso de apelación señalando que interpone dicho recurso en todos los extremos de la resolución. Agregó que el signo solicitado no es una imitación de la marca notoria de la opositora, además de no ser semejante a la marca registrada , toda vez que presentan distinta estructura (el signo solicitado se encuentra conformado por 4 figuras irregulares de 3 puntas, mientras que la marca notoria por una sola figura estilizada), además que es titular de la marca BRIXTON[1] (sic), siendo el signo de autos una derivación de su marca registrada.

 

Con fecha 2 de agosto de 2018, Nike Innovate C.V. absolvió el traslado de la apelación reiterando los argumentos expuestos en su escrito de oposición. Agregó lo siguiente:

 

- El solicitante no se ha pronunciado respecto del reconocimiento de notoriedad de sus marcas, por lo que tal calidad de las referidas marcas es completamente válida.

 

- Al formular el recurso de apelación, el solicitante ha omitido pronunciarse acerca de la denegatoria de oficio efectuada por la Comisión, lo que configura como un supuesto de sustracción de la materia, por lo que carece de objeto pronunciarse respecto a la apelación interpuesta.

 

- Sin perjuicio de lo expuesto, considera que el signo solicitado sí constituye una imitación de la marca notoria, además de resultar semejante a sus marcas registradas.

 

- Si bien el solicitante puede que sea titular de marcas que incluyen el término BRIXTON en su conformación, dicho elemento resulta irrelevante y no le concede un mejor derecho para solicitar el registro de signos que incluyan en su conformación la imitación de una marca notoria.

 

- Solicita la adhesión al recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada su oposición, respecto a los supuestos actos de mala fe y competencia desleal por parte del solicitante.

 

Mediante proveído de fecha 12 de octubre de 2018 la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual desestimó el pedido de adhesión formulado por Nike Innovate C.V.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BRIXTON y logotipo y las marcas sustento de la denegatoria.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de Antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

- La opositora, Nike Innovate C.V. (Estados Unidos de América) es titular de la marca multiclase de producto y/o servicio constituida por la figura conforme al modelo, que distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), Ieggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 9 de agosto de 2017, bajo Certificado N° 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027[2].

 

 

c) Andccruz S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación BRINSTONG, que distingue cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 20 de junio de 2011, bajo Certificado N° 5255, vigente hasta el 20 de junio de 2021.

 

2. Cuestión previa

 

- Extremos apelados

 

Mediante Resolución Nº 2709-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de mayo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos resolvió lo siguiente:

 

(i) No resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, en relación a la marca notoria: , por lo que se declaró INFUNDADA la oposicion formulada en ese extremo.

 

(ii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, en relación a la marca notoria: , por lo que se declaró FUNDADA la oposición formulada en ese extremo.

 

(iii) Declaró INFUNDADA la oposición formulada en el extremo referido al riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 65812, N° 24674, N° 66417, N° 91601 y N° 53793.

 

(iv) Declaró FUNDADA la oposición formulada en el extremo referido al riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 17393 (en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial).

 

(v) Declaró INFUNDADA la oposición formulada en el extremo referido a la supuesta mala fe y actos de competencia desleal con la que habría sido solicitado el signo de autos.

 

(vi) DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado al considerarlo confundible con la marca registrada BRINSTONG (Certificado N° 5255).

 

Dado que el recurso de apelación ha sido interpuesto por el solicitante, cuestionando los extremos por los que se declaró fundada la oposición formulada y se denegó de oficio el signo solicitado, se advierte que los extremos que fueron declarados infundados (punto i), iii) y v)) han quedado consentidos, por lo que corresponde a la Sala pronunciarse únicamente respecto a los puntos ii), iv) y vi) anteriormente detallados.

 

- Respecto a la sustracción de la materia alegada por la opositora

 

Al absolver el recurso de apelación, la opositora Nike Innovate C.V., manifestó que carecería de objeto pronunciarse respecto a la apelación interpuesta, toda vez que Carlos Alejandro Hinostroza Huamán sólo habría impugnado el extremo mediante el cual se declaró fundada la oposición, pero no el extremo por el que se denegó de oficio el signo solicitado, por lo que habría operado la figura de sustracción de la materia.

 

Al respecto, de la revisión de los argumentos expuestos por el solicitante en su recurso de apelación se advierte que este señaló que formulaba apelación contra todos los extremos de la resolución impugnada. En efecto, señaló lo siguiente:

 

“… interpongo recurso de apelación en todos sus extremos contra dicha resolución que decidió declarar FUNDADA la oposición formulada por NIKE INNOVATE C.V.; y además, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por el suscrito …” (ver foja 320).

 

En ese sentido, al haber impugnado todos los supuestos por el que se denegó el signo solicitado, corresponde a la Sala pronunciarse respecto de todos los extremos de dicha resolución.

 

3. Notoriedad de la marca  

 

En la Resolución impugnada se ha reconocido la notoriedad de la marca , como signo que identifica productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 

En la medida que el reconocimiento del carácter notorio de dicho signo no ha sido materia de apelación expresa por el solicitante, no corresponde analizar nuevamente tal condición en el presente caso. Sin embargo, corresponde determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

 

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

 

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos[3]. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta[4].

 

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.[5] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

 

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto[6]. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

 

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

 

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra[7]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

 

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

 

En el presente caso, el signo solicitado presenta en su conformación un elemento figurativo semejante al de la marca notoria. En efecto, ambos signos presentan similar configuración de líneas curvas, presentando dos extremos que terminan en punta, en la que una es más ancha que la otra, además de presentar un fondo de color negro. Si bien en el signo solicitado se aprecia en su parte media una pequeña extensión en forma de aleta, ello no evita que el elemento figurativo del signo solicitado constituya una imitación de la marca notoria.

 

 

En tal sentido, ahora corresponde determinar si el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

4.1 Determinación del riesgo de confusión

 

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

 

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

 

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486^[8]. A decir de Fernández - Novoa^[9], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

 

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

 

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

 

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

 

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

 

4.1.1 Respecto de los productos

 

En el presente caso, los productos que distingue la marca notoria se encuentran vinculados con los productos que pretende distinguir el signo solicitado (billeteras, maletines, carteras, neceseres (vendidos vacíos), canguros (bolsos), monederos, maletas) ya que si bien se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad, de acuerdo con la práctica comercial actual, es usual que las empresas identifiquen bajo una misma marca dichos productos, como es el caso de las marcas GUESS, QUIKSILVER, D & G, entre otras. Asimismo, dichos productos son de uso conjunto, dado que buscan complementar el atuendo de las personas, por lo que comparten el mismo público consumidor.

 

4.1.2 Examen comparativo

 

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000[10] y 76-IP-2000[11].

 

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

 

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

 

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

 

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

 

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

 

Conforme lo señala Fernández - Novoa^[12], “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

 

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

 

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

 

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

 

En ese sentido, en el signo solicitado BRIXTON y logotipo será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

 

 

En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en la norma aplicable:

 

a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

 

b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.

 

De acuerdo a la doctrina sobre la materia[13], la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

 

- La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto.

 

- La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual, sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.

 

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente[14].

 

En el caso concreto, la siguiente marca notoria se encuentra dentro de la categoría de signos figurativos, toda vez que está conformada por la figura que se asemeja a una saeta o ala:

 

 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria se advierte lo siguiente:

 

El signo solicitado presenta un elemento denominativo (BRIXTON) que no se aprecia en la marca notoria; sin embargo, ambos se encuentran conformados por una figura similar. En efecto, en ambos signos se aprecia una semejante configuración de líneas curvas, presentando dos extremos que terminan en punta, una más ancha que la otra, además de presentar un fondo de color negro. Si bien en la figura del signo solicitado se aprecia en su parte media una punta sobresalida en forma de aleta y 3 porciones de curva seccionadas, ello no evita que los signos al ser apreciados en su conjunto generen un impacto visual semejante.

 

 

De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis distinguen productos vinculados y presentan semejanzas, lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

4.2 Determinación del riesgo de asociación

 

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando, sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

 

Conforme se desprende del artículo antes citado, el riesgo de asociación es una figura regulada a través de la Decisión 486. A decir de Fernández - Novoa^[15], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión^[16], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión^[17].

 

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009^[18], señalando lo siguiente:

 

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

 

(…)

 

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

 

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

 

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.

 

En tal sentido, el riesgo de asociación se producirá cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

 

4.2.1 Aplicación al caso concreto

 

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto y que estos presenten semejanza o identidad.

 

Respecto a lo primero, en el presente caso, se ha verificado que existe vinculación entre los productos que distinguen los signos bajo análisis.

 

Respecto a lo segundo, tal como se indicó en el numeral 4.1.2 de la presente resolución, el signo solicitado resulta semejante a la marca notoria.

 

En atención a lo anteriormente señalado, en el presente caso es razonable suponer que el público consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de la marca notoria existe algún tipo de vinculación comercial, o que pertenecen al mismo grupo empresarial, lo que determinaría que exista riesgo de asociación en los consumidores.

 

En consecuencia, existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial.

 

4.3 Dilución de la marca

 

4.3.1 Marco conceptual y doctrinal

 

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

 

El Tribunal de la Comunidad Andina[19] ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

 

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

 

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

 

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

 

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

 

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

 

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia[20].

 

Carlos Fernández Novoa[21] señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

 

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

 

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.[22] Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.[23]

 

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado[24], en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

 

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

 

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

 

4.3.2 Aplicación al caso concreto

 

Teniendo en cuenta que en el presente caso el signo solicitado y la marca notoria distinguen productos vinculados, carece de objeto analizar el supuesto riesgo de dilución de la marca notoria, en tanto la figura de la dilución opera cuando se aplica a una marca notoria que distingue productos o servicios distintos a los que se pretende distinguir con el signo solicitado.

 

4.4 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

4.4.1 Marco conceptual y doctrinal

 

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

 

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo[25].

 

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

 

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.”

 

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

 

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

 

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca[26] implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor[27].

 

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

 

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación[28] (el subrayado es nuestro).

 

4.4.2. Aplicación al caso concreto

 

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

 

En el presente caso, se advierte que la imagen de la marca notoria, es la de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial de calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradia podría ser transferida a los productos que distingue el signo solicitado, con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria.

 

4.5 Conclusión

 

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el registro del signo solicitado provocará un riesgo de confusión y de asociación con la marca notoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

 

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación también se basó en la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 17393 (en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial) y N° 5255, corresponde determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

5. Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas (Certificado N° 17393, en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial) y BRINSTONG (Certificado N° 5255)

 

Para tal efecto, se debe tener en cuenta, en lo que resulte aplicable, las consideraciones expuestas en los puntos 4.1 y 4.2 de la presente resolución.

 

5.1 Respecto de los productos

 

Teniendo en consideración los productos que están destinados a distinguir los signos bajo análisis, se advierte lo siguiente:

 

- Respecto de la marca  registrada bajo Certificado N° 17393 (en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial

 

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos que distingue la marca registrada ya que si bien se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad, de acuerdo con la práctica comercial actual, es usual que las empresas identifiquen bajo una misma marca dichos productos, como es el caso de las marcas GUESS, QUIKSILVER, D & G, entre otras. Asimismo, dichos productos son de uso conjunto, dado que buscan complementar el atuendo de las personas, por lo que comparten el mismo público consumidor.

 

- Respecto de la marca BRINSTONG registrada bajo Certificado N° 5255, que distingue productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial

 

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, toda vez que este último distingue todos los productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

 

5.2. Examen comparativo

 

La marca registrada bajo Certificado N° 17393 es de naturaleza figurativa, toda vez que se encuentra conformada por una figura que se asemeja a una saeta o ala, tal como se aprecia a continuación:

 

 

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se desprende lo siguiente:

 

a) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 17393

 

El signo solicitado presenta un elemento denominativo (BRIXTON) que no se aprecia en la marca registrada; sin embargo, ambos signos se encuentran conformados por una figura con trazos similares. En efecto, en ambos se aprecia la misma estructura de líneas curvas, presentando dos extremos que terminan en punta, además de presentar un fondo de color negro, características que determinan que los signos tengan un impacto visual semejante. Si bien en la figura del signo solicitado se aprecia en su parte media una punta sobresalida en forma de aleta y 3 líneas curvas que seccionan la figura, ello no evita que los signos al ser apreciados en su conjunto generen un impacto visual semejante.

 

 

b) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 5255

 

Fonéticamente se advierte que los signos se encuentran conformados por los términos BRIXTON y BRINSTONG, los cuales presentan una misma secuencia de vocales y una similar secuencia de consonantes, siendo que la ubicación de las últimas letras que conforman a cada una de las sílabas: BRIX/BRINS y TON/TONG, genera que emitan un sonido similar, lo que determina que los signos en su conjunto emitan una pronunciación semejante.

 

Gráficamente se advierte que el signo solicitado presenta un elemento figurativo que no se aprecia en la marca registrada, lo cual determina, aun cuando se encuentren conformados por los términos semejantes BRIXTON y BRINSTONG, que los signos al ser vistos en su conjunto generen una impresión visual diferente.

 

 

5.3 Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

 

De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados y presentan semejanzas, lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro

 

6. Conclusión final

 

En atención a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

 

IV.RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos Alejandro Hinostroza Huamán; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 2709-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de mayo de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación BRIXTON y logotipo, conforme al modelo, solicitado por Carlos Alejandro Hinostroza Huamán para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/rdb.

 

/ka.