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Entrada N°: 150927-2024
Proceso de oposición al registro de la
marca “HIMALAYAN DOG CHEW” con Solicitud de Registro No.301030-01,
en la clase 31 internacional, interpuesto por HIMALAYA GLOBAL
HOLDINGS LTD. en contra de HIMALAYAN DOG CHEW, LLC
Mgda. Ponente: Luis A. Camargo V.
Sentencia
apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veinte (20) de marzo de dos mil
veinticinco (2025)
V I S T O S:
Procedente del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del
Primer Circuito Judicial de Panamá, ingresa a este Tribunal Superior, en
grado de apelación, el expediente contentivo del PROCESO DE
OPOSICIÓN al registro de la marca “HIMALAYAN DOG
CHEW” con Solicitud de Registro No.301030-01, en la
clase 31 internacional, interpuesto por HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD. en contra de HIMALAYAN DOG CHEW, LLC.
Mediante la Sentencia No.102-24 de treinta (30) de octubre de
dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de
lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió la primera
instancia. No obstante, dicha resolución fue impugnada mediante recurso de
apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante,
según consta en el Secuencial 216; Código del Evento 30000 del
expediente electrónico.
El medio impugnativo fue concedido por la Juez A quo en el
efecto suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia fechada
veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) (Secuencial
229; Código del Evento 7831), todo lo que motivó el ingreso de
este expediente a esta Superioridad.
SANEAMIENTO
En virtud a lo preceptuado en el artículo 1151 del Código
Judicial, es deber del Tribunal de segunda instancia, decretar el
saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el Juzgador de primera
instancia que puedan implicar contravenciones a la normativa procesal y que
tengan el efecto de causar nulidades procesales. En el presente proceso, no
se advierten actuaciones procesales, ni por parte de la operadora judicial
de primaria instancia, ni de las partes, que justifiquen la aplicación de
esta figura.
Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna
defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de
competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo ello en apego
a los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.
Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante
providencia de fecha diez (10) de enero de dos mil veinticinco (2025), y de
conformidad al artículo 193 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996,
modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, se concedió a la
recurrente el término de cinco (5) días para sustentar su alegato y, cinco
(5) días a la contraparte para su oposición (vf.4). Dicho plazo fue
aprovechado por ambas partes, como consta en los escritos que reposan de foja
6 a 22 y de foja 23 a 57 del infolio; además, en la foja 58 se observa una
corrección al escrito de oposición de la apelación.
DECISIÓN DE LA JUZGADORA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sentencia No.102-24 de treinta (30) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) (Secuencial 205; Código de Evento 7907),
dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer
Circuito Judicial de Panamá, resolvió lo siguiente:
“En mérito de todo lo
antes expuesto, la suscrita JUEZ NOVENA DE CIRCUITO, RAMO DE LO
CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ,
SUPLENTE ESPECIAL, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO : NEGAR
LA PRETENSIÓN de la sociedad actora dentro de su demanda de Oposición a la
Solicitud de Registro No.301030-01 de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” en la
clase 31 internacional, promovido (sic) por la sociedad HIMALAYAN GLOBAL
HOLDING, LTD en contra de HIMALAYAN DOG CHEW LLC.
SEGUNDO :
ORDENAR LA CONTINUACIÓN de la Solicitud de Registro No.301030-01
correspondiente a la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” para amparar productos en
la clase 31 internacional, peticionada por HIMALAYAN DOG CHEW ante la
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
TERCERO :
ESTABLECER la suma de DOS MIL DOLÁRES (B/.2,000.00) en concepto de costas
que deberá pagar la demandante de conformidad con el artículo 196 de la Ley
35 de 1996, en concordancia con los artículos 1069 numerales 1, 2 y 5, y
1071 del Código Judicial. LIQUÍDESE los gastos de que tratan los números 3
y 4 del artículo 1069 por secretaría .
CUARTO :
COMUNÍCAR (sic) a la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial, lo aquí resuelto para que tome nota de lo que corresponde,
previa anotación de su salida en el registro que se lleva para tales
efectos en este tribunal.
QUINTO :
ARCHIVAR la presente causa y en consecuencia de ello ADVERTIR a las partes
que cuentan con el término de UN (1) MES para retirar las
pruebas y evidencias que hayan sido aportadas dentro del desarrollo del
proceso; vencido dicho plazo sin que las mismas sean retiradas se dispondrá
sobre ellas el trámite de ley.
FUNDAMENTO DE DERECHO :
Artículos 780, 781, 783, 784, 786, 893, 907, 989, 990, 991 del Código
Judicial. Artículos 89, 90, 91 #9, 96, 97, 98, 99 #3 y 4, 138 #4, 139, 142
#1 y 199 de la Ley 35 de 1996 (con las modificaciones de la Ley 61 de
2012).”
La sentencia de primera instancia realiza
un recuento de los antecedentes y la pretensión del proceso, así como
de los hechos que fundamentan la demanda corregida, la actuación de la
parte demandada y las pruebas aportadas. En la parte motiva de la decisión,
establece primeramente la definición de una marca contenida en el artículo
89 de la Ley No.35 de 1996.
Asimismo, señala que no existen dudas
sobre la presentación de la solicitud de registro de la marca HIMALAYAN
DOG CHEW, en la clase 31 internacional, solicitada por HIMALAYAN
DOG CHEW, LLC el día 16 de diciembre de 2022, ante la Dirección
General del Registro de la Propiedad del Ministerio de Comercio e
Industrias, publicada en el Boletín Oficial No.401 de 18 de octubre de
2023.
La sentencia de primera instancia también
establece que la sociedad demandante es titular de la marca “ORGANIQUE
BY HIMALAYA”, registrada bajo el Certificado de Registro No.163685, de
31 de julio de 2007, otorgado por la Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, con vigencia
hasta el año 2027, en la clase 5 internacional, acreditándose así la
posesión de un mejor derecho.
La resolución impugnada continúa señalando
que en el expediente militan pruebas del uso y comercialización por parte
de la demandada, así como una serie de registros marcarios y vistas
fotográficas de los productos comercializados con su marca; sin embargo,
todas las fechas son posteriores a la titularidad que ostenta la
demandante.
Además, la sentencia primaria indica que
la demandante es una sociedad creada conforme a las Leyes de Emiratos
Árabes Unidos, país signatario de la Convención de París. Asimismo, indica
que la actora acreditó ser la titular de una serie de registros otorgados
tanto en Panamá como en Trinidad y Tobago y Jamaica, lo que le confiere el
derecho a su uso exclusivo de acuerdo al artículo 96 de la Ley No.35 de
1996, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 91, numeral 9
de la misma normativa legal.
Esgrime la juzgadora primaria que los
signos preferentes por parte de la demandante son: “HIMALAYA SINCE 1930”
(Certificado de Registro No.54956 de 4 de mayo de 2019) y “HIMALAYA SINCE
1930” (Certificado de Registro No.76739 de 26 de marzo de 2020), ambos en
la clase 31 y conexas, registrados en Panamá. En cambio, el signo en
controversia es “HIMALAYAN DOG CHEW”, en la clase 31 internacional.
Adiciona la Juez Primaria que, a simple
vista, se aprecia que las marcas en disputa contienen el vocablo “HIMALAYA”
como elemento preponderante de sus nombres marcarios, a diferencia de la
impugnada, que culmina con la consonante “N”, lo que podría incurrir en una
de las violaciones contempladas en el artículo 91, numeral 9, de la Ley
No.35 de 1996. No obstante, conforme la Nota MICI-DIGERPI-N-N°[161]-2024 de
fecha 20 de septiembre de 2024, emitida por la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial, constan diversos registros que
contienen el término “HIMALAYA”, como parte del nombre de la marca a fin de
distinguir productos en las clases 3, 5, 30 y 31 de la clasificación
internacional.
Culmina la sentencia de primera instancia
señalando que, dado que terceros cuentan con marcas registradas que
incluyen el vocablo “HIMALAYA”, sin generar confusiones en la mente
del público consumidor, ni inducir a errores, equivocaciones o engaños
respecto a los productos de la demandante, o su procedencia, la Juzgadora
A-quo accedió al registro de la marca impugnada “HIMAYALAN DOG CHEW”,
toda vez que se encuentra acreditada la existencia en el mercado de otras
marcas con el uso del vocablo “HIMALAYA”, conviviendo de forma
pacífica; por consiguiente, negó la pretensión de la sociedad demandante y,
en su lugar, ordenó la continuación de la solicitud de registro
No.301030-01 de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” en la clase 31, ante
la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, más la suma
de B/.2,000.00, en concepto de costas de acuerdo a los artículos 1069 y
1071 del Código Judicial, por mandato del artículo 196 de la Ley No.35 de
1996.
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
La Licenciada LINETTE TORRES, de la firma
forense BENEDETTI CL ABOGADOS, apoderada judicial de la
sociedad demandante, señaló su disconformidad con el fallo dictado por la
Juez Primaria, ya que considera se realizó un análisis y valoración
incorrecto de las pruebas aportadas por la demandada. Esto se debe a que no
constan dentro del expediente pruebas que demuestren el uso real y efectivo
de la marca que pretende ser registrada por la demandada “HIMALAYAN DOG
CHEW” (denominativa), limitándose a presentar pruebas de uso (facturas,
empaques vacíos, muestras de juguetes masticables, prueba de informe) de
marcas distintas a la impugnada, tales como HIMALAYAN DOG CHEW THE ORIGINAL
Y DISEÑO o HIMALAYAN PET SUPPLY, HIMALAYAN DOG CHEW THE ORIGINAL Y DISEÑO,
entre otras.
Esgrime la parte recurrente que la decisión recurrida no
incluyó un análisis exhaustivo de todos los elementos que conforman las
marcas, ya que al momento de realizar el cotejo intermarcario se limitó a
hacer señalamientos laxos en cuanto al estudio comparativo de los signos,
dejando de lado incluso el examen de los productos que pretende amparar la
marca opuesta, así como el público consumidor al que están dirigidos dichos
productos.
Expone la recurrente que la juzgadora de primera instancia
realizó una valoración errónea de la prueba de informe emitida por la
DIGERPI, puesto que le ha dado más valor a tal certificación, en vez de
buscar una prueba contundente a fin de demostrar tanto la coexistencia
pacífica como la falta de confundibilidad entre los signos en controversia.
Sumado a ello, no comparte la conclusión de la Juez A-quo, dado que no
existe una infinidad de marcas registradas ante la DIGERPI con el signo
“HIMALAYA”.
Adiciona la parte recurrente que la doctrina de esta
Colegiatura ha señalado que basta que exista la “posibilidad de confusión”,
para que el nuevo registro sea vedado. Al igual que el riesgo de confusión,
esto está sujeto a que ocurra, lo cual puede suceder cuando los productos
que ampararan ambas marcas se encuentran en el mercado.
Señala la recurrente que cuenta con la titularidad y uso de la
familia de marcas “HIMALAYA”, empresa líder no solo en el ámbito de la
salud y el cuidado personal humano, sino también en la salud animal, siendo
propietaria desde el 31 de julio de 2007 en Panamá, en las clases 3, 5 y
30. Asimismo, es dueña de las marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA
HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA
WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”, “HIMALAYA Y DISEÑO”, “HIMALAYA
DESDE 1930 Y DISEÑO”. También, posee la marca “HIMALAYA DESDE 1930 Y
DISEÑO”, en Jamaica y Trinidad y Tobago, demostrando su uso real y
constante desde hace varios años, tanto en el comercio nacional como en el
internacional, de manera que debe procederse al reconocimiento y protección
de sus derechos de propiedad industrial por parte de este Tribunal.
Esgrime la procuradora judicial de la demandante que, en
cuanto al cotejo marcario de rigor, la marca de la demandada “HIMALAYAN
DOG CHEW” (denominativa) y las marcas de la demandante “ORGANIQUE BY
HIMALAYA”, “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA
HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”, “HIMALAYA
Y DISEÑO”, “HIMALAYA DESDE 1930 Y DISEÑO” y “HIMALAYA DESDE
1930 Y DISEÑO”, teniendo el elemento preponderante de las marcas en
pugna “HIMALAYA”, se encuentra contenida en su totalidad en la marca
que pretende registrar la demandada, siendo la única diferencia la letra
“N”, lo que puede hacer incurrir en errores, confusiones o engaños en la
mente del público consumidor respecto a la calidad y procedencia de los
productos, debido a que el sonido de ocho de las nueve grafías que componen
la marca “HIMALAYAN” está presente en la marca de la demandada, con las
vocales ubicadas en la misma posición. Esto se agrava, ya que ambos signos
están destinados a amparar la misma clase de productos (31 internacional),
así como productos pertenecientes a clases conexas (5 internacional).
Adiciona la recurrente que, en torno a los términos “DOG” y
“CHEW” que acompañan a la marca opuesta, los mismos no dotan de
distintividad al signo solicitado, dado que es por todos conocido que el
significado de “DOG” es “perro” y el de “CHEW” es “masticar”, conforme a
los diccionarios inglés-español. De modo que se puede concluir que dichos
términos no aportan distintividad al signo solicitado; al contrario, son
signos de uso común y hasta descriptivos para la clase 31, por lo que no
pueden ser apropiados. Esto deja como elemento preponderante al signo
“HIMALAYAN”, aun cuando la sociedad demandada alega que presentó una no
reivindicación del término, lo que podría llevar a concluir que los
consumidores pueden identificar la marca en español como “MASTICABLE PARA
PERRO HIMALAYA” o “GOLOSINA PARA PERROS HIMALAYA”, lo que, en lugar de
diferenciarla de la marca opuesta, la asemeja a la familia de marcas de la
demandante.
Culmina la parte recurrente su memorial señalando que, de
continuar con el registro de la marca que pretende registrar la demandada “HIMALAYAN
DOG CHEW”, el público consumidor podría verse expuesto a riesgos de
confusión, equivocaciones y/o engaños, ya que podría llegar a pensar que se
trata de una nueva línea de productos. De acuerdo con las distintas pruebas
aportadas por HIMALAYAN DOG CHEW, LLC, estas por sí solas no
demuestran ni la coexistencia pacífica de marcas, ni ausencia de confusión
entre los signos situados en conflicto; por lo tanto, solicita que se
revoque en todas sus partes la Sentencia No.102-24 de 30 de octubre de
2024, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer
Circuito Judicial de Panamá; y, en su lugar, se niegue el registro de la
marca “HIMALAYAN DOG CHEW”, con Solicitud de Registro No.301030-01 a
fin de amparar productos en la clase 31 internacional.
OPOSICIÓN A LA APELACIÓN
La Licenciada CIRCE I. BATISTA RAMÍREZ, en
representación de la firma forense DURLING & DURLING, apoderada
judicial de la demandada, presenta su oposición al recurso de apelación
instaurado por la demandante, afirmando que, a pesar de los argumentos de
la recurrente, esta solo presentó dos copias de facturas y una fotocopia de
tres fotografías, tres etiquetas y un catálogo, las cuales fueron objetadas
en su momento y no hacen referencia a los productos identificados con la
marca “HIMALAYA” a fin de distinguir productos en las clases 3, 5, 30, ni
mucho menos en la 31 internacional.
Esgrime la parte opositora que no puede perderse de vista que,
si bien la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” es denominativa, dentro de su
solicitud de registro se indicó de forma clara, bajo la sección de otras
menciones legales, que: “Dicha marca será usada de todas maneras,
pintada, impresa, estampada, estarcida, grabada, en relieve o en cualquier
otra forma utilizable, aplicada a los empaques, envolturas y cajas para los
productos y artículos de propaganda, pudiendo ser reproducida en cualquier
tipo de tamaño, color y fondos acostumbrado en el comercio”.
Añade la parte opositora que consta en el expediente material
probatorio que demuestra el uso real y efectivo en la República de Panamá
de sus marcas “HIMALAYAN DOG CHEW”, a fin de distinguir “GOLOSINAS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA”. Prueba de ello son las facturas de compra
realizadas en el mercado nacional, tales como: AMERICAN PETS, DOIT CENTER,
MELO, RIBA SMITH, así como los empaques originales de los productos obtenidos
en dichas compras. Asimismo, en el dossier consta la certificación emitida
por la Dirección Nacional de Salud Animal para la Agencia Panameña de
Alimentos (APA) de Panamá, donde se señala la existencia de todos y cada
uno de los registros sanitarios inscritos ante dicha dirección, para los
productos identificados con la marca “HIMALAYAN DOG CHEW”, propiedad
de la demandada.
Continúa la procuradora judicial de la demandada su memorial
indicando que, de los registros panameños aportados como prueba por la
recurrente, ninguno guarda relación con los productos amparados en la clase
31 internacional, de modo que resultan inconducentes e ineficaces a fin de
demostrar un mejor derecho sobre la demandada. Y en cuanto a los registros
a los que hace alusión la actora, referentes a las marcas “HIMALAYA
SINCE 1930 Y DISEÑO” en Jamaica (Registro No.76738 de 26 de marzo de
2020) y en Trinidad y Tobago (Registro No.54956 de 9 de mayo de 2019),
ambos fueron concedidos en fechas posteriores al registro obtenido por la
demandada para su marca “HIMALAYAN DOG CHEW” en la clase 31
internacional, en los Estados Unidos de América en el año 2015.
Añade la parte opositora que, a pesar de lo argumentado
por la recurrente en relación con la Nota MICI-DIGERPI-N-No [161]-2024 de
fecha 20 de septiembre de 2024, emitida por la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial, la misma es una prueba fehaciente de
la titularidad ostentada por terceros en cuanto a diversas marcas
registradas en Panamá que utilizan el término “HIMALAYA” como parte del
nombre de la marca, con el fin de distinguir productos iguales o conexos
amparados bajo las marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA HERBAL
HELTHCARE”, “HIMALAYA HERBALS”, “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930” y “HIMALAYA
DESDE 1930”, en las clases 03, 05 y 30 internacionales; sin embargo, no se
encontró ningún registro que contenga la palabra “HIMALAYAN” a fin de
distinguir productos en la clase 31 internacional.
Señala la procuradora judicial de la opositora que, contrario a lo
aseverado por la recurrente, no existe prueba alguna tendiente a demostrar
que HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. sea una empresa líder no
solo en el ámbito de la salud y cuidado personal, sino también en la salud,
dado que sus marcas están dirigidas a productos cosméticos (clase 03),
productos farmacéuticos medicinales (clase 05) y productos de consumo
humano (clase 30), ninguno de los anteriores relacionado con distinguir
productos en la clase 31 internacional.
Esgrime la opositora que HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD. no posee ningún registro prioritario o preferente en el
extranjero de la marca “HIMALAYAN” o sus derivadas, a fin de amparar
productos en la clase 31 internacional. Aunado a ello, no se aprecia prueba
alguna que demuestre el uso real y efectivo de la marca de la actora en
relación con golosinas para animales de compañía en la clase 31
internacional; de modo que sería inapropiado concluir que la marca que
pretende ser registrada “HIMALAYAN DOG CHEW” pueda ser susceptible
de causar errores o confusiones en el público consumidor respecto al origen
empresarial de los productos, basándose únicamente en meras alegaciones.
Como colofón, la parte opositora señala que, conforme a
una serie de facturas aportadas en original y copias debidamente cotejadas
ante Notario Público, las cuales acreditan los productos identificados con
la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” en tiendas como AMERICAN PETS, S.A., DOIT
CENTER, MELO, SUPERMERCADOS RIBA SMITH, IMPORTADORA PREMIUM DOGS, S.A.;
igualmente, se aportaron ocho empaques originales de los productos
identificados con la marca “HIMALAYAN DOG CHEW”. Por consiguiente, solicita
que se confirme en todas sus partes la Sentencia No.102-24 de 30 de octubre
de 2024, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del
Primer Circuito Judicial de Panamá, y se ordene continuar con el trámite
correspondiente al registro de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW”
con Solicitud No.30103-01 en la clase 31 internacional.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA
Corresponde a este Tribunal Colegiado la tarea de determinar si fue
conforme a derecho la decisión de primera instancia, mediante la
cual se negó la pretensión solicitada por la sociedad
demandante en el Proceso de Oposición a la Solicitud de
Registro No.301030-01 de 16 de diciembre de 2022, de la marca “HIMALAYAN
DOG CHEW” en la clase 31 internacional propuesto por HIMALAYA
GLOBAL HOLDINGS LTD. en contra de HIMALAYAN DOG CHEW, LLC
Como primer punto, debemos establecer que las normas jurídicas
aplicables a la solución de la presente controversia están conformadas por
la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de
octubre de 2012, por la cual se regula lo relativo a la Propiedad
Industrial en nuestro país, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo
No.85 de 4 de julio de 2017, y la Ley No.41 de 13 de julio de 1995, a
través de la cual Panamá se adopta como Estado contratante del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial.
En ese orden de ideas, los artículos 96, 97 y 98 de la Ley
No.35 de 1996 establecen que: “Artículo 96: El derecho al registro
de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se
adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos
por el registro, están determinados por la presente Ley. Artículo 97: La
prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las
siguientes normas: 1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la
persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;
2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la
persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque,
en su caso, la fecha de prioridad más antigua. Artículo 98: Para oponerse
al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha
marca...”, y el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017,
establece que: “Para oponerse a la solicitud de registro de una
marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere
tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante
el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse
cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el
artículo 91 de la Ley”. Tomando en cuenta los registros
extranjeros aportados, también resulta aplicable el Convenio de París, el
Convenio de Washington y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de Protección
Marcaria.
El conjunto de normas señaladas es aplicable al presente
proceso en virtud de las circunstancias fácticas acreditadas en el mismo;
es decir, la Solicitud de Registro No.301030-01 de 16 de diciembre de
2022, de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW”, en la clase 31
internacional, presentada en la República de Panamá por la sociedad HIMALAYAN
DOG CHEW, LLC, que, conforme se aprecia en su hoja de petición (Secuencial
156; Código del Evento 30002), señaló que: “no se reivindica el
derecho al uso exclusivo de la palabra “HIMALAYA” y “DOG”, de manera
separada, aparte o distinta de la forma como aparece en la etiqueta de la
marca.”, debidamente publicada en la página 67 del Boletín Oficial del
Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) No.401 de 18 de octubre de
2023 (Secuencial 156; Código del Evento 30002).
El segundo punto a determinar consiste en la legitimación que posee
la parte actora para demandar la oposición al registro de la marca “HIMALAYAN
DOG CHEW”, razón por la cual la sociedad demandante HIMALAYA
GLOBAL HOLDINGS LTD., ha presentado el Certificado de Registro
No.163685-01 de 31 de julio de 2007 (Secuencial 156; Código del
Evento 30002), de la marca “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, en la
clase 5 internacional, la cual fue renovada por diez (10) años, tal como
consta en el Resuelto No.22582 de 15 de noviembre de 2017 (Secuencial
156; Código del Evento 30002), y que se encuentra registrada en la
República de Panamá.
Igualmente, constan a favor de HIMALAYA GLOBAL HOLDING
LTD. (Secuencial 156; Código del Evento 30002), los
siguientes Certificados de Registro: No.218843-01 de 30 de noviembre de
2012, de la marca “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, en las
clases 3, 5 y 30 internacionales, la cual fue renovada por diez (10) años
mediante el Resuelto No.1621 de 28 de febrero de 2023; No.218844-01 de 30
de noviembre de 2012, de la marca “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO”,
en las clases 3, 5 y 30 internacionales, renovada por diez (10) años
conforme consta en el Resuelto No.1623 de 28 de febrero de 2023;
No.231404-01 de 21 de abril de 2014, de la marca “HIMALAYA WELLNESS
SINCE 1930 Y DISEÑO”, en la clase 5 internacional, renovada a través
del Resuelto No.3068 de 14 de marzo de 2024 por el término de diez (10)
años; No.241105-01 de 27 de mayo de 2015, de la marca “HIMALAYA Y DISEÑO”,
en la clase 5 internacional.
Asimismo, la sociedad demandante
cuenta con los siguientes Certificados de Registro en el extranjero (Secuencial
156; Código del Evento 30002): No.54956 de 4 de mayo de 2021 en
Trinidad y Tobago, así como el Certificado de Registro No.76738 de 26 de
marzo de 2020 en Jamaica, de la marca “HIMALAYA SINCE 1930”, ambas
en la clase 31 internacional, las cuales militan en el expediente
debidamente apostilladas.
La actora aportó también dos facturas (Secuencial 156;
Código del Evento 30002), la primera de fecha 06 de mayo de 2023
facturada a Empresas Melo, S.A., misma que hace alusión a una serie de
medicamentos, entre ellos: “ANXOCARE LIQUID 100 ML, ANXOCARE VET TABS,
HIMPYRIN VET LIQUID, IMMUNOL LIQUID, LIV.52 VET, NEFROTEC DS VET, SCAVON
VET CREAM”, y la segunda, fechada 20 de diciembre de 2023, emitida a favor
de Ayurveda Centroamérica, S.A., que en su descripción menciona lo
siguiente: “HEALTHY TREAT 440G (ADULT) (CHKN), HEALTHY TREAT 500G (PUPPY)
(CHCKN)”.
Por su parte, la sociedad demandada HIMALAYAN DOG CHEW, LLC cuenta
con el Certificado de Registro No.4,718,832 de 14 de abril de 2015 (Secuencial
169; Código del Evento 30000), que demuestra que es titular de la marca
“HIMALAYAN DOG CHEW, para “comida de perro” en la clase 31
internacional. Asimismo, consta la Nota MICI-DIGERPI-N-N°-[161]-2024 de
fecha 20 de septiembre de 2024 (Secuencial 184; Código del Evento
30000), por parte de la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, en respuesta
al Oficio No.2256-ED 133224 2023 de 2 de septiembre de 2024, en la que se
observa una serie de certificados de registro que contienen la palabra
“HIMALAYA” como parte del nombre de la marca a fin de distinguir productos
en las clases 3, 5, 30; e, igualmente, certifican que: “de acuerdo
con la Base de Datos Informáticos de esta Dirección, no constan (sic)
registrada la denominación “HIMALAYA”, dentro de la clase 31.
Sin embargo, existe solicitada la Marca denominada HIMALAYAN DOG CHEW, de
fecha 16 de diciembre de 2022, a favor de Himalayan Dog Chew, LLC., e
identificada bajo solicitud 301030. Status actual: Demanda de
Oposición”.
Así las cosas, la legitimación que posee la parte actora para
demandar la oposición al registro de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” está
sustentada en todos los certificados de registro de sus marcas “ORGANIQUE
BY HIMALAYA”, “HIMALAYA GLOBAL HOLDING LTD.”, “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y
DISEÑO”, “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO” y “HIMALAYA
WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO” en nuestro país, en las clases 3, 5
y 30 internacionales, los cuales fueron citados a párrafos anteriores.
Ahora bien, pese a que la sociedad demandada mantiene el Certificado
de Registro No.4,718,832 de 14 de abril de 2015 (Secuencial 169;
Código del Evento 30000), que demuestra que es la titular de la
marca “HIMALAYAN DOG CHEW”, en la clase 31 internacional, para
comida de perros, en Estados Unidos de América, país miembro del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no puede pasarse
por alto que dicho certificado es de fecha posterior al registro de las
marcas de la actora, las cuales datan de los años 2007, 2012 y 2014 en las
clases 3, 5 y 30 internacionales, lo que nos permite arribar a la
conclusión del derecho que posee la sociedad demandante a fin de interponer
la demanda de oposición conforme a los artículos 96, 97, 98, 107 y 124 de
la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.
El artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada
por la Ley No.61 de 2012, dispone lo siguiente:
"Artículo
91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:
9. Las que
sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico,
fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o
en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o
servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar
con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra,
sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones,
equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su
procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de
la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como
similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o
publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación
de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entres (sic)
sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se
clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.
En el caso de
bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá
oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;”
La aplicación del artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de
1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, requiere determinar primeramente
el derecho de prioridad que debe tener la parte actora, de lo que se
comprueba el mejor derecho que tiene la demandante en relación con sus
marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA GLOBAL HOLDING LTD.”,
“HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA HERBALS Y
DISEÑO” y “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO” en
las clases 3, 5 y 30 internacional, sobre la marca “HIMALAYAN DOG
CHEW”, que se pretende registrar en la clase 31 internacional.
El siguiente punto es la acreditación de la similitud,
identidad o parecido en los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y
visual entre las marcas mixtas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA
SINCE 1930”, “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA
HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”
y “HIMALAYA SINCE 1930” (signos registrados por la
demandante) y la denominativa “HIMALAYAN DOG CHEW” (signo que
pretende registrar la demandada).
La norma señalada (art. 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996,
modificada por la Ley No.61 de 2012) exige no solo la existencia de
identidad, semejanza o parecido en los aspectos ortográficos, gráficos,
fonéticos, visuales o conceptuales entre la marca que se pretende registrar
y otra ya usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra
persona para distinguir productos o servicios iguales de la misma clase o
similares a los que se desean amparar con la nueva marca, sino que también
requiere que esa semejanza o identidad entre una y otra sea susceptible de
provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o
engaños respecto a esos productos o servicios o a su procedencia, lo que
amerita un estudio del llamado riesgo de confusión entre los signos
marcarios.
El estudio del riesgo de confusión entre dos signos marcarios,
implica comparar las marcas en su conjunto. Para ello, se requiere realizar
una labor prolija en el cotejo de parte del juzgador, como bien lo señalan
Pachón y Sánchez Avila: “Cuando las dos marcas son similares,
determinar si existe o no el riesgo de confusión es una tarea difícil
porque siempre hay un elemento subjetivo: el criterio de la persona que
trata de determinarlo, toda vez que, la norma legal no le da una regla matemática
para fijarlo. Para juzgar la similitud se debe acudir a ciertas pautas
determinadas por la jurisprudencia y la doctrina que prácticamente
coinciden en todos los Estados” (PACHON, Manuel y SANCHEZ AVILA, Zoraida.
El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas. Gustavo
Ibañez C. Ltda. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia. 1995. Pág.230).
En ese sentido, la discusión entre los signos en disputa
radica en que ambas marcas están compuestas por los términos “HIMALAYA”
e “HIMALAYAN”, diferenciándose, únicamente la marca que pretende
registrar la demandada, ya que contiene la consonante “N” al
final. Sobre este aspecto, este Tribunal Superior es del criterio
que si bien es cierto, tanto las marcas registradas por la
demandante “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA SINCE
1930”, “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA
HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”, como
el signo que pretende ser registrado por la demandada “HIMALAYAN DOG
CHEW”, poseen similitud (HIMALAYA – HIMALAYAN), no puede perderse de
vista que el signo de la actora es mixto, ya que contiene dos tipos de
tipografía, al igual que la letra inicial “H”, que cuenta con dos curvas
transversas de color rojo en medio de la letra, denotando un carácter descriptivo
y distintivo, mientras que la marca impugnada es denominativa.
Además, conforme consta en la
Nota MICI-DIGERPI-N-N°-[161]-2024 de fecha 20 de septiembre de
2024 (Secuencial 184; Código del Evento 30000), emitida por la
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de
Comercio e Industrias de Panamá, se constata la existencia de otras marcas
que en su momento fueron registradas, las cuales contenían el término “HIMALAYA”,
adicionales a las que constan registradas por la demandante en las clases
3, 5 y 30, tales como: “QIZHENG HIMALAYA y DISEÑO” (clase 5) y “SAL
DE HIMALAYA y DISEÑO” (clase 30).
Ahora bien, el debate central recae sobre la especialidad de
los productos amparados por la marca “ORGANIQUE BY HIMALAYA” en la
clase 5 internacional y “HIMALAYAN DOG CHEW” en la clase 31
internacional, y si existe la conexidad alegada por la parte actora, lo
cual debe resolverse conforme a los registros obtenidos en Panamá por la
demandante. Veamos: “ORGANIQUE BY HIMALAYA” (Año 2007), “HIMALAYA
HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO” (Año 2012), “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO”
(Año 2012), “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO” (Año 2014), “HIMALAYA
Y DISEÑO” (Año 2015) y “HIMALAYA SINCE 1930” en Jamaica (Año
2020) y Trinidad Tobago (Año 2021) en clase 31 internacional. En cuanto a
la sociedad demandada, la misma mantiene el registro de la marca “HIMAYALAN
DOG CHEW” (Año 2015) en Estados Unidos.
Así
las cosas, en los registros de las marcas previamente señaladas, observamos
que en cuanto a la marca “ORGANIQUE BY HIMALAYA” (clase 5) se
aprecia que se limitó únicamente a: “PREPARACIONES FARMACÉUTICAS,
VETERINARIAS Y SUBSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO”. Sobre la marca
“HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO” (clase 5), se aprecia lo
siguiente: “PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS
HIGIÉNICOS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS Y PARA LA HIGIENE PERSONAL, QUE NO SEAN
DE TOCADOR; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBES,
DESINFECTANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS”. En cuanto al signo “HIMALAYA
HERBALS Y DISEÑO” (clase 5), se establecieron los siguientes
productos: “PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS
HIGIÉNICOS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS Y PARA LA HIGIENE PERSONAL, QUE NO SEAN
DE TOCADOR; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBES,
DESINFECTANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS”. Sobre la marca “HIMALAYA
WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”, se observa lo siguiente: “HIERBAS
MEDICINALES, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS,
PRODUCTOS DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA USO MÉDICO”. En lo que respecta
a la marca “HIMALAYA Y DISEÑO” se aprecia que se refiere a:
“MEDICINAS HERBALES, PREPARACIONES MEDICINALES, PREPARACIONES VETERINARIAS,
SUSTANCIAS DIETÉTICAS, PRODUCTOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA USO
MEDICINAL”. En cuanto al signo “HIMALAYA SINCE 1930” - Trinidad y
Tobago (clase 31), tenemos que contempla los siguientes artículos: “GRANOS
(SEMILLAS, CEREALES); GRANOS PARA CONSUMO ANIMAL; FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS; SEMILLAS DE PLANTAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA
ANIMALES, MALTA PARA ELABORACIÓN DE CERVEZA Y DESTILACIÓN”. Por último,
sobre la marca “HIMALAYA SINCE 1930” - Jamaica (clase 31) se
observa que contemplaba “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES”.
Debemos acotar que la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (NIZA) ha sufrido modificaciones e
inclusiones de productos a través de las nuevas ediciones. Es precisamente,
en su Décima Edición (Año 2013), donde los productos de la clase 5 se
establecieron de la siguiente manera: “Productos farmacéuticos,
preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Por lo tanto, los “alimentos
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario” y “suplementos
alimenticios para personas o animales”, fueron incluidos
posteriormente y el registro de las marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”
(Año 2007), “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y DISEÑO” (Año 2012), “HIMALAYA
HERBALS Y DISEÑO” (Año 2012), “HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO”
(Año 2014), no incluía dichos productos, ya que inicialmente la clase 5
internacional se refería a “productos farmacéuticos y veterinarios”,
y la clase 31, incluía a “alimentos para los animales”, siendo
que en la actual clasificación de NIZA, se encuentran como: “productos
alimenticios y bebidas para animales”.
Sobre los efectos de los alcances de la
Clasificación Internacional de NIZA, este Tribunal Superior ya ha señalado
lo siguiente:
"Por otro lado,
esta Judicatura se permite recordar al recurrente, que la clasificación
internacional de marcas comerciales para productos y servicios adoptada por
Panamá, enmarcada en el Decreto No.107 de 12 de agosto de 1981, ha sido
concebida por la jurisprudencia de los Tribunales, como un instrumento
legal que sirve al propósito de facilitar y agilizar el trámite de registro
de marcas; es decir, es un parámetro de referencia al momento de analizar
una marca, en temas como el de su capacidad distintiva en relación a otras
y su cumplimiento o no de la regla de especialidad. Empero lo anterior, la
citada clasificación no puede ser estimada "como cerco
infranqueable" al momento de cotejar marcas entre sí, en cuanto a su
identidad, similitud o relación entre los productos o servicios
comprendidos en las cuarenta y dos (42) clases de dicho nomenclador.
Y es que, obsérvese, que
la agrupación y numeración de productos, dentro del Decreto en referencia
obedeció, en algunos supuestos, a razones de proximidad entre los productos
y servicios comprendidos en una misma clasificación, pero en otros casos,
se constata que, bajo una misma nomenclatura, han quedado protegidos
artículos que no guardan relación entre sí". Proceso de Oposición al
Registro de la Marca "Elektra" propuesto por Warner Comunications
Inc. -vs- Elektra, S.A. de C.V. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz.
Panamá, 24 de julio de 2000.
De igual forma, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en materia de la Clasificación Internacional de NIZA
ha señalado que:
“La Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en
adelante, la Clasificación Internacional de Niza) fue
establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática
celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en
Ginebra en 1977 y finalmente modificado en 1979.
Dicha Clasificación es
un instrumento jurídico que ordena los productos y servicios con la
finalidad de facilitar el registro marcario a nivel internacional. Para
ello, los agrupa en diversos conjuntos denominados “clases”. Por ejemplo,
la clase 1 comprende productos químicos para la industria, la ciencia y la
fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la sivicultura,
entre otros.”
Asimismo, sobre las afectaciones que se
pudieran ocasionar en cuanto a la renovación de un registro marcario al
existir modificaciones de la Clasificación de NIZA, han indicado que:
- La OMPI establece
que cada cinco años se publicará una nueva edición y, desde 2013,
cada año se publica una nueva versión de cada edición. A la fecha de
la presente sentencia, se encuentra vigente desde el 1 de enero de
2024 la duodécima edición.²
- Estas
actualizaciones de la Clasificación Internacional de Niza pueden
consignar modificaciones en el listado de productos y servicios,
variación en los términos utilizados, la inclusión de nuevos
productos o servicios anteriormente inexistentes o recategorizar
elementos por las consideraciones que estime necesarias, emergentes
del análisis y discusión del Comité de Expertos de la Unión de Niza.
2.5. La entrada en vigor
de una nueva versión de la Clasificación Internacional de Niza no implica
que las solicitudes en trámite, mucho menos los registros otorgados (o las
renovaciones en curso) deban modificar su listado de productos y servicios.
Como se indicó anteriormente, la clasificación es un mecanismo de
armonización, por lo que la protección solicitada (y otorgada) del registro
no se limita al número de clase, sino que el solicitante o titular pretende
proteger el signo para distinguir los productos o servicios descritos en su
petitorio o registro. Bajo ese entendido, al titular le interesa más lo
escrito en la descripción de productos y servicios que una simple
clasificación numérica, de la que puede no ser conocedor.
En
cuanto al Certificado de Registro de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW”,
de la sociedad demandada, en la clase 31, observa este Tribunal que está
destinado a “COMIDA PARA PERRO”, de manera que el derecho prioritario sobre
productos en la clase 31 internacional, limitado a comida para perro, está
en cabeza de la demandada desde el año 2015, con primer uso en el comercio
desde el 31 de enero de 2008, conforme consta en dicho certificado (Secuencial
169; Código del Evento 30000). Para tales fechas, la demandante no
poseía registro o uso anterior en el rubro de “alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario” y “alimentos
para personas o animales”.
El tema de la conexidad de los productos
surge del artículo 91, numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial, que
establece como requisito de la prohibición por riesgo de confusión que los
productos sean idénticos o similares. En el caso sub judice, lo son, ya que
la única diferencia es que los productos para animales sean “dietéticos” o
“suplementos alimenticios”. Sin embargo, el registro en Estados Unidos de
América de la demandada, le otorga el derecho de prioridad en la clase 31 internacional,
conforme establece el artículo 6 quinquies, numeral 1, del Convenio de
París, señalando que: “Toda marca de fábrica o de comercio
regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito
y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las
condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de
proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado
de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No
se exigirá legalización alguna para este certificado”.
Panamá y Estados Unidos son países
signatarios de dicho convenio, en circunstancias que, los registros que
permiten a la demandante comercializar productos en la clase 31
internacional, tanto en Jamaica como en Trinidad y Tobago, datan de los
años 2020 y 2021; es decir, fechas posteriores al Certificado de Registro
otorgado por los Estados Unidos de América (año 2015), reiterando que el
uso o registro de productos “alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico o veterinario” y “alimentos para personas o
animales”, que ahora se incluyen en la clase 5 internacional, no se
contemplaban en los productos que en dicha clase, registró la actora bajo
las marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA HERBAL HELTHCARE Y
DISEÑO”, “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA WELLNESS
SINCE 1930 Y DISEÑO”.
Estos Tribunales Superiores ya se han pronunciado sobre la
prioridad del derecho a registro, señalando lo siguiente:
"La
aplicación de la Ley 35 de 1996 se hace en función del factor territorial
de aplicación de la Ley nacional reguladora de la propiedad industrial a
las solicitudes de registros de marcas y los procesos de oposición que
dichas solicitudes generen.
En el caso
sub-judice si bien la marca FRU-TI-FRU de la demandante está registrada en
nuestro país y en la Argentina, lo cual le da el derecho de oponerse al
registro de una marca idéntica, similar o parecida a la suya que se
pretenda registrar en nuestro país, como lo es el caso de la marca FRU-FRU,
es innegable que la marca de la sociedad demandada, está registrada con
anterioridad a los registros que ha presentado la parte actora, y en
consecuencia debe ser admitida para su registro". Proceso de Oposición
al Registro de la Marca "Fru-fru" propuesto por Arcos, S.A. I.C.
-vs- Trans-food International, S.A. St Mgdo. Ponente: Luis A. Camargo V. 30
de octubre de 2001
La
aplicación del artículo 91, numeral 9 exige no solo la identidad o parecido
entre los signos confrontados, sino también que la nueva marca no colisione
con otra marca usada, conocida o registrada por otra persona. Esto alude al
derecho de prioridad que debe probar la demandante, para distinguir
productos o servicios iguales, ya sea de la misma clase o similares a los
que se desean amparar con la nueva marca y así prevenir el riesgo de
confusión para los consumidores. Se exige que el signo de la actora tenga
un derecho previo y anterior por uso o registro sobre la marca demandada,
específicamente en los productos que esta distingue o que involucre un
registro anterior sobre todos los productos de la clase. Esto no aplica en
el caso de las marcas “ORGANIQUE BY HIMALAYA”, “HIMALAYA HERBAL
HELTHCARE Y DISEÑO”, “HIMALAYA HERBALS Y DISEÑO”, “HIMALAYA
WELLNESS SINCE 1930 Y DISEÑO” (que son los registros anteriores a los
de la sociedad demandada), en las cuales se limitaron los productos y no se
puede proteger al producto “COMIDA DE PERRO” dentro de la clase 31
internacional, en la que posee un derecho prioritario por uso la sociedad
demandada.
Al
respecto, el artículo 93 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley
No.61 de 2012, señala que:
“Artículo 93. En
cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta
comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases,
debidamente especificados.
Efectuado el
registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su
protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas
veces se solicite. En el caso de nuevos productos o servicios, deberá
presentarse una nueva solicitud de registro.”
Dicha
norma establece que el registro de la marca brinda protección al titular
para los productos que se consignan en la solicitud. En el caso de las
marcas de la demandante, estas no comprendían todos los productos de la
clase 5 internacional, sino que fueron limitadas. En esta situación, si
podía alegarse la conexidad e invocarse la protección para la posibilidad
de ampliar los productos amparados por la marca, conforme a las nuevas
inclusiones en la clase 5, en cuyo caso el rubro indica “alimentos
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario” y “suplementos
alimenticios para personas o animales”. Esto podría ser extendido y
produciría la conexidad con la clase 31 internacional “productos
alimenticios y bebidas para animales”, pero la limitación en los
productos de las marcas registradas restringe la incursión en ese mercado
si colisiona con otro derecho adquirido vía uso o registro. Corresponde a
la demandante proceder a presentar una nueva solicitud de registro para
incorporarlos conforme al artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial.
Por
último, en cuanto a las pruebas de uso presentadas por la demandante,
que pretenden demostrar la comercialización de productos amparados por
“HIMALAYA SINCE 1930”, es cierto que consta la factura de fecha 20 de
diciembre de 2023 (Secuencial 156; Código del Evento 30002), emitida a
favor de Ayurveda Centroamérica, S.A., que en su descripción señala lo
siguiente “HEALTHY TREAT 440G (ADULT) (CHKN), HEALTHY TREAT 500G (PUPPY)
(CHCKN)”, en la que efectivamente se demuestra su comercialización. No
obstante, dicha factura es de fecha posterior al uso de la marca de la
demandada “HIMALAYAN DOG CHEW”, mismo que data del año 2008, conforme
consta en su certificado de registro en los Estados Unidos de América.
La
sentencia de primera instancia señala en su parte motiva que la existencia
de otras marcas que usan el término “HIMALAYA” registradas en la DIGERPI es
razón para admitir la coexistencia entre los signos, criterio con el cual
difiere el Tribunal, ya que la jurisprudencia y la doctrina coinciden en
señalar que “la coexistencia meramente registral, es decir sin una
coexistencia efectiva en el mercado, no ha sido considerado un factor que
permita el registro de una marca confundible.”(Derecho de Marcas. Jorge
Otamendi. Sexta Edición Actualizada y Ampliada. Buenos Aires: Lexis Nexis
Argentina, 2006. página 208). Por lo cual la decisión de primera
instancia debe ser confirmada pero por otras razones, en ese aspecto,
específicamente, el derecho de prioridad en clase 31 internacional,
acreditado por la sociedad demandada con su registro en los Estados Unidos
de América para “Comida para perro”.
Por consiguiente, la decisión de primera instancia debe
ser confirmada por otras razones y se modificará únicamente en cuanto a la
exoneración de costas por ambas instancias a la parte demandante, debido a
que se estima que existe buena fe en el ejercicio de sus derechos de
propiedad industrial, de conformidad con el artículo 1071 del Código
Judicial, aplicado supletoriamente por mandato del artículo 199 de la Ley
No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley MODIFICA la
Sentencia No.102-24 de treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer
Circuito Judicial de Panamá, dentro del PROCESO DE OPOSICIÓN al
registro de la marca “HIMALAYAN DOG CHEW” con Solicitud de
Registro No.301030-01, en la clase 31 internacional interpuesto
por HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. en contra de HIMALAYAN
DOG CHEW, LLC., únicamente, en cuanto a la exoneración de condena en
costas a la sociedad demandante por el trámite de primera instancia,
y SE CONFIRMA la sentencia por otras razones en todo lo
demás.
SIN CONDENA en costas
por el trámite de segunda instancia, por estimar que la recurrente ha
actuado con buena fe procesal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDO. LUIS A. CAMARGO V.
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
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