Apelação Cível/Reexame
Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0037360-77.2012.4.02.5101
(2012.51.01.037360-3)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO
LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro
(00373607720124025101)
E
M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO
CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. PERDA DE OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO. PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS AO EFETIVO REGISTRO:
NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PREENCHIMENTO. SENTENÇA
FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDAS.
1.
Apelação
interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada, tendo em vista que
seu pleito perdeu o objeto. Concessão da anuência prévia já publicada pela
ANVISA. Recurso extinto por ausência de interesse, em razão de fato
superveniente.
2.
A
patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa MERCK SHARP &
DOHME CORP., depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA,
COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma
composição farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um
sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma
estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula
estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.
3.
O
laudo pericial produzido nos presentes autos elucidou a questão de forma clara;
o perito do Juízo foi enfático ao concluir pela patenteabilidade da matéria
reivindicada na patente PI 9702231-4. Concluiu que a patente possui novidade, pois os documentos
apresentados como pertencentes ao estado da técnica à época do depósito da
patente não antecipam integralmente os ensinamentos contidos no pedido de
patente em tela. Quanto à atividade
inventiva, este requisito foi considerado satisfeito em razão de a matéria
presente na patente em cotejo não estar antecipada e nem seria enquadrada como
uma solução óbvia por um técnico no assunto. No que tange ao requisito de suficiência descritiva, concluiu que
foi preenchido, pois um técnico no assunto, a partir da matéria depositada,
conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado pela patente objeto da lide.
4.
Quanto
à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo
pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve
prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado
sentenciante e, além disso, em razão de o expert
oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes.
Precedentes jurisprudenciais dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região.
5.
O
nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos
artigos 20 e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e
determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. Observe-se que, neste caso, no que tange à
condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a
jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI
(REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
publicado no DJe em 10/06/2016), posto que houve resistência direta à pretensão
e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível
sua condenação sucumbencial.
6.
Apelação
da MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada. Remessa necessária e apelação do
INPI desprovidas. Sentença mantida.
A
C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos,
em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em
julgar prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., e
negar provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI, nos
termos do Voto do Relator.
Rio de
Janeiro, de de 2018
GUSTAVO
ARRUDA MACEDO
Juiz
Federal Convocado
/tfm
Apelação Cível/Reexame
Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0037360-77.2012.4.02.5101
(2012.51.01.037360-3)
RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO
LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro
(00373607720124025101)
V
O T O
O
EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA MACEDO:
Preliminarmente,
julgo prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., às fls. 1235/1245, tendo em vista
que seu pleito perdeu o objeto, uma vez que se tratava de pedido de parcial
reforma da sentença, para que a ANVISA fosse condenada a examinar o pedido de
patente PI 9702231-4, quando do juízo de anuência prévia, exclusivamente à luz
do artigo 18, I da LPI, abstendo-se de analisar requisitos de patenteabilidade.
Como a ANVISA já publicou a concessão da anuência prévia ao referido pedido,
conforme juntado às fls. 1390/1395, no Diário Oficial da União, datado de 19 de
junho de 2017, o recurso deve ser extinto por ausência de interesse, em razão
de fato superveniente.
Quanto à remessa necessária e à
apelação interposta pelo INPI às fls. 1248/1256, conheço dos recursos, eis que
presentes os pressupostos processuais.
DO
MÉRITO
O ponto nodal da questão consiste
em decidir se a patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa
MERCK SHARP & DOHME CORP., preenche os requisitos legais ao efetivo
registro: novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.
A patente de invenção PI
9702231-4, depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO, E,
PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma composição
farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um sal
farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma
estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula
estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.
Em se tratando de patente de
invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à
patenteabilidade em seus artigos 8º, 11, 13 e 15, conforme a seguir exposto:
Art. 8º É
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial.
Art. 11. A
invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não
compreendidos no estado da técnica.
§ 1º O estado da
técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da
data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos
arts. 12, 16 e 17.
§ 2º Para fins
de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e
ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de
depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo
que subsequentemente.
§ 3º O disposto
no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente
depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja
processamento nacional.
Art. 13. A
invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
Art. 15. A
invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria.
Com
o fim de analisar a validade da patente de invenção PI 9702231-4, foram
produzidos laudo pericial (fls. 976/1045) e pareceres técnicos (fls. 463/470 e
fls. 946/963), dos quais se destacam os seguintes trechos:
1)
INPI
O
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se nos autos em
diversas oportunidades, todas no sentido de nulidade da patente em cotejo, por
não atender aos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o conhecimento
disponível no estado da técnica à época do depósito do pedido. Destacam-se os
seguintes trechos (fls. 463/470):
O documento
W09315078 revela carbapenens estruturalmente similares ao composto de fórmula
II reivindicado. Na página 11 da referida anterioridade encontra-se descrito
que esta classe de compostos, de caráter ácido, pode ser formulada a seco
quando combinada com uma fonte de carbonato ou bicarbonato. O documento revela ainda,
que outros excipientes usualmente utilizados na tecnologia farmacêutica podem
ser inseridos na formulação. Em adição, o relatório e, descritivo do
P19702231-4 (página 4, linhas 10-5 e composições 1 e 2, página 13) sinaliza que
o composto de fórmula I pode ser misturado em pó com uma fonte de dióxido de
carbono, com posterior dissolução ou reconstituição para obtenção do composto
de fórmula II.
Sendo assim, é
possível constatar que o estado da técnica aqui apresentado mostra evidências
irrefutáveis de que um técnico no assunto com habilidades em química e/ou
farmácia, à época do depósito do P19702231-4, teria conhecimento de que, ao
misturar carbapenens de fórmula I com uma fonte qualquer de dióxido de carbono
(carbonato ou bicarbonato,) seria esperado a estabilização dos referidos
compostos.
No tocante à
afirmação da Autora de que o documento W09315078 não sugere a função da fonte
de dióxido de carbono para a carboxilação do grupo amino do anel pirrolidínico
dos compostos de fórmula I e sim que este documento sugere apenas a formação de
sais dos mesmos, cabe destacar que, para um técnico no assunto com
conhecimentos em síntese orgânica, é óbvio que a formação de sais ou da
carboxilação do referido grupo pirrolidínico vai depender da quantidade de carbonato
ou bicarbonato presente na solução.
No que concerne
à afirmação da Autora de que este Instituto está equivocado quando afirmou que
o grupo carboxila é um grupo protetor do anel pirrolidina e não um grupo
estabilizador, conforme entende a Autora, salienta-se inicialmente que a lista
de grupos amino protetores do documento W09315078 não é exaustiva e, portanto, o
fato do grupo carboxila não estar listado não significa que um técnico
não pensaria em utilizá-lo, caso fosse necessário, tendo em vista
que este é um
conhecimento comum para um técnico na área químico- farmacêutica.
Em função do
exposto, infere-se utilizar uma fonte de dióxido de carbono a partir de
carbonato ou bicarbonato para estabilizar um composto de fórmula I não é
patenteável, pois decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no
assunto (...).
2)
ABIFINA
No mesmo sentido
do parecer do INPI, a ABIFINA, anexou parecer técnico às fls. 946/963, o qual
concluiu pela ausência de novidade e atividade inventiva, afirmando que as
reivindicações não apresentam efeito surpreendente para um técnico no assunto
quando confrontadas com as informações contidas no estado da técnica.
Destacam-se os seguintes trechos:
As
reivindicações 1 a 3 se referem ao composto de fórmula II que já havia sido previsto
em D1, no qual revelava a formação de um composto estabilizado de carbapenem
pela presença de um grupo amino protetor no átomo de nitrogênio pirrolidina.
As
reivindicações 4 a 6, que revelam o processo para estabilizar o composto de
fórmula I através da adição de uma fonte de dióxido de carbono, foram
consideradas óbvias para um técnico no assunto frente a D1.
Adicionalmente,
D1 revela o ensinamento do método para produção de composto de fórmula II a
partir da mistura do composto de fórmula I com uma fonte de dióxido de carbono
(carbonato ou bicarbonato de metal e alcalino). Assim, pode- se concluir que os
compostos de fórmula II pleiteados no PI9702231-4 são desprovidos de atividade
inventiva, pois a formação deles e, portanto, os próprios compostos, já haviam
sido sugeridos no estado da técnica pelo documento D1.
A combinação do
composto de fórmula I com uma fonte geradora de dióxido de carbono para formar
o composto de fórmula II é uma decorrência óbvia dos ensinamentos do estado da
técnica, além de prevista no documento de anterioridade WO93/150789 para
compostos carbapenens, ou seja, para os compostos da classe química dos
compostos pleiteados no pedido de patente da
Autora. (...)
Adicionalmente,
apesar de a Autora afirmar que o documento WO93/150789 não sugere a função da
fonte de dióxido de carbono para a carboxilação do grupo amino do anel
pirrolidínico dos compostos de fórmula I e sim que este documento sugere apenas
a formação de sais dos mesmos, cabe destacar que, para um técnico no assunto
com conhecimentos em síntese orgânica, é óbvio que a formação de sair ou
carboxilação do referido grupo pirrolidínico vai depender da quantidade de
carbonato ou bicarbonato presente na solução (...). Portanto, o fato
do grupo carboxila não estar listado (ressaltando que a lista apresentada não
era limitante) não significa que um técnico no assunto não pensaria em utiliza-lo.
3)
LAUDO
PERICIAL
Por outro lado, o laudo pericial
produzido nos presentes autos (fls. 976/1045) foi enfático ao concluir pela patenteabilidade
da matéria reivindicada na patente PI 9702231-4; o perito do Juízo afirmou
diversas vezes que a reação de compostos de fórmula I com bicarbonato ou
cabornato de sódio não decorre de maneira óbvia e evidente do estado da
técnica. Asseverou que um técnico no assunto, ao misturar os compostos de
fórmula I, que possuem ácidos carboxílicos, com bicarbonato ou cabornato de
metal alcalino em água, esperaria a formação dos respectivos carboxilatos de
metais alcalinos, ou seja, uma reação ácido-base, e não a carboxilação do
nitrogênio do anel pirrolidínico do composto de fórmula I.
Desta forma, tanto o apelante
INPI quanto o amicus curiae ABIFINA
opinaram pela nulidade do pedido de patente em cotejo. Já o laudo pericial
concluiu pela validade da patente da empresa apelada.
Conforme relatado, a magistrada
sentenciante concluiu que a patente PI 9702231- 4 é passível de ser patenteável
de acordo com a LPI; a sentença privilegiou o laudo pericial formulado pelo
perito do Juízo (fls. 976/1045) e julgou procedentes os pedidos formulados em
face do INPI, decretando a nulidade do ato administrativo da autarquia que
indeferiu o requerimento da patente em questão. Destaque-se o seguinte trecho
da sentença:
Foram
respondidos os quesitos formulados pelas partes e restaram apreciados
detalhadamente os documentos acostados aos autos e a legislação pertinente e
realizados estudos técnicos comparativos entre o pedido de Patente de Invenção
PI 97022331-4 e a patente internacional W093/15078 (publicada em 05/08/93) e os
artigos “Takeushi et al" e "Stability of a 1β-Methylcarbapenem
Antibiotic, Meropenem (SM-7338) in Aqueous Solution" (publicado em 1995,
na revista Chemical and Pharmaceutical Bulletin).
No
caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a
parte, mas pela análise que ora se faz, ambas tem os seus fundamentos fulcrados
em linhas técnicas bem enfrentadas, mas ao Juiz é necessário que se socorra do
técnico no assunto e eu, da minha parte, não tenho como superar o enfrentamento
contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão de forma clara,
consoante os trechos a seguir destacados, os quais foram também adotados pelo
Juízo a quo como razões de decidir:
O
pedido de Patente PI 97022331-4 tem como título: "COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA,
COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM
CARBAPENEM"
(carta patente folha e reivindicações 239-245 no processo em questão) com um
total de 9 reivindicações, listadas a seguir:
(...)
Resumindo,
as reivindicações da patente PI 9702231-4 revelam uma composição farmacêutica
que contém um composto de fórmula I (...) ou um sal farmaceuticamente
aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em
combinação com uma fonte de dióxido de carbono formando um composto de fórmula
II.
(...)
A
análise do problema será feita em três objetos: o primeiro, questionando o
quesito novidade; o segundo, a atividade inventiva e, finalmente o terceiro, a
suficiência descritiva na patente PI 97022331-4.
I-
Novidade
Os documentos
classificados como estado da técnica e impeditivos para a concessão do pedido
de patente PI 97022331-4 são apresentados a seguir: (...)
WO
93/15078
A
patente internacional WO 93/15078, intitulada "CARBAPENEMS CONTAINING A
CARBOXY SUBSTITUTED PHENYL GROUP, PROCESSES FOR THEIR PREPARATION,
INTERMEDIATES AND USE AS ANTIBIOTICS",
apresenta o
processo de preparação de carbapenems e intermediários e uso como antibióticos
conforme descrito a seguir:
(...)
"A presente
invenção relaciona-se a carbapems e fornece um composto de fórmula (I) ou um
sal farmaceuticamente aceitável ou éster hidrolisável in vivo destes em que: R1
é 1-hidroximetil, 1-fluoretil ou hidroximetil; R2 é hidrogênio ou C1-4alquila;
R3 é hidrogênio ou C1-4alquila; R4 e R5 são os mesmos ou diferentes e são selecionados
a partir do hidrogênio, halo, ciano, C1-4alquila, nitro, hidroxi, carboxi,
C1-4alcoxi, C1-4alcoxicarbonila, aminosulfonila, C1- 4alquilaminosulfonila,
di-C1-4alquilaminosulfonila, carbamoila, C1- 4alquilcarbamoila,
di-C1-4alquilcarbamoila, trifluometila, ácido sulfônico, amino,
C1-4alquilamino, di-C1-4alquilamino, C1-4alcanoilamino, C1-
4alcanoil(N-C1-4alquil)amino, C1-4alcanosulfonamido e C1-4alquilS(O)n – onde n
é zero, um ou dois; com a condição que não há substituinte hidroxi ou carboxi
na posição orto para a ligação a -NR3-. Processos para sua preparação,
intermediários na sua preparação, seus usos como agentes terapêuticos e
composição farmacêuticas contendo-os".
Chemical and
Pharmaceutical Bulletin
O Artigo
publicado na revista Chemical and Pharmaceutical Bulletin v.43.Nº.4, 1995,
689-692 dos autores Takeuchi, Y; Suganawa, M.; Isobe, Y.; Hamazume, Y.;
Noguchi, T. que tem como título "Stability of a 1β-Methylcarbapenem
Antibiotic, Meropenem (SM-7338) in Aqueous Solution", descreve: "A
estabilidade e os produtos de degradação de 1β-Metilcarbapenem, meropenem
em solução aquosa foram investigados. Na solução diluída de pH 4-8, degradação
de pseudo- primeira ordem foi observada, e boa estabilidade de meropenem em
solução aquosa foi demonstrada pelo efeito do grupo 1β-metila contra
hidrólise do anel β-lactâmico. Como produtos de degradação, o produto
hidrolisado β-lactâmico e o dímero de produto resultante a partir da
aminólise intermolecular do anel β- lactâmico pela amina da segunda
molécula foram descritas".
De acordo com
"Diretrizes de Exames de Patentes", publicadas pelo INPI em Dezembro
de 2002, em seu item 1.5.4, são estabelecidas orientações para a aferição da
falta de novidade de uma invenção. No documento está descrito o seguinte:
"Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou
modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da
técnica".
Diante da análise dos
documentos pertencentes ao estado da técnica a época do depósito da patente,
nos quais se encontram os documentos citados acima, conclui-se que nenhum
antecipa integralmente os ensinamentos contidos no pedido de patente em tela.
Pelo exposto, pode-se afirmar que a Patente sob análise possui novidade.
II-
Atividade
inventiva
O artigo 13º da Lei 9.279, de 14/05/96, que
diz: "a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da
técnica". E de acordo com os
documentos publicados antes do depósito da patente em questão, é possível
concluir que a matéria presente na patente PI 97022331-4 não está antecipada,
nem seria enquadrada como uma solução óbvia por um técnico no assunto. Desta
forma, o pedido de patente PI 97022331-4 apresenta o requisito de atividade
inventiva.
A invenção da Autora
MERCK SHARP & DHOME CORP. é legítima e decorre de maneira não óbvia do
estado da técnica. Diante do problema de instabilidade dos carbapenens de
fórmula I, a solução encontrada foi a estabilização destes compostos com uma
fonte geradora de dióxido de carbono, formando os compostos de fórmula II.
Um técnico no
assunto, a época do depósito da patente, ao misturar compostos de fórmula I,
que possuem ácidos carboxílicos, com carbonato ou bicarbonato de metal alcalino
em água, esperaria a formação dos carboxilatos de metais alcalinos mostrados na figura a seguir:
(...)
Os carbonatos ou bicarbonatos de metal alcalino em solução aquosa são
capazes de gerar íons hidroxila no meio. Desta maneira, um técnico no
assunto esperaria uma reação ácido-base entre os ácidos carboxílicos e
íons hidroxila, ou seja, a desprotonação das carboxilas com a formação do
respectivos carboxilatos de metais alcalinos. Analisando a natureza ácida dos
hidrogênios passíveis de remoção através do pka de seus respectivos grupamentos
funcionais (quanto menor o valor mais ácido é o hidrogênio e, portanto, mais
facilmente removido pelos íons hidroxila), verifica-se que o grupo carboxila
tem menor valor de pka, e assim o primeiro a perder o átomo de hidrogênio, como
mostrado na figura a seguir:
(...)
Desta forma, a obtenção
de um composto de fórmula II, ou seja, composto com um aduto de CO2 no
nitrogênio do anel pirrolidina, através do tratamento composto de fórmula I com
uma fonte geradora de dióxido de carbono, é um efeito técnico totalmente
inesperado.
Por outro lado,
o INPI afirma que composto de fórmula II, do pedido de patente PI 97022331-4,
seria antecipado pelo composto de fórmula V, indicado na página 13 do documento
WO 93/15078, e reproduzido abaixo, que exerce a função de um intermediário de
síntese para o composto de fórmula I.
(...)
Segundo o órgão responsável pela concessão de
patentes no Brasil, um técnico no assunto seria motivado a optar pelo grupo
carboxila, como uma alternativa para exercer a função de grupo amino protetor
na posição R9 do composto de fórmula V. Entretanto dois fatores devem ser
levados em consideração. Primeiramente,
o grupo carboxila não é descrito no documento D1 como um grupo amino protetor,
como pode ser constatado na página 15, linhas 24-33 do relatório descritivo
desta anterioridade: "Exemplos de grupos protetores de amino incluem
formila, grupos aralquila (por exemplo, benzila e benzila substituídos, por
exemplo, p-metoxibenzila, nitrobenzila e 2,4-dimetoxibenzila, e
trifenilmetila); di-p-anisilmetila e grupos furilmetila; alcoxicarbonilas de
baixo peso molecular (por exemplo, tbutoxicarbonila); alqueniloxicarbonila de
baixo peso molecular (por exemplo, aliloxicarbonila); grupos arila alcoxicarbonilas
de baixo
peso molecular (por exemplo, benziloxicarbonila, p- metoxibenziloxicarbonila,
o-nitrobenziloxicarbonila, p- nitrobenziloxicarbonila; trialquilsilila; (por exemplo trimetilsilila e t-
butildimetilsilila); alquilideno (por exemplo, metilideno); benzilideno e
grupos benzilideno substituídos".
O segundo motivo
que não levaria um técnico no assunto a utilizar o grupo carboxila como grupo
protetor, é o fato de que este grupo não se enquadra na classe de grupos
protetores. Este grupo não tem
características essenciais que o qualifiquem como grupo protetor, como por
exemplo, resistência a diversas condições reacionais. A função da carboxila é
agir como um grupo estabilizador de compostos de fórmula I.
Outro ponto controverso, destacado pela ANVISA
em sua manifestação, é a indicação do
documento D2, artigo de Takeuchi et al, como um documento do estado da
técnica que anteciparia a mistura de carbapenem (meropenem) com carbonato de
sódio gerando um composto estabilizado, da mesma forma que o composto de
fórmula II do pedido de patente PI 97022331-4. Na verdade, o que se verifica em
tal documento é que a mistura do carbapenem (Meropenem) e carbonato de sódio
foi empregada para controle de pH, evitando degradação, e auxiliando na
dissolução do ativo. Desta forma, não há
qualquer indicação neste artigo que ensine ou sugira um método de estabilização
através de uma reação do composto carbapenémico com uma fonte de dióxido de
carbono formando um aduto de CO2 no átomo de nitrogênio da pirrolidina do
Meropenem.
Diante do
exposto acima e das respostas aos quesitos no Laudo, conclui-se que a patente PI
97022331-4 apresenta atividade inventiva de acordo com o disposto no
artigo 13º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996. O pedido de patente
relata a preparação de um composto de fórmula II, ou seja, um carbapenem
estabilizado, a partir de um composto de fórmula I em combinação de uma
fonte de dióxido de carbono. Esta estabilização só é alcançada com a dissolução
do composto de fórmula I, juntamente com carbonato de sódio ou bicarbonato
de sódio (geradores de dióxido de carbono) em quantidades específicas,
em uma condição de pH ideal. Tal
solução não é indicada nos documentos do estado da técnica e não seria óbvia
para um técnico no assunto, à época do depósito da patente PI 97022331-4.
III)
Suficiência
descritiva
O INPI em sua
manifestação (fls.454-472) contesta a possível falta de suficiência descritiva
no pedido de Patente PI 97022331-4. O Art. 24 da Lei da Propriedade Industrial
diz que: "O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto
de, modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a melhor forma de execução".
Analisando-se a
situação acima, assevera-se que a patente PI 97022331-4 apresenta o
requisito de suficiência descritiva, pois um técnico no assunto, a partir
da matéria depositada, conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado pela
patente em lide. Pode-se constatar estes fatos pelas informações contidas
no relatório descritivo, como por exemplo:
Página 3, linhas
14-19 do relatório descritivo:
"Em um
aspecto da invenção, a composição farmacêutica é formulada com um tampão
farmaceuticamente aceitável que irá prover um pH de cerca de 6,0 a 9,0 quando
da dissolução. Por exemplo, bicarbonato de sódio é um tampão farmaceuticamente
aceitável preferido. Preferivelmente, o pH da composição quando da dissolução é
cerca de 6,2 a cerca de 8,5". Desta forma o pedido de patente define a
faixa de pH da solução que formará o composto de fórmula II.
Em outro trecho,
página 4, linhas 10-14, a patente descreve a quantidade de carbonato de sódio
ou bicarbonato de sódio que deve ser utilizada na preparação do composto de
fórmula II:
"A
quantidade de carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio usada na composição
pode ser variada em amplos limites. Por exemplo, a quantidade de carbonato de
sódio na formulação pode ser variada de tão baixo como cerca de 0,025 g de
carbonato de sódio/grama de droga a tão elevada como cerca de 0,25 g de
carbonato de sódio/grama de droga".
O pedido de
patente PI 97022331-4 também apresenta exemplos de preparação de compostos de
fórmula II, como observado na página 13, linhas 1-8 do relatório descritivo:
"Composição
1
Composto I - 4,5
g Bicarbonato de sódio - 1,0 g”
A mistura de pó
dos ingredientes notados acima. O composto I está na forma de sal monossódico.
O pH resultante de uma solução aquosa (225 ml) é aproximadamente 6,5.
“Composição 2
Composto I - 6,7 g
Carbonato de
sódio - 1,0 g”
A mistura de pó
dos ingredientes notados acima. O composto I está na forma de sal monossódico.
O pH resultante da solução (335 ml) é aproximadamente 7,5".
Assim com base
no exposto acima, evidencia-se que a matéria contida no documento
depositado apresenta o requisito de suficiência descritiva.
IV)
Conclusões
(...) Não foi encontrado nenhum documento que
antecipe integralmente uma composição farmacêutica que contém um composto de
fórmula I ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo,
na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono
formando um composto de fórmula II, tal como descrito nas reivindicações do
pedido de patente em questão.
Desta forma, conclui-se que a patente PI 97022331-4 possui o quesito novidade.
Por atividade inventiva, encontra-se descrito
no art. 13 da Lei n. 9.279/96 (...). Então de acordo com esta definição,
pode-se afirmar que a invenção contida na patente (...) preenche este
requisito, haja vista que o relatório
descritivo evidencia um efeito técnico inesperado em relação ao estado da
técnica.
Em relação à
aplicação industrial, pode-se dizer que a patente em questão encontra-se de
acordo com o Artigo 15º. da Lei 9.279/96, que afirma (...).
Cabe ressaltar
que na patente em lide, não foi constatada a falta de suficiência descritiva,
estando de acordo com o artigo 24º. da LPI, que dispõe (...).
De acordo com as
afirmações acima, conclui-se que a matéria reivindicada na patente PI
97022331-4 é passível de ser patenteável, de acordo com a Lei 9.279/96.
Releve-se
que, quanto à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes
e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve
prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado
sentenciante e, além disso, em razão de o expert
oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Nesse
sentido, mutatis mutandis, tem sido a
orientação dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região, conforme precedentes abaixo
colacionados:
As conclusões do perito oficial devem ser
acatadas, quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser
ele terceiro imparcial e eqüidistante dos interesses das partes. (STJ, Primeira Turma, REsp 792.071, Ministro
JOSÉ DELGADO, DJ 03/08/2006, p. 217)
PREVIDENCIÁRIO -
APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA -
PREVALÊNCIA DO LAUDO PRODUZIDO POR PERITO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO. (...) III- Incidência de
orientação do Eg. STJ segundo a qual se estabelecendo divergência entre o laudo
do perito judicial e o entendimento de uma das partes, aquele primeiro deve
prevalecer. IV- Sentença mantida por seus próprios fundamentos V- Apelação
desprovida. (TRF – 2ª Região,
Primeira Turma Especializada, AC 2017.99.99.001953-0, relator Juiz Federal
Convocado FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJe 02/04/2018, unânime)
PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO- DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIOO PROCESSUAL NO JULGADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. Quanto
à divergência entre os atestados médicos anexados à inicial e o laudo pericial
produzido no curso do feito, deve prevalecer este último, não só pelo fato
de o perito gozar da confiança do Juízo, mas também por se colocar mais
distante das partes litigantes. Precedentes desta Corte. 5. Ressalte-se que
o laudo do perito judicial,
diferentemente
do alegado no apelo, não se mostra contraditório, mas apenas traduz o
entendimento do especialista diante do cotejo e da ponderação realizados
com base na documentação e no exame clínico. 6. Hipótese em que não resta
caracterizado o dano moral a justificar a postulada indenização. 7. Apelação
conhecida, mas desprovida.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada,
AC 2013.51.01.140332-2, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe
18/12/2015, unânime)
Portanto, não merece prosperar a
alegação de que a sentença está eivada de vício por ter sido fundamentada nas
conclusões oferecidas pelo laudo pericial.
No mesmo sentido, em que pesem
as alegações do INPI e da ABIFINA, que se insurgem contra o laudo pericial,
verifica-se que as apontadas inconsistências e contradições não foram
cabalmente demonstradas, pelo que se observa se tratarem de mero inconformismo da
conclusão a que chegou o perito do Juízo, uma vez que vai de encontro aos seus
interesses. O laudo pericial se encontra bem fundamentado e elaborado, não se
mostra contraditório, mas apenas traduz o entendimento do especialista diante
do cotejo e da ponderação realizadas com base na documentação acostada aos
autos.
Por
fim, saliente-se que, no Direito de Propriedade Intelectual, para o exercício
de sua disponibilidade são necessários os pressupostos legais, quais sejam,
novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, etc., razão pela qual a
proteção do objeto de criação está estritamente atrelado ao preenchimento
dos requisitos legais. Nessa linha de raciocínio destaque-se que a presente
decisão teve como respaldo o laudo pericial judicial que clareou a questão de
forma técnica e coerente, reconhecendo a validade da patente, ante o
preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei 9.279/96, consoante já
exposto.
DAS
VERBAS SUCUMBENCIAIS
Ultrapassado o mérito, passa-se
à análise do pedido subsidiário da autarquia apelante, INPI, que alega não ser
cabível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios e
periciais, asseverando que o objeto da ação não é um bem pertencente à
autarquia e, ainda, que se trata de um órgão executor das normas de propriedade
industrial, e que deve obedecer ao princípio da impessoalidade.
Apesar de o INPI alegar que é
parte impessoal e mera executora de normas, o que se extrai da postura da
autarquia na presente lide é que a mesma adotou posição de adversário, com
interesses opostos ao da empresa, apresentando contestação, parecer técnico e
oferecendo recursos; dessa forma, impossível acolher o pedido de exclusão na
condenação sucumbencial.
Saliente-se que o nosso sistema
processual adotou o princípio da sucumbência consagrado no art. 20 do CPC/73 e
que foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015, in verbis:
Art. 82. Salvo
as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover
as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes
o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena
satisfação do direito reconhecido no título.
§ 1o Incumbe ao
autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de
ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer
como fiscal da ordem jurídica.
§ 2o A sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
Nesse sentido, a jurisprudência
desta Egrégia Corte:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA
DEVIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. O nosso
sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos artigos 20
e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e determina que
a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios e, mesmo que haja desistência ou reconhecimento do
pedido, as verbas ainda são devidas. 6. Remessa necessária e apelação cível
desprovidas.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada,
APELREEX 2010.51.01.805390-0, relator Juiz Federal Convocado FLÁVIO OLIVEIRA
LUCAS, DJe 13/03/2018, unânime)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO - "SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO
REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS" - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE
INVENTIVA. - Apelações e remessa em
face de sentença que julgou procedente, em parte o pedido, para declarar a
nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9601377-0, intitulado
"SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS", de
titularidade do Apelante. - Ante a complexidade da matéria, merece acolhida a
prova técnica juntada aos autos, consistente no reexame da Diretoria de
Patentes, nos termos do parecer técnico do INPI, cuja função é de órgão máximo
em matéria patentária no Brasil. - Precedentes. - Segundo o artigo 13, da LPI,
uma invenção é desprovida de atividade inventiva quando um técnico no assunto,
com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples
operações de execução, pode perceber a solução trazida pela invenção, pela
combinação dos meios divulgados no estado da técnica. - Restou constatado nos
autos a ausência de atividade inventiva, bem a patente contrariar o artigo 32,
da LPI, na medida que as modificações excederam a matéria originalmente
revelada, ampliando o escopo da invenção, devendo ser mantida a sentença, no
sentido de julgar procedente a nulidade da patente de invenção PI9601377-0. - O artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º,
inciso I, da Lei 6.032/74, assim como também o artigo 24- A da Medida
Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém
não o isentam do reembolso dos valores adiantados a esse título pela
empresa-autora, no caso de sucumbência. - Não é cabível a exclusão da
condenação imposta à autarquia nas verbas sucumbenciais. Inteligência do
princípio da sucumbência adotado no nosso sistema processual e consagrado no
artigo 20 do CPC, uma vez que a causa teve que ser trazida a Juízo para sua
solução. - Recursos e remessa desprovidos.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada,
APELREEX 2012.51.01.058764-0, relator Desembargador Federal PAULO ESPIRITO
SANTO, DJe 18/03/2014, unânime)
Observe-se que, neste caso, no
que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência recente do
Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016,
DJe 10/06/2016), posto que houve
resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura
da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.
Por
fim, o critério adotado para a fixação de honorários em primeira instância está
de acordo com a sistemática do CPC/2015, sendo condenado o INPI ao pagamento de
custas e de honorários periciais e advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC.
A nova
legislação processual civil prevê, em seu artigo 85, § 11, o seguinte: “o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Aplicando-se
o art. 85, § 11 do CPC, o qual faz remissão ao seu § 2º, para que se considere,
além do trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza da causa, a
ausência de complexidade, o trabalho e o tempo exigido para que o procurador
pudesse obter êxito na confirmação do provimento judicial de procedência, não
se permite uma majoração substancial da verba honorária fixada em primeira
instância, no caso, razão pela qual o percentual de honorários deve ser
majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por cento), passando para
11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Dessa forma, conclui-se que o
pedido de patente PI 9702231-4 atende aos requisitos de patenteabilidade, com
fundamento no laudo pericial produzido como prova nos autos e, ainda, que os
honorários sucumbenciais são devidos pelo INPI e, portanto, não se
encontra qualquer motivo que justifique a reforma da sentença proferida pelo
Juízo a quo.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO interposta
por MERCK SHARP & DOHME CORP., às fls. 1235/1245, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO interposta pelo INPI,
às fls. 1248/1256, NEGANDO- LHES
PROVIMENTO.
É
como voto.
Traslade-se cópia do presente
julgado (relatório, voto, ementa e acórdão) para os autos do processo nº
0006528-62.2017.4.02.0000, conexo a este, certificando-se em ambos os feitos.
Rio
de Janeiro, de de 2018
GUSTAVO
ARRUDA MACEDO
Juiz
Federal Convocado
/tfm