Brasil

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ            : 0037360-77.2012.4.02.5101 (2012.51.01.037360-3)

RELATOR       : Desembargador Federal ABEL GOMES APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM         : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00373607720124025101)

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PATENTE DE INVENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS AO EFETIVO REGISTRO: NOVIDADE, ATIVIDADE INVENTIVA E SUFICIÊNCIA DESCRITIVA. PREENCHIMENTO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDAS.

1.       Apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada, tendo em vista que seu pleito perdeu o objeto. Concessão da anuência prévia já publicada pela ANVISA. Recurso extinto por ausência de interesse, em razão de fato superveniente.

2.       A patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa MERCK SHARP & DOHME CORP., depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma composição farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.

3.       O laudo pericial produzido nos presentes autos elucidou a questão de forma clara; o perito do Juízo foi enfático ao concluir pela patenteabilidade da matéria reivindicada na patente PI 9702231-4. Concluiu que a patente possui novidade, pois os documentos apresentados como pertencentes ao estado da técnica à época do depósito da patente não antecipam integralmente os ensinamentos contidos no pedido de patente em tela. Quanto à atividade inventiva, este requisito foi considerado satisfeito em razão de a matéria presente na patente em cotejo não estar antecipada e nem seria enquadrada como uma solução óbvia por um técnico no assunto. No que tange ao requisito de suficiência descritiva, concluiu que foi preenchido, pois um técnico no assunto, a partir da matéria depositada, conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado pela patente objeto da lide.

4.       Quanto à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Precedentes jurisprudenciais dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região.

5.       O nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos artigos 20 e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Observe-se que, neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, publicado no DJe em 10/06/2016), posto que houve resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.

6.       Apelação da MERCK SHARP & DOHME CORP. prejudicada. Remessa necessária e apelação do INPI desprovidas. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em julgar prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., e negar provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, de de 2018

GUSTAVO ARRUDA MACEDO

Juiz Federal Convocado

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Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ            : 0037360-77.2012.4.02.5101 (2012.51.01.037360-3)

RELATOR       : Desembargador Federal ABEL GOMES APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORP E OUTRO ADVOGADO : RJ079412 - OTTO BANHO LICKS E OUTROS APELADO : OS MESMOS E OUTRO

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM         : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00373607720124025101)

V O T O

O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA MACEDO:

Preliminarmente, julgo prejudicada a apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., às fls. 1235/1245, tendo em vista que seu pleito perdeu o objeto, uma vez que se tratava de pedido de parcial reforma da sentença, para que a ANVISA fosse condenada a examinar o pedido de patente PI 9702231-4, quando do juízo de anuência prévia, exclusivamente à luz do artigo 18, I da LPI, abstendo-se de analisar requisitos de patenteabilidade. Como a ANVISA já publicou a concessão da anuência prévia ao referido pedido, conforme juntado às fls. 1390/1395, no Diário Oficial da União, datado de 19 de junho de 2017, o recurso deve ser extinto por ausência de interesse, em razão de fato superveniente.

Quanto à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI às fls. 1248/1256, conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos processuais.

DO MÉRITO

O ponto nodal da questão consiste em decidir se a patente de invenção PI 9702231-4, de titularidade da empresa MERCK SHARP & DOHME CORP., preenche os requisitos legais ao efetivo registro: novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva.

A patente de invenção PI 9702231-4, depositada em 23/05/1997, é uma “COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM CARBAPENEM”; trata-se de “uma composição farmacêutica descrita que contém um composto de fórmula (I) ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono”, a fórmula estabilizada é utilizada no medicamento INVANZ, um medicamento antibiótico.

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade em seus artigos 8º, 11, 13 e 15, conforme a seguir exposto:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Com o fim de analisar a validade da patente de invenção PI 9702231-4, foram produzidos laudo pericial (fls. 976/1045) e pareceres técnicos (fls. 463/470 e fls. 946/963), dos quais se destacam os seguintes trechos:

1)           INPI

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se nos autos em diversas oportunidades, todas no sentido de nulidade da patente em cotejo, por não atender aos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o conhecimento disponível no estado da técnica à época do depósito do pedido. Destacam-se os seguintes trechos (fls. 463/470):

O documento W09315078 revela carbapenens estruturalmente similares ao composto de fórmula II reivindicado. Na página 11 da referida anterioridade encontra-se descrito que esta classe de compostos, de caráter ácido, pode ser formulada a seco quando combinada com uma fonte de carbonato ou bicarbonato. O documento revela ainda, que outros excipientes usualmente utilizados na tecnologia farmacêutica podem ser inseridos na formulação. Em adição, o relatório e, descritivo do P19702231-4 (página 4, linhas 10-5 e composições 1 e 2, página 13) sinaliza que o composto de fórmula I pode ser misturado em pó com uma fonte de dióxido de carbono, com posterior dissolução ou reconstituição para obtenção do composto de fórmula II.

Sendo assim, é possível constatar que o estado da técnica aqui apresentado mostra evidências irrefutáveis de que um técnico no assunto com habilidades em química e/ou farmácia, à época do depósito do P19702231-4, teria conhecimento de que, ao misturar carbapenens de fórmula I com uma fonte qualquer de dióxido de carbono (carbonato ou bicarbonato,) seria esperado a estabilização dos referidos compostos.

No tocante à afirmação da Autora de que o documento W09315078 não sugere a função da fonte de dióxido de carbono para a carboxilação do grupo amino do anel pirrolidínico dos compostos de fórmula I e sim que este documento sugere apenas a formação de sais dos mesmos, cabe destacar que, para um técnico no assunto com conhecimentos em síntese orgânica, é óbvio que a formação de sais ou da carboxilação do referido grupo pirrolidínico vai depender da quantidade de carbonato ou bicarbonato presente na solução.

No que concerne à afirmação da Autora de que este Instituto está equivocado quando afirmou que o grupo carboxila é um grupo protetor do anel pirrolidina e não um grupo estabilizador, conforme entende a Autora, salienta-se inicialmente que a lista de grupos amino protetores do documento W09315078 não é exaustiva e, portanto, o fato do grupo carboxila não estar listado não significa que um técnico não pensaria em utilizá-lo, caso fosse necessário, tendo em vista

que este é um conhecimento comum para um técnico na área químico- farmacêutica.

Em função do exposto, infere-se utilizar uma fonte de dióxido de carbono a partir de carbonato ou bicarbonato para estabilizar um composto de fórmula I não é patenteável, pois decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto (...).

2)           ABIFINA

No mesmo sentido do parecer do INPI, a ABIFINA, anexou parecer técnico às fls. 946/963, o qual concluiu pela ausência de novidade e atividade inventiva, afirmando que as reivindicações não apresentam efeito surpreendente para um técnico no assunto quando confrontadas com as informações contidas no estado da técnica. Destacam-se os seguintes trechos:

As reivindicações 1 a 3 se referem ao composto de fórmula II que já havia sido previsto em D1, no qual revelava a formação de um composto estabilizado de carbapenem pela presença de um grupo amino protetor no átomo de nitrogênio pirrolidina.

As reivindicações 4 a 6, que revelam o processo para estabilizar o composto de fórmula I através da adição de uma fonte de dióxido de carbono, foram consideradas óbvias para um técnico no assunto frente a D1.

Adicionalmente, D1 revela o ensinamento do método para produção de composto de fórmula II a partir da mistura do composto de fórmula I com uma fonte de dióxido de carbono (carbonato ou bicarbonato de metal e alcalino). Assim, pode- se concluir que os compostos de fórmula II pleiteados no PI9702231-4 são desprovidos de atividade inventiva, pois a formação deles e, portanto, os próprios compostos, já haviam sido sugeridos no estado da técnica pelo documento D1.

A combinação do composto de fórmula I com uma fonte geradora de dióxido de carbono para formar o composto de fórmula II é uma decorrência óbvia dos ensinamentos do estado da técnica, além de prevista no documento de anterioridade WO93/150789 para compostos carbapenens, ou seja, para os compostos da classe química dos compostos pleiteados no pedido de patente da

Autora. (...)

Adicionalmente, apesar de a Autora afirmar que o documento WO93/150789 não sugere a função da fonte de dióxido de carbono para a carboxilação do grupo amino do anel pirrolidínico dos compostos de fórmula I e sim que este documento sugere apenas a formação de sais dos mesmos, cabe destacar que, para um técnico no assunto com conhecimentos em síntese orgânica, é óbvio que a formação de sair ou carboxilação do referido grupo pirrolidínico vai depender da quantidade de carbonato ou bicarbonato presente na solução (...). Portanto, o fato do grupo carboxila não estar listado (ressaltando que a lista apresentada não era limitante) não significa que um técnico no assunto não pensaria em utiliza-lo.

3)           LAUDO PERICIAL

Por outro lado, o laudo pericial produzido nos presentes autos (fls. 976/1045) foi enfático ao concluir pela patenteabilidade da matéria reivindicada na patente PI 9702231-4; o perito do Juízo afirmou diversas vezes que a reação de compostos de fórmula I com bicarbonato ou cabornato de sódio não decorre de maneira óbvia e evidente do estado da técnica. Asseverou que um técnico no assunto, ao misturar os compostos de fórmula I, que possuem ácidos carboxílicos, com bicarbonato ou cabornato de metal alcalino em água, esperaria a formação dos respectivos carboxilatos de metais alcalinos, ou seja, uma reação ácido-base, e não a carboxilação do nitrogênio do anel pirrolidínico do composto de fórmula I.

Desta forma, tanto o apelante INPI quanto o amicus curiae ABIFINA opinaram pela nulidade do pedido de patente em cotejo. Já o laudo pericial concluiu pela validade da patente da empresa apelada.

Conforme relatado, a magistrada sentenciante concluiu que a patente PI 9702231- 4 é passível de ser patenteável de acordo com a LPI; a sentença privilegiou o laudo pericial formulado pelo perito do Juízo (fls. 976/1045) e julgou procedentes os pedidos formulados em face do INPI, decretando a nulidade do ato administrativo da autarquia que indeferiu o requerimento da patente em questão. Destaque-se o seguinte trecho da sentença:

Foram respondidos os quesitos formulados pelas partes e restaram apreciados detalhadamente os documentos acostados aos autos e a legislação pertinente e realizados estudos técnicos comparativos entre o pedido de Patente de Invenção PI 97022331-4 e a patente internacional W093/15078 (publicada em 05/08/93) e os artigos “Takeushi et al" e "Stability of a 1β-Methylcarbapenem Antibiotic, Meropenem (SM-7338) in Aqueous Solution" (publicado em 1995, na revista Chemical and Pharmaceutical Bulletin).

No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, ambas tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, mas ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e eu, da minha parte, não tenho como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão de forma clara, consoante os trechos a seguir destacados, os quais foram também adotados pelo Juízo a quo como razões de decidir:

O pedido de Patente PI 97022331-4 tem como título: "COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, COMPOSTO, E, PROCESSO PARA ESTABILIZAR UM

CARBAPENEM" (carta patente folha e reivindicações 239-245 no processo em questão) com um total de 9 reivindicações, listadas a seguir:

(...)

Resumindo, as reivindicações da patente PI 9702231-4 revelam uma composição farmacêutica que contém um composto de fórmula I (...) ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono formando um composto de fórmula II.

(...)

A análise do problema será feita em três objetos: o primeiro, questionando o quesito novidade; o segundo, a atividade inventiva e, finalmente o terceiro, a suficiência descritiva na patente PI 97022331-4.

I-             Novidade

Os documentos classificados como estado da técnica e impeditivos para a concessão do pedido de patente PI 97022331-4 são apresentados a seguir: (...)

 

WO 93/15078

A patente internacional WO 93/15078, intitulada "CARBAPENEMS CONTAINING A CARBOXY SUBSTITUTED PHENYL GROUP, PROCESSES FOR THEIR PREPARATION, INTERMEDIATES AND USE AS ANTIBIOTICS",

apresenta o processo de preparação de carbapenems e intermediários e uso como antibióticos conforme descrito a seguir:

(...)

"A presente invenção relaciona-se a carbapems e fornece um composto de fórmula (I) ou um sal farmaceuticamente aceitável ou éster hidrolisável in vivo destes em que: R1 é 1-hidroximetil, 1-fluoretil ou hidroximetil; R2 é hidrogênio ou C1-4alquila; R3 é hidrogênio ou C1-4alquila; R4 e R5 são os mesmos ou diferentes e são selecionados a partir do hidrogênio, halo, ciano, C1-4alquila, nitro, hidroxi, carboxi, C1-4alcoxi, C1-4alcoxicarbonila, aminosulfonila, C1- 4alquilaminosulfonila, di-C1-4alquilaminosulfonila, carbamoila, C1- 4alquilcarbamoila, di-C1-4alquilcarbamoila, trifluometila, ácido sulfônico, amino, C1-4alquilamino, di-C1-4alquilamino, C1-4alcanoilamino, C1- 4alcanoil(N-C1-4alquil)amino, C1-4alcanosulfonamido e C1-4alquilS(O)n – onde n é zero, um ou dois; com a condição que não há substituinte hidroxi ou carboxi na posição orto para a ligação a -NR3-. Processos para sua preparação, intermediários na sua preparação, seus usos como agentes terapêuticos e composição farmacêuticas contendo-os".

Chemical and Pharmaceutical Bulletin

O Artigo publicado na revista Chemical and Pharmaceutical Bulletin v.43.Nº.4, 1995, 689-692 dos autores Takeuchi, Y; Suganawa, M.; Isobe, Y.; Hamazume, Y.; Noguchi, T. que tem como título "Stability of a 1β-Methylcarbapenem Antibiotic, Meropenem (SM-7338) in Aqueous Solution", descreve: "A estabilidade e os produtos de degradação de 1β-Metilcarbapenem, meropenem em solução aquosa foram investigados. Na solução diluída de pH 4-8, degradação de pseudo- primeira ordem foi observada, e boa estabilidade de meropenem em solução aquosa foi demonstrada pelo efeito do grupo 1β-metila contra hidrólise do anel β-lactâmico. Como produtos de degradação, o produto hidrolisado β-lactâmico e o dímero de produto resultante a partir da aminólise intermolecular do anel β- lactâmico pela amina da segunda molécula foram descritas".

De acordo com "Diretrizes de Exames de Patentes", publicadas pelo INPI em Dezembro de 2002, em seu item 1.5.4, são estabelecidas orientações para a aferição da falta de novidade de uma invenção. No documento está descrito o seguinte: "Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica".

Diante da análise dos documentos pertencentes ao estado da técnica a época do depósito da patente, nos quais se encontram os documentos citados acima, conclui-se que nenhum antecipa integralmente os ensinamentos contidos no pedido de patente em tela. Pelo exposto, pode-se afirmar que a Patente sob análise possui novidade.

II-           Atividade inventiva

O artigo 13º da Lei 9.279, de 14/05/96, que diz: "a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica". E de acordo com os documentos publicados antes do depósito da patente em questão, é possível concluir que a matéria presente na patente PI 97022331-4 não está antecipada, nem seria enquadrada como uma solução óbvia por um técnico no assunto. Desta forma, o pedido de patente PI 97022331-4 apresenta o requisito de atividade inventiva.

A invenção da Autora MERCK SHARP & DHOME CORP. é legítima e decorre de maneira não óbvia do estado da técnica. Diante do problema de instabilidade dos carbapenens de fórmula I, a solução encontrada foi a estabilização destes compostos com uma fonte geradora de dióxido de carbono, formando os compostos de fórmula II.

Um técnico no assunto, a época do depósito da patente, ao misturar compostos de fórmula I, que possuem ácidos carboxílicos, com carbonato ou bicarbonato de metal alcalino em água, esperaria a formação dos carboxilatos de metais alcalinos mostrados na figura a seguir:

(...)
Os carbonatos ou bicarbonatos de metal alcalino em solução aquosa são capazes de gerar íons hidroxila no meio. Desta maneira, um técnico no assunto esperaria uma reação ácido-base entre os ácidos carboxílicos e íons hidroxila, ou seja, a desprotonação das carboxilas com a formação do respectivos carboxilatos de metais alcalinos. Analisando a natureza ácida dos hidrogênios passíveis de remoção através do pka de seus respectivos grupamentos funcionais (quanto menor o valor mais ácido é o hidrogênio e, portanto, mais facilmente removido pelos íons hidroxila), verifica-se que o grupo carboxila tem menor valor de pka, e assim o primeiro a perder o átomo de hidrogênio, como mostrado na figura a seguir:

(...)

Desta forma, a obtenção de um composto de fórmula II, ou seja, composto com um aduto de CO2 no nitrogênio do anel pirrolidina, através do tratamento composto de fórmula I com uma fonte geradora de dióxido de carbono, é um efeito técnico totalmente inesperado.

Por outro lado, o INPI afirma que composto de fórmula II, do pedido de patente PI 97022331-4, seria antecipado pelo composto de fórmula V, indicado na página 13 do documento WO 93/15078, e reproduzido abaixo, que exerce a função de um intermediário de síntese para o composto de fórmula I.

(...)

Segundo o órgão responsável pela concessão de patentes no Brasil, um técnico no assunto seria motivado a optar pelo grupo carboxila, como uma alternativa para exercer a função de grupo amino protetor na posição R9 do composto de fórmula V. Entretanto dois fatores devem ser levados em consideração. Primeiramente, o grupo carboxila não é descrito no documento D1 como um grupo amino protetor, como pode ser constatado na página 15, linhas 24-33 do relatório descritivo desta anterioridade: "Exemplos de grupos protetores de amino incluem formila, grupos aralquila (por exemplo, benzila e benzila substituídos, por exemplo, p-metoxibenzila, nitrobenzila e 2,4-dimetoxibenzila, e trifenilmetila); di-p-anisilmetila e grupos furilmetila; alcoxicarbonilas de baixo peso molecular (por exemplo, tbutoxicarbonila); alqueniloxicarbonila de baixo peso molecular (por exemplo, aliloxicarbonila); grupos arila alcoxicarbonilas de baixo peso molecular (por exemplo, benziloxicarbonila, p- metoxibenziloxicarbonila, o-nitrobenziloxicarbonila, p- nitrobenziloxicarbonila;            trialquilsilila; (por exemplo trimetilsilila e t- butildimetilsilila); alquilideno (por exemplo, metilideno); benzilideno e grupos benzilideno substituídos".

O segundo motivo que não levaria um técnico no assunto a utilizar o grupo carboxila como grupo protetor, é o fato de que este grupo não se enquadra na classe de grupos protetores. Este grupo não tem características essenciais que o qualifiquem como grupo protetor, como por exemplo, resistência a diversas condições reacionais. A função da carboxila é agir como um grupo estabilizador de compostos de fórmula I.

Outro ponto controverso, destacado pela ANVISA em sua manifestação, é a indicação do documento D2, artigo de Takeuchi et al, como um documento do estado da técnica que anteciparia a mistura de carbapenem (meropenem) com carbonato de sódio gerando um composto estabilizado, da mesma forma que o composto de fórmula II do pedido de patente PI 97022331-4. Na verdade, o que se verifica em tal documento é que a mistura do carbapenem (Meropenem) e carbonato de sódio foi empregada para controle de pH, evitando degradação, e auxiliando na dissolução do ativo. Desta forma, não há qualquer indicação neste artigo que ensine ou sugira um método de estabilização através de uma reação do composto carbapenémico com uma fonte de dióxido de carbono formando um aduto de CO2 no átomo de nitrogênio da pirrolidina do Meropenem.

Diante do exposto acima e das respostas aos quesitos no Laudo, conclui-se que a patente PI 97022331-4 apresenta atividade inventiva de acordo com o disposto no artigo 13º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996. O pedido de patente relata a preparação de um composto de fórmula II, ou seja, um carbapenem estabilizado, a partir de um composto de fórmula I em combinação de uma fonte de dióxido de carbono. Esta estabilização só é alcançada com a dissolução do composto de fórmula I, juntamente com carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio (geradores de dióxido de carbono) em quantidades específicas, em uma condição de pH ideal. Tal solução não é indicada nos documentos do estado da técnica e não seria óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito da patente PI 97022331-4.

 

III)         Suficiência descritiva

O INPI em sua manifestação (fls.454-472) contesta a possível falta de suficiência descritiva no pedido de Patente PI 97022331-4. O Art. 24 da Lei da Propriedade Industrial diz que: "O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto de, modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução".

Analisando-se a situação acima, assevera-se que a patente PI 97022331-4 apresenta o requisito de suficiência descritiva, pois um técnico no assunto, a partir da matéria depositada, conseguirá reproduzir o conteúdo reivindicado pela patente em lide. Pode-se constatar estes fatos pelas informações contidas no relatório descritivo, como por exemplo:

Página 3, linhas 14-19 do relatório descritivo:

"Em um aspecto da invenção, a composição farmacêutica é formulada com um tampão farmaceuticamente aceitável que irá prover um pH de cerca de 6,0 a 9,0 quando da dissolução. Por exemplo, bicarbonato de sódio é um tampão farmaceuticamente aceitável preferido. Preferivelmente, o pH da composição quando da dissolução é cerca de 6,2 a cerca de 8,5". Desta forma o pedido de patente define a faixa de pH da solução que formará o composto de fórmula II.

Em outro trecho, página 4, linhas 10-14, a patente descreve a quantidade de carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio que deve ser utilizada na preparação do composto de fórmula II:

"A quantidade de carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio usada na composição pode ser variada em amplos limites. Por exemplo, a quantidade de carbonato de sódio na formulação pode ser variada de tão baixo como cerca de 0,025 g de carbonato de sódio/grama de droga a tão elevada como cerca de 0,25 g de carbonato de sódio/grama de droga".

O pedido de patente PI 97022331-4 também apresenta exemplos de preparação de compostos de fórmula II, como observado na página 13, linhas 1-8 do relatório descritivo:

"Composição 1

Composto I - 4,5 g Bicarbonato de sódio - 1,0 g”

A mistura de pó dos ingredientes notados acima. O composto I está na forma de sal monossódico. O pH resultante de uma solução aquosa (225 ml) é aproximadamente 6,5.

“Composição 2 Composto I - 6,7 g

Carbonato de sódio - 1,0 g”

A mistura de pó dos ingredientes notados acima. O composto I está na forma de sal monossódico. O pH resultante da solução (335 ml) é aproximadamente 7,5".

Assim com base no exposto acima, evidencia-se que a matéria contida no documento depositado apresenta o requisito de suficiência descritiva.

IV)         Conclusões

(...) Não foi encontrado nenhum documento que antecipe integralmente uma composição farmacêutica que contém um composto de fórmula I ou um sal farmaceuticamente aceitável, prodroga ou hidrato do mesmo, na forma estabilizada e/ou em combinação com uma fonte de dióxido de carbono formando um composto de fórmula II, tal como descrito nas reivindicações do pedido de patente em questão. Desta forma, conclui-se que a patente PI 97022331-4 possui o quesito novidade.

Por atividade inventiva, encontra-se descrito no art. 13 da Lei n. 9.279/96 (...). Então de acordo com esta definição, pode-se afirmar que a invenção contida na patente (...) preenche este requisito, haja vista que o relatório descritivo evidencia um efeito técnico inesperado em relação ao estado da técnica.

Em relação à aplicação industrial, pode-se dizer que a patente em questão encontra-se de acordo com o Artigo 15º. da Lei 9.279/96, que afirma (...).

Cabe ressaltar que na patente em lide, não foi constatada a falta de suficiência descritiva, estando de acordo com o artigo 24º. da LPI, que dispõe (...).

De acordo com as afirmações acima, conclui-se que a matéria reivindicada na patente PI 97022331-4 é passível de ser patenteável, de acordo com a Lei 9.279/96.

Releve-se que, quanto à divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Nesse sentido, mutatis mutandis, tem sido a orientação dos Egrégios STJ e TRF – 2ª Região, conforme precedentes abaixo colacionados:

As conclusões do perito oficial devem ser acatadas, quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado, por ser ele terceiro imparcial e eqüidistante dos interesses das partes. (STJ, Primeira Turma, REsp 792.071, Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 03/08/2006, p. 217)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PRODUZIDO POR PERITO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (...) III- Incidência de orientação do Eg. STJ segundo a qual se estabelecendo divergência entre o laudo do perito judicial e o entendimento de uma das partes, aquele primeiro deve prevalecer. IV- Sentença mantida por seus próprios fundamentos V- Apelação desprovida. (TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2017.99.99.001953-0, relator Juiz Federal Convocado FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJe 02/04/2018, unânime)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO- DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIOO PROCESSUAL NO JULGADO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. Quanto à divergência entre os atestados médicos anexados à inicial e o laudo pericial produzido no curso do feito, deve prevalecer este último, não só pelo fato de o perito gozar da confiança do Juízo, mas também por se colocar mais distante das partes litigantes. Precedentes desta Corte. 5. Ressalte-se que o laudo do perito judicial,

diferentemente do alegado no apelo, não se mostra contraditório, mas apenas traduz o entendimento do especialista diante do cotejo e da ponderação realizados com base na documentação e no exame clínico. 6. Hipótese em que não resta caracterizado o dano moral a justificar a postulada indenização. 7. Apelação conhecida, mas desprovida.

(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2013.51.01.140332-2, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe 18/12/2015, unânime)

Portanto, não merece prosperar a alegação de que a sentença está eivada de vício por ter sido fundamentada nas conclusões oferecidas pelo laudo pericial.

No mesmo sentido, em que pesem as alegações do INPI e da ABIFINA, que se insurgem contra o laudo pericial, verifica-se que as apontadas inconsistências e contradições não foram cabalmente demonstradas, pelo que se observa se tratarem de mero inconformismo da conclusão a que chegou o perito do Juízo, uma vez que vai de encontro aos seus interesses. O laudo pericial se encontra bem fundamentado e elaborado, não se mostra contraditório, mas apenas traduz o entendimento do especialista diante do cotejo e da ponderação realizadas com base na documentação acostada aos autos.

Por fim, saliente-se que, no Direito de Propriedade Intelectual, para o exercício de sua disponibilidade são necessários os pressupostos legais, quais sejam, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, etc., razão pela qual a proteção do objeto de criação está estritamente atrelado ao preenchimento dos requisitos legais. Nessa linha de raciocínio destaque-se que a presente decisão teve como respaldo o laudo pericial judicial que clareou a questão de forma técnica e coerente, reconhecendo a validade da patente, ante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei 9.279/96, consoante já exposto.

DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

Ultrapassado o mérito, passa-se à análise do pedido subsidiário da autarquia apelante, INPI, que alega não ser cabível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios e periciais, asseverando que o objeto da ação não é um bem pertencente à autarquia e, ainda, que se trata de um órgão executor das normas de propriedade industrial, e que deve obedecer ao princípio da impessoalidade.

Apesar de o INPI alegar que é parte impessoal e mera executora de normas, o que se extrai da postura da autarquia na presente lide é que a mesma adotou posição de adversário, com interesses opostos ao da empresa, apresentando contestação, parecer técnico e oferecendo recursos; dessa forma, impossível acolher o pedido de exclusão na condenação sucumbencial.

Saliente-se que o nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência consagrado no art. 20 do CPC/73 e que foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015, in verbis:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

DEVIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. O nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado nos artigos 20 e 26 do CPC/73 (e foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015), e determina que a parte vencida deve pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios e, mesmo que haja desistência ou reconhecimento do pedido, as verbas ainda são devidas. 6. Remessa necessária e apelação cível desprovidas.

(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, APELREEX 2010.51.01.805390-0, relator Juiz Federal Convocado FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJe 13/03/2018, unânime)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO - "SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS" - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE

INVENTIVA. - Apelações e remessa em face de sentença que julgou procedente, em parte o pedido, para declarar a nulidade do registro da Patente de Invenção nº PI 9601377-0, intitulado "SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO REMOTA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS", de titularidade do Apelante. - Ante a complexidade da matéria, merece acolhida a prova técnica juntada aos autos, consistente no reexame da Diretoria de Patentes, nos termos do parecer técnico do INPI, cuja função é de órgão máximo em matéria patentária no Brasil. - Precedentes. - Segundo o artigo 13, da LPI, uma invenção é desprovida de atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, pode perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica. - Restou constatado nos autos a ausência de atividade inventiva, bem a patente contrariar o artigo 32, da LPI, na medida que as modificações excederam a matéria originalmente revelada, ampliando o escopo da invenção, devendo ser mantida a sentença, no sentido de julgar procedente a nulidade da patente de invenção PI9601377-0. - O artigo 46 da Lei 5.010/66, o artigo 9º, inciso I, da Lei 6.032/74, assim como também o artigo 24- A da Medida Provisória 2180-35/2001, conferem ao INPI a isenção das custas judiciais, porém não o isentam do reembolso dos valores adiantados a esse título pela empresa-autora, no caso de sucumbência. - Não é cabível a exclusão da condenação imposta à autarquia nas verbas sucumbenciais. Inteligência do princípio da sucumbência adotado no nosso sistema processual e consagrado no artigo 20 do CPC, uma vez que a causa teve que ser trazida a Juízo para sua solução. - Recursos e remessa desprovidos.

(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, APELREEX 2012.51.01.058764-0, relator Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, DJe 18/03/2014, unânime)

Observe-se que, neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016), posto que houve resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.

Por fim, o critério adotado para a fixação de honorários em primeira instância está de acordo com a sistemática do CPC/2015, sendo condenado o INPI ao pagamento de custas e de honorários periciais e advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC.

A nova legislação processual civil prevê, em seu artigo 85, § 11, o seguinte: “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Aplicando-se o art. 85, § 11 do CPC, o qual faz remissão ao seu § 2º, para que se considere, além do trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza da causa, a ausência de complexidade, o trabalho e o tempo exigido para que o procurador pudesse obter êxito na confirmação do provimento judicial de procedência, não se permite uma majoração substancial da verba honorária fixada em primeira instância, no caso, razão pela qual o percentual de honorários deve ser majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Dessa forma, conclui-se que o pedido de patente PI 9702231-4 atende aos requisitos de patenteabilidade, com fundamento no laudo pericial produzido como prova nos autos e, ainda, que os honorários sucumbenciais são devidos pelo INPI e, portanto, não se encontra qualquer motivo que justifique a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO interposta por MERCK SHARP & DOHME CORP., às fls. 1235/1245, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO interposta pelo INPI, às fls. 1248/1256, NEGANDO- LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Traslade-se cópia do presente julgado (relatório, voto, ementa e acórdão) para os autos do processo nº 0006528-62.2017.4.02.0000, conexo a este, certificando-se em ambos os feitos.

Rio de Janeiro, de de 2018

GUSTAVO ARRUDA MACEDO

Juiz Federal Convocado

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