Entrada N° 77028-2025
Proceso Acumulado de Oposición a la Solicitud De Registro n.°297818-01 de la marca BELLALIS en la clase 11 internacional, y de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registro n.°281151-01, en las clases 3 y 9 internacional, y n.°274841-01, en la clase 25 internacional, de la marca BELLALISS, promovido por BABYLISS SARL en contra de GHASSAN FAKIH.
Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S:
Procedente del Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ingresa a esta Colegiatura, en grado de apelación, el Proceso Acumulado de Oposición a la Solicitud De Registro n.°297818-01 de la marca BELLALIS en la clase 11 internacional, y de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registro n.°281151-01, en las clases 3 y 9 internacional, y n.°274841-01, en la clase 25 internacional, de la marca BELLALISS, promovido por BABYLISS SARL en contra de GHASSAN FAKIH, a raíz de recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del demandado en impugnación de la Sentencia n.°13-25 de 13 de marzo de 2025 que resuelve:
«En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del Proceso de Oposición al registro de la Solicitud No. 297818-01, correspondiente a la marca BELLALIS, en clase 11 internacional, y Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.281151-01 en las clases 3 y 9 internacionales, y del Certificado de Registro No.274841-01 en la clase 25 internacional, Acumulados, ambos correspondientes a las marcas BELLALISS, instaurado por BABYLISS SARL contra GHASSAN FAKIH , ACCEDE a la pretensión de la parte actora.
En consecuencia NIEGA el registro de la solicitud No. 297818-01, concerniente a la marca BELLALIS, en clase 11 internacional, presentada por GHASSAN FAKIH ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
DECLARA LA NULIDAD y ORDENA LA CANCELACIÓN de los siguientes Certificados de Registros: 281151-01 en las clases 3 y 9 internacionales, y 274841-01 en la clase 25 internacional, ambos correspondientes a las marcas BELLALISS, expedidos por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, a favor de GHASSAN FAKIH.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte demandada GHASSAN FAKIH, las cuales son fijadas en la suma de DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a la parte actora, a objeto de que retire las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
Regúlese por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente, judicial electrónico previa anotación de su salida en el libro respectivo».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), la sentencia recurrida fue publicada el mismo 13 de marzo de 2025 y notificada a las partes con arreglo a la normativa correspondiente.
El recurso ordinario de apelación fue anunciado oportunamente, el 18 de marzo de 2025, en un acto de notificación personal consumado por el licenciado CARLOS E. SITÚ MORENO quien representa en el proceso los intereses del demandado GHASSAN FAKIH (cfr. secuencial 206), por lo que se tiene que fue interpuesto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
Luego, el tribunal de primera instancia, a través de la providencia de 21 de abril de 2025, concedió el recurso impetrado en el efecto suspensivo y dispuso la remisión del expediente electrónico a esta esfera jurisdiccional de segundo grado para que se surtiera la alzada.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), el cuaderno digital ingresa a esta Magistratura que procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 16 de junio de 2025 (cfr. f. 4 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada tanto por la recurrente como por la opositora (cfr. fs. 6 a 10 y 11 a 20 del expediente físico).
MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA
La Sentencia n.°13-25 de 13 de marzo de 2025, a secuencial 194, fue expedida con fundamento en las siguientes motivaciones:
· Están acreditadas la legitimación activa y pasiva de las partes para figurar en este proceso acumulado de oposición y de nulidad y cancelación como demandante y demandada.
· BABYLISS SARL es titular en la República de Panamá, así como en Perú, México, Argentina y Colombia, de las marcas BABYLISS, BABYLISSPRO, BABYLISS PRO Y DISEÑO. Además ha probado que comercializa y promociona productos con estos signos distintivos.
· El derecho preferente más antiguo de la demandante data del año 2001.
· Todo aquel que tenga mejor derecho, está facultado para oponerse o demandar la nulidad de aquel registro que contravenga lo estatuido en el artículo 91 de nuestra ley marcaria.
· El demandado no acreditó el uso anterior que alegó de la marca BELLALISS.
· Será el resultado que arroje el cotejo lo que determine la viabilidad de mantener los registros marcarios BELLALISS y de permitir la inscripción del signo BELLALIS.
· Las marcas confrontadas BABYLISS de la demandante y BELLALIS y BELLALISS del demandado, comparten un término en común que descansa en su desinencia LISS, y aunque el prefijo de ambas difiere en el término e idioma, no hay que perder de vista que el uso de un vocablo perteneciente a la voz inglesa, no le es ajeno al consumidor local, por lo que asociarlos no le será difícil.
· Si bien la traducción al idioma español de la palabra BABY «bebé», y BELLA alude a lo agradable a la vista, ambos conceptos se conjugan para evocar un aspecto del producto a amparar, relacionado a la belleza humana.
· La forma en que se destaca en el resto de la marca el sufijo LISS, proporciona una similitud global indiscutible y asociativa como resultado de la naturaleza de los productos protegidos por ambas marcas, haciendo que la combinación de los nombres BABY y BELLA, no sea distintiva para esta última. Por esto, BELLALISS y BELLALIS son capaces de crear confusión, equivocación y error en el público consumidor sobre el origen empresarial y los productos en sí mismos, como una nueva versión o variedad de estos. También hay parecido en el color de sus presentaciones. Igualmente, los productos, por su naturaleza se dirigen a grupos similares de consumidores promedio (que normalmente deciden con fundamento en el factor de recordación de lo ya conocido), y podrían adquirirse del mismo modo, a través de los mismos canales publicitarios y de comercialización, y en los mismos establecimientos, aunque pertenezcan a clases distintas o relacionadas.
· El consumidor no visualiza la marca de forma separada; así, siempre vinculará el efecto LISS al producto a elegir, sea BABY o BELLA, ya que ambos le generan una sensación de bienestar por la función de estos, hablando de las clases 3, 9, 11 y 25, todas dirigidas al cuidado de la imagen personal.
· Las marcas BELLALISS y BELLALIS carecen de identidad propia; no ofrecen originalidad, novedad y distintividad.
· Se configura la causal de prohibición contenida en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, modificada en 2012, por similitud confusionista.
POSICIÓN DEL DEMANDADO RECURRENTE
(cfr. fs. 6 a 10 del expediente físico)
El licenciado CARLOS E. SITÚ MORENO, apoderado judicial de GHASSAN FARIK, a través del recurso vertical promovido, pretende que esta Magistratura revoque la Sentencia n.°13-25 de 13 de marzo de 2025, declare sin fundamento la demanda de oposición, nulidad y cancelación interpuesta por la sociedad BABYLISS SARL, y ordene la continuación del trámite de registro n.°297818-01 en clase 11, y se mantengan vigentes los certificados n.°281151-01, clases 3 y 9, y n.°274841-01, clase 25.
El recurrente fundamentó su escrito de apelación en los siguientes argumentos:
· El señor GHASSAN FAKIH ha venido usando y comercializando la marca BELLALISS en la República de Panamá y en varios países miembros del Convenio de París con anterioridad a la presentación de las demandas de oposición y de nulidad y cancelación por la sociedad demandante. Consta y ha sido probado el uso y registro preexistentes.
· En el expediente figuran muestras de productos (cajas de productos modelo BELLA-1773, 1644a, 1770 y 928), sentencias de tribunales extranjeros, páginas web y traducciones oficiales, que acreditan el uso real, público y constante de la marca BELLALISS.
· Entre las marcas BELLALISS y BABYLISS existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. BELLALISS proviene del vocablo español «bella» (belleza), y BABYLISS utiliza el prefijo «baby» en idioma inglés con connotaciones y pronunciaciones distintas. El fallo apelado concluye que las marcas en contraposición son semejantes sin realizar una valoración técnica completa de los elementos distintivos. La parte inicial de una y otra «baby vs bella» es distintiva visualmente y, fonéticamente, muestra diferencias notables en la pronunciación, en circunstancias que, conceptualmente, la palabra baby evoca la idea de algo pequeño, suave o infantil, mientras que bella se asocia con belleza.
· La terminación -LISS no es exclusiva de ninguna de las partes y ha sido ampliamente usada en el sector cosmético internacional (ejemplos: Frizzliss, Smoohtliss, Curliss, etc.).
· Es la raíz de los vocablos lo que recuerdan los consumidores y no su desinencia. Por lo tanto es errado el criterio de la juez de la primera instancia que motivó su tesis sobre la confusión en la terminación LISS.
· Gráficamente las marcas utilizan colores, fuentes, estilos y logotipos claramente distintos. El demandado no ha utilizado signos distintivos que imiten el diseño de su competidora.
· Los signos no generan una asociación mental que pueda inducir al error o confusión, dado que el público objetivo de productos de belleza y cuidado personal en Panamá es lo suficientemente informado para distinguir entre ambos. Los compradores promedio de los productos ofrecidos por ambas empresas son, en su mayoría, profesionales de la cosmetología, lo que les convierte en consumidores con conocimientos especializados.
· Se ha demostrado que no ha existido, ni existe, riesgo de confusión entre ambas marcas en la mente del consumidor panameño, habiendo coexistido en el mercado nacional (desde el año 2020) e internacional sin reclamaciones por parte de los consumidores ni evidencia de perjuicio económico. Esta ausencia de riesgo de confusión hace que las marcas puedan perfectamente coexistir.
· La demandante no presentó ni un solo documento de estudio del impacto que sobre el consumidor promedio ocasiona la coexistencia de ambas marcas, lo cual contradice los principios y las directrices sobre la evaluación de la similitud de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto hace que el criterio de la juez se convierta en una declaración de opiniones sin respaldo de la ciencia analítica del mercado. Al no incorporarse un estudio de impacto de mercado como prueba pericial, la juez se ve imposibilitada de emitir un criterio informado e imparcial. La actora no aportó pruebas que demostraran la tesis de la confusión que alegó en su demanda.
· La juez infiere que la confusión entre marcas hace que se genere el riesgo de una situación parasitaria, suposición esta que es infundada ya que la parte demandante no ofreció como prueba los estados financieros de la compañía BABYLISS, con los que demuestre que ha existido un detrimento en sus ventas desde que coexiste en Panamá con la empresa Bellalis. Esto confirma que la coexistencia es posible, tal y como se da con otras grandes empresas cuyos nombres y categorías de productos son similares.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA BABYLISS SARL
(cfr. fs. 11 a 20 del expediente físico)
El licenciado FERNANDO GONZÁLEZ-RUIZ M., asociado de la firma forense ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, presentó memorial de oposición solicitando que se confirme en todas sus partes la sentencia apelada que decidió negar la solicitud de registro n.°297818 de la marca BELLALIS (clase 11 internacional) y declarar la nulidad y ordenar la cancelación de los certificados de registro n.°281151 (clases 3 y 9), y n.°274841 (clase 25), de las marcas BELLALISS expedidos por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) a favor de GHASSAN FAKIH.
La opositora, en resumen, expone lo siguiente:
· Sus demandas de oposición y de nulidad y cancelación se fundamentan en la similitud confusionista que existe entre las marcas BELLALIS/BELLALISS y los signos BABYLISS, BABYLISSPRO, BABYLISS PRO Y DISEÑO de propiedad de BABYLISS SARL, lo que vulnera los derechos de la demandante.
· La demandante cuenta con certificados de registro vigentes de sus marcas BABYLISS, BABYLISSPRO, BABYLISS PRO Y DISEÑO en Panamá, México, Argentina, Colombia y Francia. Además presentó pruebas que demuestran el uso intenso que le ha dado a sus marcas en Panamá y en muchos países alrededor del mundo.
· De la realidad probatoria se desprende, sin lugar a dudas, que las marcas en conflicto son confusamente similares (por coincidencias estructurales, conceptuales, fonéticas y visuales), lo que llevaría al público consumidor a equivocarse respecto del origen empresarial.
· El recurrente se limita a reproducir alegaciones desprovistas de fundamento fáctico y sustentabilidad jurídica; no incorpora nuevos elementos o argumentos.
· El demandado no ha aportado pruebas idóneas (documentación, material pubilitario, facturas, registros de ventas u otra evidencia) que acrediten el uso real, público y constante de las marcas BELLALISS, sea en territorio panameño o en otro país. La única prueba presentada consistió en cajas vacías de productos identificados con dichas marcas, mismas que no indican la procedencia empresarial ni contienen elementos que vincularan de forma directa o indirecta al señor GHASSAN FAKIH con su comercialización, distribución o fabricación.
· A simple vista se puede observar que la tipografía utilizada en las cajas presentadas de los productos identificados con la marca BELLALISS (que son de la misma línea de los que comercializa BABYLISS SARL) es extremadamente similar a la empleada por la sociedad BABYLISS SARL en sus productos identificados con los signos BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO, lo que no puede ser considerado como una coincidencia menor y contribuye significativamente al riesgo de confusión y de asociación en el consumidor promedio.
· No hay prueba de que las marcas en contraposición han estado activamente presentes y coexistiendo en el mercado panameño.
· Las marcas BELLALISS se han registrado y se pretenden registrar para identificar productos en las clases 3, 9, 11 y 25 en las cuales la sociedad demandante ya posee registros vigentes. Los productos no solo son de naturaleza similar, sino que también están dirigidos al mismo tipo de consumidor y serían comercializados a través de los mismos canales de distribución que utiliza BABYLISS SARL.
· El riesgo de confusión se ve agravado por el reconocimiento y notoriedad de las marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como de los escritos de sustentación de la alzada y de oposición que fueran oportunamente introducidos por las representaciones en proceso de las partes en contraposición, corresponde a esta sede judicial de segunda instancia resolver la alzada sometida a su consideración a los efectos de evaluar la juridicidad de la decisión de primer grado por la cual la operadora de justicia primaria accedió en su totalidad a lo pretendido por la actora.
No está en discusión la legitimación activa y pasiva de BABYLISS SARL y GHASSAN FAKIH para intervenir como demandante y demandado en el presente proceso. BABYLYSS SARL ha demostrado contar con derechos de propiedad industrial susceptibles de ser protegidos en nuestro país, y GHASSAN FAKIH, en efecto, es el titular de la solicitud de registro y de los certificados de registro objeto de las demandas de oposición y de nulidad y cancelación que fueron estimadas.
Las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente controversia, están contenidas en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se regula lo relativo a la propiedad industrial, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017. Estas disposiciones resultan suficientes para solucionar la controversia planteada, como quiera que, la demandante, natural de Francia, acreditó en proceso que cuenta con derechos marcarios preferentes que datan de 2013 y 2014, registrados en la República de Panamá, (aunque también en Perú, Argentina y Colombia; no hay constancia de la vigencia del título de México expedido el 8 de noviembre de 2001 solo la confirmación de cambio de nombre del titular en 2013), respecto de los cuales ha reclamado protección, misma que ha de serle otorgada contemplando, además, el principio de trato nacional al que hace referencia el artículo 2 de la Ley n.°41 de 13 de julio de 1995 por la cual, nuestro país aprobó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del cual Francia también es parte contratante.
El examen del material probatorio aportado a la causa por la representación judicial de BABYLISS SARL, consultable en los secuenciales 164 y 189, pone de manifiesto que la actora cuenta con un mejor derecho sobre sus marcas BABYLISS (en las clases 3, 8, 11, 21 y 26 desde el 6 de marzo de 2013, y en la clase 9, desde el 5 de julio de 2013, en Panamá; en las clases 8 y 11, desde el 28 de febrero de 2012, y en la clase 9, desde el 7 de marzo de 2012, en Perú; en la clase 9, desde el 14 de enero de 2016, en Argentina; y en la clase 11, versión 9, con vigencia hasta el 11 de junio de 2029, solicitada el 28 de noviembre de 2008, en Colombia); BABYLISSPRO (en las clases 3, 8, 11, 21 y 26, desde el 7 de marzo de 2013, y en la clase 3, desde el 3 de julio de 2014); y, BABYLISS PRO Y DISEÑO (en las clases 8, 11 y 26, desde el 7 de marzo de 2013, en Panamá).
Y se concluye que la demandante cuenta con un derecho preferente como quiera sus títulos marcarios, sin excepción, son anteriores a los Certificados de Registro panameños n.°281151-01, de 17 de junio de 2020, y n.°274841-01 de 9 de julio de 2019, de las marcas BELLALISS para amparar productos en las clase 3 y 9, y 25, respectivamente, y también a la Solicitud de Registro n.°297818-01 de 25 de julio de 2022 de la marca BELLALIS, publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial BORPI n.°398 de 16 de junio de 2023 como BELLALISS, indicándose que se pedía para distinguir secadoras de cabello, pese a que en el formulario de inscripción se señaló que se solicitaba para secadoras de cabello, planchas y aparatos incluidos en la clase 11 internacional (cfr. secuencial 164, pp. 20 a 25).
El recurrente ha sostenido que está probado que el señor GHASSAN FAKIH ha venido usando y comercializando, de manera real, pública y constante la marca BELLALISS en la República de Panamá y varios países del Convenio de París con anterioridad a la presentación de las demandas de oposición y de nulidad y cancelación, haciendo referencia a muestras de productos, sentencias de tribunales extranjeros, páginas web y traducciones oficiales. Sin embargo, la revisión del cuaderno procesal revela que únicamente fueron aportadas cuatro (4) muestras de cajas vacías de productos BELLALISS (cfr. secuencial 164, pp. 107 a 115 cajas de cortadoras y plancha de cabello) en las cuales no se aprecia indicación alguna que permita vincularlas a un origen empresarial relacionado al señor GHASSAM FAKIH (solo se advierte una referencia al perfil de Instagram Bellavis.ve) o siquiera estimarlas como pruebas de uso efectivo, dentro de un periodo identificable, en el mercado, sea este panameño o extranjero.
Por el contrario, BABYLISS SARL acreditó, a través de una diligencia notarial practicada a sitios de internet, que efectivamente usa sus marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO en productos vendidos en comercios panameños aplicándolas a cepillos secadores, tenazas, planchas alisadoras, secadores de aire para cabello, máquinas recortadoras y afeitadoras (cfr. secuencial 164, prueba 27, pp. 95 a 104), prueba esta que se valora en conjunto con los videos contenidos en un USB e inspeccionados en acto de audiencia de 25 de octubre de 2024 y una muestra de plancha para cabello de la marca BABYLISS PRO Y DISEÑO (cfr. secuenciales 164 prueba 25 y 188).
De suerte que, al haber demostrado BABYLISS SARL que los signos distintivos de su propiedad están registrados de manera precedente a los que se opone, cumplió con el deber que le viene impuesto por los artículos 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, y 124 del Decreto Ejecutivo 85 de 2017, en cuanto a que la marca prioritaria tiene que demostrar que cuenta con un mejor derecho sobre la impugnada (el demandante debe probar que el signo distintivo de su propiedad viene siendo usado o conocido, o que está registrado (o en trámite de registro), con anterioridad a la solicitud de registro de la marca a cuya inscripción se opone o cuya nulidad y cancelación pretende por considerarla idéntica, semejante o parecida a la suya).
La recurrente está en desacuerdo con lo decidido por el juzgador de primera instancia ya que estima que está probado que existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas BELLALISS (que proviene del vocablo español bella) y BABYLISS (que utiliza el prefijo baby en idioma inglés) que no fueron valoradas técnicamente de manera completa. Además, sostiene que no ha existido ni existe riesgo de confusión entre las marcas en controversia, habiendo coexistido en el mercado nacional (desde 2020), e internacional sin que la actora haya presentado algún estudio del impacto que sobre el consumidor promedio ocasiona esa coexistencia (denuncia o reclamo de algún comprador que se hubiera sentido engañado por estar comprando un producto BELLALISS entendiendo que compraba uno de BABYLISS), o evidencia de perjuicio económico o de detrimento en las ventas. Destaca que el comprador promedio de los productos ofrecidos por ambas empresas son en su mayoría profesionales de la cosmetología, lo que les convierte en consumidores con conocimientos especializados.
Antes de revisar el cotejo de las marcas en conflicto adelantado por la operadora de justicia primaria, esta Sala de Decisión ha de precisar que, en nuestro sistema de propiedad industrial, la causal del numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, modificada en 2012, está dirigida a prohibir el ingreso al registro marcario de aquellas (marcas o como elementos de estas) que «... sean idénticas, semejantes o parecidas en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. ...», con lo cual lo que busca es impedir que sean registrados signos distintivos que puedan causar error, confusión, equivocación o engaño, lo que implica una posibilidad o una probabilidad que no exige la materialización efectiva de ese error, esa confusión, esa equivocación o ese engaño, o de detrimentos económicos comprobados, de manera que, la inteligencia de esta prohibición es de naturaleza preventiva.
Así las cosas no es posible validar la tesis planteada por el apelante en el sentido de que la opositora debía probar que en la práctica se había concretado la confusión en el público consumidor o que sufrió una merma económica, especialmente cuando no aportó pruebas de la coexistencia pacífica a la que ha aludido y que, a su juicio, resulta suficiente para eliminar, paliar o atenuar el riesgo de confusión, sea directa o indirecta que se aprecie producto del cotejo intermarcario, ejercicio que se hace a partir de las siguientes reglas:
1. La percepción de la semejanza entre las marcas debe hacerse desde una consideración de conjunto o de manera global, desde la perspectiva de un consumidor medio, observando los signos de manera sucesiva y no simultánea ya que en el mercado el comprador no necesariamente tendrá los productos frente a sí uno al lado del otro.
2. Debe prestarse atención a las similitudes existentes entre los elementos principales de la marca, y entre los productos y/o servicios a identificar.
3. Tienen relevancia los parecidos y no las desemejanzas.
De tal modo que, es la comparación de las marcas realizada bajo las pautas mencionadas la que pondrá al descubierto si concurre o no el factor confusión que pudiera conducir a un consumidor medio (que no el profesional ni el entendido al que ha hecho referencia el recurrente siendo que los productos a distinguir no son adquiridos exclusivamente por profesionales de la cosmetología) a incurrir en error, equivocación o engaño. La definición del presente negocio, como atinadamente determinó la operadora de justicia de primer nivel, exigía someter las marcas de la demandada al método del cotejo intermarcario.
Le parece al recurrente que entre las marcas BELLALISS (BELLALIS) y BABYLISS, y demás variantes, existen claras diferencias visuales, fonéticas, gráficas y conceptuales que posibilitan su convivencia en el mercado. A este respecto, esta Superioridad ha de indicar que este enfoque del procurador judicial del apelante no es correcto, habida cuenta que, la colación intermarcaria, si bien se realiza a partir de una visión del conjunto (de forma sucesiva y no simultánea), supone, como ya se ha adelantado, que tienen trascendencia las semejanzas y no las diferencias.
Ya se ha mencionado que el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, prohíbe el registro de marcas (o como elementos de estas) de aquellas que «... sean idénticas, semejantes o parecidas en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. ...».
En este sentido, esta Magistratura detecta, sin esfuerzos, que, entre las marcas cuestionadas BELLALISS (y BELLALIS), y los signos prioritarios BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO, los elementos coincidentes son de orden denominativo (ortográfico, gráfico, fonético y visual) y radican en el sufijo o la desinencia LISS (LIS), que, aunque está al final de las denominaciones, adquiere preponderancia dentro de la impresión de conjunto, preponderancia esta que no se mitiga por la presencia de la palabra BELLA en las marcas del demandado. Ha argüido el demandado apelante que la terminación -LISS no es exclusiva de ninguna de las partes y que ha sido ampliamente usada en el sector cosmético internacional; no obstante, no presenta prueba de su dicho, razón por la cual no puede ser tomado como cierto.
La semejanza indicada no se atenúa por el hecho de que la raíz BELLA sea un vocablo del idioma español con significado y que la voz BABY pertenezca al inglés y se traduzca al castellano como bebé, nene, nena, o como amor o cariño en un lenguaje coloquial afectuoso, considerado que la demandante ha construido una imagen marcaria que gira alrededor de su razón social y nombre comercial BABYLISS SARL, estableciendo la familia de marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO. Un consumidor medio expuesto a la marca BELLALISS (BELLALIS) en el mercado, que no tendrá en ese mismo momento frente a sí los productos del demandante, podría relacionarla con los signos distintivos previamente conocidos.
El cotejo intermarcario realizado desde un punto de vista global o de conjunto, pone de manifiesto, como ha sido expuesto, que, entre las marcas en controversia existe una innegable cercanía en el plano ortográfico, gráfico, fonético y visual, situación que, a juicio de esta Colegiatura, puede llevar al público consumidor a equívocos especialmente en cuanto a la procedencia de los productos distinguidos por unas y otras, particularmente en las clases 3, 9 y 111, mas no así en la clase 25.
A BABYLISS SARL se le otorgó un término extraordinario de pruebas para incorporar al expediente copia certificada y legalizada de la Oficina de Marcas de Francia del certificado de registro n.°1471718 de la marca BABYLISS en las clases 24 y 25; sin embargo, vencido el plazo no cumplió con la presentación de rigor. De modo que, la demandante no ha acreditado que use o tenga registradas sus marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO para distinguir en el mercado ropa, calzado y sombrerería, artículos estos vinculados al Certificado de Registro n.°274841-01 de 9 de julio de 2019 de la marca BELLALISS de titularidad de GHASSAN FAKIH, visible a secuencial 164, página 17, y tampoco demostró que los signos distintivos de su propiedad sean notorios como afirmó, lo que le hubiera permitido a esta Superioridad incursionar en la excepción a la regla de la especialidad a los efectos de ponderar un posible riesgo de dilución o aprovechamiento indebido o parasitario.
Los artículos protegidos bajo la clase 25 internacional, aunque de alguna manera vinculados al cuidado de la imagen personal (como concluyó la juez primaria en la sentencia apelada), no se muestran conexos, complementarios o intercambiables con respecto a los secadores, cepillos rizadores o planchas eléctricas para el cabello, etcétera, que la actora ha demostrado son su principal mercado de interés.
Sin embargo, a juicio de este Tribunal Superior, la afinidad de los vocablos BELLALISS (BELLALIS) y BABYLISS con sus variantes, y la coincidencia en el tipo de productos a distinguir, específicamente en las clases 3, 9 y 11, sí podrían inducir a un consumidor medio a asociar y relacionar con un mismo origen empresarial, las marcas de la actora y las del demandado2.
De manera que, en lo que hace a ese espectro de mercado, esta Colegiatura concluye que los signos BELLALISS registrados para las clases 3 y 9, y en trámite de inscripción para la clase 11 (solicitado BELLALIS, pero publicado BELLALISS), no son lo suficientemente distintivos como para individualizar exitosamente los productos del demandado y diferenciarlos de aquellos que ya identifica la demandante con sus marcas precedentes en el mercado, en las clase 3, 9 y 11, con lo cual carecen de la capacidad diferenciadora que es inherente a la función que debe cumplir toda marca a fin de garantizarle al consumidor o usuario final, su derecho a identificar, sin incurrir en error o confusión, el origen o la procedencia de los productos que va a adquirir.
La jurista panameña Zereth Torres Méndez se refiere a la distintividad como atributo intrínseco a toda marca en los términos siguientes:
«...Es por ello que nuestra Ley de propiedad industrial señala claramente en su artículo 89, cuando define el concepto de marca, que la misma tiene que ser susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio. Esta posición es compartida tanto por el Derecho comparado (la legislación española, hondureña, mexicana, peruana, entre otras), como por los convenios internacionales y la doctrina. Todos coinciden en que la marca tiene por objetivo distinguir los productos o servicios de una persona (natural/jurídica) de los productos o servicios de otra persona (natural/jurídica) que se encuentra en el mercado.
La marca que no tenga carácter distintivo no es marca. Es decir, sin carácter distintivo no hay marca y, por ende, la solicitud de su registro debe ser denegada, debido a que una marca no puede considerarse como tal, si no cumple la función de distinguir o individualizar un producto o servicio sobre el resto que se encuentra en el mercado. Aunque nuestro derecho marcario no señala en forma expresa como en otras legislaciones (la hondureña en su artículo 83 y la peruana en el literal a del artículo 129), que no puede registrarse como marca ni como elementos de éstas, una marca que no sea distintiva, está tácito y sobreentendido que el signo que se desea registrar como marca, si no se ajusta a lo contemplado por la definición brindado por nuestra Ley, tendrá como consecuencia su denegación por parte de las autoridades competentes que, en el caso de Panamá, sería la...». (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., primera edición, junio 2002, p. 95).
Sumado a lo que proscribe nuestra normativa, la jurisprudencia de este Tribunal Superior reiteradamente ha sostenido que la distintividad de la marca es la función consustancial a esta, que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto o servicio, evitándoles incurrir en confusiones con otros productos o servicios de distinta procedencia, por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los que ya existen en el mercado.
En definitiva, las similitudes advertidas por la Sala entre las marcas en litigio, perfeccionan la causal de prohibición contenida en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, ya que son aptas para inducir al público consumidor a errores, confusiones, equivocaciones o engaños respecto a los productos de las clases 3, 9 y 11, en sí mismos, o a su procedencia empresarial.
Así las cosas, esta Magistratura modificará la Sentencia n.°13-25 de trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025), a propósito de negar la demanda de nulidad y cancelación del Certificado de Registro n.°274841-01 de 9 de julio de 2019 de la marca BELLALISS para distinguir ropa, calzado y sombrerería en la clase 25 internacional, cuyo titular es el señor GHASSAN FAKIH, y, asimismo, suprimir la condena en costas de primera instancia que fue impuesta al demandado a consecuencia de haber conservado uno de sus títulos. Adicionalmente, se exonerará de costas de segunda instancia a la demandante BABYLISS SARL ya que se estima que ha litigado con evidente buena fe en defensa legítima de sus derechos prioritarios de propiedad industrial. Quede entendido que cada parte deberá correr con los gastos procesales ocasionados por la tramitación del proceso.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la Sentencia n.°13-25 de trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso Acumulado de Oposición a la Solicitud De Registro n.°297818-01 de la marca BELLALIS (publicada en el BORPI como BELLALISS) en la clase 11 internacional, y de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registro n.°281151-01, en las clases 3 y 9 internacional, y n.°274841-01, en la clase 25 internacional, de la marca BELLALISS, promovido por BABYLISS SARL en contra de GHASSAN FAKIH, para que se lea así:
En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del Proceso Acumulado de Oposición a la Solicitud de Registro n.°297818-01, correspondiente a la marca BELLALIS, en clase 11 internacional, y de Nulidad y Cancelación de los Certificados de Registro n.°281151-01 en las clases 3 y 9 del nomenclador internacional, y n.°274841-01 en la clase 25 internacional, ambos correspondientes a las marcas BELLALISS, instaurado por BABYLISS SARL contra GHASSAN FAKIH:
ACCEDE a la pretensión de la parte actora, pero solo en lo que concierne a las Demandas de Oposición a la Solicitud de Registro n.°297818-01 de la marca BELLALIS (publicada en el BORPI como BELLALISS), en la clase 11 internacional, y de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro n.°281151-01 de la marca BELLALISS para distinguir productos en las clases 3 y 9 del nomenclador internacional.
En consecuencia, NIEGA la Solicitud de Registro n.°297818-01 correspondiente a la marca BELLALIS (publicada en el BORPI como BELLALISS), en la clase 11 del nomenclador internacional, presentada por GHASSAN FAKIH ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, y DECLARA LA NULIDAD y ORDENA LA CANCELACIÓN del Certificado de Registro n.°281151-01 de la marca BELLALISS para amparar productos catalogados bajo las clases 3 y 9 del nomenclador internacional, expedido a favor de GHASSAN FAKIH por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
NO ACCEDE A LO PRETENDIDO EN LA DEMANDA DE NULIDAD Y CANCELACIÓN del Certificado de Registro n.°274841-01 de la marca BELLALISS para distinguir productos en la clase 25 internacional, expedido a favor de GHASSAN FAKIH por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, para los efectos de que conozca del presente pronunciamiento.
SE CONCEDE el término de un (1) mes a la parte actora, a objeto de que retire las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente, judicial electrónico previa anotación de su salida en el libro respectivo.
Sin condena en costas para las partes por los trámites de primera y segunda instancia, en circunstancias que, cada una deberá correr con los gastos propios de la tramitación del proceso por las razones explicadas en la parte motiva de esta resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL IIIR
1. La marca BELLALISS está registrada para amparar en el mercado jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, en la clase 3, y reproducción de sonido e imagen, soporte de registros magnéticos, caja registradora, máquina calculadoras, en la clase 9 (cfr. secuencial 164 pp. 11 a 13).
Las marcas BABYLISS y BABYLISSPRO distinguen en la clase 3 líquidos para el cuidado del cabello, productos para estilizar el cabello; la marca BABYLISS PRO en especial también identifica en la clase 3 productos faciales para el cuidado de la piel, a saber, cremas faciales, limpiadoras faciales, limpiadoras exfoliantes en espuma, gel aclarador, gel reafirmante, crema de ojos, humectantes faciales, suero anti envejecimiento y sueros faciales. La marca BABYLISS registrada en Panamá, Perú y Argentina ampara en clase 9 herramientas y aparatos electrotérmicos tales como planchas eléctricas (Panamá); máquinas rizadoras de cabello eléctricas, rizadoras de cabello, cepillos eléctricos rizadores de cabello, máquinas eléctricas para alisar el cabello, fijadores eléctricos de cabello (Perú); y todos los productos de la clase 9 excepto, tapones para los oídos, reguladores de iluminación de escena, pantallas de amianto (asbesto) para bomberos, relojes de arena, mangueras contra incendios (Argentina) (cfr. secuencial 164, pp. 26 y siguientes, 46 y siguientes, 70 y siguientes, 73 y siguientes, y secuencial 189, pp. 23 a 29).
La demandante además, tiene registradas sus marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO en las clases 8, 11 (secadoras eléctricas de cabello, mientras que la marca BELLALIS, publicada en el BORPI como BELLALISS, ha sido solicitada para distinguir secadoras de cabello, planchas y aparatos incluidos en la clase 11 internacional; cfr secuencial 164 pp. 20 a 24), 21, 26 mostrando interés en productos similares a los que protege bajo la clase 9, todos relacionados al cuidado y estilización del cabello.
2. No tiene incidencia, a propósito de la solución de la controversia, como quiera que no abona para llegar a la conclusión de que las marcas BELLALISS, BABYLISS, BABYLISSPRO y BABYLISS PRO Y DISEÑO pueden coexistir en el mercado aunque pertenezcan a titulares distintos, lo que destaca el recurrente en el hecho sexto de su escrito de apelación cuando alude a la coexistencia de otras grandes empresas cuyos nombres y categorías de productos son similares, como Polo Ralph Lauren y Polo Club (ropa), Colgate y Colgait (higiene bucal), Milca y Milkana (lácteos), Oreo y Orios (galletas), Copba Cola y Pepsi Cola (bebidas), marcas estas cuya distintividad y originalidad no están en discusión dentro de la presente causa.