Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Vanguard Trademark Holdings USA LLC c. Guadalupe Chavero
Caso No. DMX2021-0029
1. Las Partes
La Promovente es Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
La Titular es Guadalupe Chavero, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <seminuevosalamo.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de septiembre de 2021. El 30 de septiembre de 2021, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2021. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de diciembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo con información de la Solicitud y otros datos que el Experto ha podido confirmar, se puede establecer, sin lugar a duda que:
(a) La Promovente es una empresa estadounidense titular, entre otros, de los registros marcarios mexicanos en vigor que a continuación se detallan:
- ALAMO, con número de registro 343510, concedida el 23 de febrero de 1988, para servicios en la Clase 39;
- ALAMO, con número de registro 2098630, concedida el 16 de julio de 2020, para servicios en la Clase 39;
- ALAMO (y diseño), con número de registro 678031, concedida el 23 de diciembre de 2000, para servicios en la Clase 39;
- ALAMO RENT-A-CAR, con número de registro 553516, concedida el 28 de julio de 1997, para servicios en Clase 39.
Para efectos de esta Decisión, los referidos registros marcarios serán denominados en lo sucesivo como “MARCAS ALAMO”.
(b) La Promovente es titular del nombre de dominio <alamo.com>, creado el 15 de abril de 1999, y que resuelve al sitio de Internet del servicio de renta de vehículos.
(c) La Promovente ha reivindicado sus derechos en procidimientos ante el Centro, entre otros, respecto de los nombres de dominio que a continuación se detallan:
- <alamo.com.mx> <alamo. mx> Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. HMC,
Caso OMPI No. DMX2010-0010;
- <alamo.gt> Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Martin Ruiz,
Caso OMPI No. DGT2013-0001;
- <alamocar.es> Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Estee Mole,
Caso OMPI No. DES2018-0005;
- <alamosapp.co> Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Ingrid Lorena Rodríguez Chica,
Caso OMPI No. DCO2021-0054.
(d) El sitio de Internet al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega el siguiente logo:
Y provee una serie de herramientas, tales como buscadores para determinar rangos de precios, tipos de coches, etc. Cabe mencionar que señala un número telefónico de contacto, un correo electrónico y una cuenta de WhatsApp para hacer consultas en tiempo real sobre la venta de automóviles semi nuevos (usados).
(e) El nombre de dominio en disputa fue creado el 11 de febrero de 2021.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente aduce:
(a) Que es titular de diversos registros marcarios mexicanos vigentes desde el año 1988.
(b) El nombre de dominio en disputa se encuentra conformado por una denominación idéntica sobre la que tiene derechos de propiedad industrial.
(c) Los registros marcarios a que se refiere el inciso (a) anterior son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
(d) La reproducción íntegra de la denominación ALAMO (marca registrada) en el nombre de dominio en disputa induce al público consumidor a error, confusión o engaño respecto de las marcas registradas de la Promovente.
(e) La inclusión del elemento “semi nuevos” en el nombre de dominio en disputa no evita la confusión entre los consumidores, puesto que “éstos pensarán que se trata del propio VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC que vende los autos semi nuevos que en su momento estuvieron a la renta, lo cual causa grave daño al promovente”.
(f) La adición del dominio de nivel superior correspondiente al código de país(por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” carece de significación alguna que pudiera distinguir dicho nombre de dominio de las MARCAS ALAMO.
(g) Que “el Panelista debe considerar que el nombre de dominio reproduce íntegramente a la marca “ALAMO” y que se satisfacen los requisitos de semejanza entre el nombre de dominio en disputa y las marcas propiedad de VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC”.
(h) Que la Titular “no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, ya que no tiene registros para la marca “ALAMO” o “SEMINUEVOS ALAMO”, ni solicitudes de marca pendientes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio”.
(i) La Titular creó el nombre de dominio en disputa en el año 2021, por lo que debió tener conocimiento de los registros marcarios de la Promovente, y que la marca ALAMO es considerada famosa a nivel mundial.
(j) La Titular no cuenta con una licencia o autorización de la Promovente para el uso de las MARCAS ALAMO, sin embargo, la Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para ofertar el servicio de venta de automóviles semi nuevos, servicios íntimamente ligados al negocio principal de la Promovente, el alquiler de automóviles.
(k) La Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe con la intención de engañar cibernautas, haciéndoles creer que existe una relación con la Promovente, o peor, que es la propia empresa de la Promovente la que ofrece en venta automóviles semi nuevos.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la Promovente debe acreditar que se colman los supuestos en el sentido de que: i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La Titular no presentó contestación a la Solicitud, por lo que este Experto puede tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonable de acuerdo a la Sección 4.3 de la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, Tercera Edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Por otro lado, atendiendo al criterio tomado en diversos casos, en vista a las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en ingles), este Experto hará referencia, en caso de ser considerado necesario, a decisiones otorgadas por un experto o grupos de expertos conforme a la UDRP.
Y en virtud de todo ello, se procede al análisis de los hechos y consideraciones vertidos en la Solicitud, así como a su adecuación al caso concreto.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Procede determinar en este apartado si es que el nombre de dominio en disputa, <seminuevosalamo.com.mx> y las MARCAS ALAMO son confusamente similares y al confrontarlos este Experto determina:
- La denominación “alamo” está contenida en el nombre de dominio en disputa, así como en las MARCAS ALAMO, lo que genera semejanza en grado confusión entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa; y
- La adición de la denominación “seminuevos”, así como el dominio “.com.mx”, en nada impide la semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa <seminuevosalamo.com.mx> y las MARCAS ALAMO.
Consecuentemente, este Experto determina que se ha colmado el primer supuesta de la Política al ser el nombre de dominio en disputa y las MARCAS ALAMO confusamente similares, tal y como se ha señalado en Ford Motor Company c. David González Vega, Caso OMPI No. DMX2020-0031 y Pepsico, Inc. v. Puede Ser, Caso OMPI No. D2012-0954.
B. Derechos o intereses legítimos
La Promovente arguyó en su Solicitud que la Titular carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y que la Titular carece de licencias o autorizaciones para usar las MARCAS ALAMO, estableciendo un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa. El Titular no contestó la Solicitud.
Con ello, este Experto, debe resolver con la información que tiene a la mano y en términos de lo establecido en la Sección 4.3 y 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En virtud de ello, y toda vez que la Titular no presentó evidencias sobre un uso legítimo, leal y no comercial o en su caso de preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, es a todas luces claro para este Experto que la Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa; cumpliéndose con ello el segundo supuesto de la Política.
El criterio anterior se robustece con la resolución en Mercadolibre, S. de R.L. de C.V. c. Jurgen Neeme, Caso OMPI No. DMX20210010.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Promovente adujo en su Solicitud que la Titular, al momento de crear el nombre de dominio en disputa (año 2021) debió tener conocimiento de las MARCAS ALAMO, y que el simple registro y uso del nombre de dominio en disputa para promover la venta de automóviles usados a través de la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es una clara muestra de mala fe.
El Experto tiene en cuenta que el nombre de dominio en disputa incorpora en el elemento denominativo “alamo” de las MARCAS ALAMO junto con los términos “semi nuevo” que guarda relación con la actividad de la Promovente. Asimismo, en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproducen las MARCAS ALAMO y se aparenta ofrecer servicios de la Promovente.
Considerando las circunstancias del procedimiento, y al haber faltado a la contestación de la Solicitud, la Titular no ha refutado las alegaciones de la Promovente, y este Experto considera que la Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe con la intención de engañar cibernautas, haciéndoles creer que existe una relación con la Promovente (el titular de las MARCAS ALAMO) o peor, que es la propia empresa Promovente la que ofrece en venta automóviles seminuevos a través del sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa, como se describió en la Solicitud.Lo anterior corrobora, como se ha señalado en diversos casos, como Roche Products Limited v. Private Person, Livas V. Kusheykas, Caso OMPI No. D2011-0754 y Crocs, Inc. c. James Bryan, Caso OMPI No. DMX2020-0027, que se ha acreditado el último supuesto de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <seminuevosalamo.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 28 de diciembre de 2021