Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Seedlip Ltd. c. Tom Tom
Caso No. DMX2021-0028
1. Las Partes
El Promovente es Seedlip Ltd., Reino Unido, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Tom Tom, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <seedlip.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2021. El 24 de septiembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de octubre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de octubre de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa británica que se dedica a vender bebidas sin alcohol que pretenden sustituir a bebidas alcohólicas.
El Promovente tiene derechos sobre la marca SEEDLIP la cual cuenta con Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) No. 2184641 en clase 32, otorgado el 9 de diciembre de 2020, derivado del Registro Internacional No. 1363436 en clase 32, otorgado el 5 de abril de 2017.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 12 de junio de 2021. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, “SEEDLIP MEXICO”, “INICIO ENGLISH ESPAÑOL”, una imagen con tres copas llenas de líquido, un doble círculo encerrando las letras “SM” estilizadas, “SEEDLIP”, “COMPRAR AHORA”, “SEEDLIP MEXICO ES LA COLECCIÓN DE BEBIDAS SIN ALCOHOL DE MAYOR CALIDAD EN EL MERCADO El mismo sabor delicioso sin los efectos nocivos del alcohol”, “podemos imitar el olor, y sabor del licor real. Reemplaza el alcohol de tus cócteles favoritos con Seedlip Mexico”, “DESCÚBRELO AHORA”, “Dirección Calle Allende [...] México”, “Contacto [...]@seedlip.com.mx”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente ha sido pionero en crear los primeros destilados sin alcohol del mundo. Mezclados y embotellados en Inglaterra, son fruto de un proceso propio de maceración, destilación en alambiques de cobre y filtrado.
El Promovente es titular de la marca SEEDLIP cuyos registros amparan productos consistentes en bebidas sin alcohol, aguas y aguas aromatizadas. SEEDLIP es una marca presente en 25 países y en más de 300 restaurantes con estrellas Michelin, siendo una marca conocida ampliamente a nivel internacional en relación con bebidas sin alcohol. El Promovente tiene más de 50 mil seguidores en Facebook y más de 128 mil en Instagram.
El nombre de dominio en disputa contiene la marca SEEDLIP del Promovente y por tanto debe estimarse semejante en grado de confusión a dicha marca. El nombre de dominio en disputa reproduce la totalidad de la marca del Promovente y carece de otras palabras o elementos que permitan diferenciarlo de la misma.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa dada su muy reciente creación.
No existe en el nombre de dominio en disputa una oferta de buena fe de productos o servicios. Al ingresar al sitio web asociado al mismo se aprecia en forma prominente y central la marca SEEDLIP del Promovente. En dicho sitio web se ven imágenes de bebidas refrescantes anunciadas con la marca SEEDLIP y con textos que enfatizan el sabor y otras características de estas bebidas; claramente se anuncian bebidas sin alcohol y para ello se usa la marca SEEDLIP del Promovente. Con el uso de la marca del Promovente, el Titular está aparentado una falsa relación con el Promovente y su marca.
El Titular hace un uso desleal y comercial del nombre de dominio en disputa para hacer aparentar que el mismo y los productos que se publicitan por medio del mismo provienen del Promovente. Dada la exclusividad sobre la marca SEEDLIP que tiene el Promovente y la reputación y conocimiento público de sus productos identificados con la marca SEEDLIP, sería razonable pensar que el sitio web del Titular pertenece al Promovente y que el Promovente es quien ofrece los productos que ahí se muestran cuando en realidad no es así.
El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa no tiene ningún tipo de señalamiento que permita a quienes lo visiten conocer que en realidad el mismo no tiene relación alguna con el Promovente, lo que demuestra que no hay un interés legítimo por parte del Titular. Ese sitio web no tiene políticas, avisos de privacidad, términos u otros documentos que aclaren quien es su verdadero dueño, por lo que el usuario que ingrese al mismo concluirá que el mismo proviene del Promovente y que los productos que ahí se publicitan son los productos SEEDLIP del Promovente.
No puede tenerse como una simple coincidencia que el nombre de dominio en disputa incorpore la marca SEEDLIP del Promovente. El Titular registró el nombre de dominio en disputa y lo usa para atraer a usuarios de Internet a su sitio web con ánimo de lucro y provocarles confusión con respecto a la marca del Promovente, haciéndose pasar por el Promovente y así hacer creer que los productos que ofrece en dicho sitio web (bebidas sin alcohol precisamente) provienen del Promovente cuando en realidad no es así. Ello constituye un uso y registro de mala fe del nombre de dominio en disputa en términos de la Política.
El Titular interfiere injustamente con el negocio del Promovente pues se aprovecha de la reputación que tiene SEEDLIP para desviar a los usuarios hacia un sitio donde se venden productos de un competidor, a saber bebidas sin alcohol. Al hacer clic al apartado que dice “descúbrelo ahora” en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, se reenvía al usuario al sitio web vinculado a “arkay.com.mx” del señor Reynald Grattagliano.1 El señor Grataggliano ya registró anteriormente los nombres de dominio <seedlip.co.uk> y <seedlipdrinks.co.uk>, de lo que se desprende que aparentemente está involucrada una persona que ya anteriormente intentó registrar nombres de dominio que contenían la marca del Promovente.2 En este contexto la mala fe es patente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).3
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca SEEDLIP, la cual está registrada ante el IMPI.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SEEDLIP del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente aduce que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo aparecen sin autorización la marca del Promovente y se oferta la misma clase de productos que vende el Promovente bajo su marca SEEDLIP, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca SEEDLIP del Promovente ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con el Promovente y su marca SEEDLIP (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.4
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que SEEDLIP es una marca registrada, que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, y que dicha marca del Promovente es conocida respecto a los productos a los que se aplica.
Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el Promovente y su marca SEEDLIP respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa lleva a este Experto a inferir que el Titular seguramente sabía de la existencia de dicha marca del Promovente y los productos a los que se aplica al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, y que dicho sitio web se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo.
Además, el Promovente aseveró, sin que el Titular lo haya rebatido, que al hacer clic en el recuadro “DESCÚBRELO AHORA” en el sitio web asociado al nombre de domino en disputa se redirigía al usuario al sitio web de un tercero en el que se publicitan bajo otra marca el mismo tipo de bebidas sin alcohol.
Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el nombre del Promovente y su marca SEEDLIP, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo y el sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.5
Este Experto asimismo considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <seedlip.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 14 de noviembre de 2021
1 El Promovente acompañó copia del reporte WhoIs que muestra a Reynald Grattagliano como registrante de <arkay.com.mx>, así como capturas de pantalla del contenido del sitio web asociado a este nombre de dominio.
2 El Promovente acompañó copia de la Decisión emitida en Seedlip Limited v. Reynald Grataggliano, Caso Nominet No. D00022970, en la que se resolvió la transferencia de esos nombres de dominio al Promovente.
3 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
4 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
5 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante.” En Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia, Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente.”