Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia
Caso No. DMX2014-0028
1. Las Partes
El Promovente es Advance Magazine Publishers Inc. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América (“EE.UU”), representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Giulio Lozzia con domicilio en Tlalnepantla, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <vanityfair.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC México y el Agente Registrador es GoDaddy.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de noviembre de 2014. El 20 de noviembre de 2014 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de noviembre de 2014 NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud los días 11 y 15 de diciembre de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud, tal como fue subsanada, cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de diciembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de enero de 2015. El Demandado no presentó ninguna contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de enero de 2015.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar, Enrique Ochoa y Pedro W. Buchanan Smith como miembros del Grupo de Expertos el día 30 de enero de 2015, previa recepción de sus respectivas declaraciones de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español en observancia al artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Grupo de Expertos estima que el Promovente y el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente, quien es conocido en el comercio como Condé Nast, es uno de los editores de revistas más grandes del mundo. Entre sus revistas más exitosas se encuentran Vogue, Glamour, Allure, The New Yorker, Self, GQ, Golf World, Condé Nast Traveler, Brides, W, Wired y Vanity Fair.
Vanity Fair es una revista de moda, cultura popular y entretenimiento que el Promovente publica desde desde 1983. La revista Vanity Fair tiene 6.5 millones de lectores en el mundo, y además cuenta con ediciones locales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Italia, Francia y España. El Promovente ha anunciado una edición para México de Vanity Fair para abril de 2015.
El Promovente tiene registrada la marca VANITY FAIR en México desde 1983 en la clase 16 internacional1 con respecto a toda clase de publicaciones, y en los EE.UU desde 2002 en la clase 41 internacional con relación a servicios de información vía Internet en los campos de literatura, arte, política y cultura popular, según se acredita con copias de los títulos de registro correspondientes. Dichos registros se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 11 de noviembre de 2011 y posteriormente el portal vinculado a dicho nombre de dominio se hizo pasar por la versión electrónica de la revista Vanity Fair del Promovente, como se aprecia en el anexo 9 de la fe de hechos del 13 de mayo de 2014 que se acompaña a la Solicitud.
El 10 de octubre de 2014, el Promovente envió una carta vía electrónica y por mensajería al Titular, solicitándole el cese inmediato del sitio Web relativo al nombre de dominio en disputa, así como la firma de un acuerdo de transacción. Al no recibir respuesta a su interpelación extrajudicial, el Promovente inició el procedimiento administrativo previsto en la Política.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico e incorpora totalmente la marca VANITY FAIR, de tal manera que los consumidores asociarán el nombre de dominio en disputa con el Promovente o con su conocida revista VANITY FAIR;
ii. El Titular no puede demostrar haber utilizado el nombre de dominio en disputa de buena fe antes de que el Promovente comenzara a usar su marca VANITY FAIR y mucho menos antes de que la registrara en México y EE.UU, como lo establece la Política;
iii. De acuerdo a WhoIs, el Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni tiene licencia del Promovente para usar su marca VANITY FAIR como nombre de dominio;
iv. El Titular no está haciendo, ni nunca ha hecho, un uso no comercial legítimo o justo del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar engañosamente a los consumidores, al sitio Web del Titular;
v. De una búsqueda histórica del portal del Titular en The Wayback Machine y DomainTools, LLC, se desprende que el Titular detentó pasivamente el nombre de dominio en disputa durante casi dos años y medio sin evidencia de que contemple utilizarlo con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios;
vi. El Titular ha tratado de explotar el prestigio, la fama, la reputación y el contenido de la revista VANITY FAIR, así como del sitio “www.vanityfair.com” del Promovente ya que el Titular imitó el contenido de dicha revista y de dicho sitio Web;
vii. El Titular adoptó un nombre de dominio idéntico a la marca VANITY FAIR del Promovente, creando así un fuerte riesgo de confusión entre los consumidores, quienes suponen erróneamente que el portal del Titular está asociado al Promovente, lo cual no es el caso;
viii. La marca comercial VANITY FAIR es tan conocida que el simple acto de registrarla como lo hizo el Titular resulta en un registro y uso del nombre de dominio de mala fe en términos de la Política;
ix. El Titular ha ignorado y evitado todos los intentos de comunicación del Promovente para solucionar la controversia de manera amistosa;
x. El uso del nombre de dominio en disputa perturba la actividad del Promovente ya que los clientes de este se frustran o derivan conclusiones desfavorables sobre el estado de los negocios del Promovente al visitar el portal del Titular.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Grupo de Expertos considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en dos registros marcarios mexicanos y uno estadounidense que amparan la denominación VANITY FAIR y que fueron otorgados entre 9 y 18 años antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa.
De entrada, el Grupo de Expertos advierte que VANITY FAIR es una marca renombrada gracias a la circulación internacional de la revista que identifica, lo que produce su inmediata asociación con el Promovente.
Al comparar la marca VANITY FAIR con la porción relevante del nombre de dominio “vanityfair” se advierte que ambos signos son indistinguibles entre sí, salvo por la presencia de un espacio entre las palabras Vanity y Fair, el cual no es reproducible técnicamente en un nombre de dominio.
De lo anterior se impone concluir la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos estima superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En resumidas cuentas, el Promovente alega que el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política ya que no usa el nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios ni es conocido por la denominación “vanityfair”.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce c. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
Esta presunción se corrobora por el hecho de que antes de recibir el primer aviso de la presente controversia, el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para vincularlo a un sitio Web que se hacía pasar por la publicación electrónica de la revista “Vanity Fair” que edita el Promovente, como consta en la impresión de pantalla de fecha 30 de septiembre de 2014 que se anexa a la Solicitud.
En ese entonces, el sitio Web del Titular mostraba enlaces a las siguientes marcas: BMW, Coca Cola, Gucci, Prada, Swarovski como “Patrocinadores”. En opinión del Grupo de Expertos, la pretendida asociación con marcas famosas no hace sino crear en la mente de los visitantes al sitio del Titular, la apariencia de ser el portal oficial mexicano de la revista “Vanity Fair” del Promovente.
La utilización de un nombre de dominio para intentar confundir a los usuarios de Internet sobre el origen, patrocinio o asociación con el Promovente no da lugar a derechos o intereses legítimos en el marco de la Política. Ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Moniker Privacy Services, Registrant, Registrant info@fashionid.com / Registrant, Caso OMPI No. 2009-0801 (El experto considera que el portal bajo el nombre de dominio <detailsmagazine.com> fue creado con ánimo de lucro al inducir a los consumidores a creer erróneamente que el mismo era publicado o patrocinado por el demandante. Tal uso no constituye un uso legítimo del nombre de dominio.)
En estas circunstancias se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
Si bien la expresión “Vanity Fair” no fue ideada por el Promovente2 , este le ha dado difusión y notoriedad al acuñarla como marca.
En este sentido, el Grupo de Expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo que incluyó, mientras estuvo activo, información relativa a moda, belleza y salud, que son los temas que aborda la revista “Vanity Fair” del Promovente, tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio Web del Titular pertenecía en realidad al Promovente, o era el portal mexicano de su revista “Vanity Fair” y así generar tráfico de cibernautas al referido sitio de Internet.
A ello se suma el hecho acreditado en el expediente de que el sitio Web del Titular mostraba enlaces a marcas famosas, lo que sugiere un reenvío a sitios de terceros, presumiblemente bajo el modelo “pay-per-click” que paga comisiones por cada vez que se ingrese a un enlace patrocinado.
También se tiene por demostrado que el nombre de dominio en disputa dejó de estar activo después de que el Titular recibiera el primer aviso de la controversia por parte del Promovente.
Al concatenar los indicios y presunciones arriba referidos, el Grupo de Expertos de manera adicional infiere circunstancialmente que el Promovente registró y usó el nombre de dominio en disputa con el fin de obtener un beneficio económico a través de su eventual enajenación al Promovente, o del fruto de comisiones por acceso a enlaces patrocinados, tomando ventaja indebida de la confusión que generaba el sitio Web a sus visitantes.
El Grupo de Expertos concluye que la conducta desplegada por el Titular se adecua plenamente a la causal de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <vanityfair.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Presidente
Enrique Ochoa
Experto
Pedro W. Buchanan Smith
Experto
Fecha: 16 de febrero de 2015
1 La marca fue originalmente registrada en la clase 38 nacional y después reclasificada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la clase 16 internacional una vez que México se adhirió al Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.
2 Vanity Fair, traducida al español como la feria de las vanidades, es el título de una novela de William Makepeace Thackeray, publicada en 1848.