Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Wolverine Outdoors, Inc. c. Ye Li
Caso No. DMX2021-0014
1. Las Partes
El Promovente es Wolverine Outdoors, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por Olivares & Cía, México.
El Titular es Ye Li, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <merrell.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2021. El 2 de junio de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de junio de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de julio de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de julio de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de julio de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente se dedica principalmente a la comercialización de productos MERRELL, tales como calzado, botas de montaña, chaquetas para la lluvia, ropa para el exterior, faldas, sombreros y chalecos, entre otros.
El Promovente tiene registrada la marca MERRELL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 1008308 en clase 35, otorgado el 25 de octubre de 2007, el registro No. 857552 en clase 18, otorgado el 28 de octubre de 2004, y el registro No. 536686 en clase 25, otorgado el 25 de noviembre de 1996, entre otros.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 24 de noviembre de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa resolvia a un sitio de pago por clic, el cual mostraba, entre otros, lo siguiente: “MERRELL WOMENS SHOES”, “PRIMO”, “MERRELL WOMENS BOOTS”, “MERRELL SHOES MEN”, “Ad www.moosejaw.com/shop/merrell”, “New Merrel Styles at Moosejaw with Free Shiping on Orders Over $49”, “THE SAK® - NOW SHIPPING WORLDWIDE”, “Ad www.thesak.com/”, “The Shana Sandals”, “Buy this domain The owner of merrell.mx is offering it for sale for an asking price of 15000 USD”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente (y su empresa matriz, Wolverine World Wide, Inc.) es uno de los líderes mundiales en la venta de calzado de alta calidad, incluyendo el calzado de la marca MERRELL, que se usa, vende y comercializa desde al menos 1982. La marca MERRELL del Promovente es bien conocida en todo el mundo. A través de una red de distribuidores internacionales, el Promovente distribuye productos de la marca MERRELL en aproximadamente 150 países. Las ventas mundiales superaron los USD 500 millones en 2019.
El Promovente es titular de diversos registros de marca en Estados Unidos, el primero de los cuales se otorgó en 1985, y en México. Además, el Promovente es titular de más de 270 registros de marcas extranjeras para MERRELL, nominativa, estilizada, y con logotipos y/o combinaciones de palabras asociadas a la marca MERRELL.
El Promovente es titular de más de 160 nombres de dominio asociados a la marca MERRELL, como <merrell.com>, <merrellonline.com>, <merrell.nz>, y <merrell-japan.com>.
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión a la famosa marca MERRELL del Promovente. La suma del código de país del dominio de nivel superior “.mx” para México al nombre de dominio en disputa no lo distingue en absoluto de la marca MERRELL del Promovente.
El Promovente nunca autorizó al Titular para que utilizara la marca MERRELL en ningún nombre de dominio. El Titular no es una subsidiaria o filial del Promovente, ni es ni ha sido distribuidor autorizado del Promovente. El Titular no es ni ha sido nunca conocido comúnmente por el nombre “merrell”, ni tiene ningún derecho legítimo sobre el mismo, ni está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o para un uso legítimo no comercial o justo.
El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa resulta ser aparentemente un sitio de pago por clic que contiene enlaces a los sitios web del Promovente y a otros sitios web. El hecho de que el Titular explote un aparente sitio web de pago por clic en un nombre de dominio similar en grado de confusión no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo no comercial o justo.
El nombre de dominio en disputa está actualmente a la venta por USD 15.000. La oferta de venta de un nombre de dominio no establece una oferta de buena fe de productos y servicios o un uso legítimo no comercial o justo.
El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa crea una falsa asociación entre el Titular y el Promovente. El uso que hace el Titular de la marca MERRELL y de otras marcas1 del Promovente, induce claramente a la confusión de que el Titular es el Promovente o una subsidiaria o filial del mismo, cuando no lo es.
La marca MERRELL del Promovente es conocida y famosa en todo el mundo, ya que se utiliza desde hace más de 35 años. Dada la fama de la marca MERRELL del Promovente, el único propósito que podría tener el Titular para adoptar el nombre de dominio en disputa sería el de beneficiarse ilegítimamente de la asociación del mismo con el Promovente, lo que se evidencia por el uso que el Titular hace del mismo para obtener aparentes ingresos de pago por clic. El Titular se presenta claramente como el Promovente o como subsidiaria o filial del mismo, cuando no lo es, lo que constituye mala fe.
El Titular ofrece el nombre de dominio en disputa a la venta. Según la Política, el Titular ha demostrado mala fe al adquirir el nombre de dominio en disputa principalmente para venderlo o alquilarlo. Las acciones del Titular para vender el nombre de dominio en disputa por encima de los gastos fuera de su bolsillo [sic] son de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).2
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca MERRELL, la cual está registrada ante el IMPI.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MERRELL del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular no es filial ni distribuidor autorizado del Promovente, que no ha autorizado al Titular para usar su marca MERRELL, y que el Titular no es conocido comúnmente como “merrell”. El Promovente afirma que el Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o para un uso legítimo no comercial, ya que el mismo se usa para un sitio web de pago por clic, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca MERRELL del Promovente ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con dicha marca del Promovente (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0).
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe.
Ha quedado acreditado que MERRELL es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no es distribuidor autorizado del Promovente ni ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca.
No obstante que el Promovente no acreditó la supuesta fama de su marca MERRELL,4 el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa lleva a este Experto a inferir que el Titular seguramente sabía de la existencia de dicha marca del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa. Dada la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca del Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que este crea una posibilidad de que exista confusión o un riesgo de asociación con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se infiere que éste se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en China, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, sin que en el expediente haya elemento alguno que muestre un posible punto de contacto entre el Titular y México.
Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca MERRELL del Promovente, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo y el sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <merrell.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 6 de agosto de 2021
1 El Promovente no precisó a que otras marcas se refiere.
2 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
3 Véase Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI No. D2003-0400: “There is no evidence that the Complainant authorized the Respondent to register the disputed domain name or to use the CASIO trademark, with or without immaterial additions or variants. These circumstances are sufficient to constitute a prima facie showing by the Complainant of absence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent”. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
4 En Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2017-0020 se establece: “El criterio regularmente adoptado por expertos conforme a la Política es que la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten”. En Ítaca Capital, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. v. Sergio Abraham Hernández Torres, Caso OMPI No. DMX2016-0015, se establece: “Este Experto considera que los alegatos del Promovente en relación al reconocimiento y renombre de sus marcas podrían ser objetivamente demostrables, pero al mismo tiempo, es incumbencia de un promovente (sobretodo si está representado por abogado) de proporcionar ab initio el material adecuado y suficiente en apoyo de sus argumentos”.