Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Google LLC c. Javier Cruz Fernandez
Caso no. DES2021-0042
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Javier Cruz Fernández, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <okgoogle.es>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es DINAHOSTING.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de octubre de 2021. El 25 de octubre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de octubre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de noviembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de noviembre de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 1 de diciembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una multinacional estadounidense titular del motor de búsqueda Google.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios en diferentes jurisdicciones. Entre otros y en relación a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO):
Marca de la Unión Europea Nº 001104306, GOOGLE, en Clases 9, 35, 38 and 42 con fecha de registro 7 de octubre de 2005.
Marca de la Unión Europea Nº 004316642, GOOGLE, en Clases 16, 25 y 35 y con fecha de registro 18 de abril de 2006.
El nombre de dominio en disputa se registró el 3 de marzo de 2021. El mismo redirige a una página web estática con la reproducción del nombre de dominio en disputa, una foto de un paisaje acompañada por la palabra “hola” en diferentes idiomas, y un par de pinceles.
La marca GOOGLE tiene el valor de renombrada a los efectos del Reglamento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Por lo que se refiere al primer requisito, mantiene la Demandante que el nombre de dominio en disputaconsiste en la marca registrada GOOGLE de su propiedad acompañada por la palabra “ok”. Considera que esta adición a su marca no sirve para distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas de la Demandante. Por ello considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas sobre las que la Demandante ostenta Derechos Previos.
Además, considera que la adición del término “ok”, aumenta el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas GOOGLE de la Demandante dado que los usuarios y consumidores relacionarán el nombre de dominio en disputa con el asistente de Google.
Por otra parte, entiende que el identificador de dominio ".es", es un requisito de registro estándar que, como tal, no tiene importancia legal y no confiere distinción alguna al nombre de dominio en disputa.
Por todo ello considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de su propiedad.
En relación al segundo requisito del test considera la Demandante que el Demandado carece de derechos o interés legítimos. Y ello en base a lo siguiente: la Demandante no ha autorizado ni licenciado a favor del Demandado a usar ninguna de sus marcas, incluyendo su marca registrada GOOGLE. No existe prueba de que el Demandado sea conocido comúnmente como “google”. La Demandantedice haber realizado una búsqueda en la base de datos de marcas de TMVIEW de la EUIPO de las que se desprende que el Demandado carece de marca alguna sobre el término “google”. La Demandante niega la existencia de relación presente o pasada entre las partes. El Demandado no puede argumentar que haya realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de productos/servicios de buena fe. La propia reputación de la marca GOOGLE evidencia la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Insiste la Demandante que la reproducción de la marca GOOGLE hará pensar al usuario encontrarse en un sitio oficial cuando ello no es así. La adición del término “ok” provoca confusión con el asistente de la Demandante denominado “ok google”.
Finalmente, y en relación al tercer requisito, la Demandante considera que uno de los factores para determinar el registro y/o uso de mala fe de un nombre de dominio es el conocimiento anterior a dicho registro. En este sentido destaca la Demandante el renombre de la marca GOOGLE por lo que de ello resulta que el Demandado tenía en cuenta estas marcas al momento de registro.
Por lo que se refiere al uso, alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Efectivamente sostiene que el nombre de dominio no soporta ningún sitio web activo. Y que dicho “no uso” no impide que se considere que existe mala fe. De hecho considera que las circunstancias generales de este caso sugieren que la falta de uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado es de mala fe.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante ha demostrado ser titular de derechos marcarios sobre GOOGLE, siendo titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento tal y como queda reflejado en los Antecedentes de Hecho.
Por tanto, para la valoración de este primer requisito el Experto acude a las directrices recogidas en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. en su sección 1.7 cuando dice que: “En los casos en que un nombre de dominio incorpore la totalidad de una marca comercial, o cuando al menos una característica dominante de la marca relevante sea reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca”. Así sucede con el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca GOOGLE, sin que la adición del término “ok” sea suficiente para no reconocer la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. sección 1.8.
Además, nota el Experto que en este análisis comparativo entre el nombre de dominio en disputa y la marca no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de de nivel superior “.es”. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.
Por tanto, el Experto declara que existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca GOOGLE y por ello entiende que se de por cumplido el primer requisito fijado por el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos;
Considera la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en base lo siguiente: el Demandado carece de autorización o licencia para usar la marca GOOGLE, la Demandante niega que el Demandado sea conocido comúnmente como “google” y niega igualmente la existencia de relación presente o pasada entre las partes. Por otra parte, considera que no cabe argumentar sobre posibles preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de productos/servicios de buena fe.
Adicionalmente, considera la Demandante que la propia reputación de la marca GOOGLE evita que se le puedan reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
Con cuanto antecede, el Experto subraya el hecho de que la reproducción íntegra de la marca GOOGLE en el nombre de dominio en disputa hará pensar al usuario de Internet que se encuentra en un sitio oficial o cuanto menos patrocinado por la Demandante y por ello un riesgo implícito de asociación. Sin embargo, dicha relación o autorización ha sido negada por la Demandante, y existe un riesgo evidente de asociación o de suplantación. En este sentido la Sinopsis 3.0 de la OMPI sección 2.5.1 y The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings, Caso OMPI No. D2016-2290.
Por lo demás, la adición del término “ok” al nombre de dominio en disputa provoca confusión con la marca y el asistente de la Demandante denominado “ok google”.
En estas circunstancias entiende el Experto que se ha demostrado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos pues su silencio y falta de personación han evitado aportar las pruebas suficientes para rebatir cuanto alega la Demandante.
Por lo expuesto entiende el Experto que la Demandante ha probado suficientemente la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado, y por ello considera cumplido el segundo requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al artículo 2 del Reglamento la Demandante debe demostrar, con carácter alternativo, que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe.
Pues bien y en relación al registro el Experto considera que el punto de partida debe ser tanto el carácter de marca renombrada de GOOGLE como la íntegra reproducción de la misma en el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, constituye uno de los factores que determinan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe el conocimiento previo de la marca al momento del registro. En este caso, el registro de la marca renombrada GOOGLE queda reproducido íntegramente junto con la palabra “ok” que coincide con la conocida expresión que designa al asistente del aplicativo de la Demandante. Por tanto, parece razonable concluir que en la balanza de probabilidades el Demandado conocía o debía conocer la marca GOOGLE al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver Groupe Adeo c. David Marrero Trujillo, Caso OMPI No. DES2021-0021.
Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa resulta que éste redirige a una página estática, carente de oferta de servicios y, sin información alguna, a salvo la reproducción del nombre de dominio en disputa, y la palabra “hola” en varios idiomas con un paisaje acompañado con un par de pinceles. Siendo así el uso debe equipararse a una mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa. Nota el Experto el tiempo transcurrido desde el registro del nombre de dominio en disputa y la falta de aportación de pruebas por el Demandado. Por ello, el Experto acude a la doctrina inicialmente establecida en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. Y que para aplicarla en el presente caso tenemos en cuenta lo siguiente: (i) el alto grado de distintividad de la marca de la Demandante, (ii) el hecho de que el Demandado no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Con cuanto antecede el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <okgoogle.es> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 16 de diciembre de 2021