Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Groupe Adeo c. David Marrero Trujillo
Caso No. DES2021-0021
1. Las Partes
El Demandante es Groupe Adeo, Francia, representado por Coblence Avocats, Francia.
El Demandado es David Marrero Trujillo, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <leroymerli.es>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es SCIP.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de mayo de 2021. El 21 de mayo de 2021, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de mayo de 2021, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de junio de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de junio de 2021.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 1 de julio de 2021 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una empresa francesa del sector de la ferretería que desarrolla su actividad de venta de bricolaje a través de la sociedad “Leroy Merlin” constituida en 1923. Cuenta en la actualidad con cuatrocientas tiendas en numerosos países como Francia, Brasil, China o España entre otros.
El Demandante es titular de la marca LEROY MERLIN en numerosas jurisdicciones. Con efectos en España y a los efectos del procedimiento nos referimos a la marca internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) número 591251, registrada el 15 de julio de 1992 y a la Marca de la Unión Europea (MUE) registrada en la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) con número 10843597 presentada el 27 de abril de 2012 y registrada el 7 de diciembre de 2012.
El Demandante es titular de un portfolio de nombres de dominio que incorporan su marca LEROY MERLIN y algunas variantes tanto en nivel superior genérico (“gTLD”) como nivel superior geográfico (“ccTLD”).
El Demandado registró el nombre de dominio <leroymerli.es> con fecha de 27 de marzo de 2021 redirigiendo a un “parking page” con numerosos enlaces de empresas competidoras.
Como David Marrero y con el mismo domicilio en Las Palmas, España, el Demandado aparece involucradoen otros procedimientos bajo el Reglamento (Christian Dior Couture c. David Marrero, Caso OMPI No. DES2008-0023, ZED Worldwide S.A. c. David Marrero, Caso OMPI No. DES2008-0040 y AutoScout24 GmbH c. David Marrero, Caso OMPI No. DES2008-0050, y).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Considera el Demandante que existe una similitud entre las marcas LEROY MERLIN de su propiedad con el nombre de dominio <leroymerli.es> hasta el punto de crear confusión. Mantiene que las únicas diferencias son la adición del sufijo “.es” y la supresión de la letra “n” al final de “merlin” que en pura práctica constituye lo que se ha denominado “typosquatting”. En apoyo a sus argumentaciones el Demandante aporta numerosas decisiones del Centro.
Por lo demás, alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, mantiene que no consta que el Demandado tenga derechos marcarios sobre LEROY MERLIN. Tampoco el Demandante ha concedido licencia o autorización de uso de LEROY MERLIN o ha autorizado registrar un nombre de dominio que incorpore dicha marca a favor del Demandado.
Niega, además, que las partes hayan mantenido relaciones comerciales con anterioridad.
El Demandante destaca que el nombre de dominio en disputa se encuentra dirigido a un “parking page” que reproduce enlaces a sitios webs competidores del Demandante. Todo ello con ánimo del Demandado de obtener alguna ventaja o provecho. Por ello, concluye que este uso no puede ser legítimo ante la falta de autorización del Demandante.
Finalmente, sostiene el Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó porque el Demandado tenía un conocimiento previo de la existencia de la marca LEROY MERLIN. Hace notar el Demandante el esfuerzo en la defensa y promoción de sus derechos y, reputación como empresa, al registrar en numerosas jurisdicciones su marca. Este esfuerzo y reconocimiento ha llevado a que sus signos distintivos sean notorios. Precisamente es dicha notoriedad la que hace que el Demandado haya tenido conocimiento previo de la marca LEROY MERLIN antes del registro.
Y por lo que se refiere al uso, el nombre de dominio se encuentra dirigido a una página de parking que reproduce varios enlaces a sitios webs de la competencia de la Demandante. Esta práctica constituye un intento de atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, a los usuarios de internet a la página web del Demandado, creando un riesgo de confusión con las marcas del Demandante. Este uso debe ser considerado como de mala fe.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento sobre la marca LEROY MERLIN.
La comparación entre la marca del Demandante LEROY MERLIN y el nombre de dominio en disputa <leroymerli.es> lleva al Experto a declarar el riesgo de confusión. El Experto considera que existe reproducción de la marca a pesar del error ortográfico consistente en la eliminación de la letra “n” final. Es decir, considera dicho error obvio e intencionado que en modo alguno evita reconocer la marca en el nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, existe una similitud del nombre del dominio en disputa <leroymerli.es> hasta el punto de causar confusión con la marca LEROY MERLIN del Demandante. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 1.9.
Por lo demás, los ccTLD no son normalmente tenidos en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer elemento. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1
Por tanto, el Experto declara cumplido el primer requisito de los fijados por el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos se refiere a la existencia de derechos o intereses del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Ciertamente el Reglamento evita fijar una lista de supuestos por lo que el Experto tiene en cuenta las directrices de los supuestos establecidos en la Política UDRP.
Por ello y teniendo en cuenta las alegaciones del Demandante el Experto puede concluir que el Demandante ha establecido, de manera prima facie, que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos. Efectivamente para ello se tiene en cuenta la notoriedad de la marca, el intento de aprovechamiento de la misma en el “parking page” por el Demandado con potenciales ingresos obtenidos en la práctica denominada pay-per-click (“PPC”) o ingresos por cliquear y finalmente, la falta de autorización del Demandante para el uso de la marca como nombre de dominio.
Adicionalmente y, a pesar del error intencionado al eliminar la letra “n” del nombre de dominio en disputa considera el Experto que existe un riesgo implícito de confusión por asociación con el Demandante que puede hacer pensar al usuario de Internet que se encuentra ante el Demandante. Ver la sección 2.5.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En estas circunstancias corresponde al Demandado la presentación de pruebas relevantes de sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1, establece: “[…] se entiende que cuando un demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”. No obstante, el Demandado ha guardado silencio sin que se hayan podido valorar posibles derechos o intereses a su favor.
Por ello, el Experto considera probado este segundo requisito a los efectos del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito del Reglamento consiste en que el Demandante demuestre que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
En el presente caso el Experto tiene en cuenta que uno de los factores que pueden demostrar un registro de mala fe es el conocimiento previo de la marca del Demandante por el Demandado. En este caso, la notoriedad de la marca LEROY MERLIN en España avalaría ese conocimiento previo y, por ende, el registro de mala fe. Nada en el expediente impide concluir que el Demandado conocía o debía conocer la marca LEROY MERLIN.
Por otra parte y, habida cuenta de la participación del Demandado en otros procedimientos OMPI como demandado, el Experto acude a la sección 3.1.2 de la Sinopsis OMPI 3.0 sobre factores de registro y uso de mala fe cuando dice: “Puede incluir un escenario donde el Demandado ha registrado en diferentes ocasiones un nombre de dominio con abuso a los derechos marcarios de un tercero”. Efectivamente el Demandado ha sido condenado por ciberocupación previamente en varios procedimientos.
Adicionalmente, se considera de mala fe la práctica ha consistido en redirigir el nombre de dominio en disputa a una página de parking con enlaces de empresas competidoras. En estas circunstancias se presume la obtención de beneficios a través de la misma. Véase FXCM Global Services, LLC v. Zhao Ke, Caso OMPI No. DES2020-0048. Con ello el Demandado ha atraído intencionalmente a usuarios de Internet a su sitio web para obtener ganancias comerciales a través de la confusión en cuanto a la fuente o afiliación del sitio web tal y como señala el apartado cuarto del artículo 2 del Reglamento sobre pruebas de registro o uso de mala fe.
En definitiva, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y, por ello queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <leroymerli.es> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 14 de julio de 2021