Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Itaú Corpbanca c. Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / Carlos Ricaurte, Dyc Tecnhology-363083341
Caso No. D2021-1471
1. Las Partes
La Demandante es Itaú Corpbanca, Chile, representada por Porzio, Rios & Associates, Chile.
El Demandado es Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), Estados Unidos de América / Carlos Ricaurte, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <itaucoop.net>.
El registrador del citado nombre de dominio es CCI REG S.A.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de mayo de 2021. El 12 de mayo de 2021 el Centro envió a CCI REG S.A. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de mayo de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de mayo de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 22 de mayo de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de mayo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de junio de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de junio de 2021.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de junio de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es filial chilena de ITAU UNIBANCO, de origen brasileño. El Grupo bancario y financiero ITAU es, entre otros, propietario de los siguientes registros marcarios en Chile :
ITAU con número de registro 1133473 de fecha 10 de marzo de 2014 ;
ITAU con número de registro 1235776 de fecha 5 de diciembre de 2016 ;
ITUA con número de registro 1243621 de fecha 2 de marzo de 2017.
La marca ITAU se utiliza en numerosas jurisdicciones, principalmente en Latinoamérica donde es uno de los grupos financieros más grandes del mercado. La marca ITAU debe ser calificada como notoria.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con fecha de 25 de enero de 2020 vía Privacy Protect, LLC. El nombre de dominio en disputa <itaucoop.net> ha sido utilizado de manera fraudulenta para captar fondos, según denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor de Chile (SERNAC) que responsabiliza de dichos actos fraudulentos a la Demandante. La Demandante interpuso querella criminal antes los Tribunales de Justicia en defensa de sus intereses.
Actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas de su propiedad ITAU. Por lo que se refiere a la expresión “coop” entiende que carece de poder diferenciador además de ser muy similar a “Itaucorp” que se corresponde con su símbolo bursátil. En todo caso y habida cuenta lo anterior la Demandante concluye que el público usuario de Internet podría pensar que el nombre de dominio en disputa se refiere a una entidad financiera relacionada con la Demandante.
Por lo demás defiende el valor de marca notoria de ITAU e insiste en la falta de carácter distintivo del término “coop” por lo que considera que existe un riesgo agravado de confusión pues cualquier persona que se encuentre con el nombre de dominio en disputa deducirá erróneamente que se encuentra ante un sitio web relativo a servicios financieros prestados por ITAU.
En relación al segundo requisito mantiene la Demandante que el Demandado no tiene ningún tipo de relación o conexión con el nombre de dominio en disputa. Tampoco existe, dice, evidencia alguna de que existan solicitudes o registros de marcas en relación al término “itau” a nombre de terceros que no sean la Demandante.
Mantiene que el uso de “ITAU” en el nombre de dominio en disputa y en la web ha sido sin autorización. Hace notar que no existen registros de sociedades anónimas bajo la denominación “Itaucoop, S.A.” a pesar de constar así en la web del Demandado. Tampoco existen registros de alguna cooperativa de ahorro y crédito bajo dicho nombre o parecido.
Considera, por otra parte, que la regulación y las decisiones jurisdiccionales han reconocido una conexión entre los nombres de dominio y las marcas habida cuenta del valor identificador del origen empresarial de los bienes y servicios y de la información que a través de los mismos se difunde. A tal efecto se remite a la Política, al Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Defiende la Demandante que el Demandado solicitó el registro del nombre de dominio en disputa a sabiendas de que el mismo contenía marcas comerciales famosas de un tercero y de los perjuicios que dicha solicitud conllevaban.
Por lo que se refiere a la utilización del servicio de “proxy” o de registro privado para enmascarar al verdadero titular del registro considera que en este caso es constitutivo de mala fe en la medida de que el nombre de dominio en disputa contiene una marca notoria y famosa. Que adicionalmente el Demandado ha incumplido con el artículo 2 de la Política que establece la obligación positiva de evitar registros de nombres de dominio que pudieran resultar abusivos de marcas comerciales.
Finalmente, la Demandante alerta del uso fraudulento del nombre de dominio en disputa. Efectivamente en virtud de denuncia de un tercero-consumidor ante el SERNAC la Demandante tuvo conocimiento de las actividades desarrolladas por “Itaucoop,S.A.” en la web “www.itaucoop.net” con ánimo defraudatorio. Destaca la Demandante la utilización de una sociedad en principio inexistente legalmente y con un RUT (Número de Identificación Fiscal) correspondiente a otra compañía del Grupo ITAU. Por ello, concluye, que la utilización de la marca ITAU en el nombre de dominio en disputa no tiene otro fin que hacer creer a los consumidores que el origen empresarial de “Itaucoop,S.A” es el mismo que el de la Demandante y todo ello en un intento de fraude.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
A. Sobre la existencia de otros procedimientos declarados por la Demandante
Con fecha de 4 de mayo de 2021 la Demandante ha presentado una querella criminal ante el 4ºJuzgado de Garantía de Santiago de Chile por delitos contra la Ley de Propiedad Industrial, estafa y otras defraudaciones por el uso malicioso de la marca ITAU en el nombre de dominio <itaucoop.net>.
De acuerdo al párrafo 18 del Reglamento, de existir un proceso legal anterior al procedimiento administrativo, el Experto tiene la facultad discrecional de decidir la suspensión o la conclusión del procedimiento administrativo, así como la facultad de continuar hasta llegar a una decisión.
Nota el Experto la notificación del procedimiento administrativo al Demandado y su falta de respuesta, así como la independencia de los tribunales penales chilenos respecto de una decisión UDRP tal y como se recoge en la sección 4.14 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por todo lo anterior, el Experto acuerda continuar con el procedimiento administrativo a fin de evitar dilaciones innecesarias.
B. Identidad o similitud confusa
Ha quedado demostrado los derechos marcarios de la Demandante sobre ITAU y es palmaria su íntegra reproducción en el nombre de dominio en disputa.
Siguiendo los criterios recogidos en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7 el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito. Nota el Experto que la adición del término “coop” no evita una conclusión de similitud confusa. En este sentido véase la sección 1.8 de la Sinopsis.
Por lo demás, los dominios de primer nivel (en inglés “gTLD”) no son normalmente tenidos en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer elemento. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1
En estas condiciones el Experto considera cumplido el primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
En opinión del Experto existen indicios por el que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de forma fraudulenta. Además, las pruebas presentadas indican que ha existido un intento de la web del Demandando de hacerse pasar por la Demandante. Tiene en cuenta el Experto el ámbito de actuación al que se dirige la web, la composición del nombre de dominio en disputa frente a la denominación social de la Demandante, la utilización en la web del Demandando del número de identificación fiscal de otra filial del Grupo ITAU, la denuncia ante el SERNAC y posterior querella criminal, así como el silencio del Demandado.
Además, no existe evidencia alguna en el expediente en virtud de la cual el Demandado tenga algún derecho o interés legítimo sobre el término “itau” o, exista causa legítima para usar la marca ITAU o, incorporar dicho término a un nombre de dominio. El Demandado optó por guardar silencio a pesar de habérsele notificado debidamente la Demanda por lo que dicho silencio deja sin refutar el caso de la Demandante que si ha demostrado prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos.
Por tanto, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y da por cumplido con el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Las circunstancias del presente caso permiten deducir un más que probable conocimiento previo de las marcas de la Demandante por el Demandado. Efectivamente, la declarada notoriedad de la marca ITAU, la incorporación de la marca al nombre de dominio en disputa y la ausencia de respuesta permiten al Experto considerar que el registro no fue casual sino en virtud del conocimiento previo de la Demandante y sus marcas. Por tanto, el Demandado conocía o debía conocer la marca ITAU al momento del registro. Ver Ford Motor Company c. Gabriel Guzmán Sánchez, Hosting Titán, S.A. de C.V., Caso OMPI No. D2020-1510.
En relación al uso, el Experto acude al párrafo 4(b)(iv) de la Política según el cual : “si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”. Nota el Experto la denuncia ante el SERNAC y la confusión que genera el propio nombre de dominio en disputa con la marca ITAU.
Adicionalmente, el Experto ha comprobado la falta de uso del nombre de dominio en disputa en la actualidad lo que determina la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva. Para ello, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Por lo demás, la utilización de un servicio proxy puede considerarse legítima en función de las circunstancias. Sin embargo, en el presente caso se da la circunstancia de una presunta participación del nombre de dominio en disputa en actividades fraudulentas. Por ello, entiende el Experto que la utilización del servicio de proxy por el Demandado apoyaría en este caso, y habida cuenta de la denuncia presentada, el cumplimiento del presente requisito.
En estas condiciones el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <itaucoop.net> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 13 de julio de 2021