Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd.
Litige n° DFR2005-0013
1. Les parties
Le requérant est la Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie, Clermont-Ferrand, France représenté par le Cabinet Dreyfus & Associés, France.
Le défendeur est la société Eurostatic LTD, Neuilly S/Seine, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <guidemichelin.fr>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Safenames LTD, Royaume Uni.
3. Rappel de la procédure
Conformément au Règlement sur la procédure alternative de résolution de litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après désigné “le Règlement”), le Requérant a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) reçue par le Centre sous forme électronique le 13 septembre 2005, et par courrier postal le 4 octobre 2005.
Le Centre a accusé réception de la plainte le 14 septembre 2005, et a adressé le même jour une requête à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (“l’AFNIC”) aux fins de vérification des éléments du litige et le gel des opérations. L’AFNIC a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 20 septembre 2005.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, le Centre a adressé en date du 5 octobre 2005 une notification de la plainte au Défendeur, valant ouverture de la présente procédure administrative. Faute de recevoir une réponse du Défendeur dans les délais impartis par le Règlement, le Centre a adressé le 26 octobre 2005, aux parties une notification d’un défaut du Défendeur.
En date du 7 novembre 2005, le Centre a nommé Dina Founes comme expert unique dans le présent litige. L’expert constatant qu’il a été désigné conformément au Règlement, a adressé au Centre une déclaration d’acceptation, et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant, la Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie, est une société crée il y a plus d’un siècle (le 28 mai 1889) et qui est réputée tant en France que sur le plan mondial pour la fabrication et la commercialisation de pneus pour l’industrie automobile.
Le Requérant a par la suite étendu son champ d’activité pour s’impliquer dans les courses de motos et de Formule 1, mais également pour couvrir des secteurs connexes à l’automobile tels que les services d’assistance automobile, ainsi que l’édition de cartes routières et de guides de restauration, d’hôtellerie et de voyage connus du public sous l’appellation de “guides Michelin”.
Le Requérant est présent dans 170 pays et propose plus de 36000 produits à la vente. La marque MICHELIN est extensivement exploitée en France et à l’étranger, et le Requérant a pris soin de protéger sa marque par de nombreux enregistrements en France et à l’étranger.
Le Requérant utilise également le nom MICHELIN à titre de nom commercial, dénomination sociale et enseigne et détient de nombreux noms de domaines comprenant le vocable MICHELIN.
Le Requérant ayant constaté l’affichage par la société Sedo GmbH de la dénomination MICHELIN à titre de nom de domaine au sein d’un système de parcage pointant vers une page listant des liens hypertextes publicitaires couvrant des produits et services relatifs au tourisme, hôtellerie, et libraires (parmi lesquels un lien faisant référence au Guide MICHELIN), a adressé le 7 avril 2005 une lettre de mise en demeure à cette société lui enjoignant de bloquer et supprimer le nom de domaine contesté de son programme d’hébergement lucratif. Cette société a accédé à la demande du Requérant en supprimant le nom de domaine litigieux de son système d’hébergement qui pointe aujourd’hui vers une page vierge. Le Requérant a néanmoins poursuivi ses recherches et constaté, suite à une recherche effectuée dans les bases de données WHOIS en date du 19 avril 2005, la réservation du nom de domaine <guidemichelin.fr> par la société française Safenames Ltd. Suite à cette constatation, une première lettre de mise en demeure fut adressée le 19 avril 2005 par le Requérant à la société Safenames Ltd lui demandant de lui rétrocéder à l’amiable le nom de domaine litigieux. Le défaut de réponse de cette dernière contraignit le Requérant à adresser une seconde lettre de mise en demeure à la société mère anglaise du même nom en date du 15 juin 2005 lui demandant la rétrocession du nom de domaine litigieux à son profit. Les sociétés concernées n’ont pas répondu au Requérant qui releva, suite à une seconde recherche effectuée sur les bases de données WHOIS en date du 25 août 2005, que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> avait été transféré au Défendeur.
Compte tenu du silence opposée par le premier détenteur du nom de domaine litigieux aux deux lettres de mise en demeure adressées par le Requérant, et constatant le récent transfert du nom de domaine en cause <guidemichelin.fr> au Défendeur par la société Safenames LTD, le Requérant a décidé de soumettre le présent litige au Centre.
5. Argumentation des parties
L’argumentation des parties est comme suit :
A. Le Requérant
A l’appui de sa plainte, le Requérant a versé au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque MICHELIN justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvisée :
(1) Marque internationale MICHELIN n° 771031, enregistrée le 11/06/2001 et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 et 42;
(2) Marque anglaise n° 1015388, enregistrée et renouvelée pour une période de 14 ans le 3/08/1994, couvrant les produits et services en classe 16;
(3) Marque française MICHELIN n° 1392599, enregistrée et renouvelée le 24/01/1997, couvrant les produits et services en classes 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 et 20;
(4) Marque française MICHELIN n° 003073702, enregistrée le 22/12/2000 et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 et 42;
(5) Marque française MICHELIN n° 1585214, enregistrée et renouvelée le 12/01/2000, couvrant les produits et services en classes 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 34;
(6) Marque française MICHELIN n° 1649865, enregistrée et renouvelée le 25/10/2000, couvrant les produits et services en classes 6, 14, 16, 18, 21 et 25.
Le Requérant indique également détenir et exploiter de nombreux noms de domaine incluant le vocable “MICHELIN” (<michelin.com>, <michelin-travel.com>, <viamichelin.com>, etc.) pour promouvoir ses produits et services dans le monde. Il souligne exploiter également la dénomination MICHELIN à titre de nom commercial de dénomination sociale et d’enseigne.
Le Requérant fait valoir à l’appui de sa plainte à l’encontre du Défendeur que :
- la marque MICHELIN ainsi que les autres marques qu’il détient pour designer des guides tels que le “GUIDE ROUGE” ou le “GUIDE VERT” jouissent d’une grande notoriété tant en France qu’à l’étranger et insiste sur le fait que s’agissant en l’espèce d’une marque particulièrement notoire en France, le Défendeur ne pouvait en ignorer l’existence alors qu’il réside en France.
- que la reproduction au sein du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> de la marque MICHELIN en association avec le terme “guide” ne peut qu’engendrer la confusion dans l’esprit du public, et porter atteinte aux droits du Requérant sur la marque MICHELIN du Requérant au sens de l’article 713-3 CPI. Le nom de domaine litigieux porte également atteinte aux droits d’auteur du Requérant sur le titre des ouvrages “Guide MICHELIN” au sens de l’article L 112-4 CPI.
- le Défendeur ne détient aucun droit ou permission du Requérant l’habilitant à exploiter ou à enregistrer un nom de domaine comprenant la marque MICHELIN; qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur porte également atteinte aux noms commerciaux et noms de domaines antérieurs du Requérant; et fait valoir également que le fait pour le Défendeur de maintenir inactif un nom de domaine reproduisant une marque notoire est constitutif de mauvaise foi, d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 C.C car il contribue à diluer l’image et la réputation de cette marque auprès du public.
Compte tenu de l’ensemble des arguments développés ci-dessus, le Requérant s’estime fondé à demander la transmission du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> à son profit.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant, et est par conséquent en défaut.
6. Discussion
Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’article 1 du Règlement définit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
Considérant les arguments développés par le Requérant, l’expert doit s’attacher en l’espèce à rechercher si les conditions posées dans ces dispositions sont remplies; à savoir si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue bien en l’espèce une atteinte aux droits des tiers protégés en France, notamment :
(1) une violation des droits de propriété intellectuelle du Requérant.
(2) une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Et ensuite pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requérant, l’expert devra rechercher si le Requérant a bien justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte; en l’occurrence la dénomination MICHELIN.
A. L’atteinte aux droits du Requérant
(1) Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
L’expert retient que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> reproduit intégralement la marque MICHELIN du Requérant qui demeure l’élément central et distinctif dans la combinaison de termes formée par le nom de domaine litigieux. En effet, l’adjonction du terme descriptif “guide” et de l’extension “.fr” sont inopérants pour écarter la similitude des signes en cause. L’expert relève par conséquent que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> est identique aux marques MICHELIN du Requérant ainsi qu’aux nombreux noms de domaine du Requérant comprenant la marque MICHELIN.
Il ressort en outre des pièces versées au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilisé par le réservataire antérieur renvoyait vers une page de parking (aujourd’hui inactive) maintenue par la société Sedo GmbH et listant des liens hypertextes menant à des sites offrant des produits et services identiques (tels que le guide “Michelin” et autres guides touristiques) ou similaires (hôtellerie et voyages) à ceux offerts par le Requérant sous la marque MICHELIN et noms de domaines comprenant le terme MICHELIN. L’expert considère au vu de ces éléments que le nom de domaine <guidemichelin.fr> est enregistré et a été utilisé pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou à tous le moins similaire à ceux offerts par le Requérant sous la marque MICHELIN. Une telle exploitation du nom de domaine <guidemichelin.fr> engendre indéniablement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur internaute qui est ainsi amené à penser à tort que le nom de domaine litigieux mène à un site officiellement affilié au Guide MICHELIN ou à tous le moins est recommandé par le Requérant dans les secteurs de l’hôtellerie, des voyages, et des guides touristiques.
Il convient de rajouter qu’en l’espèce le nom de domaine litigieux n’est pas exploité par le Défendeur (site inactif). Cependant, il demeure enregistré par ce dernier. Or il doit être noté que cet enregistrement est répréhensible en droit français car constituant un acte de contrefaçon de la marque (La contrefaçon est réalisée par la reproduction pure et simple d’une marque enregistrée ; Cour d’appel de Paris 13 octobre 1999).
Au vu des éléments ci-dessus, l’expert considère que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> par le Défendeur porte incontestablement atteinte aux droits du Requérant sur la marque MICHELIN et plus particulièrement aux marques n° 1649865 et n° 1392599 au sens de l’article L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi qu’aux noms de domaine antérieurs comprenant le vocable MICHELIN.
L’expert considère en outre que la marque MICHELIN constitue assurément une marque notoirement connue en France et a l’étranger, et à ce titre, la réservation illégitime par le Défendeur du nom de domaine <guidemichelin.fr> qui de toute évidence se réfère au guide phare du Requérant en vue de bénéficier indûment de sa renommée est constitutif d’un abus de droit par le Défendeur et ne peut que porter atteinte aux droits du Requérant sur cette marque au titre de l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle protégeant les marques de renommées (voir en ce sens le cas LES ECHOS contre KLTE Ltd., Litige n° DFR2005-0012).
Enfin, considérant les droits détenus par le Requérant sur le titre d’ouvrage “Guide Michelin” depuis plus d’un siècle, l’expert retient que le Défendeur en réservant le nom de domaine litigieux, sans être licencié ou muni d’une autorisation précise du Requérant à cet effet, porte également atteinte aux droits d’auteur du Requérant sur le titre de cet ouvrage au sens de l’article L112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle (voir également le cas DFR2005-0012).
(2) Atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale
L’expert retient que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> fut maintenu et utilisé par le précédent réservataire dans un but lucratif permettant le détournement des internautes clients potentiels du Requérant vers des sites listant des produits et services identiques et voisins de ceux offerts par le Requérant sous la marque MICHELIN. Cet usage incorrect et illégitime du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> dans le but de détourner la clientèle internaute du Requérant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une rémunération est en violation des droits du Requérant sur sa marque MICHELIN et constitue par conséquent un comportement déloyal et parasitaire au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil (voir en ce sens le cas Easecredit v. Barnas, Jeff, Litige n° D2005-0004).
Ces agissements fautifs et injustifiés du Défendeur portent également atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale du Requérant.
L’expert note également que le contact technique du Défendeur, tel que cela apparaît sur la recherche WHOIS de L’AFNIC, est en fait la société mère du précédent détenteur du nom de domaine litigieux; la société Safenames Ltd, qui, de surcroît, représente également en l’espèce l’unité d’enregistrement du nom de domaine en cause <guidemichelin.fr>. L’expert relève également que l’adresse électronique du Défendeur propriétaire du nom de domaine litigieux est [nom]@safenames.net et à ce titre semble évoquer des liens étroits entre le Défendeur et le précédent réservataire. Au vu de ces éléments, l’expert estime que le Défendeur semble intimement lié au précédent titulaire du nom litigieux, et il parait donc peu probable à l’expert que le Défendeur ait pu ignorer les droits antérieurs du Requérant sur la marque MICHELIN. En effet, les droits du Requérant sur la marque MICHELIN avaient étaient clairement explicités quelques mois auparavant par ce dernier au précédent réservataire; la société Safenames Ltd lorsque le Requérant avait tenté d’obtenir auprès de cette société la rétrocession à l’amiable du nom de domaine en cause à son profit.
L’expert relève enfin la mauvaise foi du Défendeur lorsque celui-ci (1) conserve de manière injustifiée l’enregistrement du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> lequel n’est plus actif puisqu’il pointe aujourd’hui vers une page blanche (voir en ce sens le cas Rémy Martin & Cie, Cointreau SA et La Compagnie Rémy Cointreau contre Stéphane Obadia, Litige n° D2001-1263), et (2) réside en France, et qu’à ce titre, il ne peut raisonnablement invoquer, compte tenu de la notoriété de la marque MICHELIN, son ignorance de l’existence du Guide Michelin et des droits du Requérant sur cette marque (voir en ce sens le cas ACCOR contre Eurolinked Sarl, Litige n° D2005-0861).
Au vu de ce qui précède, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> démontrent à l’évidence un comportement déloyal et fautif de la part du Défendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et conduisant inéluctablement à vulgariser et diluer l’image et réputation de la marque MICHELIN, portant ainsi atteinte aux droits du Requérant sur sa marque, et noms de domaine antérieurs, mais également sur son nom commercial et sa dénomination sociale MICHELIN.
B. Justification des droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des pièces versées au dossier, l’expert considère que le Requérant justifie de ses droits exclusifs sur la dénomination MICHELIN à titre de marque et de nom commercial, et relève que la marque “MICHELIN” doit être considérée comme constituant une marque notoire protégeable en tant que telle au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris.
Le Requérant est donc manifestement bien fondé à demander la transmission à son profit du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr>.
7. Décision
Pour les motifs exposées ci-dessus, et conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <guidemichelin.fr> au profit du Requérant.
Dina Founes
Expert Unique
Le 21 novembre 2005