WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Fonbet Corp. проти Геннадія П. Пастушенка

Справа No. DUA2020-0010

1. Сторони

Позивачем є Fonbet, Corp., Панама, самопредставництво.

Відповідачем є Геннадій Петрович Пастушенко, самопредставництво.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване через Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтернет Інвест” (далі, “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі, “Центр”) 14 квітня 2020 року. 14 квітня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 15 квітня 2020 року Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідач дійсно вказаний у якості такого реєстранта, і надав відповідні контактні дані. 20 квітня 2020 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам, вказавши, що угода про реєстрацію оспорюваного доменного імені викладена українською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 23 квітня 2020 року Позивач подав клопотання про те, щоб справа розглядалась англійською. Відповідач не подавав окремого клопотання щодо мови провадження, втім заявляє про здійснення адміністративного провадження українською мовою у Відповіді на Позов, поданій 29 травня 2020 року.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі, “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі, “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ВОІВ (далі, “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 1 травня 2020 року. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) Відповідь слід було надати до 21 травня 2020 року. 21 Травня 2020 року Відповідач попросив про автоматичне чотириденне продовження строку подання Відповіді відповідно до параграфу 5(b) Правил.UA, а також про подальше продовження відповідно до параграфу 5(d). Продовження строку відповідно до параграфу 5(b) було надано і встановлено строк для подання Відповіді до 29 травня 2020 року. 21 Травня 2020 року Центр надав подальше продовження строку відповідно до параграфу 5(d) Правил .UA і встановив строк для подання Відповіді до 29 травня 2020 року. Відповідь була подана до Центру 29 травня 2020 року

Відповідно до параграфів 5(c)(iv) та (c)(v), параграфу 6 Правил .UA, параграфу 8 Додаткових Правил ВОІВ при наданні Відповіді на Позов Відповідачем заявлено клопотання про колегіальний розгляд справи адміністративною комісією у складі трьох членів Комісії із поданням трьох кандидатів, обраних із загальнодоступного списку можливих членів Комісії, який формує та оприлюднює Центр.

Центр призначив Комісію у складі трьох членів: Катерини Олійник, Марії Коваль, Ганни Прохорової – призначивши Катерину Олійник Головою Комісії відповідно до пункту 6(e) Правил .UA. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Кожен із членів Комісії надали Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є діючою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Республіки Панама. Позивач є букмекерською компанією, яка здійснює свою діяльність через пов’язані компанії та веб-сайти, зокрема через веб сайт <fonbet.ru>, на якому приймаються ставки на різні спортивні та інші події.

Відповідно до каталогу Top100Bookmekers, розміщеного на веб-сайті “top100bookmakers.com”, Позивач входить до рейтингу провідних міжнародних букмекерських компаній, посідаючи станом на 7 квітня 2020 року 11 місце з урахуванням кількості щоденних відвідувачів та користувацького рейтингу.

Позивач володіє торговельною маркою FONBET Євросоюзу (“EUTM”) No. 014873194 , зареєстрованою 15 березня 2016 року. EUTM зареєстрована для послуг 35, 38, 41 i 42 класів МКТП, зокрема для послуг казино та інших послуг, пов’язаних із азартними іграми.

В Російській Федерації зареєстроване та здійснює господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю “Ф.О.Н.” (“ТОВ “Ф.О.Н.”“), утворене 10 грудня 2014 року шляхом реорганізації відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 29 травня 2020 року. Основним видом діяльності ТОВ “Ф.О.Н” є діяльність з організації укладення парі. Ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор в букмекерських конторах та тоталізаторах, видана Державною податковою службою Російської Федерації, чинна з 26 червня 2009 року. Серед засновників ТОВ “Ф.О.Н.” зазначена Акціонера компанія з обмеженою відповідальністю “Біруса Лімітед” (Республіка Кіпр) та ряд фізичних осіб.

Відповідно до даних WhoIs оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване 19 жовтня 2015 року на ім’я Пастушенка Геннадія Петровича. На момент подання Скарги DDN перейшов на неактивний веб-сайт.

Відповідач зареєстрував торговельну марку FONBET за свідоцтвом України No. 203892 25 вересня 2015 року для послуг 35 (рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи) та 41 (освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів, окрім послуг щодо азартних ігор, забезпечування устаткування для казино (азартних ігор)) класів МКТП.

Згідно із відомостями, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, Відповідач є власником наступних знаків для товарів і послуг в Україні:

Відповідно до бібліографічних даних свідоцтва України No. 203892 станом на 21 січня 2020 року, представником заявника/власника свідоцтва виступав Сергій Костянтинович Іонушас.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті юридичної компанії “Гелон”,“www.gelon.com.ua”, Сергій Костянтинович Іонушас є директором зазначеної фірми, патентним повіреним України.

Відповідники зазначених вище знаків для товарів і послуг, власником яких є Відповідач, зареєстровані в інших юрисдикціях на інших юридичних осіб:

До подачі позову Позивач надсилав претензію Відповідачеві із посиланням на належну Позивачеві торговельну марку FONBET із вимогою переделегування оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> на ім’я Позивача через Реєстратора, який отримав претензію 17 березня 2020 року та переслав її Відповідачеві.

Мали місце комунікація та електронне листування Позивача, представленого в Україні ТОВ “Боровик та партнери”, із юридичною фірмою “Гелон”, що, відповідно до змісту електронного листування (листи від 04 листопада 2019 та 12 листопада 2019) виступала в інтересах Відповідача у переговорах стосовно передачі прав на торговельні марки Відповідача FONBET за свідоцтвом України No. 203892 та ФОНБЕТ за свідоцтвом України No. 204471, а також доменного імені <fonbet.ua>. Відповідно до електронної комунікації на пропозицію представника Позивача викупити торговельні марки та доменне ім’я за ціною 5 000,00 (п’ять тисяч) доларів США, представник юридичної фірми “Гелон” від імені Відповідача запропонувала ціну за уступку прав на торговельні марки та доменне ім’я у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті, із можливістю торгу у розумних межах.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Позивач та його афілійовані компанії здійснюють свою діяльність у сфері букмекерського бізнесу з 1999 року. Завдяки тривалості існування на ринку, багатьох Інтернет-майданчиків, спонсоруванню провідних спортивних команд та спортсменів на різних спортивних заходах, які привертають увагу багатьох глядачів, Позивач є однією із провідних міжнародних букмекерських компаній із високим рейтингом.

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> ідентичне торговельній марці Позивача.

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> не зареєстровано ані компанією, афілійованою із Позивачем, ані його ліцензіатом.

Торговельна марка FONBET є комерційним (фірмовим) найменуванням Позивача. Проте, Відповідач не здійснює діяльність під цим комерційним найменуванням і, відповідно, не є відомим за ним.

Пасивне утримування оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> також не свідчить про те, що Відповідач є знаним щодо оспорюваного доменного імені. Відсутні будь-які свідчення того, що Відповідач раніше правомірно використовував оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua>, або здійснював чи здійснює підготовку до його добросовісного використання.

Згідно із відомостями з реєстру компаній України, Відповідач є засновником трьох юридичних осіб, а також керівником багатьох інших юридичних осіб, діяльність яких зовсім не пов’язана із гральним бізнесом.

Відповідно, відповідач не має прав чи законних інтересів на oспорюване доменне ім’я.

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване або використовується недобросовісно з урахуванням наступних обставин:

- оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> було зареєстроване, щоб перешкодити Позивачеві відобразити його знак у відповідному доменному імені.

Позивач заявляє, що той факт, що Відповідачем зареєстрована не тільки торговельна марка Позивача FONBET, права на українські реєстрації якої Відповідач пропонував уступити за ціну 600 000,00 (шістсот тисяч) доларів США, а й торговельні марки інших компаній, які надають послуги в сфері грального бізнесу, свідчить, що Відповідачеві притаманна така практика незаконного блокування доменних імен для реєстрації законними власниками прав на знаки для товарів і послуг;

- відповідно до доктрини пасивного володіння доменним іменем, пасивне володіння оспорюваним доменним іменем <fonbet.ua> не становить спосіб добросовісного використання доменного імені;

- оскільки реєстрація торговельної марки Позивача передує реєстрації оспорюваного доменного імені <fonbet.ua>, Відповідач був добре обізнаний із торговельними марками Позивача та їх відомістю серед споживачів;

- реєстрація оспорюваного доменного імені <fonbet.ua>, здійснена Відповідачем без дозволу Позивача, може призвести до сплутування із діяльністю Позивача та нашкодити його діловій репутації, оскільки у споживачів, після переходу на непрацюючий сайт, може створитись хибне враження, що Позивач перестав надавати послуги, або має певні фінансові чи інші труднощі у наданні послуг, що унеможливлюють роботу сайту.

B. Відповідач

При встановленні схожості між торговельною маркою Позивача та оспорюваним доменним іменем <fonbet.ua> недостатньо здійснити порівняння між торговельною маркою та доменним іменем. Таке порівняння має здійснюватися із урахуванням наступних додаткових обставин, що мають значення для справи:

- територіальне поширення реєстрації торговельної марки Позивача: торговельна марка Позивача діє на території Європейського союзу;

пріоритетність прав: торговельна марка Позивача зареєстрована у березні 2016 року, в той час як оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване у жовтні 2015 року. Тобто Відповідач має пріоритетне право на оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua>.

- Позивач не надав належних доказів того, що він відомий з 1999 року, а також афілійованості із ТОВ “Ф.О.Н”.

Позивач невідомий на території України, оскільки відповідно до діючого законодавства гральний бізнес був забороненою діяльністю в Україні, що унеможливлювало рекламування послуг Позивача та здійснення ним господарської діяльності на території України.

В той же час, оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване у національному домені верхнього рівня (тобто домені верхнього рівня TLD із кодом країни) – ccTLD .UA. Реєстрація доменних імен в такому домені підкреслює приналежність до території України та умовою реєстрації доменного імені в домені ccTLD .UA є наявність у реєстранта прав на використання знака для товарів і послуг в Україні.

Відповідач не погоджується із твердженням Позивача щодо відсутності у Відповідача права або законного інтересу щодо оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> з урахуванням наступних обставин:

- торговельна марка і комерційне (фірмове) найменування Відповідача не мають безумовно співпадати. Існує багато прикладів неспівпадіння торговельної марки і комерційного найменування, під яким здійснює господарську діяльність юридична особа.

- Прикладом такого випадку є і ТОВ “Ф.О.Н.”, найменування якого не включає торговельну марку FONBET;

- те, що Відповідач попередньо не здійснював правомірного використання спірного доменного імені, в тому числі для здійснення підприємницької діяльності, не є репрезентативним аргументом на користь відсутності прав або законного інтересу.

- Поняття “право” та “законний інтерес” передбачають свободу особи здійснювати певні дії або користуватися певними благами за власним вибором, а не обов’язок робити це. Нездійснення свого права не нівелює його дійсність, принаймні з урахуванням законодавства України. Так, відповідно до частини 2 статті 12 Цивільного кодексу України, нездiйснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення.

- твердження Позивача, що Відповідач пов’язаний (як засновник або посадова особа) з рядом українських компаній, діяльність яких не пов’язана із організацією збору ставок на спортивні події, є нерелевантним, оскільки, перш за все, потрібно зважати на обсяг охорони прав на торговельні марки Позивача (які пов’язані із рекламуванням, адмініструванням і управлінням, організацією заходів, навчанням, інформуванням, сповіщенням новин), і абсолютно необов’язково, щоби такі послуги корелювалися із діяльністю Позивача. По друге, Відповідач не мав в принципі реальної можливості використання доменного імені щодо послуг, пов’язаних із гральним бізнесом, через заборону такого виду діяльності в Україні.

В той же час, право та законний інтерес щодо оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> у Відповідача обумовлюється саме тим, що Відповідач є власником знаків для товарів і послуг FONBET за свідоцтвом України No. 203892 та ФOHБET за свідоцтвом України No. 204471.

На думку Відповідача, твердження Позивача щодо недобросовісності реєстрації або використання оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> спростовуються наступними аргументами.

Відповідач заперечує повноваження юридичної фірми “Гелон” та Сергія Костянтиновича Іонушаса на представництво інтересів Відповідача і стверджує, що йому невідомо про жодні переговори щодо торговельних марок та оспорюваного доменного імені Відповідача та пропозицію уступки прав на торговельні марки та оспорюване доменне ім’я за винагороду у розмірі 600 000,00 (шістсот тисяч) доларів США.

Звернення Позивача до юридичної фірми “Гелон” через встановлений Позивачем зв’язок між Сергієм Костянтиновичем Іонушасом та відповідною юридичною фірмою є результатом хибного судження Позивача щодо того, що особа, вказана у бібліографічних даних свідоцтв як особа, що представляла інтереси власника при реєстрації торговельної марки, до цього часу має повноваження діяти від імені Відповідача, та приписування повноважень на представництво інтересів Відповідача юридичній фірмі “Гелон” через встановлення певних зв’язків між Сергієм Костянтиновичем Іонушасом та юридичною Фірмою “Гелон”.

Відповідач стверджує, що твердження Позивача про те, що Відповідач зареєстрував оспорюване доменне ім’я з метою створення перешкоди для відображення Позивачем торговельної марки FONBET у оспорюваному доменному імені є безпідставним з тієї очевидної причини, що Відповідач зареєстрував доменне ім’я раніше, ніж Позивач отримав правову охорону на торговельну марку FONBET.

Та обставина, що українським законодавством гральний бізнес був заборонений, спростовує, на думку Відповідача, твердження Позивача про те, що на момент реєстрації оспорюваного доменного імені Відповідачеві було беззаперечно відомо про незареєстровану в України торговельну марку Позивача.

Також Відповідач вбачає нелогічність і непослідовність Позивача при наведенні аргументації стосовно завдання шкоди репутації Позивача через неактивність веб-сайту <fonbet.ua>.

Споживачам, обізнаним із діяльністю Позивача, відомо і про вірну веб-адресу інтернет-ресурсу Позивача, і оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua>, в якому міститься географічний індикатор, очевидно буде не першою Iнтернет-адресою, яку спробують відвідати споживачі.

Українському споживачеві, через заборону грального бізнесу навряд чи спаде на думку відвідати сайт, на якому пропонуються заборонені в Україні послуги, використовуючи доменне ім’я, що містить двобуквений код України.

Той факт, що позовна вимога полягає у скасуванні оспорюваного доменного імені <fonbet.ua>, є ще однією підставою, що свідчить про відсутність прав у Позивача в Україні та необґрунтованість позовних вимог.

Недоведення принаймні одного із елементів є підставою для відхилення позову.

6. Обговорення та висновки

6.1. Попередня дискусія: Мова провадження

Відповідно до пункту (a) параграфу 11 Правил .UA якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова угоди про реєстрацію (а саме англійська, російська або українська), однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Відповідно до наданої Реєстратором інформації, мовою угоди про реєстрацію є українська. Відповідно до даних WhoIs Відповідач є юридичною особою, заснованою відповідно до законодавства України. Реєстратор також є юридичною особою – резидентом України.

Позивач скористався своїм правом заявити клопотання про здійснення провадження англійською мовою, посилаючись на використання у оспорюваному доменному імені <fonbet.ua> слова “bet” англомовного походження, яке є широковживаним і означає парі (заклад), результат якого ставиться у залежність від результату події, який неможливо спрогнозувати.

За загальним правилом при визначенні мови провадження враховується ряд чинників, включно із, але не обмежуючись, мовою листування між сторонами, що передувало поданню Позову, країною походження, громадянством та місцем проживання сторони, а також іншими обставинами на підтвердження обізнаності сторін із відповідною мовою.

В той же час, ні Центр, ні Комісія не зв’язані клопотанням сторін при вирішенні питання щодо визначення мови провадження.

Матеріали справи не містять достатніх підтверджень того, що Відповідач обізнаний з англійською мовою у достатній мірі для цілей даного адміністративного провадження. Окрім того, Відповідач скористався своїм правом заявити про проведення адміністративного провадження українською мовою при наданні відзиву. Разом з тим, суть відзиву дає підстави вважати, що Відповідачеві було зрозуміло, про що йдеться в Позові.

Відтак, з урахуванням фактичних обставин справи для забезпечення рівності сторін Комісія приходить до висновку, що мовою провадження є українська мова. Втім, з урахуванням надання Відповідачем відзиву по суті справи, перекладу Позову та доданих до нього додатків від Позивача не вимагається.

6.2. Змістовна дискусія

Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA позивач для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів:

(i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; і

(іі) у відповідача немає прав або законного інтересу щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Політика .UA є варіацією Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (“UDRP”) і є концептуально подібною до UDRP. У Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”), окремо відзначається важливість уніфікації підходів щодо розгляду справ для забезпечення передбачуваності результату розгляду. Відтак, попри те, що для забезпечення гнучкості процедури комісії не зобов’язані слідувати попереднім рішенням, посилання на попередні рішення комісій та Огляди ВОІВ є усталеною практикою. Тож, з урахуванням подібності цілей та завдань Політики .UA та UDRP, подібності критеріїв, що підлягають дослідженню за цими політиками, в даному рішенні Комісія вважає за можливе здійснювати посилання на попередні рішення, прийняті за UDRP, та на Огляд ВОІВ 3.0, де це є релевантно.

А. Ідентичне або оманливо подібне

Комісія визнає, що оспорюванe доменне ім’я є ідентичним до торговельної марки, на яку Позивач має права.

Оскільки відповідно до пункту 4(а)(i) Політики .UA встановленню підлягає ідентичність або схожість до ступеня змішування спірного доменного імені із торговельною маркою, права на яку належать Позивачу, спочатку необхідно визначити приналежність торговельної марки Позивачу.

Комісія встановила, що Позивач має права на торговельну марку FONBET. Загальноприйнято, що наявність національної або міжнародної реєстрації є достатнім доказом prima facie для доведення наявності прав на торговельну марку при встановленні даного критерію (див. п.1.2.1. Огляду ВОІВ 3.0).

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.com”, “.club”, “.nyc”) розглядається як стандартна реєстраційна вимога, і як такий не враховується при встановленні ступеню подібності за першим елементом, який має довести позивач у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен “.ua” при вирішенні питання про схожість оспорюваного доменного імені та торговельної марки Позивача (див. Volodymyr Mykhalchuk v. Олександр Шевʼяков, справа ВОІВ No. DUA2020-0008).

Відповідно, при визначені ступеню схожості між торговельною маркою FONBET та оспорюваним доменним іменем <fonbet.ua> Комісією не враховується наявність в оспорюваному доменному імені зазначення публічного домену “. ua”.

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> повністю відтворює торговельну марку FONBET. Відтак, Торговельна марка Позивача є чітко впізнаваною в оспорюваному доменному імені.

При встановленні першого елементу обсяг аналізу обмежується лише порівнянням торговельної марки та оспорюваного доменного імені, в той час як інші обставини справи досліджуються в рамках аналізу інших елементів відповідно до Політики .UA (див. Google LLC v. Aлександр Дмитрович Бутенко, справа ВОІВ No. DUA2020-0009).

З урахуванням наведеного вище Комісія приходить до висновку, що оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> є ідентичним торговельній марці FONBET Позивача і, відповідно, Позов Позивача задовольняє вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Комісія не вбачає, що у Відповідача відсутні права або законні інтереси щодо спірного доменного імені.

Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно, але без обмежень):

(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або

(іі) відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або

(ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або добросовісно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Застосовним стандартом доказування у справах .UA є “баланс вірогідності” або “наявність більш вагомих доказів”; деякі комісії також визначали його як стандарт “із врахуванням всіх обставин”. За цим стандартом сторона повинна продемонструвати для переконання комісії, що заявлений факт швидше є правдивим, ніж не є.

Відповідно, у справах, де позивач на доведення відсутності прав або законних інтересів надав докази prima facie, тягар доказування наявності прав або законних інтересів за цим елементом перекладається на відповідача. За відсутності доказів протилежного, вважається, що позивач задовольнив вимогам другого елементу.

При дослідженні цього елементу Комісія керується загальними принципами розгляду справи, визначеними параграфом 15(а) Правил .UA, яким передбачено, що Комісія виносить рішення на підставі поданих заяв та документів відповідно до Політики .UA, Правил .UA та будь-яких правил та принципів права, які вважає доцільними. Причому, оскільки Політика .UA має екстратериторіальний характер, посилання на застосовне право здійснюється у тих випадках, де це є релевантно для розгляду справи.

Позивач стверджує, що ним не видавались жодні дозволи або ліцензії на використання торговельної марки FONBET. Позивач жодним чином не пов’язаний із Відповідачем.

Відповідно до даних WhoIs Відповідач, Геннадій Петрович Пастушенко, є фізичною особою. В матеріалах справи відсутні відомості, що Відповідач використовує псевдонім (вигадане ім’я) FONBET чи здійснює господарську діяльність під іменем FONBET або подібним найменуванням. Відомості про сферу діяльності Відповідача в матеріалах справи також відсутні.

Твердження Позивача про те, що пов’язані із Відповідачем юридичні особи, в яких Відповідач виступає засновником або є їх керівником, жодним чином не пов’язані із букмекерською діяльністю (будівництво, операції з нерухомим майном), Відповідачем не спростовуються.

Оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване 19 жовтня 2015 на ім’я Відповідача. Відомості про фактичне використання оспорюваного доменного імені Відповідачем, або підготовки до правомірного використання доменного імені, в матеріалах справи відсутні.

В матеріалах справи також і відсутня інформація щодо фактичного використання Відповідачем торговельних марок FONBET за свідоцтвом України №203892 та ФОНБЕТ за свідоцтвом України № 204471.

Відтак, Комісія приходить до висновку, що Відповідач не відомий загалу за доменним іменем.

Пасивне володіння доменним іменем протягом п’ятирічного періоду також не може розцінюватись як свідчення наявності законного інтересу, оскільки пасивне володіння доменним іменем не може кваліфікуватись як добросовісне пропонування товарів та послуг відповідно до Політики .UA. (див. Philip Morris USA Inc. v. Gabriel Hall, справа ВОІВ No. D2015-1779).

Даний висновок не нівелює гарантоване відповідно до ч.2 ст. 12 Цивільного кодексу України право Відповідача на вільне здійснення ним цивільного права, оскільки дослідження питання пасивного володіння доменним іменем досліджується Комісією відповідно до Політики .UA з точки зору презумпції добросовісності та розумності його здійснення, невикористання цивільних прав на шкоду іншим (зловживання правами, що заборонено відповідно до ст. 13 Цивільного кодексу України), а не з точки зору недоцільності володіння цим правом.

Відповідач також стверджує, що його право та законний інтерес на володіння доменним іменем підтверджується його правами інтелектуальної власності на торговельні марки FONBET за свідоцтвом України No. 203892 та ФОНБЕТ за свідоцтвом України No. 204471, чинними саме на території України, які є визначальними для реєстрації доменного імені в ccTLD .UA.

Комісія критично ставиться до таких аргументів Відповідача і зазначає, що наявність прав інтелектуальної власності, чинних на певній території, автоматично не презюмує права та законного інтересу власника цих прав на доменне ім’я.

Разом із тим, відповідно до практики застосування UDRP, яка використовується в даному випадку за аналогією, при дослідженні питання, чи свідчить факт реєстрації торговельної марки про наявність законного інтересу слід враховувати наступні обставини (див. BECA Inc. v. CanAm Health Source, Inc., справа ВОІВ No. D2004-0298):

(і) при дослідженні питання “прав або законних інтересів” комісія може, у відповідному випадку, проаналізувати законність торговельної марки, на яку посилається відповідач. Сам факт того, що була подана заявка на торговельну марку, або факт реєстрації торговельної марки не становить незаперечну обставину, що перешкоджає висновкам в частині відповідності позову за другим критерієм на користь позивача. У випадку, якщо на думку комісії, заявка на реєстрацію торговельної марки або її реєстрація здійснені не із законними або добросовісними намірами, а реєстрація торговельної марки здійснювалась лише з метою легітимізації права на доменне ім’я, права на торговельну марку можуть не братися до уваги;

(іі) при дослідженні питання добросовісності реєстрації чи здійснення реєстрації лише з метою легітимізації прав на доменне ім’я визначальною є хронологія подій. Подання заявки на реєстрацію торговельної марки після отримання претензії або реєстрації доменного імені може вказувати на відсутність законного інтересу;

(ііі) знання та наміри відповідача при реєстрації доменного імені відіграють дуже важливу роль, але сам факт обізнаності відповідача із правами позивача не виключає можливості обґрунтування відповідачем прав або законного інтересу на доменне ім’я;

(iv) наявність або відсутність кореляції між відповідачем та юрисдикцією, в якій витребовується правова охорона для торговельної марки, може також служити фактором для визначення правомірності заявки чи реєстрації торговельної марки.

Дотримуючись наведених вище настанов, при вирішенні питання, чи підтверджує реєстрація торговельної марки FONBET на ім’я Відповідача наявність у нього прав та законних інтересів на оспорюване доменне ім’я, Комісія враховувала наступні обставини, що є суттєвими для вирішення даного питання:

місцезнаходженням Відповідача є територія України;

заявка на реєстрацію торговельної марки FONBET в Україні була подана Відповідачем 28 квітня 2014 року, торговельна марка була зареєстрована 25 вересня 2015 року для послуг 35 (рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи) та 41 (освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів, окрім послуг щодо азартних ігор, забезпечування устаткування для казино (азартних ігор)) класів МКТП;

- оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване на ім’я Відповідача 19 жовтня 2015 року;
- оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua> зареєстроване в домені .UA, який делегований для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;
- Позивач подав заявку на реєстрацію EUTM FONBET 03 грудня 2015 року, тобто пізніше, ніж Відповідач зареєстрував торговельну марку в Україні. . EUTM була зареєстрована 07 березня 2016 року для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП, зокрема, для послуг казино та інших послуг, пов’язаних із азартними іграми;
- В матеріалах даного адміністративного провадження відсутні свідчення того, що Позивач є відомим з 1999 року і того, що Відповідач принаймні на момент реєстрації оспорюваного доменного імені був обізнаний із діяльністю Позивача. Оскільки на момент реєстрації оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> Позивач ще навіть не подав заявку на реєстрацію EUTM, Відповідач не міг володіти відомостями щодо прав інтелектуальної власності Позивача на торговельну марку.

Комісія також встановила, що Позивач в частині обґрунтування тривалості існування на ринку та ступеню відомості серед споживачів, представленості в мережі інтернет, існування розвиненої мережі афілійованих компаній, що використовують торговельну марку FONBET в різних юрисдикціях в цілому, а також обізнаності Відповідача зокрема щодо прав інтелектуальної власності Позивача та його діяльності, не виконав покладеного тягаря доказування та не довів фактів, на які він посилається в обґрунтування своїх тверджень, що становлять підставу для задоволення Позову.

Також Комісія зазначає, що встановлення добросовісності намірів при поданні Відповідачем заявки на знак для товарів і послуг FONBET знаходиться у прямій залежності від доказової бази, наданої Позивачем при поданні Позову. Комісія окремо зазначає, що Позивачем не надано доказів prima facie, що могли б свідчити про недобросовісність реєстрації Відповідачем торговельної марки FONBET на території України.

В цілому Комісія окремо зазначає, що всі висновки та рішення в цілому вона приймає лише в межах матеріалів справи. Комісія в жодному разі не уповноважена самостійно збирати докази, що є обов’язком Позивача та Відповідача. Ряд неточностей при викладенні фактичних обставин, на які спирається Позивач у своїй позовній заяві, а також неповнота наданої Позивачем доказової бази, унеможливлює встановлення Комісією багатьох фактичних обставин, що мають суттєве значення для справи.

В той же час, з точки зору відповідності реєстрації торговельної марки FONBET за свідоцтвом України No. 203892 умовам надання правової охорони в Україні, у Комісії відсутні підстави піддавати сумніву відповідність зареєстрованої на ім’я Відповідача торговельної марки FONBET умовам правової охорони, встановленим Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” на дату подання заявки на знак.

Згідно із Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник зареєстрованого знаку має право використовувати зареєстрований знак на власний розсуд. Однією із форм використання знака є його використання в мережі Інтернет, в доменних іменах зокрема.

Крім того, Комісія враховує ту обставину, що права на торговельні марки є територіальними, що обумовлює можливість реєстрації торговельних марок на ім’я різних власників на різних територіях. Оскільки в України правова охорона надається знакам за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, при відсутності доведення зворотного, реєстрація торговельної марки вважається легітимною.

З урахуванням наведеного вище, та беручи до уваги, що параграф 4(с) Політики .UA містить невиключний перелік обставин, що можуть свідчити про наявність у Відповідача права або законного інтересу на доменне ім’я, за принципом вірогідності доказів Комісія доходить висновку, що з урахуванням пріоритетності реєстрації Відповідачем оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> та торговельної марки FONBET та недоведення Позивачем факту обізнаності Відповідача із діяльністю Позивача, Позивач не встановив, що Відповідач не має прав та законних інтересів на оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua>.

Відповідно, Позов Позивача не задовольняє вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Оскільки питання права та законного інтересу та недобросовісності реєстрації або використання доменного імені є взаємопов’язаними, з урахуванням висновку щодо наявності у Відповідача прав та законних інтересів на оспорюване доменне ім’я <fonbet.ua>, Комісія вважає недоцільним розглядати питання недобросовісності реєстрації оспорюваного доменного імені. Загальноприйнято, що при встановленні невідповідності позову одному із критеріїв, комісія може постановити про недоцільність розгляду інших елементів (п. 4.2 Огляду ВОІВ 3.0).

Попри те, що Комісія в даному випадку вважає недоцільними проводити повне дослідження третього критерію, Комісія вважає за доцільне зазначити наступне.

Встановлений факт пріоритетності реєстрації Відповідачем оспорюваного доменного імені <fonbet.ua> та торговельної марки FONBET перед EUTM FONBET Позивача та недоведення. Позивачем факту обізнаності Відповідача із діяльністю Позивача свідчать про те, що на підставі доказів, що містяться в матеріалах справи, Комісія не вбачає недобросовісності у діях Відповідача на момент реєстрації оспорюваного доменного імені.

Щодо використання оспорюваного доменного імені, Комісія звертає увагу, що відповідно до п. 4(b)(i) Політики .UA, одним із факторів, що свідчать про недобросовісність реєстрації або використання доменного імені є обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям.

При цьому, хоча Позивач і стверджує, що пропозиція щодо продажу виявляється недобросовісною, немає жодних доказів та жодних обставин, що вказують на те, що Відповідач зареєстрував DDN в основному з метою продажу DDN Позивачу, який є власником торговельної марки.

Комісія зазначає, що на момент подання скарги веб-сайт під оспорюваним доменним іменем був неактивним , а пасивне володіння доменним іменем також не розцінюється комісіями як свідчення добросовісності використання доменного імені.

Для цілей даного провадження Комісія окремо зазначає, що, оскільки процедура за замовчуванням передбачає один раунд подання процесуальних документів (позову та відповіді на цього) позивач при поданні позову має максимально повно та точно викласти обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги із зазначенням та наданням доказів, що підтверджують вказані обставини. Оскільки Політика .UA визначає межі розгляду адміністративного провадження та містить невиключний перелік факторів, якими сторони можуть аргументувати свою правову позицію у справі, позивачам рекомендовано готувати позов, прогнозуючи можливі аргументи відповідача на свою користь для того, щоби надати всі можливі аргументи і докази у справі, на підставі яких комісія може зробити висновок про те, яка обставина, що є предметом доказування у справі, визнається комісією встановленою або спростованою з огляду на більшу вірогідність відповідних доказів (п. 3.1. Огляду ВОІВ 3.0).

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, у задоволенні Позову відмовлено.

Олійник Катерина
Головуючий член Комісії:

Марія Коваль
Члени Комісії:

Ганна Прохорова
Члени Комісії:
Дата: 12 серпня 2020 року