WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Boluda Towage Europe B.V. v. Domains By Proxy, LLC / Boluda Europe BV

Zaaknr. DNL2020-0024

1. Partijen

Eiser is Boluda Towage Europe B.V., Nederland, vertegenwoordigd door V.O. Patents & Trademarks, Nederland.

Verweerder is Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com, Verenigde Staten van Amerika / “Boluda Europe BV”, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <boludaeurope.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via GoDaddy.com, LLC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 29 april 2020. Het Instituut heeft op 30 april 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 april 2020 bevestigd dat Verweerder, Domains By Proxy, LLC, geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 mei 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 juni 2020. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 5 juni 2020 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 25 juni 2020 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op 26 juni 2020 heeft de Geschillenbeslechter de betrokken Registrar, GoDaddy.com, LLC, de contactgegevens van de achterliggende domeinnaamhouder gevraagd. Op 26 juni 2020 heeft de Registrar in antwoord hierop bijkomende informatie meegedeeld aan het Instituut. De naam van de achterliggende domeinnaamhouder is “Boluda Europe BV”, zijn adres is hetzelfde als het adres van Eiser, het telefoonnummer is niet-bestaand en het e-mailadres eindigt met een Russisch top-level-domein. De Geschillenbeslechter heeft vervolgens op 29 juni 2020 Eiser verzocht om zijn Eis dienovereenkomstig aan te passen. Daarbij informeerde hij de Partijen dat hij een beslissing in de Nederlandse taal zou uitspreken op grond van artikel 17.1 van de Regeling, aangezien de domeinnaamhouder (volgens de verstrekte gegevens) gevestigd is in Nederland. Verweerder werd in de gelegenheid gesteld te reageren gedurende een bijkomstige periode. Een reactie van Verweerder is uitgebleven.

4. Feitelijke Achtergrond

De volgende feiten zijn onweersproken.

Eiser verleent maritieme diensten in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eiser maakt deel uit van de Boluda Towage Group, een wereldwijde aanbieder van maritieme diensten.

Eiser heeft aanvragen in de Benelux gedaan voor diverse merken, waaronder voor het woordmerk BOLUDA TOWAGE, nr. 1415744, aangevraagd op 28 april 2020 en voor een beeldmerk BOLUDA TOWAGE, nr. 1415756, aangevraagd op 28 april 2020 (hierna gezamenlijk in enkelvoud aangeduid als de “Beneluxmerkaanvragen”).

Daarnaast bestaat er een Uniemerk (beeldmerk) BOLUDA TOWAGE, aangevraagd op 10 oktober 2007 en geregistreerd op 11 september 2008 met registratienummer 006348403 dat op naam staat van BOLUDA CORPORACION MARITIMA, S.L., onderdeel van de Boluda Towage Group, een groep waarvan Eiser ook deel uitmaakt (het “Uniemerk”).

De Domeinnaam is geregistreerd op 19 maart 2020. Op de website verbonden aan de Domeinnaam (de “Website”)worden diensten aangeboden, waaronder opslag- en logistiekdiensten, onder de handelsnaam Boluda Europe B.V., een handelsnaam die Verweerder kennelijk geïnspireerd heeft op Eiser. De Website vermeldt als adres hetzelfde adres in de Rotterdamse haven als het adres van Eiser en laat afbeeldingen zien van activiteiten die kenmerkend zijn voor de Rotterdamse haven. Ook het vermelde handelsregisternummer is identiek aan dat van Eiser.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Eiser is commercieel actief in de maritiemedienstensector in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf van Eiser maakt deel uit van Boluda Towage Group, een toonaangevende aanbieder van maritieme diensten wereldwijd. Boluda Towage Group is actief in 90 havens verspreid over de gehele wereld en exploiteert een vloot van meer dan 300 sleepboten in 15 landen in Europa, West-Afrika, de Verenigde Staten en de Indische Oceaan. Eiser heeft verwezen naar zijn websites, dan wel naar de aan Eiser verbonden ondernemingen.

Eiser is houder van de Beneluxmerkaanvragen. Daarnaast is het Uniemerk geregistreerd op naam van een vennootschap die onderdeel is van een groep waarvan Eiser ook deel uitmaakt.

De Domeinnaam bestaat uit het Merk en de toevoeging van het woord “Europe”. De toevoeging van het element “Europe” is enkel beschrijvend. De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. In de registers in het Beneluxgebied bestaan geen rechten op een identiek of een sterk overeenstemmend merk op naam van Verweerder waardoor de keuze voor de Domeinnaam gerechtvaardigd zou kunnen worden. Ook is er op dit moment geen met het Merk overeenstemmende handelsnaam ingeschreven op naam van Verweerder.

De Domeinnaam is door Verweerder te kwader trouw geregistreerd en wordt door Verweerder te kwader trouw gebruikt. Verweerder moet van het bestaan van het Merk hebben geweten. Daarnaast is de Website sterk vergelijkbaar ingericht als de website van Eiser. Verweerder doet zich voor als Eiser, of een aan Eiser gelieerde onderneming. Verweerder maakt op de Website gebruik van de Kamer van Koophandel- en adresgegevens van Eiser. Alleen het op de Website genoemde telefoonnummer en e-mailadres verschillen van de echte gegevens van Eiser. Eiser heeft Verweerder op het op de Website genoemde telefoonnummer geprobeerd te bereiken. Op dat telefoonnummer werd opgenomen door een mannelijk persoon die in gebrekkig Engels sprak met een Aziatisch accent. Herhaaldelijke pogingen om via het genoemde telefoonnummer nogmaals met Verweerder in contact te komen waren tevergeefs.

Door het gebruik van de Domeinnaam beoogt Verweerder meer Internetverkeer in de richting van de Website te genereren, dan wel Internetverkeer richting de website van Eiser te beperken of te verhinderen.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel;

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met zowel de Beneluxmerkaanvragen als het Uniemerk.

De Beneluxmerkaanvragen zijn merkdepots. Merkdepots zijn geen naar Nederlands recht beschermde merken, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling. Door verwijzing naar de Beneluxmerkaanvragen heeft Eiser niet aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Eiser heeft de merkdepots verricht op de dag voorafgaande aan de indiening van de Eis, maar heeft niet gekozen voor spoedregistraties, waardoor ook op het moment van wijzen van deze uitspraak geen sprake is van een naar Nederlands recht beschermd merk.

Daarnaast stelt Eiser dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Uniemerk. Eiser zelf is niet rechthebbende van het Uniemerk, zoals zij zelf ook meldt. Het Uniemerk staat op naam van een andere vennootschap, die – zo stelt Eiser – tot de groep behoort waartoe Eiser ook behoort. Eiser heeft geen verklaring overgelegd waaruit toestemming blijkt namens de rechthebbende een beroep op dit Uniemerk te doen in deze zaak. Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP (zie ook WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) onder 1.4) mag dit bewijs van Eiser worden verwacht, maar kan onder bepaalde omstandigheden de toestemming ook anderszins worden aangenomen. Mede gelet op het onweersproken feit dat rechthebbende en Eiser tot hetzelfde concern behoren, met verbonden namen, veronderstelt de Geschillenbeslechter deze toestemming om zich te beroepen op het Uniemerk, dat een naar Nederlands recht beschermd merk is. Daarbij is het meest kenmerkende bestanddeel van dit Uniemerk naar het oordeel van de Geschillenbeslechter het woordelement BOLUDA.

Eiser heeft daarnaast geen expliciet beroep gedaan op handelsnaamrechten, maar heeft feitelijk wel aangegeven te handelen onder de naam Boluda Towage Europe B.V. Eiser heeft daarbij verwezen naar de websites van Eiser en met Eiser verbonden ondernemingen. Handelsnaamrechten ontstaan door gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van de onderneming die eronder gedreven wordt, zo volgt uit artikel 1 Handelsnaamwet. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geven deze websites aanleiding tot de conclusie dat Eiser onder de naam Boluda Towage Europe, of kort gezegd Boluda, deelneemt aan het handelsverkeer.

In aanmerking nemend dat het kenmerkende bestanddeel van Eisers rechten in deze zaak het element “Boluda” is, concludeert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Uniemerk, en met voornoemde handelsnamen.

Naar vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, rust deze bewijslast prima facie op eiser. Voldoet eiser hieraan, dan heeft verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht op of belang bij de betreffende domeinnaam heeft. Slaagt verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft (zie ook: WIPO Overview 3.0, sectie 2.1).

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiser voldaan heeft aan de last om prima facie aan te tonen dat Verweerder geen recht of belang bij de Domeinnaam heeft. De Geschillenbeslechter is op basis van de stukken die Verweerder heeft overgelegd en in het bijzonder de manier waarop Verweerder zich op de Website voordoet als Eiser, door het gebruik van de naam van Eiser, de Kamer van Koophandel- en adresgegevens op de Website, overtuigd dat Verweerder deze Website gebruikt om te pogen derden te misleiden voor eigen voordeel. Van enig recht of legitiem belang kan dan geen sprake zijn.

Aldus is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter verwijst naar hetgeen reeds is overwogen onder 6.B. Met name het gebruik van de namen en de Kamer van Koophandel- en adresgegevens van Eiser door Verweerder op de Website leiden tot het oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Nu er geen Verweer is ingediend is er voor de Geschillenbeslechter ook geen andere plausibele verklaring waarom Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd.

Daarmee is ook voldaan aan artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <boludaeurope.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J. H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 21 juli 2020

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedent als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. Aktiebolaget Electrolux v.Beuk Horeca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).